REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Specializzata Imprese
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6443/2021 promossa da:

Parte_1 Controparte_1
- avv. DI VECCHIO LORENZO MARIA, GUGLIELMETTI GIOVANNI,
BOTTERO ALESSIO, TAMMARO PASQUALE
ATTRICI
CONTRO

Controparte_2
- avv. DOMENICI SIMONE, Controparte_3
CONVENUTA

Controparte_4
- Avv. PARISI NICOLA
CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTI ATTRICI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione respinta, previa conferma delle misure cautelari già rese nel corso del procedimento cautelare ante causam,
1) accertare e dichiarare che la commercializzazione, promozione in vendita, pubblicizzazione, offerta in vendita e detenzione a fini commerciali delle borse imitative dei modelli della collezione Book TE di di cui in narrativa, da parte delle convenute Pt_1 Controparte_2
e costituiscono atto di concorrenza sleale per imitazione servile ex art.
[...] Controparte_4
1 2598 n. 1 c.c., nonché per agganciamento, appropriazione di pregi e condotta parassitaria ex art.
2598 nn.

2-3 c.c. ai danni delle attrici, e costituiscono inoltre contraffazione dei diritti di sui design non registrati azionati protetti ex art. 11 Regolamento Parte_1
CE 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari, e contraffazione del marchio europeo figurativo su segno pentastrato n. 018212726 di
[...] protetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e Parte_1 del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'unione europea, e del marchio pentastrato usato in via di fatto da sui propri prodotti, nonché del marchio “ protetto Pt_1 Parte_1 tra gli altri dalle registrazioni internazionale n. 313175 e europea n. 017817255, e violazione dei diritti d'autore di sulle opere dell'ingegno costituite dalle opere Parte_1 figurative riprodotte sulle collezioni delle Book TE di cui in narrativa, e per l'effetto:
a) inibire a (in via definitiva e a conferma della Ordinanza ante causam Controparte_2 del 3 giugno 2021), e a la produzione, commercializzazione, acquisto, Controparte_4 importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, di tutti gli esemplari di borsa contraffatta e di qualsiasi altro prodotto la cui produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione costituisca violazione dei diritti delle attrici e atto di concorrenza sleale nei confronti delle stesse, nonché l'uso del marchio “ n. 017817255 e del marchio Parte_1
; Controparte_5
b) ordinare alle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti in violazione dei diritti delle attrici;

c) ordinare la distruzione degli esemplari di detti prodotti sia di quelli oggetto di sequestro nella fase cautelare sia di quelli successivamente ritirati, a spese di e di Controparte_2

Controparte_4
d) condannare le convenute a risarcire alle attrici tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, provocati alle attrici con le descritte condotte illecite, liquidandoli anche equitativamente, nella misura che risulterà dagli atti di causa e dalle presunzioni che ne derivano ai sensi degli artt.
2043 e 2600 c.c., 158 l.a. e 125 commi 1-2-3, c.p.i. (per il maggior importo che ne risulta), in una somma complessiva che risulterà all'esito della istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
e condannare le convenute a risarcire alle attrici i danni per la lesione della fama e della reputazione associate alla e al marchio per un importo da Parte_2 CP_5 liquidare in via equitativa pari a Euro 150.000,00 o alla maggiore o minor somma che sarà liquidata.
e) disporre la pubblicazione della sentenza ex artt. 126 c.p.i., 166 l.a. e 2600 c.c., a cura delle attrici e a spese delle convenute, su due numeri consecutivi dei quotidiani a tiratura nazionale
“Il Corriere della Sera” e la “Repubblica”, delle riviste specializzate “Vogue”, “Vanity Fair” ed
“Elle”, e dei quotidiani locali “La Nazione”, “Il Corriere Fiorentino”, su due colonne e a
2 caratteri doppi del normale, nonché su “Women's Wear Daily”, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia e con diritto alla ripetizione di quanto pagato dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture alle controparti;

f) fissare una somma dovuta dalle convenute alle attrici ex artt. 124, co. 2 c.p.i, 156 l.a., e 614 bis c.p.c non inferiore a Euro 1.000,00 a titolo di penalità, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatate agli ordini sopra indicati, e a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini pronunciati con la sentenza.
In via istruttoria
Previa acquisizione al fascicolo del merito del fascicolo relativo alla fase cautelare e dei verbali relativi alla esecuzione delle misure e dei prodotti e della documentazione sequestrata
2) ordinare ex artt. 210, co. 2 c.p.c., 156 bis l.a., 2711, co. 2 c.c., 121, co. 2 c.p.i., e 156-bis l.a. a e a l'esibizione delle scritture contabili relative ai Controparte_2 Controparte_4 prodotti contraffatti al fine di calcolare il volume di affari generato dalla attività illecita;

3) disporre ai sensi dell'art. 121-bis c.p.i. e 156-ter l.a. l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e del legale rappresentante di sui Controparte_4 Controparte_2 seguenti quesiti:
“Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti oggetto del giudizio?”;
“Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti e dei dettaglianti e degli altri precedenti detentori dei prodotti oggetto del giudizio”;
“Indichi le quantità prodotte, fabbricate, acquistate, importate, esportate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti oggetto del giudizio”.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie.
Con vittoria di spese, oneri e competenze, oltre IVA e CPA, anche – per quanto riguarda CP_2
–della precedente fase cautelare”.
[...]
PER PARTE CONVENUTA – “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria istanza,
In via principale: accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità della convenuta nei fatti oggetto del presente giudizio per i motivi di cui in premessa rigettare tutte le domande attoree;

In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, limitare il quantum risarcitorio tenuto conto del numero esiguo di borse in oggetto,
3 addebitandone la responsabilità, quantomeno in misura prevalente, a carico di CP_4 per il ruolo svolto ed ammesso nella vicenda.
Con vittoria si spese ed onorari di giudizio”.

PER PARTE CONVENUTA – Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova Controparte_4
– sezione specializzata in materia di impresa – ogni eccezione, deduzione ed argomentazione avversa rigettata:
a) accertare e dichiarare che ha tenuto una condotta non idonea a integrare i Controparte_4 presupposti della concorrenza sleale di cui all'art. 2958 c.c. in danno delle parti attrici e quindi respingere la domanda di accertamento in tal senso delle medesime parte attrici.
b) Respingere, in conseguenza dell'accoglimento della precedente domanda di cui al precedente punto a), le correlate domande volte a ottenere: a) l'inibitoria alla produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, b) il ritiro dal commercio, c) la distruzione di tutti gli esemplari di borse lesive dei diritti e privative di Pt_1
c) Respingere in ogni caso le domande volte a ottenere l'ordine di ritiro dal commercio e di distruzione di tutti gli esemplari di borse lesive dei diritti e privative di giacché Pt_1 CP_4 non detiene alcuna borsa riconducibile a quelle oggetto di contestazione.
[...]
d) Respingere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inesistenza o irrilevanza della contestata condotta illecita della convenuta.
e) In denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, limitarne la quantificazione in ragione dei quantitativi minimi di borse compravendute, ripartendo le eventuali responsabilità fra le parti convenute in virtù delle autonome condotte alle stesse imputabili e con esclusione del vincolo della solidarietà.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 convenuto in giudizio e per Controparte_6 Controparte_4
l'accertamento della violazione – a vario titolo – dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore, vantati sulla linea di borse Book TE, nonché delle condotte di concorrenza sleale poste in essere dalle convenute, e per il risarcimento dei danni economici e di immagine patiti in conseguenza dei suddetti illeciti.
Il presente giudizio fa seguito al procedimento cautelare ante causam R.G. n. 4355/2021, promosso dalle odierne attrici nei confronti della sola convenuta Controparte_7
[...] , deciso con ordinanza del 03.06.2021, con cui è stata disposta l'inibitoria a carico
[...] della resistente ed è stato ordinato il sequestro dei prodotti contraffatti.
anno allegato Parte_1 Controparte_1 che:
- (di seguito anche solo “ ) è la celebre casa di Parte_1 Pt_1 moda francese fondata dallo stilista nel 1946; Parte_1
- (di seguito “ ”, doc. 11 ), è la divisione Controparte_1 CP_1 italiana del gruppo e si occupa della commercializzazione dei prodotti sul Pt_1 mercato italiano;

- le borse della linea Book TE sono state lanciate da nel corso della Pt_1 presentazione della collezione Summer 2018 e, avendo riscosso grande successo, erano poi state costantemente riproposte in numerose successive collezioni;

- queste si caratterizzano per l'ampia gamma di fantasie originali, realizzate dall'ufficio stile o da noti designer e artisti su incarico di la quale Pt_1 acquistava i relativi diritti di sfruttamento e riproduzione;

- le fantasie riprodotte sulla sono utilizzate da anche per i tessuti Parte_2 Pt_1 dei propri abiti e di altri accessori, divenendo così a loro volta elementi fortemente evocativi della casa di moda francese;

- tutte le borse presentano in maniera identica caratteristiche che le Parte_2 rendono immediatamente riconoscibili agli occhi del pubblico:
- si tratta di borse dalla forma rettangolare, con manici stretti e ad arco acuto che si innestano a forma svasata sul margine superiore della borsa, proposte in formati e fantasie differenti, ma sempre caratterizzate da un forte impatto visivo e dalla presenza di una banda orizzontale che attraversa il modello, composta da cinque strisce parallele e simmetriche;
il tutto come meglio descritto al punto 16 dell'atto di citazione e come evincibile dalla riproduzione fotografica che segue, che raffigura uno dei numerosi modelli realizzati:

5 - in particolare, il dettaglio frontale costantemente utilizzato sulle Book TE –
c.d. banda multistrato - è protetto da registrazione di marchio europeo n.
018212726 del 24.04.2020;
- questa banda è particolarmente identificativa di che la riproduce su molti Pt_1 prodotti delle sue collezioni (abiti, sciarpe e persino scarpe);
- utilizza la sua iconica banda su numerosi prodotti anche senza il marchio Pt_1
Parte_1
- nell'aprile 2021 veniva a conoscenza del fatto che la società Pt_1 [...]
avente sede a Luni (SP) - Via Larga 31 - ed un punto vendita Controparte_2 in Viareggio (LU) - Via Cesare Battisti 122 - pubblicizzava sulla propria pagina
Instagram “leborsetteviareggio” numerose borse del tutto identiche alle Pt_2
di con facoltà per i clienti di personalizzarle con il proprio nome,
[...] Pt_1 proprio come proposto da per le sue Pt_1 Parte_2
- dal raffronto tra le marcate “Dior” e le borse in vendita nel citato Parte_2 punto vendita emerge che la foggia, le dimensioni, le proporzioni della borsa e dei manici, i decori e ogni altro aspetto del prodotto sono stati interamente copiati dal prodotto Dior, compresa la banda orizzontale multistrato
6 caratteristica delle sia pure priva del segno come Parte_2 Parte_1 emerge dal raffronto dettagliatamente esposto ai paragrafi da 5.1 a 5.17 dell'atto di citazione;

- peraltro, nel negozio di erano presenti, in prossimità visiva Controparte_2 delle borse contraffatte, altri prodotti ed elementi che indirettamente e/o direttamente richiamavano (libri in vetrina e abiti); Pt_1
- in esecuzione del decreto inaudita altera parte del 11.05.2021 (doc. 16 parte attrice), in data 19.05.2021 gli Ufficiali Giudiziari effettuavano l'accesso presso il punto vendita di Viareggio e presso la sede legale di Luni;

- in tale occasione, venivano sequestrati 8 esemplari di borse contraffatte ed era estratta copia di due fatture d'acquisto emesse dal fornitore Controparte_4 società con sede legale in Prato (PO), Viale della Repubblica 298 (doc. 17);
- presso la sede legale di Luni sono state rinvenute 11 fatture di acquisto dal fornitore relative a 145 borse per un costo totale di 2.717,50 Controparte_4 euro (doc. 19);
- la condotta tenuta da ostituiva: i) illecito di concorrenza Controparte_2 sleale per imitazione servile;
ii) violazione del design non registrato sui modelli copiati, iii) violazione del diritto d'autore sulle composizioni grafiche e i motivi artistici utilizzati sulle borse, iv) violazione dei diritti di marchio sulla caratteristica banda a più strati usata sulle borse, e derivante sia dalla registrazione di marchio comunitario che dall'uso di fatto del segno, v) ulteriori fattispecie di concorrenza sleale consistenti nello sfruttamento indebito della reputazione dei prodotti di parte attrice e nella concorrenza sleale parassitaria;

- inoltre, su un modello di borsa commercializzato dalle controparti, era stata riscontrata anche la presenza del marchio “ , protetto - tra le Parte_1 altre - dalla registrazione di marchio europeo n. 017817255 e internazionale n.
313175 (doc. 22), per cui ricorreva anche la contraffazione di tale marchio.
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra, le attrici hanno chiesto l'accertamento, in via definitiva, delle illecite condotte di e Controparte_2 Controparte_4
l'inibitoria (ex art. 124 c.p.i., 156 l.a., 2599 c.c.) rafforzata da penale all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, nonché la distruzione di quelli già oggetto di sequestro, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043 e 2600 c.c., 158 l.a. e 125 commi 1-2-3, c.p.i. e dei danni per la lesione della fama e della reputazione associate alla e al marchio . Parte_2 CP_5
7 costituendosi in giudizio, ha eccepito che: Controparte_2
- aveva acquistato le borse in questione presso un rivenditore Controparte_2 terzo ( , come da fattura d'acquisto che produceva (doc.n.2), CP_4 proponendole poi alla propria clientela, senza sapere che si trattasse di merce
“contraffatta”;
- di non avere mai prodotto le borse in questione;

- peraltro, si trattava di un modesto quantitativo di borse –appena 6 - per un controvalore commerciale di soli € 354,00;
- le borse in questione non erano una riproduzione fedele della linea Book TE di in quanto la foggia era decisamente diversa, così come la fantasia, le Pt_1 forme, le linee ed i colori;

- erano riscontrabili differenze in ordine ai materiali usati, alla brillantezza dei colori ed alla nitidezza dei disegni;

- il prezzo a cui erano state poste in vendita (€ 59,00), rendeva evidente a chiunque che non si trattava di borse il cui prezzo è considerevolmente Pt_1 superiore, arrivando a costare quasi 3.000 Euro;

- la controparte non aveva provato in alcun modo che la convenuta avesse aggiunto la personalizzazione del nome;

- irrilevante era la circostanza che nella vetrina del negozio gestito da CP_2
i fosse un libro relativo alla storia di
[...] Pt_1
- la facoltà di personalizzare borse e capi di abbigliamento costituiva una peculiarità del negozio di Viareggio;

- se la convenuta avesse proposto borse “contraffatte”, le avrebbe proposte ai propri clienti in negozio e non online, ove era maggiore il rischio di essere scoperta;

- il comportamento di era sempre stato collaborativo e Controparte_2 improntato alla buona fede.
i è costituita in giudizio e ha allegato: Controparte_4
- di non essere il produttore delle borse in contestazione;

- di avere acquistato n. 65 borse campione di varia fantasia e fattura da un commerciante all'ingrosso di Roma, per valutarle, e di averle poi accantonate in magazzino;

8 - di averle rivendute a su espressa richiesta della Signora Controparte_2
che le notò e volle acquistarle tutte;
Parte_3
- di avere riconosciuto, immediatamente dopo la rivendita, che costituivano una marchiana e poco credibile “versione povera” delle borse modello Book TE,
“vendibili su un mercato che si può definire anomalo quale quello proprio dei venditori da spiaggia”;
- che aveva allestito la vetrina del negozio sito in Via CP_2 Controparte_2
Cesare Battisti, 122 a Viareggio, in modo tale da inserire le borse in un contesto che richiamasse esplicitamente il marchio concedendo altresì la facoltà di Pt_1 personalizzazione delle stesse;

- che di questi comportamenti non poteva essere ritenuta responsabile che nulla aveva a che fare con le attività e le iniziative Controparte_4 commerciali proprie del negozio di Controparte_2
- che non aveva più acquistato né venduto borse anche lontanamente CP_4 riconducibili a modelli o al marchio Pt_1 Pt_1
- che non avrebbe potuto prevedere né sapere che le borse vendute sarebbero state proposte sul mercato in maniera tale da favorire una possibile confusione del consumatore;

- che le borse in questione, avulse dal contesto creato da Controparte_2 non erano confondibili con quelle di Pt_1
- che non aveva instaurato un commercio o tratto profitto utilizzando CP_4 in maniera parassitaria le privative o il nome di Pt_1
- che non sussisteva un'ipotesi di solidarietà passiva tra le società convenute.
La causa, istruita mediante audizione di testi e espletamento di CTU, è stata rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
***
Il modello di borsa Book TE è di seguito raffigurato in una delle sue numerose varianti.
9 La teste Direttore della comunicazione per , ha Testimone_1 Controparte_1 confermato che le borse raffigurate nella tavola 1 allegata al doc. 2 di parte attrice
(raffigurante 17 versioni diverse del medesimo modello di cui sopra) sono borse della linea “Book TE” di e che tale modello è stato commercializzato a partire dalla Pt_1 collezione Spring Summer 2018 e successivamente riproposto, con differenti decorazioni, in numerose collezioni successive;
la teste ha altresì confermato che la data di presentazione e prima commercializzazione in di ciascun modello di Book CP_1
TE di cui alla tavola 1 allegata al doc. 2 è quella indicata in dettaglio per ciascun modello nella predetta tavola 1 e che le decorazioni presenti sulle borse Book TE riportate nella predetta tavola 1 sono state realizzate da o fatte realizzare per Pt_1 Pt_1
Infine, ha confermato anche che le decorazioni presenti sulle borse Book TE riportate nella tavola 1 allegata al doc. 2 di parte attrice sono da apposte anche su altri capi Pt_1 di abbigliamento o accessori.
Le borse in questione godono di tutela sotto diversi profili.
La borsa modello Book TE di parte attrice, nelle sue molteplici versioni, integra i requisiti di novità e individualità richiesti dall'art. 4 del Regolamento (CE) N.6/2002 per la tutelabilità come “modello non registrato”, essendo dotata:
- di spiccata individualità ai sensi dell'art. 6 del Reg. cit. nel senso che “l'impressione generale che [essa] suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”: essa è, infatti, contraddistinta da elementi fortemente caratterizzanti, costituiti non solo dalla struttura (forma rettangolare, con manici stretti e ad arco acuto che si innestano a forma svasata sul margine superiore della borsa) e dalle fantasie (di volta in volta diverse ma sempre caratterizzate da un
10 forte impatto visivo), ma soprattutto dal contrasto, sia di forme che cromatico, tra le trame delle fantasie di base e la struttura della banda centrale che attraversa i quattro lati della borsa.
- novità, ai sensi dell'art. 5 del Reg. cit., nel senso che non è in alcun modo dedotta l'esistenza modelli identici antecedente al momento in cui il modello in questione, a partire dal 2018, è stato divulgato da parte attrice - nelle varie versioni che si sono succedute nel tempo - attraverso la corposa rassegna stampa prodotta in giudizio, con modalità tali da rendere il design conoscibile da parte di tutti membri degli ambienti specializzati del settore.
Il modello in esame deve essere tutelato sia con riferimento al concetto generale della borsa, che prescinde dalle fantasie e dai colori di volta in volta impiegati, sia con riferimento ad ogni singola variante proposta nel corso degli anni.
Le ricorrenti sono inoltre titolari del marchio europeo n. 018212726, che ha per oggetto la seguente combinazione di parole e forme (doc.3)
e del marchio denominativo " protetto dalle registrazioni Parte_1 internazionale n. 313175 e UE n. 017817255 del 14 febbraio 2018 (doc. 22).
Infine, come osservato nell'ordinanza cautelare “Per lo meno in alcuni dei casi segnalati, le fantasie rappresentano vere e proprie opere del disegno industriale, tutelate dalla legge sul diritto d'autore nel suo art. 2 n.10. Vengono qui in rilievo, tra gli altri, i disegni dei modelli illustrati nelle Fig. 1 e 2, che l'artista risulta avere ceduto alle ricorrenti (doc. 12 e Persona_1
13 allegati al ricorso). Si tratta infatti di disegni dal carattere creativo e dal valore artistico, per il modo assolutamente originale con cui ritraggono o addirittura inventano alcuni elementi figurativi (i fiori e gli steli, in un caso;
gli alberi, gli animali ed il mappamondo sviluppato nell'altro) e li accostano in modo da creare una composizione che si presta ad essere incorporata nel prodotto.”
Dall'istruttoria svolta e dal materiale rinvenuto in sede di sequestro (cfr. verbale di sequestro doc. 19 di parte attrice) è risultato in maniera certa che la società convenuta ha svolto attività di vendita di prodotti in contraffazione delle Controparte_2 privative sopra descritte, che aveva a sua volta acquistato dalla . CP_4
11 La teste ha confermato le risultanze della relazione investigativa Testimone_2 prodotta da parte attrice ed in particolare di essersi recata presso il negozio CP_2 in Viareggio e di avere acquistato n. 3 borse modello Book TE (di cui una
[...] da personalizzare); di averne successivamente ordinato altri 8 esemplari tutti di fantasie diverse, come raffigurati nelle foto di cui alla relazione investigativa prodotta
(doc. 10).
Il verbale di sequestro conferma il rinvenimento di borse imitative del modello Book
TE di presso il punto vendita di sito in Viareggio via Battisti Pt_1 Controparte_2
122.
La società convenuta ha ammesso di avere fornito n. 65 esemplari di borse CP_4 in questione a avendole a sua volta acquistate presso l'impresa Controparte_2 individuale UA AN – n. REA RM-1558565, c.f. – C.F._1 corrente in Roma, Via Alberto Pasini.
In sede di sequestro la socia nonché consigliere di amministrazione e rappresentante di
, ha dichiarato di avere acquistato da la Controparte_2 Persona_2 CP_4 merce in questione come da fatture n. 262 del 28.3.2021 e n. 54 del 29.1.2021. (doc. 19 di parte attrice).
La commercializzazione dei prodotti in questione non è del resto contestata dalle convenute le quali hanno contestato solo l'attitudine di tale condotta a costituire violazione dei diritti di privativa di parte attrice e concorrenza sleale ai danni della stessa, sull'assunto che i prodotti per cui è causa sarebbero privi di attitudine confusoria.
Nelle figure che seguono, la fotografia a sinistra rappresenta il prodotto originale, quella a sinistra la contraffazione
12 .
13 14 15 16 17 Il confronto fra le borse originali e quelle in contestazione non lascia margine di dubbio in ordine al fatto che ci si trovi di fronte a prodotti che copiano pedissequamente tutte le caratteristiche delle borse originali: è copiato in maniera plagiaria non solo il modello complessivo del prodotto, ma anche i colori e le fantasie di ogni singolo articolo. afferma che le borse per cui è causa, costituendo una “marchiana e poco CP_4 credibile “versione povera” delle borse modello Book TE”, non sarebbero con queste ultime confondibili proprio per la scarsa qualità delle stesse e che l'ipotetica possibilità di confusione sarebbe scaturita eventualmente solo dalla condotta di Controparte_2 che le avrebbe offerte sul mercato in un contesto potenzialmente fuorviante per il cliente (allestimento di vetrina con evidenti richiami al marchio possibilità di Pt_1 personalizzazione delle borse, al pari di quelle originali). Al di fuori di tale contesto, considerato il prezzo di vendita, del tutto scollegato dagli standard dell'alta moda, e l'assenza di indicazione alcuna sulle borse del nome i prodotti non sarebbero Pt_1 confondibili. Non sussisterebbe neppure un rapporto di concorrenzialità con le attrici, attesa la diversa fascia di clientela cui il prodotto deve ritenersi rivolto.
A sua volta nega la sussistenza di un pericolo di confusione dal Controparte_2 momento che le borse in questione erano poste in vendita al prezzo di € 59,00 e quindi chiunque sarebbe stato in grado di capire che non si trattava di borse vendute ad Pt_1 un prezzo di quasi € 3.000.
Tali aspetti, tuttavia, non escludono la violazione dei diritti di privativa invocati da parte attrice e la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per le seguenti ragioni.
Il rischio di “confondibilità”, secondo la giurisprudenza e la dottrina consolidate, deve infatti essere valutato non solo con riferimento al momento dell'acquisto del prodotto, ma anche con riferimento a quello della successiva utilizzazione del bene (c.d. “post sale confusion”), avuto riguardo ai terzi consumatori diversi dall'acquirente, che non hanno modo di valutare la qualità ed tanto meno il prezzo del bene, ma si limitano ad associare questo al ricordo che conservano di quello imitato, necessariamente limitato all'impressione complessiva ed essenziale dello stesso e possono facilmente essere indotti in confusione circa la natura autentica o contraffatta del prodotto da altri acquistato. (cfr Tribunale Milano n. 7940/2017 del 13/07/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).
In questo senso se pure deve ammettersi che l'acquirente mediamente avveduto potesse rendersi conto di stare acquistando un prodotto non originale, data la mancanza della parte letterale del marchio e la notevole differenza di prezzo (si passa
18 dalle migliaia di euro dell'originale alle decine della contraffazione), tuttavia il rischio di confusioni permane di fronte ai terzi consumatori diversi dell'acquirente.
È quindi ravvisabile una concorrenza sleale sotto il triplice profilo:
- dell'imitazione servile: i prodotti in contestazione duplicano tutte le caratteristiche delle borse originali determinando un rischio quanto meno di “post sale confusion”;
- dell'appropriazione di pregi: i prodotti in contestazione si avvalgono indebitamente della fama e del prestigio dei prodotti di parte attrice, appartenenti alla fascia di mercato dei prodotti di lusso, e dello status che conseguentemente essi conferiscono a chi mostri di possederli;

- della concorrenza parassitaria: i prodotti in contestazione hanno sistematicamente duplicato molteplici varianti di anno in anno create da parte attrice
Va altresì riconosciuta la contraffazione del marchio europeo n. 018212726 costituito dalla banda pentapartita, sopra raffigurata, anche se il nome della casa non è riportato negli articoli contraffatti.
Come osservato nell'ordinanza cautelare “trattandosi di marchio figurativo, la violazione sussiste anche se non è riprodotta la parte letterale, tanto più che nel caso di specie: a) la banda pentapartita ha un forte carattere di originalità, ed è di per sé idonea ad indicare la provenienza del prodotto, come in effetti avviene (vedi lett.c); b) il marchio registrato si presenta nella sua sola parte figurativa su tre dei quattro lati della borsa, sicché la mancanza di scritte non è decisiva per riconoscere la contraffazione;
c) la banda, senza gli elementi letterali, è ampiamente usata dalla quale CP_8 elemento decorativo ed allo stesso tempo distintivo dei suoi prodotti, come risulta dalla immagine che segue:
19 La condotta delle convenute rileva altresì come violazione del design non registrato sui modelli copiati e violazione del diritto d'autore sulle composizioni grafiche e i motivi artistici utilizzati sulle borse e riprodotti sui modelli contraffatti.
Su uno dei modelli sequestrati è inoltre riscontrabile la presenza sui manici del nome
“ , con conseguente violazione - in questo caso - anche del marchio Parte_1 protetto dalla registrazione di marchio europeo n. 017817255 e internazionale n.
313175.
Deve quindi essere inibito alle convenute, ai sensi dell'art. 124 c.p.i., 156 l.a., 2599 c.c., la produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, di tutti gli esemplari di borsa contraffatta;
deve essere ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti in violazione dei diritti delle attrici e disposta la distruzione degli esemplari di detti prodotti sia di quelli oggetto di sequestro nella fase cautelare sia di quelli successivamente ritirati, a spese di e di Controparte_2 Controparte_4
Con riferimento alla domanda risarcitoria, le parti attrici hanno chiesto il risarcimento:
a) dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (da Parte_1 quale titolare dei diritti esclusivi azionati in giudizio e da
[...] Controparte_1 quale società che se ne vale per commercializzare le in
[...] Parte_2
Italia), “da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura che risulterà dagli atti di causa e dalle presunzioni che ne derivano ai sensi degli artt. 2043 e 2600 c.c., 158 l.a. e 125 commi 1-2-3, c.p.i. (per il maggior importo che ne risulta), in una somma complessiva che risulterà all'esito della istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi”;
b) dell'ulteriore importo a titolo di lesione della fama e della reputazione associate alle borse e al marchio pentastrato, con liquidazione in via Parte_2 equitativa nella misura di € 150.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
La condotta di concorrenza sleale comporta il diritto al risarcimento del danno ex art. 2600 c.c., in base al quale:
“Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.
Per la violazione dei diritti di proprietà industriale l'art. 125 c.p.i. prevede:
20 “1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”
Per la violazione del diritto d'autore l'art. 158 l.d.a prevede:
“2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.”
Ciò posto è stata disposta CTU fine di determinare gli utili ricavati dalla contraffazione, il lucro cessante e la royalty ragionevole.
Utili ricavati dalla contraffazione
In ordine ai quantitativi di merce contraffatta commercializzata, ha CP_4 sostenuto che le borse in contraffazione sono in tutto n. 65 e corrispondono a quelle acquistate presso l'impresa individuale UA AN – n. REA RM-1558565, c.f.
– corrente in Roma, Via Alberto Pasini, di cui alla fattura n. 1 C.F._1 del 10.3.2021, poi rivendute a al prezzo unitario di € 22,00 (iva Controparte_2 esclusa) come da fatture 368/2021 del 22.4.2021 (n. 21 borse al prezzo di € 22,00) e
384/2021 del 25/4/2021 ( n. 44 borse al prezzo di € 22,00) di seguito riprodotte:
21 ha invece sostenuto che di avere acquistato le borse in questione Controparte_2 presso “come da fattura d'acquisto che si produce (doc.n.2)” affermando poi CP_4 che si tratterebbe “di un modesto quantitativo di borse –appena 6- che realizza un controvalore commerciale davvero esiguo (tot. € 354,00)”.
Le fatture prodotte da sub doc. 2 sono in realtà due: Controparte_2
- Fatt. n. 54 del 29.1.2022;
- Fatt. n. 262 del 28.3.2021;
e differiscono da quelle indicate da . CP_4
22 In sede di interrogatorio, la legale rappresentante di modificando Controparte_2 quanto dichiarato in comparsa, ha dichiarato - dapprima - che le borse contraffatte acquistate da ammonterebbero a n. 15 (“15 borse di una shopping bag con due CP_4 manici in varie fantasie, oggetto di causa”) e poi a n. 18/20 esemplari (“al massimo ne ho acquistate 18-20”), negando di averne acquistata 65 ed affermando di averne vendute circa 13/14.
Le fatture indicate da sono di seguito riprodotte Controparte_2
23 La dichiarazione di che limita alle sole fatture in questione la merce Controparte_2 in contraffazione – peraltro fornendo indicazione numeriche contraddittorie nel corso del giudizio – non è attendibile, considerato che i numeri forniti sono inconciliabili con le prove già acquisite nella fase cautelare, durante la quale sono state sequestrate presso 8 borse contraffatte (cfr. verbale sequestro doc. 19 di parte Controparte_2 attrice), da sommarsi alle 11 già autonomamente acquistate da parte attrice tramite l'agenzia investigativa (cfr. doc. 10 parte attrice e deposizione teste ) Testimone_2
Essa contrasta altresì con quanto dichiarato da , che assume che la merce CP_4 contraffatta sia stata fornita a con le fatture n. 368 e 369, essendo stata Controparte_2 acquistata da presso l'impresa individuale UA AN – n. REA RM- CP_4
1558565, c.f. – corrente in Roma, Via Alberto Pasini. C.F._1
Venendo agli accertamenti svolti in sede di CTU, il Ctu ha dato atto che l'indagine ha comportato l'esame “non solo delle operazioni poste in essere tra il settembre 2020 (data di apertura dell'attività di ) tra e e che hanno per oggetto CP_4 CP_4 Controparte_2
l'articolo “borse” , ma anche a campione le operazioni poste in essere tra e i suoi Controparte_2 fornitori di borse nel periodo da Giugno 2018 e Febbraio 2023 e quelle poste in essere tra e i suoi fornitori di Borse da Settembre 2020 e Febbraio 2023 , per individuare anche CP_4 con l'ausilio di cataloghi dei suddetti fornitori se tra gli acquisti posti in essere nei suddetti periodi ci fossero “borse” che per foggia o altri segni distintivi potessero essere riconducibili alle 17 tipologie di borse contraffatte indicate da parte attrice negli atti di causa. Pt_1
24 Quindi il sottoscritto ha individuato due distinti ambiti:
a) un ambito ristretto riguardante solo le transazioni tra le parti convenute e
b) un ambito più ampio riguardante i rapporti con gli altri fornitori di entrambe le parti convenute (pag. 49 CTU)
Con riferimento all'ambito ristretto (transazioni con le parti convenute) sono state esaminate a. le fatture passive che ha ricevuto dal fornitore UA AN;
CP_4
b. le fatture passive contenenti borse che ha ricevuto nel periodo Controparte_2 in osservazione da;
CP_4
Quanto alla verifica sub a. il Ctu ha esaminato i libri IVA Acquisti prodotti da per accertare quante fatture del fornitore UA AN fossero state CP_4 registrate, rinvenendo una sola fattura datata 10.3.2021, pari a 720,00 senza iva
(trattandosi di soggetto forfettario), riportante la dicitura N. 65 BORSE DI STOFFA
STAMPATA CON FANTASIA, quindi ad un prezzo medio di 11,08 euro cadauna.
Con riferimento a tale fattura il CTU ha evidenziato quanto segue (cfr. CTU pag. 51):
“Relativamente a questa fattura si segnalano diverse anomalie a) In primo luogo da una indagine sul web con i riferimenti del fornitore non si ottiene alcun risultato b) E' la fattura numero 1 di un contribuente sicuramente di piccole dimensioni in quanto ha applicato il regime forfettario ex legge 190 /2014
c) La fattura è di Marzo ma viene registrata da solo 6 mesi dopo in data 30 Settembre CP_4
Queste anomalie sono contradditorie con l'affermazione di parte convenuta rinvenuta CP_4 negli atti di causa che la stessa avrebbe comprato da un commerciante all'ingrosso operante a Roma uno stock di borse, come se fosse stata una operazione corrente con un fornitore come gli altri da cui si riforniva abitualmente, , EX AX o KE, solo per citare quelli di cui sono CP_9 stati prodotti documenti contabili e riferimenti fotografici.
Sicuramente questo rapporto con la ditta individuale neonata RU CH e' anomalo nel contesto di una attività posta in essere da parte convenuta che già nel 2021, al CP_4 secondo anno di attività, faceva registrare un fatturato di quasi 1,5 milioni di euro e che aveva rapporti consolidati con diversi produttori e commercianti di borse e altri articoli e accessori di abbigliamento.”
Quanto alla verifica sub b. il Ctu ha esaminato le seguenti fatture emesse da nei confronti di CP_4 Controparte_2
25 Il Ctu ha dato atto che, nonostante le richieste formulate alle parti convenute non ha ricevuto documentazione atta ad individuare la tipologia di borse trattate tranne che per le seguenti fatture
185/2002
216 (rectius 214)/2020.
85/2021
126/2021 ed ha quindi ha ipotizzato i seguenti scenari con riferimento al numero di borse contraffatte commercializzate fra le convenute:
- n. 151 borse ossia la totalità delle borse di cui alle fatture esaminate;

- n. 114 borse ossia la totalità delle borse delle quali non sono state prodotte foto;

- n. 82 borse ossia le borse delle quali non sono state prodotte foto di cui alle fatture successive al 10.3.2021, data della fattura emessa da UA CH nei confronti di
; CP_4
- n. 65 borse ossia le borse che ha acquistato di UA CH. CP_4
26 Va subito detto che non sussistono riscontri atti a confermare che le foto prodotte da in sede di CTU riproducano effettivamente le borse di cui alle citate Controparte_2 fatture.
Non si terrà quindi conto di tale criterio selettivo.
Va invece considerato che oltre alle 65 borse di cui alle fatture n. 368/2021 del 22.4.2021
(n. 21 borse al prezzo di € 22,00) e n. 384/2021 del 25/4/2021 (n. 44 borse al prezzo di €
22,00), parte convenuta ha indicato come contraffatte un certo Controparte_2 numero le borse di cui alle fatture n. 54 del 29.1.2022 e n. 262 del 28.3.2021.
Ritiene il Collegio di individuare come contraffatte oltre alle 65 borse di cui alle fatture
- n. 368/2021 del 22.4.2021 (n. 21 borse al prezzo di € 22,00)
- n. 384/2021 del 25/4/2021 (n. 44 borse al prezzo di € 22,00) anche le borse acquistate da al prezzo di € 22 di cui alle citate fatture Controparte_2
- n. 54/2022 del 29.1.2022 (n. 6 borse al prezzo di € 22,00)
- n. 262/2021 del 28.3.2021 (n. 2 borse al prezzo di € 22,00)
e di poter estendere l'accertamento di contraffazione anche a tutte le ulteriori borse commercializzate fra le parti a € 22,00 di cui alle seguenti fatture
- n. 214 del 18.12.2020 (n. 1 borsa al prezzo di € 22,00)
- n. 85 del 7.2.2021 (n. 1 borsa al prezzo di € 22,00)
- n. 119 del 16.2.2021 (n. 5 borse al prezzo di € 22,00)
- n. 126 del 19.2.2021 (n. 1 borsa al prezzo di € 22,00) per un totale di n. 81 esemplari di borse, tenuto conto:
- delle anomalie registrate dal Ctu con riferimento alla fattura UA CH, in ragione delle quali il Ctu ha affermato che non potersi escludere l'esistenza di altre transazioni “dimenticate” prima o dopo quella registrata del 10.3.2021;
- del fatto che la stessa convenuta riconosce di aver acquistato merce Controparte_2 contraffatta con fatture diverse da quelle indicate da parte di , aventi ad CP_4 oggetto le borse di cui all'unica fattura UA CH registrata;
per cui deve presumersi che ci siano state altre forniture di merce contraffatta provenienti da UA CH a e da questa vendute poi a CP_4 CP_2
[...]
27 In mancanza di elementi ulteriori, tale estensione può essere operata avendo come riferimento discriminante il solo prezzo di vendita, dal momento che è provato che vende anche altre tipologie di borse e che ha acquistato CP_4 Controparte_2 da anche merce ulteriore rispetto alle borse in contraffazione (cfr. teste CP_4
). Testimone_3
Non è quindi fondata la presunzione operata da parte attrice in base alla quale le 151 borse vendute da a a prezzi differenti siano borse CP_4 Controparte_2 contraffatte IO.
Il Ctu ha quindi ampliato l'indagine al fine di verificare se la contraffazione delle borse fosse limitata alle operazioni intercorse tra le parti convenute o se ci fossero state altre operazioni:
- per con altri fornitori oltre il più volte citato RU CH;
CP_4
- per con altri fornitori oltre Controparte_2 CP_4
che avessero ad oggetto borse assimilabili a quelle contraffatte e identificate nelle 17 tipologie di cui sopra.
Il Ctu ha dato atto di quanto segue.
Per sono risultati i seguenti fornitori di borse: CP_4
- OP EX
- EX AX
- KE per i quali ha prodotto copia delle fatture e/o riscontri fotografici a CP_4 supporto della diversità delle borse compravendute.
Per il fornitore , il Ctu riferisce che : CP_9 CP_4
“ha prodotto tutte le fatture di acquisto e un prospetto (allegato 14) che collega le borse acquistate con il catalogo, che il sottoscritto (vedasi collegamento ipertestuale sopra) ha potuto riscontrare”
e che
Dall'esame del catalogo del fornitore TO TE si può desumere che le borse di cui sopra non hanno caratteri similari a quelli oggetto di contraffazione (pag. 66 CTU)
Per il fornitore LE AX il Ctu riferisce che sono state prodotte le fatture e il catalogo (per estratto in allegato 15) e che:
28 “Anche in questo caso il riscontro delle fatture e del catalogo sul loro sito web ha potuto portare alla conclusione che le borse provenienti dal fornitore EX AX non hanno a che fare con le borse oggetto di contraffazione” (pag. 69 CTU)
Per il fornitore KE il Ctu ha dato atto che parte convenuta ha prodotto un prospetto di raccordo tra le fatture ricevute e le foto delle borse oggetto di compravendita ( allegato 16) e che:
“Anche in questo caso dal riscontro tra quanto prodotto da parte convenuta e il catalogo prodotti da sito web, si è potuto verificare che i prodotti “borse” di KE poco hanno a che fare con i prodotti oggetto di contraffazione” (pag. 69 CTU).
Con riferimento a il Ctu ha esaminato le fatture prodotte da parte Controparte_2 convenuta provenienti da fornitori di borse diversi da , verificandone la CP_4 presenza sui libri iva, e, con l'ausilio di interrogazioni sul web, ha verificato se il fornitore avesse un sito web da cui desumere il tipo di borse prodotte/commercializzate o altre informazioni utili.
Considerata la natura dei fornitori in questione ha valutato che:
“difficilmente per una grossolana imitazione di prodotti molto noti sul mercato quali le Book
TE di IO soggetti operanti sul mercato in via continuativa, quali L& C SR, UR HI etc e tuttora esistenti avrebbero compromesso la propria immagine aziendale.
Anche nel caso di ci sono però soggetti più piccoli anche forfettari quali Controparte_6 che non possono essere esclusi concettualmente dal novero degli Persona_3 assimilabili a RU CH, anche se dai documenti relativi a quest'ultimo fornitore non sono emesse anomalie da segnalare. (pag. 72 CTU)
Ed ha quindi concluso:
Non ritengo che sulla base dell'esame degli atti di causa e della documentazione integrativa prodotta da parti convenute, ci siano gli estremi per poter estendere l'area della contraffazione ad altri soggetti, che non siano quelli citati negli atti e quindi

1.il fornitore RU CH

2. parte convenuta CP_4

3. parte convenuta (pag. 73 CTU) Controparte_6
Parte attrice ha chiesto che fossero incluse nel conteggio delle borse in contraffazione tutte le borse acquistate da e da nel periodo di CP_4 Controparte_2 riferimento, risultanti dalle fatture prodotte e quindi per n° 11.001 borse e CP_4 per n° 1.689 borse in contraffazione. Controparte_2
29 La richiesta è stata disattesa dal CTU con motivazione che si condivide (cfr. pag. 97
CTU).
Parte attrice evidenzia come le parti convenute siano state reticenti in sede di interrogatorio ed abbiano prodotto documentazione frammentaria.
Tuttavia, parte attrice non contesta il fatto che i fornitori indicati trattino anche borse diverse da quelle contraffatte, per cui la presunzione operata dalla stessa, su cui grava l'onere della prova, non poggia su indizi gravi precisi e concordanti e pertanto non è ammissibile.
Parte attrice ha evidenziato poi che uno dei fornitori di , la società OP EX CP_4
S.r.l., è risultata commercializzare sul proprio sito borse come quelle oggetto di causa, denominate “borse mare in juta” teoricamente personalizzabili anche in modo da riprodurre la banda pentastrato, le grafiche di forte impatto, e il marchio “ Parte_1
, presenti sulle borse Book TE delle attrici ed ha sostenuto che “è più che
[...] probabile (sulla base delle presunzioni traibili dalla complessiva condotta reticente delle controparti) che [ abbia ordinato, tramite l'interfaccia di CP_4 personalizzazione sopra descritta, e ricevuto, borse come quelle di raffigurate nella pagina seguente.
30 L'assunto non è condivisibile per le segueti ragioni:
- le personalizzazione ottenbili sono le più varie;

- è risultata approvogionarsi delle borse in contraffazione del modello di CP_4 parte attrice presso il fornitore RU CH al prezzo di circa 11 Euro al pezzo;

- il fatto che possa aver ordinato presso il fornitore OP EX S.r.l borse con CP_4 una personalizzazione tale da renderle contraffatte non pare coerente con il fatto che abbia acquistato borse contraffatte dal fornitore RU CH ad un prezzo doppio rispetto a quello ottenibile dal fornitore OP EX S.r.l tramite la funziolità di personalizzazione (la borsa OP EX in questione risulta venduta sul sito indicato dal
CTU a circa 5 €).
Sulla scorta della CTU gli utili ricavati dalle convenute rapportati a un numero di esemplari pari a 81 esemplari per e a n. 73 esemplari per CP_4 Controparte_2
(81 – 8 esemplari sequestrati) va quantificato:
- per considerando per tutte un prezzo di acquisto di € 12,00 (come per le CP_4
65 di cui alla fattura n. 1 del 10.3.2021) e un prezzo di rivendita a € 22,00, e quindi un ricarico unitario di € 10,00, in € 810,00 (€ 10x 81 esemplari venduti);
- per considerando per tutte un prezzo di acquisto di € 22,00 e un Controparte_2 prezzo di rivendita di 40,98 (al netto di IVA come da scontrino dell'agente
31 investigativo) e quindi un ricarico unitario di € 18,98, in € 1.385,54 (€ 18,98 x 73 esemplari venduti)
e royalty ragionevole Parte_4
Per la determinazione del lucro cessante derivante dalla contraffazione, il CTU ha quantificato l'utile che parte attrice avrebbe ricavato in caso di vendita di prodotti originali corrispondenti, per numero e genere, ai prodotti contraffatti di cui è stata accertata la vendita.
Tale metodologia di calcolo si basa, tuttavia, sull'assunto teorico del tutto privo di verosimiglianza per cui le vendite realizzate dal contraffattore – in assenza di contraffazione - sarebbero state realizzate da parte attrice, sebbene i prodotti siano da quest'ultima venduti a prezzi decisamente meno accessibili (il prezzo medio di vendita delle borse originali è stato indicato dal CTU in quasi € 2.000 e quindi 60 volte superiore a quello delle borse contraffatte)
Alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi che non sia stata fornita prova del danno da mancato guadagno nel suo preciso ammontare.
Deve quindi trovare applicazione il criterio residuale di cui al comma 2 dell'art. 125
c.p.i.. In proposito la giurisprudenza ha osservato che: ”La prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, particolarmente onerosa per il danneggiato, non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.” (Corte
Appello , Milano , Sez. spec. Impresa , 28/05/2019 , n. 2323).
Ciascuna delle convenute deve quindi essere condannate al pagamento di una somma pari ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
In ordine alla individuazione del tasso della royalty, il CTU, con valutazione che si ritiene condivisibile, ha ritenuto di determinarla nella misura del 20% del prezzo di rivendita finale (iva esclusa) applicato da Controparte_2
32 Applicando la royalty del 20% al fatturato delle vendite effettuate da Controparte_2 si ottiene una somma dovuta pari a € 598,308 (20% di € 2.991,54 pari al prezzo di vendita di n. 73 borse al prezzo unitario di € 40,98).
Tale royalty di base, corrispondente a quanto sarebbe stato dovuto dal licenziatario in una situazione di libera contrattazione, deve essere aumentata tenendo conto dell'attuale situazione contenziosa, ossia considerando la royalty che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, essendo altrimenti iniquo parificare il contraffattore al soggetto che abbia ottenuto regolare licenza di utilizzo. Alla luce di tali considerazioni si stima equo raddoppiare la royalty di base e determinare l'equa royalty nella misura di € 1.196,616.
Sulla scorta delle disposizioni di legge sopra richiamate ciascuna delle convenute deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.196,616 a titolo di royalty ragionevole, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal
21.4.2021 (data di accertamento dell'illecito sulla scorta della relazione investigativa in atti) al saldo effettivo.
La somma non può essere cumulativamente richiesta da entrambe le attrici realizzando ciò una duplicazione del danno risarcibile, e, in assenza di precise allegazioni in ordine agli accordi di licenza fra le stesse intercorrenti, deve essere corrisposta esclusivamente in favore della casa madre, titolare della privativa.
Tale somma per è superiore agli utili come sopra accertati. Controparte_4
Pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c. III c.p.c. a carico della stessa.
Con riferimento a deve invece essere liquidato a favore della Controparte_2 casa madre l'ulteriore somma di € 188,924 pari alla differenza fra gli utili come sopra accertati e la somma liquidata a titolo di royalty ragionevole (€ 1.385,54 – 1.196,616) ai sensi dell'art. 125 u.c. c.p.i., oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 21.4.2021
Danno da lesione della fama e della reputazione
La contraffazione posta in essere dalle convenute determina lo svilimento e l'annacquamento del modello di patte attrice, impoverendone l'immagine di lusso e di prestigio, e compromettendone il valore attrattivo.
Con riferimento alla liquidazione di tale danno, parte attrice ha chiesto che lo stesso sia quantificato in “un importo idoneo a consentire alle attrici di ripristinare l'immagine dei propri prodotti oggetto di contraffazione attraverso una campagna pubblicitaria riparatoria,
33 indicando a tale fine l'importo di Euro 150 mila, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”, chiedendo che fosse tenuto conto a tal fine degli investimenti in comunicazione e pubblicità sostenuti dal 2018, per promuovere la linea di prodotti in questione pari a oltre 7 milioni di Euro.
I costi sostenuti in investimenti pubblicitari non sono stati adeguatamente provati, non avendo parte attrice prodotto documentazione contabile a conferma di tale assunto. La prova esclusivamente testimoniale offerta è stata ritenuta inammissibili in quanto valutativa, con valutazione che qui si conferma.
Peraltro, l'imponente rassegna stampa prodotta (sia cartacea che on line), relativa alla promozione delle borse per cui è causa, dà conto di una massiccia compagna di comunicazione, dai costi certamente rilevanti.
Al contempo, deve tenersi conto del fatto che le dimensioni della contraffazione emerse paiono avere avuto rilievo solo locale e complessivamente modesto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si reputa equo liquidare a titolo di risarcimento del danno all'immagine la somma di € 20.000.
Tale somma deve essere risarcita in via solidale dalle convenute, che hanno concorso ognuna con la sua condotta alla verificazione del danno in esame e ne va disposto il pagamento in favore delle società attrici in ragione di € 10.000 ciascuna, non essendo state fornite allegazioni specifiche in ordine alla diversa misura in cui le stesse avrebbero risentito del danno in questione.
Tale somma deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 21.4.2021 al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 131 co. 2 c.p.i., 163 l.a., 2599 c.c. e 614-bis c.p.c. una viene fissata a titolo di penale la somma di € 500,00 per ogni singolo articolo trattato da ciascuna delle convenute in violazione dell'inibitoria di cui sopra a far data dal giorno successivo a quello della comunicazione del presente provvedimento.
Ai sensi degli 126 c.p.i., 166 l.a. e 2600 c.c., deve essere ordinata a cura delle attrici e a spese delle convenute, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Corriere della Sera” e sul quotidiano locale “La
Nazione” di Firenze su due colonne e a caratteri doppi del normale, nonché sulla rivista specializzate “Vogue” entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e con diritto alla ripetizione di quanto pagato dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture alle controparti.
34 Le spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza,
e sono liquidate come da seguenti tabelle oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo
(comprensivi delle spese di CTP di cui alle fatture allegate da parte attrice per l'importo di € 15.000).
Per la fase cautelare (a carico della sola convenuta non avendo Controparte_2
preso parte al relativo giudizio) CP_4
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 2.400,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 1.400,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.410,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 2.000,00
Compenso tabellare € 8.210,00
Per la fase di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 2.900,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 5.607,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 5.200,00
Compenso tabellare € 15.707,00

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in misura uguale.


P.Q.M.


Il Tribunale, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa istanza, inibisce alle convenute e la Controparte_2 Controparte_4 produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione
35 e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, di borse imitative dei modelli della collezione Book TE di Pt_1
ordina il ritiro dal commercio dei prodotti in violazione dei diritti delle attrici;
dispone la distruzione degli esemplari di detti prodotti sia di quelli oggetto di sequestro nella fase cautelare sia di quelli successivamente ritirati, a spese di
[...]
e di Controparte_2 Controparte_4
Fissa a titolo di penale la somma di € 500,00 per ogni singolo articolo trattato da ciascuna delle convenute in violazione dell'inibitoria di cui sopra a far data dal giorno successivo a quello della comunicazione del presente provvedimento.
Ordina a cura delle attrici e a spese delle convenute, la pubblicazione delle parti in grassetto del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano a tiratura nazionale “Il
Corriere della Sera” e sul quotidiano locale “La Nazione” di Firenze su due colonne e a caratteri doppi del normale, nonché sulla rivista specializzate “Vogue” entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e con diritto alla ripetizione di quanto pagato dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture alle controparti.
Condanna e l pagamento della Controparte_2 Controparte_4 somma di € 1.196,616 ciascuna a titolo di royalty in favore di Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata
[...] dal 21.4.2021 al saldo effettivo;
condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € Controparte_2
188,924 a titolo di retroversione degli utili nella misura eccedente la royalty, in favore di oltre rivalutazione ed interessi sulla somma Parte_1 annualmente rivalutata dal 21.4.2021 al saldo effettivo;
condanna e n solido fra loro al Controparte_2 Controparte_4 pagamento della complessiva somma di € 20.000 in favore di Parte_1
e di in ragione di € 10.000 ciascuna
[...] Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 21.4.2021 al saldo effettivo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio relative Controparte_2 alla fase cautelare, che liquida in € 8.210,00 per compenso di avvocato ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna e n solido fra loro al Controparte_2 Controparte_4 pagamento delle spese di giudizio relative alla presente fase di merito, che liquida in €
36 15.707,00 per compenso di avvocato e € 1.063,00 per esborsi, oltre spese generali ed oneri di legge;

Pone in via definitiva a carico delle convenute in misura uguale le spese di CTU.
Genova, 13.1.2025
Il Giudice Estensore
Emanuela Giordano
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
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