REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11547/2022 tra le parti:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PRISCO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti Venosta
n. 4, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO PAIANO ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Calzaiuoli n. 7, come da procura allegata telematicamente.

CONVENUTA
OGGETTO: marchio
1

CONCLUSIONI
Per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024:
“Nel merito condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle seguenti somme: € 15.000,00 a titolo di risarcimento per il lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i.; € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p.; € 17.000,00 a titolo di risarcimento per danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226
c.c.
In via subordinata condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice degli importi che saranno ritenuti dovuti ai sensi degli artt. 125 c.p.i., commi I e II, 1226 c.c.
e 473 c.p., in quanto provati, ovvero conformi a equità e Giustizia.
Con vittoria delle spese di causa, nonché con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del
23.9.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze,


1. In Via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della per i motivi di cui in narrativa;
Parte_3


2. Nel merito, in tesi
a. respingere integralmente le domande di risarcimento danni della
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
b. respingere, altresì, la domanda nuova avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183 cpc n.2 da parte attrice, inammissibile perché tardivamente proposta, e su cui non si è mai accettato il contraddittorio;



3. in denegata ipotesi, accogliere l'eccezione di nullità per volgarizzazione del marchio oggetto di privativa;



4. in ogni caso, condannare ex art. 96 cpc la ricorrente alla somma che verrà ritenuta di giustizia per la temerarietà dell'azione proposta, anche
2 in considerazione dell'andamento del presente giudizio e di quanto supra sub.

2.b.;
5. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di Controparte_1 seguito “ ), sulla premessa di essere titolare del marchio figurativo n° CP_1
1253212 del 10.3.2010 (oggetto di rinnovo decennale dal 7.2.2019) volto a contraddistinguere sul mercato i prodotti vegetariani e/o vegani e consistente in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia, ha convenuto in giudizio affermando di CP_2 aver riscontrato l'utilizzo senza autorizzazione del proprio marchio nei menù dei ristoranti della convenuta per indicare i piatti vegetariani e domandando quindi il risarcimento dei danni per la violazione della privativa.
L'attrice ha riferito che il presente giudizio di merito è stato anticipato da un procedimento cautelare nell'ambito del quale la convenuta ha dichiarato di avere cessato l'uso del marchio e per tali ragioni il ricorso è stato rigettato in assenza di attualità della condotta. ha affermato che l'utilizzo del marchio da parte della CP_1 convenuta viola il proprio diritto di esclusiva e costituisce fonte di danno, attesa la mancata corresponsione del prezzo per la licenza d'uso, nonché il mancato rispetto dei parametri che definiscono vegetariano o vegano un prodotto;
ha riferito, infatti, che l'utilizzo del predetto marchio è consentito, mediante stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscono agli standard dell' (la quale creò il marchio nel 1976), Parte_4 previo pagamento del corrispettivo previsto dagli appositi listini.
L'attrice ha affermato che, a differenza dei prodotti che sono regolarmente certificati da gli ingredienti e il procedimento CP_1 produttivo della convenuta non sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità, col conseguente rischio di associazione del marchio a prodotti che potrebbero non rispettare i parametri di qualità minima e di 3 composizione. Ha aggiunto che la medesima condotta determina una concorrenza sleale a danno sia di che delle società che con essa CP_1 stipulano regolari contratti per la licenza d'uso confidando nella sua rinomanza e sulla capacità distintiva del marchio sul mercato.
Per queste ragioni ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento del danno quantificato in € 52.000,00, di cui € 15.000,00 per lucro cessante ex art. 125, comma II C.P.I. (pari al corrispettivo contrattuale previsto dall'attrice per la concessione in licenza del marchio, ovvero €
1.500,00 annui per 5 anni di utilizzo -fin dal 2018- per due ristoranti -quelli della convenuta), € 20.000,00 per il danno morale ex artt. 125, comma I,
C.P.I. e 473 c.p. ed € 17.000,00 per il danno di immagine e la diluizione del marchio ex artt. 125, comma I, C.P.I. e 1226 c.c..
Costituendosi in giudizio la convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione per essere stato notificato al solo legale della società (eccezione di fatto rinunciata per ragioni di speditezza ed economia processuale) e la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, non essendo la stessa titolare del marchio nella classe relativa alla ristorazione e addirittura risultando che l'ente che concede la licenza di uso del marchio non sia l'attrice bensì V-Label GmbH, Niederfeldstr. 92 8408
Winterthur Svizzera.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle voci di danno non sussistendo nessun diritto di privativa in capo all'attrice e non risultando pendente nessun procedimento penale nei confronti della convenuta;
evidenziando in ogni caso che il ristorante ha iniziato l'attività il Parte_5
23.11.2017 e il ristorante il 9.2.2021 e che nulla può essere Parte_6 richiesto per epoche antecedenti al 28.2.2018 quale data di acquisto del marchio da parte dell'attrice; peraltro, ha riferito di non aver avuto conoscenza dell'esistenza di privativa sul marchio, se non dopo la notifica del ricorso cautelare (luglio 2022), in quanto la diffida non è stata inviata all'indirizzo pec di bensì a due indirizzi mail ordinari;
in ogni caso, CP_2 ha contestato la quantificazione della richiesta di risarcimento. Infine, la convenuta ha eccepito la nullità del marchio per volgarizzazione, essendo
4 presente online a disposizione di chiunque senza nessuna indicazione del simbolo marchio registrato (®) ed ha domandato la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti e all'udienza del 24.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni sicché, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*** *** ***

1. Deve ritenersi superata ogni questione in ordine all'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo attesa la costituzione della convenuta e la sua sostanziale rinuncia a farla valere.

2. Quanto alla diffida, si osserva che ogni contestazione della convenuta appare irrilevante ai fini che qui interessano, non costituendo -a prescindere da ogni valutazione sul merito- una condizione dell'azione.
Va poi rilevato che con comunicazione del 27.5.2022 ha CP_1 effettivamente invitato la resistente a cessare immediatamente l'uso del marchio e che detto invito è rimasto privo di riscontro: è vero che la comunicazione non è stata inviata alla pec della società, ma è pur vero che la stessa risulta essere stata trasmessa agli indirizzi mail dei due ristoranti gestiti da e che quest'ultima non ha comunque negato di essere CP_2 stata a conoscenza della comunicazione.

3. Quanto all'eccezione in ordine alla titolarità del marchio, si osserva che dalla documentazione versata in atti (doc. 10 fasc. att.) emerge la prova che l'attrice ha registrato il marchio in questione con domanda presentata il 3.10.2018 ed ha ottenuto la registrazione il 28.12.2021 con riferimento ad una molteplicità di classi merceologiche tra cui la 43 ovvero quella riferita alla ristorazione.
Ora, è vero che con l'atto introduttivo era stata prodotta una diversa registrazione che non ricomprendeva la classe 43 (ovvero quella che viene in rilievo nel presente giudizio, doc. 2), ma è pur vero che la specifica
5 allegazione in tal senso è stata fatta dalla parte in citazione e che la documentazione a sostegno dell'assunto è stata prodotta nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
da ciò deriva anche il rigetto dell'eccezione della convenuta relativa alla novità della domanda, che tale non può essere considerata.
Dunque, si deve ritenere provata l'esistenza del diritto di privativa in capo all'attrice sul marchio figurativo rappresentato dal disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo di destra presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia.

4. La convenuta ha eccepito la nullità del marchio per volgarizzazione dello stesso.
Sul punto occorre in primo luogo rilevare che non vi è la proposizione di una domanda di nullità, ma la questione è sottoposta all'esame di questo
Tribunale solo in via di eccezione, sicché deve essere valutata solo incidenter tantum al fine di paralizzare o meno la richiesta risarcitoria dell'attrice.
In secondo luogo, si osserva in linea generale che la volgarizzazione del marchio di cui all'art. 13, comma IV, C.P.I., comportante la decadenza ai sensi dell'art. 26 C.P.I., consiste nell'acquisizione nel linguaggio comune dell'espressione oggetto del marchio, ovvero costituente un elemento del medesimo, quale idonea a rappresentare un certo tipo di prodotto, indipendentemente dal concorso dell'inattività del titolare del brevetto -il quale non potrebbe opporsi ad una realtà effettuale consistente nell'acquisizione della parola (o del segno) al linguaggio comune dei consumatori e dei produttori (si pensi al caso cellophane di cui a Cass., sez.
I, sentenza n. 5833 del 11/12/1978) - ed in esito ad un processo di generalizzazione svoltosi nell'ambiente sociale (così Cass., SU, sentenza n.
5376 del 23/10/1984). Perché si realizzi tale fenomeno, occorre che il marchio abbia perso la sua funzione di collegamento concettuale fra quel
6 prodotto o servizio e un determinato imprenditore, in quanto la parola costituente il marchio sia divenuta di uso comune, quale mera denominazione generica del prodotto o del servizio (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 15027 del 21/07/2016).
I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di volgarizzazione con riferimento generalmente a marchi letterali ben possono essere traslati nel settore del marchio figurativo, ma occorre pur sempre che la parte che invochi tale motivo di decadenza del segno distintivo dimostri che quel determinato segno ha assunto sul mercato, in termini generali e quasi necessitati, la medesima forma oggetto del marchio per il quale si invoca la tutela.
Tuttavia, sul punto a sostegno del proprio assunto la convenuta ha prodotto sub doc. 6 soltanto la schermata della ricerca su Google del simbolo vegetariano vettoriale che dà quale risultato una serie di immagini riportanti o un simbolo identico a quello dell'attrice all'interno di un cerchio oppure simboli raffiguranti variamente due fili d'erba riproducenti la “V” quale iniziale della parola vegetariano o vegano. Ma ciò non è sufficiente a far ritenere provata la volgarizzazione del marchio: primo, perché la circostanza affermata dalla convenuta, secondo cui mancherebbe l'indicazione della ® indicante il marchio registrato, non è valida ad escludere l'esistenza di un diritto di esclusiva su quel marchio e il suo carattere distintivo;
secondo, perché laddove il simbolo è identico a quello dell'attrice, la sua reperibilità on line non consente di affermare la non riconducibilità del medesimo alla stessa tanto che si legge comunque nel risultato della ricerca che il CP_1 segno potrebbe essere coperto da copyright; terzo, il semplice risultato di una ricerca su internet non fornisce la prova utile a dimostrare che quel determinato segno è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perso la sua capacità distintiva.
Dunque, non sono stati acquisiti al giudizio elementi utili a dare la prova della volgarizzazione del marchio, laddove non si è dimostrato che la diffusione del segno identico a quello dell'attrice per contraddistinguere prodotti vegetariani non possa dirsi legata a specifici contratti di licenza
7 sottoscritti dagli operatori commerciali con ma appunto ad una CP_1 acquisizione di quel segno alla realtà fattuale.

5. Ciò posto, è pacifico l'uso non autorizzato che di tale marchio ha fatto la convenuta nei propri menù on line e cartacei, sia perché confermato dalla stessa sia perché dimostrato dal doc. 3 prodotto da CP_2 CP_1
La condotta della convenuta integra anche la concorrenza sleale di tipo confusorio dal momento che il segno in oggetto vale a contraddistinguere una serie di prodotti che per le loro caratteristiche sono accettate dai consumatori vegani e vegetariani;
a tale fine è necessario dare a questi ultimi la garanzia che la composizione dei prodotti sia tale da non ricomprendere ingredienti di derivazione animale;
cosicché vi è un concreto rischio di confusione rispetto ai prodotti, regolarmente soggetti a licenza e controlli dell'attrice, tale per cui i consumatori potrebbero essere indotti a ritenere i prodotti offerti dalla convenuta abbiano quella garanzia generalmente associata a CP_1
Quanto al periodo per il quale l'attrice ha diritto di vedere ristorato il danno subìto, si osserva che la convenuta ha eccepito l'acquisto del marchio da parte di solo a partire dal 2018, motivo per il quale la stessa non CP_1 potrebbe far valere nessun diritto per condotte poste in essere da in CP_2 epoca precedente;
tuttavia sul punto occorre rilevare che con l'acquisto del marchio e dei relativi diritti di sfruttamento economico, i correlati diritto di tutela sono passatib all'acquirente, anche con riferimento all'eventuale risarcimento del danno per periodi pregressi. La questione dirimente sul punto appare, piuttosto, quella relativa alla registrazione spendibile nel presente giudizio che, come si è detto, è quella del 2018, con la conseguenza per cui la quantificazione del danno deve tenere in considerazione solo le condotte tenutesi successivamente alla data di registrazione (rectius alla data di deposito della domanda) del 3.10.2018.
Per quanto attiene all'individuazione del periodo di uso illecito del segno da parte della convenuta, è in primo luogo da evidenziare che non vi è contestazione in ordine al fatto che abbia cessato di utilizzare detto CP_2 marchio al momento della notifica del ricorso cautelare (inizio agosto 2022).
8 Invece, al fine di identificare il periodo a partire dal quale vi è stato un utilizzo illecito del segno, occorre rilevare che l'attrice ha prodotto in giudizio una fotografia che dimostra la sussistenza della violazione con riferimento al ristorante quantomeno a partire dal 27.11.2018 (doc. 6 fasc. Parte_5 att.), ma la stessa convenuta ha affermato che la dichiarazione di inizio attività è del 23.11.2017, sicché può dirsi non contestato l'uso del segno sin da tale momento (dovendosi tuttavia qualificare come illecita l'attività posta in essere successivamente al 3.10.2018). Quanto al ristorante la Parte_6 convenuta ha dichiarato che la sua inaugurazione è avvenuta il 9.2.2021 ma l'attrice ha prodotto con la seconda memoria una immagine tratta dal profilo social della convenuta che riporta una pubblicizzazione del ristorante in data 17.12.2020, quindi è a tale data che può farsi Parte_6 riferimento.
Dunque, non avendo la convenuta contestato di aver usato il marchio in questione -essendosi piuttosto la difesa di incentrata sulla CP_2 mancata registrazione del segno per la classe 43- e avendo acquisito al giudizio la prova che il marchio è stato registrato a partire dall'ottobre 2018, ne consegue la possibilità di considerare come illecita l'attività posta in essere dalla convenuta con riferimento ad entrambi i ristoranti dalla data della registrazione e per dall'inizio dell'attività. Parte_6
Sicché il periodo di durata dell'illecito può essere determinato in circa tre anni e mezzo per il ristorante e in circa un anno e mezzo per il Parte_5 ristorante ed allora, applicando i prezzi di listino dell'attrice (doc. Parte_6
7 fasc. att.), non specificamente contestati dalla convenuta, si può affermare che per ogni anno di uso avrebbe avuto diritto di ricevere il prezzo CP_1 della licenza (€ 1.500 l'anno per ciascun punto vendita), così giungendo ad una quantificazione del danno ai sensi dell'art. 125, comma II, C.P.I. pari ad
€ 5.250 per ed € 2.250 per per un importo Parte_5 Parte_6 complessivo di € 7.500.
Non si ritiene, invece, di poter parametrare la liquidazione del danno al periodo di durata triennale indicato dall'attrice come periodo tipico recepito nei contratti prodotti da (doc. 11 fasc. att.), trattandosi di un CP_1
9 elemento che avrebbe potuto essere oggetto di diversa contrattazione delle parti e prevedendo il listino un costo annuale e non legato al triennio.
Il Collegio reputa che non vi sia invece la prova di un danno morale, sì come richiesto dall'attrice: il pregiudizio è allegato in modo generico e fa riferimento, tra le altre cose, ad una presunta mala fede della controparte la quale non solo avrebbe potuto/dovuto conoscere la privativa dell'esponente, ma c'è prova incontrovertibile che ne conosceva il marchio, tanto da chiedere un preventivo per il suo utilizzo: di tale richiesta non vi è nessuna prova.
Neppure si ritiene di poter ravvisare un danno all'immagine e di diluizione del marchio atteso che anche su questo punto le allegazioni sono generiche e in ogni caso il carattere limitato dell'illecito riscontrato non appare aver determinato il pregiudizio di € 17.000 di cui domanda il CP_1 ristoro.
Al danno deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria con decorrenze differenziate per anno in ragione delle date in cui la licenza avrebbe dovuto essere pagata e quindi dall'ottobre 2018 quanto ad € 1.500, dall'ottobre 2019 quanto ad ulteriori € 1.500, dall'ottobre 2020 quanto ad €
3.000, dall'ottobre 2021 quanto ad € 1.500.
Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subìto, potrebbe in astratto essere riconosciuto alla danneggiata anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.
Tuttavia, poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del
13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attrice.
10 Sulla somma liquidata all'attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi tranne per quella istruttoria liquidata al minimo essendosi limitata alla produzione di soli documenti, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

7. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, si osserva, in linea generale, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto non ha spiegato CP_1 alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa del contegno processuale della controparte.


P. Q. M.


Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

1. condanna a pagare a € 7.500,00 a CP_2 Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione,
11 2. condanna a rifondere a le spese di CP_2 Controparte_1 lite, liquidate in € 4.237,00 per compensi, € 1.063,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 7.1.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
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