N. R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1316/2024 con OGGETTO: BR (invenzione e modello) -Marchio: Altre ipotesi promossa da:
(C.F. , già , con il pa- Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 trocinio dell'Avv. BOSCARIOL DE ROBERTO FABIO e dell'Avv. MARTUCCI DANILO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'TT LO RI e dall'Avv. BONAGURA AUGUSTO
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Firenze- Sezione Imprese pubblicata il
31/01/2024
CONCLUSIONI
In data 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma, nei limiti dei capi impugnati e/o di quelli connessi, della sentenza del Tribunale di Firenze n. 332/2024, RG 10300/2018, non notificata, del 31 gennaio 2024, come corretta a seguito dell'ordinanza del 16 apri- le 2024, così giudicare:
i) respingere l'appello incidentale di parte avversa;

ii) accertare e dichiarare che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it costituisce contraffazione dei marchi di titolarità dell'Appellante;
iii) inibire l'uso del sito www.cerpellipompe.it e disporne il trasferimento in favo- re dell'Appellante; iv) accertare e dichiarare la validità dei marchi dell'Unione Europea n.
009824939 e n. 009824831;
v) condannare l'Appellata al risarcimento dei danni così generati, compreso il danno di immagine, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabili- ta in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
vi) per la misura eccedente il danno da lucro cessante, condannare l'Appellata ex art. 125 co. 3 CPI a restituire all'Appellante l'utile realizzato a seguito delle accertate condotte illecite, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;

2 vii) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quoti- diani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, nonché su una rivista specializzata a scelta e cura dell'Appellante ed a spese dell'Appellata;
In via subordinata all'eventuale rigetto della domanda sub iv): viii) accertare e dichiarare l'intervenuta convalidazione del marchio dell'Unione
Europea n. 009824939 e del marchio dell'Unione Europea n. 009824831;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spe- se generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le fasi cautelari e le spese di CTU e CTP”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta dichiara- re infondato ed inammissibile il gravame ex adverso promosso, confermando per l'effetto la Sentenza impugnata, previo accoglimento dell'impugnazione incidentale frapposta e delle conclusioni rassegnate sul punto in primo grado dalla Società appel- lata, da intendersi qui riportate e trascritte. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite come dovute per Legge per ambo i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sot- toscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2018 (ora Parte_2
, conveniva davanti al Tribunale di Firenze – Sezione Imprese Parte_1 la , esponendo: Controparte_1
- che il 5 ottobre 1987 la società “ ” (operante nel settore della CP_1 CP_1 produzione di pompe, impresa fondata nel 1904 dall'Ing. era dichiarata Persona_1 fallita dal Tribunale di Lucca;

- che la curatela del fallimento in data 19 luglio 1989 stipulava un contratto di ces- sione dell'azienda avente a oggetto la produzione e commercializzazione di pompe a marchio “ con la società “Nuova Cerpelli Società Cooperativa a Responsabili- CP_1
3 tà Limitata”, costituita da un gruppo di ex dipendenti della stessa società fallita, che svolgeva la propria attività utilizzando il marchio di fatto:
- che il marchio italiano complesso “Pompe Cerpelli – dal 1904” n. 618510 era regi- strato nel 1994 su domanda del 1991 e successivamente rinnovato;

- che e (figlie dell'Ing. e Persona_2 Persona_3 Persona_1 socie di maggioranza della fallita ) nel 1991 citavano in giudizio la CP_1 CP_1
Nuova Cerpelli per sfruttamento del patronimico nella denominazione sociale CP_1 ma il giudizio si estingueva a seguito della mancata riassunzione dopo la sentenza della
Corte di Cassazione;

- che l'azienda con il relativo marchio registrato a seguito di cessioni e fusioni pas- sava nella titolarità della società attrice Pt_2 Parte_2
- che nel novembre 2011 e la ritornata in Persona_2 Controparte_1 bonis instauravano un giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo di accertare la nullità del marchio registrato n. 618510 ed il risarcimento dei danni, ma le domande erano rigettate dal Tribunale;

- che la società convenuta aveva registrato il marchio italiano n. 0001659922:
- che, inoltre, la società convenuta utilizzava il domain name www.cerpellipompe.it per il proprio sito web;

Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità del marchio italiano n. 0001659922 di titolarità di , accertare la contraffazione del proprio marchio regi- Controparte_1 strato, l'inibitoria, il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda, chieden- Controparte_1 do in via riconvenzionale che fosse dichiarata la nullità del marchio complesso italiano
4 “Pompe Cerpelli – dal 1904” n. 618510 e dei marchi denominativi europei “Pompe Cer- pelli” n. 9824939 e “ n. 9824831 rilasciati nel 2011, che fosse accertare la deca- CP_1 denza per non uso del nome a dominio , con condanna dell'attrice al Controparte_2 risarcimento dei danni.
Nel maggio 2019, la dichiarava di aver ritirato il marchio ita- Controparte_1 liano n. 0001659922.
Nell'ambito del giudizio di primo grado erano proposti due giudizi cautelari inci- dentali (con ordinanza del 22/5/2019 era stata disposta l'inibitoria, a carico di
[...]
, dell'uso del nome a dominio con ordinanza del CP_1 Email_1
22/12/2020 era stata disposta, a carico di , anche l'inibitoria all'uso Controparte_1 del nome “ in funzione di marchio, essendo risultato che, dopo aver dichiarato CP_1 la propria rinuncia al marchio 1659922, proponeva sul mercato i suoi prodotti come con- traddistinti dal “marchio ”). Controparte_1
In pendenza del giudizio la Corte di Cassazione con ordinanza 21 dicembre 2022 n.
37444 definiva il giudizio promosso dalla nel 2011 per la declarato- Controparte_1 ria di nullità del complesso “Pompe Cerpelli – dal 1904” n. 618510, confermando il riget- to della domanda e ritenendo corretto quanto statuito dalla Corte di Appello di Firenze in ordine al trasferimento del marchio unitamente all'azienda a seguito del contratto del
1989 sottoscritto tra la curatela fallimentare e la Controparte_3
(vedi ordinanza della Cassazione: “1.1. – Nell'ambito
[...] dell'amministrazione fallimentare, in data 19/07/1989 venne concluso un contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della (una newco Controparte_4 costituita dagli ex dipendenti della società fallita), al prezzo di Lire 852.408.00, di cui
Lire 500.000.000 per avviamento commerciale e Lire 352.408.00 per macchinari, magazzino ecc.; la cessionaria mantenne la sede legale dell'azienda e lo stabilimento nello stesso indirizzo, acquistò tutti i beni, modelli e know-how ed assunse, tra l'altro,
l'obbligo di continuare la produzione e consegnare ai clienti i beni già oggetto di ordi-
5 ne. 1.2. – La società acquirente utilizzò il marchio di fatto “Cerpelli Pompe since 1904” e in data 16/07/1991 ne chiese la registrazione, che ottenne nel 1994, con rinnovo nel
2005. […] Le contraddizioni ipotizzate dal ricorrente non colgono la portata dirimente della ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sull'individuazione di una
“ditta derivata”, in quanto volontariamente ceduta insieme all'azienda dall'originario imprenditore individuale (l'ing. , per atto inter vivos, ad una società di capitali CP_1
(la poi trasformata in in seguito dichiarata fallita), con Controparte_5 Controparte_1 conseguente applicazione della presunzione legale ex art. 2573, comma 2, c.c., per cui,
«quando il marchio è costituito [da un segno figurativo, da una denominazione di fan- tasia o] da una ditta derivata si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia stato trasferito con l'azienda» (cfr. Cass. 19480/2016). D'altro canto, l'art. 2563, comma 2,
c.c. prevede che la ditta «deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore», sicché può ritenersi patronimica e originaria solo la ditta costituita dal nome del titolare che la utilizzi, mentre deve ritenersi derivata quella trasferita dall'originario titolare ad altro imprenditore, unitamente all'azienda alienata;
in altri termini, la ditta che appartenga ad un soggetto diverso dal titolare del relativo patro- nimico non può che essere derivata”).
Istruita la causa con documenti, CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sentenza n. 332/2024 pubblicata il 31/01/2024 (e parzialmente corretta ex art. 287
c.p.c. nel dispositivo al punto 5 con ordinanza del 29 aprile 2024) così statuiva:
“1. dichiara la nullità del marchio registrato da CP_1 Controparte_1 nell'anno 2014 con il n. 1659922, per contraffazione del marchio italiano “Pompe Cer- pelli – dal 1904” registrato con il n. 618510 e di cui è titolare parte attrice;

2. accerta la concorrenza sleale di per l'utilizzo di un mar- Controparte_1 chio confondibile con quello di parte attrice;

3. inibisce a l'utilizzo del nome per contraddi- Controparte_1 CP_1 stinguere i suoi prodotti;

4. fissa la penale di € 500 per ogni successiva violazione;

6 5 dichiara la nullità dei marchi europei “CERPELLI POMPE” e “ di CP_1
– ora – registrati nell'anno 2011 rispettivamente con Pt_2 Parte_2 Parte_1 il n. 9824939 e il n. 9824831;

6. rigetta ogni altra domanda;

7. dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una volta, sui quoti- diani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, nonché su una rivista specializzata a scelta e cura dell'attrice ed a spese della convenuta;

8. compensa tra le parti le spese del giudizio e pone a definitivo carico di parte at- trice le spese della CTU”.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale osservava (“FP” indica FIN-
DER POMPE SRL;
“CP” indica;
“NUOVAC” indica Controparte_1 [...]
): Controparte_3
“3. Le domande di FP. Co 3.1. Dichiarare nullo il marchio n. 1659922 di e dichiarare che il suo uso costi- tuisce contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice.
La domanda dev'essere accolta: una volta stabilito, con efficacia di giudicato, che il marchio di fatto “Pompe Cerpelli dal 1904” fu acquistato da NuovaC – e poi, per suc- cessivi trasferimenti, da FP - è conseguenza logica affermare che l'acquirente e i suoi aventi causa hanno tutto il diritto di vietare la registrazione e l'uso, da parte di terzi, di marchi caratterizzati dallo stesso elemento forte, ossia il nome “ , per contrad- CP_1 distinguere prodotti identici: è infatti questo nome che, nei decenni di uso prima e dopo il fallimento della ha avuto la capacità di individuare e distinguere i pro- CP_1 dotti (pompe idrauliche) realizzati da quella azienda. Co La registrazione del marchio da parte di è, dunque, invalida ai sensi dell'art. 12 CPI, perché con essa sono proposti sul mercato prodotti identici portanti marchio Co simile, inducendo l'idea che i prodotti di siano realizzati dalla stessa azienda titola- re del marchio “Pompe Cerpelli dal 1904” […].
Sulla nullità, la convenuta afferma che: i. il marchio 1659922 è stato ritirato […].
La prima circostanza è irrilevante, poiché, in mancanza di una pronuncia sulla do- manda di parte attrice, nulla vieterebbe a CV di ripresentare (ed eventualmente ritira-
7 Co re) la domanda di registrazione secondo convenienza. Il punto è se abbia la facoltà di registrare quel marchio o se, all'opposto, FP abbia il diritto di vietare quella regi- strazione – e, su questo, la lite persiste. […]

3.2. Dichiarare che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it da parte dalla conve- nuta costituisce contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice e disporne il trasfe- rimento a favore dell'attrice.
Queste domande non possono essere accolte. […]
Non può dubitarsi che il nome a dominio sia simile al marchio Parte_3
“Pompe Cerpelli dal 1904”, di cui ripete gli elementi caratterizzanti;
tuttavia, come si è visto, il titolare di un marchio registrato non può impedire ad altri di utilizzare il suo nome. È vero che l'art. 22 CPI sancisce il principio della unitarietà dei segni distintivi, ma di esso deve riconoscersi il carattere recessivo, in una situazione come la presente nella quale l'unitarietà è già stata infranta ed è contraddetta da quanto giudizialmente riconosciuto (benché non interamente con forza di giudicato), ossia che l'attrice è sicu- ramente titolare del marchio “Pompe Cerpelli dal 1904”, ma non ha alcun diritto sul Co nome come segno utilizzabile nella denominazione o ditta;
mentre ha dirit- CP_1 to al suo nome, utilizzabile nella denominazione e nella ditta, ma non può utilizzarlo come marchio interferente con quello di FP. […]

3.3. Dichiarare che l'attività posta in essere dalla convenuta costituisce illecito di concorrenza sleale. Co È ravvisabile una condotta di concorrenza sleale da parte di , consistente nell'uso di un marchio simile a quello della attrice e idoneo a creare confusione tra i prodotti (art. 2598 n. 1 Cc). È però utile sottolineare il seguente aspetto: la denuncia di slealtà è stata fatta da FP sulla scorta del solo utilizzo del marchio che CP_1 avrebbe integrato sia una ipotesi di concorrenza confusoria, sia una ipotesi di aggan- ciamento, sia una forma di scorrettezza professionale. Non vi è doglianza, invece, sul Co fatto che presenta i suoi prodotti come ricambi per pompe Cerpelli - e questo né co- me contraffazione di prodotto né come attività concorrenziale sleale: fatto, dunque, da considerarsi non solo acquisito ma anche in sé accettato dalla stessa attrice come per- fettamente lecito.
8 3.4. Inibire alla convenuta l'utilizzo del marchio italiano n. 1659922 e/o del segno
ER in violazione dei diritti dell'attrice, e disporre una sanzione per ogni viola- zione.
L'inibitoria è misura conseguente all'accertamento della contraffazione o della concorrenza sleale. Per “utilizzo del marchio” può intendersi ogni forma di uso del se- gno grafico: dalla stampa sui propri documenti commerciali e contabili per indicarne la riferibilità a se stessa, alle modalità seguite per pubblicizzare e contraddistinguere i propri prodotti. […]

3.5. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
Parte attrice non ha documento alcun danno: la prova testimoniale e i documenti prodotti dalla attrice (doc. 15-19) forniscono il riscontro di una certa confusione, sul mercato, su chi sia l'impresa titolare della produzione marcata e del fatto che CP_1 un cliente per tale motivo annullò un ordine, ma ciò non permette di determinare un danno, perché l'attrice non ha depositato alcun documento che consenta di quantificare l'entità degli affari perduti (lucro cessante) né, tantomeno, l'insorgenza di costi provo- cati da quella situazione. Co L'attrice ha chiesto l'attribuzione degli utili conseguiti da tramite l'attività di vendita di prodotti a marchio contraffatto. […] Ritiene questo collegio che il danno non possa essere ravvisato in re ipsa (così, anche da ultimo, Cass. 21123/2023) e che la par- te che reclama il risarcimento debba comunque dimostrare il danno e la sua derivazio- ne causale dall'illecito (Cass. 12812/2016). La disciplina dettata dall'art. 125 CPI non deroga ai principi generali della responsabilità risarcitoria da fatto illecito, ma solo ai principi generali della liquidazione del danno, introducendo una tecnica di semplifica- zione della quantificazione (Cass. 24635/2021). […] Nel caso in esame, poi, si deve con- siderare che la contraffazione e la concorrenza sleale denunciate non riguardano – come detto - la produzione e vendita di beni pedissequamente copiati da quelli di FP, essendo incontestato e accettato come lecito che CV produca pezzi di ricambio per pompe Cerpelli: la commercializzazione dei prodotti di CV, in altre parole, ricade in quella situazione disciplinata dall'art. 21 CPI, già esaminata, per la quale è possibile che un imprenditore faccia riferimento a un marchio non suo se ciò è necessario per in-
9 dicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. […] Co 4. Le domande di .

4.1 Nullità dei marchi europei di FP. […]

4.1.1 Registrazione in malafede: sostiene CV che, poiché le sentenze relative ai precedenti giudizi tra le parti hanno affermato l'insussistenza di un diritto di FP sulla ditta e sul patronimico, e la sua titolarità – esclusivamente – sul marchio “Pompe Cer- pelli dal 1904”, controparte era ben conscia della sua impossibilità di registrare altri marchi poggianti su una ditta e un patronimico altrui ( ). CP_1 Controparte_1
[…] Si ravvisa pertanto, in capo a FP, una condotta di malafede, poiché essa sa- peva di non avere alcuna facoltà di disporre del patronimico e, dunque, di non CP_1 poterlo inserire a suo piacimento in suoi segni distintivi, al di là del marchio acquista- to;
[…]

4.1.2 Decadenza.
L'art. 15 Reg. CE 207/2009 stabilisce la decadenza del marchio se, entro 5 anni dalla registrazione non ne è stato fatto un uso effettivo;
disposizione analoga è dettata dall'art. 24 CPI. […]
Nella fattispecie si può ritenere raggiunta la prova: proprio l'attrice, per contra- stare l'assunto della convenuta, ha prodotto i doc. 19-26, i quali però riguardano tutti l'utilizzo del marchio italiano, nessuno, invece, i marchi europei;
considerando, dun- que, la specifica funzione per la quale la produzione documentale è stata fatta, e la faci- lità, per vicinanza della prova, con cui FP avrebbe potuto dimostrare l'uso – continuo e non sporadico – dei suoi marchi europei, se ne deduce che questi non sono mai stati uti- lizzati dalla attrice. […]

4.3. Dichiarare la decadenza per non uso del domain name www.cerpellipompe.com e dei marchi europei.
Si è già detto della decadenza per non uso dei marchi.
Per quanto riguarda il nome a dominio, non risulta che alcuna norma ne preveda la decadenza per non uso.

4.4. Condannare l'attrice al risarcimento dei danni.
10 CV ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di FP al risarcimento del dan- no, in sequenza alle domande di accertamento della nullità dei marchi comunitari e di decadenza per non uso del nome a dominio. La convenuta non ha però mai spiegato quali danni le sarebbero derivati dalla nullità dei marchi europei altrui e dal non uso del domain name. […]
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle dei procedimenti cautelari.
Le spese della CTU restano a carico di FP, in quanto funzionali alla domanda ri- sarcitoria di parte attrice che è stata respinta.”
Gli appelli.

2. Proponeva appello (già rite- Parte_1 Parte_2 nendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugna- zione:
1) erroneità della sentenza relativo al capo 6 della parte dispositiva, avendo il Tri- bunale negato che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it da parte dalla convenuta co- stituisce contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice ed avendo altresì avendone negato il trasferimento a favore dell'attrice (punto 3.2 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 118 c.p.i.);
2) erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale rigettato la do- manda risarcitoria di (punto 3.5 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 125 n. 3 c.p.i.;
3) erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale rigettato la do- manda risarcitoria di (punto 3.5 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa Pt_1 applicazione in merito ai danni di immagine ex art. 125 c.p.i.;
4) erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale accolto la do- Co manda avversa di nullità dei marchi di per deposito in malafede (punto 4.1 Pt_1 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione dell'art. 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE;

5) erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale accolto la doman- Co da avversa di decadenza per non uso dei marchi di (punto 4.1.2 della Sentenza Pt_1
11 di primo grado): violazione e falsa applicazione dell'art 18 e dell'art. 58, paragrafo 1, let- tera a), RMUE ed art. 24 secondo comma, c.p.i;
6) sulla liquidazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure Controparte_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e proponeva appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) Per la riforma in via incidentale dei capi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della parte motiva del- la Sentenza: sulla nullità e sulla dedotta contraffazione del marchio italiano n. 1659922 della , sul ritenuto illecito di concorrenza sleale da parte di Controparte_1 quest'ultima e sulla decretata inibizione all'uso del marchio medesimo – Error in iudi- cando per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla dedotta qua- lità di marchio debole del segno distintivo controverso ed alla conseguente insussistenza di un rischio di confusione – Travisamento in fatto ed in diritto circa la tardiva allega- zione della quarta circostanza di fatto richiamata nel primo cpv. di pag. 11 del provvedi- mento gravato;

2) Per la riforma in via incidentale del capo 4.3 della parte motiva della Sentenza: decadenza per non uso dell'appellante dal domain name www.cerpellipompe.com.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 16 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione

3. Per ragioni di priorità logico-giuridica deve esaminarsi, preliminarmente,
l'appello incidentale di . Controparte_1
L'appello incidentale di è infondato. Controparte_1

3.1. Con il primo motivo (“1) Per la riforma in via incidentale dei capi 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4 della parte motiva della Sentenza: sulla nullità e sulla dedotta contraffazione del marchio italiano n. 1659922 della , sul ritenuto illecito di con- Controparte_1 correnza sleale da parte di quest'ultima e sulla decretata inibizione all'uso del marchio medesimo – Error in iudicando per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in
12 relazione alla dedotta qualità di marchio debole del segno distintivo controverso ed al- la conseguente insussistenza di un rischio di confusione – Travisamento in fatto ed in diritto circa la tardiva allegazione della quarta circostanza di fatto richiamata nel primo cpv. di pag. 11 del provvedimento gravato”) l'appellante incidentale chiede la ri- forma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità del mar- chio registrato da nell'anno 2014 per contraffazione del CP_1 Controparte_1 marchio “Pompe Cerpelli – dal 1904” di cui è titolare accertato Parte_1 la concorrenza sleale della con inibitoria all'utilizzo del nome Controparte_1 er contraddistinguere i prodotti. CP_1
In sintesi l'appellante incidentale deduce: “Nel caso di specie, il patronimico “Cer- pelli” è inscindibilmente legato alla attività industriale della produzione di pompe idrauliche ad alta tecnologia ed ha pertanto assunto una funzione descrittiva del “pro- dotto”. Va da sé come, in ragione di tale “connessione”, il marchio della Società appel- lante avrebbe dovuto ritenersi, come di fatto è , un marchio “debole” e peraltro adegua- tamente differenziato da quello registrato dalla per pezzi di ricambio incon- CP_1 fondibili con i prodotti della controparte essendo destinati a vecchie pompe idrauliche prodotte dalla stessa appellata prima del suo fallimento […] laddove il Collegio di pri- mo grado avesse fatto propria tale valutazione, sarebbe certamente pervenuta ad una conclusione diversa, sia in merito alla contraffazione, che alla ritenuta condotta di con- correnza sleale (3.3), unitamente alla conseguente decretata inibizione dall'uso del pa- tronimico “ come marchio (3.4)”. CP_1
Il motivo è infondato.
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 21 dicembre 2022 n. 37444 risul- ta accertato, con efficacia di giudicato, che (quale attuale suc- Parte_1 cessore della ), a seguito Controparte_3 del contratto di cessione sottoscritto nel 1989 nell'ambito della procedura fallimentare della , è la legittima ed esclusiva titolare: Controparte_1
a) dell'azienda già di proprietà della società fallita;

b) del marchio “Pompe Cerpelli – dal 1904”, trasferito unitamente all'azienda e poi formalmente registrato al n. 618510.
13 Trattasi di marchio complesso che, quanto alla componente denominativa, è patro- nimico e quindi “forte” (Cass. 20/09/2023, n.26877: “il marchio patronimico è consi- derato un marchio forte … considerando che il marchio forte, in ragione della sua ele- vata forza distintiva, non consente al consumatore di avvertire una affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto o servizio contrassegnato, vanno considerate illegitti- me tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamen- tale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante”; Cass. 16/09/2021, n.25069:
“è da escludere che il marchio costituito da un patronimico possa essere considerato di per sé debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto, e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodot- ti, non potendosi negare il carattere forte del marchio in relazione al grado di diffusio- ne del nome”).
La tornata in bonis, pur mantenendo il diritto alla propria Controparte_1 denominazione sociale e pur potendo legittimamente, dopo oltre venti anni,
(ri)costituire una (nuova) azienda per la produzione di pompe e/o relativi componenti, in nessun caso poteva utilizzare, come avvenuto, per identificare i propri prodotti un marchio contenente l'elemento patronimico contenuto nel marchio registrato n. 618510, posto che tale elemento ha una chiara ed essenziale funzione individualizzante e diffe- renziatrice con riferimento allo specifico settore merceologico, rappresenta l'elemento costituente il c.d. “cuore del marchio” (vedi Cass. 16/09/2021, n.25070: “il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio”).
Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che l'utilizzo di un marchio conte- nente il nome per la produzione di pompe o componenti costituiva una con- CP_1 traffazione del marchio registrato con elevato rischio di associazione e confusione, con- dotta di concorrenza sleale da inibire (vedi anche Cass. 16/09/2021, n.25069: “l'utilizzo come marchio di un patronimico già registrato e utilizzato come marchio da altra im-
14 presa deve ritenersi illecito, proprio in quanto attuato in violazione dei principi di cor- rettezza professionale, determinando l'associazione dei marchi del postutente a quelli del ben più noto preutente”).

3.2. Con il secondo motivo chiede la “riforma in Controparte_1 via incidentale del capo 4.3 della parte motiva della Sentenza: decadenza per non uso dell'appellante dal domain name www.cerpellipompe.com”, deducendo in sintesi: “la giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito (cfr. Tribunale di Roma, Sent. n.
5259/2012) che il “nome a dominio”, pur non essendo un titolo di proprietà industriale in senso stretto, può costituire un segno distintivo atipico e meritevole di tutela, in quanto idoneo a creare confusione nel consumatore sulla provenienza dei prodotti o servizi. […] Nel caso specifico del mancato uso di quel nome a dominio per oltre n. 5 anni da parte della Società appellante, occorre considerare che (i) la decadenza per non uso può essere fatta valere da qualunque interessato, come previsto dall'art. 184 ter del c.p.i. e che (ii) gli effetti della decadenza, secondo l'art. 184 sexies del c.p.i., han- no comunque efficacia erga omnes. Pertanto, si ritiene come il mancato uso del nome a dominio www.cerpellipompe.com da parte della appellante per un periodo su- CP_3 periore a cinque anni abbia comportato la decadenza dal relativo diritto di utilizzo”.
Il motivo è infondato.
Il nome di dominio – o domain name – è l'indirizzo internet di un sito web espres- so in formato alfabetico, quindi con modalità che ne agevolano la rintracciabilità e la memorizzazione rispetto al corrispondente indirizzo IP espresso in forma numerica;
non ha di per sé la funzione di identificare un prodotto o un servizio (e, quindi, non è un
“marchio”, neppure di fatto); la sua registrazione avviene sulla base di un contratto commerciale con azienda autorizzata (“registrar”) dalla autorità preposta (ICANN , In- ternet Corporation for Assigned Names and Numbers - Registration Authority Italia- na), dietro versamento di un corrispettivo, all'unica condizione che sia libero, non anco- ra assegnato ad altri, per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo di periodico rinnovo .
Il domain name, pur non essendo un marchio, può assumere una funzione distinti- va nell'ambito dell'attività di impresa e per tale ragione l'art. 22 CPI, come di seguito
15 esposto, vieta comunque di adottare un nome a dominio uguale o simile all'altrui mar- chio, se determina un rischio di confusione per il pubblico.
Ferma tale disposizione particolare, in ogni caso il “nome a dominio” registrato, pur potendo rappresentare un segno distintivo, non è un marchio e quindi, salva la ne- cessità del periodico rinnovo prima della scadenza contrattuale, allo stesso non può estendersi la previsione relativa alla decadenza per non uso quinquennale ex art. 24 CPI, trattandosi di norma speciale, a carattere eccezionale, dettata espressamente per i soli marchi.
Nella fattispecie il domain name www.cerpellipompe.com corrisponde al marchio legittimamente e continuativamente utilizzato dalla società che ha proceduto alla regi- strazione e che quindi può scegliere liberamente di sfruttare o meno il dominio registra- to, salvo l'obbligo di periodico rinnovo.

4. L'appello principale di è fondato, nei limiti di seguito Parte_1 precisati.
Con il primo motivo (“erroneità della sentenza relativo al capo 6 della parte di- spositiva, avendo il Tribunale negato che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it da parte dalla convenuta costituisce contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice ed avendo altresì avendone negato il trasferimento a favore dell'attrice (punto 3.2 della
Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 118 c.p.i.)”)
n sintesi deduce: “la sentenza impugnata si è posta in contra- Parte_1 sto con il costante insegnamento della giurisprudenza – anche qui anzitutto di legitti- mità – secondo cui laddove, come nel caso di specie, il marchio violato sia da conside- rarsi “forte” (appunto perché non presenta nessuna aderenza concettuale ai prodotti e ai servizi per i quali è registrato: profilo questo del resto mai contestato neppure dall'appellante) la relativa tutela è da ritenersi automaticamente “estesa a tutti gli ele- menti che lo compongono” appunto in quanto in sé distintivi […] il sito web è stato regi- strato nel 2014 […] alla data della registrazione del sito, la registrazione è avvenuta in mala fede […] corrisponde letteralmente ai marchi qui azionati e ben Email_1 assolve la funzione di contraddistinguere i prodotti […] il c.p.i. ha esplicitamente rico- nosciuto la natura di segno distintivo del nome a dominio, e ciò ha fatto introducendo
16 all'art. 22 c.p.i il principio di unitarietà dei segni distintivi […] facciamo presente alla
Corte che il legale rappresentante di , immediatamente dopo il depo- Controparte_1 sito della sentenza di primo grado, ha trasferito a proprio nome la titolarità del sito”.
Il motivo è fondato.
L'art. 22 CPI, rubricato “unitarietà dei segni distintivi”, dispone: “è vietato adotta- re come […] nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno di- stintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affini- tà tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
I giudici di legittimità, con riferimento ad una fattispecie analoga hanno chiarito che “la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui co- stituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quel- la del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un in- debito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe le- gittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio […] essendo essi stru- menti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commercia- le di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i pro- dotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il con- sumatore, inducendolo all'acquisto". Nel caso di specie è indiscusso, in quanto giudi- zialmente accertato dalla stessa Corte territoriale, che il marchio registrato in questio- ne è "forte", per cui lo stesso risulta assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comun- que, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno (Cass. n. 5091/2000; n. 1413/1995; n. 5924/1996)” (così, in motivazione, Cass.,
21/02/2020, n.4721).
17 Come già evidenziato la tornata in bonis ha il diritto di man- Controparte_1 tenere la propria, originaria, denominazione sociale ma alla stessa resta precluso l'utilizzo di qualsiasi segno distintivo (compreso, ex art. 22 CPI, il nome a dominio) simi- le al marchio registrato “Pompe Cerpelli – dal 1904” n. 618510 da utilizzare nella stessa od affine attività di impresa;
nella fattispecie è indubbio, come del resto evidenziato dal- lo stesso Tribunale, che il nome a dominio “cerpellipompe.it” riproduce il nucleo identi- ficativo e caratterizzate del marchio “forte” “Pompe Cerpelli”, con “rischio di confusione per il pubblico”.
In riforma della sentenza impugnata deve quindi dichiararsi che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it costituisce contraffazione del marchio registrato “Pompe Cerpelli
– dal 1904” n. 618510, con diritto al trasferimento di tale nome a dominio a favore di da parte dell'autorità di registrazione (vedi art. 118 comma 6 Parte_1
CPI: “Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione”).
Non assume rilievo in questa sede il dedotto avvenuto trasferimento, successivo al- la sentenza di primo grado, della titolarità del nome a dominio a terzi, posto che ex art. 111 c.p.c. il processo legittimamente può proseguire tra le parti originarie, con efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare.

5. Con secondo motivo di appello principale (“erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria di (punto 3.5 della Pt_1
Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione dell'art. 125 n. 3 c.p.i.”)
n sintesi deduce: “il rimedio ex art. 125 n. 3 c.p.i. NON è affat- Parte_1 to di tipo risarcitorio ma restitutorio […] l'art. 125 c.p.i. prevede, da un lato, il risarci- mento del danno e, dall'altro, la retroversione degli utili, rimedi da intendersi concet- tualmente distinti […] il criterio della retroversione degli utili prescinde dalla prova del nesso causale tra pregiudizio sopportato dal titolare della privativa e la violazione, es- sendo dovuto il risarcimento in ragione della semplice esistenza di utili ritratti dal con-
18 traffattore, svincolando così la domanda della restituzione degli utili dalla prova della sussistenza di un danno […] non è affatto vero che non vi sarebbe doglianza sul fatto che presenti i suoi prodotti come ricambi per pompe come Controparte_1 CP_1 attività concorrenziale sleale. Certamente può vendere pezzi di ricambio: ma CP_1 non è questo il punto. Il punto è come si pone sul mercato nell'attività di vendi- CP_1 ta di pezzi di ricambio […]. Del resto è la stessa sentenza ad aver accertato la concor- renza sleale di per l'utilizzo di un marchio confondibile con quello Controparte_1 di parte attrice (n. 2 del

P.Q.M.

) […] la scriminante ex art. 21 c.p.i. oltre a non sussiste- re per le concrete modalità con cui è avvenuto l'uso (non ci pare proprio che, per ri- prendere l'esempio del Tribunale, che abbia usato “pezzi di ri- Controparte_1 cambio dei prodotti X), non è poi applicabile al caso di specie proprio perché

contro

- parte nelle fatture (addirittura al fianco di , Parte_4 Parte_5 come da immagine sopra riportata, come “marchio di fatto) e nelle offerte commerciali
[…] anche tale ulteriore capo della sentenza andrà quindi riformato, riconoscendo ad la restituzione, almeno, degli utili, già quantificati dal CTU nominato dal Tribu- Pt_1 nale in circa euro 266.000”.
Il motivo è fondato.
Sin dall'atto di citazione (ora Parte_2 Parte_1 aveva formulato domanda di risarcimento del danno e retroversione degli utili, richia- mando interamente la previsione dell'art. 125 CPI (vedi atto di citazione: “Su tale aspet- to, inoltre, il comma 3 della disposizione in esame, esplicita che il titolare del diritto di proprietà industriale può domandare la restituzione degli utili del contraffattore “in ogni caso” e in alternativa al risarcimento del lucro cessante e nella misura in cui essi eccedano questo risarcimento. Pertanto, in via istruttoria si chiede sin da ora la pro- nuncia a carico della convenuta degli ordini di esibizione di cui agli art. 121 e 121 bis
CPI, come unico mezzo per ricostruire l'entità delle vendite”).
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa di , Controparte_1 che nelle conclusioni formulate in citazione (“8) Condannare la convenuta al risarci- mento dei danni così generati, compreso il danno di immagine, liquidati (anche occor- rendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzio-
19 ni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalu- tazione monetaria;
9) per la misura eccedente il danno da lucro cessante, condannare la convenuta ex art. 125 co. 3 CPI a restituire all'attrice l'utile realizzato a seguito delle accertate condotte illecite, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria”) la retroversione degli utili fosse stata richiesta “in via meramente eventuale e comunque in subordine all'accertamento di un danno di cui, la stessa controparte, avrebbe dovuto all'uopo fornire (e non l'ha fatto) la relativa prova”.
L'articolazione delle conclusioni doveva intendersi nel senso di attribuire, comun- que (“in ogni caso”), la retroversione degli utili nella misura in cui tale importo fosse ri- sultato maggiore rispetto al lucro cessante accertato, per evitare che il cumulo dei rimedi determinasse una “sovracompensazione” (vedi, ad esempio, Cass. 09/11/2023, n.31170:
“in tema di contraffazione di brevetto, la determinazione del danno emergente median- te i parametri della redditività e delle royalties che il titolare del diritto di privativa contraffatto avrebbe ragionevolmente percepito esclude la possibilità di richiedere il risarcimento per lucro cessante e la retroversione degli utili, al fine di evitare effetti duplicativi del risarcimento e il fenomeno della overcompensation”), in esatta confor- mità alla previsione dell'art. 125 comma 3 CPI (“in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alterna- tiva al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarci- mento”).
La domanda relativa alla retroversione degli utili era stata quindi ritualmente pro- posta in via autonoma sin dall'atto di citazione (vedi Cass. 29/07/2021, n.21832 “la ri- chiesta di retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore costituisce una vera e propria domanda che come tale deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quanto meno entro il termine concesso per il deposito della prima memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c.”).
Il Tribunale ha rigettato tale domanda ritenendo che la stessa presupponesse co- munque la prova di un danno risarcibile ex art. 125, commi 1 e 2.
Tale assunto non può condividersi.
20 I giudici di legittimità hanno chiarito che “il titolare del diritto di privativa che la- menti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restituto- rio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimen- ti privo di tutela” (vedi Cass. 18/07/2023, n.20800, che in motivazione tra l'altro osser- va: “Il comma 3 dell'art. 125 c.p.i., appunto prevede che "in ogni caso" il titolare del di- ritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione
-evidentemente in forza e in conseguenza della stessa - in alternativa al risarcimento del lucro cessante […] La norma è altrettanto chiara nell'ammettere la richiesta della retroversione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante. In tal modo il titolare del diritto può chiedere la resti- tuzione di benefici che egli non avrebbe ritratto anche se la violazione non vi fosse stata
[…] Il tema è stato indagato da autorevole dottrina, che ha posto in luce l'esigenza di impedire che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito e di prevenire la piani- ficazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per ca- pacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà intellettuale;
questi infatti potrebbero, anche in presenza di un sistema che garantisca al titolare una piena com- pensazione del suo mancato profitto, organizzare una attività di contraffazione di per sé vantaggiosa, pur considerando il loro obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno, contando sul lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio maggior profitto. In tali ipotesi, il ricorso a questa forma di liqui- dazione forfettaria e rigida del danno allontana il risarcimento dalla tradizionale fun- zione meramente compensativa ad esso assegnata nel nostro ordinamento, preordina- ta a ristorare il titolare del diritto da una perdita che non avrebbe subito se la violazio- ne non fosse stata perpetrata, o, quantomeno, da tale sola funzione, avvicinandola sen-
21 sibilmente a una logica preventiva e dissuasiva dall'illecito, sia pur sempre sotto l'egi- da del collegamento necessario con la violazione di un diritto assoluto potenzialmente capace di una espansione economica. In questa prospettiva la retroversione, così come delineata dal legislatore, rivela una evidente analogia (seppur non in termini di com- pleta sovrapposizione delle fattispecie) con i principi che governano l'arricchimento senza causa per l'intento di riallocare la distribuzione di ricchezza in tal modo conse- guita fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa al- trui, e colui il cui diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, a prescindere dall'ac- certamento controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una sequenza di eventi alternativa. Il legislatore del 2006 ha così introdotto uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risar- citoria classica […] Questa conclusione è resa evidente già dalla stessa rubrica del no- vellato art. 125, intitolata al "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'au- tore della violazione" e caratterizzata dal riferimento ai due istituti rimediali”).
In applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati la retroversione de- gli utili, misura distinta dal risarcimento in forma compensativa, strumento rimediale sui generis con analogie rispetto all'arricchimento senza causa, avente anche una fun- zione dissuasiva/deterrente, di riallocazione della ricchezza derivante dall'illegittimo sfruttamento degli altrui diritti assoluti di privativa può riconoscersi anche in difetto di compiuta prova del danno (o di carenza dei relativi presupposti, come il difetto dell'elemento soggettivo).
Nella fattispecie dalla CTU svolta è emerso che la nel periodo Controparte_1 considerato ha commercializzato i propri prodotti utilizzando esclusivamente il marchio costituente contraffazione e la CTU svolta ha quantificato, con criteri corretti, “gli utili realizzati dall'autore della violazione” in € 266.393 (vedi relazione di CTU: “a seguito delle produzioni documentali, è stato accertato che nel 2014 e nel 2015 non risultano fatture emesse né, comunque, delle vendite. Di conseguenza il “periodo di osservazione” si é ristretto alle vendite effettuate nel periodo intercorrente dal 01/01/2016 al
22/05/2019. Sempre dalle produzioni documentali, è risultato che il marchio contesta-
22 to risulta riportato su tutte le fatture emesse nel periodo di osservazione (escluso la n. 4
e n. 5 del 2019). Lo scrivente ha poi accertato, confrontando le fatture con i relativi re- gistri IVA, che sono state prodotte tutte le fatture per il periodo oggetto della causa. […]
Di conseguenza, essendo tutta l'attività di vendita concretizzatasi nella cessione dei be- ni portanti il marchio senza alcun'altra attività, riteneva che doveva essere considerato l'intero utile netto scaturente dai bilanci chiusi al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018 ri- spettivamente euro 51.441, euro 54.858 ed euro 58.703. Per quanto riguardava l'esercizio 2019, lo scrivente riteneva che l'utile di esercizio da prendere in considera- zione (euro 121.891) dovesse essere proporzionato al rapporto scaturente tra il totale vendite effettuate dal 1.1.2019 al 22.5.2019, al numeratore, ed il totale delle vendite dell'intero 2019, al denominatore. […] Poiché tutte le vendite effettuate riguardano il marchio di che trattasi, non si può che trarre la conseguenza che siano da considerare tutti i costi, nessuno escluso. Non si vede il motivo per cui si debbano, in questo caso, escludere alcuni costi dato che tutti sono stati necessari per realizzare quei ricavi da cui poi è derivato l'utile netto. Nel caso in esame e nel periodo oggetto di analisi,
[...] ha esclusivamente effettuato vendite di prodotti a marchio;
non ha avuto CP_1 altre attività, non ha venduto altri prodotti. E quindi, di conseguenza, tutti i costi, nes- suno escluso, appaiono riferibili a queste vendite. E se è così, non si può non considera- re che l'utile da bilancio, quale differenza tra i componenti positivi e negativi originate- si dallo svolgimento di quest'unica attività. Procedendo come indicato, gli utili da prendere in considerazioni sono i seguenti. Esercizio 2016: euro 51.441; Esercizio 2017: euro 54.858; Esercizio 2018: euro 58.703.
Per quanto riguarda l'esercizio 2019, innanzitutto lo scrivente ritiene di dover in- cludere anche le vendite di cui alle fatture n. 4 e n. 5 giacché, pur non portando il do- cumento IVA il marchio, le vendite stesse si sono originate e concluse nel periodo di os- servazione ed i relativi documenti esaminati, escluse solo le fatture, recano il marchio di che trattasi […] e quindi, dall'esame dei documenti contabili prodotti, risulta che abbia realizzato dalla vendita dei prodotti a marchio di che trat- Controparte_1 tasi nel periodo 12/12/2014 - 22/05/2019, un complessivo utile di euro 266.393”).
23 In parziale riforma della sentenza di primo grado Controparte_1 deve essere condannata al pagamento a favore di ex art. 125, Parte_1 comma 3 codice della proprietà industriale di € 266.393,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

6. Con il terzo motivo di appello principale (“erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria di (punto 3.5 della Pt_1
Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione in merito ai danni di imma- gine ex art. 125 c.p.i”) n sintesi deduce: “il danno di immagi- Parte_1 ne ... traspare dalla documentazione in atti, non presa in considerazione dal Tribunale.
I docc. 15-17 sono la miglior prova del fatto che il comportamento della controparte, agli occhi di e dei clienti finali, ha creato un sicuro danno, apparendo Pt_6 Parte_7
a non titolare del marchio, dovendo essa, addirittura, dare giustificazioni circa la
[...] sussistenza di propri e validi diritti di privativa. Ed anche la sussistenza e la risarcibili- tà di queste voci di danno sono oggi del tutto certe, tanto più in relazione all'espressa formulazione dell'art. 125 C.P.I., che impone di tener conto, nella valutazione del risar- cimento, di “tutti gli aspetti pertinenti”, inclusi persino “elementi diversi da quelli eco- nomici, come il danno morale”): danno che, anzi, nel caso di specie assume un rilievo particolare in considerazione del fatto che la appellante ha per lungo tempo spacciato come proprio il segno contestato”.
Il motivo è infondato.
I documenti 15-17 citati dall'appellante principale sono stati correttamente consi- derati e valutati dal Tribunale: si tratta di scambi di e-mail dai quali emerge unicamente una occasionale sospensione di ordini da parte di un cliente (sia pure per il rilevante im- porto di 2,2 milioni di euro) in relazione alla rivendicazione del marchio da par- CP_1 te della , ordini peraltro successivamente confermati, emergendo Controparte_1 dai documenti stessi che “nessuna offerta è andata persa a causa del problema con
[...]
(vedi pronunzia di primo grado : “Tali documenti, tuttavia, non dimostrano la CP_8 perdita di affari: si legge anzi nella mail del 14/2/2019 che no offers are lost due the issue”). Peraltro il danno all'immagine per come invocato si inserirebbe CP_1
24 nell'ambito del lucro cessante, alternativo ex art. 125 comma 3 rispetto alla riconosciuta retroversione degli utili.

7. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale (“4) erroneità della sentenza relativo al capo 6, avendo il Co Tribunale accolto la domanda avversa di nullità dei marchi di per deposito Pt_1 in malafede (punto 4.1 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa applicazione dell'art. 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
5) erroneità della sentenza relativo al capo
6, avendo il Tribunale accolto la domanda avversa di decadenza per non uso dei mar- chi EU di AT (punto 4.1.2 della Sentenza di primo grado): violazione e falsa appli- cazione dell'art 18 e dell'art. 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed art. 24 secondo comma, c.p.i”).
Con tali motivi contesta la decisione del Tribunale di ri- Parte_1 tenere nulli perché registrati in malafede e comunque decaduti per non uso i marchi eu- ropei denominativi OM ER (n. 009824939) e “ (n. CP_1
009824831), entrambi concessi il 4 agosto 2011 a seguito di domande del 21 marzo 2011, per le classi nn. 6, 7, 9, 11, 37, 42, deducendo in sintesi: “la Sentenza della Corte di Cas- sazione a cui fa riferimento il Tribunale ha sì stabilito “l'insussistenza di un diritto di
FP sul nome “ ma solo in funzione di denominazione sociale e non certo come CP_1 marchio: ciò è pacifico, non contestato e confermato da ben tre gradi di giudizio. Tutti i giudici hanno a chiare lettere hanno affermato, compreso tra l'altro il Tribunale di primo grado, che quei giudizi avevano a che fare con l'uso del patronimico co- Per_4 me marchio […] si possono prendere in considerazione fatti ed elementi di prova ante- riori al deposito per interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del mar- chio dell'Unione europea. Tali fatti includono, in particolare, l'eventualità che la regi- strazione del marchio sia già avvenuta in uno Stato membro, le circostanze in cui il marchio è stato creato e l'utilizzo che ne è stato fatto dopo la sua creazione […] il mar- chio italiano (fig.), oggetto del giudizio in Cassazione e qui azionato, prima CP_1 di fatto e poi registrato, è stato ceduto unitamente al ramo di azienda a seguito del fal- limento. Ciò sta a significare che è pienamente legittimata ad utilizzare, e regi- Pt_1
25 strare, il segno in funzione di marchio, in tutte le sue declinazioni verbali e
CP_1 figurative: ne segue che i marchi verbali dell'UE “ e OM ER
CP_1 sono pienamente validi e per nulla registrati in male fede […] La sentenza ha comple- tamente disatteso di prendere in considerazione, non statuendo sul punto, che la docu- mentazione in atti (docc. 19-26, primo grado) riproduce il marchio “ […] trat-
CP_1 tasi di raffigurazioni in cui “ svolge funzione distintiva, che rappresenta il c.d.
CP_1
“cuore” (ossia l'elemento “forte”) del marchio controverso, non certamente in grado di alterare la capacità distintiva dei marchi EU, come del resto stabiliscono le norme che regolano l'istituto della decadenza, secondo cui, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul
Marchio dell'Unione Europea (al pari dell'art. 24 c.p.i.) viene considerato uso del mar- chio anche “l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma Co in cui è usato a nome del titolare”. I marchi infatti sono marchi denominativi
ER e OM ER. Quanto sopra del resto viene, correttamente, sta- tuito dallo stesso Tribunale nel punto in cui si afferma che “è conseguenza logica affer- mare che l'acquirente e i suoi aventi causa hanno tutto il diritto di vietare la registra- zione e l'uso, da parte di terzi, di marchi caratterizzati dallo stesso elemento forte, ossia il nome “ . CP_1
I motivi sono fondati.
Come già esposto la tornata in bonis, pur mantenendo il dirit- Controparte_1 to alla propria denominazione sociale non può contestare il legittimo utilizzo del mar- chio complesso, già registrato in Italia, sin dal 1991.
Tale marchio complesso ha una componente denominativa patronimica costituita dal nome OM ER - “ , che rappresenta in effetti l'elemento di- CP_1 stintivo, con funzione individualizzante e differenziatrice, il c.d. “cuore del marchio”.
26 L'ipotesi residuale della registrazione in malafede “presuppone " la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, essa deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio" (Tribunale I grado UE
n. 250/2022), potendo essa dedursi " dalle circostanze oggettive e dal suo operato con- creto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del se- gno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrat- tuale che intratteneva con il richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di do- veri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare" (Tribunale I Grado
UE n. 350/2022)” (così, in motivazione, Cass. 05/03/2024, n.5866).
Nella fattispecie non appare configurabile alcuna malafede quale in precedenza de- finita: un soggetto già legittimo titolare da tempo di un marchio complesso registrato in
Italia con una componente denominativa caratterizzate e distintiva ben può, ad ulteriore tutela dei propri legittimi interessi, registrare come marchi europei, nelle classi corri- spondenti, tale componente denominativa.
Il comprovato e pacifico utilizzo continuativo del marchio complesso costituisce poi di per sé utilizzo anche della relativa componente denominativa
(ER – OM ER) e quindi alcuna decadenza risulta essersi prodot- ta.

7. Il sesto motivo relativo alle spese processuali (“l'accoglimento dell'appello com- porterà la riforma anche di detto capo della sentenza con condanna della controparte alle spese, il Tribunale, errando, non ha riconosciuto ad neanche le spese dei Pt_1 procedimenti cautelari, considerato che essi si sono risolti con decisioni ad AT favo- revoli ed il cui esito è stato nella sostanza confermato dal Tribunale con la statuizione
27 in punto inibitoria e concorrenza sleale”) risulta assorbito dalla necessità, a seguito della riforma, di procedere comunque a nuova regolamentazione.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €
3.500,00 per ciascuno dei due procedimenti cautelari e per il reclamo (fase di studio €
900,00; fase introduttiva € 550,00; fase istruttoria € 1.250,00; fase decisionale €
800,00; totale € 3.500,00), in € 7.200,00 per il giudizio di merito di primo grado (fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 2.400,00; fase de- cisionale € 2.400,00); in € 10.000,00 per compenso CTP;
in € 6.400,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisio- nale € 3.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
le spese di CTU di primo grado devono porsi a carico di . Controparte_1
Deve disporsi ex art. 126 CPI la pubblicazione del dispositivo della presente senten- za per una sola volta su un quotidiano nazionale e su una rivista specializzata a scelta di d a spese di . Parte_1 Controparte_1

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da sull'appello incidentale di av- Parte_1 Controparte_1 verso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
31/01/2024, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale di;
dà atto che sussi- Controparte_1 stono a carico della stessa i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012;
28 - accoglie parzialmente l'appello principale di e per Parte_1
l'effetto
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) dichiara che l'uso del sito web www.cerpellipompe.it costituisce contraffazione del marchio registrato “Pompe Cerpelli – dal 1904” n. 618510, con diritto al trasferimen- to di tale nome a dominio a favore di da parte dell'autorità di Parte_1 registrazione;

2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
ex art. 125, comma 3 codice della proprietà industriale, di € 266.393,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) rigetta le domande di nullità e decadenza relative ai marchi europei “CERPELLI
POMPE” e “ di – ora – registrati nell'anno CP_1 Parte_2 Parte_1
2011 rispettivamente con il n. 9824939 e il n. 9824831;
4) condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese dei giudizi, che liquida in € 3.500,00 per ciascuno dei due procedimenti
[...] cautelari e per il reclamo, in € 7.200,00 per il giudizio di merito di primo grado, in €
10.000,00 per compenso CTP;
in € 6.400,00 per il presente giudizio di appello, oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU di primo grado a carico di;
Controparte_1
5) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una sola vol- ta su un quotidiano nazionale e su una rivista specializzata a scelta di Parte_1 ed a spese di .
[...] Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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