REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Edmondo TOTA Giudice relatore dott.ssa Mariachiara VANINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 24725/2021 promossa da
(codice fiscale e partita iva n. ) con sede a Parte_1 P.IVA_1
Civitanova Marche (MC), Via E. Mattei n. 97, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore sig. difesa dall'Avv. Sandro Moroni Parte_2

-attrice- nei confronti di
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t. dr. CP_1 P.IVA_2 [...]
con sede a Milano, Via Senato n. 45, difesa dall'Avv. Pierluigi Conti,; CP_2
-convenuta-
OGGETTO: Licenza marchio
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, la società Parte_1
specializzata nella ideazione, produzione e commercializzazione di montature per occhiali da sole e da vista, ha agito in giudizio nei confronti della in concordato CP_1
pagina 1 di 19 preventivo, chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dalla convenuta per i corrispettivi previsti dagli articoli 21 e 22 del contratto di licenza del marchio concluso tra le parti il 12 maggio 2016 e cessato il 31 dicembre 2020. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio la società attrice ha in particolare formulato le seguenti domande: “Nel merito in via principale accertare e dichiarare legittimo ed integralmente satisfattivo il pagamento dell'importo complessivo di euro 51.332,69 eseguito dalla
[...]
nei confronti della in concordato preventivo con continuità Parte_1 CP_1 aziendale rispettivamente in data 16/02/2021 e in data 15/03/2021 e per l'effetto dichiarare in favore dell'attrice la non debenza della somma di Euro 135.147,00 pretesa stragiudizialmente dall'odierna convenuta per l'annualità 2020 in forza delle specifiche obbligazioni di cui agli artt. 21 e 22 del contratto di licenza d'uso del marchio CP_1
[…]; nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare in favore dell'odierna attrice la non debenza della somma di Euro 135.147,00 pretesa stragiudizialmente dall'odierna convenuta per l'annualità 2020 in forza delle specifiche obbligazioni di cui agli artt. 21 e 22 del contratto di licenza d'uso del marchio […], siccome estinte in forza del CP_1
pagamento di quella minore somma, che risulterà di giustizia in base alle risultanze di causa, tenuto altresì conto del pagamento dell'importo complessivo di euro 51.332,69 eseguito dalla rispettivamente in data 16/02/2021 e in data 15/03/2021; Parte_1
nel merito in via ulteriormente subordinata A) dato atto che gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 hanno impedito di assolvere esattamente gli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 del contratto di licenza d'uso del 20/06/2014, dichiarare la in CP_1
concordato preventivo e la , tenute a rinegoziare le specifiche clausole Parte_1 contrattuali valorizzando la clausola di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
B) per l'effetto, accertato e dichiarato che la in concordato CP_1
preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha adempiuto l'obbligazione di rinegoziare il contratto de quo in ossequio al principio di correttezza e buona fede contrattuale, emettere contro la suddetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti della rinegoziazione non conclusa, dichiarando la liberazione della dagli Parte_1 obblighi contrattualmente previsti per l'annualità 2020, giusta l'intervenuto versamento della somma di euro 51.332,69 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 2 di 19 A fondamento delle domande così formulate la società attrice ha dedotto in punto di fatto:
- di essere stata licenziataria del marchio fino al 31 dicembre 2020 in forza del CP_1
citato contratto di licenza avente per oggetto la produzione e la commercializzazione di montature per occhiali da sole e da vista contrassegnati dal marchio nel CP_1
territorio nazionale, U.E. ed extra U.E.;
- che in base agli artt. 21 e 22 del contratto di licenza, la licenziataria si Parte_1
era obbligata a corrispondere alla licenziante un compenso a titolo di royalties CP_1
ed un compenso a titolo di contributo pubblicitario calcolati in percentuale sul fatturato realizzato per ciascun anno di durata del contratto (2018, 2019 e 2020), con la previsione di compensi minimi garantiti annuali;

- che la mediante pec del 24 marzo 2020 aveva comunicato alla Parte_1 CP_1
“di essere costretta a posticipare il pagamento dei corrispettivi maturati nel primo trimestre 2020 a causa della forzosa sospensione dell'attività d'impresa conseguente all'emergenza sanitaria da Covid 19”;
- che successivamente la a mezzo pec del 19 giugno 2020 aveva Parte_1 comunicato alla “l'impossibilità di assolvere nei modi e termini CP_1
contrattualmente previsti le obbligazioni concernenti il versamento delle royalties e della contribuzione pubblicitaria per l'annualità 2020 a causa del sensibile calo delle vendite e degli incassi provocato dalle restrizioni governative conseguenti alla pandemia da Covid 19 e non ultima dalla perdita di appeal commerciale del marchio e degli specifici prodotti contrassegnati in dipendenza delle traversie CP_1
gestionali e della procedura [di concordato in continuità aziendale] in cui era incappata la licenziante”;
- che “a fronte delle riferite problematiche la proponeva alla licenziante di Parte_1 definire le pendenze relative all'annualità 2020 mediante: a) l'abolizione del corrispettivo minimo pattiziamente previsto a titolo di royalties;
b) l'esenzione della licenziataria dall'obbligo di pagamento della contribuzione pubblicitaria originariamente concordata e dall'obbligo di reimpiego del corrispettivo stabilito nell'acquisto di materiale promozionale”;
- che la convenuta (licenziante) mediante comunicazione pec dell'8 luglio 2020, aveva proposto alla licenziataria “subordinatamente al rinnovo del contratto [di licenza del marchio] per i prossimi tre anni alle stesse condizioni attuali […] uno sconto del 50% sui minimi garantiti maturati durante i mesi del c.d. lockdown (marzo, aprile maggio)
pagina 3 di 19 nonché (…) un'ulteriore sconto del 25% sui minimi garantiti maturati e maturandi nei tre mesi successivi al c.d. lockdown (giugno, luglio agosto), ferma restando la disponibilità a valutare ulteriori riduzioni sui minimi garantiti in caso di nuove situazioni pandemiche”;
- che la con comunicazione pec del 11 settembre 2020, “premessa la Parte_1
disponibilità a prolungare il rapporto commerciale, prossimo alla scadenza del
31/12/2020, chiedeva di poter conoscere le iniziative pubblicitarie che la CP_1 avrebbe intrapreso per il rilancio dell'omonimo marchio, oltre alle condizioni economiche negoziabili dalla licenziante per il rinnovo del contratto di licenza”;
- che ai fini della risoluzione delle pendenze economiche relative all'annualità 2020, la
“chiedeva alla di apprezzare positivamente la nuova proposta Parte_1 CP_1
consistente nella: a) esenzione dal pagamento delle royalties relative ai mesi del lockdown (marzo, aprile maggio); b) pagamento del 50% del minimo garantito per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020; c) esenzione dalla contribuzione pubblicitaria per l'anno 2020 e dall'obbligo di reimpiego in misura percentuale del corrispettivo stabilito nell'acquisto di materiale POP”;
- che a fronte dell'esito negativo degli incontri intervenuti tra i rappresentanti delle parti e del mancato rinnovo del contratto di licenza, scaduto in data 31 dicembre 2020, la con pec del 12 febbraio 2021 sollecitava il pagamento delle fatture n. 2 dell'8 CP_1
giugno 2020 di euro 42.000,00; n. 8 del 13 gennaio 2021 di euro 51.240,00 e n. 9 del 13 gennaio 2021 di euro 51.240;
- che la a mezzo pec del 16 febbraio 2021 “comunicava di aver eseguito il Parte_1 pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 42.000,00 sulla scorta della proposta transattiva avanzata a mezzo pec del 11/09/2020, siccome corrispondente alla grave situazione economico-finanziaria in cui la medesima era suo malgrado costretta”;
- che la mediante pec dell'8 marzo 2021 proponeva di addivenire ad una CP_1 soluzione transattiva mediante il riconoscimento in favore della di “…una Parte_1 riduzione sui minimi garantiti di royalties maturati per l'anno 2020 in misura proporzionale alla flessione delle vendite verificatasi (Italia – 15% Export – 25%) per come confermato dai dati resi noti da ANFAO alla fine del 2020 […]”, comunicando
“di non poter concedere alcuno sconto sull'importo di euro 56.000 […] dovuto per il contributo pubblicitario”, dato che “nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla riduzione della spesa nel settore, le attività di promozione e marketing sono pagina 4 di 19 fondamentali per evitare la perdita del valore del brand e così per consentire alla nostra azienda di mantenere il posizionamento del mercato e la fidelizzazione della clientela”;
- che in data 15 marzo 2021 la “eseguiva un ulteriore bonifico di euro Parte_1
9.332,69 […] a saldo del quantum della proposta transattiva del 11/09/2021, che prevedeva […] l'esenzione dal pagamento delle royalties relative ai mesi del lockdown
(cfr. marzo, aprile maggio); il pagamento del 50% del minimo garantito per i mesi da giugno a dicembre 2020 ed infine l'esenzione dalla contribuzione pubblicitaria per l'anno 2020”;
- che la mediante due comunicazioni pec rispettivamente del 20 aprile 2021 e del CP_1
27 aprile 2021 aveva diffidato la al pagamento dell'importo di euro Parte_1
135.147,00 oltre interessi moratori, per i crediti maturati dalla licenziante per l'annualità 2020, minacciando in difetto il ricorso ad azioni legali;

A sostegno della sua azione la società attrice ha dedotto altresì:
- che la pretesa creditoria della risulta “ingiusta ed illegittima, considerate le CP_1
notorie traversie commerciali, che hanno squilibrato le prestazioni contrattuali a carico dell'odierna attrice”;
- che la proposta transattiva avanzata dalla “di pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di euro 51.332,69 a definizione dei compensi maturati dalla CP_1 per l'annualità 2020, poteva e può ritenersi adeguata alla situazione economico- finanziaria dell'odierna attrice”; Pa
- che “i fatturati realizzati dalla segnatamente [in relazione] ai prodotti a Parte_1 marchio si sono caratterizzati per un andamento decrescente: euro 808.763,38 CP_1
per il 2018; euro 725.289,78 per il 2019 ed euro 401.668,10 per il 2020”;
- che “è di tutta evidenza il crollo delle vendite registrate dall'odierna attrice nell'annus horribilis 2020 a cui vanno aggiunte le gravi difficoltà incontrate nella riscossione dei crediti maturati verso la clientela”;
- che “la situazione pandemica ha indubbiamente creato le condizioni per accordare alla licenziataria il diritto alla riduzione e/o estinzione del minimo garantito in termini di royalties e/o compensi pubblicitari”;
In punto di diritto la ha osservato: Parte_1
- che “in linea di principio, l'emergenza coronavirus e le relative misure di contenimento appaiono certamente configurabili quali cause di forza maggiore: rispetto alle misure di contenimento, depone in tal senso anche una norma della […] legislazione pagina 5 di 19 emergenziale, l'art. 91 del decreto “Cura Italia” (cfr. d.l. 17 marzo 2020, n. 18), laddove prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
- che “per quanto concerne le obbligazioni pecuniarie, se è vero che il riconoscimento dell'esenzione da responsabilità per il debitore inadempiente incontra tradizionalmente forti difficoltà, dovute alla considerazione dell'impossibilità come “oggettiva”, tale da non poter incidere su un'obbligazione che, avendo a oggetto beni fungibili, sarebbe sempre possibile;
è altrettanto vero che in giurisprudenza tale possibilità è stata comunque riconosciuta, purché il mancato pagamento non derivi da una mera difficoltà
o impotenza economica, bensì da una situazione di impossibilità dovuta a un impedimento obiettivo e assoluto”;
- che “l'orientamento espresso dall'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in base alla relazione 56/2020 sulle “Novità normative sostanziali del diritto
“emergenziale” anti-Covid19 in ambito contrattuale e concorsuale” è quello della rinegoziazione dell'accordo”;
- che “a mente dell'indirizzo giurisprudenziale in parola, se l'emergenza sanitaria da
Covid 19 impedisce di assolvere, come nel caso di specie, gli obblighi contrattuali, il rapporto dovrebbe essere rimodulato valorizzando la clausola di buona fede e giustappunto la rinegoziazione”;
- che “la rinegoziazione di cui si tratta implica l'obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti: se le due parti sono disponibili, «s'incontrano e concludono», se non c'è accordo “è il giudice a decidere”;
- che “secondo la Suprema Corte il principio di fondo relativo all'obbligo di rinegoziare consiste nell'apportare “modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede;
la parte che per inadempimento dell'altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza»: in questo caso, la decisione del giudice “non può avvenire sulla scorta di un metro casuale, soggettivo o arbitrario, dovendo calibrarsi su elementi rigorosamente espressi dal medesimo regolamento negoziale”;
pagina 6 di 19 - che “la non avrebbe diritto di pretendere il compenso pubblicitario per CP_1
l'annualità 2020”, atteso che in forza dell'art. 22 del contratto di licenza il licenziatario si impegnava a corrispondere al licenziante, per ciascuna annualità contrattuale, un compenso pari al 4% dell'importo del fatturato annuo, a titolo di contributo pubblicitario, per destinarlo, alle operazioni pubblicitarie e di promozione delle vendite, nonché alla promozione dell'immagine istituzionale del licenziante, là dove nel periodo
2019-2020 “la licenziante non aveva destinato alcuna risorsa alla promozione degli occhiali e men che meno della propria immagine istituzionale”;
- che “lo specifico inadempimento della licenziante, attesa la sua gravità, avrebbe legittimato una richiesta di risoluzione contrattuale da parte della licenziataria”;
- che “appare, pertanto, meritevole di tutela l'interesse ad agire della per Parte_1
far accertare la totale estinzione del credito vantato dalla a titolo di minimo CP_1
garantito per royalties e compensi pubblicitari previsti per l'annualità 2020 a fronte dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 51.332,69 e della minacciata azione di recupero del preteso credito di euro 135.147,00 da parte della;
CP_1
- che “nella fattispecie, ravvisando a carico delle parti l'obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, la parte che per inadempimento dell'altra non ha ottenuto il contratto modificativo avrebbe titolo per agire ai sensi dell'art. 2932 c.c.”;
In data 28 dicembre 2021 si costituiva la convenuta chiedendo di respingere le domande avanzate dalla società attrice e, per conseguenza, di accertare “il diritto della CP_1 ad esigere il pagamento dell'intera somma contrattualmente concordata a titolo di minimi garantiti per l'anno 2020 pari ad €112.000,00 + iva [a titolo di royalties] oltre ad
€56.000,00 + iva per contributo pubblicitario, per un totale di €168.000,00 + iva (€
204.960,00) e pertanto [detratto l'importo di €51.332,69 versato dalla ] il Parte_1
diritto ad ottenere il pagamento della differenza pari ad €153.637,31”. Osservava la convenuta che nonostante la disponibilità a trovare una soluzione negoziale fondata “su dati statistici ufficiali dai quali era possibile desumere una riduzione subita dal mercato nazionale di riferimento nella misura del 15/20% del fatturato” (cfr. proposte dell'8 marzo
2021 e dell'8 luglio 2021), l'attrice, “del tutto arbitrariamente e senza che nelle more fosse intervenuto alcun accordo con la convenuta, corrispondeva una somma di gran lunga inferiore” a quella dovuta;
osservava, inoltre, non esser vero che la licenziante aveva omesso di svolgere attività promozionale del marchio negli anni 2019-2020 e che in realtà nello stesso periodo erano state sostenute spese di pubblicità per l'importo di circa pagina 7 di 19 €550.000,00 nonché la spesa di €1.047.411,00 per “la sola collezione relativa alla sfilata autunno inverno 2019-2020”. Deduceva che l'attrice aveva invocato una drastica riduzione del proprio fatturato al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali e che non aveva mai invocato la risoluzione del contratto di licenza né contestato la validità ed efficacia dello stesso, “con la conseguenza che gli effetti del contratto devono ritenersi vincolanti per le parti”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 18 gennaio 2022, la società attrice rilevava che “nelle more dell'udienza la società convenuta [aveva] fatto pervenire tre note di credito il cui importo complessivo annulla[va] la pretesa creditoria contestata da parte attrice”. La convenuta, pur confermando la circostanza della trasmissione delle tre note di credito, osservava, tuttavia, che “le note di credito [erano] state emesse esclusivamente per ragioni fiscali senza rinuncia alcuna ai diritti vantati dalla convenuta”.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, ritenuta la superfluità dei capitoli di prova per testi indicati dall'attrice, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la memoria di replica depositata il 27.1.2025 la società attrice ha dedotto per la prima volta “il difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o di interesse ad agire e/o di titolarità del credito dedotto in giudizio” in capo alla quale conseguenza della CP_1 cessione dell'azienda operata dalla convenuta a favore di un terzo assuntore ( CP
, nell'ambito della procedura di concordato preventivo a cui, secondo quanto emerge
[...]
dagli atti del processo, la medesima era stata sottoposta davanti al Tribunale di CP_1
Milano nel 2019 e che era stata definita con decreto di archiviazione nel febbraio 2022.
Le domande della non meritano accoglimento: detratto l'importo di Parte_1
€51.332,69 versato alla convenuta prima dell'instaurazione della causa, il credito residuo di
€153.637,31 (IVA inclusa) vantato dalla in forza degli artt. 21 e 22 del CP_1
contratto di licenza del 12 maggio 2016 non può, infatti, ritenersi estinto ed è tuttora dovuto dalla per i motivi che si passa ad illustrare. Parte_1
2.- Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata con la memoria di replica dalla società attrice riguardante il sopravvenuto difetto di titolarità in capo alla convenuta CP_1
del credito dedotto in giudizio per effetto del suo trasferimento in corso di causa a favore di pagina 8 di 19 un terzo. L'eccezione, formulata tardivamente allorché erano senz'altro maturate le preclusioni assertive, peraltro, senza alcuna indicazione circa la data del dedotto trasferimento del credito, è priva di basi: la cessione del credito, anche se realizzata nel quadro di una più ampia operazione di trasferimento d'azienda, configura, infatti, un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 1, c.p.c., sicché il cedente conserva la legittimazione processuale quale sostituto del cessionario (ex multis, Cass. 24901/2023), senza alcuna ripercussione sullo svolgimento del processo.
L'accoglimento dell'eccezione prospettata dalla società attrice – si deve peraltro aggiungere
– non potrebbe avere altra conseguenza che quella di fondare il rigetto dell'azione di accertamento negativo proposta dalla stessa attrice, giacché è stata proprio quest'ultima a convenire in giudizio la al fine di accertare l'estinzione del suo debito nei confronti CP_1
della convenuta e ciò sul presupposto costantemente riaffermato durante il processo che la convenuta rivestisse la posizione di soggetto attivo del rapporto obbligatorio. La CP_1
d'altra parte, non ha formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del credito vantato nei confronti della , ma si è limitata a chiedere il rigetto della Parte_1
domanda di accertamento dell'attrice, sicché l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione gioverebbe non alla parte che l'ha formulata ma esclusivamente alla convenuta.
3.- Parimenti infondata appare l'eccezione di sopravvenuta estinzione del debito della
[...]
quale effetto della rinuncia al credito residuo dell'importo di €153.637,31 Parte_1
operata in corso di causa dalla Ha sostenuto a tal proposito l'attrice che “in CP_1 data 25/11/2021, ovvero successivamente alla notifica dell'atto di citazione e prima della sua costituzione in giudizio (cfr. 29/12/2021), la [aveva trasmesso] nel cassetto CP_1
fiscale della n. 3 note di credito elettroniche del 25/11/2021 […] che Parte_1 avevano l'effetto di stornare totalmente il residuo (cfr. tenuto conto di quanto medio tempore corrisposto dall'attrice) dei corrispettivi delle n. 4 fatture elettroniche emesse dalla convenuta a titolo c.d. minimo garantito royalties e compensi pubblicitari per l'anno 2020
[….] costituenti la pretesa oggetto di contestazione nel presente giudizio”. Sostiene l'attrice che l'estinzione dell'obbligazione di pagamento “per effetto della ricezione delle note di credito del 25/11/2021 […] emesse da […] costituisce un dato CP_1
incontrovertibile […] tale da neutralizzare la pretesa creditoria […] dedotta dalla convenuta” e che “l'iniziativa della costituisce l'attuazione di un accordo CP_1
pagina 9 di 19 transattivo intercorso tra le parti dopo la notifica dell'atto introduttivo [del] giudizio” con il quale la convenuta “rivalutando la proposta conciliativa formalizzata con la pec del
11/09/2020 e quindi la fondatezza delle doglianze dedotte dall'odierna attrice, nella prospettiva di ripristinare con il rapporto commerciale cessato il Parte_1
31/12/2020, si impegnava ad emettere note di credito a storno delle fatture relative alle competenze rivendicate per l'annualità 2020, significando che non avrebbe CP_1
avuto più nulla a pretendere dalla per i relativi titoli”. Senonché la Parte_1
società attrice non ha fornito prova scritta della presunta transazione (ex art. 1967 c.c.), mentre la società convenuta, contestandone l'esistenza, ha opposto la rilevanza esclusivamente fiscale delle note di credito emesse in corso di causa e prodotte dalla controparte.
Ritiene il Tribunale che gli argomenti avanzati dalla società attrice non siano persuasivi. In disparte il rilievo che la transazione “è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine a un lite …” (art. 1965 c.c.) e che nella vicenda dedotta dall'attrice pare del tutto assente il carattere essenziale della reciprocità, va in primo luogo notato, in punto di fatto, che suona quantomeno inverosimile nella normale dinamica dei rapporti d'affari un “accordo transattivo” con il quale una parte ( rinunci CP_1
integralmente alle proprie pretese, “nella prospettiva di ripristinare […] il rapporto commerciale” con l'altra parte ( ), senza prima assicurarsi un impegno Parte_1
vincolante in tal senso, e che un “accordo” di tal fatta appare ancora più inverosimile se le parte rinunciante è un'impresa sottoposta ad una procedura concorsuale – il concordato preventivo – e alla vigilanza dei relativi organi, come nel caso della Può notarsi CP_1
inoltre che l'unico significato sicuramente attribuibile all'emissione di una nota di credito per “storno fattura” (cfr. così espressamente il documento n. 2 depositato da parte attrice il
17 gennaio 2022) è quello di porre nel nulla in tutto o in parte, il valore, contabile e fiscale, del documento stornato (=la fattura). Lo “storno” di una fattura può, infatti, avvenire per le più diverse motivazioni (inesattezza del documento, definitiva irrecuperabilità del credito, applicazione di uno sconto, mancato pagamento del corrispettivo, ecc.), senza che possano trarsi particolari conseguenze civilistiche dalla relativa registrazione nei conti dell'impresa; tanto meno, in mancanza di altri elementi, può univocamente annettersi a quella registrazione la volontà dell'imprenditore di abdicare alla pretesa documentata dalla fattura.
La rilevanza meramente contabile e fiscale attribuibile alle “note di credito” trasmesse nel
“cassetto fiscale” della società attrice emerge poi dal difetto di sottoscrizione delle note di pagina 10 di 19 credito: in mancanza di sottoscrizione è infatti impossibile riferire, sotto un profilo civilistico, l'atto ad un soggetto dotato di adeguati poteri rappresentativi all'interno dell'organizzazione della società emittente. E' decisivo, infine, osservare che l'emissione delle “note di credito” è intervenuta in un momento – novembre 2021 – in cui la società convenuta era assoggettata, come si è detto, alla procedura di concordato preventivo con la conseguenza che la “transazione” tra e avrebbe dovuto essere CP_1 Parte_1
autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato ai sensi degli artt. 161 e 167 l. fall., pena l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori concorsuali, e che, d'altro canto, il compimento, senza l'autorizzazione degli organi della procedura, di un atto di rinuncia ad un credito dell'importo di cui si discute in questo giudizio avrebbe quasi sicuramente provocato la revoca del decreto di ammissione al concordato per frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall.. Circostanze, queste, che nel loro insieme rendono quanto meno implausibile la pretesa dell'attrice di assegnare alle “note di credito” emesse dalla il significato di una CP_1
rinuncia al credito litigioso o la pretesa di fondare la prova di una transazione, tanto più che a distanza di pochi giorni dalla asserita rinuncia al proprio credito la convenuta si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'azione della sua controparte.
4.- Infondati sono anche gli argomenti secondo cui il credito di si sarebbe CP_1
estinto per l'impossibilità di adempiere della e quello secondo cui si Parte_1 CP_1
sarebbe resa inadempiente all'obbligo di rinegoziare le condizioni economiche del contratto di licenza, violando il diritto della ad un'equa riduzione dei corrispettivi Parte_1
pattuiti per lo sfruttamento commerciale del marchio “ . CP_1
Sostiene la società attrice che sino alla fine di giugno 2021 aveva agito in CP_1
spregio ai principi della buona fede e correttezza contrattuale […] denegando un'adeguata riduzione alle specifiche prestazioni a carico dell'odierna attrice per l'annualità 2020”, là dove la situazione pandemica “aveva indubbiamente creato le condizioni per accordare alla licenziataria il diritto alla riduzione e/o estinzione del minimo garantito in termini di royalties e/o compensi pubblicitari”.
A tale proposito va in primo luogo osservato che nessun rilievo può assumere nella vicenda in esame la disposizione evocata dalla società attrice dell'art. 91 (“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”), della L.
27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020), recante «Misure di potenziamento del Servizio
pagina 11 di 19 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (c.d. decreto “Cura Italia”). Con l'art. 91 del decreto “Cura Italia”, come noto, il legislatore nazionale aveva disposto, nel momento di massima diffusione della pandemia da
COVID-19, che “il rispetto delle misure di contenimento [della pandemia] di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218
e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Come è stato da più parti osservato, all'indomani della sua entrata in vigore, questa disposizione non ha introdotto nell'ordinamento un nuovo modo di estinzione delle obbligazioni diverso da quelli previsti dal codice civile e regolati nel Libro IV, Titolo 1, Capo IV (artt. 1230 c.c. ss.), ma ha istituito una speciale causa di esonero dalla responsabilità per inadempimento ovvero, secondo altra impostazione, ha fornito una tipizzazione legislativa di un'ipotesi di forza maggiore (ex artt. 1218, 1223 e 1256, comma 2, c.c.), consentendo in sostanza di ritenere temporaneamente giustificato l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento durante la vigenza delle misure di contenimento della pandemia, fermo l'obbligo del debitore di adempiere una volta cessate le misure restrittive. Il debitore inadempiente, - si aggiunge talora da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito - normalmente gravato dall'onere di dimostrare la straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento che rende temporaneamente impossibile la prestazione, in particolare, in base alla norma emergenziale, sarebbe eccezionalmente esonerato dal fornire questa prova. In definitiva,
l'art. 91 del decreto “Cura Italia” nel prevedere un'ipotesi di “esclusione di responsabilità” incide sull'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno cagionato dal tardivo o mancato adempimento, senza tuttavia liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali o introdurre una nuova causa di estinzione del vincolo obbligatorio.
Esclusa la rilevanza della norma speciale contenuta nella legislazione emergenziale deve poi osservarsi che nella vicenda de qua non può trovare applicazione neppure l'art. 1256, comma 1, c.c. secondo cui l'obbligazione si estingue “quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”: l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256
c.c. estingue in tutto o in parte l'obbligazione è, infatti, da intendere, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di un fatto (ad es. perimento della cosa o factum principis) che impedisce definitivamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la pagina 12 di 19 prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro - come nel caso in esame -, posto che, per un verso, non può esservi impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro per adempiere, essendo il denaro un bene generico e imperituro (genus numquam perit), e, per altro verso, che la mera difficoltà della prestazione o la condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore non possono essere prese in considerazione quali cause di estinzione dell'obbligazione, riconducendosi a situazioni originate da cause inerenti alla sfera del debitore o alla sua economia, che non sono obiettivamente collegate alla prestazione dovuta.
Destituito di basi appare, infine, nella vicenda sottoposta al Tribunale l'argomento secondo cui le obbligazioni di pagamento previste dagli artt. 21 e 22 del contratto di licenza del marchio a carico della società attrice per l'anno 2020 dovrebbero considerarsi CP_1
estinte alla stregua, per un verso, dell'obbligo legale dei contraenti di rinegoziare in buona fede i contratti divenuti eccessivamente onerosi e, per altro verso, del diritto del contraente svantaggiato da una sopravvenienza ad un'equa modificazione delle condizioni del contratto. Anche ammesso in astratto che, accanto ai rimedi tipizzati dall'art. 1467 c.c., possa desumersi dalla clausola della buona fede contrattuale (art. 1366 e 1375 c.c.) un obbligo legale di rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per una delle parti, a causa dell'incidenza sull'originario equilibrio contrattuale di eventi straordinari e imprevedibili, deve, infatti, ritenersi che un presupposto essenziale dell'obbligo di rinegoziazione sia, per l'appunto, rappresentato dallo sconvolgimento del piano dei costi e dei ricavi originariamente pattuito dalle parti (così, da ultimo, anche la Relazione tematica dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 8 luglio 2020, p. 24, invocata dalla parte attrice), ossia una profonda alterazione dell'equilibrio economico dell'affare, sì che sia possibile ipotizzare che la comune intenzione delle parti, se avessero potuto prevedere le circostanze sopravvenute, sarebbe stata quella di impegnarsi a “rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto”
(così ancora la Relazione tematica, cit., pag. 24). Che presupposto dell'obbligo di rinegoziare sia una grave alterazione dell'originario equilibrio contrattuale è dimostrato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), peraltro non applicabile ratione temporis ai fatti di causa, il quale, accogliendo le suggestioni di una parte consistente della recente letteratura civilistica, prevede appunto che laddove pagina 13 di 19 “sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.
Senonché la società attrice si è limitata a dedurre in proposito che a causa della pandemia i
“fatturati realizzati dalla segnatamente ai prodotti a marchio “ si Parte_1 CP_1
sono caratterizzati per un andamento decrescente: euro 808.763,38 per il 2018; euro
725.289,78 per il 2019 ed euro 401.668,10 per il 2020”. E però la mera riduzione del fatturato provocata dalla pandemia non può da sola giustificare una riduzione dei corrispettivi dovuti in base al contratto in mancanza della dimostrazione che tale circostanza abbia prodotto una grave alterazione dei presupposti economici dell'operazione di scambio disegnata dalle parti e, in ultima analisi, del suo “equilibrio originario” (così recitano gli artt. 9 e 120, comma 8, del codice dei contratti pubblici). Che un'alterazione dell'equilibrio negoziale si sia verificata nel caso in esame pare peraltro radicalmente escluso da una piana lettura del testo del contratto di licenza: l'art. 21 del contratto stabilisce, infatti, per ogni anno di durata del rapporto contrattuale il pagamento a carico della licenziataria di un corrispettivo commisurato al fatturato dell'anno Parte_1 precedente (“l'8% […] dell'80% del fatturato conseguito dal Licenziatario”) e comunque non inferiore ad un “minimo garantito” stabilito per ciascun anno (€80.000 per il 2018,
€96.000 per il 2019 e €112.000 per il 2020). Una clausola così costruita attesta che l'intento comune delle parti era quello di correlare l'entità delle royalties dovute al licenziante al successo dell'attività economica del licenziatario nella commercializzazione dei prodotti a marchio , rendendo il licenziante compartecipe al rischio d'impresa del CP_1
licenziatario, con la “garanzia” di un corrispettivo “minimo”, dovuto indipendentemente dai risultati economici conseguiti dal licenziatario. Il progetto di una remunerazione variabile del licenziante legata alla grandezza del fatturato conseguito dal licenziatario del marchio e la contestuale previsione di una remunerazione “minima garantita” destinata a valere indipendentemente dalle dimensioni del fatturato effettivamente realizzato, indicano che la remunerazione minima doveva essere “garantita”, secondo il regolamento contrattuale voluto dalle parti, anche nell'ipotesi estrema di un fatturato pari a zero o prossimo allo zero.
La previsione di un “minimo garantito”, infatti, ha qui la funzione di bilanciare la correlazione delle royalties al fatturato del licenziatario e serve ad evitare che la condotta pagina 14 di 19 imprenditoriale o le scelte unilaterali del licenziatario possano determinare una drastica riduzione o addirittura un completo azzeramento del fatturato (ad es. al fine di privilegiare la commercializzazione di altri brand), determinando anche un sostanziale azzeramento del corrispettivo della licenza. Con tale disegno le parti hanno perciò realizzato una precisa distribuzione dei rischi contrattuali, da un lato, legando la remunerazione del licenziante ai risultati variabili dell'attività d'impresa del licenziatario;
dall'altro, assicurando al licenziante una remunerazione fissa dovuta in ogni caso, con il rischio per il licenziatario di dover pagare il corrispettivo minimo anche in caso di sottoutilizzo o inutilizzo del marchio concesso in licenza. Di qui, la conclusione che le parti avevano espressamente contemplato
(cioè “volontariamente assunto il relativo rischio” secondo la formula dell'art. 9 del codice dei contratti pubblici) nel regolamento contrattuale situazioni di drastico ridimensionamento dei risultati economici del licenziatario e che la riduzione del fatturato lamentata dalla tra il 2019 (€725.289,78) e il 2020 (€401.668,10), non ha in Parte_1
realtà prodotto alcuna alterazione imprevista dell'equilibrio economico del contratto, rientrando pienamente nell'alea normale dell'affare voluto dai contraenti. Identica conclusione vale per il corrispettivo previsto dall'art. 22 del contratto di licenza a titolo di
“contributo spese pubblicità e promozione”, atteso che anche in questo caso esso è commisurato al fatturato (“l'4% […] dell'80% del fatturato conseguito dal Licenziatario”)
e comunque non inferiore ad un “minimo garantito” stabilito per ciascun anno (€40.000 per il 2018, €48.000 per il 2019 e €56.000 per il 2020).
Sotto un altro profilo va poi osservato che l'obbligo di rinegoziare un contratto divenuto eccessivamente squilibrato per sopravvenienze imprevedibili, impone alle parti “di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo”. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, “raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e […] propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto”, mentre “non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone valutazioni [….] di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente” (così la Relazione tematica, cit., pag. 25). Ebbene, nel caso sottoposto al
Tribunale risulta dalla stessa ricostruzione fatta dalla società attrice che la convenuta ha pienamente aderito alle richieste di rinegoziazione delle condizioni contrattuali avanzate pagina 15 di 19 durante il periodo pandemico atteso che: (i) il 24 marzo 2020 la aveva Parte_1
comunicato alla che non aveva manifestato alcuna opposizione, “di essere costretta CP_1
a posticipare il pagamento dei corrispettivi maturati nel primo trimestre 2020 a causa della forzosa sospensione dell'attività d'impresa conseguente all'emergenza sanitaria da Covid
19”; (ii) che successivamente sempre la il 19 giugno 2020 aveva proposto Parte_1 alla licenziante di definire le pendenze relative all'annualità 2020 mediante: a) l'abolizione del corrispettivo minimo pattiziamente previsto a titolo di royalties;
b) l'esenzione della licenziataria dall'obbligo di pagamento della contribuzione pubblicitaria originariamente concordata e dall'obbligo di reimpiego del corrispettivo stabilito nell'acquisto di materiale promozionale”; (iii) che la l'8 luglio 2020, aveva a sua volta controproposto alla CP_1 licenziataria “subordinatamente al rinnovo del contratto [di licenza del marchio] per i prossimi tre anni alle stesse condizioni attuali […] uno sconto del 50% sui minimi garantiti maturati durante i mesi del c.d. lockdown (marzo, aprile maggio) nonché (…) un'ulteriore sconto del 25% sui minimi garantiti maturati e maturandi nei tre mesi successivi al c.d. lockdown (giugno, luglio agosto), ferma restando la disponibilità a valutare ulteriori riduzioni sui minimi garantiti in caso di nuove situazioni pandemiche”; (iv) che la Pt_1 con comunicazione dell'11 settembre 2020, “chiedeva alla di apprezzare
[...] CP_1
positivamente la nuova proposta consistente nella: a) esenzione dal pagamento delle royalties relative ai mesi del lockdown (marzo, aprile maggio); b) pagamento del 50% del minimo garantito per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020; c) esenzione dalla contribuzione pubblicitaria per l'anno 2020”.
Dalla corrispondenza scambiata dalle parti si desume poi che la “al fine di CP_1 addivenire ad un accordo bonario” che tenesse conto “delle difficoltà manifestate” dalla società attrice l'8 marzo 2021 aveva comunicato la disponibilità a concedere “una riduzione sui minimi garantiti di royalties maturati per l'anno 2020 in misura proporzionale alla flessione delle vendite verificatasi (Italia – 15%; export -25%) per come confermato dai dati resi noti da ANFAO alla fine del 2020” e che anche tale controproposta, basata su dati oggettivi legati all'andamento del mercato, fu rifiutata. La disponibilità manifestata dalla a rinegoziare secondo termini tutt'altro che irragionevoli le condizioni economiche CP_1
del contratto di licenza vale ad escludere l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligo di rinegoziazione. D'altro canto, fuori dai casi in cui la parte, pur facendo mostra di voler rinegoziare, introduce nella trattative pretese così irragionevoli, pretestuose ed esorbitanti da esporsi all'inevitabile dissenso dell'altra, il giudice non può sostituirsi alle pagina 16 di 19 parti imponendo contenuti contrattuali non voluti, giacché può darsi inadempimento dell'obbligo di rinegoziare il contratto e configurarsi eventualmente il presupposto per un intervento autoritativo solo “se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo” (così sempre la
Relazione tematica, cit., pag. 25).
Al di là delle perplessità di ordine testuale e sistematico che pure possono esprimersi in ordine alla applicabilità dell'art. 2932 c.c. nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di rinegoziazione del contratto, deve pertanto essere respinta al vertice, per radicale difetto dei relativi presupposti, la domanda avanzata da parte attrice di ottenere “una sentenza che produca gli effetti del contratto [modificativo] non concluso” per inadempimento dell'obbligo di adeguamento del contratto di licenza del marchio . CP_1
Osserva, d'altro canto, il Tribunale che, come correttamene osservato dall'Ufficio
[...]
nella più volte citata Relazione tematica (p. 27), l'eventuale intervento CP_4
sostitutivo del giudice volto al riequilibrio dell'assetto negoziale, per un verso, “non può avvenire sulla scorta di un metro casuale, soggettivo o arbitrario, dovendo calibrarsi su elementi rigorosamente espressi dal medesimo regolamento negoziale […]” e, per altro verso, deve mirare ad un “adeguamento del contratto all'equilibrio originario” (così oggi anche l'art. 120, comma 8, del codice dei contratti pubblici): orbene, nel caso di specie se da un lato, come si è detto, gli “elementi rigorosamente espressi dal […] regolamento negoziale” depongono univocamente nel senso di una consapevole allocazione dei rischi contrattuali tra le parti, sufficiente ad escludere la configurabilità di un perturbamento dei piani dei contraenti e, quindi, un'esigenza reale di preservare l'originario equilibrio contrattuale, dall'altro la società attrice non ha offerto alcun elemento concreto da cui possa desumersi un parametro oggettivo, tratto dall'andamento delle condizioni del mercato nel periodo rilevante (2020), per l'adeguamento delle condizioni economiche del negozio. Al contrario, nonostante la proposta formulata dalla nel marzo 2021 di “una riduzione CP_1 sui minimi garantiti di royalties maturati per l'anno 2020 in misura proporzionale alla flessione delle vendite verificatasi (Italia – 15%; export -25%)”, ancorata ai dati del settore di riferimento che non sono stati specificamente contestati dalla società attrice, la Pt_1
ha insistito nella formulazione di proposte di adeguamento contrattuale puramente
[...]
soggettive e, in ultima analisi, arbitrarie.
pagina 17 di 19 Priva di pregio è, infine, anche l'ultima doglianza della società attrice secondo cui alla stregua della disciplina contrattuale la andrebbe quantomeno negato il diritto CP_1
della convenuta “di pretendere il compenso pubblicitario per l'annualità 2020”, dell'importo di €56.000, atteso che in ragione “delle traversie gestionali che nell'autunno
2019 l'avevano indotta a presentare istanza di ammissione al concordato preventivo, [la convenuta] non aveva destinato alcuna risorsa alla promozione degli occhiali recanti l'omonimo segno distintivo e ciò in aperta violazione dell'art. 22 del contratto di licenza”.
Senonché l'ultimo comma dell'art. 22 del contratto di licenza stabilisce espressamente che:
“Nell'ultimo anno contrattuale [2020] i compensi minimi e gli eventuali conguagli saranno comunque versati anche se non impiegati nell'anno successivo essendosi tenuto conto di tale onere nel determinare il compenso complessivo delle spettanze del licenziante e per le obbligazioni contrattuali su di lui gravanti”. Risulta pertanto espressamente dal contratto che è tenuta al pagamento integrale del compenso a titolo di contributo Parte_1
pubblicità e promozione per l'anno 2020 nella misura del “minimo garantito”, pari a
€56.000, anche se il contributo era destinato agli investimenti pubblicitari che la convenuta avrebbe dovuto effettuare nell'anno successivo alla scadenza del contratto e risulta addirittura che il contributo è dovuto anche se non effettivamente impiegato in investimenti promozionali, giacché il suo ammontare è stato stabilito dalle parti quale componente del compenso complessivo dovuto al licenziante.
L'azione promossa dalla società attrice deve in conclusione essere respinta con la conseguenza che conserva il diritto al pagamento dell'intera somma CP_1
contrattualmente pattuita a titolo di minimi garantiti per l'anno 2020, pari ad
€112.000,00+iva a titolo di royalties (art. 21 del contratto di licenza), oltre ad
€56.000,00+iva per contributo pubblicitario (art. 22), per un totale di €168.000,00+ iva, pari a complessivi €204.960,00, iva inclusa. Pertanto, dedotto l'importo di €51.332,69 già versato dalla ha diritto di ottenere il pagamento della Parte_1 CP_1 differenza pari ad €153.627,31, iva inclusa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a valori medi come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività concretamente svolte dalle parti.


P.Q.M.


pagina 18 di 19 Il Tribunale di Milano, Sezione XIV civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande della e per l'effetto accerta il diritto di credito della Parte_1
nei confronti della nella misura di €153.627,31, iva inclusa;
CP_1 Parte_1
-condanna la a rifondere le spese di lite alla convenuta che Parte_1 CP_1 liquida in €14.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e
CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
pagina 19 di 19