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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SANTA SOFIA, N. Parte_1 P.IVA_1
12 presso lo studio degli avv.ti GUSTAVO GHIDINI, MARCO CARLO LUIGI MERGATI e
SIGNORINI CLAUDIA, che la rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti GIUSEPPE
CONIGLIONE e GIUSEPPE CHINAGLIA GIUSEPPE, come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E COME Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BRERA N. 6, presso lo studio C.F._1
degli avv.ti LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO, GIULIA AFFER e GIULIA VARALLO, come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
pagina 1 di 40 C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_4 P.IVA_2
BonelliErede in MILANO, VIA BAROZZI N. 1 e rappresentata e difesa dagli avv.ti RENATO
BOCCA, GIOVANNI GUGLIELMETTI, GUSEPPE LOMBARDI, CHIARA BIELLA, come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Controparte_5 P.IVA_3
GOITO N. 9, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO OROMBELLI FRANCESCO e FABIO
MALCOVATO che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
COCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento della presente impugnazione e previo rigetto di ogni altra contraria domanda, eccezione o istanza, nonché dell'appello incidentale di
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 5025/2023 del Tribunale di Milano, Controparte_6
Sezione Specializzata in materia di Impresa, P.Rel. Dott. Claudio Marangoni, depositata in Cancelleria in data 16 giugno 2023, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte in primo grado come LLudienza del 13 aprile 2022 e di seguito trascritte:
- Piaccia LLIll.mo Giudice adito, reiette e disattese ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione di controparte, preso atto che la esponente non consente LLinversione degli oneri probatori e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande dell'attrice (ora appellata , della società chiamata in causa (ora Controparte_6
altra appellata ) e dei convenuti (ora appellati) , così giudicare: Controparte_5 CP
dato atto che la comparente formula domanda di nullità e di inefficacia del contratto di cessione dei marchi e in classe 25, stipulato in data 27 luglio 2006 da LS CP_6 Controparte_6
CI LLC, oggi e di Dublino e di Controparte_6 Controparte_5
retrocessione di tali marchi stipulato in data 24 giugno 2014:
Nel merito, in via principale:
e) respingere, con ogni più opportuna statuizione, le domande tutte formulate dLLattrice in quanto inammissibili e infondate per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati;
pagina 2 di 40 in via riconvenzionale: dato atto che non intende consentire LLinversione dell'onere della prova, come Parte_1
determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 24 del Codice della Proprietà
Industriale e che tale onere incombe, per legge, sulla società attrice;
f) accertare e dichiarare, con ogni più opportuna statuizione, la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del contratto stipulato avanti il notaio dott. di Lugano il 27 Parte_1 Persona_1
luglio 2006, con il quale ha ceduto al signor residente a [...], quale Controparte_7 Controparte_8
“rappresentante” della LS CI LLC di Wilmington, nello Stato del Delaware (USA), i marchi e in classe 25 originariamente depositati a suo nome in CP_6 Controparte_6
Italia, in Giappone, in Cina, in Corea del Sud e internazionalmente e meglio individuati in comparsa di costituzione e risposta, come pure anche la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a della precedente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a Parte_1
da parte del padre;
Controparte_7 Per_2
g) accertare e dichiarare, altresì, con ogni più opportuna statuizione, la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del contratto stipulato da LS CI LLC di Wilmington, Parte_1
nello Stato del Delaware (USA), con il quale, in data 27 luglio 2006, ha ceduto i marchi e CP_6
in classe 25 di cui al capo di domanda che precede alla Controparte_6 Controparte_5
di Dublino (Irlanda);
[...]
h) accertare e dichiarare, ancora, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del Parte_1 contratto di licenza d'uso esclusivo dei marchi e in classe 25 e dei CP_6 Controparte_6
marchi accessori e secondari, meglio individuati in comparsa di costituzione e risposta, stipulato da di Dublino con nonché la inefficacia e, in ogni caso, la Controparte_5 Parte_1
inopponibilità a sia dei rinnovi, sia delle cessioni a terzi di tale contratto, con ogni Parte_1
provvedimento consequenziale in ordine alle relative trascrizioni nel Registro marchi e brevetti;
dato atto che ha fatto, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 Codice della proprietà Parte_1
industriale, uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non sporadico dei marchi e CP_6 CP_6
in classe 25 e dei marchi accessori e secondari, dal 20 febbraio 2006 e, comunque, dal CP_6
27 luglio 2006 per un quinquennio ininterrotto, senza che tale uso sia stato e sia riferibile al soggetto a favore del quale, dal 19 gennaio 2007 erano inefficacemente registrati;
i) accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 26 sub c del Codice della proprietà industriale, la avvenuta decadenza per non uso, protrattosi per oltre cinque anni, e, in subordine per decettività, dei pagina 3 di 40 marchi, in classe 25, registrato avanti LLUIBM in data 19 gennaio1987 con il Controparte_6 numero di registrazione 461208 e registrato avanti LLUIBM in data 13 agosto 2004 con CP_6
il numero di registrazione 0000935758-302004901212077, entrambi oggi a nome di
[...]
nonché dei RC e Secondari CP_6 Parte_2 disponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio
Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà Industriale;
dato atto e accertato che l'uso a titolo originario ed esclusivo dei marchi e CP_6 CP_6
in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari da parte di si è protratto
[...] Parte_1
seriamente per almeno un quinquennio, non è stato occasionale, non è stato limitato localmente ed ha avuto diffusione su tutto il territorio nazionale oltre che internazionale, con un fatturato di vendita, nel quinquennio di riferimento, superiore a cento settantasette milioni di Euro e negli anni sino ad oggi superiore a settecento milioni di Euro;
l) accertare e dichiarare che con l'uso avente le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta, ha acquisito in buona fede, anche per gli effetti previsti dLLarticolo 24 comma 3 Parte_1
del Codice della proprietà industriale, il diritto alla prosecuzione dell'uso dei marchi denominativi e figurativi e in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari;
e, CP_6 CP_6 CP_6
pertanto,
m) accertare e dichiarare l'acquisto da parte di dei seguenti marchi di fatto, denominativi Parte_1
e figurativi e in classe 25: CP_6 Controparte_6
n) accertare e dichiarare, che l'uso dei marchi da parte di ha importato la sua notorietà Parte_1
non puramente locale e, conseguentemente, accertare e dichiarare, per violazione degli articoli 12 e pagina 4 di 40 118 del Codice della proprietà industriale, la nullità, per mancanza del requisito della novità, delle domande di rinnovo e di nuova registrazione dei marchi e in CP_6 Controparte_6
classe 25 e dei segni distintivi con essi confondibili e dei RC Accessori e Secondari, depositate dalla società attrice e/o di suoi eventuali aventi causa e segnatamente, per le Controparte_6 domande di rinnovo registrate avanti LLUIBM in data 19 marzo 1998 con il numero di registrazione
0000742086, in data 16 gennaio 2009 con il numero di registrazione 0001164513 e in data 13 luglio
2017 oggetto della domanda numero 362016000062448 e per la domanda di rinnovo CP_6 registrata avanti LLUIBM in data 19 maggio 2014 con il numero di registrazione 0001594786; con ogni conseguente provvedimento in ordine alle trascrizioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà
Industriale;
o) accertare e dichiarare la nullità, per violazione degli articoli 12 e 118 del Codice della proprietà industriale, dei marchi denominativi e figurativi identici o simili a quelli di cui è divenuta titolare di fatto e dei segni distintivi con essi confondibili, in classe 25, oggetto delle domande di Parte_1
nuova registrazione dei marchi , depositate da presso CP_6 Controparte_6
l'UIMB e, segnatamente 1) il 7 aprile 2017, registrato con il numero 302017000038301, del marchio denominativo (“parole”); 2) il 14 luglio 2020, registrato con il numero CP_6
302020000057499, del marchio figurativo di fiore stilizzato composto da quattro J; 3) il 19 novembre
2019, registrato con il numero 302019000085254, del marchio figurativo J stilizzata; 4) il 24 maggio
2019, registrato con il numero 302019000031810, del marchio denominativo e figurativo (di macchina da cucire, seconda versione) e 5) il 7 aprile 2017, registrato con il numero CP_6
302017000038305, del marchio denominativo e logo;
CP_6
con ogni conseguente provvedimento in ordine alle trascrizioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà
Industriale; in via riconvenzionale subordinata
p) accertare e dichiarare che ha fatto uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non Parte_1 sporadico, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 Codice della proprietà industriale, dei marchi CP_6
e in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari anche in epoca successiva al Controparte_6
28 luglio 2011, per un quinquennio ininterrotto, senza che tale uso sia stato e sia riferibile al o ai soggetti a favore del quale/dei quali era registrato;
pagina 5 di 40 in via condizionata subordinata
q) nella ritenuta ipotesi di rigetto delle opposizioni amministrative interposte da Controparte_6
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dei RC Accessori e Secondari di cui alle
[...] domande depositate da ) avanti LL e, segnatamente, (1) del marchio “688” di Parte_1 CP_9
cui alla domanda di registrazione numero 18244174, depositata il 25 maggio 2020; (2) del marchio
“613” di cui alla domanda di registrazione numero 18244164 depositata il 25 maggio 2020; (3) del marchio “622” di cui alla domanda di registrazione numero 18244167 depositata il 25 maggio 2020;
(B) avanti LLUIBM e, segnatamente, (4) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 302020000043000 del 4 giugno 2020, pubblicata il 16 giugno 2020 sul Bollettino dei marchi UIBM n. 289:
(5) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 302020000043294 del 4 giugno 2020:
(C) avanti LL e, segnatamente, (6) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di CP_9
cui alla domanda di registrazione numero 018243434 del 25 maggio 2020:
(7) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 018244155 del 25 maggio 2020:
pagina 6 di 40 r) accertare e dichiarare che l'uso in classe 25, diretto o per il tramite di licenziatari, da parte di
[...]
di segni distintivi identici e/o, comunque, confondibili con i RC di Fatto Controparte_6
e in classe 25 e con i RC Accessori e Secondari costituisce CP_6 Controparte_6
contraffazione dei diritti esclusivi di sui RC di Fatto e T_ CP_6 Controparte_6
in classe 25 e sui RC Accessori e Secondari;
s) inibire a – direttamente e/o per il tramite di concessionari, licenziatari Controparte_6
e/o società collegate - la produzione, commercializzazione, promozione e vendita di prodotti in classe
25 recanti segni distintivi identici e/o, comunque, confondibili con i RC di Fatto e CP_6
in classe 25 e/o con i RC Accessori e Secondari;
Controparte_6
t) disporre una sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni eventuale esemplare posto in commercio in violazione e/o inosservanza del provvedimento di inibitoria nonché l'ulteriore somma di Euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza allo stesso;
u) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 LLintegrale risarcimento dei danni patiti e patiendi da per effetto della violazione dei Parte_1
propri diritti esclusivi sui RC di e in classe 25 e/o sui RC CP_6 CP_6 CP_6
Accessori e Secondari;
v) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, limitatamente alla parte dispositiva ed a caratteri doppi rispetto al normale, a cura della società convenuta ed a spese di Controparte_6 per tre domeniche consecutive, sui seguenti giornali: “Il Corriere della Sera”, “ ” e “La CP0
Repubblica”; in via riconvenzionale subordinata
z) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse dichiarata la decadenza e/o la nullità dei marchi registrati da come sopra meglio individuati, accertare e Controparte_6 dichiarare, in virtù dell'uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non sporadico dei RC di Fatto
e in classe 25 e/o sui RC Accessori e Secondari effettuati da CP_6 Controparte_6 pagina 7 di 40 anche in epoca successiva al 28 luglio 2011, per un quinquennio ininterrotto, senza che Parte_1
tale uso sia stato e sia riferibile il diritto di a continuare ad Controparte_6 T_
utilizzare a titolo originario i segni e in classe 25 e/o sui RC CP_6 Controparte_6
Accessori e Secondari.
Con vittoria di spese e onorari e sentenza immediatamente esecutiva.
In via istruttoria, si reiterano tutte le richieste formulate e non ammesse e, segnatamente:
a) ordinare LLattrice in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6
tempore e a in proprio e nelle sue qualità, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Controparte_1
produzione in giudizio di copia integrale delle istanze di definizione agevolata e di collaborazione volontaria ( ), ai sensi della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 e seguenti, con la Controparte_11 documentazione allegata, aventi ad oggetto l'autodenuncia degli investimenti e attività di natura finanziaria da loro detenuti LLestero, anche con riferimento ai RC e CP_6 CP_6
in classe 25, nazionali, internazionali e comunitari;
[...]
b) ammettere la prova per testi sulle circostanze e con i testi di seguito indicati (già formulati da T_
nella II Memoria 183 c.p.c.):
1. Vero o no che, che le seguenti informazioni da me annotate nel Registro della Clientela tenuto ai sensi della normativa antiriciclaggio, che mi viene esibito (viene mostrato al teste il doc. 42) e a suo tempo consegnato alla Guardia di Finanza, Reparto di Rovigo in riscontro alla richiesta della Polizia
Tributaria (viene mostrato il doc. 21.8 , sono veritiere: (i) che il cliente da me registrato e T_
identificato in data 13 giugno 2013, denominato The Fashion Trust con sede in Jersey è stato costituito il 6 ottobre 2006, inizialmente, con il nome The Tato Trust, (ii) che il cliente registrato, The Fashion
Trust, già The Tato Trust, svolgeva l'attività di Titolare del RCo , (iii) che CP_6 [...]
era il disponente Trust e aveva trasferito il RCo al trust e (iv) che i beneficiari del Trust CP_7
erano i signori , ; (teste: avvocato Calvi da Coenzo). Persona_3 Persona_4 Tes_1
2. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la ideazione, la realizzazione e lo sviluppo delle proposte stilistiche dei prodotti a marchio ” si svolgeva interamente in Italia presso la sede di CP_6
(testi , , , e . Parte_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
3. Vero o no che – dal 2006 al 2012 - lo stilista lavorava alle collezioni ” Controparte_7 CP_6 presso la sede di supportando i dipendenti dell'ufficio prodotto di (testi , Parte_1 T_ Tes_2
, , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
pagina 8 di 40 4. Vero o no che – dal 2006 al 2012 - alla ideazione, allo sviluppo ed alla realizzazione delle collezioni
” lavorava soltanto l'ufficio prodotto di con il supporto dello stilista CP_6 T_ [...]
; (testi: , , , e . CP_7 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
5. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – il solo consulente che si relazionava con l'ufficio prodotto di per conto della società The Fashion Club Ltd. era lo stilista;
(testi , T_ Controparte_7 Tes_2
, , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
6. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la realizzazione delle collezioni ” veniva svolta da CP_6
senza alcuna altra collaborazione e/o indicazione in termini di styling e senza alcun ulteriore T_
apporto, in termini di risorse materiali e umane, da parte delle società estere Controparte_5
e/o LS CI LLC;
(testi: , , , e . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
7. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – il controllo sulla qualità dei prodotti a marchio CP_6
veniva condotto internamente da (testi: , , , e . T_ Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
8. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – i contatti intrattenuti da con le società T_ Controparte_5
e con la società LS CI LLC erano limitati alla sola liquidazione delle royalties;
[...]
(teste: . Tes_6
9. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la pubblicità e la promozione dei prodotti a marchio CP_6
era svolta e finanziata integralmente a cura e spese di come risulta dai documenti
[...] Parte_1
che si esibiscono al teste (doc. 48); (teste: . Tes_6
Si indicano in qualità di testimoni, per i capitoli specificamente sopra indicati: - Avv. di Testimone_7
Coenzo con studio in Milano (MI), Via Della Moscova, 16; - , nata a [...] il Testimone_8
31.03.1969 e residente a[...] e con domicilio presso - Parte_1
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
18/n e con domicilio presso - , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 CP3
in Via Marconi 82/1, Cavarzere e con domicilio presso - , nata a Parte_1 Testimone_9
Cavarzere il 09.01.1966 e residente in [...], Adria e con domicilio presso Parte_1
c) In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Presidente dovesse ammettere, del tutto Con
o in parte, le prove costituende richieste da , si reiterano anche le richieste già formulate da T_
nella III Memoria 183 c.p.c. e, segnatamente:
(i) la richiesta di prova contraria diretta, sui medesimi capitoli, con gli stessi testi indicati da parte attrice nella II Memoria 183,
(ii) ed a prova contraria indiretta, con i medesimi testi, sul seguente capitolo:
pagina 9 di 40 10. “Vero o no che i segni numerici 613, 622 e 688 sono stati introdotti, per contrassegnare tre modelli di pantaloni prodotti e commercializzati da , successivamente al 2006”. T_
Per IN PROPRIO E COME GENITORE DI Controparte_1
AR NI DE E : Controparte_3 piaccia LLIll.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione, riconvenzione, formulate da così Parte_1
giudicare:
Nel merito
1. per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5025/2023 e per Parte_1
l'effetto confermare tale sentenza ed in ogni caso accogliere le domande tutte svolte in prime cure dagli odierni concludenti, oltre che da in primo grado e comunque rigettare Controparte_6
nel migliore dei modi per in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Controparte_1
sui figli minori e , le domande tutte formulate da Controparte_2 Controparte_3
Parte_1
In via istruttoria
2. respingere le domande istruttorie formulate da T_
Con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA
Per Controparte_4
Piaccia LLEcc.ma Corte, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza e/o dedu-zione, previe le più opportune declaratorie: respingere, in quanto inammissibile e/o comunque infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, l'appello promosso da avverso la sentenza n. 5025/2023 resa dal Tribunale Parte_1 di Milano, sez. specializzata in materia di impresa A, LLesito del giudizio r.g. n. 38556/2020, pubblicata in data 16 giugno 2023, e, per l'effetto, confermare la sentenza citata, e/o in ogni caso, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti e con particolare riferi-mento alla Diffida 5 ottobre 2020 (come definita in atti), che non ha alcun diritto sui marchi (come Parte_1 CP_4
pagina 10 di 40 individuati in atti: il “RCo”) e non ha alcun diritto di utilizzarne le relative parti denominative e figurative (o altre simili, sovrapponibili o confondibili) se non nell'ambito della Licenza 2013 (come definita in atti) e sino alla sua cessazione e, per l'effetto, inibire a qualunque utilizzo del RCo e delle sue componenti denominative e figurative, Parte_1
anche quali marchi di fatto o non titolati, a far data dalla cessazione degli effetti della Licenza 2013 e ordinare a di ces-sare qualunque turbativa nei confronti di Parte_1 Controparte_4 rispetto LLesercizio di tutti i diritti esclusivi in qualunque modo connessi con la titola-rità e proprietà del RCo in capo a quest'ultima; condannare al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto Parte_1
commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, importato, esportato, in violazione della emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
4. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, che è nella piena Controparte_6 ed esclusiva disponibilità del segno FF (come meglio descritto in atti), in qualsivoglia forma grafica e tipo di uso, e del corrispondente diritto di marchio, denominazione sociale, ditta, insegna, nome a dominio, e che, pertanto, l'uso da parte di in qualsivoglia forma Controparte_6
grafica, di detto segno, quale marchio, denominazione sociale, ditta, insegna, nome a dominio, è pienamente legittimo e indipendente;
per l'effetto, provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
c.p.i.;
-in via di appello incidentale, in riforma del capo della Sentenza che ha rigettato le domande sub 7, 8 e
Con 9 formulate da in primo grado e in accoglimento del primo o del secondo motivo di appello
Con incidentale proposti in narrativa da :
5.accertare e dichiarare che le condotte di di cui in atti, ivi incluso il deposito delle Parte_1 domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, non-ché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; T_ per effetto dell'accoglimento delle domande sopra riportate:
6.inibire a e loro aventi causa ogni forma di utilizzo del FO e dei segni “613”, “622” e Parte_1
“688” di cui in atti;
7.condannare la convenuta al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, im-portato, esportato, in violazione della pagina 11 di 40 emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
- in via (occorrendo) anche di appello incidentale condizionato, per la denegata ipotesi di riforma della
Con Sentenza nel capo in cui ha accolto la domanda ex art. 118 c.p.i. formulata da nel primo grado del giudizio,
8.accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 2 e 25 c.p.i. la malafede di T_
nel deposito delle domande di marchio n. 302020000043000 e n. 302020000043294 e, per
[...]
l'effetto, dichiarare la nullità delle corrispondenti registrazioni di marchio, ove concesse;
- in ogni caso:
9. disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sen-tenza per due volte consecutive a caratteri doppi del normale a cura di e a spese Controparte_6 di sui quotidiani “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera” e “ ”; Parte_1 CP0
10. respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate le domande riconvenzionali proposte da per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti;
Parte_1
11. dichiarare tenuta e condannare alla rifusione di compensi e spese del presente grado Parte_1
di giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
Per la sola (e denegata) ipotesi di svolgimento di attività istruttoria:
12. solo per scrupolo e ove mai occorresse, a conferma delle dichiarazioni rese dai laboratori e da coloro che, tra gli altri, hanno lavorato fianco a fianco con , ammettere i capitoli di Controparte_7
prova testimoniale dedotti da nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Controparte_4
con i testi ivi indicati:
Cont 1) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75a di parte , sottoscritto nella data ivi indicata dalla sig.ra ”; Parte_3
Cont 2) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75b di parte , sottoscritto dal sig. CP5
nella data ivi indicata”;
[...]
Cont 3) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75c di parte , sottoscritto dai sig.ri
e nella data ivi indicata”; Parte_4 Parte_5
Cont 4) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75d di parte , sottoscritto dalla sig.ra
[...]
nella data ivi indicata”; Pt_6
e, per scrupolo, solo ove occorresse e senza inversione dell'onere della prova, a ulteriore supporto delle produzioni documentali versate in atti quanto ai ammettere i capitoli di prova Controparte_16
pagina 12 di 40 testimoniale dedotti da nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con i Controparte_4
testi ivi indicati: Cont 5) “vero che le fotografie depositate sub doc. 23 di parte riproducono un capo a marchio CP_4
della stagione P/E 2004, segnatamente il 10 (con codice tessuto n. 4135, tessuto denim
[...] kurabo) ”; Cont 6) “vero che le fotografie depositate sub doc. 24 di parte riproducono un estratto dal gestionale
CAD del ricamificio JO EE (operativo in via dell'Artigianato, 3, 30010 Campagna Lupia VE) risalente LLesercizio 2002 e, in particolare, per quanto riguarda il cosiddetto “baffo-tasca”, al 4 ottobre 2002”; Cont 7) “vero che le fotografie depositate sub doc. 25a di parte riproducono capi a Parte_7 della stagione A/I 2002/2003”;
[...]
Cont 8) “vero che le fotografie depositate da sub doc. 25, prima parte, denominato 'panta-loni heritage
JA CO, e sub doc. 64 riproducono capi a marchio del 2002”; CP_4
Cont 9) “è vero quanto esposto nel doc. 88 depositato da parte da me sottoscritto alla data indicata”;
13. rigettare, per le ragioni esposte in atti, le istanze istruttorie formulate da nella propria Parte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova dedotti da si chiede di ammettere a controprova Parte_1 Controparte_4 con i capitoli di prova diretta già dedotti da quest'ultima sub 1-4 con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.
Per Controparte_5
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
- nel merito, rigettare in quanto inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da T_ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5025/2023 e per l'effetto confermare tale
[...]
sentenza, assolvendo da ogni avversa pretesa;
Controparte_5
- in via istruttoria, respingere le domande istruttorie formulate da T_
Con vittoria delle spese tutte di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado pagina 13 di 40 – già società di diritto Controparte_4 Controparte_17
lussemburghese (v. doc. 12 attr.) – ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere titolare dei seguenti marchi registrati imperniati sulla denominazione
[...]
: CP_6
- marchio italiano figurativo CO HË parzialmente sovrapposto alla lettera J, concesso in data
19 gennaio 1987 con numero di registrazione 461208, per i prodotti in classe 25, successivamente sempre rinnovato ed esteso a livello internazionale;
- marchio figurativo italiano relativo al segno CO HË CO sormontante una macchina da cucire e contornato da un fregio stilizzato, concesso in data 13 agosto 2004 con numero di registrazione 0000935758 per i prodotti in classe 25, sempre rinnovato ed esteso a livello internazionale (doc. 14).
A tali marchi si sono aggiunti nel tempo ulteriori registrazioni del medesimo segno in questione, caratterizzati da diverse fattezze grafiche, attinenti anche a diverse classi merceologiche e territori.
Ha dato atto parte attrice delle difficili relazioni intercorse con la società convenuta dal Parte_1
2004 sub-licenziataria (dalla allora licenziataria di detti marchi e poi con contratto del CP8
20.2.2006 licenziataria dalla per le successive 6 stagioni (doc. 18 Controparte_5
attr.).
I successivi rinnovi di tale licenza erano entrati poi in una fase di contrasti tra le parti, in particolare dopo la morte prematura di nel 2012, originario titolare dei marchi e promotore del Controparte_7
successo commerciale del segno
Successivamente, dopo una faticosa ed articolata trattativa era stato stipulato con la stessa T_
nel 2013 un nuovo contratto di licenza con alla quale nel
[...] CP_5 CP_5
2014 era succeduta la quale titolare dei marchi licenziati. Controparte_17
Ha quindi affermato parte attrice che sin dal 2001 i jeans erano sempre stati CP_6
contraddistinti anche della caratteristica cucitura sulle tasche posteriori la cui forma evoca quella di un
“baffo” (il cd FF) e che le collezioni sono sempre state caratterizzate - già prima che T_ diventasse licenziataria del marchio - anche dalle distintive cifre “613”, “622” e “688”.
[...]
Ha evidenziato parte attrice che avrebbe depositato in mala fede i seguenti marchi: Parte_1
(i) in data 25 maggio 2020, tre domande di marchio per l'Unione Europea relative alle cifre “688” (n.
18244174), “613” (n. 18244164) e “622” (n. 18244167) (docc. 27-29 attr.);
pagina 14 di 40 (ii) due domande di marchio per l'Italia (i “RC IT”) e due ulteriori domande di marchio per l'Unione Europea (i “RC UE”) relative al segno FF di Controparte_4
Parte attrice ha dedotto, inoltre, di aver ricevuto a ottobre 2020 una diffida, con la quale la controparte le ha comunicato di ritenere il RCo decaduto per non uso (atteso che l'uso fattone da quale T_
licenziataria dal 2006 al 2014 non sarebbe utilmente riconducibile al titolare della registrazione) e di essere pertanto titolare del corrispondente marchio di fatto in ragione del correlativo e preteso preuso, intimandole di sospensione, “con effetto immediato, di ogni e qualsivoglia attività concorrenziale con i Con prodotti ideati, fabbricati e distribuiti da ”. A fronte di ciò, ha introdotto in prevenzione il T_
presente giudizio.
Quanto ai depositi eseguiti dalla società convenuta di marchi recanti il segno FF, ha contestato l'usurpazione da parte di del diritto della società attrice di richiedere la registrazione Parte_1 nazionale come marchio di tale segno e del diritto LLuso dello stesso, rivendicando a sé il diritto alla registrazione del FF ai sensi dell'art. 118 c.p.i..
In via subordinata per i marchi nazionali ha dedotto la nullità per deposito in malafede e, comunque, per quelli dell'Unione Europea che eventualmente fossero stati concessi, ha chiesto l'accertamento che l'uso da parte dell'attrice di detti segni non viola alcun diritto della convenuta.
Ha altresì dedotto che le condotte poste in essere nel tempo da – volte ad imporre il Parte_1
rinnovo delle licenze e ad ostacolare la titolare dei marchi nel libero esercizio dei diritti sui suoi marchi
– costituiscono illeciti concorrenziali nonché illeciti contrattuali, con richiesta di inibitoria alla loro prosecuzione e con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le domande svolte dalla società Parte_1 attrice. ha dedotto di aver acquisito un diritto esclusivo LLuso del e di T_ Parte_8
tutti gli altri segni distintivi oggetto di causa in quanto i contratti con cui sono stati trasferiti, nel corso
Con degli anni, detti marchi tra il Sig. , e l'attuale sono nulli, inefficaci e comunque CP CP_5
inopponibili a Di conseguenza, i contratti di licenza sulla base dei quali essa ha, sempre nel T_ corso degli anni, usato detti marchi sono anch'essi nulli o comunque inefficaci perché stipulati – in veste di licenzianti – da soggetti privi di alcun diritto su di essi. Ne deriva, quale ulteriore corollario, che l'uso dei marchi in questione da parte di non può aver giovato né ai soggetti apparentemente T_ licenzianti né ai titolari effettivi, ma solo e soltanto LLodierna appellante: la quale ha dunque acquisito un diritto su detti segni in virtù, per l'appunto, di tale uso effettivo e non meramente locale, mentre, al contempo, i marchi registrati dLLeffettivo titolare sono decaduti per non uso ultraquinquennale.
pagina 15 di 40 In particolare, ha sostenuto: T_
− la nullità del contratto intercorso in data 27.7.2006 (doc. 7 conv.) tra e LS Controparte_7
CI LLC di cessione della titolarità dei marchi in quanto stipulata in CP_6
frode alla legge, per esclusivi fini evasivi/elusivi a favore di una società avente sede in uno
Stato nel quale era inibita una qualsivoglia attività d'impresa compatibile con la causa concreta del contratto;
inoltre, l'assenza del prezzo e di causa concreta del contratto, ne avrebbero determinato l'invalidità e la nullità insanabile;
− la conseguente nullità e inefficacia della cessione dei medesimi marchi da LS CI
LLC a eseguita nella stessa data del 27.7.2006, posto che la Controparte_5
cedente non aveva mai acquisito la titolarità di tali marchi e che tale accordo rientrava nell'ambito dell'operazione fraudolenta innanzi menzionata;
− l'uso dei marchi da parte di non sarebbe dunque riconducibile al CP_6 Parte_1
menzionato contratto né a (o a LS CI LLC) e Controparte_5
dunque la società convenuta dal 20 febbraio 2006 al 26 giugno 2014 e anche successivamente alla “retrocessione” dei marchi alla LS CI LLC del Delaware, ha fatto uso dei marchi nonché dei marchi accessori (FF) e dei marchi secondari (“613”, CP_6
“622” e “688”) in via autonoma e a titolo originari, determinandosi altresì la decadenza per non uso dei marchi registrati di cui parte attrice risulterebbe titolare;
− la conseguente legittimità delle registrazioni eseguite dalla società convenuta dei marchi accessori (FF) e dei marchi secondari (“613”, “622” e “688”).
Ha infine concluso per il rigetto delle domande svolte da parte attrice, formulando a sua volta domande riconvenzionali di declaratoria della decadenza per non uso dei marchi registrati di controparte, di accertamento del proprio diritto alla prosecuzione dell'uso dei marchi denominativi e figurativi CP_6
e in classe 25 e dei marchi accessori e l'insorgenza in suo favore
[...] Controparte_4
dei diritti propri dei marchi di fatto, la cui notorietà comporterebbe la nullità di rinnovi delle registrazioni di marchio eseguite dalla società attrice con le conseguenti inibitorie.
Si è costituita vedova , anche nell'interesse dei figli minori Controparte_1 CP
e quale genitore esercente in via Controparte_2 Controparte_3
esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi, aderendo espressamente alle domande svolte da el suo atto di citazione e chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_4
riconvenzionali svolte dalla convenuta Parte_1
pagina 16 di 40 A seguito di atto di chiamata in causa da parte di si è costituita in giudizio anche Parte_1
la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande Controparte_5
svolte in giudizio da Controparte_4
Il Tribunale di Milano ha:
a) accertato (in relazione alla Diffida 5 ottobre 2020 trasmessa da parte convenuta) che la società attrice
è titolare di ogni diritto relativo ai marchi registrati Controparte_4 CP_6
(marchio italiano figurativo parzialmente sovrapposto alla lettera J,
[...] CP_6
depositato con domanda n. PD C86 27510 in data 17 gennaio 1986 e concesso con il n. 0000935758 e successivi rinnovi;
marchio figurativo italiano relativo al segno Controparte_6
sormontante una macchina da cucire e contornato da un fregio stilizzato, depositato con domanda n.
302004901212077 (PD2004C000416) e che la convenuta non è titolare di alcun diritto Parte_1 LLuso di detti marchi al di fuori dell'ambito di validità temporale della licenza 2013;
b) inibito alla convenuta qualunque utilizzo di detti marchi e delle loro componenti Parte_1
denominative e figurative - a far data dalla cessazione degli effetti della Licenza 2013 - nonché ogni turbativa al pacifico uso di detti segni da parte di on fissazione di Controparte_4 penale di € 10.000,00 per ogni violazione di tale inibitoria;
2) accertato ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che titolare del diritto alla Controparte_4 registrazione del marchio corrispondente al segno di fatto individuato come FF;
3) rigettato le ulteriori domande avanzate da nei confronti di Controparte_4
Parte_1
4) respinto tutte le domande svolte in via riconvenzionale da Parte_1
5) disposto la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale a cura di a spese di Controparte_4 Parte_1 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”;
6) condannato al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice e Parte_1 delle terze chiamate, liquidate in € 21.387,00 per compensi (oltre rimborso spese generali ed oneri di legge) in favore di in € 15.000,00 per compensi (oltre rimborso Controparte_4
spese generali ed oneri di legge) per ciascuna delle terze chiamate.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− in assenza di specifica disposizione di legge – nella fattispecie non sussistente - deve dunque confermarsi che le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in pagina 17 di 40 parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni (v. Cass. SU 23601/17 cit., Cass. 4785/07, Cass.
17475/20);
− non pare sostenibile che la validità di un contratto di cessione di marchio sia condizionata dal fatto che la cessionaria debba avere una propria struttura aziendale e produttiva, posto che l'individuazione di una causa concreta di tale negozio non può essere ricondotta e fondata su specifiche caratteristiche soggettive del contraente. A seguito della riforma del 1992 è venuta infatti meno la limitazione che consentiva esclusivamente agli imprenditori la facoltà di registrare un marchio. Sicché deve ritenersi che la titolarità di un marchio può essere validamente assunta anche da soggetti che non sono titolari di impresa e che non si propongano un'utilizzazione diretta del segno (peraltro nel caso specie la cessione atteneva ai segni CP_6
già utilizzati e affermati sul mercato) ma che intendano appropriarsi della prerogativa
[...] di disporne, cedendolo o consentendone l'uso ad imprenditori interessati ad approfittare del valore suggestivo e pubblicitario da esso acquisito;
− inoltre, la tesi sostenuta da in merito al fatto che l'intento elusivo degli oneri Parte_1 fiscali fosse l'unico che aveva indotto alla costituzione delle società cui i segni erano stati trasferiti non tiene in alcun conto che la cessione dei marchi in questione ad una new company era stata oggetto di uno specifico accordo intervenuto in data 21.6.2006 tra il da una CP parte – titolare dei marchi – e altre persone fisiche dLLaltra, che LLepoca CP_6
erano i soci di (doc. 76 attr.). Tale cessione era parte attuativa di un progetto Parte_1 imprenditoriale più complesso che nel perseguire l'intento di stabilire una collaborazione più stretta tra le parti prevedeva appunto la costituzione di una nuova società (partecipata al 51% dal e per il 49% dagli altri contraenti, a fronte della cessione del 49% delle quote CP
sociali di in favore del ) alla quale sarebbero stati trasferiti i marchi in Parte_1 CP questione e, LLesito di tale cessione, “la costituenda società e stipuleranno T_ direttamente o indirettamente un contratto di licenza del ”. Gli eventi successivi Pt_7
hanno confermato la piena attuazione di tale complessa regolamentazione dei rapporti tra le parti, dovendosi dunque escludere che l'intento elusivo sul piano fiscale – peraltro secondo la prospettazione della stessa convenuta da ritenersi comune a tutti i soci delle società in questione partecipanti LLaccordo del 2006, che ne hanno ampiamente e collettivamente beneficiato fino pagina 18 di 40 alla retrocessione delle quote della new company - rappresentasse l'unica motivazione degli atti di cessione dei marchi;
− l'argomentazione secondo la quale non avrebbe validamente Controparte_5
contratto la licenza con in quanto alla data della stipulazione della licenza stessa Parte_1
(20.2.2006) non aveva la formale titolarità di detti marchi - pervenuta in suo favore solo nel luglio dello stesso anno - risulta sostanzialmente irrilevante ove si osservi che senza dubbio alcuno l'uso dei marchi da parte dell'allora titolare per il CP_6 Controparte_7
conferimento di una licenza a era comunque frutto del consenso del medesimo, Parte_1 come dimostrano i successivi accordi tra le parti (in primis l'accordo 21.6.2006, cit;
proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013, in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costante accordo con la stessa Parte_1
− né appare rilevante l'ulteriore profilo di nullità che ha sollevato in merito al Parte_1
contratto stipulato il 27.7.2006 con il quale aveva ceduto a LS CI Controparte_7
LLC i marchi in classe 25 depositati in Italia, in Giappone, in Cina, in Corea CP_6
del Sud e internazionalmente, motivo fondato sulla mancata definizione del prezzo reale di cessione dei marchi nell'allegato 2 al contratto stesso, che, secondo la convenuta, avrebbe omesso di individuare i parametri cui era subordinata la moltiplicazione per cento della cifra di
€ 30.000,00 indicata come prezzo della cessione alla data di stipulazione del contratto, non essendo espressi gli obbiettivi che avrebbero dovuto essere raggiunti per dare corso a tale adeguamento. Premesso che, in ogni caso, il prezzo della cessione era specificamente indicato in tale atto – e cioè la somma di € 30.000,00 – va rilevato che la pattuizione contestata afferiva alla possibilità di un eventuale successivo adeguamento del prezzo (già) concordato da verificarsi prima della data del 31.7.2011 sulla base del raggiungimento degli obbiettivi contenuti in un business plan che evidentemente sarebbe stato oggetto di una successiva definizione. L'eventuale mancanza di tale presupposto avrebbe comportato alla scadenza indicata la fissazione definitiva del prezzo di cessione nella misura già definita tra le parti. La nullità contestata non è in ogni caso sussistente, posto che è pacifico in giurisprudenza che il perfezionamento del contratto, e quindi l'effetto traslativo della proprietà del bene ceduto, si avveri non soltanto quando il prezzo sia stabilito nel contratto – ipotesi peraltro conforme alla fattispecie in esame, ove il prezzo era stato già determinato e il relativo pagamento sospeso fino pagina 19 di 40 a data determinata - ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, così che la sua successiva concreta quantificazione sia ricollegabile ad un'attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo (così, da ultimo, Cass. 1332/17);
− le valutazioni che precedono risultano del tutto assorbenti rispetto alle conseguenze che T_ intenderebbe derivare dalla sua tesi fondata sulla presunta interruzione della “catena” di
[...]
negozi relativi alle successive cessioni dei marchi , tesi da respingersi sulla CP_6
base di quanto innanzi argomentato;
− la convenuta si è trattenuta lungamente sulle vicende relative alla gestione della Parte_1
licenza da essa eseguita, rivendicando il proprio ruolo centrale anche sotto il profilo ideativo e stilistico delle varie collezioni sviluppate durante l'arco di vigenza di tali accordi, ignorando, tuttavia, totalmente che nell'accordo del 2006 l'art. 15 assegnava allo stesso (il CP
“Contraente”) l'incarico di responsabile del prodotto, ruolo che comprendeva il “servizio di consulenza relativo allo styling dell'intera produzione di ” con indicazioni vincolanti e T_
obbligatorie per la stessa Appare dunque di fatto surreale in tale contesto la tesi Parte_1
sostenuta da rispetto al ruolo del quale suo mero consulente esterno – Parte_1 CP
prospettato come del tutto indipendente dalle società licenzianti – apertamente in collisione con quanto già sostenuto dalla stessa (come segnalato dalla società attrice) in giudizi Parte_1
svolti tra le parti in cui la stessa confermava esplicitamente il fatto che il marchio Parte_1
era sempre stato sotto il controllo di e dei suoi eredi, direttamente o CP_6 CP
per il tramite di diversi veicoli societari loro riferibili e succedutisi nel corso degli anni;
− le valutazioni innanzi espresse quanto LLinesistenza di diritti sorti in capo a Parte_1
rispetto alla presunta utilizzazione autonoma dei marchi devono essere estese CP_6 anche ai segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e “622”, segni che sono stati oggetto di domande di registrazione comunitaria e nazionale da parte della stessa
Parte_1
− quanto al segno FF, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato documenti dai quali si evince che l'utilizzazione di tale segno era precedente LLinizio della licenza con Parte_1
(v. docc. da 23 a 26 attr.), mentre per i segni costituiti dalle menzionate cifre risultano depositate fatture – prima licenziataria dei marchi - risalenti agli anni Controparte_18 CP_6
2003/04 che presentavano codici identificativi dei prodotti aventi come cifra iniziale il numero
“6” (doc. 88 attr., documenti allegati alla dichiarazione ). La funzione di marchi Parte_9
pagina 20 di 40 accessori e secondari rispetto ai marchi registrati che detti segni di fatto per CP_6
concorde indicazione delle parti hanno rivestito nel corso del lungo rapporto di licenza intercorso tra le parti consente di ritenere che anche su di essi sia individuabile un uso continuativo e rilevante riconducibile alla titolare dei marchi principali registrati. In effetti non ha motivato la sua decisione di procedere al deposito formale delle domande Parte_1
di registrazioni di tali marchi se non come conseguenza della sua tesi relativa alla presunta interruzione della catena delle cessioni dei marchi registrati cui sarebbe conseguita la decadenza per non uso degli stessi, situazione che avrebbe consentito ad essa di acquisire in autonomia tutti i diritti su di essi (e quindi anche sui marchi accessori e secondari). La fondatezza di tale tesi è stata negata e dunque a tale proposito non si può che ritenere che l'uso dei segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e “622” abbiano seguito la stessa sorte dei marchi registrati, in quanto pacificamente utilizzati sui prodotti oggetto di licenza, realizzati ed approvati dalla licenziataria e rispetto ai quali tutti i diritti devono ritenersi ad essa spettanti
(v. contratto 20.6.2006, in doc. 18 attr.: art. 3.3, in cui il Concessionario si era impegnato a non registrare qualsiasi altro marchio del Concedente o con esso confondibile;
contratto di licenza
1.8.2013, in doc. 1 attr.: art.
6.3 che impedisce alla licenziataria la commercializzazione di prodotti che non siano stati approvati dalla licenziante, art.
9.2 che impedisce alla licenziataria di apporre sui prodotti marchi diversi da quelli licenziati) in quanto utilizzati con il suo consenso;
− deve dunque riconoscersi la fondatezza del richiamo al primo comma dell'art. 118 c.p.i. svolta da parte attrice per ciò che concerne le domande nazionali di registrazione del segno FF, rispetto alle quali va affermato che l'uso precedente e continuo di tale segno di fatto – realizzato mediante l'attività della licenziataria – è riconducibile alla Controparte_4
e che ciò consente di ritenere l'insorgenza in favore della stessa del diritto di procedere alla sua registrazione, diritto che appare violato dai depositi del medesimo segno eseguiti dalla ex- licenziataria;
− per ciò che attiene alle altre domande di registrazione comunitarie relative ai segni accessori parte attrice ha formulato le sue domande nei confronti di chiedendo al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare che “i prodotti/marchi di non violano Controparte_4 detti marchi dell'UE e che il relativo uso da parte di non Controparte_4 costituisce atto di concorrenza sleale”. Tuttavia– pur valendo evidentemente in via astratta pagina 21 di 40 anche per dette registrazioni le considerazioni innanzi svolte in merito LLesistenza di un diritto alla registrazione di tali segni in capo alla –tali domande Controparte_4
non possono essere accolte. Come è noto l'art. 127, comma 1, Reg. 2017/1001 impone ai tribunali dei marchi UE l'obbligo di considerare valido il marchio UE, escludendo la competenza dei medesimi in merito alla declaratoria di nullità ove richiesta in via principale dalla parte attrice – salvo riconvenzionale della parte convenuta di decadenza o nullità ove sia dedotta nei sui confronti domanda di contraffazione – mentre il comma 2 della medesima disposizione afferma che la validità di un marchio non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione. La domanda formulata da parte attrice appare sostanzialmente fondata non già su profili di non contraffazione dei marchi oggetto delle registrazioni da parte di ma investono invece direttamente la validità dei segni Parte_1 registrati sotto il profilo della loro registrazione abusiva (in astratto riconducibile o LLipotesi di opposizione al rilascio art. 8, commi 3 e 4 Reg. 2017/1001 o LLipotesi di nullità di cui LLart. 59, comma 1, lett. b) Reg. 2017/1001), sicché per effetto delle disposizioni innanzi richiamate l'accertamento richiesto – che in realtà presuppone ed esige una declaratoria di nullità dei marchi registrati – appare in questa sede non ammissibile, tenuto conto che anche un accertamento in via meramente incidentale di tale nullità sarebbe del pari inammissibile dovendosi formulare specifica domanda di nullità in via principale o in via riconvenzionale
(salvo il caso previsto dal comma 3 dell'art. 127 Reg. 2017/1001);
− parte attrice ha altresì contestato illeciti ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c. in relazione alle condotte tenute da in quanto tese ad ostacolare il libero esercizio dei diritti sui Parte_1
marchi da parte della titolare e la concessione di nuove licenze a terzi. In particolare, le condotte contestate sono state l'avvio del procedimento cautelare LI NO dinanzi a questo
Tribunale (respinto con ordinanza 30.6.2020: doc. 7 attr.), del secondo procedimento cautelare per il prolungamento della Licenza (respinto con ordinanza del 23.12.2020), il deposito delle domande di registrazione dei marchi accessori innanzi menzionati e l'invio della diffida
5.10.2020 che ha dato origine alla presente causa;
− tali domande non possono essere accolte, risultando esser relative in gran parte a procedimenti già conclusi – e che hanno trovato in sede di decisione anche la relativa condanna al rimborso delle spese, senza che dalle contestazioni svolte in tali sedi da sia originato un Parte_1
danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa in giudizio da parte di CP_4
pagina 22 di 40 , nemmeno allegato in questa sede – e, per ciò che riguarda le registrazioni CP_6
dei marchi accessori e della diffida (peraltro oggetto della presente causa), al di là del deposito delle domande e dell'invio della diffida non risultano svolte da concrete attività Parte_1
di sfruttamento di tali marchi volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società attrice.
Peraltro, per costante giurisprudenza il mero invio di una diffida al soggetto ritenuto autore della condotta illecita e senza diffusione o divulgazione a terzi della stessa, non può integrare ipotesi di illecito concorrenziale, venendo in tal caso a mancare la diffusione a terzi della notizia potenzialmente screditante. Né parte attrice ha connesso a tale condotta alcuna conseguenza di natura patrimoniale in suo danno, alla quale ha correttamente reagito mediante l'instaurazione della presente causa.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello: la nullità del contratto di cessione dei marchi per carenza di un CP_6 requisito essenziale del contratto con violazione dell'art. 10, c. 3 della l. 212/2000, recante il c.d.
“Statuto dei diritti del contribuente”, in relazione agli artt. 1325, n. 2, e 1418, c. 1, cod. civ.: la causa.
Omessa pronuncia e travisamento dei fatti e delle questioni di diritto sottoposte LLesame del
Tribunale
L'odierna appellante sostiene di aver allegato che i contratti di cessione dei marchi CP_6
devono essere considerati nulli non per violazione di norme tributarie, bensì, prima di tutto, per carenza di un requisito essenziale del contratto, ossia per mancanza di causa in concreto.
Il presente contenzioso riguarda, ad avviso dell'appellante, un'operazione interamente fittizia, posta in essere da , prima, e poi da due società ( e LS), che sono in realtà mere Controparte_7 CP_5 scatole vuote, prive di struttura societaria, amministrativa e di un'organizzazione industriale, produttiva o commerciale e che non svolgono alcuna attività imprenditoriale. Si tratterebbe in particolare dei contratti di cessione dei marchi da a LS del Delaware (doc. 7) e da CP_6 Controparte_7 quest'ultima a (cfr. doc. 8 e supra par. 2.3.7). In sostanza, l'intento pratico perseguito dalle CP_5 parti, tramite detti contratti di cessione di marchi, non consisteva, secondo l'appellante, nel realizzare effettivamente una cessione dei marchi quanto di realizzare una situazione priva di alcuna CP_6
reale funzione economica (causa concreta) e, quindi, meramente apparente. In altri termini, dette società costituivano meri paraventi per celare il fatto che l'effettivo svolgimento di ogni attività di sfruttamento economico dei marchi si realizzava in Italia da parte di LS del Delaware e T_
pagina 23 di 40 Playtime, invece, non hanno mai effettivamente conseguito la titolarità dei predetti marchi esercitandone i relativi diritti e poteri. Il consenso prestato, in primis, da e poi da dette Controparte_7
società non era volto a realizzare una cessione nella titolarità dei marchi quanto piuttosto a determinare una mera apparenza che potesse far sembrare giustificati alcuni pagamenti a società estere.
Non si tratta, quindi, secondo l'appellante, di contratti conclusi in violazione di norme tributarie, bensì di contratti di cessione di marchi meramente fittizi che sarebbero stati sottoscritti non per realizzare la concreta causa di cessione dei marchi indicata nei contratti stessi, bensì con l'intento concreto di costituire meri fantasmi societari ai quali imputare parte degli utili.
Secondo motivo di appello: violazione degli artt. 1325, n. 2, c.c. e 1418 c.c., anche in relazione LLart.
19, co. 1, CPI, e omessa valutazione circa la contestata esistenza di una valida causa in concreto dei contratti di cessione dei marchi CP_6
Sostiene l'appellante che la sentenza afferma che anche se le società LS e fossero state CP_5
mere scatole vuote che non svolgevano attività imprenditoriale, le stesse avrebbero potuto comunque essere astrattamente titolari dei marchi ai sensi dell'art. 19, comma 1, CPI (cfr. pag. 27). CP_6
È evidente, ad avviso dell'appellante, che si tratta di una statuizione fuorviante in quanto solo apparentemente tale argomento in diritto è idoneo a risolvere la questione sottoposta LLattenzione del
Tribunale. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto valutare se le società LS del Delaware e – CP_5
che non svolgevano alcuna attività imprenditoriale in quanto mere scatole vuote – erano state costituite e avevano concluso i contratti di cessione per divenire effettivamente titolare e licenziataria dei marchi oppure se tali contratti erano solo preordinati a creare una situazione meramente apparente.
Terzo motivo di appello: nullità, inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a della precedente T_
intestazione) del marchio a da parte del padre Controparte_7 Per_2
Sostiene l'appellante che il Tribunale non ha dedicato neppure una riga LLesame della doglianza di oggetto di specifica domanda, di pronuncia di nullità, inefficacia e, in ogni caso, di T_
inopponibilità ad essa del precedente trasferimento e della conseguente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a da parte del padre (detto Tato). Si Controparte_7 Per_2
tratta di una circostanza pacifica e incontestata (benché in alcun modo giustificata dalle difese avversarie) e, nel merito, le ragioni a fondamento di tale domanda sono sostanzialmente quelle dedotte nei motivi che precedono: ossia la mancanza assoluta di una causa del negozio che abbia giustificato l'intestazione in capo al figlio, da parte del padre, dell'originario marchio . Non sussiste CP_6
infatti, ad avviso dell'appellante, una compravendita, posto che non risulta pattuito alcun prezzo. Né
pagina 24 di 40 potrebbe trattarsi di donazione, mancandone radicalmente i requisiti formali. Di certo, l'effetto di questi vizi del negozio comportano, secondo l'appellante, che il Sig. non potesse essere Controparte_7
titolare dei per la classe 25 e quindi, non potesse né cederli a terzi, né darli in Parte_10 licenza a chicchessia, con l'effetto (sul quale si ritornerà in appresso) per cui l'unico soggetto a poter aver legittimamente acquisito diritti su detti marchi è che li ha usati in buona fede, con uso T_
effettivo e non meramente locale.
Quarto motivo di impugnazione: l'estraneità di LLintento elusivo perseguito con i contratti di T_
cessione dei dal Sig. a LS e poi a e conseguente Parte_10 Controparte_7 CP_5 impossibilità di inferirne l'accettazione di detto intento, attuato tramite pattuizione di cui l'appellata non era parte, in violazione dell'art. 1372 c.c.
Secondo l'appellante la decisione si fonda su una ricognizione errata in fatto e, poi, in diritto, laddove il
Tribunale sostiene che in ogni caso la società avrebbe condiviso l'intento di elusione fiscale con T_
. Precisa l'appellante che a fondamento di tale assunto, la sentenza menziona l'AC Controparte_7
Quadro del 21 giugno 2006 stipulato da e altre persone fisiche che LLepoca erano soci di CP
Con (doc. 76 ). Tuttavia, l'AC Quadro del 2006 non coinvolge la società ma solo T_ T_ alcuni soggetti che LLepoca erano suoi soci: perciò la società in sé è rimasta del tutto estranea LLAC . T_1
Secondo parte appellante è anche errato affermare che i predetti accordi di cessione dei marchi non avevano un mero ed esclusivo intento elusivo sul piano fiscale, in quanto nell'AC del 2006 si prevedeva che la cessione dei marchi fosse parte attuativa di un progetto imprenditoriale più complesso. In questo passo della sentenza, ad avviso dell'appellante, si confonde l'intento perseguito dalle parti con l' volto a regolamentare i rapporti tra e i soci di e quello Parte_12 CP T_
poi effettivamente perseguito con gli atti di cessione dei marchi . Se, da una parte, può CP_6 affermarsi che con il primo accordo (l'AC Quadro del 2006) le parti hanno dettato una disciplina per regolamentare la loro collaborazione, dLLaltra parte, ciò non implica che gli accordi di cessione dei marchi a società costituite da mere caselle postali siano stati sottoscritti per perseguire CP_6
in concreto la causa del contratto di cessione.
Il Tribunale avrebbe invece dovuto esaminare, ad avviso dell'appellante, se titolare (LS del
Delaware) e licenziante ( dei diritti di marchio non fossero in realtà operatori meramente CP_5
apparenti, che non avevano acquisito e che quindi non esercitavano (e non potevano farlo) alcun diritto in qualità di titolare e licenziante.
pagina 25 di 40 Quinto motivo di impugnazione: errata affermazione circa l'esistenza di un valido consenso di
[...]
a concedere in licenza i marchi a anche a ratifica dei consensi prestati dalle società CP_7 T_
LS del Delaware e in violazione dell'art. 23 CPI CP_5
Secondo l'appellante la sentenza è errata anche là dove afferma (pag. 29) che “senza dubbio alcuno
l'uso dei marchi da parte dell'allora titolare per il conferimento di una CP_4 Controparte_7
licenza a era comunque frutto del consenso del medesimo come dimostrano i successivi Parte_1 accordi tra le parti (in primis l'accordo 21.6.2006, cit., proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013 in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costanteaccordo la stessa T_
.
[...]
In sostanza, in questo passaggio la sentenza presume apoditticamente, ad avviso dell'appellante,
l'esistenza di un consenso di ed una ratifica implicita da parte dello stesso di tutti gli Controparte_7
atti di cessione di marchi stipulati anche da LS e CP_5
Tuttavia, tale assunto sarebbe, secondo palesemente destituito di fondamento. Basti considerare T_ che la sentenza afferma che anche nel rinnovo dell'accordo del 1° agosto 2013 ratificò Controparte_7
di fatto la volontà di concedere in licenza i marchi a anche se nel 2013 era già T_ Controparte_7
mancato. Così argomentando, secondo l'appellante, di fatto la sentenza finisce per riconoscere - contraddittoriamente con le sue stesse conclusioni - la correttezza della tesi di ossia che i T_
contratti di cessione non erano stati stipulati per conseguire effettivamente la causa del contratto di cessione in quanto in realtà si trattava di un'operazione meramente apparente e che, tutt'al più, solo avrebbe potuto in ipotesi disporre di tali marchi. Controparte_7
tuttavia, nel 2006, aveva mostrato la volontà di cedere tali marchi e non aveva più Controparte_7
agito in qualità di titolare, anche se egli li aveva ceduti ad un mero veicolo societario (LS del
Delaware) che non ne aveva acquisito in realtà la titolarità, né aveva successivamente esercitato i relativi diritti. In conclusione, nessun consenso aveva prestato alla concessione in Controparte_7
licenza dei marchi . E ciò anche a non voler considerare (come pure, erroneamente, ha CP_6
fatto il Tribunale) che - per le ragioni già dedotte - l'effettivo proprietario LLepoca dell'affidamento del RCo a presumibilmente, era e non . T_ Persona_3 Controparte_7
Sesto motivo di impugnazione: errata pronuncia sui profili di nullità del contratto per simulazione assoluta e per mancanza di un elemento essenziale del contratto, ossia il prezzo, in violazione degli artt. 1415 e 1470 c.c.
pagina 26 di 40 Sostiene l'appellante che il contratto del 27 luglio 2006 con cui aveva ceduto a LS Controparte_7
i per la classe 25 (doc. 7) non indicava il corrispettivo effettivo di cessione dei Parte_10
marchi in quanto esso prevedeva che detto corrispettivo sarebbe stato un multiplo di cento della cifra di
€ 30.000 fissata alla data di stipulazione del contratto, senza tuttavia indicare le condizioni al cui avveramento sarebbe stato esigibile tale maggior prezzo.
Evidenzia l'appellante che la determinazione del prezzo in questione era affidata ad un allegato, contenente la seguente clausola:
“Allegato 2.
Prezzo Euro 30.000,00
Condizioni: considerato il contratto e le negoziazioni tra LS CI LLC e , Controparte_7 tale prezzo non deve essere pagato sino al 31 luglio 2011. Come d'accordo, quando il futuro sviluppo del marchio ceduto sarà conforme al business plan, il prezzo di cui sopra sarà moltiplicato per cento e pagato il 31 luglio 2011. Come d'accordo nel caso in cui gli obiettivi annuali del business plan non fossero raggiunti, le parti si incontreranno per definire le possibili strategie di sviluppo, che includono anche ulteriori attività di consulenza di da regolamentare con separato contratto. Controparte_7
Come d'accordo, questo allegato deve essere tenuto confidenziale dalle parti e non potrà essere divulgato a chicchessia.
Per questi motivi
, le parti convengono di divulgare il prezzo come sopra descritto: Euro 30.000,00”.
Pertanto, ad avviso dell'appellante il prezzo di cessione non è determinabile in quanto esso è rimesso alla moltiplicazione di un numero certo (30.000) per un altro che è del tutto incerto, avendo le parti rimesso la determinazione del moltiplicatore ad elementi assolutamente vaghi e incerti, ossia al conseguimento degli obiettivi di un indefinito e non individuato business plan, e pattuito che il prezzo di 30.000 euro sarebbe stato quello comunicato LLesterno.
In altri termini, ad avviso dell'appellante, risulta evidente dal tenore della clausola che questa non individua il prezzo di cessione, e che quello ivi presente è indicato per finalità di mera comunicazione esterna, essendo quindi l'importo di 30.000 euro contenuto nella clausola per finalità del tutto oscure o, tutt'al più, per dissimulare la realtà.
Il contratto del 27 luglio 2006 (doc. 7) sarebbe quindi inopponibile a per Parte_13 T_
simulazione assoluta di un elemento essenziale della cessione.
In alternativa, detto contratto sarebbe nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali della compravendita (ossia, ancora una volta, il prezzo della cessione) in violazione dell'art. 1470 c.c. E ciò
pagina 27 di 40 anche sulla scorta di una recente pronuncia di merito (Trib. Catania, 16 dicembre 2020, n. 4167) che ha affermato la nullità di un contratto di compravendita per il prezzo vile pattuito: vile qual è certamente un corrispettivo di 30.000 euro per marchi che generano, da anni, fatturati milionari
Settimo motivo di impugnazione: omessa pronuncia sul profilo di nullità del contratto per motivo illecito comune in violazione dell'art. 1345 c.c.
L'appellante lamenta un'omessa pronuncia sulla nullità per motivo illecito comune perseguito dalle parti.
Secondo l'appellante, dallo svolgimento dei fatti oggetto del giudizio è emerso che tutte le parti dei vari C accordi di cessione si sono determinate a concludere i contratti di trasferimento dei RC solo ed unicamente per ragioni volte ad eludere la normativa fiscale e quindi per una finalità vietata dLLordinamento, con conseguente nullità dei contatti stessi anche ai sensi dell'art. 1345 c.c. Nella specie, esisterebbe, pertanto, ad avviso dell'appellante, anche un profilo di nullità dei contratti per
“motivo illecito comune alle parti, consistente nella predetta frode fiscale (v. pag. 11 del Parere
Ghidini)”. I contraenti si sarebbero determinati a porre in essere i contratti esclusivamente per un motivo illecito (art. 1343 c.c.), l'evasione fiscale, e, conseguentemente avrebbero posto in essere un contratto la cui unica causa e funzione concreta è certamente illecita (ex art. 1345 c.c): la frode del fisco (nullità non sanabile ex art. 1418, secondo comma, c.c.).
Ottavo motivo di impugnazione: errata pronuncia sull'inefficacia dei contratti di licenza e sulla conseguente non imputabilità al licenziante dell'uso del marchio fatto dal licenziatario sulla base di un contratto di licenza stipulato da un soggetto non legittimato
L'appellante ribadisce che l'invalidità degli atti di trasferimento da a LS e da Controparte_7 quest'ultima a comporta il logico corollario per cui non poteva validamente disporre CP_5 CP_5
di diritti su di un marchio del quale non aveva mai acquisito la disponibilità. Pertanto, sulla base delle ragioni già esposte, il denunciato errore del Tribunale dovrà, ad avviso dell'appellante, essere corretto affermando che il licenziante apparente non può giovarsi dell'uso effettuato dal licenziatario, ma che potrà giovarsene solo quest'ultimo: ossia, nella specie, T_
Nono motivo di impugnazione: travisamento dei fatti e omessa corretta valutazione del ruolo di T_
C nello sfruttamento dei marchi e dell'attività da essa posta in essere autonomamente in mancanza dell'esercizio di un potere di controllo e diindirizzo da parte degli apparenti titolari dei marchi
(Dlelstar e CP_5
pagina 28 di 40 Sostiene l'appellante che la sentenza, in modo tautologico, afferma che non verranno presi in esame i fatti dedotti dLLesponente in merito LLattività di sfruttamento dei marchi esclusivamente posta in essere da in modo autonomo, senza alcun controllo e indirizzo da parte degli apparenti titolari T_
dei marchi, che si sarebbero limitati solo ad incassare le royalties senza esercitare alcuna forma di direzione e controllo. Ciò in quanto il Tribunale non ha ritenuto fondata la tesi di nullità dei contratti di cessione per i motivi già sopra esaminati e oggetto di impugnazione.
Data la fondatezza dei motivi di appello già esposti, ne consegue, ad avviso dell'appellante, che anche su questo punto la sentenza dovrà essere riformata.
Deduce, inoltre, l'appellante che il Tribunale si limita ad affermare a pag. 32 che un accordo del 2006 con assegnava a quest'ultimo l'incarico di responsabile del prodotto che svolgeva Controparte_7
servizio di consulenza relativo allo styling, senza neppure considerare che, in base ai fatti dedotti da ha agito quale mero consulente esterno e non in veste di titolare del marchio. T_ Controparte_7
Al fine di escludere che , successivamente al 2006, si fosse mai qualificato come Controparte_7
C titolare dei RC Registrati , l'appellante richiama tre lettere tutte a firma dello stesso - CP dalle quali si evincerebbe che il defunto stilista, scriveva qualificandosi come “direttore creativo”, ma non in qualità di licenziante o titolare del marchio, ed anzi - anche nei casi in cui intendeva formalizzare le proprie posizioni - lo faceva sempre a titolo di mero stilista – in forza del rapporto in essere con The Fashion Club - sottolineando l'assenza di alcun rapporto diretto con l'allora licenziante apparente, (si vedano docc.ti 53, 54 e 55 . CP_5 T_
Le circostanze sopra descritte porterebbero ad escludere che si possa parlare di licenza di marchio da parte di : né esplicita né implicita. CP
Decimo motivo di impugnazione: erronea motivazione della sentenza rispetto allatitolarità dei c.d.
da riconoscersi in capo a Controparte_16 T_
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma – limitatamente ai marchi italiani, non potendosi pronunciare su quelli europei – che le ragioni dedotte per respingere le domande dell'esponente sostengono anche l'affermazione per cui detti devono essere ritenuti Controparte_16
Con di titolarità della licenziante , avendoli usati con il consenso di quest'ultima e non potendone T_
perciò appropriarsene.
Sul punto, ritiene che l'accoglimento dei precedenti motivi di appello dovrà condurre T_
necessariamente a riformare anche questa statuizione della pronuncia appellata.
L'appellante, quindi, sostiene:
pagina 29 di 40 − che ha usato – e poi chiesto di registrare – i segni distintivi sulla base di accordi di T_
licenza stipulati con licenzianti privi di alcun valido diritto su detti segni;
− la controparte non ha fornito prova alcuna idonea a dimostrare un uso qualificato sul mercato dei ai sensi dell'articolo 12 c.p.i., in data antecedente al loro utilizzo da parte Controparte_16
di T_
− in ogni caso, è pacifico che i non abbiano mai costituito oggetto dei contratti Controparte_16
di licenza (peraltro, come si è già osservato, nulli o comunque inefficaci) intercorsi tra
Playtime/JCC e T_
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
dalla controparte e ha proposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
Primo motivo di appello incidentale: nullità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande Cont di da n. 7 a 9 per la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ostiene che le domande proposte in primo grado, al netto di quelle Controparte_4
accolte, erano le seguenti:
“
6. in ogni caso, ove occorrer possa, accertare e dichiarare che - in caso di accoglimento delle domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, nonché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di - i prodotti/marchi di non violano detti marchi Parte_1 Controparte_6 dell'UE e che il relativo uso da parte di non costituisce atto di Controparte_6
concorrenza sleale;
7. accertare e dichiarare che le condotte di di cui in atti, ivi incluso il deposito delle Parte_1 domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, nonché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; T_ per effetto dell'accoglimento delle domande sopra riportate
8. inibire a e loro aventi causa ogni forma di utilizzo del FO e dei segni “613”, Parte_1
“622” e “688” di cui in atti;
9. condannare la convenuta al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, importato, esportato, in violazione della emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
10. accertare e dichiarare che l'avvio del UT LI NO (come definito in atti); l'avvio del Secondo UT (come definito in atti) e la correlativa comunicazione a mezzo stampa;
il
pagina 30 di 40 mancato adempimento, a partire dal gennaio 2020, degli obblighi di cui alla Licenza 2013 di pagare le royalties e i servizi di stile e di effettuare gli investimenti pubblicitari; il deposito in mala fede delle domande inerenti i (come definiti in atti); l'invio della Diffida Controparte_16
5 ottobre 2020, tutti come meglio descritti in atti, integrano, tutti insieme e anche singolarmente considerati, un disegno abusivo ed emulativo nei confronti di CP_6
e, per l'effetto, una responsabilità di a titolo contrattuale ed
[...] Parte_1
extracontrattuale; per effetto dell'accoglimento della domanda sub 10,
- dichiarare tenuta e condannare a risarcire i danni tutti subiti e subendi da Parte_1 [...]
per effetto di tali comportamenti, da liquidarsi in via equitativa ai sensi Controparte_4 dell'art. 1226 c.c.;
- inibire la prosecuzione di tali comportamenti e comunque di ulteriori comportamenti emulativi che siano volti a turbare il pacifico godimento e utilizzo del RCo e dei Controparte_16
(come individuati e definiti in atti) da parte di . Controparte_4
Ad avviso di Tribunale si sarebbe pronunciato solo sulle Parte_14
domande sub 6, 10 e 11 motivandone il rigetto, mentre avrebbe rigettato, senza motivare in alcun modo, le domande sub 7, 8 e 9.
Secondo motivo di appello incidentale: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato le
Cont domande di da n. 7 a 9 per violazione/falsa applica-zione dell'art. 2598 c.c. educe che: Controparte_4
− la domanda n. 7 volta a far accertare che il deposito dei RC UE costituisce un illecito concorrenziale sotto i plurimi profili di cui LLart. 2598 c.c. e/o comunque un illecito ex art. 2043 c.c. e così le correlate domande di inibitoria e condanna sub nn. 8 e 9, non presuppongono una pronuncia circa la validità o meno dei RC UE. Né può essere fondato il rigetto di tali domande in ragione dell'assenza di “concrete attività di sfruttamento di tali marchi” da parte di
“volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società”, posto che si tratta di motivazione T_
che può (al più) supportare il rigetto della domanda risarcitoria, ma non della domanda volta ad
C accertare che la condotta tenuta da - costituita dal deposito delle domande dei RC T_
e dei RC UE - integri un atto rilevante ex art. 2598 c.c. e/o un illecito ex art. 2043 c.c.;
− infatti, come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, sono rilevanti ex art. 2598 c.c. anche gli atti solo preparatori (così, tra le altre, Cass. 15 dicembre 1994 n. 10728), e l'azione di pagina 31 di 40 accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, potendo questa essere anche solo potenziale (cfr., ad es., Cass. 10 ottobre 2022 n. 29479; Cass. 31 luglio 2015 n. 16262);
− quanto alla condotta di la quale ha depositato sia sia RC UE, essa T_ T_5 costituisce senza dubbio anche un illecito concorrenziale sotto i più diversi profili di cui LLart. 2598 c.c., oltre a costituire illecito ex art 2043 c.c..;
C
− il deposito delle domande dei RC ed UE rappresenta un chiaro tentativo di di T_ impedire a 'uso del suo segno storicamente associato alla Controparte_4 produzione di con l'evidente fine di trarne indebito Controparte_4 vantaggio attraverso l'accaparramento del valore commerciale acquisito dal negli anni, e T_6
Con in generale del vantaggio di presentarsi come ancora collegata a facendo uso dei suoi marchi e segni distintivi, e quindi di munirsi illegittimamente di un titolo per ostacolare l'attività di o stesso può dirsi del deposito delle domande Controparte_4
Con di marchio per i segni “613”, “622” e “688”, rispetto alle quali confida nell'accoglimento delle opposizioni presentate;
− è quindi evidente l'interesse e il diritto di di chiedere Controparte_4
l'accertamento che la condotta della convenuta per cui è causa costituisce illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e/o un illecito ex art. 2043 c.c. e le consequenziali pronunce di
Con condanna ed inibitoria di cui sub 8 e 9 delle domande di . Si chiede pertanto, sul punto, la riforma della Sentenza.
C Terzo motivo di appello incidentale (condizionato): la nullità dei RC di per deposito in T_
malafede
Per il solo caso di riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda ex art. 118 c.p.i. di
C
in relazione ai RC , quest'ultima propone appello incidentale Controparte_4 condizionato avverso la sentenza nel capo sub 3 là dove ha rigettato “le ulteriori domande avanzate” dalla stessa nei confronti di tra cui anche la domanda di Controparte_4 T_ [...]
subordinata e condizionata al rigetto della domanda ex art. 118 c.p.i. di cui Controparte_4 al punto 4 dell'atto di citazione e delle note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni in primo grado) volta a far “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 2 e 25
c.p.i. la malafede di nel deposito delle domande di marchio n. 302020000043000 e n. Parte_1
302020000043294” e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle corrispondenti registrazioni di marchio, ove concesse.
pagina 32 di 40 Si sono, altresì, separatamente costituite vedova , in proprio e quale Controparte_1 CP
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e le quali hanno Controparte_20 chiesto il rigetto dell'appello, formulando considerazioni analoghe a quelle svolte da
[...]
CP_4
All'udienza del 9 aprile 2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale vadano rigettati e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Il primo, il secondo, il quarto e il settimo motivo dell'appello principale, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non paiono meritevoli di accoglimento.
Occorre, innanzitutto, osservare che il Tribunale ha escluso la nullità dei contratti di cessione sulla base di tre condivisibili ragioni:
− la violazione della normativa fiscale non è causa di nullità dei contratti;
− la mancanza di causa in concreto dei contratti non la si può desumere dalla natura del soggetto cessionario che può anche non rivestire la qualifica di imprenditore e rendersi cessionario di un marchio non per farne un uso diretto ma per poterne disporre cedendolo, a sua volta, a terzi;
− le cessioni erano parte attuativa di un progetto imprenditoriale più complesso e oggetto dell'accordo quadro del 2006, che ha avuto piena attuazione tra le parti e dunque in esso trovavano la loro concreta causa e lo scopo perseguito dalle parti.
Le considerazioni svolte dal Tribunale risultano - come si è detto - condivisibili, in quanto giuridicamente corrette e congrue.
In particolare, giova precisare che la causa concreta definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, sicché appare corretto ritenere che i contratti di cessione dei marchi siano stati posti in essere al fine di dare attuazione concreta agli interessi sottesi LLaccordo quadro del 2006 e che questo fosse lo scopo perseguito dai contraenti.
Inoltre, ritiene la Corte che gli assunti di parte appellante non risultino suscettibili di positivo apprezzamento in quanto si fondano su un presupposto non solo non dimostrato, ma anche solo genericamente allegato. Invero non ha fornito elementi oggettivi dai quali desumere che le Parte_1
società cessionarie erano delle mere scatole vuote. Peraltro, a fronte delle specifiche deduzioni
(apertura di flagship store, presenza di dipendenti, etc) svolte da Controparte_4
pagina 33 di 40 volte a confutare la tesi di secondo cui si trattava di società fantasma, la stessa non ha T_ T_
svolto alcuna specifica contestazione.
Parimenti non meritevole di accoglimento è il terzo motivo d'appello.
Invero, la domanda dell'appellante volta ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e, in ogni caso, inopponibilità alla stessa “della precedente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a da parte del padre ” è stata formulata da Controparte_7 Per_2 T_
in primo grado esclusivamente nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., sicché, trattandosi di
[...]
domanda riconvenzionale, è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva. Peraltro, risulterebbe inammissibile anche qualora la si volesse qualificare quale eccezione riconvenzionale e nonostante si tratti di eccezione di nullità, atteso che i relativi fatti costitutivi sono stati tardivamente dedotti da T_
solo nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc.
[...]
Anche il quinto motivo d'appello risulta infondato.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che “L'argomentazione secondo la quale non avrebbe validamente contratto la licenza con CP_5 Controparte_5 Parte_1
in quanto alla data della stipulazione della licenza stessa (20.2.2006) non aveva la formale titolarità di detti marchi - pervenuta in suo favore solo nel luglio dello stesso anno - risulta sostanzialmente irrilevante ove si osservi che senza dubbio alcuno l'uso dei marchi da parte CP_6 dell'allora titolare per il conferimento di una licenza a era comunque Controparte_7 Parte_1
frutto del consenso del medesimo, come dimostrano i successivi accordi tra le parti (in primis
l'accordo 21.6.2006, cit;
proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013, in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costante accordo con la stessa . Parte_1
Ebbene, ritiene la Corte che la valutazione di irrilevanza svolta dal Tribunale sia condivisibile, in quanto risulta pacifico che abbia avuto sin da subito la disponibilità concreta dei marchi, T_
giuridicamente procurata con le successive cessioni, e che, peraltro, il risultato sia stato giuridicamente e concretamente raggiunto con l'accordo e il consenso di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa T_
[...]
Infondato risulta, altresì, il sesto motivo d'appello, relativo alla asserita indeterminatezza del prezzo pattuito con il contratto di cessione dei marchi in classe 25 stipulato il 27.7.2006 tra CP_6
e LS CI LLC. Controparte_7
pagina 34 di 40 Come condivisibilmente affermato dal Tribunale “Premesso che, in ogni caso, il prezzo della cessione era specificamente indicato in tale atto – e cioè la somma di € 30.000,00 – va rilevato che la pattuizione contestata afferiva alla possibilità di un eventuale successivo adeguamento del prezzo (già) concordato da verificarsi prima della data del 31.7.2011 sulla base del raggiungimento degli obbiettivi contenuti in un business plan che evidentemente sarebbe stato oggetto di una successiva definizione.
L'eventuale mancanza di tale presupposto avrebbe comportato alla scadenza indicata la fissazione definitiva del prezzo di cessione nella misura già definita tra le parti.
Ritiene il Collegio in ogni caso che la nullità contestata non sia in fatto sussistente, posto che è pacifico in giurisprudenza che il perfezionamento del contratto, e quindi l'effetto traslativo della proprietà del bene ceduto, si avveri non soltanto quando il prezzo sia stabilito nel contratto – ipotesi peraltro conforme alla fattispecie in esame, ove il prezzo era stato già determinato e il relativo pagamento sospeso fino a data determinata - ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, così che la sua successiva concreta quantificazione sia ricollegabile ad un'attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo (così, da ultimo, Cass.
1332/17)”.
Ebbene, ritiene, innanzitutto, la Corte che - in assenza di alcuna specifica prova al riguardo - non vi è motivo per non ritenere che anche il prezzo alternativo risulti determinato in quanto pari a euro 30.000
x 100 e plausibilmente riferibile ad un business plan che sarebbe stato oggetto di una successiva definizione oppure già definito - come dedotto da e in nessun Controparte_4
modo smentito da - nell'ambito dell'operazione di cui LLaccordo quadro del 2006. Tale Parte_1 pattuizione, considerata nella sua interezza e nel contesto sinallagmatico complessivo dell'accordo quadro del 2006, non può, nondimeno, ritenersi che abbia ad oggetto un prezzo meramente apparente e simbolico (Cass. 9640/2013). Peraltro, poiché non era parte del contratto, appare del tutto Parte_1
irrilevante e anche plausibile che non avesse contezza - a differenza delle parti - del business plan richiamato dal contratto.
Parimenti non meritevoli di accoglimento risultano l'ottavo e il nono motivo che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, osservare che il Tribunale ha ritenuto non suscettibile di positivo apprezzamento la tesi di circa un proprio autonomo utilizzo del RCo per le seguenti ragioni: T_
− i contratti di cessione del marchio erano validi e di conseguenza lo erano anche i contratti di licenza;
pagina 35 di 40 − l'accordo del 2006 LLart. 15 assegnava allo stesso (il “Contraente”) l'incarico di CP responsabile del prodotto, ruolo che comprendeva il “servizio di consulenza relativo allo styling dell'intera produzione di ” con indicazioni vincolanti e obbligatorie per la stessa T_
Pertanto, appare surreale la tesi sostenuta da rispetto al ruolo del Parte_1 Parte_1
quale suo mero consulente esterno;
CP
− tale tesi risulta in contrasto con quanto già sostenuto da in giudizi svolti tra le Parte_1
parti in cui la stessa confermava esplicitamente il fatto che il marchio Parte_1 CP_6
era sempre stato sotto il controllo di e dei suoi eredi, direttamente o per il
[...] CP
tramite di diversi veicoli societari loro riferibili e succedutisi nel corso degli anni.
Tale ultima considerazione non è stata, peraltro, neppure specificamente censurata da T_
Ciò posto, ritiene la Corte, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, da un lato, che l'infondatezza delle deduzioni svolte da circa l'invalidità dei contratti di cessione, rende Parte_1 irrilevante l'esame delle allegazioni svolte dLLappellante in ordine al suo asserito uso autonomo dei marchi e, dLLaltro, che tali allegazioni risultano smentite dalle risultanze degli atti di causa.
Risulta, inoltre, infondato il decimo motivo d'appello con il quale l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che le ragioni dedotte per respingere le domande dell'esponente sostengono anche l'affermazione per cui detti marchi accessori devono essere ritenuti di titolarità della licenziante avendoli usati con il consenso di quest'ultima e Controparte_4 T_
non potendone perciò appropriarsene.
Il Tribunale ha affermato che “quanto al segno FF, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato documenti dai quali si evince che l'utilizzazione di tale segno era precedente LLinizio della licenza con (v. docc. da 23 a 26 attr.), mentre per i segni costituiti dalle menzionate cifre Parte_1 risultano depositate fatture – prima licenziataria dei marchi - Controparte_18 CP_6
risalenti agli anni 2003/04 che presentavano codici identificativi dei prodotti aventi come cifra iniziale il numero “6” (doc. 88 attr., documenti allegati alla dichiarazione ). La funzione di Parte_9
marchi accessori e secondari rispetto ai marchi registrati che detti segni di fatto per CP_6
concorde indicazione delle parti hanno rivestito nel corso del lungo rapporto di licenza intercorso tra le parti consenta di ritenere che anche su di essi sia individuabile un uso continuativo e rilevante riconducibile alla titolare dei marchi principali registrati. In effetti non ha motivato la Parte_1
sua decisione di procedere al deposito formale delle domande di registrazioni di tali marchi se non come conseguenza della sua tesi relativa alla presunta interruzione della catena delle cessioni dei
pagina 36 di 40 marchi registrati cui sarebbe conseguita la decadenza per non uso degli stessi, situazione che avrebbe consentito ad essa di acquisire in autonomia tutti i diritti su di essi (e quindi anche sui marchi accessori e secondari). La fondatezza di tale tesi è stata negata e dunque a tale proposito non si può che ritenere che l'uso dei segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e
“622” abbiano seguito la stessa sorte dei marchi registrati, in quanto pacificamente utilizzati sui prodotti oggetto di licenza, realizzati ed approvati dalla licenziataria e rispetto ai quali tutti i diritti devono ritenersi ad essa spettanti (v. contratto 20.6.2006, in doc. 18 attr.: art. 3.3, in cui il
Concessionario si era impegnato a non registrare qualsiasi altro marchio del Concedente o con esso confondibile;
contratto di licenza 1.8.2013, in doc. 1 attr.: art.
6.3 che impedisce alla licenziataria la commercializzazione di prodotti che non siano stati approvati dalla licenziante, art.
9.2 che impedisce alla licenziataria di apporre sui prodotti marchi diversi da quelli licenziati) in quanto utilizzati con il suo consenso”.
Ebbene, ritiene la Corte che tali considerazioni siano valide e condivisibili anche alla luce del fatto che le specifiche deduzioni svolte da (cfr. pp 74 ss comparsa di Controparte_4 costituzione) sull'uso dei segni non sono state specificamente contestate dalla controparte. E, in ogni caso, trattandosi di segni pacificamente utilizzati sui beni di cui alla licenza e tenuto conto delle pattuizioni contenute negli accordi citati dal Tribunale, risulta evidente che l'uso di tali segni presupponesse il consenso della licenziante.
Infondati risultano, infine, il primo e il secondo motivo di appello incidentale formulati da
[...]
Controparte_4
Invero, a differenza di quanto sostenuto da il Tribunale ha Controparte_4
motivato il rigetto delle domande svolte dalla stessa.
In particolare, il Tribunale ha affermando che:
• parte attrice ha contestato illeciti ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c. in relazione alle condotte tenute da in quanto tese ad ostacolare il libero esercizio dei Parte_1
diritti sui marchi da parte della titolare e la concessione di nuove licenze a terzi. In particolare, le condotte contestate sono state l'avvio del procedimento cautelare LI
NO dinanzi a questo Tribunale (respinto con ordinanza 30.6.2020: doc. 7 attr.), del secondo procedimento cautelare per il prolungamento della Licenza (respinto con ordinanza del 23.12.2020), il deposito delle domande di registrazione dei marchi pagina 37 di 40 accessori innanzi menzionati e l'invio della diffida 5.10.2020 che ha dato origine alla presente causa;
• tali domande non possono essere accolte, risultando essere relative in gran parte a procedimenti già conclusi – e che hanno trovato in sede di decisione anche la relativa condanna al rimborso delle spese, senza che dalle contestazioni svolte in tali sedi da sia originato un danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa in Parte_1
giudizio da parte di , nemmeno allegato in questa Controparte_4
sede – e, per ciò che riguarda le registrazioni dei marchi accessori e della diffida
(peraltro oggetto della presente causa), al di là del deposito delle domande e dell'invio della diffida non risultano svolte da concrete attività di sfruttamento di tali Parte_1
marchi volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società attrice. Peraltro, che per costante giurisprudenza il mero invio di una diffida al soggetto ritenuto autore della condotta illecita e senza diffusione o divulgazione a terzi della stessa, non può integrare ipotesi di illecito concorrenziale, venendo in tal caso a mancare la diffusione a terzi della notizia potenzialmente screditante. Né parte attrice ha connesso a tale condotta alcuna conseguenza di natura patrimoniale in suo danno, alla quale ha correttamente reagito mediante l'instaurazione della presente causa.
Giova, peraltro, precisare che con la domanda n. 7 aveva Controparte_4
esclusivamente chiesto di accertare che le domande di marchio UE costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda di marchio non può, in ogni caso, considerarsi atto preparatorio rispetto a quelli presi in considerazione dLLarticolo 2598 c.c. né tantomeno fatto illecito ex art. 2043 c.c., atteso che la stessa, da un lato, costituisce atto lecito, privo della qualifica di antigiuridicità, e, dLLaltro, non è di per sé idonea a determinare un danno ingiusto, essendo il suo accoglimento subordinato al positivo vaglio dell'autorità competente.
Il rigetto dell'appello principale impedisce l'esame del terzo motivo d'appello incidentale essendo lo stesso condizionato LLaccoglimento del predetto appello principale e alla riforma della sentenza impugnata.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo LLesito della controversia, T_
va condannata a rimborsare a in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, e a le spese di lite da queste Controparte_5
pagina 38 di 40 sostenute per il presente giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio. Avuto riguardo, invece, alla posizione di parziale soccombenza reciproca di e n esito al giudizio, ritiene Parte_1 CP_6 Controparte_4
la Corte che sussistano giusti motivi per disporre tra i predetti la compensazione per metà delle spese del presente giudizio, ponendo a carico di per la maggiore soccombenza, la restante metà Parte_1
delle spese, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa per le cause di valore indeterminabile-media complessità e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_4
5025/23;
2) condanna a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 Controparte_5
presente giudizio liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) condanna a rifondere a in proprio e quale esercente la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, le spese di lite relative al presente giudizio liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
4) compensa per metà le spese processuali del presente giudizio nei rapporti tra e Parte_1
condanna al pagamento della restante metà, Controparte_4 Parte_1 quota che liquida in complessivi € 4.235,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
pagina 39 di 40 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est.
Emanuela Rizzi
Il Presidente
Rossella Milone
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SANTA SOFIA, N. Parte_1 P.IVA_1
12 presso lo studio degli avv.ti GUSTAVO GHIDINI, MARCO CARLO LUIGI MERGATI e
SIGNORINI CLAUDIA, che la rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti GIUSEPPE
CONIGLIONE e GIUSEPPE CHINAGLIA GIUSEPPE, come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E COME Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BRERA N. 6, presso lo studio C.F._1
degli avv.ti LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO, GIULIA AFFER e GIULIA VARALLO, come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
pagina 1 di 40 C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_4 P.IVA_2
BonelliErede in MILANO, VIA BAROZZI N. 1 e rappresentata e difesa dagli avv.ti RENATO
BOCCA, GIOVANNI GUGLIELMETTI, GUSEPPE LOMBARDI, CHIARA BIELLA, come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Controparte_5 P.IVA_3
GOITO N. 9, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO OROMBELLI FRANCESCO e FABIO
MALCOVATO che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
COCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento della presente impugnazione e previo rigetto di ogni altra contraria domanda, eccezione o istanza, nonché dell'appello incidentale di
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 5025/2023 del Tribunale di Milano, Controparte_6
Sezione Specializzata in materia di Impresa, P.Rel. Dott. Claudio Marangoni, depositata in Cancelleria in data 16 giugno 2023, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte in primo grado come LLudienza del 13 aprile 2022 e di seguito trascritte:
- Piaccia LLIll.mo Giudice adito, reiette e disattese ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione di controparte, preso atto che la esponente non consente LLinversione degli oneri probatori e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande dell'attrice (ora appellata , della società chiamata in causa (ora Controparte_6
altra appellata ) e dei convenuti (ora appellati) , così giudicare: Controparte_5 CP
dato atto che la comparente formula domanda di nullità e di inefficacia del contratto di cessione dei marchi e in classe 25, stipulato in data 27 luglio 2006 da LS CP_6 Controparte_6
CI LLC, oggi e di Dublino e di Controparte_6 Controparte_5
retrocessione di tali marchi stipulato in data 24 giugno 2014:
Nel merito, in via principale:
e) respingere, con ogni più opportuna statuizione, le domande tutte formulate dLLattrice in quanto inammissibili e infondate per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati;
pagina 2 di 40 in via riconvenzionale: dato atto che non intende consentire LLinversione dell'onere della prova, come Parte_1
determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 24 del Codice della Proprietà
Industriale e che tale onere incombe, per legge, sulla società attrice;
f) accertare e dichiarare, con ogni più opportuna statuizione, la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del contratto stipulato avanti il notaio dott. di Lugano il 27 Parte_1 Persona_1
luglio 2006, con il quale ha ceduto al signor residente a [...], quale Controparte_7 Controparte_8
“rappresentante” della LS CI LLC di Wilmington, nello Stato del Delaware (USA), i marchi e in classe 25 originariamente depositati a suo nome in CP_6 Controparte_6
Italia, in Giappone, in Cina, in Corea del Sud e internazionalmente e meglio individuati in comparsa di costituzione e risposta, come pure anche la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a della precedente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a Parte_1
da parte del padre;
Controparte_7 Per_2
g) accertare e dichiarare, altresì, con ogni più opportuna statuizione, la nullità, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del contratto stipulato da LS CI LLC di Wilmington, Parte_1
nello Stato del Delaware (USA), con il quale, in data 27 luglio 2006, ha ceduto i marchi e CP_6
in classe 25 di cui al capo di domanda che precede alla Controparte_6 Controparte_5
di Dublino (Irlanda);
[...]
h) accertare e dichiarare, ancora, la inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a del Parte_1 contratto di licenza d'uso esclusivo dei marchi e in classe 25 e dei CP_6 Controparte_6
marchi accessori e secondari, meglio individuati in comparsa di costituzione e risposta, stipulato da di Dublino con nonché la inefficacia e, in ogni caso, la Controparte_5 Parte_1
inopponibilità a sia dei rinnovi, sia delle cessioni a terzi di tale contratto, con ogni Parte_1
provvedimento consequenziale in ordine alle relative trascrizioni nel Registro marchi e brevetti;
dato atto che ha fatto, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 Codice della proprietà Parte_1
industriale, uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non sporadico dei marchi e CP_6 CP_6
in classe 25 e dei marchi accessori e secondari, dal 20 febbraio 2006 e, comunque, dal CP_6
27 luglio 2006 per un quinquennio ininterrotto, senza che tale uso sia stato e sia riferibile al soggetto a favore del quale, dal 19 gennaio 2007 erano inefficacemente registrati;
i) accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 26 sub c del Codice della proprietà industriale, la avvenuta decadenza per non uso, protrattosi per oltre cinque anni, e, in subordine per decettività, dei pagina 3 di 40 marchi, in classe 25, registrato avanti LLUIBM in data 19 gennaio1987 con il Controparte_6 numero di registrazione 461208 e registrato avanti LLUIBM in data 13 agosto 2004 con CP_6
il numero di registrazione 0000935758-302004901212077, entrambi oggi a nome di
[...]
nonché dei RC e Secondari CP_6 Parte_2 disponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio
Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà Industriale;
dato atto e accertato che l'uso a titolo originario ed esclusivo dei marchi e CP_6 CP_6
in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari da parte di si è protratto
[...] Parte_1
seriamente per almeno un quinquennio, non è stato occasionale, non è stato limitato localmente ed ha avuto diffusione su tutto il territorio nazionale oltre che internazionale, con un fatturato di vendita, nel quinquennio di riferimento, superiore a cento settantasette milioni di Euro e negli anni sino ad oggi superiore a settecento milioni di Euro;
l) accertare e dichiarare che con l'uso avente le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta, ha acquisito in buona fede, anche per gli effetti previsti dLLarticolo 24 comma 3 Parte_1
del Codice della proprietà industriale, il diritto alla prosecuzione dell'uso dei marchi denominativi e figurativi e in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari;
e, CP_6 CP_6 CP_6
pertanto,
m) accertare e dichiarare l'acquisto da parte di dei seguenti marchi di fatto, denominativi Parte_1
e figurativi e in classe 25: CP_6 Controparte_6
n) accertare e dichiarare, che l'uso dei marchi da parte di ha importato la sua notorietà Parte_1
non puramente locale e, conseguentemente, accertare e dichiarare, per violazione degli articoli 12 e pagina 4 di 40 118 del Codice della proprietà industriale, la nullità, per mancanza del requisito della novità, delle domande di rinnovo e di nuova registrazione dei marchi e in CP_6 Controparte_6
classe 25 e dei segni distintivi con essi confondibili e dei RC Accessori e Secondari, depositate dalla società attrice e/o di suoi eventuali aventi causa e segnatamente, per le Controparte_6 domande di rinnovo registrate avanti LLUIBM in data 19 marzo 1998 con il numero di registrazione
0000742086, in data 16 gennaio 2009 con il numero di registrazione 0001164513 e in data 13 luglio
2017 oggetto della domanda numero 362016000062448 e per la domanda di rinnovo CP_6 registrata avanti LLUIBM in data 19 maggio 2014 con il numero di registrazione 0001594786; con ogni conseguente provvedimento in ordine alle trascrizioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà
Industriale;
o) accertare e dichiarare la nullità, per violazione degli articoli 12 e 118 del Codice della proprietà industriale, dei marchi denominativi e figurativi identici o simili a quelli di cui è divenuta titolare di fatto e dei segni distintivi con essi confondibili, in classe 25, oggetto delle domande di Parte_1
nuova registrazione dei marchi , depositate da presso CP_6 Controparte_6
l'UIMB e, segnatamente 1) il 7 aprile 2017, registrato con il numero 302017000038301, del marchio denominativo (“parole”); 2) il 14 luglio 2020, registrato con il numero CP_6
302020000057499, del marchio figurativo di fiore stilizzato composto da quattro J; 3) il 19 novembre
2019, registrato con il numero 302019000085254, del marchio figurativo J stilizzata; 4) il 24 maggio
2019, registrato con il numero 302019000031810, del marchio denominativo e figurativo (di macchina da cucire, seconda versione) e 5) il 7 aprile 2017, registrato con il numero CP_6
302017000038305, del marchio denominativo e logo;
CP_6
con ogni conseguente provvedimento in ordine alle trascrizioni nel Registro RC e Brevetti presso l'Ufficio Italiano RC e Brevetti, ai sensi dell'articolo 122 comma 8 del Codice della Proprietà
Industriale; in via riconvenzionale subordinata
p) accertare e dichiarare che ha fatto uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non Parte_1 sporadico, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 Codice della proprietà industriale, dei marchi CP_6
e in classe 25 e dei RC Accessori e Secondari anche in epoca successiva al Controparte_6
28 luglio 2011, per un quinquennio ininterrotto, senza che tale uso sia stato e sia riferibile al o ai soggetti a favore del quale/dei quali era registrato;
pagina 5 di 40 in via condizionata subordinata
q) nella ritenuta ipotesi di rigetto delle opposizioni amministrative interposte da Controparte_6
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dei RC Accessori e Secondari di cui alle
[...] domande depositate da ) avanti LL e, segnatamente, (1) del marchio “688” di Parte_1 CP_9
cui alla domanda di registrazione numero 18244174, depositata il 25 maggio 2020; (2) del marchio
“613” di cui alla domanda di registrazione numero 18244164 depositata il 25 maggio 2020; (3) del marchio “622” di cui alla domanda di registrazione numero 18244167 depositata il 25 maggio 2020;
(B) avanti LLUIBM e, segnatamente, (4) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 302020000043000 del 4 giugno 2020, pubblicata il 16 giugno 2020 sul Bollettino dei marchi UIBM n. 289:
(5) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 302020000043294 del 4 giugno 2020:
(C) avanti LL e, segnatamente, (6) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di CP_9
cui alla domanda di registrazione numero 018243434 del 25 maggio 2020:
(7) del marchio figurativo “baffo”, di seguito rappresentato, di cui alla domanda di registrazione numero 018244155 del 25 maggio 2020:
pagina 6 di 40 r) accertare e dichiarare che l'uso in classe 25, diretto o per il tramite di licenziatari, da parte di
[...]
di segni distintivi identici e/o, comunque, confondibili con i RC di Fatto Controparte_6
e in classe 25 e con i RC Accessori e Secondari costituisce CP_6 Controparte_6
contraffazione dei diritti esclusivi di sui RC di Fatto e T_ CP_6 Controparte_6
in classe 25 e sui RC Accessori e Secondari;
s) inibire a – direttamente e/o per il tramite di concessionari, licenziatari Controparte_6
e/o società collegate - la produzione, commercializzazione, promozione e vendita di prodotti in classe
25 recanti segni distintivi identici e/o, comunque, confondibili con i RC di Fatto e CP_6
in classe 25 e/o con i RC Accessori e Secondari;
Controparte_6
t) disporre una sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni eventuale esemplare posto in commercio in violazione e/o inosservanza del provvedimento di inibitoria nonché l'ulteriore somma di Euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza allo stesso;
u) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 LLintegrale risarcimento dei danni patiti e patiendi da per effetto della violazione dei Parte_1
propri diritti esclusivi sui RC di e in classe 25 e/o sui RC CP_6 CP_6 CP_6
Accessori e Secondari;
v) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, limitatamente alla parte dispositiva ed a caratteri doppi rispetto al normale, a cura della società convenuta ed a spese di Controparte_6 per tre domeniche consecutive, sui seguenti giornali: “Il Corriere della Sera”, “ ” e “La CP0
Repubblica”; in via riconvenzionale subordinata
z) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse dichiarata la decadenza e/o la nullità dei marchi registrati da come sopra meglio individuati, accertare e Controparte_6 dichiarare, in virtù dell'uso esclusivo, serio, continuo, diffuso e non sporadico dei RC di Fatto
e in classe 25 e/o sui RC Accessori e Secondari effettuati da CP_6 Controparte_6 pagina 7 di 40 anche in epoca successiva al 28 luglio 2011, per un quinquennio ininterrotto, senza che Parte_1
tale uso sia stato e sia riferibile il diritto di a continuare ad Controparte_6 T_
utilizzare a titolo originario i segni e in classe 25 e/o sui RC CP_6 Controparte_6
Accessori e Secondari.
Con vittoria di spese e onorari e sentenza immediatamente esecutiva.
In via istruttoria, si reiterano tutte le richieste formulate e non ammesse e, segnatamente:
a) ordinare LLattrice in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6
tempore e a in proprio e nelle sue qualità, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Controparte_1
produzione in giudizio di copia integrale delle istanze di definizione agevolata e di collaborazione volontaria ( ), ai sensi della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 e seguenti, con la Controparte_11 documentazione allegata, aventi ad oggetto l'autodenuncia degli investimenti e attività di natura finanziaria da loro detenuti LLestero, anche con riferimento ai RC e CP_6 CP_6
in classe 25, nazionali, internazionali e comunitari;
[...]
b) ammettere la prova per testi sulle circostanze e con i testi di seguito indicati (già formulati da T_
nella II Memoria 183 c.p.c.):
1. Vero o no che, che le seguenti informazioni da me annotate nel Registro della Clientela tenuto ai sensi della normativa antiriciclaggio, che mi viene esibito (viene mostrato al teste il doc. 42) e a suo tempo consegnato alla Guardia di Finanza, Reparto di Rovigo in riscontro alla richiesta della Polizia
Tributaria (viene mostrato il doc. 21.8 , sono veritiere: (i) che il cliente da me registrato e T_
identificato in data 13 giugno 2013, denominato The Fashion Trust con sede in Jersey è stato costituito il 6 ottobre 2006, inizialmente, con il nome The Tato Trust, (ii) che il cliente registrato, The Fashion
Trust, già The Tato Trust, svolgeva l'attività di Titolare del RCo , (iii) che CP_6 [...]
era il disponente Trust e aveva trasferito il RCo al trust e (iv) che i beneficiari del Trust CP_7
erano i signori , ; (teste: avvocato Calvi da Coenzo). Persona_3 Persona_4 Tes_1
2. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la ideazione, la realizzazione e lo sviluppo delle proposte stilistiche dei prodotti a marchio ” si svolgeva interamente in Italia presso la sede di CP_6
(testi , , , e . Parte_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
3. Vero o no che – dal 2006 al 2012 - lo stilista lavorava alle collezioni ” Controparte_7 CP_6 presso la sede di supportando i dipendenti dell'ufficio prodotto di (testi , Parte_1 T_ Tes_2
, , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
pagina 8 di 40 4. Vero o no che – dal 2006 al 2012 - alla ideazione, allo sviluppo ed alla realizzazione delle collezioni
” lavorava soltanto l'ufficio prodotto di con il supporto dello stilista CP_6 T_ [...]
; (testi: , , , e . CP_7 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
5. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – il solo consulente che si relazionava con l'ufficio prodotto di per conto della società The Fashion Club Ltd. era lo stilista;
(testi , T_ Controparte_7 Tes_2
, , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
6. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la realizzazione delle collezioni ” veniva svolta da CP_6
senza alcuna altra collaborazione e/o indicazione in termini di styling e senza alcun ulteriore T_
apporto, in termini di risorse materiali e umane, da parte delle società estere Controparte_5
e/o LS CI LLC;
(testi: , , , e . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
7. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – il controllo sulla qualità dei prodotti a marchio CP_6
veniva condotto internamente da (testi: , , , e . T_ Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
8. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – i contatti intrattenuti da con le società T_ Controparte_5
e con la società LS CI LLC erano limitati alla sola liquidazione delle royalties;
[...]
(teste: . Tes_6
9. Vero o no che – dal 2006 al 2012 – la pubblicità e la promozione dei prodotti a marchio CP_6
era svolta e finanziata integralmente a cura e spese di come risulta dai documenti
[...] Parte_1
che si esibiscono al teste (doc. 48); (teste: . Tes_6
Si indicano in qualità di testimoni, per i capitoli specificamente sopra indicati: - Avv. di Testimone_7
Coenzo con studio in Milano (MI), Via Della Moscova, 16; - , nata a [...] il Testimone_8
31.03.1969 e residente a[...] e con domicilio presso - Parte_1
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
18/n e con domicilio presso - , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 CP3
in Via Marconi 82/1, Cavarzere e con domicilio presso - , nata a Parte_1 Testimone_9
Cavarzere il 09.01.1966 e residente in [...], Adria e con domicilio presso Parte_1
c) In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Presidente dovesse ammettere, del tutto Con
o in parte, le prove costituende richieste da , si reiterano anche le richieste già formulate da T_
nella III Memoria 183 c.p.c. e, segnatamente:
(i) la richiesta di prova contraria diretta, sui medesimi capitoli, con gli stessi testi indicati da parte attrice nella II Memoria 183,
(ii) ed a prova contraria indiretta, con i medesimi testi, sul seguente capitolo:
pagina 9 di 40 10. “Vero o no che i segni numerici 613, 622 e 688 sono stati introdotti, per contrassegnare tre modelli di pantaloni prodotti e commercializzati da , successivamente al 2006”. T_
Per IN PROPRIO E COME GENITORE DI Controparte_1
AR NI DE E : Controparte_3 piaccia LLIll.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione, riconvenzione, formulate da così Parte_1
giudicare:
Nel merito
1. per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5025/2023 e per Parte_1
l'effetto confermare tale sentenza ed in ogni caso accogliere le domande tutte svolte in prime cure dagli odierni concludenti, oltre che da in primo grado e comunque rigettare Controparte_6
nel migliore dei modi per in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Controparte_1
sui figli minori e , le domande tutte formulate da Controparte_2 Controparte_3
Parte_1
In via istruttoria
2. respingere le domande istruttorie formulate da T_
Con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA
Per Controparte_4
Piaccia LLEcc.ma Corte, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza e/o dedu-zione, previe le più opportune declaratorie: respingere, in quanto inammissibile e/o comunque infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, l'appello promosso da avverso la sentenza n. 5025/2023 resa dal Tribunale Parte_1 di Milano, sez. specializzata in materia di impresa A, LLesito del giudizio r.g. n. 38556/2020, pubblicata in data 16 giugno 2023, e, per l'effetto, confermare la sentenza citata, e/o in ogni caso, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti e con particolare riferi-mento alla Diffida 5 ottobre 2020 (come definita in atti), che non ha alcun diritto sui marchi (come Parte_1 CP_4
pagina 10 di 40 individuati in atti: il “RCo”) e non ha alcun diritto di utilizzarne le relative parti denominative e figurative (o altre simili, sovrapponibili o confondibili) se non nell'ambito della Licenza 2013 (come definita in atti) e sino alla sua cessazione e, per l'effetto, inibire a qualunque utilizzo del RCo e delle sue componenti denominative e figurative, Parte_1
anche quali marchi di fatto o non titolati, a far data dalla cessazione degli effetti della Licenza 2013 e ordinare a di ces-sare qualunque turbativa nei confronti di Parte_1 Controparte_4 rispetto LLesercizio di tutti i diritti esclusivi in qualunque modo connessi con la titola-rità e proprietà del RCo in capo a quest'ultima; condannare al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto Parte_1
commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, importato, esportato, in violazione della emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
4. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, che è nella piena Controparte_6 ed esclusiva disponibilità del segno FF (come meglio descritto in atti), in qualsivoglia forma grafica e tipo di uso, e del corrispondente diritto di marchio, denominazione sociale, ditta, insegna, nome a dominio, e che, pertanto, l'uso da parte di in qualsivoglia forma Controparte_6
grafica, di detto segno, quale marchio, denominazione sociale, ditta, insegna, nome a dominio, è pienamente legittimo e indipendente;
per l'effetto, provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
c.p.i.;
-in via di appello incidentale, in riforma del capo della Sentenza che ha rigettato le domande sub 7, 8 e
Con 9 formulate da in primo grado e in accoglimento del primo o del secondo motivo di appello
Con incidentale proposti in narrativa da :
5.accertare e dichiarare che le condotte di di cui in atti, ivi incluso il deposito delle Parte_1 domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, non-ché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; T_ per effetto dell'accoglimento delle domande sopra riportate:
6.inibire a e loro aventi causa ogni forma di utilizzo del FO e dei segni “613”, “622” e Parte_1
“688” di cui in atti;
7.condannare la convenuta al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, im-portato, esportato, in violazione della pagina 11 di 40 emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
- in via (occorrendo) anche di appello incidentale condizionato, per la denegata ipotesi di riforma della
Con Sentenza nel capo in cui ha accolto la domanda ex art. 118 c.p.i. formulata da nel primo grado del giudizio,
8.accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 2 e 25 c.p.i. la malafede di T_
nel deposito delle domande di marchio n. 302020000043000 e n. 302020000043294 e, per
[...]
l'effetto, dichiarare la nullità delle corrispondenti registrazioni di marchio, ove concesse;
- in ogni caso:
9. disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sen-tenza per due volte consecutive a caratteri doppi del normale a cura di e a spese Controparte_6 di sui quotidiani “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera” e “ ”; Parte_1 CP0
10. respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate le domande riconvenzionali proposte da per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti;
Parte_1
11. dichiarare tenuta e condannare alla rifusione di compensi e spese del presente grado Parte_1
di giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
Per la sola (e denegata) ipotesi di svolgimento di attività istruttoria:
12. solo per scrupolo e ove mai occorresse, a conferma delle dichiarazioni rese dai laboratori e da coloro che, tra gli altri, hanno lavorato fianco a fianco con , ammettere i capitoli di Controparte_7
prova testimoniale dedotti da nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Controparte_4
con i testi ivi indicati:
Cont 1) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75a di parte , sottoscritto nella data ivi indicata dalla sig.ra ”; Parte_3
Cont 2) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75b di parte , sottoscritto dal sig. CP5
nella data ivi indicata”;
[...]
Cont 3) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75c di parte , sottoscritto dai sig.ri
e nella data ivi indicata”; Parte_4 Parte_5
Cont 4) dica il teste se “è vero quanto esposto nel documento 75d di parte , sottoscritto dalla sig.ra
[...]
nella data ivi indicata”; Pt_6
e, per scrupolo, solo ove occorresse e senza inversione dell'onere della prova, a ulteriore supporto delle produzioni documentali versate in atti quanto ai ammettere i capitoli di prova Controparte_16
pagina 12 di 40 testimoniale dedotti da nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con i Controparte_4
testi ivi indicati: Cont 5) “vero che le fotografie depositate sub doc. 23 di parte riproducono un capo a marchio CP_4
della stagione P/E 2004, segnatamente il 10 (con codice tessuto n. 4135, tessuto denim
[...] kurabo) ”; Cont 6) “vero che le fotografie depositate sub doc. 24 di parte riproducono un estratto dal gestionale
CAD del ricamificio JO EE (operativo in via dell'Artigianato, 3, 30010 Campagna Lupia VE) risalente LLesercizio 2002 e, in particolare, per quanto riguarda il cosiddetto “baffo-tasca”, al 4 ottobre 2002”; Cont 7) “vero che le fotografie depositate sub doc. 25a di parte riproducono capi a Parte_7 della stagione A/I 2002/2003”;
[...]
Cont 8) “vero che le fotografie depositate da sub doc. 25, prima parte, denominato 'panta-loni heritage
JA CO, e sub doc. 64 riproducono capi a marchio del 2002”; CP_4
Cont 9) “è vero quanto esposto nel doc. 88 depositato da parte da me sottoscritto alla data indicata”;
13. rigettare, per le ragioni esposte in atti, le istanze istruttorie formulate da nella propria Parte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova dedotti da si chiede di ammettere a controprova Parte_1 Controparte_4 con i capitoli di prova diretta già dedotti da quest'ultima sub 1-4 con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.
Per Controparte_5
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
- nel merito, rigettare in quanto inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da T_ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5025/2023 e per l'effetto confermare tale
[...]
sentenza, assolvendo da ogni avversa pretesa;
Controparte_5
- in via istruttoria, respingere le domande istruttorie formulate da T_
Con vittoria delle spese tutte di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado pagina 13 di 40 – già società di diritto Controparte_4 Controparte_17
lussemburghese (v. doc. 12 attr.) – ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere titolare dei seguenti marchi registrati imperniati sulla denominazione
[...]
: CP_6
- marchio italiano figurativo CO HË parzialmente sovrapposto alla lettera J, concesso in data
19 gennaio 1987 con numero di registrazione 461208, per i prodotti in classe 25, successivamente sempre rinnovato ed esteso a livello internazionale;
- marchio figurativo italiano relativo al segno CO HË CO sormontante una macchina da cucire e contornato da un fregio stilizzato, concesso in data 13 agosto 2004 con numero di registrazione 0000935758 per i prodotti in classe 25, sempre rinnovato ed esteso a livello internazionale (doc. 14).
A tali marchi si sono aggiunti nel tempo ulteriori registrazioni del medesimo segno in questione, caratterizzati da diverse fattezze grafiche, attinenti anche a diverse classi merceologiche e territori.
Ha dato atto parte attrice delle difficili relazioni intercorse con la società convenuta dal Parte_1
2004 sub-licenziataria (dalla allora licenziataria di detti marchi e poi con contratto del CP8
20.2.2006 licenziataria dalla per le successive 6 stagioni (doc. 18 Controparte_5
attr.).
I successivi rinnovi di tale licenza erano entrati poi in una fase di contrasti tra le parti, in particolare dopo la morte prematura di nel 2012, originario titolare dei marchi e promotore del Controparte_7
successo commerciale del segno
Successivamente, dopo una faticosa ed articolata trattativa era stato stipulato con la stessa T_
nel 2013 un nuovo contratto di licenza con alla quale nel
[...] CP_5 CP_5
2014 era succeduta la quale titolare dei marchi licenziati. Controparte_17
Ha quindi affermato parte attrice che sin dal 2001 i jeans erano sempre stati CP_6
contraddistinti anche della caratteristica cucitura sulle tasche posteriori la cui forma evoca quella di un
“baffo” (il cd FF) e che le collezioni sono sempre state caratterizzate - già prima che T_ diventasse licenziataria del marchio - anche dalle distintive cifre “613”, “622” e “688”.
[...]
Ha evidenziato parte attrice che avrebbe depositato in mala fede i seguenti marchi: Parte_1
(i) in data 25 maggio 2020, tre domande di marchio per l'Unione Europea relative alle cifre “688” (n.
18244174), “613” (n. 18244164) e “622” (n. 18244167) (docc. 27-29 attr.);
pagina 14 di 40 (ii) due domande di marchio per l'Italia (i “RC IT”) e due ulteriori domande di marchio per l'Unione Europea (i “RC UE”) relative al segno FF di Controparte_4
Parte attrice ha dedotto, inoltre, di aver ricevuto a ottobre 2020 una diffida, con la quale la controparte le ha comunicato di ritenere il RCo decaduto per non uso (atteso che l'uso fattone da quale T_
licenziataria dal 2006 al 2014 non sarebbe utilmente riconducibile al titolare della registrazione) e di essere pertanto titolare del corrispondente marchio di fatto in ragione del correlativo e preteso preuso, intimandole di sospensione, “con effetto immediato, di ogni e qualsivoglia attività concorrenziale con i Con prodotti ideati, fabbricati e distribuiti da ”. A fronte di ciò, ha introdotto in prevenzione il T_
presente giudizio.
Quanto ai depositi eseguiti dalla società convenuta di marchi recanti il segno FF, ha contestato l'usurpazione da parte di del diritto della società attrice di richiedere la registrazione Parte_1 nazionale come marchio di tale segno e del diritto LLuso dello stesso, rivendicando a sé il diritto alla registrazione del FF ai sensi dell'art. 118 c.p.i..
In via subordinata per i marchi nazionali ha dedotto la nullità per deposito in malafede e, comunque, per quelli dell'Unione Europea che eventualmente fossero stati concessi, ha chiesto l'accertamento che l'uso da parte dell'attrice di detti segni non viola alcun diritto della convenuta.
Ha altresì dedotto che le condotte poste in essere nel tempo da – volte ad imporre il Parte_1
rinnovo delle licenze e ad ostacolare la titolare dei marchi nel libero esercizio dei diritti sui suoi marchi
– costituiscono illeciti concorrenziali nonché illeciti contrattuali, con richiesta di inibitoria alla loro prosecuzione e con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le domande svolte dalla società Parte_1 attrice. ha dedotto di aver acquisito un diritto esclusivo LLuso del e di T_ Parte_8
tutti gli altri segni distintivi oggetto di causa in quanto i contratti con cui sono stati trasferiti, nel corso
Con degli anni, detti marchi tra il Sig. , e l'attuale sono nulli, inefficaci e comunque CP CP_5
inopponibili a Di conseguenza, i contratti di licenza sulla base dei quali essa ha, sempre nel T_ corso degli anni, usato detti marchi sono anch'essi nulli o comunque inefficaci perché stipulati – in veste di licenzianti – da soggetti privi di alcun diritto su di essi. Ne deriva, quale ulteriore corollario, che l'uso dei marchi in questione da parte di non può aver giovato né ai soggetti apparentemente T_ licenzianti né ai titolari effettivi, ma solo e soltanto LLodierna appellante: la quale ha dunque acquisito un diritto su detti segni in virtù, per l'appunto, di tale uso effettivo e non meramente locale, mentre, al contempo, i marchi registrati dLLeffettivo titolare sono decaduti per non uso ultraquinquennale.
pagina 15 di 40 In particolare, ha sostenuto: T_
− la nullità del contratto intercorso in data 27.7.2006 (doc. 7 conv.) tra e LS Controparte_7
CI LLC di cessione della titolarità dei marchi in quanto stipulata in CP_6
frode alla legge, per esclusivi fini evasivi/elusivi a favore di una società avente sede in uno
Stato nel quale era inibita una qualsivoglia attività d'impresa compatibile con la causa concreta del contratto;
inoltre, l'assenza del prezzo e di causa concreta del contratto, ne avrebbero determinato l'invalidità e la nullità insanabile;
− la conseguente nullità e inefficacia della cessione dei medesimi marchi da LS CI
LLC a eseguita nella stessa data del 27.7.2006, posto che la Controparte_5
cedente non aveva mai acquisito la titolarità di tali marchi e che tale accordo rientrava nell'ambito dell'operazione fraudolenta innanzi menzionata;
− l'uso dei marchi da parte di non sarebbe dunque riconducibile al CP_6 Parte_1
menzionato contratto né a (o a LS CI LLC) e Controparte_5
dunque la società convenuta dal 20 febbraio 2006 al 26 giugno 2014 e anche successivamente alla “retrocessione” dei marchi alla LS CI LLC del Delaware, ha fatto uso dei marchi nonché dei marchi accessori (FF) e dei marchi secondari (“613”, CP_6
“622” e “688”) in via autonoma e a titolo originari, determinandosi altresì la decadenza per non uso dei marchi registrati di cui parte attrice risulterebbe titolare;
− la conseguente legittimità delle registrazioni eseguite dalla società convenuta dei marchi accessori (FF) e dei marchi secondari (“613”, “622” e “688”).
Ha infine concluso per il rigetto delle domande svolte da parte attrice, formulando a sua volta domande riconvenzionali di declaratoria della decadenza per non uso dei marchi registrati di controparte, di accertamento del proprio diritto alla prosecuzione dell'uso dei marchi denominativi e figurativi CP_6
e in classe 25 e dei marchi accessori e l'insorgenza in suo favore
[...] Controparte_4
dei diritti propri dei marchi di fatto, la cui notorietà comporterebbe la nullità di rinnovi delle registrazioni di marchio eseguite dalla società attrice con le conseguenti inibitorie.
Si è costituita vedova , anche nell'interesse dei figli minori Controparte_1 CP
e quale genitore esercente in via Controparte_2 Controparte_3
esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi, aderendo espressamente alle domande svolte da el suo atto di citazione e chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_4
riconvenzionali svolte dalla convenuta Parte_1
pagina 16 di 40 A seguito di atto di chiamata in causa da parte di si è costituita in giudizio anche Parte_1
la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande Controparte_5
svolte in giudizio da Controparte_4
Il Tribunale di Milano ha:
a) accertato (in relazione alla Diffida 5 ottobre 2020 trasmessa da parte convenuta) che la società attrice
è titolare di ogni diritto relativo ai marchi registrati Controparte_4 CP_6
(marchio italiano figurativo parzialmente sovrapposto alla lettera J,
[...] CP_6
depositato con domanda n. PD C86 27510 in data 17 gennaio 1986 e concesso con il n. 0000935758 e successivi rinnovi;
marchio figurativo italiano relativo al segno Controparte_6
sormontante una macchina da cucire e contornato da un fregio stilizzato, depositato con domanda n.
302004901212077 (PD2004C000416) e che la convenuta non è titolare di alcun diritto Parte_1 LLuso di detti marchi al di fuori dell'ambito di validità temporale della licenza 2013;
b) inibito alla convenuta qualunque utilizzo di detti marchi e delle loro componenti Parte_1
denominative e figurative - a far data dalla cessazione degli effetti della Licenza 2013 - nonché ogni turbativa al pacifico uso di detti segni da parte di on fissazione di Controparte_4 penale di € 10.000,00 per ogni violazione di tale inibitoria;
2) accertato ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che titolare del diritto alla Controparte_4 registrazione del marchio corrispondente al segno di fatto individuato come FF;
3) rigettato le ulteriori domande avanzate da nei confronti di Controparte_4
Parte_1
4) respinto tutte le domande svolte in via riconvenzionale da Parte_1
5) disposto la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale a cura di a spese di Controparte_4 Parte_1 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”;
6) condannato al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice e Parte_1 delle terze chiamate, liquidate in € 21.387,00 per compensi (oltre rimborso spese generali ed oneri di legge) in favore di in € 15.000,00 per compensi (oltre rimborso Controparte_4
spese generali ed oneri di legge) per ciascuna delle terze chiamate.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− in assenza di specifica disposizione di legge – nella fattispecie non sussistente - deve dunque confermarsi che le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in pagina 17 di 40 parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni (v. Cass. SU 23601/17 cit., Cass. 4785/07, Cass.
17475/20);
− non pare sostenibile che la validità di un contratto di cessione di marchio sia condizionata dal fatto che la cessionaria debba avere una propria struttura aziendale e produttiva, posto che l'individuazione di una causa concreta di tale negozio non può essere ricondotta e fondata su specifiche caratteristiche soggettive del contraente. A seguito della riforma del 1992 è venuta infatti meno la limitazione che consentiva esclusivamente agli imprenditori la facoltà di registrare un marchio. Sicché deve ritenersi che la titolarità di un marchio può essere validamente assunta anche da soggetti che non sono titolari di impresa e che non si propongano un'utilizzazione diretta del segno (peraltro nel caso specie la cessione atteneva ai segni CP_6
già utilizzati e affermati sul mercato) ma che intendano appropriarsi della prerogativa
[...] di disporne, cedendolo o consentendone l'uso ad imprenditori interessati ad approfittare del valore suggestivo e pubblicitario da esso acquisito;
− inoltre, la tesi sostenuta da in merito al fatto che l'intento elusivo degli oneri Parte_1 fiscali fosse l'unico che aveva indotto alla costituzione delle società cui i segni erano stati trasferiti non tiene in alcun conto che la cessione dei marchi in questione ad una new company era stata oggetto di uno specifico accordo intervenuto in data 21.6.2006 tra il da una CP parte – titolare dei marchi – e altre persone fisiche dLLaltra, che LLepoca CP_6
erano i soci di (doc. 76 attr.). Tale cessione era parte attuativa di un progetto Parte_1 imprenditoriale più complesso che nel perseguire l'intento di stabilire una collaborazione più stretta tra le parti prevedeva appunto la costituzione di una nuova società (partecipata al 51% dal e per il 49% dagli altri contraenti, a fronte della cessione del 49% delle quote CP
sociali di in favore del ) alla quale sarebbero stati trasferiti i marchi in Parte_1 CP questione e, LLesito di tale cessione, “la costituenda società e stipuleranno T_ direttamente o indirettamente un contratto di licenza del ”. Gli eventi successivi Pt_7
hanno confermato la piena attuazione di tale complessa regolamentazione dei rapporti tra le parti, dovendosi dunque escludere che l'intento elusivo sul piano fiscale – peraltro secondo la prospettazione della stessa convenuta da ritenersi comune a tutti i soci delle società in questione partecipanti LLaccordo del 2006, che ne hanno ampiamente e collettivamente beneficiato fino pagina 18 di 40 alla retrocessione delle quote della new company - rappresentasse l'unica motivazione degli atti di cessione dei marchi;
− l'argomentazione secondo la quale non avrebbe validamente Controparte_5
contratto la licenza con in quanto alla data della stipulazione della licenza stessa Parte_1
(20.2.2006) non aveva la formale titolarità di detti marchi - pervenuta in suo favore solo nel luglio dello stesso anno - risulta sostanzialmente irrilevante ove si osservi che senza dubbio alcuno l'uso dei marchi da parte dell'allora titolare per il CP_6 Controparte_7
conferimento di una licenza a era comunque frutto del consenso del medesimo, Parte_1 come dimostrano i successivi accordi tra le parti (in primis l'accordo 21.6.2006, cit;
proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013, in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costante accordo con la stessa Parte_1
− né appare rilevante l'ulteriore profilo di nullità che ha sollevato in merito al Parte_1
contratto stipulato il 27.7.2006 con il quale aveva ceduto a LS CI Controparte_7
LLC i marchi in classe 25 depositati in Italia, in Giappone, in Cina, in Corea CP_6
del Sud e internazionalmente, motivo fondato sulla mancata definizione del prezzo reale di cessione dei marchi nell'allegato 2 al contratto stesso, che, secondo la convenuta, avrebbe omesso di individuare i parametri cui era subordinata la moltiplicazione per cento della cifra di
€ 30.000,00 indicata come prezzo della cessione alla data di stipulazione del contratto, non essendo espressi gli obbiettivi che avrebbero dovuto essere raggiunti per dare corso a tale adeguamento. Premesso che, in ogni caso, il prezzo della cessione era specificamente indicato in tale atto – e cioè la somma di € 30.000,00 – va rilevato che la pattuizione contestata afferiva alla possibilità di un eventuale successivo adeguamento del prezzo (già) concordato da verificarsi prima della data del 31.7.2011 sulla base del raggiungimento degli obbiettivi contenuti in un business plan che evidentemente sarebbe stato oggetto di una successiva definizione. L'eventuale mancanza di tale presupposto avrebbe comportato alla scadenza indicata la fissazione definitiva del prezzo di cessione nella misura già definita tra le parti. La nullità contestata non è in ogni caso sussistente, posto che è pacifico in giurisprudenza che il perfezionamento del contratto, e quindi l'effetto traslativo della proprietà del bene ceduto, si avveri non soltanto quando il prezzo sia stabilito nel contratto – ipotesi peraltro conforme alla fattispecie in esame, ove il prezzo era stato già determinato e il relativo pagamento sospeso fino pagina 19 di 40 a data determinata - ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, così che la sua successiva concreta quantificazione sia ricollegabile ad un'attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo (così, da ultimo, Cass. 1332/17);
− le valutazioni che precedono risultano del tutto assorbenti rispetto alle conseguenze che T_ intenderebbe derivare dalla sua tesi fondata sulla presunta interruzione della “catena” di
[...]
negozi relativi alle successive cessioni dei marchi , tesi da respingersi sulla CP_6
base di quanto innanzi argomentato;
− la convenuta si è trattenuta lungamente sulle vicende relative alla gestione della Parte_1
licenza da essa eseguita, rivendicando il proprio ruolo centrale anche sotto il profilo ideativo e stilistico delle varie collezioni sviluppate durante l'arco di vigenza di tali accordi, ignorando, tuttavia, totalmente che nell'accordo del 2006 l'art. 15 assegnava allo stesso (il CP
“Contraente”) l'incarico di responsabile del prodotto, ruolo che comprendeva il “servizio di consulenza relativo allo styling dell'intera produzione di ” con indicazioni vincolanti e T_
obbligatorie per la stessa Appare dunque di fatto surreale in tale contesto la tesi Parte_1
sostenuta da rispetto al ruolo del quale suo mero consulente esterno – Parte_1 CP
prospettato come del tutto indipendente dalle società licenzianti – apertamente in collisione con quanto già sostenuto dalla stessa (come segnalato dalla società attrice) in giudizi Parte_1
svolti tra le parti in cui la stessa confermava esplicitamente il fatto che il marchio Parte_1
era sempre stato sotto il controllo di e dei suoi eredi, direttamente o CP_6 CP
per il tramite di diversi veicoli societari loro riferibili e succedutisi nel corso degli anni;
− le valutazioni innanzi espresse quanto LLinesistenza di diritti sorti in capo a Parte_1
rispetto alla presunta utilizzazione autonoma dei marchi devono essere estese CP_6 anche ai segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e “622”, segni che sono stati oggetto di domande di registrazione comunitaria e nazionale da parte della stessa
Parte_1
− quanto al segno FF, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato documenti dai quali si evince che l'utilizzazione di tale segno era precedente LLinizio della licenza con Parte_1
(v. docc. da 23 a 26 attr.), mentre per i segni costituiti dalle menzionate cifre risultano depositate fatture – prima licenziataria dei marchi - risalenti agli anni Controparte_18 CP_6
2003/04 che presentavano codici identificativi dei prodotti aventi come cifra iniziale il numero
“6” (doc. 88 attr., documenti allegati alla dichiarazione ). La funzione di marchi Parte_9
pagina 20 di 40 accessori e secondari rispetto ai marchi registrati che detti segni di fatto per CP_6
concorde indicazione delle parti hanno rivestito nel corso del lungo rapporto di licenza intercorso tra le parti consente di ritenere che anche su di essi sia individuabile un uso continuativo e rilevante riconducibile alla titolare dei marchi principali registrati. In effetti non ha motivato la sua decisione di procedere al deposito formale delle domande Parte_1
di registrazioni di tali marchi se non come conseguenza della sua tesi relativa alla presunta interruzione della catena delle cessioni dei marchi registrati cui sarebbe conseguita la decadenza per non uso degli stessi, situazione che avrebbe consentito ad essa di acquisire in autonomia tutti i diritti su di essi (e quindi anche sui marchi accessori e secondari). La fondatezza di tale tesi è stata negata e dunque a tale proposito non si può che ritenere che l'uso dei segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e “622” abbiano seguito la stessa sorte dei marchi registrati, in quanto pacificamente utilizzati sui prodotti oggetto di licenza, realizzati ed approvati dalla licenziataria e rispetto ai quali tutti i diritti devono ritenersi ad essa spettanti
(v. contratto 20.6.2006, in doc. 18 attr.: art. 3.3, in cui il Concessionario si era impegnato a non registrare qualsiasi altro marchio del Concedente o con esso confondibile;
contratto di licenza
1.8.2013, in doc. 1 attr.: art.
6.3 che impedisce alla licenziataria la commercializzazione di prodotti che non siano stati approvati dalla licenziante, art.
9.2 che impedisce alla licenziataria di apporre sui prodotti marchi diversi da quelli licenziati) in quanto utilizzati con il suo consenso;
− deve dunque riconoscersi la fondatezza del richiamo al primo comma dell'art. 118 c.p.i. svolta da parte attrice per ciò che concerne le domande nazionali di registrazione del segno FF, rispetto alle quali va affermato che l'uso precedente e continuo di tale segno di fatto – realizzato mediante l'attività della licenziataria – è riconducibile alla Controparte_4
e che ciò consente di ritenere l'insorgenza in favore della stessa del diritto di procedere alla sua registrazione, diritto che appare violato dai depositi del medesimo segno eseguiti dalla ex- licenziataria;
− per ciò che attiene alle altre domande di registrazione comunitarie relative ai segni accessori parte attrice ha formulato le sue domande nei confronti di chiedendo al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare che “i prodotti/marchi di non violano Controparte_4 detti marchi dell'UE e che il relativo uso da parte di non Controparte_4 costituisce atto di concorrenza sleale”. Tuttavia– pur valendo evidentemente in via astratta pagina 21 di 40 anche per dette registrazioni le considerazioni innanzi svolte in merito LLesistenza di un diritto alla registrazione di tali segni in capo alla –tali domande Controparte_4
non possono essere accolte. Come è noto l'art. 127, comma 1, Reg. 2017/1001 impone ai tribunali dei marchi UE l'obbligo di considerare valido il marchio UE, escludendo la competenza dei medesimi in merito alla declaratoria di nullità ove richiesta in via principale dalla parte attrice – salvo riconvenzionale della parte convenuta di decadenza o nullità ove sia dedotta nei sui confronti domanda di contraffazione – mentre il comma 2 della medesima disposizione afferma che la validità di un marchio non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione. La domanda formulata da parte attrice appare sostanzialmente fondata non già su profili di non contraffazione dei marchi oggetto delle registrazioni da parte di ma investono invece direttamente la validità dei segni Parte_1 registrati sotto il profilo della loro registrazione abusiva (in astratto riconducibile o LLipotesi di opposizione al rilascio art. 8, commi 3 e 4 Reg. 2017/1001 o LLipotesi di nullità di cui LLart. 59, comma 1, lett. b) Reg. 2017/1001), sicché per effetto delle disposizioni innanzi richiamate l'accertamento richiesto – che in realtà presuppone ed esige una declaratoria di nullità dei marchi registrati – appare in questa sede non ammissibile, tenuto conto che anche un accertamento in via meramente incidentale di tale nullità sarebbe del pari inammissibile dovendosi formulare specifica domanda di nullità in via principale o in via riconvenzionale
(salvo il caso previsto dal comma 3 dell'art. 127 Reg. 2017/1001);
− parte attrice ha altresì contestato illeciti ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c. in relazione alle condotte tenute da in quanto tese ad ostacolare il libero esercizio dei diritti sui Parte_1
marchi da parte della titolare e la concessione di nuove licenze a terzi. In particolare, le condotte contestate sono state l'avvio del procedimento cautelare LI NO dinanzi a questo
Tribunale (respinto con ordinanza 30.6.2020: doc. 7 attr.), del secondo procedimento cautelare per il prolungamento della Licenza (respinto con ordinanza del 23.12.2020), il deposito delle domande di registrazione dei marchi accessori innanzi menzionati e l'invio della diffida
5.10.2020 che ha dato origine alla presente causa;
− tali domande non possono essere accolte, risultando esser relative in gran parte a procedimenti già conclusi – e che hanno trovato in sede di decisione anche la relativa condanna al rimborso delle spese, senza che dalle contestazioni svolte in tali sedi da sia originato un Parte_1
danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa in giudizio da parte di CP_4
pagina 22 di 40 , nemmeno allegato in questa sede – e, per ciò che riguarda le registrazioni CP_6
dei marchi accessori e della diffida (peraltro oggetto della presente causa), al di là del deposito delle domande e dell'invio della diffida non risultano svolte da concrete attività Parte_1
di sfruttamento di tali marchi volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società attrice.
Peraltro, per costante giurisprudenza il mero invio di una diffida al soggetto ritenuto autore della condotta illecita e senza diffusione o divulgazione a terzi della stessa, non può integrare ipotesi di illecito concorrenziale, venendo in tal caso a mancare la diffusione a terzi della notizia potenzialmente screditante. Né parte attrice ha connesso a tale condotta alcuna conseguenza di natura patrimoniale in suo danno, alla quale ha correttamente reagito mediante l'instaurazione della presente causa.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello: la nullità del contratto di cessione dei marchi per carenza di un CP_6 requisito essenziale del contratto con violazione dell'art. 10, c. 3 della l. 212/2000, recante il c.d.
“Statuto dei diritti del contribuente”, in relazione agli artt. 1325, n. 2, e 1418, c. 1, cod. civ.: la causa.
Omessa pronuncia e travisamento dei fatti e delle questioni di diritto sottoposte LLesame del
Tribunale
L'odierna appellante sostiene di aver allegato che i contratti di cessione dei marchi CP_6
devono essere considerati nulli non per violazione di norme tributarie, bensì, prima di tutto, per carenza di un requisito essenziale del contratto, ossia per mancanza di causa in concreto.
Il presente contenzioso riguarda, ad avviso dell'appellante, un'operazione interamente fittizia, posta in essere da , prima, e poi da due società ( e LS), che sono in realtà mere Controparte_7 CP_5 scatole vuote, prive di struttura societaria, amministrativa e di un'organizzazione industriale, produttiva o commerciale e che non svolgono alcuna attività imprenditoriale. Si tratterebbe in particolare dei contratti di cessione dei marchi da a LS del Delaware (doc. 7) e da CP_6 Controparte_7 quest'ultima a (cfr. doc. 8 e supra par. 2.3.7). In sostanza, l'intento pratico perseguito dalle CP_5 parti, tramite detti contratti di cessione di marchi, non consisteva, secondo l'appellante, nel realizzare effettivamente una cessione dei marchi quanto di realizzare una situazione priva di alcuna CP_6
reale funzione economica (causa concreta) e, quindi, meramente apparente. In altri termini, dette società costituivano meri paraventi per celare il fatto che l'effettivo svolgimento di ogni attività di sfruttamento economico dei marchi si realizzava in Italia da parte di LS del Delaware e T_
pagina 23 di 40 Playtime, invece, non hanno mai effettivamente conseguito la titolarità dei predetti marchi esercitandone i relativi diritti e poteri. Il consenso prestato, in primis, da e poi da dette Controparte_7
società non era volto a realizzare una cessione nella titolarità dei marchi quanto piuttosto a determinare una mera apparenza che potesse far sembrare giustificati alcuni pagamenti a società estere.
Non si tratta, quindi, secondo l'appellante, di contratti conclusi in violazione di norme tributarie, bensì di contratti di cessione di marchi meramente fittizi che sarebbero stati sottoscritti non per realizzare la concreta causa di cessione dei marchi indicata nei contratti stessi, bensì con l'intento concreto di costituire meri fantasmi societari ai quali imputare parte degli utili.
Secondo motivo di appello: violazione degli artt. 1325, n. 2, c.c. e 1418 c.c., anche in relazione LLart.
19, co. 1, CPI, e omessa valutazione circa la contestata esistenza di una valida causa in concreto dei contratti di cessione dei marchi CP_6
Sostiene l'appellante che la sentenza afferma che anche se le società LS e fossero state CP_5
mere scatole vuote che non svolgevano attività imprenditoriale, le stesse avrebbero potuto comunque essere astrattamente titolari dei marchi ai sensi dell'art. 19, comma 1, CPI (cfr. pag. 27). CP_6
È evidente, ad avviso dell'appellante, che si tratta di una statuizione fuorviante in quanto solo apparentemente tale argomento in diritto è idoneo a risolvere la questione sottoposta LLattenzione del
Tribunale. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto valutare se le società LS del Delaware e – CP_5
che non svolgevano alcuna attività imprenditoriale in quanto mere scatole vuote – erano state costituite e avevano concluso i contratti di cessione per divenire effettivamente titolare e licenziataria dei marchi oppure se tali contratti erano solo preordinati a creare una situazione meramente apparente.
Terzo motivo di appello: nullità, inefficacia e, in ogni caso, la inopponibilità a della precedente T_
intestazione) del marchio a da parte del padre Controparte_7 Per_2
Sostiene l'appellante che il Tribunale non ha dedicato neppure una riga LLesame della doglianza di oggetto di specifica domanda, di pronuncia di nullità, inefficacia e, in ogni caso, di T_
inopponibilità ad essa del precedente trasferimento e della conseguente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a da parte del padre (detto Tato). Si Controparte_7 Per_2
tratta di una circostanza pacifica e incontestata (benché in alcun modo giustificata dalle difese avversarie) e, nel merito, le ragioni a fondamento di tale domanda sono sostanzialmente quelle dedotte nei motivi che precedono: ossia la mancanza assoluta di una causa del negozio che abbia giustificato l'intestazione in capo al figlio, da parte del padre, dell'originario marchio . Non sussiste CP_6
infatti, ad avviso dell'appellante, una compravendita, posto che non risulta pattuito alcun prezzo. Né
pagina 24 di 40 potrebbe trattarsi di donazione, mancandone radicalmente i requisiti formali. Di certo, l'effetto di questi vizi del negozio comportano, secondo l'appellante, che il Sig. non potesse essere Controparte_7
titolare dei per la classe 25 e quindi, non potesse né cederli a terzi, né darli in Parte_10 licenza a chicchessia, con l'effetto (sul quale si ritornerà in appresso) per cui l'unico soggetto a poter aver legittimamente acquisito diritti su detti marchi è che li ha usati in buona fede, con uso T_
effettivo e non meramente locale.
Quarto motivo di impugnazione: l'estraneità di LLintento elusivo perseguito con i contratti di T_
cessione dei dal Sig. a LS e poi a e conseguente Parte_10 Controparte_7 CP_5 impossibilità di inferirne l'accettazione di detto intento, attuato tramite pattuizione di cui l'appellata non era parte, in violazione dell'art. 1372 c.c.
Secondo l'appellante la decisione si fonda su una ricognizione errata in fatto e, poi, in diritto, laddove il
Tribunale sostiene che in ogni caso la società avrebbe condiviso l'intento di elusione fiscale con T_
. Precisa l'appellante che a fondamento di tale assunto, la sentenza menziona l'AC Controparte_7
Quadro del 21 giugno 2006 stipulato da e altre persone fisiche che LLepoca erano soci di CP
Con (doc. 76 ). Tuttavia, l'AC Quadro del 2006 non coinvolge la società ma solo T_ T_ alcuni soggetti che LLepoca erano suoi soci: perciò la società in sé è rimasta del tutto estranea LLAC . T_1
Secondo parte appellante è anche errato affermare che i predetti accordi di cessione dei marchi non avevano un mero ed esclusivo intento elusivo sul piano fiscale, in quanto nell'AC del 2006 si prevedeva che la cessione dei marchi fosse parte attuativa di un progetto imprenditoriale più complesso. In questo passo della sentenza, ad avviso dell'appellante, si confonde l'intento perseguito dalle parti con l' volto a regolamentare i rapporti tra e i soci di e quello Parte_12 CP T_
poi effettivamente perseguito con gli atti di cessione dei marchi . Se, da una parte, può CP_6 affermarsi che con il primo accordo (l'AC Quadro del 2006) le parti hanno dettato una disciplina per regolamentare la loro collaborazione, dLLaltra parte, ciò non implica che gli accordi di cessione dei marchi a società costituite da mere caselle postali siano stati sottoscritti per perseguire CP_6
in concreto la causa del contratto di cessione.
Il Tribunale avrebbe invece dovuto esaminare, ad avviso dell'appellante, se titolare (LS del
Delaware) e licenziante ( dei diritti di marchio non fossero in realtà operatori meramente CP_5
apparenti, che non avevano acquisito e che quindi non esercitavano (e non potevano farlo) alcun diritto in qualità di titolare e licenziante.
pagina 25 di 40 Quinto motivo di impugnazione: errata affermazione circa l'esistenza di un valido consenso di
[...]
a concedere in licenza i marchi a anche a ratifica dei consensi prestati dalle società CP_7 T_
LS del Delaware e in violazione dell'art. 23 CPI CP_5
Secondo l'appellante la sentenza è errata anche là dove afferma (pag. 29) che “senza dubbio alcuno
l'uso dei marchi da parte dell'allora titolare per il conferimento di una CP_4 Controparte_7
licenza a era comunque frutto del consenso del medesimo come dimostrano i successivi Parte_1 accordi tra le parti (in primis l'accordo 21.6.2006, cit., proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013 in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costanteaccordo la stessa T_
.
[...]
In sostanza, in questo passaggio la sentenza presume apoditticamente, ad avviso dell'appellante,
l'esistenza di un consenso di ed una ratifica implicita da parte dello stesso di tutti gli Controparte_7
atti di cessione di marchi stipulati anche da LS e CP_5
Tuttavia, tale assunto sarebbe, secondo palesemente destituito di fondamento. Basti considerare T_ che la sentenza afferma che anche nel rinnovo dell'accordo del 1° agosto 2013 ratificò Controparte_7
di fatto la volontà di concedere in licenza i marchi a anche se nel 2013 era già T_ Controparte_7
mancato. Così argomentando, secondo l'appellante, di fatto la sentenza finisce per riconoscere - contraddittoriamente con le sue stesse conclusioni - la correttezza della tesi di ossia che i T_
contratti di cessione non erano stati stipulati per conseguire effettivamente la causa del contratto di cessione in quanto in realtà si trattava di un'operazione meramente apparente e che, tutt'al più, solo avrebbe potuto in ipotesi disporre di tali marchi. Controparte_7
tuttavia, nel 2006, aveva mostrato la volontà di cedere tali marchi e non aveva più Controparte_7
agito in qualità di titolare, anche se egli li aveva ceduti ad un mero veicolo societario (LS del
Delaware) che non ne aveva acquisito in realtà la titolarità, né aveva successivamente esercitato i relativi diritti. In conclusione, nessun consenso aveva prestato alla concessione in Controparte_7
licenza dei marchi . E ciò anche a non voler considerare (come pure, erroneamente, ha CP_6
fatto il Tribunale) che - per le ragioni già dedotte - l'effettivo proprietario LLepoca dell'affidamento del RCo a presumibilmente, era e non . T_ Persona_3 Controparte_7
Sesto motivo di impugnazione: errata pronuncia sui profili di nullità del contratto per simulazione assoluta e per mancanza di un elemento essenziale del contratto, ossia il prezzo, in violazione degli artt. 1415 e 1470 c.c.
pagina 26 di 40 Sostiene l'appellante che il contratto del 27 luglio 2006 con cui aveva ceduto a LS Controparte_7
i per la classe 25 (doc. 7) non indicava il corrispettivo effettivo di cessione dei Parte_10
marchi in quanto esso prevedeva che detto corrispettivo sarebbe stato un multiplo di cento della cifra di
€ 30.000 fissata alla data di stipulazione del contratto, senza tuttavia indicare le condizioni al cui avveramento sarebbe stato esigibile tale maggior prezzo.
Evidenzia l'appellante che la determinazione del prezzo in questione era affidata ad un allegato, contenente la seguente clausola:
“Allegato 2.
Prezzo Euro 30.000,00
Condizioni: considerato il contratto e le negoziazioni tra LS CI LLC e , Controparte_7 tale prezzo non deve essere pagato sino al 31 luglio 2011. Come d'accordo, quando il futuro sviluppo del marchio ceduto sarà conforme al business plan, il prezzo di cui sopra sarà moltiplicato per cento e pagato il 31 luglio 2011. Come d'accordo nel caso in cui gli obiettivi annuali del business plan non fossero raggiunti, le parti si incontreranno per definire le possibili strategie di sviluppo, che includono anche ulteriori attività di consulenza di da regolamentare con separato contratto. Controparte_7
Come d'accordo, questo allegato deve essere tenuto confidenziale dalle parti e non potrà essere divulgato a chicchessia.
Per questi motivi
, le parti convengono di divulgare il prezzo come sopra descritto: Euro 30.000,00”.
Pertanto, ad avviso dell'appellante il prezzo di cessione non è determinabile in quanto esso è rimesso alla moltiplicazione di un numero certo (30.000) per un altro che è del tutto incerto, avendo le parti rimesso la determinazione del moltiplicatore ad elementi assolutamente vaghi e incerti, ossia al conseguimento degli obiettivi di un indefinito e non individuato business plan, e pattuito che il prezzo di 30.000 euro sarebbe stato quello comunicato LLesterno.
In altri termini, ad avviso dell'appellante, risulta evidente dal tenore della clausola che questa non individua il prezzo di cessione, e che quello ivi presente è indicato per finalità di mera comunicazione esterna, essendo quindi l'importo di 30.000 euro contenuto nella clausola per finalità del tutto oscure o, tutt'al più, per dissimulare la realtà.
Il contratto del 27 luglio 2006 (doc. 7) sarebbe quindi inopponibile a per Parte_13 T_
simulazione assoluta di un elemento essenziale della cessione.
In alternativa, detto contratto sarebbe nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali della compravendita (ossia, ancora una volta, il prezzo della cessione) in violazione dell'art. 1470 c.c. E ciò
pagina 27 di 40 anche sulla scorta di una recente pronuncia di merito (Trib. Catania, 16 dicembre 2020, n. 4167) che ha affermato la nullità di un contratto di compravendita per il prezzo vile pattuito: vile qual è certamente un corrispettivo di 30.000 euro per marchi che generano, da anni, fatturati milionari
Settimo motivo di impugnazione: omessa pronuncia sul profilo di nullità del contratto per motivo illecito comune in violazione dell'art. 1345 c.c.
L'appellante lamenta un'omessa pronuncia sulla nullità per motivo illecito comune perseguito dalle parti.
Secondo l'appellante, dallo svolgimento dei fatti oggetto del giudizio è emerso che tutte le parti dei vari C accordi di cessione si sono determinate a concludere i contratti di trasferimento dei RC solo ed unicamente per ragioni volte ad eludere la normativa fiscale e quindi per una finalità vietata dLLordinamento, con conseguente nullità dei contatti stessi anche ai sensi dell'art. 1345 c.c. Nella specie, esisterebbe, pertanto, ad avviso dell'appellante, anche un profilo di nullità dei contratti per
“motivo illecito comune alle parti, consistente nella predetta frode fiscale (v. pag. 11 del Parere
Ghidini)”. I contraenti si sarebbero determinati a porre in essere i contratti esclusivamente per un motivo illecito (art. 1343 c.c.), l'evasione fiscale, e, conseguentemente avrebbero posto in essere un contratto la cui unica causa e funzione concreta è certamente illecita (ex art. 1345 c.c): la frode del fisco (nullità non sanabile ex art. 1418, secondo comma, c.c.).
Ottavo motivo di impugnazione: errata pronuncia sull'inefficacia dei contratti di licenza e sulla conseguente non imputabilità al licenziante dell'uso del marchio fatto dal licenziatario sulla base di un contratto di licenza stipulato da un soggetto non legittimato
L'appellante ribadisce che l'invalidità degli atti di trasferimento da a LS e da Controparte_7 quest'ultima a comporta il logico corollario per cui non poteva validamente disporre CP_5 CP_5
di diritti su di un marchio del quale non aveva mai acquisito la disponibilità. Pertanto, sulla base delle ragioni già esposte, il denunciato errore del Tribunale dovrà, ad avviso dell'appellante, essere corretto affermando che il licenziante apparente non può giovarsi dell'uso effettuato dal licenziatario, ma che potrà giovarsene solo quest'ultimo: ossia, nella specie, T_
Nono motivo di impugnazione: travisamento dei fatti e omessa corretta valutazione del ruolo di T_
C nello sfruttamento dei marchi e dell'attività da essa posta in essere autonomamente in mancanza dell'esercizio di un potere di controllo e diindirizzo da parte degli apparenti titolari dei marchi
(Dlelstar e CP_5
pagina 28 di 40 Sostiene l'appellante che la sentenza, in modo tautologico, afferma che non verranno presi in esame i fatti dedotti dLLesponente in merito LLattività di sfruttamento dei marchi esclusivamente posta in essere da in modo autonomo, senza alcun controllo e indirizzo da parte degli apparenti titolari T_
dei marchi, che si sarebbero limitati solo ad incassare le royalties senza esercitare alcuna forma di direzione e controllo. Ciò in quanto il Tribunale non ha ritenuto fondata la tesi di nullità dei contratti di cessione per i motivi già sopra esaminati e oggetto di impugnazione.
Data la fondatezza dei motivi di appello già esposti, ne consegue, ad avviso dell'appellante, che anche su questo punto la sentenza dovrà essere riformata.
Deduce, inoltre, l'appellante che il Tribunale si limita ad affermare a pag. 32 che un accordo del 2006 con assegnava a quest'ultimo l'incarico di responsabile del prodotto che svolgeva Controparte_7
servizio di consulenza relativo allo styling, senza neppure considerare che, in base ai fatti dedotti da ha agito quale mero consulente esterno e non in veste di titolare del marchio. T_ Controparte_7
Al fine di escludere che , successivamente al 2006, si fosse mai qualificato come Controparte_7
C titolare dei RC Registrati , l'appellante richiama tre lettere tutte a firma dello stesso - CP dalle quali si evincerebbe che il defunto stilista, scriveva qualificandosi come “direttore creativo”, ma non in qualità di licenziante o titolare del marchio, ed anzi - anche nei casi in cui intendeva formalizzare le proprie posizioni - lo faceva sempre a titolo di mero stilista – in forza del rapporto in essere con The Fashion Club - sottolineando l'assenza di alcun rapporto diretto con l'allora licenziante apparente, (si vedano docc.ti 53, 54 e 55 . CP_5 T_
Le circostanze sopra descritte porterebbero ad escludere che si possa parlare di licenza di marchio da parte di : né esplicita né implicita. CP
Decimo motivo di impugnazione: erronea motivazione della sentenza rispetto allatitolarità dei c.d.
da riconoscersi in capo a Controparte_16 T_
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma – limitatamente ai marchi italiani, non potendosi pronunciare su quelli europei – che le ragioni dedotte per respingere le domande dell'esponente sostengono anche l'affermazione per cui detti devono essere ritenuti Controparte_16
Con di titolarità della licenziante , avendoli usati con il consenso di quest'ultima e non potendone T_
perciò appropriarsene.
Sul punto, ritiene che l'accoglimento dei precedenti motivi di appello dovrà condurre T_
necessariamente a riformare anche questa statuizione della pronuncia appellata.
L'appellante, quindi, sostiene:
pagina 29 di 40 − che ha usato – e poi chiesto di registrare – i segni distintivi sulla base di accordi di T_
licenza stipulati con licenzianti privi di alcun valido diritto su detti segni;
− la controparte non ha fornito prova alcuna idonea a dimostrare un uso qualificato sul mercato dei ai sensi dell'articolo 12 c.p.i., in data antecedente al loro utilizzo da parte Controparte_16
di T_
− in ogni caso, è pacifico che i non abbiano mai costituito oggetto dei contratti Controparte_16
di licenza (peraltro, come si è già osservato, nulli o comunque inefficaci) intercorsi tra
Playtime/JCC e T_
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
dalla controparte e ha proposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
Primo motivo di appello incidentale: nullità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande Cont di da n. 7 a 9 per la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ostiene che le domande proposte in primo grado, al netto di quelle Controparte_4
accolte, erano le seguenti:
“
6. in ogni caso, ove occorrer possa, accertare e dichiarare che - in caso di accoglimento delle domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, nonché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di - i prodotti/marchi di non violano detti marchi Parte_1 Controparte_6 dell'UE e che il relativo uso da parte di non costituisce atto di Controparte_6
concorrenza sleale;
7. accertare e dichiarare che le condotte di di cui in atti, ivi incluso il deposito delle Parte_1 domande di marchio dell'UE n. 018243434 e n. 018244155, nonché n. 18244174, n. 18244164 e n.
18244167, di costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; T_ per effetto dell'accoglimento delle domande sopra riportate
8. inibire a e loro aventi causa ogni forma di utilizzo del FO e dei segni “613”, Parte_1
“622” e “688” di cui in atti;
9. condannare la convenuta al pagamento di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto commercializzato, pubblicizzato, oggetto di promozione, importato, esportato, in violazione della emananda inibitoria nonché l'ulteriore somma di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla stessa, salvo il maggior danno;
10. accertare e dichiarare che l'avvio del UT LI NO (come definito in atti); l'avvio del Secondo UT (come definito in atti) e la correlativa comunicazione a mezzo stampa;
il
pagina 30 di 40 mancato adempimento, a partire dal gennaio 2020, degli obblighi di cui alla Licenza 2013 di pagare le royalties e i servizi di stile e di effettuare gli investimenti pubblicitari; il deposito in mala fede delle domande inerenti i (come definiti in atti); l'invio della Diffida Controparte_16
5 ottobre 2020, tutti come meglio descritti in atti, integrano, tutti insieme e anche singolarmente considerati, un disegno abusivo ed emulativo nei confronti di CP_6
e, per l'effetto, una responsabilità di a titolo contrattuale ed
[...] Parte_1
extracontrattuale; per effetto dell'accoglimento della domanda sub 10,
- dichiarare tenuta e condannare a risarcire i danni tutti subiti e subendi da Parte_1 [...]
per effetto di tali comportamenti, da liquidarsi in via equitativa ai sensi Controparte_4 dell'art. 1226 c.c.;
- inibire la prosecuzione di tali comportamenti e comunque di ulteriori comportamenti emulativi che siano volti a turbare il pacifico godimento e utilizzo del RCo e dei Controparte_16
(come individuati e definiti in atti) da parte di . Controparte_4
Ad avviso di Tribunale si sarebbe pronunciato solo sulle Parte_14
domande sub 6, 10 e 11 motivandone il rigetto, mentre avrebbe rigettato, senza motivare in alcun modo, le domande sub 7, 8 e 9.
Secondo motivo di appello incidentale: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato le
Cont domande di da n. 7 a 9 per violazione/falsa applica-zione dell'art. 2598 c.c. educe che: Controparte_4
− la domanda n. 7 volta a far accertare che il deposito dei RC UE costituisce un illecito concorrenziale sotto i plurimi profili di cui LLart. 2598 c.c. e/o comunque un illecito ex art. 2043 c.c. e così le correlate domande di inibitoria e condanna sub nn. 8 e 9, non presuppongono una pronuncia circa la validità o meno dei RC UE. Né può essere fondato il rigetto di tali domande in ragione dell'assenza di “concrete attività di sfruttamento di tali marchi” da parte di
“volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società”, posto che si tratta di motivazione T_
che può (al più) supportare il rigetto della domanda risarcitoria, ma non della domanda volta ad
C accertare che la condotta tenuta da - costituita dal deposito delle domande dei RC T_
e dei RC UE - integri un atto rilevante ex art. 2598 c.c. e/o un illecito ex art. 2043 c.c.;
− infatti, come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, sono rilevanti ex art. 2598 c.c. anche gli atti solo preparatori (così, tra le altre, Cass. 15 dicembre 1994 n. 10728), e l'azione di pagina 31 di 40 accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, potendo questa essere anche solo potenziale (cfr., ad es., Cass. 10 ottobre 2022 n. 29479; Cass. 31 luglio 2015 n. 16262);
− quanto alla condotta di la quale ha depositato sia sia RC UE, essa T_ T_5 costituisce senza dubbio anche un illecito concorrenziale sotto i più diversi profili di cui LLart. 2598 c.c., oltre a costituire illecito ex art 2043 c.c..;
C
− il deposito delle domande dei RC ed UE rappresenta un chiaro tentativo di di T_ impedire a 'uso del suo segno storicamente associato alla Controparte_4 produzione di con l'evidente fine di trarne indebito Controparte_4 vantaggio attraverso l'accaparramento del valore commerciale acquisito dal negli anni, e T_6
Con in generale del vantaggio di presentarsi come ancora collegata a facendo uso dei suoi marchi e segni distintivi, e quindi di munirsi illegittimamente di un titolo per ostacolare l'attività di o stesso può dirsi del deposito delle domande Controparte_4
Con di marchio per i segni “613”, “622” e “688”, rispetto alle quali confida nell'accoglimento delle opposizioni presentate;
− è quindi evidente l'interesse e il diritto di di chiedere Controparte_4
l'accertamento che la condotta della convenuta per cui è causa costituisce illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e/o un illecito ex art. 2043 c.c. e le consequenziali pronunce di
Con condanna ed inibitoria di cui sub 8 e 9 delle domande di . Si chiede pertanto, sul punto, la riforma della Sentenza.
C Terzo motivo di appello incidentale (condizionato): la nullità dei RC di per deposito in T_
malafede
Per il solo caso di riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda ex art. 118 c.p.i. di
C
in relazione ai RC , quest'ultima propone appello incidentale Controparte_4 condizionato avverso la sentenza nel capo sub 3 là dove ha rigettato “le ulteriori domande avanzate” dalla stessa nei confronti di tra cui anche la domanda di Controparte_4 T_ [...]
subordinata e condizionata al rigetto della domanda ex art. 118 c.p.i. di cui Controparte_4 al punto 4 dell'atto di citazione e delle note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni in primo grado) volta a far “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 2 e 25
c.p.i. la malafede di nel deposito delle domande di marchio n. 302020000043000 e n. Parte_1
302020000043294” e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle corrispondenti registrazioni di marchio, ove concesse.
pagina 32 di 40 Si sono, altresì, separatamente costituite vedova , in proprio e quale Controparte_1 CP
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e le quali hanno Controparte_20 chiesto il rigetto dell'appello, formulando considerazioni analoghe a quelle svolte da
[...]
CP_4
All'udienza del 9 aprile 2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale vadano rigettati e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Il primo, il secondo, il quarto e il settimo motivo dell'appello principale, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non paiono meritevoli di accoglimento.
Occorre, innanzitutto, osservare che il Tribunale ha escluso la nullità dei contratti di cessione sulla base di tre condivisibili ragioni:
− la violazione della normativa fiscale non è causa di nullità dei contratti;
− la mancanza di causa in concreto dei contratti non la si può desumere dalla natura del soggetto cessionario che può anche non rivestire la qualifica di imprenditore e rendersi cessionario di un marchio non per farne un uso diretto ma per poterne disporre cedendolo, a sua volta, a terzi;
− le cessioni erano parte attuativa di un progetto imprenditoriale più complesso e oggetto dell'accordo quadro del 2006, che ha avuto piena attuazione tra le parti e dunque in esso trovavano la loro concreta causa e lo scopo perseguito dalle parti.
Le considerazioni svolte dal Tribunale risultano - come si è detto - condivisibili, in quanto giuridicamente corrette e congrue.
In particolare, giova precisare che la causa concreta definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, sicché appare corretto ritenere che i contratti di cessione dei marchi siano stati posti in essere al fine di dare attuazione concreta agli interessi sottesi LLaccordo quadro del 2006 e che questo fosse lo scopo perseguito dai contraenti.
Inoltre, ritiene la Corte che gli assunti di parte appellante non risultino suscettibili di positivo apprezzamento in quanto si fondano su un presupposto non solo non dimostrato, ma anche solo genericamente allegato. Invero non ha fornito elementi oggettivi dai quali desumere che le Parte_1
società cessionarie erano delle mere scatole vuote. Peraltro, a fronte delle specifiche deduzioni
(apertura di flagship store, presenza di dipendenti, etc) svolte da Controparte_4
pagina 33 di 40 volte a confutare la tesi di secondo cui si trattava di società fantasma, la stessa non ha T_ T_
svolto alcuna specifica contestazione.
Parimenti non meritevole di accoglimento è il terzo motivo d'appello.
Invero, la domanda dell'appellante volta ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e, in ogni caso, inopponibilità alla stessa “della precedente intestazione (senza alcuna apparente causa giustificativa) del marchio a da parte del padre ” è stata formulata da Controparte_7 Per_2 T_
in primo grado esclusivamente nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., sicché, trattandosi di
[...]
domanda riconvenzionale, è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva. Peraltro, risulterebbe inammissibile anche qualora la si volesse qualificare quale eccezione riconvenzionale e nonostante si tratti di eccezione di nullità, atteso che i relativi fatti costitutivi sono stati tardivamente dedotti da T_
solo nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc.
[...]
Anche il quinto motivo d'appello risulta infondato.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che “L'argomentazione secondo la quale non avrebbe validamente contratto la licenza con CP_5 Controparte_5 Parte_1
in quanto alla data della stipulazione della licenza stessa (20.2.2006) non aveva la formale titolarità di detti marchi - pervenuta in suo favore solo nel luglio dello stesso anno - risulta sostanzialmente irrilevante ove si osservi che senza dubbio alcuno l'uso dei marchi da parte CP_6 dell'allora titolare per il conferimento di una licenza a era comunque Controparte_7 Parte_1
frutto del consenso del medesimo, come dimostrano i successivi accordi tra le parti (in primis
l'accordo 21.6.2006, cit;
proroga dell'11.11.2008, in doc. 19 attr.; rinnovo del 1.8.2013, in doc. 1 attr.) che hanno confermato e ribadito il consenso di tutti i soggetti che sono succeduti nella titolarità dei marchi in questione, in perfetto e costante accordo con la stessa . Parte_1
Ebbene, ritiene la Corte che la valutazione di irrilevanza svolta dal Tribunale sia condivisibile, in quanto risulta pacifico che abbia avuto sin da subito la disponibilità concreta dei marchi, T_
giuridicamente procurata con le successive cessioni, e che, peraltro, il risultato sia stato giuridicamente e concretamente raggiunto con l'accordo e il consenso di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa T_
[...]
Infondato risulta, altresì, il sesto motivo d'appello, relativo alla asserita indeterminatezza del prezzo pattuito con il contratto di cessione dei marchi in classe 25 stipulato il 27.7.2006 tra CP_6
e LS CI LLC. Controparte_7
pagina 34 di 40 Come condivisibilmente affermato dal Tribunale “Premesso che, in ogni caso, il prezzo della cessione era specificamente indicato in tale atto – e cioè la somma di € 30.000,00 – va rilevato che la pattuizione contestata afferiva alla possibilità di un eventuale successivo adeguamento del prezzo (già) concordato da verificarsi prima della data del 31.7.2011 sulla base del raggiungimento degli obbiettivi contenuti in un business plan che evidentemente sarebbe stato oggetto di una successiva definizione.
L'eventuale mancanza di tale presupposto avrebbe comportato alla scadenza indicata la fissazione definitiva del prezzo di cessione nella misura già definita tra le parti.
Ritiene il Collegio in ogni caso che la nullità contestata non sia in fatto sussistente, posto che è pacifico in giurisprudenza che il perfezionamento del contratto, e quindi l'effetto traslativo della proprietà del bene ceduto, si avveri non soltanto quando il prezzo sia stabilito nel contratto – ipotesi peraltro conforme alla fattispecie in esame, ove il prezzo era stato già determinato e il relativo pagamento sospeso fino a data determinata - ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, così che la sua successiva concreta quantificazione sia ricollegabile ad un'attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo (così, da ultimo, Cass.
1332/17)”.
Ebbene, ritiene, innanzitutto, la Corte che - in assenza di alcuna specifica prova al riguardo - non vi è motivo per non ritenere che anche il prezzo alternativo risulti determinato in quanto pari a euro 30.000
x 100 e plausibilmente riferibile ad un business plan che sarebbe stato oggetto di una successiva definizione oppure già definito - come dedotto da e in nessun Controparte_4
modo smentito da - nell'ambito dell'operazione di cui LLaccordo quadro del 2006. Tale Parte_1 pattuizione, considerata nella sua interezza e nel contesto sinallagmatico complessivo dell'accordo quadro del 2006, non può, nondimeno, ritenersi che abbia ad oggetto un prezzo meramente apparente e simbolico (Cass. 9640/2013). Peraltro, poiché non era parte del contratto, appare del tutto Parte_1
irrilevante e anche plausibile che non avesse contezza - a differenza delle parti - del business plan richiamato dal contratto.
Parimenti non meritevoli di accoglimento risultano l'ottavo e il nono motivo che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, osservare che il Tribunale ha ritenuto non suscettibile di positivo apprezzamento la tesi di circa un proprio autonomo utilizzo del RCo per le seguenti ragioni: T_
− i contratti di cessione del marchio erano validi e di conseguenza lo erano anche i contratti di licenza;
pagina 35 di 40 − l'accordo del 2006 LLart. 15 assegnava allo stesso (il “Contraente”) l'incarico di CP responsabile del prodotto, ruolo che comprendeva il “servizio di consulenza relativo allo styling dell'intera produzione di ” con indicazioni vincolanti e obbligatorie per la stessa T_
Pertanto, appare surreale la tesi sostenuta da rispetto al ruolo del Parte_1 Parte_1
quale suo mero consulente esterno;
CP
− tale tesi risulta in contrasto con quanto già sostenuto da in giudizi svolti tra le Parte_1
parti in cui la stessa confermava esplicitamente il fatto che il marchio Parte_1 CP_6
era sempre stato sotto il controllo di e dei suoi eredi, direttamente o per il
[...] CP
tramite di diversi veicoli societari loro riferibili e succedutisi nel corso degli anni.
Tale ultima considerazione non è stata, peraltro, neppure specificamente censurata da T_
Ciò posto, ritiene la Corte, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, da un lato, che l'infondatezza delle deduzioni svolte da circa l'invalidità dei contratti di cessione, rende Parte_1 irrilevante l'esame delle allegazioni svolte dLLappellante in ordine al suo asserito uso autonomo dei marchi e, dLLaltro, che tali allegazioni risultano smentite dalle risultanze degli atti di causa.
Risulta, inoltre, infondato il decimo motivo d'appello con il quale l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che le ragioni dedotte per respingere le domande dell'esponente sostengono anche l'affermazione per cui detti marchi accessori devono essere ritenuti di titolarità della licenziante avendoli usati con il consenso di quest'ultima e Controparte_4 T_
non potendone perciò appropriarsene.
Il Tribunale ha affermato che “quanto al segno FF, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato documenti dai quali si evince che l'utilizzazione di tale segno era precedente LLinizio della licenza con (v. docc. da 23 a 26 attr.), mentre per i segni costituiti dalle menzionate cifre Parte_1 risultano depositate fatture – prima licenziataria dei marchi - Controparte_18 CP_6
risalenti agli anni 2003/04 che presentavano codici identificativi dei prodotti aventi come cifra iniziale il numero “6” (doc. 88 attr., documenti allegati alla dichiarazione ). La funzione di Parte_9
marchi accessori e secondari rispetto ai marchi registrati che detti segni di fatto per CP_6
concorde indicazione delle parti hanno rivestito nel corso del lungo rapporto di licenza intercorso tra le parti consenta di ritenere che anche su di essi sia individuabile un uso continuativo e rilevante riconducibile alla titolare dei marchi principali registrati. In effetti non ha motivato la Parte_1
sua decisione di procedere al deposito formale delle domande di registrazioni di tali marchi se non come conseguenza della sua tesi relativa alla presunta interruzione della catena delle cessioni dei
pagina 36 di 40 marchi registrati cui sarebbe conseguita la decadenza per non uso degli stessi, situazione che avrebbe consentito ad essa di acquisire in autonomia tutti i diritti su di essi (e quindi anche sui marchi accessori e secondari). La fondatezza di tale tesi è stata negata e dunque a tale proposito non si può che ritenere che l'uso dei segni di fatto rappresentati dal cd FF e dalle cifre “688”, “613” e
“622” abbiano seguito la stessa sorte dei marchi registrati, in quanto pacificamente utilizzati sui prodotti oggetto di licenza, realizzati ed approvati dalla licenziataria e rispetto ai quali tutti i diritti devono ritenersi ad essa spettanti (v. contratto 20.6.2006, in doc. 18 attr.: art. 3.3, in cui il
Concessionario si era impegnato a non registrare qualsiasi altro marchio del Concedente o con esso confondibile;
contratto di licenza 1.8.2013, in doc. 1 attr.: art.
6.3 che impedisce alla licenziataria la commercializzazione di prodotti che non siano stati approvati dalla licenziante, art.
9.2 che impedisce alla licenziataria di apporre sui prodotti marchi diversi da quelli licenziati) in quanto utilizzati con il suo consenso”.
Ebbene, ritiene la Corte che tali considerazioni siano valide e condivisibili anche alla luce del fatto che le specifiche deduzioni svolte da (cfr. pp 74 ss comparsa di Controparte_4 costituzione) sull'uso dei segni non sono state specificamente contestate dalla controparte. E, in ogni caso, trattandosi di segni pacificamente utilizzati sui beni di cui alla licenza e tenuto conto delle pattuizioni contenute negli accordi citati dal Tribunale, risulta evidente che l'uso di tali segni presupponesse il consenso della licenziante.
Infondati risultano, infine, il primo e il secondo motivo di appello incidentale formulati da
[...]
Controparte_4
Invero, a differenza di quanto sostenuto da il Tribunale ha Controparte_4
motivato il rigetto delle domande svolte dalla stessa.
In particolare, il Tribunale ha affermando che:
• parte attrice ha contestato illeciti ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c. in relazione alle condotte tenute da in quanto tese ad ostacolare il libero esercizio dei Parte_1
diritti sui marchi da parte della titolare e la concessione di nuove licenze a terzi. In particolare, le condotte contestate sono state l'avvio del procedimento cautelare LI
NO dinanzi a questo Tribunale (respinto con ordinanza 30.6.2020: doc. 7 attr.), del secondo procedimento cautelare per il prolungamento della Licenza (respinto con ordinanza del 23.12.2020), il deposito delle domande di registrazione dei marchi pagina 37 di 40 accessori innanzi menzionati e l'invio della diffida 5.10.2020 che ha dato origine alla presente causa;
• tali domande non possono essere accolte, risultando essere relative in gran parte a procedimenti già conclusi – e che hanno trovato in sede di decisione anche la relativa condanna al rimborso delle spese, senza che dalle contestazioni svolte in tali sedi da sia originato un danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa in Parte_1
giudizio da parte di , nemmeno allegato in questa Controparte_4
sede – e, per ciò che riguarda le registrazioni dei marchi accessori e della diffida
(peraltro oggetto della presente causa), al di là del deposito delle domande e dell'invio della diffida non risultano svolte da concrete attività di sfruttamento di tali Parte_1
marchi volte ad ostacolare in fatto le iniziative della società attrice. Peraltro, che per costante giurisprudenza il mero invio di una diffida al soggetto ritenuto autore della condotta illecita e senza diffusione o divulgazione a terzi della stessa, non può integrare ipotesi di illecito concorrenziale, venendo in tal caso a mancare la diffusione a terzi della notizia potenzialmente screditante. Né parte attrice ha connesso a tale condotta alcuna conseguenza di natura patrimoniale in suo danno, alla quale ha correttamente reagito mediante l'instaurazione della presente causa.
Giova, peraltro, precisare che con la domanda n. 7 aveva Controparte_4
esclusivamente chiesto di accertare che le domande di marchio UE costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda di marchio non può, in ogni caso, considerarsi atto preparatorio rispetto a quelli presi in considerazione dLLarticolo 2598 c.c. né tantomeno fatto illecito ex art. 2043 c.c., atteso che la stessa, da un lato, costituisce atto lecito, privo della qualifica di antigiuridicità, e, dLLaltro, non è di per sé idonea a determinare un danno ingiusto, essendo il suo accoglimento subordinato al positivo vaglio dell'autorità competente.
Il rigetto dell'appello principale impedisce l'esame del terzo motivo d'appello incidentale essendo lo stesso condizionato LLaccoglimento del predetto appello principale e alla riforma della sentenza impugnata.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo LLesito della controversia, T_
va condannata a rimborsare a in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, e a le spese di lite da queste Controparte_5
pagina 38 di 40 sostenute per il presente giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio. Avuto riguardo, invece, alla posizione di parziale soccombenza reciproca di e n esito al giudizio, ritiene Parte_1 CP_6 Controparte_4
la Corte che sussistano giusti motivi per disporre tra i predetti la compensazione per metà delle spese del presente giudizio, ponendo a carico di per la maggiore soccombenza, la restante metà Parte_1
delle spese, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa per le cause di valore indeterminabile-media complessità e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_4
5025/23;
2) condanna a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 Controparte_5
presente giudizio liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) condanna a rifondere a in proprio e quale esercente la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, le spese di lite relative al presente giudizio liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
4) compensa per metà le spese processuali del presente giudizio nei rapporti tra e Parte_1
condanna al pagamento della restante metà, Controparte_4 Parte_1 quota che liquida in complessivi € 4.235,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
pagina 39 di 40 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est.
Emanuela Rizzi
Il Presidente
Rossella Milone
pagina 40 di 40