N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LE ER Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa in grado d'appello
da
(già ), P.IV , Parte_1 Parte_2 C.F._1
e , (P.IV (cumulativamente solo ), Parte_3 P.IV_1 Parte_2 entrambe con sede in Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Germania, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Goglia (C.F. ) e Tankred Thiem (C.F. C.F._2
) del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Via Privata Cesare Battisti C.F._3
2, 20212, Milano sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI contro
(già , (già e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Cartella ( ) del C.F._4 foro di Milano, elettivamente domiciliate presso il suo studio in via Santa Sofia 18 (20122) Milano
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
E
pag. 1 con sede legale in (20122) Controparte_6
Milano, Piazza Sant'Eustorgio, 4 (P.IV in persona del socio amministratore e P.IV_2 legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ) Controparte_7 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 6577, pubblicata in data 22 ottobre 2020, nonché avverso la sentenza definitiva n. 2281, pubblicata in data 21 marzo 2023, del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa,

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti e : Parte_1 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, non accettando il contradditorio su eventuali domande nuove, così giudicare: in via pregiudiziale: rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE e comunque ai sensi di legge il seguente quesito in quanto determinante per la definizione delle domande giudiziali introdotte con la causa relativa alla validità e contraffazione del marchio e/o comunque rilevante per la definizione di parte rilevante per il presente giudizio. Sul punto ci si permette di suggerire la seguente ipotesi di quesito che la Corte saprà compiutamente formulare:
Dica se l'art. 13 comma 1 lett. a) del d.lgs. 30/2005 secondo il quale “1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
(“a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
” sia da ritenersi coerente o meno con la dicitura dell'art. 4 (1) d) della Direttiva UE 2015/2436: “1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: …omissis….
d) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio” o, se ai fini del rispetto della ratio della norma comunitaria sia necessaria la riproduzione della parola “leale” anche in sede di implementazione;

In via principale:
pag. 2 - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n. 6577/2020 e della sentenza definitiva n. 2281/2023 emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa, nell'ambito del giudizio n. R.G. 54366/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano mutatis mutandis:
“In via pregiudiziale in rito:


1. rigettare le eccezioni di incompetenza svolte dalle convenute ed odierne appellate CP_8
in quanto inammissibili e comunque infondate per i motivi già espressi nel corso del giudizio CP_5
e per l'effetto, ritenuta la propria competenza, l'intestato Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, voglia così giudicare:


2. rigettare la domanda svolta dalla convenuta ed odierna appellata di dichiarazione di CP_2 inefficacia dell'ordinanza di reclamo emessa dal Tribunale di Milano in data 24 settembre 2015 ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c. in quando non ritualmente proposta e, in ogni caso, del tutto infondata per i motivi espressi in narrativa.
Nel merito:


3. rigettare tutte le domande avversarie ed in particolare la domanda di nullità svolta dalla convenuta ed odierna appellata del marchio nazionale n. 1647078, nuova numerazione CP_2
302014902293029, di titolarità dell'attrice in appello in quanto infondate in Parte_3 fatto e in diritto per i motivi già espressi nel corso del giudizio;



4. accertare e dichiarare che la detenzione e/o la produzione e/o la commercializzazione e/o l'offerta in vendita e/o la pubblicizzazione e/o l'importazione e/o l'esportazione delle calzature e delle suole da parte delle convenute Controparte_2 Controparte_9 Controparte_4
e con le modalità e nelle forme già descritte nel corso del giudizio e nel presente atto CP_5 di appello costituisca una violazione dei diritti esclusivi sui marchi registrati e di fatto di titolarità dell'attrice ; Parte_2


5. accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle convenute ed odierne appellate
[...]
e come meglio CP_2 Controparte_9 Controparte_4 CP_5 descritte nel corso del giudizio e nel presente atto di appello, costituiscano atti di concorrenza sleale
a mente dell'art. 2598, comma 1, n. 1, 2 e 3, cod. civ., nonché illecito generico ex art. 2043 cod. civ.,
e per l'effetto


6. ordinare alle convenute ed odierne appellate Controparte_2 Controparte_9
e il ritiro dal mercato e l'assegnazione in proprietà ovvero la
[...] Controparte_4 CP_5 distruzione delle calzature e/o suole in violazione dei marchi di e/o costituenti atto di Parte_2 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.; pag. 3

7. inibire in via definitiva e con effetto immediato alle convenute ed odierne appellate CP_2
e in persona dei
[...] Controparte_9 Controparte_4 CP_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore la produzione e/o la commercializzazione e/o l'offerta in vendita e/o pubblicizzazione e/o importazione e/o esportazione delle calzature e suole già indicate nel corso del giudizio e di cui alle tabelle sub docc. 22-24 e comunque qualsivoglia altro modello e suola (anche non inserito nella suddetta tabella) in violazione dei diritti esclusivi di marchio e che in qualsiasi modo imiti servilmente le calzature e/o comunque riproduca segni uguali o Parte_2 simili ai segni distintivi indicati in narrativa della;
Parte_2


8. disporre ai sensi dell'art. 131 c.p.i. una penale in euro 300 (trecento) dovuta dalle convenute all'attrice per ogni articolo prodotto, detenuto, venduto, commercializzato o utilizzato Parte_2 per attività promozionale della vendita di dette calzature effettuata in violazione od inosservanza dell'emananda sentenza ed € 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;



9. ordinare ai sensi dell'art. 126 c.p.i. la pubblicazione della sentenza sui siti internet della convenuta
e della per un periodo minimo di 30 giorni dalla pubblicazione della CP_2 CP_2 CP_5 sentenza nonché ordinare la pubblicazione della medesima sentenza, a spese delle convenute e a cura dell'attrice, per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, su un quotidiano nazionale nonché su due riviste di settore;

10. condannare ai sensi degli art. 125 c.p.i. e art. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. le convenute ed odierne appellate al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura da quantificarsi in Parte_2 corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia;

11. con vittoria di compenso, oltre esborsi, CPA ed IV come per legge, anche per la fase ante causam compresa fase di reclamo, oltre IV e CPA nonché tutte le spese affrontate per l'esecuzione del provvedimento ante causam ed in particolare i compensi corrisposti ai vari professionisti coinvolti;

In via istruttoria:
12. disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio e di tutti i documenti prodotti dalle parti nei procedimenti cautelari ante causam R.G. n. 46248/2015 e R.G. n. 50425/15 e nei procedimenti cautelari in corso di causa R.G. n. 54366-1/2015, R.G. n. 42128/2016 e R.G. n. 42261/2016 nonché ogni altro documento prodotto in udienza dalle parti;

13. disporre nei confronti delle quattro società convenute ed odierne appellate l'esibizione dei libri
e delle scritture contabili ex artt. 210 cod. proc. civ. e 121 c.p.i. e, nello specifico di: - bilanci;
- libro
pag. 4 giornale; - libro degli inventari;
- piano dei conti;
- registri IV relativi ad acquisti e vendite, compresivi degli eventuali sezionali (quali ad esempio i registri IV Intra UE, ecc.);
- bolle doganali di import ed export;
- fatture di vendita di tutti i beni oggetto di causa;
- fatture di acquisto di tutti i beni oggetto di causa (in caso di mera attività commerciale di rivendita); - fatture
e altri documenti giustificativi relativi ai costi di produzione di tutti i prodotti oggetto di causa (in caso di attività produttiva); - distinte base di produzione o documenti equipollenti relativi a tutti i prodotti oggetto di causa (in caso di attività produttiva); - annuale contenente tutti i codici prodotto delle convenute con descrizione del prodotto stesso;
- cataloghi commerciali delle convenute;
- estrazioni contabili evidenzianti i ricavi e i costi relativi ai codici prodotto oggetto di causa, con indicati almeno: data, n° fattura, n° pezzi, ricavo/costo unitario, ricavo/costo complessivo, cliente/fornitore.
Tali documenti dovranno avere ad oggetto tutti i prodotti delle convenute ed odierne appellate di cui ai documenti 22, 23 e 24 dell'attrice, e comunque qualsivoglia altro modello in violazione dei diritti esclusivi e concorrenziali di , inclusi prodotti contrassegnati dai seguenti codici Parte_2 identificativi:
- per Goldstar: 1800, 1831, 1837, 1845, 1846, 1852, 7400, 7437, 7446, 9930, 9900, 1830, 1830
“Made with;
1837, 1846, 1869, 1879, 1882, 1895V, 7430, 7482; Persona_1
- per Biomodex: 1800, 1805, 1830, 1830 “Made with , 1837, 1845, 1846, Persona_1
1850, 1852, 1894, 1895, 1879, 1889;
- per : 4003, 4013, 4022, 4028, 4032, 4033, 4034, 4035, 4037, 4038, 4052, 4062, 4063, 4078, CP_5
4079, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4108, 4109, 4123, 4124, 4127, 4128, 4129, 4169, 4174,
4175, 4178, 4179; per , tutti prodotti Goldstar, e commercializzati di cui ai docc. Controparte_9 CP_4 CP_5
22-24 dell'attrice, e comunque qualsivoglia altro modello in violazione dei diritti esclusivi e concorrenziali di . In relazione al periodo di tempo, i documenti da fornire dovranno Parte_2 coprire il periodo luglio 2010 – data del rinnovando ordine di esibizione.
14. disporre l'interrogatorio formale dei rispettivi legali rappresentanti delle convenute Goldstar,
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 bis c.p.i. per indicare la provenienza dei CP_4 CP_5
“fogli” ovvero della materia prima destinata alla produzione della suola;

15. disporre CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare del danno subito da
; si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 212 c.p.c., di nominare un CTU contabile assistito da Parte_2 notaio per la formazione degli estratti contabili delle convenute e di disporre CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare del danno subito da con espressa facoltà del Parte_2 perito nominato di assistere durante la formazione degli estratti contabili presso il notaio e di pag. 5 verificare la completezza dei documenti esibiti, sia tramite l'analisi delle scritture contabili (p.e. il libro giornale, l'inventario, il piano dei conti ed il libro mastro), sia attraverso verifiche presso le sedi delle convenute ovvero presso gli uffici dei commercialisti qualora nominati custodi delle scritture contabili delle convenute.”
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per le spese generali oltre IV e CPA come per legge relativi a tutti i gradi di giudizio.”
Per le appellate e appellanti incidentali (già , (già CP_1 Controparte_2 CP_3
e Controparte_4 CP_5
“In via principale:
1) rigettare l'appello avanzato dalle appellanti nei confronti della sentenza non definitiva n.
6577/2020 e della sentenza n. 2281/2023 del Tribunale di Milano;

2) per i motivi esposti in narrativa, accogliere l'appello incidentale avanzato dalla CP_10 nei confronti della sentenza non definitiva n. 6577/2020 del Tribunale di Milano e, di
[...] conseguenza, accogliere tutte le conclusioni rassegnate dalle Appellanti Incidentali nel 1° grado di giudizio, qui integralmente riportate (sottolineando le conclusioni rassegnate specificamente da ciascuna parte): Contr In via preliminare per (ora ): CP_4


1. dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto;


2. dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, ex artt. 20 c.p.c. e 120/6 cpi.
In via preliminare per : CP_5
3)dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, statuendo a favore della competenza, in via principale, del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, quale Giudice del forum commissi delicti nella cui circoscrizione sono stati commessi i presunti fatti illeciti a danno delle
Appellanti, ex artt. 20 c.p.c. e 120, co. 6 CPI;
ovvero del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, quale Giudice del Foro generale delle persone giuridiche nella cui circoscrizione ha sede Biochic, ex artt. 19 c.p.c. e 120, co. 2, CPI;

In via principale e nel merito: Cont 4) dichiarare, ai sensi dell'art 25 b) la nullità del marchio di forma italiano domanda n.
MI2014C008494 depositato il 15 settembre 2014, registrato al nr. 0001647078 in corso di causa per
i prodotti inclusi nelle classi merceologiche 10 e 25, perché in contrasto con gli articoli 9 e 13 del
pag. 6 Cont
, per l'effetto rigettare le domande di contraffazione ex art. 20 CPI, di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di illecito generico ex art. 2043 c.c. riferite al marchio di forma nr. 0001647078;
5) rigettare la domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2, 3 c.c. per la insussistenza del carattere distintivo e della novità e della originalità dei diritti dei marchi di forma di fatto rivendicati dalle Appellanti e per insussistenza delle fattispecie costitutive dei diritti concorrenziali azionati, ivi compresa quella della concorrenza parassitaria;
rigettare altresì la domanda di condanna per illecito generico ex art. 2043 c.c.;
6) rigettare le domande di risarcimento danni ex art. 125 CPI ed ex art. 2600 c.c., perché prive di qualsiasi elemento probatorio attestante che le Appellanti abbiano subito un danno effettivo sotto il profilo causale e quantitativo e per assenza di indicazione alcun parametro e/o criterio pertinente e specifico, in particolare alla fattispecie della concorrenza parassitaria, alla cui stregua quantificare il risarcimento del danno;

7) rigettare la domanda risarcitoria ex art. 2600 c.c. per l'assoluta mancanza di colpa, anche lieve, in capo alle Appellate e Appellanti Incidentali;

8) accertare l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 2497 c.c. della domanda risarcitoria ex art. 2600 c.c.;
9) dichiarare non dovuto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c. e, in linea ancora subordinata, valutare l'importo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.;
10) condannare le Appellanti a rimborsare alle Appellate e Appellanti Incidentali le spese legali comprensive di spese e compensi professionali sostenute per le due fasi del processo cautelare ante causam, le spese del primo grado di giudizio e le spese e i costi del presente giudizio, 15% di spese generali, oltre CPA, ed IV e successive occorrende;

11) per la sola dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza di reclamo, di accoglimento CP_1 parziale emessa dall'adito Tribunale il 24/09/2015 ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.;
In via istruttoria
12) si insiste nell'acquisizione di tutti i documenti prodotti nei procedimenti cautelari e ogni altro documento prodotto in udienza;

13) ci si oppone alle richieste istruttorie avverse e, in particolare:
• alla istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di ex art. CP_1
121-bis CPI;

• alla istanza di CTU contabile “per la determinazione dell'esatto ammontare del danno”; perché irrilevanti e meramente esplorative;

14) si ribadisce la eccezione di assoluta irrilevanza probatoria dei documenti in lingua tedesca di cui le Appellanti hanno chiesto l'acquisizione dal fascicolo del processo cautelare, perché non pag. 7 attinenti al mercato italiano, nonché dei documenti in lingua italiana, perché non provenienti direttamente dalle Appellanti;

15) per la sola si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di CP_1 prova già dedotti nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.:
Cap. 1): Vero che lei è uno dei soci della società con sede legale in Via Ripe di Parte_4
Fusignano, 14 – Fusignano (RA)?
Cap. 2): Vero che lei ricopre cariche operative della Parte_5
Cap. 3): Vero che tra i Clienti della figura anche la (ora , Parte_4 CP_2 CP_1 con sede legale a Fusignano?
Cap. 4): Vero che la è cliente della prima del 2007? CP_2 Parte_4
Cap. 5): Vero che il catalogo del 2007 che le si rammostra è stato stampato nel 2007?
Cap. 6): Vero che lei ha sottoscritto la dichiarazione del 27/11/2015 che le si rammostra?
Teste: si indica a teste sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 6: il Sig. , domiciliato Testimone_1 presso la Via Ripe di Fusignano, 14 – 48034 Fusignano (RA).” Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora in avanti, per brevità, ) ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_2 [...]
, ora (d'ora in avanti, per brevità, , CP_2 CP_1 CP_2 Controparte_6
(d'ora in avanti per brevità, ), ora
[...] Controparte_9 Controparte_4 CP_3
e (d'ora in avanti, per brevità, lamentando che le stesse
[...] CP_5 CP_8 CP_5 hanno posto in essere condotte integranti violazione dei diritti esclusivi sui marchi registrati e di fatto di titolarità dell'attrice e atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 n.1, n.2 e n.3 c.c., nonché illecito generico ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Pertanto l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la sussistenza delle condotte illecite dalla stessa lamentate, pronunciasse provvedimenti inibitori e condannasse le convenute al risarcimento dei danni.
Il giudizio è stato preceduto da un procedimento cautelare instaurato da nei confronti di Parte_2
e , ai sensi degli artt. 126, 131 e 133 c.p.i. e ai sensi dell'art. 700 c.p.c., CP_2 Controparte_9 per gli stessi motivi posti a fondamento dell'azione di merito, all'esito del quale sono state accolte quasi tutte le richieste di provvedimenti inibitori formulate dalla ricorrente, con ordinanza parzialmente confermata nella successiva fase di reclamo.
Nel successivo giudizio di merito, nel quale sono state convenute anche le società e CP_4
che, secondo la tesi di parte attrice, hanno contribuito a porre in essere l'illecito censurato, CP_5
è stato proposto, al fine di estendere i provvedimenti inibitori alle medesime, analogo ricorso cautelare, accolto parzialmente con ordinanza confermata in sede di reclamo. pag. 8 agiva a tutela del proprio marchio italiano n. 1647078: Parte_2
Oggetto delle lamentate condotte illecite, oltre all'imitazione del marchio ad osso stilizzato, nella prospettazione di parte attrice, era l'imitazione di forme e modelli di sandali, nonché il fenomeno di
“agganciamento”, che ricomprende tutti i segni distintivi registrati e di fatto di titolarità dell'attrice, ed anche le modalità e le comunicazioni promozionali dei prodotti.
affermava infatti di aver rinvenuto, presso la convenuta , alcuni modelli Parte_2 Controparte_9 di sandali, prodotti da che assumeva identici ai propri, venduti quasi a metà prezzo rispetto CP_2 agli originali: si tratta dei modelli denominati IZ, e . Per_2 Per_3
Deduceva al riguardo l'attrice che le proprie calzature si caratterizzano per essere immediatamente riconoscibili per la presenza di alcuni “elementi individualizzanti”.
Di essi avrebbe ripreso, in particolare, il taglio della tomaia, la colorazione e le fibbie a CP_2 chiusura, la presenza della suola in gomma con la medesima impronta riportante il Parte_2 peculiare disegno geometrico “ad osso” e anche altri dettagli e caratteristiche.
Quanto alle fibbie, su quelle delle calzature veniva apposta, esattamente nello stesso punto CP_2 in cui appone il proprio segno “Birkenstock” o “Birk”, la confondibile indicazione “Bio”: Parte_2
pag. 9 Inoltre, il marchio “Goldstar” veniva apposto utilizzando lo stesso font di scrittura e in maniera speculare rispetto al marchio : Parte_2
e in alcuni casi è stato ripreso anche il caratteristico elemento di fermo a forma di “plettro”:
Assumeva poi che e utilizzassero anche, come , il piedino stilizzato: CP_2 CP_4 Parte_2
Nelle comunicazioni commerciali, infine, e utilizzavano, come CP_2 CP_4 CP_5
, il plantare di sughero con lo schema per punti: Parte_2
L'attrice ha comunque ritenuto di dover puntualizzare, nella propria memoria depositata ai sensi dell'art.183, sesto comma n.1 c.p.c., che doveva ritenersi contenuto nel perimetro oggettivo dell'azione svolta qualsiasi modello di sandali realizzato, commercializzato, pubblicizzato, importato, esportato, detenuto da con la complicità di e CP_2 CP_4 CP_5 CP_9
in violazione dei diritti esclusivi e concorrenziali della medesima.
[...]

2. Nei procedimenti cautelari è stata riconosciuta la fondatezza delle pretese di con Parte_2 riferimento ad alcune delle domande proposte.
pag. 10 Nel primo provvedimento, pronunciato in data 14 agosto 2015, è stata data tutela alla domanda di registrazione come marchio di forma al n. 302014902293029, depositata in data 15 settembre 2014 ed è stata disposta, a carico di , inibitoria immediata alla commercializzazione, Controparte_9 offerta in vendita, promozione di suole e calzature con suola, adornata come descritto in ricorso. A carico di è stato disposto il sequestro di tutte le suole e calzature riproducenti il marchio di CP_2 forma azionato ed è stato ordinato il ritiro dal commercio delle stesse, nonché del relativo materiale pubblicitario.
A carico di è stata poi disposta “inibitoria alla continuazione dei condotte attuate CP_2 attraverso la ripresa pedissequa di taluni particolari inessenziali nelle calzature: in particolare la collocazione nelle fibbie delle calzature di un marchio (“Bio”) nella medesima posizione nei sandali della ricorrente, la forma “a plettro” dell'elemento di fermo nell'infradito, a sua volta portante il segno “Bio”, l'utilizzazione dell'immagine del plantare con schema per punti delle relative caratteristiche anatomiche nonché la riproduzione del simbolo del piede accanto al marchio di fabbrica, il tutto con sanzione di euro 70,00 per ogni prodotto ulteriormente commercializzato con tali caratteristiche” e la pubblicazione integrale del provvedimento nella home page del sito di CP_2
e nel relativo profilo Facebook.
[...]
In sede di reclamo, tali provvedimenti sono stati confermati, ad eccezione del sequestro, ritenendo il
Tribunale che il motivo geometrico ad osso, descritto nella domanda di registrazione, fosse privo del carattere distintivo necessario ai fini della sua registrabilità.
Con il provvedimento cautelare pronunciato in corso di causa in data 1 luglio 2016 e confermato in sede di reclamo in data 22 agosto 2016, conformemente a quanto era stato già disposto nel precedente provvedimento cautelare, emesso dal collegio in sede di reclamo nei confronti di è stata CP_2 inibita anche a e a “la produzione, la commercializzazione, l'offerta in vendita, la CP_4 CP_5 pubblicizzazione, l'importazione e l'esportazione di calzature che riprendano i seguenti particolari: la scritta “BIO” o il marchio “ ” sulle fibbie;
la forma “a plettro” dell'elemento di fermo CP_5 dell'infradito; il simbolo del piede stilizzato sul plantare;
l'utilizzo dell'immagine del plantare con schema per punti delle relative caratteristiche anatomiche” ed è stato disposto il ritiro dal commercio delle calzature con tali caratteristiche e del relativo materiale pubblicitario. È stata ordinata inoltre la pubblicazione del provvedimento sulla home page dei siti e sulle pagine Facebook delle resistenti con una penale di euro 70,00 per ogni prodotto successivamente commercializzato con le caratteristiche censurate.
In sede di merito, l'attrice insisteva in tutte le domande già proposte in sede cautelare e chiedeva che i provvedimenti inibitori venissero estesi alla suola con il disegno a osso stilizzato. Chiedeva quindi l'assegnazione in proprietà o comunque la distruzione delle calzature e delle suole in violazione dei pag. 11 marchi di o costituenti atto di concorrenza sleale, l'aumento a euro 300 della penale Parte_2 disposta e la pubblicazione della sentenza, oltre che sui siti internet delle convenute, anche su un quotidiano nazionale e su due riviste di settore.
Sul piano risarcitorio, l'attrice chiedeva la condanna delle convenute ai sensi degli articoli 125 c.p.i.
e 1223, 1226 e 1227 c.c. al risarcimento dei danni subiti, nella misura da quantificarsi in corso di causa.

3. Si costituivano le convenute, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
premettendo di essersi costituita l'11 febbraio 1987 per la produzione di calzature per CP_2 bambini, successivamente estesa a quella di calzature per adulti, ha dichiarato di aver riscosso un notevole successo su tutto il territorio nazionale, operando sempre secondo criteri di correttezza e garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo in tutti i suoi prodotti.
Negando la sussistenza dei diritti vantati dall'attrice, ha tempestivamente formulato domanda riconvenzionale di nullità, ai sensi dell'art.25 c.p.i., del marchio di forma italiano n. 0001647078 registrato dall'U.I.B.M. il 28 ottobre 2015 perché in contrasto con gli articoli 9 e 13 c.p.i.
La convenuta ha anche contestato la sussistenza dell'illecito per concorrenza sleale ex art.2598 c.c. sotto ogni profilo, negando l'agganciamento illecito e parassitario, la confusione per imitazione servile e la mancanza di correttezza professionale attribuitile dalla controparte.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2600 c.c., ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art.2497 c.c. e ne ha comunque chiesto CP_2 il rigetto.
, costituendosi, ha dichiarato di commercializzare le calzature sin dagli Controparte_9 CP_2 anni '90 e che tale società è stata sempre apprezzata per l'assortimento e l'ottimo rapporto qualità- prezzo delle sue calzature.
Ha fatto presente di aver messo subito a disposizione della controparte le calzature oggetto dei provvedimenti cautelari, consegnandone spontaneamente circa 300 paia ed evitando così di subire l'esecuzione del sequestro. Essendo stato tuttavia revocato quest'ultimo in sede di reclamo, ha chiesto nel corso del processo alla custode la restituzione delle calzature dalla stessa detenute. Parte_2
Ha comunque contestato tutte le pretese della controparte, facendo espresso rinvio alle difese della
CP_2
Riguardo alle richieste risarcitorie, mancando il presupposto della contraffazione, negava ogni coinvolgimento e rilevava che, sotto il profilo soggettivo, la domanda, formulata anche ai sensi dell'art.2043 c.c., fosse priva di fondamento. Chiedeva comunque, nel caso di accoglimento delle pretese risarcitorie dell'attrice, di essere manlevata dalla società produttrice CP_2
pag. 12 si è costituita sollevando in via preliminare l'eccezione d'incompetenza territoriale del CP_5
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art.38 c.p.c., essendo competente a decidere il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa - o, in alternativa, poiché la stessa ha sede a Fermo, la Sezione Specializzata del Tribunale di Ancona.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della domanda, sia in relazione alla contraffazione, eccependo la nullità del marchio di forma n. 0001647078 e della sua registrazione avvenuta in corso di causa, sia in relazione alla concorrenza sleale e al risarcimento del danno.
La stessa ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice. si è costituita eccependo anch'essa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano – CP_4
Sezione Specializzata in materia di impresa - a favore del Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt.20
c.p.c. e 120, sesto comma c.p.i.
Nel merito, la stessa osservava che la società è nata dalla scelta societaria di modificare la CP_4
“Bio” in avvenuta il 7 dicembre 2011 e rilevava che la decisione di continuare CP_2 CP_4 CP_2 ad imprimere la scritta “Bio” sulle fibbie e su altri particolari delle calzature prodotte e commercializzate si poneva in linea con la necessità non solo di identificare il modello di sandalo Per_
“Bio” ma anche il produttore Bio(Modex) così come avviene per l'attrice la quale appone ”
(lettere iniziali di ) sui propri modelli di sandalo “Bio”. Parte_2
Infatti, specificava la convenuta, il termine “Bio”, in particolar modo negli ultimi anni, è stato sempre più utilizzato nel settore calzaturiero, così come in vari settori produttivi di beni destinati al commercio, per identificare un tipo di sandalo dotato di plantare confortevole, dando così una connotazione identificativa del prodotto.
Per tale motivo, sarebbe errato affermare che appone deliberatamente la scritta “Bio” sulle CP_4
Per_ stesse parti di calzature nelle quali l'attrice appone ”, per creare confusione nel consumatore.
Anche la convenuta rinviava alle difese di rilevando che i marchi di forma CP_4 CP_2 azionati da fossero da considerarsi privi di tutela in quanto nulli ai sensi degli articoli 9 Parte_2
e 13 c.p.i., e chiedeva il rigetto di tutte le domande della controparte.

4. La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di testi e l'acquisizione di documenti. Sono stati acquisiti anche gli atti relativi alle due fasi del primo procedimento cautelare e sono stati esperiti diversi tentativi di conciliazione non andati a buon fine. Quindi la causa, su domanda delle convenute,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione, successivamente assunta all'esito della discussione orale, richiesta dalle parti ai sensi dell'art.275 secondo comma c.p.c.
Con sentenza n. 6577/2020, pubblicata in data 22 ottobre 2020, il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così disponeva: pag. 13 “1) accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n.004102381 registrato il 28 ottobre 2015 con riferimento ai prodotti inclusi nelle classi merceologiche 10 e 25, perché in contrasto l'art.13 c.p.i.;
2) accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute Controparte_2 [...]
e come descritte in motivazione, Controparte_9 Controparte_4 CP_5 costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
3) inibisce in via definitiva e con effetto immediato alle convenute Controparte_2 [...]
e la produzione, la commercializzazione, Controparte_9 Controparte_4 CP_5
l'offerta in vendita, la pubblicizzazione, l' importazione e l'esportazione delle calzature raffigurate nei documenti 22-24 di parte attrice, che presentino le caratteristiche descritte in motivazione;

4) ordina il ritiro dal mercato delle calzature costituenti atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 c.c.;
5) impone, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., la penale di euro 70 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dell'ordine di cui al punto 3) nonché la penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza;

6) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;

7) manda la cancelleria per la comunicazione all' ai sensi Parte_6 dell'art.122 u.c. c.p.i.;
8) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza”.
In particolare, con la predetta sentenza il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale milanese, in favore dell'autorità giudiziaria di Bologna. In particolare, rilevava che la causa era stata incardinata correttamente innanzi al Tribunale di Milano in forza della regola del cumulo soggettivo, contemplata dall'art. 33 c.p.c. Infatti, l'attrice aveva convenuto le altre parti deducendo che tutte avevano concorso a imitare illegittimamente i propri prodotti. Ciò che rende possibile che la causa sia introdotta presso il foro competente a conoscere la posizione di una sola di esse: in tal caso, il collegamento con il Tribunale di Milano era giustificato dalla citazione della convenuta , avente sede legale nella stessa città di Milano;
Controparte_6
- accoglieva la domanda di nullità del marchio ad osso, giusta la carenza di capacità distintiva dello stesso. Sul punto, richiamava plurimi pronunciamenti di altre autorità europee (cfr., doc.
17, GoldStar: CGUE, Ufficio Europeo dei Brevetti, Tribunale Aja ed altri), che in diverse occasioni hanno ritenuto il motivo della suola ad osso “meramente ornamentale e inidoneo a indicare la provenienza del prodotto da ”. Rilevava che le prove addotte da Parte_2
(docc. 49 e ss.) e le testimonianze assunte nel corso del procedimento potevano Parte_2 al più valere a dimostrare l'uso continuo di questo segno da parte dell'attrice, ma non che ad pag. 14 esso potesse riconoscersi efficacia individualizzante dei prodotti commercializzati dall'attrice;
- rilevava che i cataloghi prodotti da ambo le parti contenevano, al contrario, modelli di sandali facenti capo a diversi operatori del settore, che usavano, dagli anni 90 fino al 2012 compreso, questo motivo decorativo. Ne conseguiva che il segno, ab origine difettoso di distintività per la registrazione, non l'aveva comunque acquisita nel corso del tempo ai sensi dell'art. 13, comma 3 c.p.i.;
- giudicava nondimeno integrata la fattispecie di illecito concorrenziale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., per avere le convenute realizzato in modo sistematico prodotti che “ricalcavano pedissequamente” le calzature . In particolare, il Giudice ravvisava Parte_2 un'appropriazione continua di alcuni elementi, pur non identificativi, dei sandali presenti nei documenti 22-24 dell'attrice: “Il primo elemento è la chiusura “a plettro”. Si tratta di un elemento presente in particolare sui modelli IZ e RO nei quali si osserva l'apposizione di un fermo a forma di plettro. Il secondo elemento ritenuto distintivo viene identificato nel segno “Birk” apposto sulla fibbia di chiusura del sandalo. Il terzo elemento è il simbolo stilizzato di un piede accanto al marchio identificativo della calzatura. Il quarto elemento ritenuto distintivo consiste nell'utilizzo dell'immagine del plantare connotata da punti esplicativi nelle comunicazioni commerciali.” (cfr., pag. 22, sentenza non definitiva).
Osservava che, nel caso di specie, le forme dei prodotti erano, di fatto, pressoché identiche e i particolari ripresi erano molteplici e tutti concordanti nel richiamare aspetti specifici (ma non essenziali) costantemente presenti nei prodotti dell'attrice e nella sua comunicazione promozionale. Il che si risolveva nel lucrare beneficio dalle iniziative che , Parte_2 operatore di fama notoria nel mercato, aveva effettuato per la promozione dei propri prodotti;

- in quest'ottica, pertanto reputava irrilevante che gli elementi in questione fossero non caratterizzanti, ma che fossero il frutto delle strategie poste in essere dall'attrice per radicarsi sul mercato. Ciò che, ad avviso del Tribunale, doveva dirsi provato, dato l'ampio volume di vendite dei prodotti oggetto di condotta parassitaria delle convenute e la quasi perfetta corrispondenza tra i cataloghi delle parti.
Giudicando quindi provata la fattispecie di responsabilità delle convenute, pronunciava sentenza non definitiva ex art. 278 c.p.c. e disponeva la prosecuzione del giudizio per la sola prova del quantum risarcibile.
Successivamente, con sentenza definitiva del 21 luglio del 2022, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice ; Parte_2
pag. 15 2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna le convenute Controparte_2
e in solido a Controparte_4 CP_5 Controparte_6 rifondere all'attrice la restante metà, liquidata in euro 531,50 per anticipazioni e in euro 36.378,55 per compensi, relativi al giudizio di merito e ai precedenti procedimenti cautelari, oltre 15%, a titolo di rimborso forfetario, e accessori.
3) dichiara tenuta a tenere indenne Controparte_2 Controparte_6 da ogni somma da quest'ultima dovuta per effetto della presente sentenza.”
[...]
In particolare, il tribunale:
- rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice per difetto di allegazione Parte_2 del danno lamentato. Nella specie, rilevava che la pretesa attorea muovesse dall'erroneo presupposto che costituisse pregiudizio risarcibile l'utile non realizzato dalla società nel periodo in cui si era svolta la condotta parassitaria, importo che, nella prospettazione di
, sarebbe approssimativamente pari al 44, 7% del risultato operativo di un Parte_2 esercizio annuale. In senso opposto, il Tribunale osservava che il danno derivante da un atto di concorrenza parassitaria incide sull'investimento finanziario fatto per realizzare l'iniziativa imitata. Ragion per cui, “non appare rilevante accertare se vi sia stato o meno un calo del fatturato della società che subisce la concorrenza sleale altrui (circostanza comunque contestata dalle convenute nel caso di specie e ipoteticamente riconducibile a più fattori). Va accertato invece quale sia l'ammontare dell'investimento realizzato per intraprendere le iniziative e le attività imitate dall'imprenditore sleale che si è posto sulla scia del concorrente, sfruttandone studi e ricerche.” (cfr., pag. 13, sentenza definitiva);
- nondimeno, rilevava che detto importo non fosse stato oggetto di allegazione da parte di
, la quale mai aveva indicato le somme che, in tesi, le concorrenti avrebbero Parte_2 risparmiato per ideare e realizzare i progetti e le iniziative pedissequamente imitate, frutto della sua attività creativa. Ciò, peraltro, precludeva l'ingresso in giudizio di CTU contabile, la cui ammissione presuppone necessariamente, come noto, la prova dell'esistenza di un nocumento patrimoniale;

- rigettava le domande relative alle richieste risarcitorie del danno all'immagine e alla reputazione commerciale dell'attrice, asseritamente patiti per effetto dell'illecito concorrenziale. Sul punto, osservava che l'attrice non aveva fornito prova delle concrete ricadute reputazionali che la condotta parassitaria le avrebbe procurato, e ciò perché, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno all'immagine non è un pregiudizio immanente all'illecito, ma va riconosciuto nei limiti in cui il danneggiante pag. 16 dimostri la compromissione del proprio prestigio commerciale a causa dell'illecito. Ciò che, nel caso di specie, difettava totalmente.

Appello principale Parte_7
Avverso le predette pronunce interponeva atto di appello (successore nei Parte_1 diritti dedotti in causa di ), articolando undici motivi di gravame. Parte_2
A. Sentenza non definitiva del 22 ottobre 2020
In particolare, formulava le seguenti censure alla sentenza non definitiva n. 6577/2020 del Tribunale di Milano:


1. Erroneità ed ingiustizia, anche per assente o inadeguata motivazione, del capo 1) che accerta
e dichiara la nullità del marchio italiano n. 004102381 perché in contrasto con l'art.13 comma 1 c.p.i. – distintività ab origine;
errata ricostruzione dei fatti;



2. Erroneità ed ingiustizia del capo 1) che accerta e dichiara la nullità del marchio italiano
n.004102381 perché non sussistenti i requisiti di cui all'art. 13 comma 3 c.p.i. – distintività acquisita. Violazione degli artt. 13 c.p.i. comma 3, 121 c.p.i., 2697 c.c.;


3. Erroneità ed ingiustizia della statuizione del capo 1 della sentenza che esclude la contraffazione del marchio a forma di osso, come conseguenza dell'errata valutazione in merito al carattere distintivo. Violazione dell'art. 13, 20 c.p.i.;


4. Erroneità ed ingiustizia del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2020 che accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute, come descritte in motivazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. con esclusione della fattispecie prevista dall'art. 2598 n.1 c.c., violazione dell'art. 2598 c.c.;


5. Erroneità ed ingiustizia del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2020 che accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute, come descritte in motivazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. con riferimento a soli quattro elementi e con l'esclusione dell'elemento a forma di osso, violazione dell'art. 2598 c.c.;


6. Erroneità ed ingiustizia del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2020, che accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute, come descritte in motivazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., escludendo al contempo la fattispecie della concorrenza parassitaria per la sostanziale imitazione della collezione di
per asserita standardizzazione, violazione degli artt. 115 comma 2 C.p.c., 2598 Parte_2
c.c.
pag. 17 Con i primi tre motivi di impugnazione, logicamente connessi, l'appellante censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha accertato e dichiarato la nullità del marchio a forma di osso. Nella specie, denuncia trattarsi di conclusione erronea e tanto perché:
- a tale assunto si sarebbe giunti addossando a l'onere della prova circa la carenza Parte_2 di distintività del marchio, con ciò violando disposto dell'art. 13 c.p.i., che grava chi agisce o eccepisce la nullità del marchio del carico di dimostrare che il segno è divenuto “di uso comune per uso costante nel tempo”. Sul punto si duole ulteriormente che la decisione impugnata abbia affermato la volgarizzazione del marchio a forma di osso considerando i cataloghi di 4 imprese concorrenti: si tratterebbe di un numero insufficiente di operatori, per poter concludere nel senso dell'uso generalizzato del disegno delle suole;
Parte_2
- le testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado e la documentazione di causa (cfr., doc.
84, 49 e 50 ), dimostrerebbero chiaramente la presenza del colosso tedesco in Parte_2 territorio italiano ben prima della costituzione delle appellate convenute, il quale ha da sempre confezionato i suoi prodotti con la suola impressa con la forma ad osso;

- in ogni caso, quand'anche il marchio fosse sprovvisto di distintività originaria, questa sarebbe stata acquisita ex art. 13, comma 3, c.p.i. per essere il sandalo prodotto da una società nota come , ben radicata nel territorio italiano a mezzo di stores e negozi di rivendita Parte_2 sin dai primi anni'90.
Auspica perciò che, riformata in punto la sentenza di primo grado, si pronunci in via consequenziale ordine di inibitoria all'uso di tutti i prodotti recanti il decoro oggetto di privativa nella suola.
Con quarto e quinto motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una fattispecie di imitazione servile da parte delle convenute appellate (art. 2598, comma 1 c.c.), le quali, per espresso accertamento della sentenza, hanno “ricalcato pedissequamente” i modelli di cui ai docc. 22-24. Ad avviso dell'appellante, una riproduzione così puntuale del complesso degli elementi identificativi della calzatura ben avrebbe potuto qualificarsi come fattispecie di imitazione servile. Si duole poi della sentenza nella parte in cui non ha incluso, nel novero dei segni oggetto della condotta parassitaria, anche il marchio a forma di osso, il quale, unitamente al plantare, al plettro e alle iniziali sulle fibbie, costituisce tratto caratterizzante del sandalo (cfr., indagine di mercato
Nielsen).
Con sesto motivo deduce vizio di errata valutazione degli elementi di prova, nella parte in cui la sentenza ha escluso dal perimetro del fatto di concorrenza illecita l'intero catalogo di cui ai docc. 22-
24 . In sostanza, lamenta che, accertata la copiatura integrale dei modelli che presentano Parte_2 tutti gli elementi della concorrenza parassitaria (plettro, piedino stilizzato …), la sentenza non abbia attinto anche i restanti modelli dell'appellante degli stessi cataloghi. Nella prospettazione pag. 18 dell'appellante una imitazione sistematica della produzione avrebbe ben potuto Parte_2 estendersi ad ogni pezzo delle collezioni indicate nel giudizio. Avrebbe poi errato la sentenza nel ritenere che, al di fuori di questi elementi, il resto del catalogo riporti una serie di modelli “ormai standardizzati”, posto che detta affermazione sarebbe fondata su “dati di comune esperienza” che sarebbero però stati richiamati a sproposito nel caso odierno (art. 115, comma 2 c.p.c.).
B. Sentenza definitiva del 21 marzo 2023
Avverso la sentenza definitiva, parte appellante articolava i seguenti motivi di impugnazione, così rubricati:
7) Erroneità, ingiustizia e carenza di motivazione del capo 1 della sentenza del 21 marzo
2023 per aver limitato la fattispecie della concorrenza parassitaria all'imitazione dei modelli “RO” e “IZ” e/o erroneità e carenza del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2022; violazione degli artt. 2598, c.c. n.3, 125 c.p.i. e art. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. ;
8) Erroneità ingiustizia e carenza di motivazione del capo 1 della sentenza del 21 marzo
2023 per la limitazione dell'accertamento del danno alla sola voce del danno emergente;

9) Assorbito e dipendente: erroneità, ingiustizia e carenza di motivazione del capo 1 della sentenza del 21 marzo 2023: liquidazione del danno conseguente alla riforma della sentenza non definitiva in punto validità e contraffazione del marchio e concorrenza confusoria, violazione degli artt. 125 C.p.i, 2598, 2599 c.c.;
10) Erroneità ingiustizia e carenza di motivazione del capo 1 della sentenza del 21 marzo
2023 per il rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine, violazione degli artt. 2598, 2599 c.c.;
11) Erronea valutazione circa la compensazione parziale delle spese.
Con settimo motivo contesta la sentenza per aver delimitato il perimetro dell'ordine di esibizione alle sole calzature riportanti contestualmente le caratteristiche riprodotte in modo parassitario dalle convenute. Assume in senso opposto che il testo dell'ordinanza ben avrebbe consentito l'ingresso in causa di fatture inerenti a prodotti che riproducevano anche uno solo degli elementi invocati e non tutti insieme congiuntamente.
Con ottavo motivo denuncia di aver provato che in corrispondenza di un aumento delle vendite effettuate dal (con riferimento ai modelli imitati che riprendono i modelli “IZ” CP_12
e “RO”), ha registrato una sostanziale decrescita nella vendita dei modelli IZ e Parte_2
RO (cfr. comparsa conclusionale del 7.6.2022 nel giudizio relativo al quantum – pagg. 14-15, e Per_ parere del Dott. dell'11 luglio 2016 depositato con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - cfr. pag. 19 pag. 2 nonché All. II.; i dati non stati oggetto di contestazione). Assume che ciò è stato pretermesso nella valutazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe limitato il danno risarcibile ad una sola posta di danno, l'importo complessivo degli investimenti in ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti contraffatti, e avrebbe illegittimamente escluso il diritto alla retroversione degli utili maturati dalle controparti, in virtù dell'imitazione parassitaria.
Sostiene che la sentenza avrebbe violato l'art. 125 c.p.i., che enumera le voci di danno risarcibili per i fatti lesivi delle privative industriali.
Con nono motivo, logicamente connesso con i motivi precedenti, deduce il diritto ad un risarcimento maggiore, per effetto dell'accoglimento delle censure precedenti, inerenti alla rimozione della pronuncia di nullità del marchio a forma di osso. All'evidenza, all'appellante sarebbe riconosciuta una somma maggiore, se si giungesse ad accertare la sussistenza di una imitazione servile delle suole con il motivo a forma di osso, ovvero se questo motivo fosse ricompreso nella fattispecie di illecito parassitario.
Con decimo motivo, censura la sentenza di prime cure per avere erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse offerto prova dell'esistenza di danni non patrimoniali da risarcire. Deduce in senso opposto che ha dimostrato come l'appellata Goldstar abbia effettuato una Parte_2 campagna marketing su larga scala tale da compromettere - o perlomeno rendere più difficile - la possibilità per di recupero di buona parte della clientela raggiunta dal suddetto messaggio Parte_2 pubblicitario (i valori nonché i prezzi delle rispettive campagne pubblicitarie sono in atti – docc. 119
– 124). Tale campagna è stata effettuata attraverso diversi canali, per esempio a mezzo stampa (doc.
125) e a mezzo televisione (doc. 126). Per liquidare tale voce di danno ha quindi indicato Parte_2 al giudice che, al fine di determinare la voce del danno all'immagine, devono essere tenuti in conto i valori delle campagne dell'appellata Goldstar, considerando i costi di una campagna mediale
“ricostruttiva” e destinata a ripristinare i danni arrecati all'immagine di . Tanto sarebbe Parte_2 stato parametro utile alla misurazione del danno non patrimoniale lamentato, ingiustamente non riconosciuto.

Appello incidentale Goldstar, CP_5 CP_4
Avverso le sentenze di primo grado, le appellate, tempestivamente costituite con comparsa di risposta, proponevano appello incidentale, articolando undici motivi di impugnazione:
- 1° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art.
2598 n. 3 c.c. Errore: aver considerato i documenti in lingua tedesca e/o recanti prezzi in marchi pag. 20 tedeschi idonei a dimostrare la presenza, l'uso, la diffusione e/o la commercializzazione in Italia sin dal 1979 di prodotti presentanti i Rilevanza: se tali documenti non fossero stati Parte_8 considerati idonei a dimostrare quanto sopra, non avrebbe goduto di alcuna “priorità” Parte_2 in Italia nell'uso dei Parte_8
- 2° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art.
2598 n. 3 c.c. Errore: aver omesso di considerare che non può vantare alcuna Parte_2 preesistenza o priorità anteriore al 1989. Rilevanza: se non può vantare alcuna Parte_2 preesistenza o priorità anteriore al 1989, data successiva di due anni a quella di inizio della commercializzazione dei prodotti da parte delle Appellanti Incidentali, queste non possono essere condannate per concorrenza sleale.
- 3° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art.
2598 n. 3 c.c. Errore: aver omesso di considerare che non vanta alcuna priorità (relativa Parte_2
o assoluta) sui Tre . Rilevanza: se non Parte_9 Parte_2 vanta alcuna priorità sui Tre Elementi e le Due iniziative Commerciali in Italia, le Appellanti
Incidentali non possono essere condannate per concorrenza sleale.
- 4° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 della 1° Sentenza che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. Errore: aver erroneamente considerato che gode di Parte_2 priorità. Rilevanza: se non vanta alcuna priorità in Italia, le Appellanti Incidentali non Parte_2 possono essere condannate per concorrenza sleale.
- 5° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 della 1° Sentenza che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. Errore: aver erroneamente considerato emulati Elementi ed Iniziative da parte di tutte le Appellanti Incidentali. Rilevanza: se alcuna delle Appellanti Incidentali non ha emulato tutti gli Elementi e le Iniziative non può essere condannata per concorrenza sleale.
- 6° motivo di appello della 1° Sentenza. Capo impugnato: capo 2 della 1° Sentenza che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale.
Errore: aver deciso ultra petita. Rilevanza: se la 1° Sentenza avesse deciso entro il limite del richiesto, non avrebbe condannato le Appellanti Incidentali.
- 7° motivo di appello. Capo impugnato: capo 2 della 1° Sentenza che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale. Errore: non aver
pag. 21 accertato l'insussistenza dei presupposti della concorrenza parassitaria. Rilevanza: l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della concorrenza parassitaria avrebbe condotto ad una declaratoria di assenza di condotte concorrenzialmente sleali.
- 8° motivo di appello. Capo impugnato: capo 1 della 1° Sentenza che accerta e dichiara la nullità del marchio registrato n. 0001647078. Errore: non aver accertato e dichiarato la nullità del marchio registrato n. 0001647078 anche per violazione dell'art. 9 CPI. Rilevanza: il marchio registrato n.
0001647078 sarebbe stato dichiarato nullo sulla base di un'altra norma
- 9° motivo di appello. Capo impugnato: capo 2 della 1° Sentenza che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale. Errore: aver dichiarato inammissibile l'eccezione relativa alla preclusione per coesistenza. Rilevanza: la preclusione per coesistenza impedirebbe una condanna per concorrenza sleale.
- 10° motivo di appello. Capo impugnato: capo 8 della 1° Sentenza che ha rimesso la Causa in istruttoria. Errore: aver riconosciuto la sussistenza dell'an debeatur. Rilevanza: aver causato un'ulteriore fase processuale con esibizione di documentazione riservata da parte delle Appellanti
Incidentali.
- 11° motivo di appello. Capo impugnato: capo 8 della 1° Sentenza che ha rimesso la Causa in istruttoria. Errore: aver violato l'art. 278 c.p.c. Rilevanza: aver causato un'ulteriore fase processuale con esibizione di documentazione riservata da parte delle Appellanti Incidentali.
Con primo motivo, in particolare, le appellanti incidentali lamentano che la prima sentenza avrebbe erroneamente considerato documenti in lingua tedesca e/o recanti prezzi in marchi tedeschi idonei a dimostrare la presenza, l'uso, la diffusione e/o la commercializzazione in Italia sin dal 1979 di prodotti presentanti elementi contestati.
La tesi che la convenuta vorrebbe nuovamente accreditare in sede di appello è che i mercati CP_2 tedeschi ed italiani sarebbero due mondi completamente differenti, con esclusione di ogni automatica ed indimostrata interazione e/o conoscenza reciproca di fenomeni di moda: il merito di CP_2 sarebbe quello di aver fatto conoscere al consumatore italiano un modello di sandali finora sconosciuti in Italia (ottenendo una specie di diritto di pre-uso, grazie ad una operazione di imitazione). In quest'ottica sarebbe irrilevante per il presente processo ogni documento dell'attrice Parte_2 riferibile al mercato tedesco, che non potrebbe essere apprezzato nel senso conferito dal giudice di primo grado, facendo leva su una indimostrata e generica interferenza tra mercato tedesco e mercato italiano.
Con secondo motivo, le appellanti incidentali lamentano l'asserita erroneità del capo 2 della prima sentenza con riferimento all'accertamento della presenza delle calzature in Italia Parte_2
pag. 22 anteriormente al 1989. A detta delle appellate, l'odierna appellante non avrebbe provato la continuità dei diritti vantati sulle calzature oggetto di causa, poiché prima del 1989 tali diritti avrebbero potuto essere fatti valere da altre società del gruppo (non in causa) e non dall'odierna appellante Parte_2
(quale società incorporante di Parte_2 Controparte_13 costituita nel 1989).
Con terzo motivo, impugnano il capo 2 della sentenza, che accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle Appellanti Incidentali costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
Erroneamente, in particolare, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che in verità Par
non vanta alcuna priorità (relativa o assoluta) sui Elementi e le Parte_2
[...]
. A dette delle appellanti incidentali, infatti, non vi è prova che i sandali con Parte_9 plantare, fibbia, e piedino di sua fabbricazione fossero penetrati in Italia prima del 1987, data di costituzione di in tal senso, unico documento richiamabile sarebbe il doc. n. 49 CP_2
, redatto però in lingua tedesca e con i prezzi delle calzature in marchi. Non vi sarebbe Parte_2 prova di una ampia o capillare diffusione dei prodotti sul mercato italiano prima Parte_2 dell'affermazione commerciale dei prodotti delle convenute. Al contrario, avrebbe avuto Parte_2 una rilevanza meramente locale, confinata nel solo Trentino Alto Adige, fino al 1999, anno di pubblicazione del catalogo Naturalook e dell'effettivo avvio di una rete di distribuzione in tutto il territorio italiano.
Le appellate ed appellanti in via incidentale lamentano, inoltre, che il Tribunale di prima istanza avrebbe erroneamente considerato come godesse di priorità (quarto motivo) e che tutte Parte_2 le società del gruppo avrebbero partecipato all'illecito (quinto motivo). A detta delle CP_2 appellanti incidentali, infatti, “ La 1° Sentenza fa di tutta l'erba un fascio e non distingue le posizioni delle Appellanti Incidentali. In realtà, come si evince anche dalle tabelle alle pagg. 16 e 17 dell'atto di appello: - non ha utilizzato il piedino, né ha commercializzato scarpe con strass, né ha CP_5 utilizzato l'immagine del plantare a punti;
- non ha commercializzato scarpe con strass, CP_4 né ha utilizzato l'immagine del plantare a punti “.
Con il sesto motivo d'appello, le parti appellate hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado, con cui è stata disposta l'inibitoria alla produzione, commercializzazione, offerta in vendita, pubblicizzazione, importazione e esportazione delle calzature raffigurate nei documenti 22-24 del fascicolo dell'attrice. A detta delle stesse, si tratterebbe di una pronuncia ultra petita, poiché l'oggetto della causa sarebbe limitato ai modelli Birkenstock denominati IZ, Arizona, Madrid, Mayari e
RO.
Con il settimo motivo, le appellanti incidentali hanno impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui si è ritenuta sussistente la condotta parassitaria delle stesse in relazione all'adozione di pag. 23 elementi caratterizzanti la produzione , unitamente alle pedisseque iniziative Parte_2 commerciali intraprese dalla A loro detta, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere CP_2 proteggibili le iniziative commerciali di , in quanto le stesse sarebbero prime di novità Parte_2 sul mercato e non creative. Adduce ad ulteriore riprova della propria tesi che le iniziative commerciali di non sarebbero comunque riconducibili alla sola odierna appellante, poiché molti Parte_2 concorrenti adottano le medesime iniziative sul mercato.
Con ottavo motivo, le appellanti in via incidentale ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto accertare anche una nullità ex art. 9 C.p.i. del marchio di forma di cui invoca tutela. Parte_2
Con il nono motivo di appello incidentale le appellanti lamentano che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente escluso l'argomento della coesistenza, per aver ritenuto ingiustamente maturata una preclusione di tardività rispetto alla deduzione.
Con il decimo motivo di appello le controparti lamentano che una carenza probatoria in merito al danno subito. In particolare assumono che il Tribunale avrebbe proceduto con sentenza non definitiva pur in assenza di principio di prova circa il danno da risarcire. Così facendo, il giudice avrebbe diluito inutilmente i tempi di trattazione della causa, posto che sarebbe stato subito chiaro che la sentenza nulla avrebbe potuto riconoscere a in punto di danno da concorrenza parassitaria. Parte_2
Con l'undicesimo motivo di appello incidentale, le controparti lamentano una erronea applicazione dell'art. 278 C.p.c. poiché, a detta di il Tribunale non avrebbe potuto separare il giudizio CP_2 tra an e quantum della pretesa risarcitoria di in assenza di una istanza di parte. Parte_2
Veniva dichiarata la contumacia dell'appellata società Controparte_6
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
L'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese.
Le parti appellate hanno riproposto l'eccezione, già formulata in primo grado, di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese, in quanto avrebbe dovuto reputarsi competente, ex ar. 20
c.p.c. e 120 sesto comma c.p.i. il Tribunale di Bologna, quale “forum commissi delicti”¹, o tutt'al più, il Tribunale di Fermo ove ha sede legale CP_5 ¹ : nella presente fattispecie infatti si dovrebbe applicare il c.d. “forum commissi delicti” e, Parte_10 avendo controparte reperito i sandali a suo dire contraffatti presso lo stabilimento di a Fusignano (RA), CP_2 sarebbe competente la sezione specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale . pag. 24 Al riguardo, vale osservare che, a mente della consolidata giurisprudenza, la competenza per territorio deve esser determinata sulla scorta della prospettazione contenuta nella domanda attorea, e nel caso che occupa, l'attrice in primo grado ha lamentato attività di contraffazione e di concorrenza parassitaria che sarebbero state poste in essere da tutte le convenute in lite, ricorrendo, pertanto, una ipotesi di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., con conseguente facoltà di scelta dell'attore di eleggere uno qualsiasi tra i fori generali generali dei convenuti.
Peraltro, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 agosto 2024 n.
22453) il foro speciale di cui al comma 6 dell'art. 120 c.p.i. è concorrente rispetto a quello generale di cui alla prima parte del medesimo articolo ed è facoltativo, come ben si evince dall'utilizzo dell'espressione “possono”. Tale facoltà deve essere ovviamente intesa a favore dell'attore, e della sua convenienza a radicare il giudizio o meno presso il luogo dove il fatto dannoso si è verificato, piuttosto che presso il luogo dove ha residenza o sede l'autore della violazione lamentata.
Oltretutto, vi è da osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il convenuto intenda contestare ai sensi dell'art. 38 c.p.c. il radicamento della competenza presso il foro eletto dall'attore, egli è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. n. 17374 del 20/08/2020; cfr. Cass. 18 aprile 2025 n. 10234).
Se ne deve concludere che la sentenza di primo grado è da condividersi quanto ad individuazione del giudice competente a pronunciarsi nell'autorità giudiziaria milanese.
II
La concorrenza sleale parassitaria (art. 2598 n. 3 c.c.). La concorrenza sleale per imitazione servile
(art. 2598 n. 1 c.c.).
Ragioni di ordine logico processuale impongono la trattazione prioritaria dell'appello incidentale (cui
è strettamente connesso il motivo di gravame principale, che lamenta il mancato riconoscimento, da parte della sentenza parziale gravata, della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1
c.c.).
pag. 25 A mezzo del gravame in parola, infatti, le appellate contestano in più punti il capo della sentenza non definitiva, n. 6557/2020 del 22 ottobre 2020 del Tribunale di Milano, che accerta la commissione di un illecito di concorrenza parassitaria a loro carico.
Ad avviso della Corte, è determinante per la pronuncia di accoglimento l'esame del solo motivo n. 7 dell'appello incidentale, con cui le odierne convenute contestano a monte l'assenza dei presupposti tipici del fatto di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. ; infatti, l'insussistenza astratta della fattispecie di concorrenza parassitaria rende evidentemente superfluo lo scrutinio sui restanti motivi, i quali vengono articolati sul presupposto che la condotta delle appellate possa essere qualificata come tale.
Milita d'altronde in favore di detta scelta il cd. principio della ragione più liquida - ossia del principio desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
Tanto premesso sull'ordine di trattazione, va rilevato che le appellate censurano la sentenza del
Tribunale sotto il profilo metodologico e sul piano dell'errata applicazione dei principi di diritto.
Nella specie, il Giudice di prime cure aveva affermato che la condotta delle convenute appellate integrasse l'illecito di cui all'art. 2598, comma 3, c.c. rilevando che “la presenza di alcuni elementi sulle calzature delle convenute, quali la presenza nelle fibbie di un marchio collocato nella medesima posizione in cui viene apposto il proprio marchio dalla , la forma del fermo a di 30 plettro Parte_2 nell'infradito, così come la presenza del piedino stilizzato sul plantare, anch'esso nella medesima posizione, potessero produrre un effetto confusorio. È risultato provato infatti che nelle calzature delle convenute vengono replicati plurimi elementi presenti nelle calzature dell'attrice, elementi che, peraltro, non possono definirsi caratterizzanti, in quanto di natura secondaria rispetto alla forma complessiva dei sandali, non essenziali e non intrinsecamente originali. Benché tali elementi appaiano in sé privi di capacità distintiva, tuttavia non si può fare a meno di osservare che la condotta che si sostanzia nella sistematica imitazione di tutto o quasi tutto ciò che fa il concorrente deve ritenersi contraria alle regole che presiedono all'ordinario svolgimento della concorrenza, anche perché, nel caso di specie, le forme dei prodotti sono, di fatto, pressoché identiche e i particolari ripresi sono molteplici e tutti concordanti nel richiamare aspetti specifici (ma non essenziali) costantemente presenti nei prodotti dell'attrice e nella sua comunicazione promozionale” pag. 26 (cfr., sentenza di primo grado pag. 24); che detti elementi erano presenti sui prodotti Parte_11 distribuiti in Germania, in tempo dunque antecedente all'inizio delle attività delle appellate in Italia, ma “come correttamente ha osservato l'attrice, il mercato tedesco e quello italiano non appartengono a mondi differenti e possono subire reciproche interazioni. Nel momento in cui è stata costituita la nel 1987, la era già sul mercato da decenni ed aveva consolidato CP_2 Parte_2 la propria reputazione.”, talché “la indiscussa notorietà delle sue calzature e la fama di cui già godeva , se messe a confronto con la fama di cui possono beneficiare le società Parte_2 convenute, per quanto apprezzate sul mercato (la convenuta ha evidenziato l'ottimo rapporto CP_9 qualità-prezzo delle calzature prodotte da portano a concludere che siano proprio queste CP_2 ultime, senz'altro meno note, ad avvantaggiarsi delle somiglianze e delle affinità riscontrabili fra i propri prodotti, indubbiamente più economici, e i prodotti della controparte.” (cfr., ibidem, pag. 26).
In sostanza, ad avviso del Giudice, le appellate avrebbero commesso un illecito anticoncorrenziale per avere riprodotto in Italia, in modo pedissequo, una serie di particolari di fregio sulle proprie calzature, già usati da in Germania, particolari che si afferma presenti in ciascuno dei Parte_2 sandali , a prescindere dallo Stato di distribuzione. Le appellate si sarebbero perciò Parte_2 ancorate a linee di prodotti già affermate sul mercato internazionale e, per tal via, avrebbero parassitariamente fruito della notorietà dell'appellante, vendendo calzature molto simili alle sue.
Trattasi ad avviso della Corte, di una sequenza argomentativa meritevole di censura e ciò anzitutto perché si pone in contrasto con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Ha, infatti, da tempo stabilito la Suprema Corte che “La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare
l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.” (cfr., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25607 del 12/10/2018).
Inoltre, quanto ai tratti tipici della condotta, va altresì sottolineato che “Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da pag. 27 ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.
Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25607 del 12/10/2018; cfr., ultra, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13423 del
20/07/2004; da ultimo, si legga Cass. 10 febbraio 2025, n. 3392, la quale ha ribadito essere “ principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui nella concorrenza parassitaria l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse
(in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto (per tutte: Cass. 12 ottobre
2018, n. 25607; Cass. 20 luglio 2004, n. 13423, cit.).)” (sottolineature aggiunta).
Ragion per cui, in estrema sintesi, costituisce concorrenza parassitaria la condotta di chi, sistematicamente, riproduca non qualsiasi caratteristica della merce altrui, quanto piuttosto riproduca le sole iniziative imprenditoriali più rilevanti, quelle cioè grazie a cui l'imitato ha conseguito, in virtù di investimenti, studi e campagne promozionali, una certa affermazione del mercato. In secondo ordine, deve trattarsi di sfruttamento che si sviluppa contestualmente o a poca distanza dalla creazione dell'attività imitata, e tanto perché il disvalore del fatto si appunta sulla riproduzione di elementi nuovi od originali nella percezione del pubblico, che portino il concorrente sleale ad accodarsi, senza sforzo economico, ai vantaggi ritraibili dalle nuove ed originali iniziative commerciali del proprio concorrente, sfruttando indebitamente i costi e gli oneri da costui sostenuti per affermarsi nel mercato.
Ciò che, come correttamente rilevato dalle appellate, non è stato affatto esaminato nella sentenza di prime cure, che si è limitata ad affermare apoditticamente – sul piano della priorità temporale di nell'utilizzo degli elementi usurpati e delle iniziative commerciali sfruttate - una Parte_2 interferenza tra mercato tedesco, dove era già nota e diffusa da anni, e mercato , Parte_2 Pt_6
pag. 28 connotando di illiceità l'attività di produzione delle convenute in primo grado solo perché le stesse non avevano e non hanno raggiunto la notorietà commerciale di . Parte_2
In primo luogo, al contrario di quanto ritenuto (o meglio, dato per acquisito) dal giudice di primo grado, devesi considerare che sussiste incertezza obiettiva sul momento in cui i tre elementi, contestualmente presenti sui sandali, abbiano cominciato ad imporsi nel mercato italiano.
Ed infatti, come correttamente rilevato dalle appellate, ciascuno di essi era già singolarmente presente in Italia, nella produzione calzaturiera italiana, di cui le parti appellate hanno fornito amplissima documentazione rappresentativa, in epoca ben antecedente al 1999, data a partire dalla quale soltanto, per quanto risulta dai documenti in atti (cfr. doc. n. 85, 87 e 88 ), ha iniziato Parte_2 Parte_2 ad imporsi capillarmente sul territorio italiano, cessando di essere un fenomeno schiettamente localizzato (in regione Trentino Alto Adige), dove prima di allora, la sua presenza sul territorio nazionale era limitata alla presenza di un solo rivenditore in Bolzano, contattabile per eventuali acquisti e/o ordini². Manca, prima di allora, la prova di una rilevante diffusione delle calzature di fabbricazione sul territorio italiano, che agevolmente avrebbe potuto dimostrarsi Parte_2 attraverso la produzione di documentazione contabile ufficiale, fatture, documenti di consegna e via dicendo. Di contro, è ampiamente documentata la promozione e la diffusione sul territorio delle calzature di simile fatture prodotte dalle aziende appellate, e l'utilizzo, da parte di costoro, singolarmente o congiuntamente, dei tre elementi individualizzanti rivendicati dall'appellante.
In particolare, ben prima del 1999, almeno la appellata CP_2
a) dal 1980 apponeva l'immagine stilizzata del piedino sul sottopiede ( doc. 97 di;
CP_2
b) dal 1989 utilizzava la suola ad osso (cfr; doc. 13 di pag. 2); CP_4
c) dal 1995 apponeva il proprio marchio sul lato delle calzature (cfr., doc. 23 di pag. 15 e CP_2 doc. 10 di pag. 10); CP_2
d) quanto meno dal 1999 apponeva il proprio marchio sulla fibbia (vd. doc. 10 di pag. 10). CP_2
Né appare meritevole di conforto la valutazione resa nella sentenza, per cui “le calzature dalla stessa distribuite (n.d.r. da ) in Italia e Germania erano le medesime” e “il mercato tedesco e Parte_2 quello italiano non appartengono a mondi diversi e possono subire reciproche interazioni” (cfr., sentenza di primo grado, pag. 26), con ciò assumendo che sarebbe stato sufficiente a Parte_2 ² Nulla dimostrano, in senso contrario, il prospetto vendite prodotto dall'appellante, non accompagnato da documentazione cont a re l'entità e l'allocazione delle vendite sul territorio italiano, e le testimonianze dei testi e , assunte in primo grado. Tes_2 Tes_3 pag. 29 provare la propria priorità nell'uso dei tre elementi in Germania per godere di protezione anticoncorrenziale in Italia.
L'assunto è apodittico, posto che non si comprende in che modo l'aver introdotto in Germania certi ornamenti sui propri prodotti, sia suscettibile di tradursi, in termini di successo commerciale, in
Italia, posto che per quanto si è anticipato, ciò non appare decisivo ai fini della configurabilità della concorrenza sleale non è l'appropriazione dei segni o delle caratteristiche del prodotto, bensì la rilevante iniziativa imprenditoriale altrui.
Trattasi peraltro di dubbi tanto più acuiti, se si considera inoltre che richiama a supporto Parte_2 delle proprie difese documenti (cfr., per es., in particolare, doc. 149) in lingua tedesca e con prezzi in marchi: ovverosia documenti che nulla provano quanto al fatto che l'aver abbinato i tre elementi, prima che altri lo facessero, abbia rappresentato una vera e propria “iniziativa” commerciale, e che, oltretutto, si sia trattato di iniziativa “nuova”, “originale”, tale da indurre, di per sé, i consumatori italiani a prediligere proprio i prodotti rispetto agli altri. Parte_2
A monte, in altri termini, rileva in modo esiziale la circostanza che non ha allegato, né Parte_2 tanto meno provato, che la decisione di rendere presenti congiuntamente questi tre elementi elementi, oltretutto non in tutte le calzature di sua fabbricazione, abbia rappresentato una “rilevante iniziativa imprenditoriale”.
Ma vi è di più: la narrazione omette del pari di precisare a quale specifico momento Parte_2 storico questa iniziativa risalirebbe (per esempio, tali elementi non compaiono nei documenti n. 85,
87 e 88, che richiama proprio per dimostrare il preventivo utilizzo di tali elementi ed Parte_2 iniziative), ed ad indicare, quanto meno sommariamente, quali studi di settore, investimenti o altri costi essa abbia sostenuto per dare corso a tali iniziative.
A ben vedere, infatti, la presenza del marchio sulla fibbia, la forma del plettro nell'infradito e il piedino stilizzato erano tratti commerciali già presenti, singolarmente o anche congiuntamente, in molti dei cataloghi delle appellate e non solo: ben si può affermare che gli stessi fossero ricorrenti anche nella produzione di altre notissime aziende italiane e straniere operanti in Italia (cfr., in particolare, Doc. 25 di dove si evincono calzature con fermo a plettro dai cataloghi di: CP_2
GA, Deichamnn, IGI&CO, Lumberjack, De FO, Dockstep, Bionatura).
Peraltro, deve osservarsi che nemmeno nel catalogo Naturalook (doc. 50, ) - prodotto nel Parte_2 momento di sicuro radicamento di nel mercato italiano – i tre elementi su cui si Parte_2 innesterebbe, in tesi di parte appellante, la condotta parassitaria compaiono congiuntamente, e comunque, non compaiono certo congiuntamente nell'intera produzione.
pag. 30 In ogni caso, rileva questa Corte come non sia dato comprendere in che modo l'aver associato segni ornamentali già di uso generale nel mercato possa essere stato determinante per il pubblico nella scelta delle calzature;
ed anzi, la stessa , nel materiale probatorio offerto a Parte_2 Parte_2 supporto della diversa questione qui agitata della validità del marchio di forma “ad osso”, richiama dichiarazioni rese da parte del consumatore, nell'ambito di analisi di settore, secondo le quali il dato caratterizzante delle calzature di fabbricazione sarebbe il predetto disegno impresso sulla Parte_2 suola, mentre non vengono menzionati i pretesi “elementi individualizzanti”.
Il tutto a conferma del fatto che, in un mercato ormai sotto molti profili standardizzato, non è stata certo la presenza nei sandali (o compresenza), di particolari decorativi o stilistici ormai Parte_2 di uso comune in una certa, diffusissima presso il pubblico, tipologia di calzature (in particolare, le calzature “comode”, “naturali” o che dir si voglia, “anatomiche”) ad orientare la prevalente scelta del consumatore verso i sandali prodotti dalla . Parte_2
Va infatti evidenziato che la stessa sentenza di primo grado, riferendosi alla presenza contestuale dei
Tre elementi, li giudica “di natura secondaria rispetto alla forma complessiva dei sandali, non essenziali e non intrinsecamente originali”, oltreché “privi di capacità distintiva” (cfr., sentenza primo grado, pag. 24).
Ragion per cui su incombeva a maggior ragione l'onere di provare – con estremo rigore Parte_2
e precisione - che l'abbinamento dei tre elementi fosse il frutto di una strategia commerciale, come tale sviluppato da uno studi del mercato e da investimenti pubblicitari adeguati, e che dello stesso essa si era giovata in termini di maggior aumento delle vendite di questi prodotti. Parte_2
In senso opposto, rileva il Collegio che non è stata data prova alcuna di ciò, né può condividersi l'assunto riportato nella sentenza di primo grado per cui “benché tali elementi appaiano in sé privi di capacità distintiva, tuttavia non si può fare a meno di osservare che la condotta che si sostanzia nella sistematica imitazione di tutto o quasi tutto ciò che fa il concorrente deve ritenersi contraria alle regole che presiedono all'ordinario svolgimento della concorrenza, anche perché, nel caso di specie, le forme dei prodotti sono, di fatto, pressoché identiche e i particolari ripresi sono molteplici” (cfr., sentenza pag. 24).
In effetti, come giustamente argomentato dalle appellate, in assenza di prova sui caratteri tipici dell'attività oggetto di una fattispecie parassitaria, una conclusione di questo tipo finisce per far rientrare impropriamente nella previsione della norma condotte che dovrebbero piuttosto ricondursi alla diversa ipotesi dell'imitazione servile (art. 2598, n. 1 c.c.).
pag. 31 Nondimeno, è la stessa sentenza a riconoscere che non può sussistere imitazione servile rispetto ai tre elementi, perché trattasi di elementi non individualizzanti o caratterizzanti i prodotti . Parte_2
In ogni caso, resta assodato che quanto riprodotto dalle appellate non sembra ricondursi ad alcuna iniziativa commerciale in senso proprio.
Sotto altro aspetto, la sentenza merita riforma anche per non aver considerato che la condotta delle appellate neppure è caratterizzata da altro tratto tipico del fatto parassitario. Come sopra richiamato, infatti, la giurisprudenza evidenzia spesso che la condotta ex art. 2598, n. 3 c.c. debba svolgersi
“parallelamente” o a “breve distanza” dall'iniziativa altrui oggetto di imitazione.
Nella specie, la giurisprudenza sottolinea i requisiti temporali della condotta parassitaria, perché “la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25607 del 12/10/2018, cit.).
Era perciò onere dell'attore in risarcitoria dimostrare che le appellate avessero riprodotto i tre elementi poco dopo che aveva a sua volta introdotto i suoi sandali con questi precisi Parte_2 ornamenti in combinazione tra loro;
che, ancora la condotta delle appellate si sia sviluppata in parallelo alle iniziative di , così da agganciarsi alle sue strategie di settore. Parte_2
Nondimeno, una prova di questo tipo è mancata nel giudizio di primo grado, laddove si è invece osservato apoditticamente che “allo stato, le calzature che presentano le caratteristiche imitate appaiono ancora attuali e godono di una indiscussa popolarità, anche considerati i volumi di vendita: questo, deve ritenersi, anche grazie al fatto che si sono poste sulla scia della più celebre concorrente” (cfr., sentenza, pag. 25).
In sostanza, il Tribunale sembra affermare che, poiché i sandali con i tre elementi richiamano i prodotti , i detti elementi mutuerebbero dalla sua fama la loro attualità. Parte_2
Si tratta di una conclusione in netto contrasto con i principi di legittimità prima richiamati e che porterebbe, come correttamente rilevato dalle appellate, a ritenere protette a tempo indefinito le iniziative commerciali delle imprese di maggior fama e che, per tale ragione, non merita di essere condivisa.
Va piuttosto osservato che i profili temporali della vicenda restano incerti, tanto più se si considera che, per quanto esposto da , le appellate convenute avrebbero agito in parassitaria lungo Parte_2 pag. 32 un arco temporale di venti o trenta anni. Si tratta evidentemente di un periodo temporale assai esteso, in cui, da un lato, le produzioni non si sono limitate a quelle contrassegnate dai tre Parte_2 elementi e in cui, dall'altro, non è stata fornita prova della loro introduzione sul mercato.
Insomma, l'incertezza temporale della vicenda ridonda nell'impossibilità di comprendere se effettivamente di imitazione possa parlarsi, non avendo peraltro provato l'allacciamento Parte_2 sistematico e pressoché subitaneo delle convenute alle proprie iniziative commerciali, sempreché – si ripete - l'associazione di tre elementi ornamentali possa qualificarsi in tal senso, e posto che, come ben sottolineato dalle appellate, la fattispecie della concorrenza parassitaria va tenuta ben distinta dalla correlata ipotesi della concorrenza per imitazione servile di cui all'art. 2598 n. 1 c.c., non potendosi certo risolvere la fattispecie in oggetto nel semplice fatto di appropriazione (rectius, nell'utilizzazione) di caratteristiche del prodotto altrui comunque prive di novità e di originalità. In tal caso, infatti, si otterrebbe l'effetto di allargare in modo anomalo le maglie della fattispecie tipica prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c.
E tanto sarebbe oltretutto da escludersi alla luce del criterio della “compresenza”, ad avviso di questa
Corte richiamato ad avviso a proposito dalle appellate nelle proprie difese, argomento di cui parte appellante ha eccepito la novità, e che pur tuttavia, appare costituire una mera difesa e può in ogni caso essere utilizzato qui ad adiuvandum.
Trattasi, come noto, di principio chiaramente affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia dalla giurisprudenza della CGUE (v. per esempio sentenza 22 settembre 2011, C-482-09), anche al di fuori delle ipotesi di tutela del segno registrato.
Tale principio porta ad escludere che possa assicurarsi tutela alle iniziative di imitazione degli altrui prodotti laddove, in ogni caso, le caratteristiche “individualizzanti” rivendicate dal preteso danneggiato sono oggetto di riproduzione pedissequa e generalizzata da un significativo lasso di tempo, tanto da potersi escludere che la “convivenza” sul mercato per così lungo tempo di prodotti similari, in assenza di tempestive iniziative da parte del rivendicante, possa corrispondere ad un reale pregiudizio nei confronti di quest'ultimo, o possa altrimenti aver creato una effettiva fattispecie di confondibilità (in tal senso viene richiamata anche la pronuncia di Trib. Milano, 17 febbraio 2016).
Nel caso di specie, le parti appellate hanno ampiamente dedotto e documentato come, ben prima che i prodotti iniziassero a diffondersi in Italia (come è dimostrato dalla stessa Parte_2 documentazione versata in causa dall'appellante, e dunque, in particolare dai docc. n. 90 e ss., comunque non prima del 1999, anno in cui entra in scena il distributore ), moltissime altre CP_14 imprese del settore calzaturiero nazionale avevano adottato, per i sandali di tipo “anatomico”, forme pag. 33 e decori del tutto sovrapponibili a quelli che, ad oggi, vorrebbe tutelare (anche) ai sensi Parte_2 dell'art. 2598 n. 1 c.c., come si desume dal contenuto del quarto motivo di appello.
Né vi sono elementi per affermare, così come si richiede indefettibilmente per la fattispecie di concorrenza da ultimo citata, che la pretesa imitazione abbia creato una effettiva confusione tra prodotti.
Si rammenta, a tale proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità, “al fine di accertare
l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è
l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva,
e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente (Cass., n. 20234/2022)”(cfr. Cass. 14/10/2022, (ud.
11/10/2022, dep. 14/10/2022), n.30331, sottolineatura aggiunta).
In altri termini, la destinazione del prodotto ad un pubblico attento, come lo è sicuramente il consumatore che acquisti un sandalo anatomico di livello merceologico elevato, e la fascia medio alta della popolazione, cui il prodotto si rivolge (i sandali hanno notoriamente prezzi elevati), Parte_2 portano ad escludere che nel consumatore possa essersi generata confusione tra i sandali di produzione e quelli prodotti dalle odierne appellate. Parte_2
Da respingersi, pertanto, il motivo principale secondo cui le condotte addebitate alle parti appellate possano rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c.³ È dunque conclusivamente meritevole di accoglimento l'appello incidentale, con conseguente annullamento del capo della sentenza che dichiara la responsabilità delle convenute per concorrenza parassitaria (art. 2958, n. 3 c.c.), e di ogni conseguenziale altra pronuncia.
In conseguenza della fondatezza della critica principale, vanno dichiarati assorbiti i motivi di impugnazione che le appellate hanno articolato avverso la sentenza definitiva e la relativa istruttoria
(motivi 9 e 10).
Per le ragioni medesime si impone il rigetto dei motivi 7, 8, 9 e 10 dell'appello principale, con cui censura la sentenza definitiva del 21 marzo 2023 del Tribunale di Milano. Trattasi, Parte_2 infatti, di doglianze miranti a riconoscere maggiori importi a titolo di risarcimento del danno, che, però presuppongono la responsabilità nell'an delle appellate per il fatto di concorrenza illecita parassitaria. Ciò che, in virtù di quanto sopra deciso, è stato integralmente riformato da questa Corte.
Parimenti vanno rigettati i motivi 5 e 6 dell'appello principale, con cui, rispettivamente, Parte_2 lamenta “Erroneità ed ingiustizia del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2020 che accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute, come descritte in motivazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. con riferimento a soli quattro elementi e con l'esclusione dell'elemento a forma di osso, violazione dell'art. 2598 ” c.c ed “Erroneità ed ingiustizia del capo 2 della sentenza del 22 ottobre 2020 che accerta e dichiara che le condotte poste in essere dalle convenute, come descritte in motivazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., escludendo al contempo la fattispecie della concorrenza parassitaria per la sostanziale imitazione della collezione di per asserita standardizzazione”. Parte_2
Trattasi all'evidenza di doglianze fondate sul presupposto di una responsabilità delle appellate per condotte di concorrenza parassitaria. Ciò che, per l'appunto, è stato oggetto di riforma nella presente sede.
III
Il marchio a forma di osso stilizzato
concorrenza sleale per imitazione servile. Questa, infatti, deve prendere in considerazione tutti gli elementi che sono idonei a creare il collegamento associativo tra prodotto originale e prodotto imitativo. Nel contesto di questa analisi che poi deve trasformarsi in sintesi degli elementi, la suola e il suo caratteristico disegno assumono sicura e indiscussa rilevanza sotto il profilo confusorio. La negazione della registrazione come marchio del disegno dell'osso, ha portato il Tribunale ad una sorta di “damnatio” della suola stessa come se “quod non est signum, non est in mundo”. Tuttavia, la suola, il suo disegno del tutto capriccioso e comunque non necessario, la sua sicura forza identificativa, appartengono alla realtà delle realizzazioni e non possono essere obliterate. Per i motivi esposti, si richiede la riformulazione della sentenza nel senso di accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle convenute in appello costituiscono atti di concorrenza sleale per imitazione servile”. pag. 35 Restano da esaminare le doglianze, veicolate con l'atto di appello principale, avverso la sentenza non definitiva nella parte in cui dichiara la nullità del marchio italiano n. 1647078 a forma di osso sotto la suola.
Con i motivi 1, 2 e 3, in sintesi deduce che il Tribunale avrebbe fatto scorretta Parte_2 applicazione della regola dell'onere probatorio, che imporrebbe a chi eccepisce la nullità del marchio di dimostrare la causa di invalidità dello stesso. Denuncia comunque che, quand'anche il marchio fosse nullo per difetto originario di distintività, comunque la nullità non potrebbe essere pronunciata, per avere in seguito acquisito distintività sul campo. Parte_2
I motivi sono infondati.
Ad avviso del Tribunale, infatti, la parte convenuta ha ben offerto diversi elementi di prova a sostegno della propria domanda di nullità. In particolare, ha efficacemente rilevato che plurime erano ormai le pronunce di invalidità del marchio e che queste provenivano da più giudici europei: “- l'INPI francese con decisione del 27 marzo 2015 (doc. 18 di;
- l'EUIPO in sede di esame con decisione CP_2
29 agosto 2013 (la decisione è citata nel doc. 17, par. 7, pag. 4 di - l'EUIPO in sede di CP_2
Commissione di ricorso con decisione 15 maggio 2014 (doc. 17 di ha rigettato CP_2
l'impugnativa di , finalizzata ad ottenere il rilascio del marchio comunitario (doc. 17 di Parte_2
; - il Tribunale UE con sentenza 9 novembre 2016 (causa T-579/14) ha confermato che CP_2 tale marchio è privo di carattere distintivo con riferimento alle calzature (doc. A depositato con Nota di deposito 1 marzo 2019 da;
- la Corte di Giustizia UE con sentenza 13 settembre 2018 CP_2
(causa C-26/17P) ha confermato la sentenza del Tribunale (doc. A2 Nota citata); - il Tribunale de
L'Aja con sentenza 14 marzo 2018 (doc. A1 Nota citata) ha dichiarato la nullità della porzione del marchio internazionale IR1132742 tanto in relazione a calzature che in relazione Pt_12 all'abbigliamento; - il Patent und Markenamt Tedesco con decisione 13 dicembre 2017 (doc. A3
Nota) ha dichiarato la nullità del marchio tedesco 302012022812 del 29 marzo 2012 costituente la priorità del marchio internazionale e del marchio comunitario sopra citati;
- decisioni analoghe degli
Uffici Brevetti Nazionali Austriaco, Britannico, Turco (doc. 77 di ” (cfr., sentenza pag. CP_2
19).
È peraltro significativo osservare che, come si apprende dal provvedimento del Tribunale dell'UE,
“la commissione di ricorso ha giustamente considerato che non esisteva una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi dei settori interessati” (Tribunale Primo Grado della
CGUE, 09/11/201615, sub doc. A depositato con la Nota succitata)”. La sentenza prosegue con un interessante riflessione: “Giustamente, dunque, essa [la Commissione dei ricorsi, NDR] ha constatato che il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come un mero motivo di superficie, pag. 36 applicato a fini decorativi o tecnici, e non come l'indicazione di una particolare origine commerciale”.
Trattasi, perciò, ad avviso della maggioritaria giurisprudenza ormai pronunciatasi sullo stesso tema, di motivo ornamentale, intrinsecamente privo di efficacia individualizzante del suo produttore e, dunque, ritenuto dal Tribunale nullo sin dall'origine per difetti di distintività: “la stessa brochure di
Natural Look del 1999/2000, prodotta dall'attrice quale documento 50, nella quale sono riportati modelli di calzature di varie marche, oltre al marchio , viene citata da a Parte_2 CP_2 dimostrazione del fatto che la suola ad osso stilizzato compare nelle lastre di PVC fotografate nel catalogo, a pagina 10, senza alcun riferimento esclusivo a , ma ad uso del mercato in Parte_2 generale. Alla luce della giurisprudenza di matrice europea, che sottolinea come la percezione del consumatore sia determinante al fine di valutare la concreta funzione distintiva svolta dal marchio
(Corte di Giustizia UE, ord. 13.09.2011 in causa C-546/10 P;
di 30 Giustizia UE, sent. 21.01.2010, in causa C-398/08 P: Corte di Giustizia UE, ord. 25.10.2007, in causa C-238/06 P) è ormai principio consolidato che il carattere distintivo non è un dato assoluto, ma deve essere valutato alla luce di alcuni parametri: da un lato, i prodotti ed i servizi per cui la registrazione è richiesta e, dall'altro, la percezione del pubblico di riferimento (Corte di Giustizia UE, sent. 8.5.2008, in causa C-304/06;
Corte di Giustizia UE, sent. 4.10.2007, in causa C-144/06; Corte di Giustizia Ue, sent. 29.4.2004, in causa C-473/01). Va ribadito quindi, conformemente agli orientamenti citati, che solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi di settore e che, pertanto, svolga essenzialmente la funzione di indicare l'origine del prodotto potrebbe essere considerato distintivo
(Corte di Giustizia Ue in causa 144/06).” (cfr., sentenza primo grado, pag. 21).
Si tratta di valutazione che prende le mosse dalle produzioni delle appellate che, unitamente ai provvedimenti citati, hanno invocato un uso costante nel mercato di sandali con suola decorata con motivi ad osso (cfr., doc. 76 . CP_2
Ragion per cui non può dirsi che la domanda di nullità non poggi su elementi di prova addotti dalle convenute.
Queste, infatti, insistono nell'attribuire al fondo ad osso natura non individualizzante e hanno buon gioco a fare ciò: d'altronde la stessa indagine demoscopica, prodotta da dimostra la Parte_2 scarsa considerazione degli acquirenti per il motivo presente sulla suola, né ha allegato Parte_2 alcunché in merito alle ragioni che spingerebbero un consumatore a riconoscere dalle Parte_2 caratteristiche estetiche della suola, normalmente non visibili dai consumatori.
In aggiunta, come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, non è stato nemmeno accertato che godesse di priorità assoluta nell'utilizzo di detto disegno nel mercato italiano. Parte_2 pag. 37 A ciò si oppone infatti, la presenza di altri operatori economici, anche di fama, come De FO e
GA (cfr., doc. 25 , che da molto tempo facevano uso dello stesso motivo. CP_2
Ciò porta ad escludere che possano ricondursi univocamente a i prodotti così Parte_2 caratterizzati.
D'altronde, va comunque rilevato che sono inconferenti i tentativi, effettuati dall'appellante principale, di dimostrare la distintività acquisita in forza di volumi crescenti negli anni di sandali con la suola ad osso. Ad avviso della Corte, trattasi di tentativo vano per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto perché l'allegazione è poggiata su documenti in larga parte attinenti a mercati di calzature non italiani: in particolare, il doc. 149 e 50, relativi, come sopra si è visto alle linee di prodotti distribuiti in Germania.
In secondo luogo, la difesa è infondata perché, come icasticamente rilevato in prime cure, “Tali affermazioni non dimostrano che il disegno, sol perché utilizzato da svariati decenni, abbia assunto funzione distintiva” (cfr., ibidem).
Dunque, di per sé l'uso insistente della suola non vale ad accreditare al segno efficacia distintiva: occorre piuttosto che il pubblico dei consumatori percepisca che quel segno è tratto distintivo di una certa impresa.
Ciò che non è stato provato nel caso di specie, ragion per cui merita conferma sul punto la sentenza impugnata.
Quanto così deciso sul complesso dei motivi di gravame, con gli effetti conseguenziali che ne derivano, assorbe ogni altra domanda o questione agitata in lite, compresa la necessità, prospettata dall'appellante, di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE⁴: sebbene, infatti, il Tribunale ⁴ La questione viene così illustrata alle pagg. 30 e 31 dell'atto di appello : “È noto che ai sensi dell'art. Parte_2
121 comma 1 c.p.i. l'onere di provare la nullità o la decadenza del tito tà industriale incombe a chi impugna il titolo. Tale onere è stato ulteriormente specificato nella giurisprudenza: “Si ricorda che sussiste quindi a carico di chi eccepisca1 la non registrabilità del segno sotto il profilo di cui all'art. 12. c.p.i. l'onere di provare un duplice dato storico, costituito dall'effettivo uso generalizzato del segno e dall'epoca a partire dalla quale è invalso” (Trib. Milano, GADI 2010, 5571, 7 luglio 2010). Per inciso va qui detto che la sentenza indica in modo erroneo il marchio di cui avrebbe dichiarato la pretesa nullità, con tutte le conseguenze di legge. L'onere della prova circa il fatto che il segno “dell'osso” fosse divenuto “di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio” (art. 13 comma 1, lett. a) era, quindi, a carico di Goldstar. Occorre specificare che, in vista di una interpretazione conforme della norma citata all'art. 4(1) lett. d) della direttiva UE 2015/2436, secondo cui “Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: …. i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio”, la nozione “usi costanti” deve essere sostituito dalla nozione
“usi leali e costanti”. Spettava quindi a Goldstar provare l'uso costante del commercio del segno dell'osso e la lealtà di tale uso costante (sottolineatura aggiunta dal relatore). Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince invece che non è stata effettuata alcuna indagine se tale prova, che spettava a Goldstar fornire, potesse considerarsi effettivamente raggiunta. Al contrario, la sentenza pag. 38 abbia, in primo grado, escluso che l'utilizzo, da parte delle convenute, del motivo in questione sia avvenuto “in mala fede”, e non abbia, invece, definito tale utilizzo come “leale”, tanto non sposta i termini della questione e non si prospetta rilevante ai fini del decidere, atteso che l'aggettivazione
“non leale” non si presta all'evidenza a definire la condotta delle convenute, laddove le stesse si sono limitate a riprodurre, nella suola delle calzature di propria fabbricazioni, motivi decorativi “ordinari”
e di nessuna valenza individualizzante, proprio perché da e per lungo tempo di uso diffuso nell'intero settore.
Analogamente deve ragionarsi anche in riferimento alla richiesta, svolta in via incidentale dalle appellate, di declaratoria di nullità del marchio ad osso anche ai sensi dell'art. 9 C.P.I., domanda non sorretta comunque, all'apparenza, da interesse giuridicamente rilevante, e di cui, peraltro, non appaiono ricorrere i presupposti.
L'appello principale, conclusivamente, deve essere rigettato.
Va invece disposta – in accoglimento dei ridetti motivi di appello incidentale - la riforma parziale della sentenza parziale, nella parte in cui afferma l'illecito parassitario delle odierne appellate, con ogni conseguenziale effetto caducatorio sulle pronunce presupposte e correlate.
Ogni altra questione, domanda, eccezione, risulta assorbita da quanto deciso.
Alla dichiarazione di infondatezza dell'appello principale, ed all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalle appellate, come sopra indicato, segue la condanna della parte appellante, in virtù della soccombenza prevalente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprensive delle spese della fase cautelare, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore impugnata ipotizza un onere di prova del titolare proprio con riferimento agli “usi leali”. Nella sentenza si legge:
“Non è rinvenibile, infatti, negli atti e nei documenti processuali la prova della mala fede” Nella direttiva dell'Unione Europea non è richiesta la “prova della male fede” ma semmai evidenze che il segno di cui si chiede la nullità sia “divenuti uso comune …negli usi leali e costanti del commercio”. Sul punto occorre evidenziare che l'elemento della “lealtà” dell'uso non è formulato come eccezione. Solo in tale caso sarebbe configurabile un onere di prova in capo al titolare del diritto (ovvero sulla parte che la solleva). Per quanto riguarda il testo dell'art. 13 c.p.i. (e della direttiva UE) la lealtà dell'uso costituisce invece elemento costitutivo del motivo di nullità, il cui onere di pro hi impugna il titolo. Il fatto che nel presente caso sia stata l'attrice a dover sottolineare una imprecisione e mancata Parte_2 traduzione del legislatore italiano non comporta certamente una inversione dell'onere probatorio. Una eventuale conferma della decisione qui impugnata comporterebbe quindi una violazione del diritto europeo. Al fine di escludere siffatta ipotesi si rende indispensabile la formulazione di una domanda ai sensi dell'art. 267 TFUE. L'istituto in questione è fondamentale per assicurare l'omogeneità dell'applicazione del dritto europeo su tutto il territorio e per favorire una discussione tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative. pag. 39 della controversia (indeterminato elevato), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Conseguono altresì gli effetti restitutori di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
, e nei confronti di (già ,
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2 [...]
(già e e CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 avverso la sentenza non definitiva n. 6577, pubblicata in data 22 ottobre
[...]
2020, nonché avverso la sentenza n. 2281, pubblicata in data 21 marzo 2023, del Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. rigetta integralmente l'appello proposto da (già Parte_1
), e;
Parte_2 Parte_3

2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da già , CP_1 Controparte_2 [...]
(già e ed in parziale riforma delle pronunce CP_3 Controparte_4 CP_5 impugnate, accerta e dichiara che le condotte poste in essere da (già CP_1 CP_2
, già e
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
non costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi Controparte_6 dell'art. 2598, n. 3 c.c., né ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.;

3. con effetto revocatorio di ogni statuizione prodromica e conseguente alla pronuncia riformata,
e diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della pronuncia riformata;

4. condanna (già ), e Parte_1 Parte_2
a rifondere a (già , Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_3
(già e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che Controparte_4 CP_5 liquida, quanto al primo grado, comprensivo delle fasi cautelari, in € 25.000,00 per compensi, oltre IV, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado in € 20.000.00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;

5. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pag. 40 Così deciso in Milano il 17 giugno 2025
Il Presidente estensore
LE ER
pag. 41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ³ Da ultimo, va del pari esclusa la fondatezza del quarto motivo di gravame principale, con cui ha Parte_2 contestato come la sentenza impugnata non abbia apprezzato la condotta delle appellate co la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 c.c., ritenendo che l'attività imitativa delle appellate abbia riguardato non
“qualsiasi forma” delle calzature , bensì quelle forme esteriori dotate di efficacia “individualizzante”, Parte_2
e cioè idonee, in vir capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Con detto motivo, si è doluta dell'appezzamento compiuto dal Tribunale nella sentenza parziale, Parte_2 laddove – andando di diverso segno rispetto alla valutazione già effettuata dal giudice della cautela – la sentenza ha qualificato gli elementi imitati dalle concorrenti “non caratterizzanti”, “di natura secondaria rispetto alla forma dei sandali, non essenziali e non intrinsecamente originali” (pag. 24 sentenza). lamenta come “Nel Parte_2 presente caso il Tribunale ha omesso ogni “valutazione sintetica” delle calzat on quelle oggetto di imitazione “nel loro complesso”, perdendo così di vista la totale mancanza di ogni elemento che potrebbe differenziare i prodotti originali da quelli imitati. La valutazione complessiva del risultato imitativo va, ovviamente svolto, mediante la presa in considerazione anche in maniera ripartita, dei singoli elementi che, in congiunzione tra loro, compongono la riproduzione o l'imitazione del prodotto originale. In questo caso si hanno, quali elementi determinanti l'imitazione servile, il plettro, il piedino, il segno Bio sulle fibbie, la conformazione delle tomaie ma anche il disegno sotto la suola. Il fatto che tale raffigurazione non sia, a parere del Tribunale, registrabile come marchio, non rende la stessa irrilevante e non ne può determinare una “sparizione” nel contesto valutativo della pag. 34