N. R.G. 2095/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2095/2020 promossa da:
(P. IVA ), in persona del _1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giov. S. N. Giannandrea indirizzo telematico, elettivamente domiciliata come in atti;

-attore -

contro

:
(P. IVA ), in persona del rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Susca (C.F. ) indirizzo telematico, CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata come in atti;

-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza del 4.3.2025, qui richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto del 4.2.2025; la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la _1 una società specializzata nel trasporto di persone con veicoli gommati, evocava in giudizio la
[...]
chiedendo di: Controparte_1
- Dichiarare la sussistenza della responsabilità della società convenuta per l'utilizzo improprio del marchio , avente carattere di identità o similarità con il marchio registrato da società attrice _1
e, perciò, idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità e la provenienza dei servizi resi;

- Per l'effetto, condannare la società convenuta “a non fabbricare, a non commerciare ed a non usare quanto costituisce violazione del diritto, con l'inibizione a carico della società convenuta all'utilizzo del pagina 1 di 5 marchio , con l'eliminazione dai propri veicoli, dagli strumenti di pubblicità e diffusione _1
(sito web ed altro) e da quant'altro connesso alla convenuta che riporti elementi di confondibilità con il marchio dell'attrice”;
- Condannare, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno ex art. 125 cp.i., comprensivo di interessi legali e svalutazione, per l'ammontare che l'adito Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa;

- Ordinare, ai sensi dell'art 126 c.p.i., la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza;

- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
Esponeva che il cognome era stato da sempre associato alla propria attività d'impresa, sin _1 da quando l'azienda era stata creata dal fondatore nel 1985; che, in seguito alla Parte_2 cessazione dei rapporti di collaborazione tra e la società attrice, il primo aveva Parte_3 costituito la società convenuta, operante nel medesimo settore e con sede legale nelle immediate vicinanze, adoperando il medesimo marchio per contraddistinguere i servizi offerti e, di conseguenza, generando confusione nella clientela;
che tale confusione, a sua volta, aveva procurato alla società attrice diversi disagi e pregiudizi di immagine, tali da indurla a registrare il marchio e a diffidare la società convenuta dal persistere nella condotta di illecita contraffazione.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande in Controparte_1 ragione della loro infondatezza. Evidenziava, in particolare, che l'utilizzo del cognome da _1 parte della convenuta, oltre a non avere una funzione distintiva ma solo descrittiva ex art. 21 c.p.i., non avesse generato alcun rischio di confusione, grazie all'esistenza di opportuni elementi di differenziazione, concordati con il fondatore della società attrice. Eccepiva, inoltre, che l'aver impiegato il patronimico come marchio di fatto per quasi un ventennio a partire dagli anni '90 avesse determinato una situazione di tollerato preuso ex artt. 2571 c.c. e 12 lettera a) c.p.i., idoneo a paralizzare l'azione di contraffazione intentata dalla società attrice.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c., la causa era istruita tramite prova orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; infine, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
La domanda è accolta nei limiti di seguito precisati.
In primis, costituisce circostanza pacifica tra le parti che la _1
, specializzata nel servizio di trasporto di persone mediante noleggio veicolo con
[...] conducente, abbia intrapreso la sua attività e iniziato a fare utilizzo del marchio nel 1985, _1 data in cui veniva rilasciata apposita licenza per svolgere attività di trasporto.
Quanto alla individuazione della data di costituzione dell' dalle risultanze Controparte_1 probatorie emerge che l'amministratore della società convenuta abbia avviato la sua attività in seguito alla cessazione del rapporto di collaborazione con la società attrice, avendo dato avvio allo svolgimento in proprio dei servizi di trasporto con l'uso del medesimo patronimico . _1
In particolare, i testimoni, accurati nella ricostruzione dei fatti ed indifferenti alle parti in causa, hanno confermato la circostanza secondo cui avesse collaborato con la società attrice per Parte_3 alcuni anni svolgendo mansioni di autista, salvo poi decidere di avviare in proprio una nuova attività imprenditoriale nel corso degli anni Novanta (l'inizio attività è fissato nella visura camerale nel 1997) a seguito di dissidi con l'amministratore della società attrice.
Non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un accordo o di una licenza tra le parti idoneo, secondo la tesi difensiva, a legittimare il contemporaneo impiego dei due segni, previa apposizione di concordati elementi di differenziazione.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., i “diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.”
Acclarato che i servizi offerti alla clientela dalle società contendenti siano equivalenti, è necessario verificare se il simultaneo utilizzo del patronimico, seppur accompagnato da elementi di differenziazione come specificati da parte convenuta, abbia determinato un rischio di confusione o di associazione tra i due segni per il pubblico.
Deve quindi condividersi l'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce nel patronimico, in virtù della sua elevata capacità distintiva dovuta a difetto di correlazione contenutistica con i servizi prestati, un marchio forte e che ritiene insufficienti modifiche o aggiunte per impedire che la clientela sia tratta in errore (Cass. Sez. I, 20.9.2023, n. 26877).
L'utilizzo del proprio nome nell'attività commerciale, quindi, viene garantito, in caso di conflitto con un marchio registrato recante identico patronimico, solamente qualora esso abbia effetto descrittivo e non distintivo, ovvero non svolga le funzioni proprie del marchio.
Utile al riguardo far riferimento all'indirizzo ermeneutico per cui “l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome;
ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi” (Cassazione civile sez. I, 25/02/2015 n.3806)
È incontroverso che sia stato utilizzato per contrassegnare i veicoli e, di conseguenza, i _1 servizi forniti dalla società convenuta, giungendo a caratterizzarne l'attività agli occhi del pubblico.
Nella specie, il marchio è arricchito da elementi inidonei a menomare l'efficacia attrattiva _1
e identificativa del patronimico (quali l'espressione “tour”, l'inserimento di un elemento figurativo di un trullo nel segno dell'attrice ovvero il posizionamento delle iniziali “CB” dell'amministratore in quello della convenuta); risulta, inoltre, incontestato in atti e comunque dimostrato dalle dichiarazioni del teste che la convenuta avesse aggiunto alla scritta l'indicazione della città di “Putignano”, Tes_1 _1 sede legale della società attrice, nonostante la società convenuta avesse all'epoca sede in Conversano, avendo trasferito la propria sede in Putignano solo nel 2019, così potenziando notevolmente il rischio di confusione, come allegato in atti e non specificatamente contestato.
Ricorre, pertanto, ad avviso del Tribunale la lamentata violazione del marchio e sussistono i presupposti per la concessione dell'inibitoria, tenuto conto altresì dell'ampiezza della registrazione del marchio che copre “la dicitura scritta in qualsiasi carattere e dimensione” del cognome _1
Non elide la conclusione esposta l'invocata “preclusione per coesistenza”, legata al contemporaneo utilizzo del marchio da parte delle società contendenti per quasi un ventennio: infatti, la suddetta preclusione, al pari del preuso, richiede, oltre alla coesistenza dei marchi per un lungo periodo di tempo, la buona fede dell'utente (Cassazione civile sez. I, 03/08/2023, n.23727), da escludersi in ragione dell'assenza di accordi volti a legittimare il contemporaneo utilizzo e della piena volontà da parte della società convenuta di utilizzare il medesimo marchio della società attrice, avvantaggiandosi della sua notorietà.
pagina 3 di 5 “In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore (Cass., n. 2976/2020; Cass.,
23727/2023, ove si è chiarito che non può assumere rilievo il fatto che chi ha per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale)” (Cassazione n.
33614/2024).
Quanto all'eccezione di preuso, opposta dal convenuto in forza degli articoli 2571 c.c. e 12 lettera a) c.p.i., deve premettersi che il convenuto ha precisato di non aver proposto domanda riconvenzionale, intendendo formulare la contestazione solo in via di eccezione.
Gli artt. 2571 c.c. e 12 lettera a) c.p.i. salvaguardano l'imprenditore che si sia avvalso di un segno distintivo per i suoi prodotti e servizi in caso di registrazione del marchio da parte di un concorrente, consentendogli di continuare a sfruttarlo “nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.”
Deve, quindi, evidenziarsi che la tutelabilità del preuso implica necessariamente la sua correttezza e la sua conformità a legge e che “Un marchio di fatto è tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati” (Cass. n. 9827/1994): nel caso di specie, al contrario, il patronimico _1
è stato utilizzato dalla società convenuta nella piena consapevolezza del suo pregresso utilizzo da parte della società attrice per i medesimi servizi –quindi in difetto del requisito di novità- ed anzi con l'aggiunta di elementi volutamente ingannevoli (l'indicazione “Putignano”).
Ciò mina le fondamenta dell'eccezione di preuso: affinché “al titolare del marchio di fatto sia attribuito il diritto di continuare con tale uso, è necessario che nel momento in cui tale segno è stato usato per la prima volta, soddisfacesse i requisiti di protezione. L'uso di un identico marchio di fatto a partire da un'epoca antecedente da parte del soggetto che lo ha poi registrato, infatti, facendo venire meno la novità, fa venire meno anche il diritto a continuare a fare uso del marchio in ambito locale come previsto dall'art. 2571 c.c. da parte dell'utilizzatore successivo” (Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 15/06/2022 n.2631).
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, deve premettersi che essa risulta ritualmente e tempestivamente formulata sin dalla citazione introduttiva, anche ai sensi dell'art. 125 c.p.i., volendo quindi il contenuto della seconda memoria istruttoria tentare una maggiore concretizzazione delle voci di danno, senza introdurre domande nuove.
Ciò chiarito, il regime delineato dall'art. 125 c.p.i. non costituisce "una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenta una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali", precisando che la liquidazione non può essere effettuata "sulla base di un'astratta presunzione" e, in applicazione degli art. 1223 e seg. c.c., non si può "dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori"
(Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 19/04/2022, n.1702, che a sua volta richiama Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n.24635).
In virtù di tali principi, condivisi dal Tribunale, non può trovare accoglimento la domanda formulata.
Il danno emergente, documentato tramite fatture e quantificato dal C.T.U., attiene a spese sostenute dalla società per la creazione e il mantenimento di un sito web, nonché investimenti in pubblicità e marketing, del tutto svincolate dall'attività di contraffazione e non legata a quest'ultima da alcun nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
Simili considerazioni devono essere svolte rispetto al danno morale, atteso che in atti non vi sono né allegazioni né riscontri probatori attestanti un pregiudizio di immagine o altro pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lamentata contraffazione.
pagina 4 di 5 Va escluso il danno da lucro cessante, emergendo dalla stessa documentazione contabile prodotta da parte attrice l'avvenuto incremento degli utili a partire dall'anno di registrazione del marchio ed, al contrario, la chiusura in perdita per l'ultimo esercizio del 2020 della società convenuta.
Alla luce dell'accertata prova dell'assenza di un danno risarcibile in favore dell'attrice, non è invocabile il ricorso alla retrocessione degli utili ex art. 125 comma 3 c.p.i., sia in ragione della prova positiva dell'assenza di danno sia alla luce della carenza di elementi probatori che consentano di distinguere i profitti della convenuta causalmente riconducibili all'abusivo utilizzo del marchio da quelli legittimi e non oggetto di retroversione.
Da ultimo, non vi è spazio per una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., tenuto conto dell'assenza di prova circa l'esistenza del danno e dell'inammissibilità del ricorso alla valutazione equitativa per sopperire all'inerzia del danneggiato (Cassazione civile n. 25696/2024).
In conclusione, la domanda principale è accolta solo in parte.
Può accogliersi, invece, la domanda di pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 126 c.p.i.
Le spese di C.T.U. vengono compensate tra le parti, mentre le spese legali, liquidate ai valori medi, sono compensate per il 50%, tenuto conto del parziale accoglimento, seguendo la soccombenza per il residuo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di _1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che l'uso del cognome come segno _1 distintivo da parte della convenuta costituisce violazione del marchio registrato dall'attrice;
- inibisce a carico della società convenuta l'utilizzo del marchio , con l'eliminazione dai _1 propri veicoli, dagli strumenti di pubblicità e diffusione (sito web ed altro);
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;

- dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza per una sola volta ed a caratteri piccoli su un quotidiano locale a scelta tra La Gazzetta Del Mezzogiorno o l'Edicola del Sud, per una sola volta;

- Compensa le spese di C.T.U.;
- Condanna la convenuta al pagamento del 50 % delle spese sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in euro 7500,00 oltre r.f. ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, compensando le spese per il residuo 50%.
Così deciso in data 05/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI.
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dr. Francesco Rinaldi, Magistrato ordinario in tirocinio.
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