N. R.G. 1977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1977/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in MILANO, Parte_3 C.F._1
PIAZZA EMILIA N. 5, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LEONE, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LORENZO RIGHI,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA VELASCA N. 4 CP_1 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. CRISTINA GRASSI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. EMANUELE URSO;

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
C.F. ), già , CP_2 P.IVA_4 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 34 CONCLUSIONI
Per , Parte_1 [...]
, : Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 95/2024, Repert. N. 79/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione XIV Sezione specializzata in materia di impresa “A”, in composizione collegiale (Pres. Rel. Dott. Claudio Marangoni – R.G. n. 41311/2020), depositata in cancelleria in data
05.01.2024, mai notificata, condannare e in solido tra loro, ai sensi CP_1 Controparte_3 dell'art. 125, CPI e 2600 c.c., al risarcimento dei danni subiti a titolo di lucro cessante dagli appellanti, così quantificati:
i) Euro 317.864,00, complessivamente, a favore di e di Parte_2 Parte_1
[...]
ii) Euro 11.000,00 per;
Parte_3 nonché la al pagamento pari a: CP_1
iii) Euro 90.000,00, per inottemperanza delle previsioni contenute nel provvedimento cautelare n. R.G.
49880/2019;
o alla diversa maggior somma che risulterà provata in corso di giudizio;

2) sempre in via principale: rigettare in toto l'appello incidentale proposto da in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto;

3) rigettarsi ogni altra domanda ex adverso proposta, anche in via istruttoria.
4) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e, nello specifico:
I. Esibizione dei libri contabili e ammissione della C.T.U. contabile.
a) ordinare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 – 212, c.p.c., 121, 121-bis, CPI, l'esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale di pertinenza della e CP_1
nel periodo dal 1° Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2020, al fine di determinare CP_2
l'esatto ricavo delle convenute derivante dalla vendita o fornitura dei prodotti identificati con i numeri di codice elencati al Doc. n. 75 del fascicolo di primo grado;

pagina 2 di 34 b) disporre una C.T.U. sulla documentazione contabile nella disponibilità della e della al CP_1 CP_2 fine di accertare i ricavi realizzati dalle stesse in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti identificati con i predetti numeri di codice, nel predetto periodo 2019 – 2020;
II. Ammissione dei capitoli di prova per testimoni.
Per quanto occorrer possa, gli appellanti ripropongono anche la prova per testi, non accolta dal giudice di primo grado, con i seguenti capitoli di prova:
Cap. 1) “Vero che il catalogo prodotti di cui al Doc. n. 7 che si rammostra al teste è utilizzato dal personale sia di sia di sin dall'anno 2009, nell'ambito della propria attività Pt_1 Parte_2
d'impresa.”.
Cap. 2) “Vero che il catalogo prodotti di cui al Doc. n. 28 che si rammostra al teste è stato pubblicato sul sito internet della da Gennaio 2018 a Gennaio 2020, nell'ambito della propria attività CP_1
d'impresa.”.
Cap. 3) “Vero che la tabella di codificazione di cui al Doc. n. 36 che si rammostra al teste è stata ideata dal personale di nell'anno 2008.”. Pt_1
Cap. 4) “Vero che la tabella di codificazione di cui al Doc. n. 36 che si rammostra al teste viene utilizzata dal personale sia di sia di sin dall'anno 2008 nell'ambito della propria Pt_1 Parte_2 attività d'impresa.”.
Cap. 5) “Vero che il personale di ha creato sin da Gennaio 2009 un archivio informatico Parte_2 ordinato per clienti, contenente informazioni commerciali relative a ciascun cliente, listino prezzi dedicato a ciascun cliente, specifiche tecniche dei prodotti forniti a ciascun cliente, come da Docc. nn.
12 e 26 che si rammostrano al teste.”
Cap. 6) “Vero che la ha assegnato a ciascun proprio cliente un codice numerico, codice che Parte_2 stampa nelle relative bolle di consegna e di vendita a ciascun relativo cliente, come da Docc. nn. 12,
26, 43 - 50.”
Cap. 7) “Vero che in data 27 Settembre 2019, nel corso di un accesso presso la sede della , il CP_1
Rag. ha rilevato che la utilizzai medesimi codici prodotto e schede anagrafiche dei Tes_1 CP_1 clienti della , come da Doc. n. 26 che si rammostra al teste.” Parte_2
Cap. 8) “Vero che il Doc. n. 62 che si rammostra al teste è un estratto del sito internet della Tiyah-HR srl, indirizzo www.tiyanhr.com, estratto in data 27 Settembre 2019.”.
pagina 3 di 34 Cap. 9) “Vero che per una impresa europea occorre un tempo medio pari a circa nr. 6 (sei) mesi al fine di eseguire i test, i campioni e poi inviare i modelli all'ente certificatore UL Lllc., Stati Uniti
d'America, al fine di ottenere la certificazione, come da Doc. n. 61 che si rammostra al teste.”
Cap. 10) “Vero che la ha sostenuto un costo medio sostenuto pari a circa Euro 12.000,00 per Pt_1 ogni certificazione emessa dall'ente certificatore UL Llc., Stati Uniti d'America, come da Doc. n. 61 che si rammostra al teste.”
Cap. 11) “Vero che la sostiene un costo medio annuale pari a circa Euro 7.440,29 per ogni Pt_1 certificazione emessa dall'ente certificatore UL Lllc., Stati Uniti d'America, come da Doc. n. 70 che si rammostra al teste.”
Cap. 12) “Vero che al fine di poter vendere in Nord America i componenti elettrici prodotti da una azienda con sede in Europa è necessario che essi siano testati e certificati dall'ente certificatore UL
Llc., con sede negli Stati Uniti d'America.”
Cap. 13) “Vero che il Doc. n. 71 che si rammostra al teste è stato estratto in data 27 Aprile 2021 dal sito internet dell'ente di certificazione tedesco VDE - Association for Electrical, Electronic and
Information Technologies.”
Cap. 14) “Vero che i prodotti elettrici contraddistinti dal marchio “
[...]
” che si rammostrano al teste sono stati prodotti e commercializzati dalla Controparte_4
nel periodo 2015 – Pt_1
2021, nei mercati sia della Unione Europea sia della Cina come da Docc. nn. 72 - 73 che si rammostrano al teste”.
Cap. 15) “Vero che la dispone di un ufficio amministrativo composto da n. due (2), dipendenti, i Pt_1
IGg.ri e .” Parte_4 Persona_1
Cap. 16) “Vero che la dispone di un ufficio amministrativo composto da n. un (1) Parte_5 dipendente, la IG.ra ” Persona_2
Cap. 17) “Vero che da Maggio 2019 a Dicembre 2020 i IGg.ri e Parte_4 Persona_1 della , e i IGg.ri e la IG.ra della hanno
[...] Pt_1 Parte_3 Persona_2 Parte_5 effettuato gli accertamenti diretti ad individuare i componenti elettrici, di colore giallo, contraddistinti Par dal marchio prodotti e venduti dalla e dalla .” CP_1 CP_3
Cap. 18) “Vero che da Maggio 2019 a Dicembre 2020 i predetti signori della e della Pt_1 Pt_5 hanno riferito l'esito dei predetti accertamenti agli Studi Legali Giovanni Leone di Milano,
[...] di Milano, di Trieste e Sodiet S.r.l. di Milano, hanno risposto al telefono alle Tes_2 Persona_3
pagina 4 di 34 richieste dei distributori e clienti che chiedevano chiarimenti sulla origine dei Dispositivi HR, hanno intimato a varie imprese italiane di non offrire in vendita i Dispositivi HR acquistati dalla , come CP_1 da esempi delle diffide inviate ai Docc. nn. 32, 33, 77 che si rammostrano al teste.”.
Cap. 19) “Vero che da Settembre 2019 a Febbraio 2020 il IG. ha allertato gli uffici Parte_6 doganali italiani di Trieste al fine di segnalare
l'attività di esportazione e/o importazione dei Dispositivi HR da parte della .”. CP_1
Cap. 20) “Vero che il salario medio mensile dei dipendenti dell'ufficio amministrativo della è Pt_5 pari a Euro 1.175,00 lordi al mese, come da Doc. n. 76 che si rammostra al teste.”.
Cap. 21) “Vero che la pagina della registrata sul social network Facebook, con l'account CP_1
“ ” è rimasta attiva fino al 21 Novembre 2020 come da Docc. nn. 88 e 90 che si rammostrano CP_5 al teste.”
Cap. 22) “Vero che l'accesso al database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione UL Llc., all'indirizzo internet https://www.ul.com/services/certification è libero e gratuito per qualunque utente, come da Doc. n. 89 che si rammostra al teste.”
Cap. 23) “Vero che mediante interrogazione sul database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione UL Llc., inserendo la parola , il data base estraeva i risultati indicati ai Docc. nn. CP_1
89 che si rammostrano al teste.”
Cap. 24) “Vero che mediante interrogazione sul database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione UL Llc., è scomparso ogni riferimento alle parole a partire dal 24 Aprile 2021 CP_5 come da Docc. nn. 66-68 e 89 che si rammostrano al teste.”
Cap. 25) “Vero che mediante interrogazione sul database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione VDE Testing and Certification Institute, inserendo la parola , il database CP_1 restituisce il risultato indicato al Doc. n. 71 che si rammostra al teste.”
Cap. 26) “Vero che i motori elettrici prodotti dalla società Nice SpA di RZ (Tv), denominati
“RobusKit400BD” e “Tenkit”, sono dotati di un trasformatore, di colore rosso, prodotto dalla CP_1
codici n. S8450012-00 e n. S7540038, come da docc. nn. 63-64 che si rammostrano al
[...] teste”
Cap. 27) “Vero che due esemplari dei predetti motori elettrici prodotti dalla società Nice SpA di
RZ (Tv), sono in deposito presso la sede della come da doc. n. 64 che si rammostra al Parte_5 teste”
pagina 5 di 34 Cap. 28) “Vero che mediante interrogazione sul database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione VDE Testing and Certification Institute, inserendo la parola , il database Pt_1 restituisce il risultato indicato al Doc. n. 94 che si rammostra al teste.”
Cap. 29) “Vero che, ogni certificazione emessa dall'ente di certificazione VDE Testing and
Certification Institute è relativa ad una determinata categoria di prodotti elettronici, distinti per particolari requisiti e caratteristiche tecniche come da Docc. nn. 94-95 che si rammostrano al teste.”
Cap. 30) “Vero che la è titolare, dal 25 Maggio 2021, della certificazione nr. 40053534, emessa CP_1 dall'ente di certificazione VDE Testing and Certification Institute, relativa alla categoria di trasformatori elettrici caratterizzati da una potenza pari da 0.6VA –to40^C/B fino a 0.5VA-to70^C/, come da Doc. n. 95 che si rammostra al teste.”
Cap. 31) “Vero che mediante interrogazione sul database contenuto nel sito internet dell'ente di certificazione VDE Testing and CertificationInstitute, inserendo le parole ' il Parte_2 database estrae il risultato indicato al Doc. n. 96 che si rammostra al teste.”
Cap. 32) “Vero che i trasformatori incapsulati, di colore giallo, forniti dalla alla società CP_1
Nice SpA di RZ (Tv), sono identificati con il Codice n.E5425817-00, come da doc. n. 92 che si rammostra al teste”
Cap. 33) “Vero che i trasformatori incapsulati, di colore giallo, forniti dalla alla società CP_1
GE GY S.r.l. di OL (Tv), sono identificati con il Codice n. E48117437-00, come da doc. n. 93 che si rammostra al teste”
Cap. 34) “Vero che un esemplare dei predetti trasformatori elettrici prodotti dalla per le società CP_1
Nice SpA di RZ (Tv) e GE GY S.r.l. di OL (Tv), sono in deposito presso la sede della ”. Parte_5
Su tutti i capitoli di prova sopra articolati si indicano i seguenti testimoni:
IG. , di ME (Ud); - IG. di EN (Fe); IG. di Vic, Tes_1 Testimone_3 Parte_4
Barcellona, SPgna;
IG. , di Sant Hipolit de Voltrega, Barcellona, SPgna;
Ing. Persona_1
di Manresa, SPgna;
IG.ra di Trieste. Persona_4 Persona_2
5) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa e contraria istanza pagina 6 di 34 IN VIA PRINCIPALE: Par rigettare l'appello proposto da , Parte_7
e dal IG. in Parte_8 Parte_3 quanto infondato e/o inammissibile per i motivi esposti in narrativa.
Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto riformare la sentenza del CP_1
Tribunale di Milano n. 95/2024 dd. 8.06.2023/05.01.2024 per i motivi esposti in narrativa e accogliere le conclusioni così come formulate da parte attrice nel primo grado di giudizio e quindi:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza emessa in data 05.10.2020 dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, nel procedimento cautelare ante causam r.g. 49880/2019 ai sensi dell'art. 132 CPI per mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di legge;

IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto inammissibili, nulle e/o invalide, illegittime e in ogni caso infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti. per l'effetto condannare gli attori appellanti alla restituzione di quanto pagato da in forza CP_1 della sentenza di primo grado o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
(i) In relazione alla attività di differenziazione da posta in essere da Parte_2 CP_1 nel corso del 2019, qualora fosse ritenuto necessario od opportuno dall'Ill.mo Tribunale adito integrare la prova documentale offerta, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che …”:
1. A partire dall'inizio del 2019 la ha cessato l'utilizzo del marchio ? CP_1 Parte_2
2. A partire dall'inizio del 2019 la ha cambiato il marchio presente nella carta intestata, negli CP_1 imballaggi, nei prodotti, nel logo, nel dominio, nel catalogo e il nome del sito internet utilizzando il solo marchio ? CP_5
Si indicano quali testi la IG.ra e il IG. Tes_4 Testimone_5
(ii) In relazione alla liceità della condotta della nella vicenda della cd. “vendita ad CP_1
”, per mero scrupolo, laddove fosse ritenuto necessario od opportuno dall'Ill.mo Giudice CP_6
pagina 7 di 34 adito integrare la prova documentale offerta, si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che …”:


3. In data 03.12.2018 la ha ordinato al proprio fornitore cinese ND SE AL CP_1
Trade Co. trasformatori incapsulati, tra cui 19.840,00 pezzi con codice E 3018012-02, come da ordine che mi si rammostra (cfr. all. n. 88)?


4. In data 17.12.2018 il produttore cinese ND SE AL Trade Co. riferiva che i trasformatori incapsulati E3018012-02 ordinati dalla sarebbero stati completati entro CP_1 dicembre 2018, come da e-mail che mi si rammostra (cfr. all. n. 90)?


5. In data 17.12.2018 la ricordava al produttore cinese ND SE AL Trade CP_1
Co., cui in data 03.12.2018 aveva ordinato i trasformatori incapsulati con codice E3018012-02, che dalla fine del mese di dicembre 2018 non avrebbero più potuto utilizzare il marchio Parte_2
, ma solo il marchio , come da e-mail che mi si rammostra (cfr. all. n. 90)?
[...] Pt_9


6. I trasformatori incapsulati E3018012-02 ordinati al produttore cinese ND SE AL
Trade Co. in data 03.12.2018 vennero consegnati alla nella primavera del 2019, come da CP_1 documento che mi si rammostra (cfr. all. n. 91)?


7. Nella seconda metà dell'anno 2019 la vendette i trasformatori incapsulati E3018012-02, CP_1 ordinati in data 03.12.2018 al produttore cinese ND SE AL Trade Co., alla società portoghese Amitronica, alla TecnikaDue e alla Posenato Lift di ? Controparte_7


8. si accorse, solo dopo la segnalazione dell'Avv. Leone avvenuta all'udienza del Pt_10
03.12.2019 nel procedimento cautelare r.g. 49880/2019, che una parte dei trasformatori incapsulati ordinati al produttore cinese ND SE AL Trade Co. in data
Si indicano quali testi la IG.ra , il IG. e il IG. Tes_4 Testimone_5 Parte_11
(iii) In relazione alla circostanza dell'insussistenza di alcun danno asseritamente subito da Parte_2
dall'attività della , senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della
[...] CP_1 prova, laddove fosse ritenuto necessario od opportuno dall'Ill.mo Giudice adito, a prova contraria si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“Vero che …”:


9. Nel 2017 la era impossibilitata ad evadere gli ordini dei clienti con la Parte_2 consegna dei prodotti venduti a causa del mancato pagamento dei fornitori e dei dazi per sdoganare la merce?
Si indica quale teste la IG.ra . Tes_4
pagina 8 di 34 10. A fine maggio 2017 la comunicava al proprio cliente che i Parte_2 Pt_12 trasformatori incapsulati ordinati in data 20.01.2017 e in data 07.02.2017, la cui consegna era stata confermata per inizio maggio 2017, non sarebbero stati consegnati prima di giugno 2017 per problematiche legate al trasporto?
11. A fine maggio 2017 la annullava gli ordini dei trasformatori incapsulati per mancato Pt_12 rispetto della data di consegna prevista per inizio maggio 2017?
Si indicano quali testi il IG. e il IG. della e la IG.ra Testimone_6 Testimone_7 Pt_12
. Tes_4
12. A giugno 2017 la cliente della , lamentava il ritardo di oltre un CP_8 Parte_2 mese nella consegna di n. 250 alimentatori ordinati in data 14.02.2017?
Si indicano quali testi il IG. e la IG.ra . Testimone_3 Tes_4
13. A maggio 2017 la Nice SP, cliente della , lamentava il ritardo nella Parte_2 consegna dei prodotti ordinati avvisando che avrebbe annullato tutti gli ordini?
Si indicano quali testi il IG. all'epoca addetto all'ufficio acquisti della Nice SP e la Testimone_8
IG.ra . Tes_4
14. A fine maggio 2017 la comunicava al proprio cliente Parte_2 [...] che i trasformatori incapsulati di cui all'ordine 215/2017 relativo ad oltre 1.000 pezzi, la Controparte_9 cui consegna era stata confermata per inizio maggio 2017, non sarebbero stati consegnati prima di luglio 2017 per problematiche legate al trasporto?
15. A fine maggio 2017 la annullava l'ordine n. 215/2017 relativo ad Controparte_9 oltre 1.000 trasformatori incapsulati per mancato rispetto della data di consegna prevista per maggio
2017 a causa dell'annullamento dell'ordine dal cliente finale?
Si indicano quali testi i IG.ri e la IG.ra della Testimone_9 Tes_10 Controparte_9
e la IG.ra .
[...] Tes_4
16. A novembre 2017 la comunicava alla GE GY RL che i Parte_2 trasformatori incapsulati ordinati e la cui consegna era prevista per ottobre dovevano ancora essere prodotti?
Si indica quale teste il IG. della GE GY RL e la IG.ra . Testimone_11 Tes_4
(iv) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte attricen. 1 e 2 :
- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. IG.ra e IG. Tes_4 Testimone_5
pagina 9 di 34 - si chiede a prova contraria indiretta l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che…”:
17. Nel 2019 era priva di un catalogo prodotti pubblicato nel web? Parte_2
18. Nel corso del 2019 la ha realizzato un nuovo catalogo prodotti, come da brochure che mi si CP_1 rammostra (all. n. 42)?
Si indicano quali testi la IG.ra e il IG. Tes_4 Testimone_5
(v) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte attrice da n. 3 a 7:
- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. IG.ra , IG. IG.ra e IG. Tes_4 Testimone_5 Parte_13 Pt_11
[...]
- si chiede a prova contraria indiretta l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che…”:
19. Nel 2017 inseriva nel proprio archivio informatico solo il codice cliente Parte_2
e l'anagrafica del cliente?
20. In data 27.09.2019 la IG.ra ha lavorato presso gli uffici della senza ricevere Parte_13 CP_1 alcuna visita dal il IG. ? Tes_1
Si indicano quali testi la IG.ra , il IG. e la IG.ra Tes_4 Testimone_5 Parte_13
(vi) Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova di parte attrice n. 8:
- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. IG.ra , IG. e IG.ra Tes_4 Testimone_5 Parte_13
(vii) In relazione alla circostanza dell'asserita violazione da parte della del marchio di parte CP_1 attrice, che controparte intende provare con i documenti n. 63 e 64, si chiede l'ammissione a prova contraria indiretta dei seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che…”:
21. la dicitura “53 19” impressa sul trasformatore incapsulato sub. doc. n. 63 del fascicolo di parte attrice significa che il dispositivo è stato prodotto la cinquantatreesima settimana dell'anno 2019?
22. la dicitura “41 18” impressa sul trasformatore incapsulato sub. doc. n. 64 fascicolo di parte attrice significa che il dispositivo è stato prodotto la quarantunesima settimana dell'anno 2018?
23. il motore elettrico della Nice SP raffigurato nel doc. n. 64 del fascicolo di parte attrice è stato prodotto in data 15.04.2019?
24. i trasformatori incapsulati di colore rosso raffigurati nei doc.ti 63 e 64 del fascicolo di parte attrice sono stati prodotti su richiesta della Nice SP in base ad un proprio disegno personalizzato?
pagina 10 di 34 25. il codice TRA120.1025 impresso nel trasformatore del doc. 63 del fascicolo di parte attrice individua la Nice SP?
26. il codice TRA121.1025 impresso nel trasformatore del doc. 64 del fascicolo di parte attrice individua la Nice SP?
Si indicano quali testi la IG.ra , il IG. ilIG. e il IG. Tes_4 Testimone_5 Parte_11
ex responsabile ufficio acquisti della Nice SP. Testimone_8
(viii) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari da n. 9 a 12, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c., IG.ra e IG. Tes_4 Testimone_5
(ix) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari da n. 21 a 27, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c., IG.ra , IG. e IG. ex responsabile ufficio Tes_4 Testimone_5 Testimone_8 acquisti Nice SP.
(x) In relazione alla circostanza dedotta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 VI comma n.
3 c.p.c. a pag. 10 secondo cui la esporrebbe il simbolo VDE su tutti i componenti elettrici che CP_1 offre in vendita, a prova contraria si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduto da “Vero che ….”:
27. Sui trasformatori prodotti per la Nice SP raffigurati nel doc. 92 del fascicolo di parte CP_1 attrice che mi si rammostra è assente la stampa del simbolo della certificazione VDE?
Si indica quale teste il responsabile commerciale della Nice S.p.a. . Testimone_12
28. Sui trasformatori prodotti per la GE GY RL raffigurati nel doc. 93 del fascicolo CP_1 di parte attrice che mi si rammostra è assente la stampa del simbolo della certificazione VDE?
Si indica quale teste il responsabile commerciale della GE GY RL . Testimone_11
(xi) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte attrice da n. 28 a 34 riportati nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
A seguito del provvedimento cautelare di inibitoria emesso in data 5.10.2020, con atto di citazione notificato in data 18.11.2020, le società Controparte_10 nonché convenivano innanzi al Tribunale di Milano le società
[...] Parte_3
pagina 11 di 34 e ora denominata chiedendo l'accertamento della violazione dei CP_1 CP_11 CP_2 diritti delle attrici sulle registrazioni dei Marchi HR ai sensi dell'art. 20, comma primo, lett. a) o b),
c.p.i., dei diritti della società sulla denominazione ai Controparte_10 Controparte_12 sensi dell'art. 2564 c.c., della violazione dei segreti commerciali delle società e Pt_1 [...] ai sensi degli artt. 98 – 99 c.p.i., l'illecita sottrazione ai danni della Controparte_10 Controparte_10 della titolarità delle certificazioni emesse dall'ente di certificazione UL Llc., la commissione di
[...] atti di concorrenza sleale ai danni delle parti attrici (art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c.), la violazione da parte di degli artt. 1325 n. 4, 1481, secondo comma, e 782 c.c. in punto di trasferimento della CP_1 titolarità delle Certificazioni UL, l'inottemperanza da parte di a quanto disposto all'esito CP_1 del giudizio n. R.G. 49880/2019 in punto di cessazione di utilizzo del marchio “HR”, con le conseguenti istanze inibitorie e di restituzione nonché di risarcimento del danno.
In particolare, parte attrice deduceva che:
− la società società spagnola specializzata Pt_1 Parte_1 nella progettazione e produzione di dispositivi elettrici di alta qualità, testati e certificati dagli
Enti Certificatori Europei è licenziataria esclusiva del segno “HR” - acronimo di “ Pt_14
e cioè di “ ” in lingua spagnola, soci fondatori della – oggetto
[...] Parte_15 Pt_1 del marchio comunitario n. 011238623 del 4.10.2012 riguardante la denominazione "
[...]
" (doc. 4 attr.), depositato dalla società Controparte_4
, composta dagli stessi azionisti della;
Controparte_13 Pt_1
− il segno “HR” è utilizzato per contraddistinguere particolari dispositivi elettrici (denominati
“Trasformatori Elettrici Incapsulati”, “Toroidali”, “Open Frame”, “SMPS Power”, “Switching”,
“Lamellari”) progettati, prodotti e commercializzati in tutta Europa da , che ha Pt_1 provveduto altresì a proteggere anche la forma e il colore dei dispositivi denominati
“Trasformatori Elettrici Incapsulati” mediante il deposito in data 19.2.2016 del modello comunitario denominato “HR Diemen” nr. 002994301-0001 (doc. 5 attr.);
− è una società operante a Trieste, specializzata nella Controparte_10
Par commercializzazione dei dispositivi progettati dalla e contraddistinti dal logo Pt_1
− e sono titolari delle certificazioni rilasciate da organismi di Pt_1 Controparte_10 certificazione internazionali per la commercializzazione di detti dispositivi, mentre
[...]
è titolare di tutti i diritti di sfruttamento del proprio archivio informatico Controparte_10 contenente le nomenclature e i codici prodotto, le schede anagrafiche dei clienti e fornitori pagina 12 di 34 associate alla descrizione dei rispettivi prezzi di vendita dei dispositivi acquistati e/o forniti da ciascuno di essi;

− è titolare in delle registrazioni di marchi nr. 302015000078854 del Parte_3 Pt_2
21.10.2016 per il segno “ ” e n. 2019000066536 del 17.9.2019 per il segno Parte_2
“HR” su sfondo giallo, entrambi per la classe di prodotti n. 9 (dispositivi elettrici e strumenti scientifici);
− in data 14.12.2017 la e la società convenuta avevano Controparte_10 CP_1 stipulato un contratto di affitto d'azienda sulla base del quale era stata concesso in affitto a quest'ultima l'azienda di contratto comprendente anche un patto di Controparte_10 opzione di acquisto della medesima azienda (doc. 20 attr.);
− sulla base di tale contratto erano state trasferite alla – oltre al contratto di locazione CP_1 dell'immobile, agli arredi, computer e beni mobili di varia natura – anche le Certificazioni UL
(doc. 23attr.) e concessa alla stessa la licenza d'uso dell'Archivio Informatico con le relative credenziali di accesso;

− tuttavia, in data 24.9.2018 aveva comunicato la disdetta del contratto di affitto CP_1
d'azienda (doc. 24 attr.) e in data 17.12.2018 aveva restituito l'azienda alla Controparte_10
(doc. 25 attr.).
[...]
− in data 7.11.2019 aveva depositato la domanda per marchio nazionale “ ” CP_1 CP_5
n. 302019000081914 nelle classi 9 e 11 (doc. 27 attr.).
A seguito dell'ordinanza cautelare aveva modificato la propria denominazione sociale, CP_1 eliminando dalla stessa la sigla “HR” e aveva manifestato la sua disponibilità a cedere agli attori il nome a dominio ”. Tuttavia, all'epoca della notifica dell'atto di citazione le parti attrici Email_1 non avevano certezza che controparte avesse realmente cessato la commercializzazione dei dispositivi in violazione dei marchi HR e cessato di utilizzare le Certificazioni. Pertanto, le parti attrici hanno contestato: Par
- l'uso non autorizzato del marchio (risultano vendite da parte di nel mese di ottobre CP_1
2019 di un lotto di nr.

6.400 trasformatori gialli marchiati “ ” a un cliente portoghese Parte_2
e alla ha poi spedito alla un lotto pari a circa nr. Controparte_3 CP_1 Parte_2

5.280 trasformatori gialli, marchiati “ ”); Parte_2
pagina 13 di 34 - che avrebbe copiato anche tutti i codici, la nomenclatura dei prodotti adottata dalle parti CP_1 attrici nonché i codici clienti (i produttori concorrenti di materiale elettrico adottano in Europa codici e/o nomenclature differenti);
- che si sarebbe appropriata anche dell'elenco clienti nonché dei codici clienti adottata CP_1 dalla;
Parte_2
- che nel corso degli anni 2019 e 2020 avrebbe promosso la propria attività allegando CP_1 falsamente di essere titolare delle Certificazioni “VDE” e “UL” ( sul social network CP_1
Facebook si vantava falsamente di progettare e costruire “… secondo gli standard di qualità internazionali come VDE”; quanto alla certificazione “UL”, non ha restituito tale titolo al CP_1 momento del termine del contratto di affitto);
- la violazione dei diritti sul modello comunitario HR rappresentato dalla forma di un dispositivo elettrico incapsulato, di colore giallo, sul quale è apposto il logo “HR”, posto che l'incapsulato della presenta la medesima forma, colore della registrazione e mostra il logo “HR” in alto a CP_1 destra.
Si è costituita chiedendo di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza cautelare per mancata CP_1 instaurazione del giudizio di merito nel termine di legge e di respingere le domande svolte dalla controparte.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 95/2024 il Tribunale di Milano ha:
1) dato atto della cessazione della materia del contendere relativa alle domande formulate dalle parti attrici dal n. 8 al n. 11 delle loro conclusioni e accertato la violazione dei diritti delle parti attrici sui marchi registrati di cui esse sono rispettivamente licenziatarie e titolari da parte delle convenute e nonché la commissione da parte della convenuta CP_1 Controparte_3 di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., e per l'effetto, inibito CP_1 alle parti convenute:
• di produrre, importare, esportare, distribuire, pubblicizzare, commercializzare e offrire in vendita, anche tramite la rete internet, i dispositivi contraddistinti dal logo “HR” nella disponibilità delle medesime;

• di pubblicare sul sito internet e in qualunque altra forma il catalogo e le immagini dei dispositivi oggetto di inibitoria;

• di utilizzare il segno “HR” nella denominazione sociale di CP_1
pagina 14 di 34 2) condannato le convenute e in solido tra loro al risarcimento CP_1 Controparte_3 del danno in favore delle parti attrici, liquidato nella complessiva somma di € 41.000,00 al valore attuale della moneta e con interessi e rivalutazione compresi fino alla data della presente sentenza;

3) condannato al pagamento in favore delle parti attrici della somma di € 14.500,00 a CP_1 titolo di penali maturate per l'inosservanza dell'ordinanza cautelare del 5.10.2020;
4) confermato la penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle inibitorie di cui al capo 1) del presente dispositivo;

5) disposto la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, a cura e spese delle parti convenute nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza e, in caso di inosservanza di tale termine, autorizzato le parti attrici a procedere alla pubblicazione a loro cura con diritto a ripeterne le spese presso le medesime convenute;

6) condannato le parti convenute in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate in € 14.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− le stesse parti attrici hanno dato notizia nella loro comparsa conclusionale che nel mese di marzo 2022, nell'ambito di una complessa procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di
Vic in SPgna, avevano ottenuto la restituzione delle Certificazioni UL che erano rientrate dunque nella disponibilità della . Pertanto, le attrici hanno in tale sede dichiarato di Pt_1 rinunciare alle proprie domande nei confronti della relativamente alle CP_1
Certificazioni UL, e in particolare alle conclusioni dalla n. 8 alla n. 11 del foglio di precisazione delle conclusioni da esse depositato, per cessazione della materia del contendere sul punto.
Sussistono dunque le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle predette domande delle attrici;

− l'eccezione di intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare per mancata tempestiva introduzione del giudizio di merito è infondata. Invero, per le misure cautelari contenute nell'ordinanza adottata ante causam riferite a condotte di concorrenza sleale vale la disciplina generale prevista dall'art. 669 octies, comma sesto, c.p.c. per i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., di fatto direttamente richiamata dal comma 4 dell'art. 132 c.p.i., atteso che l'inibitoria a tutela di pagina 15 di 34 diritti di marchio nonché l'ordine di trasferimento provvisorio del domain name ai sensi dell'art. 133 c.p.i. devono ritenersi volti ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, essendo il relativo contenuto analogo a quello dei corrispondenti provvedimenti definitivi.
Conseguentemente risulta inapplicabile nel caso di specie l'eventuale sanzione di inefficacia dell'intero provvedimento cautelare per mancata introduzione del giudizio di merito. Tale previsione non è neppure incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva enforcement, in quanto il limite invalicabile che il legislatore interno non potrebbe superare sarebbe in buona sostanza quello di impedire che un provvedimento reso in un giudizio a cognizione sommaria possa divenire definitivo senza che il soggetto soccombente abbia la possibilità di eliminarne il consolidamento instaurando il giudizio ordinario, possibilità che nel nostro ordinamento rimane del tutto integra ed impregiudicata, potendo il destinatario del provvedimento cautelare proporre reclamo e introdurre il giudizio di merito rimettendo in discussione l'intero merito della controversia e dunque la stessa legittimità del provvedimento cautelare emesso ante causam;
− si devono confermare le valutazioni già espresse nell'ordinanza cautelare del 5.10.2020, che ha ritenuto l'indebita interferenza dell'uso delle lettere HR da parte della convenuta CP_1 nella sua antecedente denominazione sociale e di entrambe le convenute nella commercializzazione di prodotti recanti detto segno oltre il periodo di vigenza del contratto d'affitto; in atto di citazione aveva richiamato anche la Parte_16 violazione dei diritti relativi al modello comunitario n. 2994301-0001 rappresentato dalla forma Par di un dispositivo elettrico incapsulato, di colore giallo, sul quale è apposto il logo “ (doc. 5 attr.), pur non formulando nelle sue conclusioni alcuna specifica domanda a tale proposito.
Peraltro deve rilevarsi che le eccezioni svolte dalla convenuta costituita avverso la validità di tale titolo non possono essere considerate in questa sede – ove fosse stata formulata formale e rituale domanda di accertamento di contraffazione della registrazione comunitaria in questione
– tenuto conto che l'art. 85, comma 1 Reg. 6/2002 afferma che la validità di una registrazione comunitaria può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità da parte delle convenute in contraffazione, stabilendo pertanto che i tribunali dei disegni e modelli comunitari debbano considerare valido il disegno o modello comunitario. In ogni caso, di tale pagina 16 di 34 registrazione comunitaria non dovrà tenersi alcun conto nel presente giudizio in assenza di specifica domanda di contraffazione;

− le contestazioni svolte dalle attrici in relazione alla dedotta violazione dei segreti commerciali delle società e ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. e alla Pt_1 Controparte_10 commissione di atti di concorrenza sleale ai danni ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. non sono suscettibili di positivo apprezzamento in quanto non risulta dimostrato che le informazioni di cui le parti attrici lamentano la sottrazione fossero effettivamente segrete, non si ha contezza del fatto che la convenuta abbia proceduto alla copiatura massiva di tali CP_1 informazioni né dell'ampiezza di utilizzazione delle stesse, né risulta provata la sistematicità di tali condotte;

− fondate risultano invece le contestazioni svolte in chiave di illecito concorrenziale rispetto al fatto che la convenuta dopo la cessazione del rapporto di affitto d'azienda abbia CP_1 proposto alla sua clientela un catalogo di prodotti che riproduceva in maniera fotografica il catalogo già a suo tempo utilizzato da con i propri marchi (v. doc. 7 Controparte_10 attr.) – e dalla stessa convenuta nel corso del rapporto di affitto di azienda – con la sola variazione relativa alla sostituzione del segno della società attrice con il segno (doc. Pt_9
28 attr.), già innanzi ritenuto interferente con i segni delle parti attrici. Per ciò che attiene all'identica utilizzazione da parte di sia dei codici cliente che dei codici prodotto CP_1 già utilizzati da l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. Controparte_10 appare anche in questo caso fondato in ragione della ripresa di elementi promozionali (nel caso del catalogo innanzi esaminato) e di relazione con la clientela (codici cliente;
codici prodotto) autonomamente realizzati ed applicati da altro soggetto concorrente (v. docc. da 43 a 50 attr.);
− quanto alla commercializzazione da parte di di un dispositivo elettrico incapsulato, CP_1 di colore giallo, sul quale è apposto il logo “HR” (doc. 5 attr.), non risulta fondata l'ipotesi di illecito concorrenziale per imitazione servile in merito a tale condotta, tenuto conto che la forma del prodotto in questione appare sostanzialmente definita esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche e che la colorazione gialla del prodotto non risulta obbiettivamente integrare un elemento distintivo che consenta l'individuazione di tale specifico illecito. L'esame della documentazione prodotta dalle parti attrici, invero, mostra che gli stessi cataloghi a suo tempo utilizzati da - ma anche quelli a suo tempo utilizzati da Controparte_10 [...]
- già innanzi menzionati non comprendevano alcuna raffigurazione del prodotto stesso CP_14
pagina 17 di 34 e la loro presentazione era affidata unicamente alle caratteristiche tecniche di esso, come è logico per la natura del prodotto stesso. Analoga modalità di presentazione degli stessi prodotti risulta rilevabile dall'esame dei cataloghi prodotti dalle parti attrici relativi a imprese concorrenti (v. docc. da 37 a 42 attr.), dovendosi dunque necessariamente concludere per l'irrilevanza della forma esteriore del prodotto e di sue eventuali connotazioni cromatiche rispetto alle scelte del consumatore dello stesso, condizionate sostanzialmente dalle caratteristiche tecniche funzionali all'utilizzazione di esso ed eventualmente dal prezzo. Tenuto conto che le attrici non hanno dedotto alcun ulteriore elemento dal quale possa desumersi l'effettivo consolidamento di una capacità distintiva delle forme e/o della colorazione di tale prodotto rilevante secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, deve dunque negarsi la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.;
− rilevante sotto il profilo dell'appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c. – e comunque in relazione alla fattispecie più ampia di cui al n. 3 del medesimo articolo – è la circostanza che dopo la cessazione del rapporto di affitto d'azienda avesse CP_1 continuato a rivendicare nella sua attività promozionale il fatto che i suoi prodotti erano rispettosi della certificazione VDE (v. doc. 51 attr.), mentre ancora nell'aprile 2021 lo stesso ente certificatore confermava che essa non era titolare di alcuna certificazione (v. doc. 71 attr.), acquisita formalmente – come specificato dalla stessa convenuta – solo nel mese di giugno del
2021. Sussiste pertanto l'interesse delle società attrici, concorrenti con la convenuta CP_1 nel medesimo settore di attività, a contestare tale illecito sotto il profilo della pubblicità
[...] ingannevole e dunque sostanzialmente in relazione all'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., almeno fino all'epoca in cui aveva poi conseguito tale certificazione;
CP_1
− quanto alle domande risarcitorie avanzate dalle parti attrici, si può pervenire ad una quantificazione delle stesse in via equitativa, sulla base della documentazione e degli elementi desumibili dagli atti di causa e relativamente al periodo di attività delle convenute dal gennaio
2019 (cessazione dell'affitto di azienda) all'ottobre 2020 (ordinanza cautelare).
In primo luogo, sotto il profilo del danno emergente, va confermata la risarcibilità dell'attività svolta dalle parti attrici volta ad accertare la sussistenza degli illeciti innanzi individuati al fine di provvedere all'instaurazione delle iniziative giudiziali necessarie per contrastare l'attività illecita ritenuta effettivamente tale sia in sede cautelare che in questa sede di merito.
pagina 18 di 34 Tale attività – che ha certamente comportato il distoglimento di unità di personale dalla sua attività operativa nelle società attrici – deve essere liquidata in via equitativa nella somma complessiva per entrambe le società attrici di € 6.000,00, al valore attuale della moneta e con interessi e rivalutazione compresi fino alla data della presente sentenza.
Quanto al profilo del lucro cessante, le parti attrici hanno depositato una perizia contabile (doc.
87 attr.) che presenta una stima del danno subito dalla pari ad almeno Controparte_10
€ 317.864,00, mentre il danno subito dalla risulterebbe pari ad almeno € 141.446,00. Pt_1
Tale quantificazione non è condivisibile.
Il profilo maggiormente rilevante sotto il profilo del danno patrimoniale da lucro cessante deve ritenersi quello consistente nella prosecuzione dell'uso del segno – Parte_2 provato solo su alcune migliaia di prodotti relativi ai primi mesi del 2019 – e del segno HR, indebitamente utilizzato dalla convenuta nella sua denominazione fino all'adozione dell'ordinanza cautelare dell'ottobre 2020.
Nel contratto d'affitto del 15.12.2017 (doc. 20 attr.) nulla risulta indicato quanto alla licenza di tale marchio né tantomeno alla sua valorizzazione patrimoniale, mentre il canone d'affitto mensile era stato concordato in € 1.500,00 mensili - comprendenti evidentemente anche il corrispettivo per la licenza del marchio - con opzione per la cessione dell'azienda per un prezzo non particolarmente elevato (€ 24.500,00). Se, dunque, il valore patrimoniale del segno in questione risulterebbe valutato all'epoca dalle parti in una misura relativamente ridotta, deve altresì essere evidenziato che tale non elevata valorizzazione deve essere tenuta in debita considerazione anche nel momento in cui si proceda a determinare la quota di profitto di cui il contraffattore si è avvantaggiato mediante l'uso indebito di tale marchio. Invero non pare condivisibile determinare il valore del lucro cessante riconoscibile in favore del titolare del marchio procedendo unicamente all'individuazione del (presunto) MOL connesso alla commercializzazione dei prodotti recanti il segno contestato, posto che l'utile riconoscibile in favore della parte lesa non coincide in ogni caso con l'intero utile – sia pure depurato dai costi generali e fiscali – conseguito dal contraffattore.
Nel caso di specie, invero, il modesto valore distintivo del segno HR – come di fatto considerato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda – non può che consentire solo il riconoscimento in favore dei titolari dei segni contraffatti di una quota del
(presunto) MOL calcolato sulla commercializzazione dei prodotti in questione. La valutazione pagina 19 di 34 equitativa dell'entità del lucro cessante spettante alle parti attrici – nel loro complesso – deve dunque considerare il valore non elevato del segno in questione in relazione alla sua distintività
e utilizzare piuttosto come criterio integrativo di quantificazione il valore dei canoni già stabiliti concordemente dalle parti per l'affitto dell'azienda, in quanto di fatto direttamente evocativi del valore attribuito alla gestione dell'azienda volta alla commercializzazione dei prodotti HR.
Risulta pertanto equo – sulla base dei criteri innanzi evidenziati – liquidare in favore delle parti attrici in via equitativa a titolo di lucro cessante per l'indebita utilizzazione del segno HR sia nella marchiatura dei prodotti che nella ragione sociale della nel periodo CP_14
1.1.2019/20.10.2020 la complessiva somma di € 35.000,00 – al valore attuale della moneta e con interessi fino alla data della presente sentenza – che comprende oltre al danno patrimoniale come sopra considerato anche l'effetto di diluizione conseguente al mancato esclusivo uso di detto segno;

− la società attrice ha dedotto la sussistenza di una sua specifica voce di danno Pt_1 imputabile anch'esso al profilo del lucro cessante, connesso al fatto che essa – per effetto della mancata restituzione dell'azienda ad alla scadenza del 31.12.2018 - Controparte_10 avrebbe subito il danno di non aver potuto conseguire i proventi del contratto di collaborazione che dette parti avevano stipulato in data 30.7.2014, che prevedeva la percezione da parte sua di un canone mensile di € 6.691,00. Tale voce di danno non può essere ritenuta rilevante. Invero è pacifico che detto contratto sia cessato nel corso del contratto di affitto dell'azienda della
[...] in seguito ad inadempimenti di quest'ultima (doc. 113 conv.) e, allo stato, Controparte_10 non vi sono elementi per ritenere con la dovuta certezza che esso sarebbe stato nuovamente stipulato tra le parti alle medesime condizioni e per i medesimi fini, anche tenendo conto del contenzioso intercorso tra di esse all'estero. Nulla può dunque riconoscersi in favore di sulla base di tale rapporto;
Pt_1
− quanto alla liquidazione delle penali stabilite nell'ordinanza cautelare del 5.10.2020, risulta documentalmente provato che la pagina della presente sul social network CP_1
Facebook, con l'account “ ” è rimasta attiva fino al 21.11.2020 (doc. 88 attr. due CP_5 screen-shot di tale pagina eseguiti in data 31.10.2020 e in data 21.11.). Si deve quindi liquidare in favore delle attrici della penale complessiva per 29 giorni di ritardo nell'eliminazione del segno HR, per un totale di € 14.500,00. Le altre contestazioni non possono essere, invece, accolte.
pagina 20 di 34 Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...] nonché , formulando i seguenti motivi: Controparte_10 Parte_3
PRIMO MOTIVO: errata o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223 c.c. e 125 c.p.i.
Secondo parte appellante:
− il valore del canone non è per nulla “evocativo” del valore della commercializzazione dei prodotti HR;
se così fosse, l'affittuario si limiterebbe a riversare al concedente l'utile conseguito, il che è palesemente un controsenso;

− la determinazione equitativa del lucro cessante operata nella sentenza gravata non tiene conto dei criteri elaborati dal Giudice di legittimità in materia, criteri che mai fanno riferimento al canone previsto per l'affitto d'azienda e secondo i quali al fine di determinare il lucro cessante si deve tenere conto dei proventi riscossi dalla controparte, depurati dei costi e dei proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiario. Secondo la Suprema Corte, infatti, si deve tenere conto degli utili realizzati in violazione del diritto e solo, in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto
«prezzo del consenso»);
− il Tribunale avrebbe dovuto pertanto disporre CTU e ordinare alla controparte l'esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale;

− quanto liquidato nella sentenza gravata coincide, invece, esattamente con il canone di affitto
(euro 1.500,00) moltiplicato per i mesi sia di indebita vendita e distribuzione dei prodotti contraddistinti dal segno HR sia di illegittima utilizzazione del segno HR nella ragione sociale di (ossia per il periodo 1.1.2019/20.10.2020), “con l'aggiunta di “ben” euro 2.000,00”, CP_1 tenuto conto “anche dell'effetto di diluizione conseguente al mancato esclusivo uso di detto segno”. Il lucro cessante, in altri termini, viene determinato in un importo pari al canone d'affitto d'azienda, per il periodo della (provata) violazione, quando semmai l'art. 125 c.p.i. parla di “un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso …”.
Ad avviso della parte appellante si deve, invece, tenere conto di quanto emerge, anche solo a livello indiziario, per tabulas:
pagina 21 di 34 − è stata costituita ad hoc in data 31.10.2017 (e registrata in data 08.11.2017, v. Docc. 15- CP_1
16), per procedere proprio all'affitto d'azienda di in data 14.12.2017 (cfr. Doc. 20); Parte_2
− grazie quindi all'affitto, ha ottenuto ricavi già nel 2018 per ben euro 1.740.294,00 (si deve dire, esclusivamente all'affitto, visto appunto la sua costituzione solo a fine 2017), ricavi che risultano leggermente in aumento nel 2019, pari a euro 1.805.886,00 e poi in più marcato miglioramento anche nel 2020, nonostante la restituzione dell'azienda avrebbe dovuto far
“crollare” o comunque diminuire sensibilmente gli stessi;

− il che dimostra - o comunque deve far ragionevolmente presumere - che tutti i ricavi della Par società condannata in primo grado siano frutto dei prodotti marchiati prima legittimamente e poi illegittimamente venduti dalla convenuta, non risultando altri affitti d'azienda o di rami d'azienda, in detti anni (cfr. Doc. 87 e di nuovo 15 e 16).
Ciò posto, ritiene parte appellante che tali dati non possono che far concludere che la liquidazione di un lucro cessante di soli euro 35.000,00 sia davvero distante dal congruo risarcimento che le spetta, di fatto, per il danno patito.
Risulta, quindi, corretta – ad avviso dell'appellante - l'individuazione da parte del consulente degli appellanti del margine operativo lordo, “ovvero dell' , earnings before interest, taxes, CP_15 depreciation and amortization, al netto degli accantonamenti …”, quale strumento per individuare il danno in parola.
SECONDO MOTIVO: errata o falsa applicazione dell'art. 209 c.p.c.; omessa istruttoria.
Secondo gli appellanti il giudice di primo grado ha erroneamente disatteso le richieste istruttorie ritualmente formulate in primo grado:
a) ordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 – 212, c.p.c., 121, 121-bis, CPI, di esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale di pertinenza della e CP_1
nel periodo dal 1° Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2020, al fine di determinare Parte_17
l'esatto ricavo delle convenute derivante dalla vendita o fornitura dei prodotti identificati con i numeri di codice elencati al Doc. n. 75 del fascicolo di primo grado;

b) C.T.U. sulla documentazione contabile nella disponibilità della e della al fine di CP_1 CP_3 accertare i ricavi realizzati dalle stesse in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti identificati con i predetti numeri di codice, nel predetto periodo 2019 – 2020.
pagina 22 di 34 TERZO MOTIVO: omessa pronuncia e/o errata o falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
1223 c.c. e 2600 c.c., quanto alla mancata prova dei danni, relativi ad alcuni specifici e accertati atti di concorrenza sleale posti in essere da parte delle appellate
Secondo parte appellante il Tribunale in relazione agli ulteriori atti di concorrenza sleale accertati
(utilizzazione del medesimo catalogo, medesimi codici prodotto e clienti, l'aver rivendicato nella sua attività promozionale il fatto che i suoi prodotti erano rispettosi della certificazione VDE non ancora conseguita) ha erroneamente ritenuto che le parti attrici non avessero indicato alcuna voce di danno e che pertanto si dovesse escludere alcuna forma di risarcimento a tale titolo, per mancanza di prova in ordine alle effettive conseguenze patrimoniali negative subite dalle parti attrici.
In particolare, sostiene l'appellante che non si comprende come una appropriazione di dati e di segni distintivi così sistematica, totale e massiva - quale quella accertata e descritta in sentenza - da parte di
(società che, affacciatasi per la prima volta sul mercato, ha subito mirato a sottrarre a e a CP_1 Pt_1
il portafoglio-clientela) possa non aver dato luogo a “conseguenze patrimoniali negative” per Parte_2 le appellanti. Basti pensare che, a seguito degli illeciti di , non è stata più CP_1 Parte_2 in grado di proseguire profittevolmente la propria attività ed è stata sottoposta a liquidazione giudiziale
(cioè, dichiarazione di fallimento) - nel Gennaio 2024 - dal Tribunale di Trieste. Inoltre, gli appellanti hanno depositato una perizia contabile di parte che ha quantificato il lucro cessante ovviamente tenendo conto di tutti gli atti illeciti subiti dagli appellanti, sia sotto il profilo della violazione dei marchi sia della concorrenza sleale;
oltre a versare in atti una tabella riepilogativa delle violazioni dell'ordinanza emessa in fase cautelare – di cui al Doc. n. 90 - con la quantificazione delle relative penali, secondo il criterio previsto nello stesso provvedimento.
Evidenziano, altresì, gli appellanti che, in caso di accertamento di atti di concorrenza sleale solo potenzialmente idonei a produrre conseguenze dannose - e gli atti di confusione, come quelli suindicati, sono da ritenersi di per sé a ciò idonei -, è ammissibile la condanna generica e il danno può essere liquidato equitativamente. Soprattutto, il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione della forma del prodotto dell'impresa concorrente “può essere determinato attraverso
l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato …” e per tale motivo era stato chiesto di disporre CTU e l'esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale di e di CP_1 CP_3
pagina 23 di 34 QUARTO MOTIVO: errata o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223 c.c., 2043 c.c. e
2600 c.c. in punto di mancata quantificazione della penale, a seguito della violazione del provvedimento di inibitoria.
Quanto alla liquidazione delle penali stabilite nell'ordinanza cautelare del 5.10.2020, il Tribunale ha ritenuto che la contestazione avente ad oggetto la menzione della “ almeno fino al CP_14
23.4.2021 (doc. 89 attr.) sul sito internet dell'ente UL, nella parte relativa alle Certificazioni UL – già oggetto di causa, ma rispetto alla quale le attrici hanno rinunciato alle domande – sia riferibile a soggetti diversi dalla CP_1
Gli appellanti ritengono che il Tribunale di primo grado abbia errato su questo punto e che la sentenza sia meritevole di essere modificata perché nella propria memoria istruttoria avevano dedotto che la dispone delle proprie credenziali per accedere al sito internet dell'ente di certificazione UL Llc., CP_1 di modo che l'ingresso alla propria pagina del predetto sito internet avviene direttamente, così come l'aggiornamento dei propri dati. Quindi, sarebbe stato semplice per , accedere al sito internet CP_1 della UL e rimuovere ogni riferimento al segno “HR”.
Sotto il profilo della quantificazione della penale per violazione della inibitoria con riferimento al sito internet della UL Llc., parte appellante chiede la liquidazione della penale, relativa al periodo dal
25.10.2020 fino al 23.4.2021 - per un totale complessivo di nr. 180 giorni di ritardo nell'eliminazione del segno HR – pari a euro 90.000,00; oppure per quello diverso, maggiore o minore che la Corte vorrà liquidare, anche in via equitativa.
Si è costituita la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello proposto dalla controparte e ha CP_1 proposto, a sua volta, appello incidentale formulando i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO: erronea applicazione dell'art. 132 CPI in punto di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza dd. 05.10.2020
Parte appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza del 5.10.2020.
ha riproposto l'eccezione di intervenuta inefficacia della predetta ordinanza sulla base dell'art. CP_1
132, CPI, letto secondo il disposto contenuto all'art. 9 della Direttiva CE 29.4.2004, n. 2004/48/CE, sostenendo che l'attore avrebbe dovuto promuovere la causa di merito nel termine perentorio previsto dal predetto art. 132, c.p.i
SECONDO MOTIVO: errata valutazione della violazione di cui all'art. 20 CPI lett. a) e b) da parte di CP_1
pagina 24 di 34 Sostiene l'appellata:
− che risulta, da un lato, che non sia né titolare né licenziataria del marchio “HR”, Pt_1 dall'altro, che il segno “HR” non abbia alcuna proprietà distintiva né tantomeno sia in alcun modo attribuibile univocamente alla e ai suoi dispositivi elettrici, essendo un termine Pt_1 comune nel settore merceologico della componentistica elettrica;

− di non aver mai utilizzato il marchio ” con Controparte_4 il n. di cui la assumerebbe essere licenziataria;
P.IVA_5 Pt_1
− di aver utilizzato il marchio ” su sfondo giallo e nero n. Parte_2
302015000078854 del IG. e concesso in licenza alla solo Pt_3 Parte_2 durante il periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;

− di non aver mai utilizzato il marchio “HR” con il n. 2019000066536 di titolarità del IG.
registrato in data 23.03.2020; Pt_3
− quanto al marchio “ ”, di aver utilizzato nel periodo immediatamente Parte_2 successivo alla cessazione dell'affitto di azienda, un marchio diverso, ovvero ” con CP_5 scritta nera su sfondo giallo accostato all'immagine della bandiera italiana e successivamente, dopo il deposito della domanda di registrazione dd. 07.11.2019 poi accolta in sede internazionale a decorrere dal 09.04.2020 (cfr. all. n. 41), di aver utilizzato il proprio marchio “ ” con scritta bianca su sfondo blu CP_5
Par
− quanto al marchio , che la rappresentazione grafica del marchio “HR” di titolarità del IG.
è la seguente: Pt_3
pagina 25 di 34 e che tale marchio è radicalmente diverso da quello utilizzato nel periodo di riferimento – da gennaio 2019 a ottobre 2020 - dalla , che si ricorda essere il proprio marchio CP_1 Pt_9 su sfondo blu
[...]
− di aver semplicemente rivenduto i prodotti acquistati nel 2018, di cui Parte_2
l'ultimo in data 21.12.2018 (cfr. all. n. 17 fascicolo primo grado), sicché non si tratterebbe di un utilizzo del marchio altrui bensì dell'acquisto di prodotti altrui, muniti del marchio del venditore
, e che, smaltiti i prodotti venduti a dalla stessa Parte_2 CP_1 Parte_2
mai ha utilizzato il marchio , ad eccezione
[...] CP_1 Parte_2 dell'unico caso isolato, la vendita alla frutto di mera svista di magazzino, relativo al CP_6 prodotto con codice E3018012-02;
− che nessuna attività illecita può essere configurata in capo a ai sensi del secondo CP_1 comma del medesimo art. 20 CPI nemmeno in relazione al cd. “rischio di confusione e/o di associazione” che genererebbe l'utilizzo del marchio di sui trasformatori, sui propri CP_1 cataloghi, sul proprio sito internet, sulla propria denominazione sociale, sulla carta intestata, sugli imballaggi. , infatti, da gennaio 2019 e fino ad ottobre 2020 ha utilizzato sui propri CP_1 prodotti, nella propria denominazione sociale, nel nome a dominio, nel sito internet, negli imballaggi dei prodotti (cfr. all. n. 33; all. n. 75 fascicolo primo grado) il segno complesso
”, non semplicemente “HR”. L'unico elemento in comune con il marchio “ CP_5 [...]
” è dunque il segno “HR” che, per i motivi già esposti, non presenta alcun Parte_2 carattere distintivo. Il pubblico, pertanto, non poteva confondersi e non poteva associare a
[...]
la società , anche in considerazione del fatto che l'utente dei Parte_2 CP_5 prodotti commercializzati da , così come quelli un tempo commercializzati da CP_5 [...]
, è un cd. “utilizzatore informato”, non un consumatore, vendendo la Parte_2 convenuta a grossisti o gruppi industriali, ed è interessato esclusivamente alle caratteristiche tecniche del prodotto e alle certificazioni di qualità.
TERZO MOTIVO: errata valutazione della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.
pagina 26 di 34 La si duole della circostanza che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'illecito della concorrenza CP_1 sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3, c.c. (pag. 34 della Sentenza), avendo la stessa realizzato un CP_1 catalogo che rappresenta una copia del catalogo della controparte (cfr. catalogo di al Doc. 7 Parte_2 ed il catalogo della al Doc. 28 del fascicolo degli attori). afferma di aver utilizzato il CP_1 CP_1 catalogo soltanto nei primi mesi dell'anno 2019, per poi dotarsi subito dopo di un “nuovo catalogo”, cioè quello rappresentato al Doc. n. 42 del proprio fascicolo, differente da quello degli appellanti principali.
si lamenta della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l'illecito della concorrenza CP_1 sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3, c.c. (pag. 34 della Sentenza), a fronte dell'imitazione dei codici clienti ed i codici prodotto degli appellanti, sostenendo che i codici prodotto ed i codici clienti rappresentano informazioni comuni e standard, non rappresentano alcun know-how aziendale da tutelare e che un cliente non potrebbe confondersi in merito alla identità del proprio fornitore per il solo fatto di vedersi attribuito nelle fatture il medesimo “codice cliente” (v. pag. 50 della comparsa di costituzione in appello).
QUARTO MOTIVO: errata valutazione in merito alla sussistenza atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.ri e 2 e 3 c.c. da parte di CP_1
si duole della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l'illecito della concorrenza
[...] sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3, c.c., in relazione al fatto che la stessa ha pubblicizzato di disporre della Certificazione emessa dall'ente internazionale VDE, “mentre ancora nell'aprile 2021 lo stesso ente certificatore confermava che essa non era titolare di alcuna certificazione (v. doc. 71 attr.) …”
(pag. 36 della Sentenza).
In particolare, parte appellata sostiene:
− che tale utilizzo sarebbe legittimo, perché le certificazioni le sarebbero state inizialmente cedute da “…e ciò fino a settembre 2019, quando la , Parte_2 Parte_2 ancora pendente il procedimento di nuova intestazione, cambiava idea e le trasferiva alla
”; Pt_1
− di aver acquisito proprie autonome certificazioni VDE;

− di non essersi appropriata, pertanto, di alcun “pregio” altrui, ma di aver utilizzato legittimamente le proprie certificazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 27 di 34 Ritiene la Corte che sia l'appello principale che l'appello incidentale siano infondati e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Il primo e il secondo motivo d'appello principale posso essere trattati congiuntamente in quanto tra di loro connessi.
Come noto, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.
Ciò posto, appare evidente che “il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale” (cfr. Cass. 20800/23).
Inoltre, la domanda di restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito può essere proposta ai sensi dell'art.125, c.p.i., in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua (cfr. Cass. 21832/2021). E la domanda di retroversione degli utili non può essere cumulata a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro pagina 28 di 34 cessante, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro (cfr. Cass. 31170/23), salvo che nella misura in cui gli utili eccedano il predetto risarcimento.
Ebbene, ritiene la Corte che nel caso di specie l'odierna appellante in primo grado non abbia formulato una domanda di retroversione degli utili ex art. 125 co 3 c.p.i., ma una mera domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, avendo, peraltro, parametrato tale danno al c.d. “prezzo del consenso” (cfr.
p. 32 atto di citazione primo grado ove si legge: “Qualora la avesse richiesto l'autorizzazione CP_1 degli attori, gli stessi avrebbero probabilmente concesso l'autorizzazione a fronte del pagamento di una royalty media pari all'otto (8) per cento (4% per l'uso del marchio + 4% per l'uso delle
Certificazioni e dei codici prodotto) del fatturato generato dalla vendita dei Dispositivi della . CP_1
Par Dal canto suo, il IG , titolare del marchio italiano qualora la gli avesse Parte_3 CP_1 richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del predetto marchio, probabilmente l'avrebbe concessa a fronte di un equo corrispettivo di licenza pari a Euro 1.000,00 mensili. Se si stimano i ricavi della CP_1 nell'anno 2019 pari a non meno di due (2) milioni di euro, il lucro cessante patito dagli attori sarà pari ad almeno Euro 160.000,00 mensili (cioè, 2.000.000,00 x 8%= 160.000.00)”).
Ciò posto, giova precisare che in relazione al lucro cessante occorre considerare la diminuzione degli utili conseguente alla lesione provocata dall'illecito, nonché la minore crescita degli utili medesimi rispetto a quella che si sarebbe realizzata, in forza di una valutazione prognostica, nel caso di mancata concretizzazione dell'illecito (Cass. 24635/21, Cass. 13025/14). Pertanto, per poter procedere alla liquidazione equitativa del danno è corretto servirsi di parametri quali la diminuzione delle vendite che si è verificata dopo l'illecito, e che non è dipesa dall'andamento del mercato, e la perdita di utile per minor fatturazione della società lesa, nel medesimo periodo.
Tuttavia, l'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 consente la liquidazione del lucro cessante in base al
"giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introducendo così una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera, però, dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni. (cfr. Cass. 24635/21).
Ebbene, nel caso di specie, nulla è stato specificamente allegato in ordine alle suddette circostanze dall'odierna parte appellante, la quale si è, peraltro, limitata a produrre i bilanci e il Modello Unico, senza, tuttavia, fornire la documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, necessaria a provare una contrazione degli utili effettivamente correlata alla commissione dell'illecito in questione. Pertanto, deve ritenersi corretta la liquidazione fatta dal tribunale ex art. 125 cpc in base “agli atti della causa e pagina 29 di 34 alle presunzioni che ne derivano” e comunque non inferiore alla somma dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, atteso che il canone stabilito con il contratto d'affitto d'azienda sicuramente teneva conto anche del valore del marchio.
La quantificazione degli utili conseguiti da poteva tutt'al più rilevare ai fini della valutazione CP_1 della eventuale - ma non proposta - domanda di restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento ex art. 125 co 3 c.p.i. Conseguentemente, le richieste istruttorie formulate in primo grado dagli odierni appellanti, volte ad ottenere l'ordine di esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale di pertinenza della e nel periodo dal 1° Gennaio CP_1 Parte_17
2019 fino al 31 Dicembre 2020 e la successiva ammissione di una C.T.U. su tale documentazione, risultano superflue ai fini del decidere.
Parimenti non suscettibile di positivo apprezzamento risulta il terzo motivo d'appello.
Invero, occorre osservare che il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (cfr. Cass. n. 19430/03; Cass. n. 7306/09; Cass.
16294/12; Cass. 21586/23).
Nel caso di specie, il tribunale, in relazione agli ulteriori atti di concorrenza sleale accertati
(utilizzazione del medesimo catalogo, medesimi codici prodotto e clienti, l'aver rivendicato nella sua attività promozionale il fatto che i suoi prodotti erano rispettosi della certificazione VDE non ancora conseguita), ha ritenuto di non poter riconoscere alcuna forma di risarcimento per non avere l'odierna parte appellante indicato alcuna voce di danno e fornito alcuna prova al riguardo.
Ebbene, parte appellante non ha contestato tale affermazione del tribunale, ma si è limitata a sostenere che le condotte in questione non possono non averle causato un danno, reso evidente dalla apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Tali deduzioni non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti, in quanto parte appellante avrebbe dovuto dapprima allegare in modo specifico i danni subiti a causa di ciascuna condotta posta in essere dalla controparte e poi fornire la relativa prova.
Inoltre, anche in questo caso, le richieste istruttorie formulate in primo grado dagli odierni appellanti, volte ad ottenere l'ordine di esibizione dei libri contabili, della documentazione bancaria, finanziaria o pagina 30 di 34 commerciale di pertinenza della e nel periodo dal 1° Gennaio 2019 fino al CP_1 Parte_17
31 Dicembre 2020 e la successiva ammissione di una C.T.U. su tale documentazione, risultano superflue ai fini del decidere in quanto, come, peraltro, dedotto dalla stessa parte appellante, il lucro cessante “può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato …” e non del danneggiante.
Infine, giova precisare che il tribunale ha affermato che “Per ciò che attiene all'identica utilizzazione da parte di sia dei codici cliente che dei codici prodotto già utilizzati da CP_1 [...]
l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. appare anche in questo caso Controparte_10 fondato in ragione della ripresa di elementi promozionali (nel caso del catalogo innanzi esaminato) e di relazione con la clientela (codici cliente;
codici prodotto) autonomamente realizzati ed applicati da altro soggetto concorrente (v. docc. da 43 a 50 attr.). Ciò appare sufficiente ai fini della conferma dell'inibitoria emessa in sede cautelare, al di là della effettiva rilevanza di tali appropriazioni sul piano del pregiudizio patrimoniale derivato in danno della ove si consideri Controparte_10 che tali elementi non sembrano suscettibili di determinare per se stessi un profilo di particolare attrazione del cliente nella scelta di un prodotto o di un fornitore di esso”.
Ebbene, avverso tale passaggio della sentenza, con il quale il giudice di prime ha escluso l'idoneità della suddetta condotta ad arrecare un danno, parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura.
Infondato risulta anche l'ultimo motivo di impugnazione formulato con l'appello principale.
In particolare, occorre osservare che parte appellata ha specificamente contestato le deduzioni di parte appellante ribandendo “come ciò che risulta pubblicato nel sito UL prescinda dalla volontà e dal potere della : infatti, il sito web della UL viene aggiornato autonomamente dalla UL stessa che CP_1 ne decide tempi e modalità, senza che il singolo utilizzatore possa intervenire in alcun modo.
Per quanto riguarda il sito web Fare Elettronica, si precisa che la pagina web prodotta sub. doc. n. 65 da parte attrice si riferisce all'anno 2020, come da cronologia riportata a piè di pagina del documento, nel periodo anteriore l'ordinanza del Tribunale di Milano.
Nel periodo successivo la pagina web in questione è quella prodotta dalla sub. doc. n. 87 CP_1 fascicolo primo grado, dove sono raffigurati trasformatori incapsulati marchiati senza il segno CP_1
HR.
Pertanto è corretta la sentenza di primo grado che non ha riconosciuto alcuna violazione in capo a
e andrà dunque confermata sul punto” CP_1
pagina 31 di 34 Ciò posto, ritiene la Corte che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da (già in primo CP_1 grado) e, in assenza di specifici elementi di prova forniti dalla controparte, le circostanze dedotte dagli appellanti non possono ritenersi provate.
Infondato risulta altresì l'appello incidentale proposto da CP_1
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che, come condivisibilmente osservato dal tribunale, i provvedimenti di inibitoria emessi con l'ordinanza cautelare del 5.10.2020 costituiscono provvedimenti anticipatori rispetto ai quali il legislatore italiano - per ragioni di economia processuale - ha introdotto un'eccezione alla regola della necessaria instaurazione del giudizio di merito entro i termini previsti dalla Direttiva CE 29.4.2004, n. 2004/48/CE (20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario), che non risulta incompatibile con la disciplina comunitaria, il cui obiettivo è quello di impedire che un provvedimento reso in un giudizio a cognizione sommaria possa divenire definitivo senza che il soggetto soccombente abbia la possibilità di eliminarne il consolidamento instaurando il giudizio ordinario, atteso che tale possibilità nel nostro ordinamento rimane del tutto integra ed impregiudicata, potendo il destinatario del provvedimento cautelare proporre reclamo e introdurre il giudizio di merito rimettendo in discussione l'intero merito della controversia e dunque la stessa legittimità del provvedimento cautelare emesso ante causam.
Quanto al secondo motivo d'appello, occorre , innanzitutto, precisare che gli appellanti hanno agito a tutela dei seguenti marchi:
marchio comunitario n. 011238623
n. 302015000078854
pagina 32 di 34 n. 2019000066536
Ciò posto, ritiene la Corte che sia assolutamente condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui tra i suddetti segni e quelli utilizzati da vi sia somiglianza idoenea a determinare un rischio di CP_1 confusione tra le imprese, in quanto ciò che risulta particolarmente significativo è l'utlizzo della sigla
“HR” sia per la sua peculiare e marcata evidenza visiva sia perchè tale sigla appare sostanzialmente di fantasia e comunque non direttamente descrittiva degli specifici dispositivi elettronici che era destinata a contraddistinguere.
Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, il rilievo connesso all'esistenza di registrazioni di terzi in Messico, Uruguay, Stati Uniti, India, Cambogia risulta inconcludente per la diversità dei
Paesi di registrazione di tali marchi, estranei all'ambito territoriale di vigenza dei marchi delle parti attrici, mentre, per gli altri marchi europei indicati, alcuni di essi risultano avere data di deposito successiva a quelli delle parti attrici e per altri non appare rilevabile la configurazione denominativa/figurativa del segno effettivamente registrato né l'uso per prodotti elettronici analoghi né la proposizione di azioni di nullità da parte dei titolari dei segni anteriori (cui spetta la specifica azione).
Il quarto motivo d'appello incidentale risulta infondato in quanto, da un lato, il catalogo realizzato e utilzzato da (cf. doc. 28 del fascicolo attori) risulta sostanzialmente identico a quello realizzato e CP_1 utilizzato da (cfr. doc. 7 parte attrice), fatta eccezione per il segno riportato sullo stesso Parte_2
anziché quello della controparte), e, dall'altro, risulta pacifica l'utilizzazione dei Pt_9 medesimi codici clienti e codici prodotto.
Ciò posto, ritiene la Corte che risulti evidente come l'utilizzo del medesimo catalogo e dei medesimi codici possa determinare confusione e che l'asserita inidoneità di tali elementi a determinare di per sé stessi un profilo di particolare attrazione del cliente nella scelta di un prodotto o di un fornitore di esso, sebbene condivisibile, costituisca circostanza diversa dal rischio di confusione.
Risulta, infine, infondato il quarto motivo d'appello incidentale.
In particolare, a fronte dell'allegazine attorea per cui nel corso degli anni 2019 e 2020 CP_1 avrebbe promosso la propria attività allegando falsamente di essere titolare delle Certificazioni “VDE”
pagina 33 di 34 e “UL”, il tribunale ha ritenuto accertato che la predetta società, dopo la cessazione del rapporto di affitto d'azienda, ha continuato a rivendicare nella sua attività promozionale il fatto che i suoi prodotti fossero rispettosi della certificazione VDE (v. doc. 51 attr.), nonostante nell'aprile 2021 lo stesso ente certificatore avesse confermato che essa non aveva ancora conseguito alcuna certificazione (v. doc. 71 attr.), poi formalmente acquisita – come specificato dalla stessa convenuta – solo nel mese di giugno del 2021.
Ebbene, tali circostanze non sono state specifcamente contestante da , la quale si è limitata a CP_1 sostenere una sorta di legittimo utilizzo “fino a settembre 2019” sulla base della cessione operata da in suo favore. Conseguentemente risulta pacifico che la predetta società – Parte_2 avendo acquisito le certificazioni solo nel mese di giugno 2021 ed essendo, in ogni caso, cessato il contratto d'affitto d'azienda alla fine del 2018 - abbia tenuto un comportamento contrario alla diligenza professionale avendo diffuso informazioni ingannevoli ovverosia non rispondenti al vero e idonee ad indurre in errore gli utilizzatori/cosumatori o ad indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.

PQM

la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e , nonché l'appello incidentale proposto da Controparte_10 Parte_3 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 95/2024;
[...]
2) compensa le spese processuali tra le parti;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA IZ LA NE
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