N. R.G. 1479/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Emanuela RIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
C.F. e P.I. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Livia Lanzoni e Massimiliano Brio, elett.te domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), Viale Papiniano 22/B, giusta procura in atti. APPELLANTE contro già e in precedenza in P_ Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Sindico, Federica Spina e Monica Fornengo, elett.te domiciliata presso il loro studio in Torino (TO), Piazza Solferino n. 9, giusta procura in atti. APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3048/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 17/4/2023

pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale:
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa al proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando che le domande formulate da parte attrice sono da rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata:
- Procedere alla riduzione della quantificazione del danno in conformità del criterio equitativo e/o della royalty media come da allegazioni dell'odierno appellante.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e del giudizio di primo grado, nonché delle spese generali, da determinarsi nella misura 15%, IVA e CPA come legge”.

per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, così decidere in via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi e per Pt_1 gli effetti dell'art. 342 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello promosso da ex art. 348bis c.p.c. e, per l'effetto, disporre la discussione orale Pt_1 della causa ex art. 350bis c.p.c.; nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto da per le ragioni esposte nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta e, per l'effetto
- confermare la Sentenza n. 3048/2023 del Tribunale di Milano resa nel procedimento R.G. 29380/2018, pubblicata in data 17.04.2023; con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
successivamente con denominazione sociale Controparte_3 Controparte_2
[... e poi con effetto dal 31/12/2022 (di seguito , conveniva in P_ P_ giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Impresa – la al fine di sentir accertare e dichiarare la contraffazione dei propri marchi Parte_1 registrati, Marchi , mediante la produzione, l'importazione e la P_ commercializzazione di beni con marchi , con conseguente richiesta CP_4 inibitoria e azione risarcitoria. La società attrice chiedeva che venisse ordinato il sequestro e il ritiro dei prodotti sui quali i marchi interferenti erano apposti, che venisse disposta una penale di € 25,00 a pagina 2 di 12 carico della società convenuta per ogni atto commesso in violazione dell'ordine inibitorio e, infine, che venisse condannata la al risarcimento dei danni, ai sensi Parte_1 dell'art. 125 comma 3 c.p.i., con ordine di pubblicazione della sentenza in due giornali di tiratura nazionale e nel sito web istituzionale della stessa società per la durata di giorni sessanta. A fondamento dell'azione proposta, allegava e deduceva: P_
- di essere una società del gruppo leader di mercato nel settore della produzione e CP_2 commercializzazione di abbigliamento per lo sport e il tempo libero, contraddistinto da vari marchi contenenti il segno KAPPA o il segno K, entrambi utilizzati anche su calzature antinfortunistica;

- di essere titolare delle seguenti registrazioni nazionali, internazionali e comunitarie, che includevano anche la classe 9:
- marchio dell'Unione Europea KAPPA n. 3137395 del 02.12.2004, primo rinnovo in data 05.05.2013, depositato il 17.04.2003, classi 03, 09, 16, 18, 25, 28, (doc. 3);
- marchio dell'Unione Europea KAPPA (parola) n. 3137395 rinnovato in data 17.04.2013 (primo deposito 17.04.2003) nelle classi 3, 9, 16, 18, 25 e 28 (doc. 4);
- marchio figurativo registrazione italiana n. 1565243 del
06.11.2013, deposito del 09.04.2013, classi 09, 18, 25 (doc. 5);
- marchio figurativo registrazione italiana n. 1565244 del 06.11.2013, deposito del 09.04.2013, classi 09, 18, 2S5 (doc. 6);
- marchio figurativo registrazione italiana n. 1483317 del 12.04.2012, deposito del 12.10.2011, classi 09, 18, 25 (doc. 7);
- marchio figurativo registrazione italiana n. 1483316 del
12.04.2012, deposito del 11.10.2011, classi 09, 18, 25 (doc. 8);
- marchio figurativo n. 1483318 del 12.04.2012, deposito del
12.10.2011, classi 09, 18, 25 (doc. 9);
- marchio 4WORK registrazione italiana n. 1555452 del 07.08.2013, deposito del
09.01.2013, classe 09 (doc. 10);
- marchio figurativo registrazione internazionale n. 1179149 del 31.07.2013, classi 09, 18, 25, designante l'Unione Europea e, quindi, anche l'Italia (doc. 11);
- marchio figurativo registrazione internazionale n. 1179153 del 31.07.2013, classi 09, 18, 25, designante l'Unione Europea e, quindi, anche l'Italia (doc. 12);
- che i marchi erano utilizzati in tutte le loro varianti, per contraddistinguere P_ anche articoli di protezione sul lavoro, in particolare scarpe di protezione sul lavoro e abbigliamento (doc.13);
pagina 3 di 12 - che tali marchi avevano acquisito rinomanza in Italia, nell'Unione Europea e in vari paesi extracomunitari, di avere utilizzato, nel territorio italiano, i marchi sin dall'anno 2003 e che i relativi prodotti erano stati pubblicizzati tramite internet, con sponsorizzazioni sportive presenti in trasmissioni televisive ed eventi sportivi;

- che nel settore di riferimento (classe 9), relativo a scarpe per la protezione sul lavoro, i marchi avevano una diffusione risalente e che tutti i marchi, come sopra P_ elencati, godevano di un'autonoma capacità distintiva;

- che il marchio della società convenuta n. 0001599514 ( registrato in data 24.06.2014 con domanda depositata in data 29.10.2013), rivendicava la classe 09
“scarpe protettive contro incidenti e infortuni” e violava i diritti anteriori dei marchi
, utilizzando la stessa associazione tra la parola/lettera K e il segno “WORK”, P_ ossia un segno che creava un'associazione immediata con gli elementi distintivi del marchio prioritario;

- che la presenza di tali prodotti destinati allo stesso mercato, con un segno confondibile con quello prioritario , in violazione dell'art. 20 c.p.i. lett. b) le P_ aveva arrecato un grave pregiudizio;

- che il danno subito poteva essere liquidato secondo i criteri di cui all'art.125 comma 3 c.p.i..

2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte Parte_1 da P_
La società convenuta allegava e opponeva:
- di operare con proprio marchio dal 10.03.1992 nel settore di vendita all'ingrosso e produzione di materiale antinfortunistico, nello specifico abbigliamento;
Parte_
- di avere acquistato in data 20.07.2012, unitamente alla sua partecipata , la società
attiva nella fabbricazione di tomaie per calzature e prodotti affini e Controparte_5 complementari nel settore delle calzature;

- che nel 2013 la convenuta aveva registrato il marchio;

- che i marchi azionati da parte attrice, caratterizzati dalla lettera K, erano marchi deboli, poiché costituiti da lettere dell'alfabeto e per l'assenza di una particolare caratterizzazione grafica del segno K;

- che il marchio della società convenuta non conteneva la parola , ma solo la P_ lettera K e la parola WORK e che graficamente i propri marchi non potevano essere confusi con quelli della società attrice;

- che la riconoscibilità del marchio azionato dall'attrice, conosciuto in Italia come “robe di , normalmente era accompagnato dalla “figurina” di un uomo e di una donna, P_ accostati di spalle, e si collegava ad un settore merceologico estraneo all'abbigliamento protettivo e agli accessori per l'antinfortunistica;
pagina 4 di 12 - che non era prospettabile un danno commerciale da parte di poiché la P_ società attrice aveva agito in proprio, senza prospettare alcuna partecipazione agli utili, pur avendo concesso il marchio in licenza a terzi, con fabbricazione degli articoli e loro commercializzazione in via esclusiva svolta dalla
[...]
; Controparte_6
3. Il Giudice di primo grado, ordinato alla società convenuta l'esibizione in giudizio, ex artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., delle scritture contabili relativamente alle scarpe di protezione a marchio , aveva dato corso a CTU diretta ad accertare e CP_4 determinare:
- l'entità del fatturato realizzato dalla con la vendita dei prodotti Parte_1 antinfortunistici a marchio oggetto di causa;
CP_7
- la misura della royalty media di settore per licenze d'uso esclusive e/o non esclusive di marchio in ambito nazionale;

- il margine operativo lordo conseguito da con la vendita dei prodotti Parte_1 antinfortunistici a marchio CP_7

4. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa accoglieva le domande della società attrice nei seguenti termini: (i) accertava l'avvenuta contraffazione dei marchi azionati da parte attrice ( , P_
, , , , ) da parte della società convenuta mediante l'uso del segno;
(ii) inibiva alla società convenuta qualsiasi utilizzo, nella commercializzazione Parte_1
di abbigliamento, calzature e accessori antinfortunistici, del segno e di ogni altro simile confondibile con i marchi ( , , , P_
, , ) azionati in causa da parte attrice;

(iii) determinava in € 25,00 la penale per ogni prodotto commercializzato in violazione dell'ordine inibitorio, dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
(iv) ordinava il ritiro dal commercio delle calzature antinfortunistiche di parte convenuta recanti il segno;

(v) condannava la società convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 355.777,62, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
(vi) rigettava ogni diversa domanda.
Il Giudice di primo grado osservava e riteneva:
pagina 5 di 12 - che il marchio utilizzato dalla società convenuta era interferente, ex art. 20 lett. b) c.p.i., con tutti i marchi azionati da parte attrice ( , , P_
, , , ) per la somiglianza tra i segni e per l'identità dei prodotti sui quali i marchi erano apposti (nel caso della società attrice tramite l'attività commerciale della licenziataria);
- che sussisteva sia una somiglianza grafica, per la presenza del segno K (anche quale lettera iniziale della parola Kappa) e del segno work (presente quest'ultimo nella maggior parte dei marchi azionati da parte attrice) sia una somiglianza fonetica “kappa”, ove la pronuncia inglese del segno K, indicata dalla società convenuta, appariva meramente eventuale, e non idonea a escludere la pronuncia con fonetica italiana del segno;

- che la circostanza che i marchi di parte attrice venissero utilizzati da terzo licenziatario, nella commercializzazione delle calzature antinfortunistiche, non privava la società attrice della legittimazione ad agire in quanto titolare dei marchi azionati, avendo al più, tale circostanza, effetti solo in ordine al profilo risarcitorio;

- che la data di deposito dei marchi azionati da parte attrice, ex art.12 c.p.i., risultava anteriore al 29.10.2013 e che quanto genericamente allegato dalla in ordine ad Parte_1 un uso del proprio marchio in epoca anteriore non aveva trovato riscontro probatorio;

- che le conclusioni a cui era pervenuto il CTU risultavano condivisibili e che il danno patrimoniale subito dalla società attrice poteva essere liquidato nel complessivo importo di € 355.777,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, avuto riguardo al criterio della royalty ragionevole;

- che doveva, infine, trovare accoglimento la richiesta di pubblicazione della sentenza sul sito web della società convenuta per un periodo di trenta giorni.
5. ha proposto appello, concludendo come in epigrafe riportato. Parte_1
I motivi censurano la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno e dalla pag. 3 e ss. dell'atto di appello sono così rubricati:
- omessa considerazione di rilievi essenziali ai fini della determinazione del danno- erronea applicazione del criterio equitativo;

- erronea determinazione del danno anche in considerazione dell'applicazione del criterio equitativo.

6. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. P_
342 e 348 bis cpc e, nel merito, l'infondatezza di motivi di impugnazione.

7. La causa, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 352 cpc, è stata decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata. pagina 6 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE

8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”¹. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una significativa novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto da sono state individuate le statuizioni Parte_1 contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del Tribunale di Milano, a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte, in prima udienza, ha dato corso alla trattazione dell'appello.

9. I motivi di appello sono strettamente connessi e vengono dalla Corte esaminati congiuntamente. Parte appellante contesta la quantificazione del danno patrimoniale per le seguenti ragioni:
- ha contestato al Giudice di primo grado di non aver considerato, nella liquidazione equitativa del danno, le “circostanze del caso”, ossia che aveva utilizzato il Parte_1 ¹ Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 7 di 12 marchio per vendere a propri clienti storici e che aveva cominciato a produrre CP_4 calzature solo con l'acquisizione di “ ”; CP_5
- ha lamentato la mancata applicazione dei principi che regolano l'onere della prova del danno ex artt. 1223 e ss. cod. civ. nonché l'applicazione dell'indice di royalty medio generico (sull'abbigliamento) e non invece di quello relativo al settore specialistico dell'antinfortunistica;
- ha eccepito la mancata indicazione della royalty mediamente applicata. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di restituzione degli utili della società attrice, dopo aver accertato la violazione del diritto di esclusiva ex art. 20 lett. b) c.p.i. da parte della società convenuta, attuando correttamente il disposto dell'art. 125 comma
3 c.p.i.
Premesso che la società appellante ha circoscritto l'impugnazione alla statuizione sul danno e che parte appellata non ha proposto appello incidentale, nella dichiarata ottica di ragionevolezza e di evitare il prolungarsi del contenzioso², deve ritenersi formato il giudicato in ordine:
-all'accertamento della contraffazione dei Marchi (capo 1); P_
- all'inibitoria a di qualsiasi utilizzo del marchio e ogni altro segno Parte_1 CP_4 confondibile con i Marchi (capo2); P_
- alla fissazione della penale (capo 3);
- al ritiro dal mercato dei beni indicati al capo 4.
Ai sensi dell'art. 125 c.p.i., il titolare del marchio ha diritto al risarcimento del danno se sussiste dolo o colpa del contraffattore. Il comma 3 della disposizione così recita: “In ogni caso il titolare del diritto SO può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che “il titolare del diritto SO ha la facoltà di chiedere in luogo del risarcimento del lucro cessante la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che rispetto agli utili realizzati dal contraffattore sia corrisposto un suo mancato guadagno”³. La domanda di retroversione degli utili conseguiti mediante la contraffazione, a norma dell'art. 125 c.p.i., non può essere considerata “dipendente” dall'accertamento sul lucro cessante e sulla liquidazione di esso, essendo pacificamente non un criterio per tale liquidazione, ma una sanzione autonoma che dev'essere chiesta dal titolare del diritto SO (come ha fatto) e che sarebbe dovuta “in ogni caso”, come recita testualmente la normativa di riferimento. Il comma 3 dell'art. 125 c.p.i. introduce la possibilità, per il titolare del diritto SO, di ottenere, a sua richiesta, a carico del contraffattore anziché il risarcimento commisurato al lucro cessante (determinato in misura pari alla royalty ragionevole, previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ovvero in misura pari al suo mancato guadagno effettivo, previsto dal comma 1), il risarcimento commisurato all'importo dei profitti realizzati dall'autore della violazione, quand'anche superiore all'importo del suo mancato guadagno. Dunque, ai fini della valutazione della retroversione degli utili del contraffattore di un marchio registrato, è possibile prescindere dalla prova, secondo le regole ordinarie, di aver subito un pregiudizio sotto forma di lucro cessante. Come osservato da parte appellata, il comma secondo dell'art. 125 c.p.i. prevede che la liquidazione del danno possa essere assicurata con una somma complessiva desunta dagli atti di causa, e sulla base delle presunzioni che ne derivano, mentre il criterio di liquidazione previsto al comma terzo contempla la possibilità, per il titolare del diritto SO , di chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore P_
( in alternativa al lucro cessante. Parte_1
Il Tribunale di Milano, in linea con tali principi, ha accolto la domanda di restituzione degli utili avanzata dalla società attrice, ancorando la decisione ai criteri valutativi dati dalla perdita di profitto della titolare della privativa, e agli utili realizzati da P_ unitamente alla royalty, nel prosieguo meglio indicata. Parte_1
In particolare il Giudice di primo grado, dopo aver accertato che la società attrice aveva concesso in licenza a terzi l'uso dei sopra citati marchi, ha ritenuto di doversi procedere
“avendo riguardo agli elementi offerti dal criterio della cosiddetta royalty ragionevole, potendosi ritenere individuabile nella stessa il limite del danno subito da parte attrice in assenza di specifica prova – il cui onere grava su parte attrice – di un danno patrimoniale di maggiore entità”(pag. 10 sentenza impugnata). Ha conseguentemente liquidato i danni in via equitativa:
- facendo ricorso ai criteri fissati dall'art. 125 c.p.i.⁴ e adottando il criterio residuale prescritto al comma 3 della disposizione citata. - ha utilizzato i parametri corrispondenti ad una royalty media del settore dell'abbigliamento pari a circa il 6,00%, individuata in misura superiore a quella che sarebbe stata applicata in caso di rapporto contrattuale tra le parti (5,70%) e ha considerato il fatturato realizzato da dal 2013, anno di deposito del marchio Parte_1 contestato (29.10.2013), sino al 2018, anno in cui sono state ravvisate le condotte illecite (pari a € 5.919.627,00). La Corte condivide tali conclusioni. La sentenza impugnata ha riconosciuto un danno patrimoniale nella misura di € 355.777,62 applicando il tasso di royalty del 6% sul fatturato della società appellante e muovendo dal notevole incremento del fatturato che la società appellante aveva registrato negli anni 2013/2018. Alla pag. 43 della relazione peritale definiva, il CTU ha riportato il riepilogo aggregato del fatturato della società appellante negli anni sopra indicati:
“Il fatturato da con la vendita delle scarpe antinfortunistiche a marchio Parte_1 [...] oggetto di causa è il seguente” CP_7
Il fatturato realizzato dalla società è stato calcolato sulla base della Parte_1 documentazione presente agli atti, nonché della documentazione aggiuntiva prodotti dalle parti (bilanci di verifica sino all'anno 2018). Il CTU ha preso atto della mancata produzione da parte di dei dati relativi al Parte_1
2019 e del primo semestre del 2020 e ha appurato che la royalty media del settore di riferimento (abbigliamento) era pari al “5,70% del ricavo della vendita in ambito europeo per licenze d'uso esclusivo, valore che peraltro non si discosta molto da quello risultante a livello mondiale”⁵. Il Tribunale di Milano ha recepito le conclusioni del CTU e ha calcolato il danno con riferimento alla royalty ragionevole, “individuata in misura superiore a quella che sarebbe stata applicata in caso di rapporto contrattuale delle parti” (pag. 11 della sentenza impugnata), nella misura del 6%. La Corte condivide le conclusioni della sentenza impugnata e ritiene corretto l'utilizzo, della percentuale del 6%, corrispondente al valore massimo degli usi di mercato. ⁵ Pag. 43 della CTU: pagina 10 di 12 L'utilizzo del criterio della “royalty ragionevole” (criterio c.d. residuale) è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul risarcimento del danno invocato ex art. 125 co. 3 c.p.i., che “va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale” - “In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”⁶. Quanto ulteriormente opposto dalla società appellante, la Corte osserva:
-sull'eccepita mancata indicazione della royalty del settore calzaturiero specifico dell'“antinfortunistica”, il CTU nominato ha espressamente indicato le ragioni di ordine tecnico, sulla scorta della letteratura scientifica nazionale e internazionale, per le quali non era stato possibile reperirla;
significativo è quanto riportato dalla pag. 21 e ss. della relazione peritale definitiva e che si riporta: “il Ctu ha dapprima tentato di identificare, anche mediante diverse pubblicazioni, quale potesse essere la misura della royalty media richiesta;
si sono però incontrate palesi difficoltà a reperire informazioni e dati validi in tal senso, soprattutto in relazione al settore calzaturiero ed alla particolare branchia dello stesso (scarpe antinfortunistiche a marchio). Le pubblicazioni in materia, anche di carattere internazionale, non forniscono dati specifici di settore ma includono il settore calzaturiero all'interno di quello più ampio dell'abbigliamento (o Apparel & Textiles nelle pubblicazioni in lingua inglese). La royalty media del settore abbigliamento (Apparel and Textiles in inglese), che comprende quello calzaturiero, sia mediamente pari al 5,70% del ricavo di vendita in ambito europeo per licenze d'uso esclusivo”;
- quanto alle invocate “circostanze del caso concreto”, l'appellante non ha dato il giusto rilievo alla disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 125 c.p.i. che, come in precedenza ricordato, consente una liquidazione del danno sulla base degli elementi indiziari offerti dall'impresa che ha subito il pregiudizio per l'associazione fra i due segni, non essendo in discussione che il marchio - ritenuto identico o simile ai marchi di CP_4 P_
[... ( , , , , , P_
) - era stato apposto a prodotti (scarpe di tipo antinfortunistico), identici o affini a quelli sui quali erano apposti i marchi della società appellata, con conseguente confusione per il pubblico per il rischio di associazione fra i due segni;

- il criterio della royalty previsto dall'art. 125 comma 2 c.p.i corrisponde ad un corrispettivo meramente virtuale e costituisce ex lege un minimo obbligatorio. ⁶ Cass. n. 5666/2021. pagina 11 di 12 È da considerarsi infondata la prospettazione dell'appellante, in base alla quale la confusione tra i marchi non possa essersi determinata in concreto, in quanto ciò che rileva, si ribadisce, è la verosimiglianza dei marchi e dei relativi prodotti associati, con una liquidazione del danno operata dal Tribunale di Milano in via equitativa in misura, al di sotto del quale, a parere della Corte, sarebbe risultato iniqua a fronte della contraffazione rilevata.
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in € 355.777,62), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM 147/2022 per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria non tenutasi. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
3048/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa;

- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 P_ che liquidata in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre accessori di legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012. Così deciso in Milano il 13/11/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ² Comparsa di costituzione pag. 23. ³ Cass. civ. n. 21832/ 2021. pagina 8 di 12 ⁴ I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall'art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare;
2) alla retroversione degli utili del contraffattore;
3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest'ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri. Pertanto, l'art. 125 c.p.i. consente al danneggiato di scegliere tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa;
b) indennizzo previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile o come criterio residuale. pagina 9 di 12