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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 714/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA UMBERTO, 143, presso lo studio dell'avvocato
GAETANO FRANCHINA, che unitamente e disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI RICCIOLI, la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , Controparte_1 PartitaIVA_2
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CONSERVATORIO, 17, presso lo studio degli avvocati
VINCENZO JANDOLI e DARIO PALMAS, che la rappresentano e difendono giusta procura notarile allegata alla comparsa di costituzione d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: brevetto – contraffazione – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni altra Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente, in via istruttoria, disporsi la consulenza
tecnica d'ufficio, già richiesta nel rispetto dei termini di rito nel corso primo grado del presente
giudizio e reiterata dapprima all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi innanzi al
Tribunale di Milano in data 23 marzo 2022 e poi con l'atto di appello introduttivo del presente
gravame, volta ad accertare: - la mancanza dei requisiti di novità e attività inventiva del brevetto della
EP 2084097 B1, alla luce delle invenzioni anteriori al deposito della domanda di brevetto e, CP_1
precisamente: • US3263834 (pubblico dal 2 agosto 1966); • US3452888 (pubblico dal 1 luglio 1969); •
US452479 (pubblico dal 5 giugno 1984); • US5918923 (pubblico dal 6 luglio 1999); • NL8501455
(pubblico dal 16 dicembre 1986); • JP3002727U (rilasciato il 4 ottobre 1994); • GB1241818 (pubblico
dal 4 agosto 1971); • US2862756 (pubblico dal 2 dicembre 1958); • US3527495 (pubblico dal 8
settembre 1970); • US5863086 (pubblico dal 26 gennaio 1999); • US4703968 (pubblico dal 3
novembre 1987); - la mancanza del requisito dell'inventiva industriale del brevetto EP CP_1
2084097 B1 alla luce della closest prior art sussistente al momento del deposito della domanda;
- nel
merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, n. 1092/2023 resa in data 23 giugno
2022 e pubblicata il 10 febbraio 2023, in esito al giudizio rubricato sotto il n. R.G. 34869/2018, per le
ragioni esposte nella parte motivata di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto:
1 - dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 76, co. 1 lett. a e b), 46, 48 e 51 c.p.i, la frazione pagina 2 di 25 italiana del brevetto EP 2084097 B1, depositato il 2 novembre 2007, concesso in data 12 CP_1
gennaio 2011 e validato in Italia, con deposito della traduzione 12446 BE/2011, in data 31 marzo
2011, con titolo “Sistema di presa per oggetti”, limitato ai sensi dell'art. 79 c.p.i. con istanza del 15
gennaio 2018, concessa in data 17 gennaio 2018, sia con riferimento alla rivendicazione indipendente
n. 1 sia con riferimento alle rivendicazioni dipendenti da n. 2 a n. 8, per mancanza dei requisiti di
novità e attività inventiva e, quanto alla rivendicazione n. 2, anche per insufficiente descrizione ai sensi
dell'art. 51 c.p.i.; 2 - revocare l'inibitoria resa con ordinanza del Tribunale di Catania in data 25
maggio 2018, che impedisce la produzione, esportazione, importazione, commercializzazione,
pubblicizzazione, in qualunque forma dei dispositivi Idrojet relativi al brevetto EP '097; 3 - rigettare
tutte le domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto,
comprese le domande di condanna al ritiro dal commercio di dispositivi relativi al brevetto EP Pt_1
'097, condanna al pagamento di una penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione dei
provvedimenti giudiziali emessi nell'impugnato giudizio, condanna al risarcimento del danno, incluso
il danno morale, anche equitativamente determinato, oltre rivalutazione e interessi: - con vittoria di
spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da porsi a carico delle società appellata.
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano così giudicare: Controparte_1
rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con rifusione Pt_1
di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.07.2018, ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano – Parte_1
Sezione Imprese nei confronti di chiedendo che venisse dichiarata la Controparte_1
nullità del brevetto EP di titolarità di quest'ultima, depositato il 2 novembre 2007, CP_2
concesso in data 12 gennaio 2011 e validato in Italia in data 31 marzo 2011, a seguito del deposito della traduzione, successivamente limitato con istanza del 15.01.2018, concessa in data 17.01.2018, avente pagina 3 di 25 titolo “Sistema di presa per oggetti” per mancanza dei requisiti della novità, della altezza inventiva e della sufficiente descrizione. A fondamento della sua domanda, l'attrice asseriva: 1) di essere una società attiva nel campo della produzione e commercializzazione di macchine industriali per la pulizia,
il trasporto e l'estrazione di scambiatori termici, di macchine per il taglio abrasivo e di dispositivi per la demolizione e la rimozione del calcestruzzo;
2) che con ricorso ex artt. 126 e ss c.p.i. e 700 c.p.c.,
depositato il 25.09.2017, aveva agito davanti al tribunale di Catania per Controparte_3
chiedere la descrizione, l'inibitoria e il sequestro dei sistemi di presa e/o sollevatori di fasci di tubi asseritamente da lei realizzati, nonché il sequestro della relativa documentazione, asserendo che parte resistente stava producendo dei dispositivi in violazione del proprio brevetto EP 2084097 B1; 3) che, in accoglimento di tale ricorso, veniva autorizzata, con decreto inaudita altera parte, la descrizione, a seguito della quale, in relazione alla domanda di inibitoria, veniva disposta apposita CTU;
4) che, con ordinanza del 25.05.2018, il tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle domande cautelari svolte, confermava il decreto di descrizione e, in accoglimento della domanda inibitoria previo accertamento dell'asserita contraffazione, inibiva alla resistente la produzione e la commercializzazione di sistemi di presa in violazione del brevetto de quo, fissando una penale di €
40.000,00 per ogni violazione, rigettando, invece, la richiesta di sequestro, in quanto non erano stati rinvenuti né le macchine asseritamente interferenti, né, tanto meno, i disegni progettuali;
5) che il giudice del procedimento cautelare non fissava un termine per la introduzione del giudizio di merito;
6)
di avere comunque notificato l'atto di citazione, introducendo così il giudizio di merito, perché venisse accertata la nullità del brevetto azionato per mancanza dei requisiti di novità, di altezza inventiva e di sufficiente descrizione;
7) che, infatti, per quanto concerneva il primo requisito, non era condivisibile la decisione del giudice del cautelare fondata sulla CTU, la quale non aveva tenuto conto di tutti i precedenti brevetti allegati da parte del suo CTP volti a provare la carenza di tale requisito, essendo esso stato anticipato da altri brevetti che avevano risolto problemi tecnici identici e, in particolare, i brevetti US3263834 (pubblico dal 2 Agosto 1966), US3452888 (pubblico dal 1 Luglio 1969),
pagina 4 di 25 US452479 (pubblico dal 5 Giugno 1984), US5918923 (pubblico dal 6 Luglio 1999), NL8501455
(pubblico dal 16 Dicembre 1986), JP3002727U (rilasciato il 4 Ottobre 1994), GB1241818 (pubblico dal 4 Agosto 1971), US2862756 (pubblico dal 2 Dicembre 1958), US3527495 (pubblico dal 8
Settembre 1970), US5863086 (pubblico dal 26 Gennaio 1999) e US4703968 (pubblico dal 3 Novembre
1987); 8) che, inoltre, il brevetto de quo era comunque nullo per mancanza del requisito dell'altezza inventiva, in quanto, sul punto, non era condivisibile la CTU, su cui si era fondata la ordinanza, poiché
essa appariva lacunosa in diversi punti, alla luce delle linee guida dell'EPO, non facendo applicazione del principio problem and solution approach; 9) che, infine, il brevetto de quo era nullo per mancanza del requisito della sufficiente descrizione, ex art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i. 2; 10) che, comunque, non era configurabile alcuna ipotesi di interferenza con le macchine da lei prodotte.
si era costituita in giudizio contestando quanto asserito da controparte e CP_1 CP_1
svolgendo, in via riconvenzionale, domanda volta alla conferma del provvedimento cautelare di inibitoria e alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente causatole. A fondamento delle sue eccezioni e domande, parte convenuta affermava: 1) che il Gruppo a cui apparteneva era uno tra i principali produttori e fornitori a livello mondiale nel settore di macchinari per impianti industriali,
quali gru, muletti, piattaforme aeree, mezzi per la movimentazione di container, e di occuparsi, nella divisione interna, di estrazione, inserimento/infilaggio, trasporto e pulizia di scambiatori di calore industriale a fascio tubiero, ossia di un'apparecchiatura che realizzava lo scambio di energia termica fra due fluidi aventi temperature diverse;
2) di produrre e fornire anche macchinari per consentire la sostituzione e la pulizia di tali scambiatori e, in particolare, sollevatori idonei a prelevare e movimentare gli scambiatori una volta estratti, per appoggiarli in un punto adatto per la manutenzione o su un mezzo di trasporto per la sostituzione;
3) che tali scambiatori, pesando decine di tonnellate ed essendo composti da singoli tubi relativamente fragili, da movimentare con la massima cautela,
necessitavano di mezzi per sollevarli senza danneggiarli;
4) che il brevetto de quo si inseriva in questo ambito, essendo in sostanza rappresentato da una grossa “pinza” che doveva svolgere la funzione di pagina 5 di 25 sollevatore, ossia un dispositivo di presa per scambiatori di calore;
5) che, a differenza di altri sistemi noti, esso forniva una soluzione versatile e adattabile alle varie dimensioni degli oggetti da movimentare, tanto da essersi guadagnato un significativo successo commerciale, rappresentando uno dei brevetti più diffusi sul mercato ed essendo risultato vincitore del premio per l'innovazione conferito dall' nel 2008; 6) di essere venuta a sapere, nell'ottobre 2016, che aveva prodotto per una CP_4 Pt_1
cliente taiwanese della stessa un dispositivo di presa di scambiatori di calore, che Persona_1
riproduceva proprio l'insegnamento di poi formalmente venduto attraverso la società maltese Per_2
“vicina” a 7) che tale dispositivo era stato poi rinvenuto online sia sul profilo Pt_1 CP_5
Facebook di un allora dipendente prima della spedizione, sia sul sito della cliente taiwanese Pt_1
dopo l'installazione; 8) di essere venuta a sapere, nel luglio 2017, che aveva offerto un Pt_1
macchinario del tutto simile anche a una società ecuadoregna nell'ambito di una gara d'appalto; 9) che,
in occasione degli accertamenti tecnici autorizzati dal giudice catanese a seguito del ricorso cautelare proposto, a causa di un disguido tecnico della cancelleria che aveva comunicato a controparte il decreto
inaudita altera parte prima della sua notifica al momento dell'accesso, evitando così l'effetto sorpresa,
era riuscita a sottrarre agli accertamenti del CTU il dispositivo contestato e i documenti Parte_1
concernenti, negando in un primo tempo di aver mai prodotto o commercializzato tale macchinario;
10)
che il tribunale di Catania aveva, comunque, accolto le sue richieste, ma, in considerazione delle dichiarazioni del legale rappresentante di di non voler produrre e commercializzare in Parte_1
futuro il macchinario contestato, aveva ritenuto soddisfacente l'inibitoria ottenuta, senza chiedere alcun risarcimento del danno;
11) che, in merito a tale giudizio, le contestazioni svolte da parte attrice in ordine alla validità del brevetto erano infondate;
12) che, invece, era fondato il suo diritto a ottenere la conferma della ordinanza cautelare, previo accertamento dell'interferenza tra i prodotti, e il risarcimento del danno.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 1092/2023, pubblicata in data 10.02.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e, in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, ha pagina 6 di 25 confermato la ordinanza cautelare, con applicazione della penale, e ha condannato al Pt_1
risarcimento del danno per la somma complessiva di € 148.770,97 e al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della Parte_1
esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA NON HA DICHIARATO NULLO IL BREVETTO ALLA LUCE
DELL'INCOMPLETO ESPLETAMENTO DEL MANDATO PERITALE, NON DISPONENDONE IL RINNOVO;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA DI
CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA HA CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA
BASE DI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE ERRATI.
si è costituita anche nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
La Corte di appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 10.07.2024 per la remissione della causa al Collegio, previa concessione di termini, poi rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella del 22.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA NON HA DICHIARATO NULLO IL BREVETTO ALLA LUCE
DELL'INCOMPLETO ESPLETAMENTO DEL MANDATO PERITALE, NON DISPONENDONE IL RINNOVO;
pagina 7 di 25 2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA DI CP_6
CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA CP_6
BASE DI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE ERRATI.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno dichiarato che: “Il collegio, in questa sede, ritiene inutile la rinnovazione della c.t.u., in
quanto la stessa dovrebbe necessariamente basarsi sugli stessi elementi già presi in
considerazione dall'ing. , dal momento che, anche all'esito dell'ordine di esibizione Per_3
emesso con l'ordinanza collegiale non sono stati forniti dati rilevanti […] All'esito di questo
giudizio, l'attrice lamenta che il c.t.u., nel procedimento cautelare, non ha esaminato tutte le
anteriorità dalla medesima indicate. Tuttavia, nell'atto di citazione, ove la stessa afferma di
aver deciso di intraprendere il giudizio di merito al fine di far dichiarare la nullità del brevetto,
non c'è alcun accenno all'incompletezza dell'indagine compiuta dal c.t.u., limitandosi l'attrice
a fornire quella che, a suo parere, è l'esatta interpretazione della rivendicazione principale 1 di
La stessa rileva infatti che la parte finale della rivendicazione 1, che recita: “…prima Per_2
di impegnare detto scambiatore di calore ed affinché lo scambiatore venga racchiuso”, riferita
all'effettuazione della regolazione dell'angolo del braccio snodabile, rappresenta la fase di un
procedimento e, dato che la rivendicazione 1 è invece di prodotto, essa non può riguardare una
caratteristica strutturale del dispositivo rivendicato, limitante e in grado di distinguerlo
dall'arte nota. Sul punto, la convenuta ha correttamente replicato che la stessa obiezione era
stata sollevata nel procedimento cautelare e che il c.t.u. aveva escluso la bontà di tale
interpretazione, reputando che “la caratteristica 1.9 vada considerata come una limitazione
funzionale che esprime una idoneità del dispositivo a svolgere una determinata funzione, che
pagina 8 di 25 nel caso specifico è quella di regolare la posizione angolare reciproca delle due parti dei
bracci di presa per poterla adattare alle dimensioni del carico prima di impegnare l'oggetto.
Pertanto, un documento anteriore che divulga un dispositivo idoneo a consentire la regolazione
della posizione angolare reciproca di due parti di un braccio di presa verrà ritenuto pertinente
per la caratteristica 1.9 della rivendicazione 1 del brevetto EP 097 se tale regolazione può
avvenire prima di impegnare l'oggetto senza ostacolare la successiva presa dell'oggetto”. In
ogni caso, le contestazioni dell'attrice riferite alle anteriorità non esaminate sono generiche,
perché non specificano le ragioni per le quali esse priverebbero di validità il brevetto. Il
collegio, così come il giudice della cautela in precedenza, reputa che le motivazioni espresse
dal c.t.u. in merito alla validità del brevetto siano condivisibili, perché sorrette da puntuali
riscontri tecnici ed esenti da vizi logici. Il tribunale, pertanto, le fa proprie”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto la motivazione di rigettare la domanda volta a fare dichiarare la nullità del brevetto si fonda sui risultati di una
CTU che presenta molte lacune, essendo basata su un esame di soli 4 brevetti anteriori rispetto agli 11 indicati. Sarebbe, inoltre, errato l'accertamento effettuato in ordine alla sussistenza del requisito dell'altezza inventiva, non essendosi il CTU attenuto al metodo del c.d. “problem and
solution approach”. L'appellante insiste, infine, ai fini della dichiarazione di nullità del brevetto, nella mancanza del requisito della sufficiente descrizione.
Tale motivo è infondato.
Ai fini di un corretto inquadramento dell'impugnazione svolta, la Corte rileva, in via preliminare, che oggetto del brevetto de quo riguardava, inizialmente, un dispositivo di presa di oggetti, come a esempio scambiatori di calore di varie dimensioni, che comprendono un fascio di tubi passanti, i quali si estendono fra due piastre terminali.
pagina 9 di 25 Questo trovato comprende un sistema dotato di almeno due bracci di presa mobili l'uno rispetto all'altro per racchiudere fra essi l'oggetto, nonché un meccanismo di comando collegato ad almeno uno dei suddetti bracci per chiudere o aprire tale dispositivo.
Il brevetto EP 097 evidenzia come nei dispositivi di tale tipo ciascuno dei bracci di presa sia realizzato in un unico pezzo piegato o curvato in modo da poter racchiudere un oggetto allungato. Il problema tecnico che EP'097, dunque, ha inteso risolvere è quello di evitare che gli oggetti, aventi una circonferenza esterna minore di quella del cerchio descritto dai bracci di presa (quando questi ultimi sono chiusi), possano rotolare o scorrere e gli oggetti, aventi una circonferenza esterna maggiore di quella del suddetto cerchio, non possano essere racchiusi completamente dai bracci di presa. Scopo di questo brevetto è, dunque, quello di prevedere un dispositivo di presa che risulti più versatile, adattabile alle dimensioni dell'oggetto da manipolare, consentendo così di racchiudere saldamente oggetti di dimensioni sia piccole che grandi.
Le caratteristiche essenziali del dispositivo del brevetto EP'097 sono quelle descritte nella rivendicazione 1: “1) Dispositivo (1) per impegnare oggetti (6), come scambiatori di calore di
varie dimensioni, che comprendono un fascio di tubi passanti che si estendono fra due piastre
terminali, detto dispositivo comprendendo almeno un sistema di presa dotato di: - almeno un
primo ed un secondo braccio di presa (7), almeno uno dei quali è mobile rispetto all'altro
braccio di presa per impegnare tra di loro almeno un oggetto (6), e;
- un meccanismo di
comando (15) collegato ad almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa per chiudere
e/oppure aprire il sistema di presa come necessario;
in cui almeno uno di detti primo e secondo
braccio di presa comprende una prima parte (9) del braccio di presa che è imperniata all'altro
braccio di presa, ed una seconda parte (10) del braccio di presa che è collegata alla prima
parte (9) del braccio di presa comandata e che forma la parte terminale del braccio di presa,
pagina 10 di 25 caratterizzato dal fatto che la prima e la seconda parte del braccio di presa sono disposte per
venire regolate l'una rispetto all'altra, affinché la configurazione di detti bracci di presa possa
venire regolata a seconda del diametro dell'oggetto da impegnare prima di impegnare detto
oggetto e affinché l'oggetto venga racchiuso”.
È documentalmente provato che parte appellata, in data 15 gennaio 2018, abbia depositato all'UIBM, ai sensi dell'art. 79 c.p.i., istanza di limitazione dell'ambito di protezione del brevetto EP'097, accolta in data 17 gennaio 2018, con la conseguenza che, al momento, la rivendicazione 1 prevede: “
1.1 Dispositivo (1) per impegnare scambiatori di calore (6) di varie
dimensioni, 1.2 che comprendono un fascio di tubi passanti che si estendono fra due piastre
terminali 1.3 detto dispositivo comprendendo almeno due sistemi di presa, detti almeno due
sistemi di presa essendo dotati di:
1.4 almeno un primo ed un secondo braccio di presa (7),
almeno uno dei quali è mobile rispetto all'altro braccio di presa per impegnare fra di loro
almeno uno scambiatore di calore (6), e 1.5 un meccanismo di comando (15) collegato ad
almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa per chiudere e/oppure aprire il sistema di
presa come necessario, 1.6 in cui almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa
comprende una prima parte (9) del braccio di presa che è imperniata all'altro braccio di presa,
1.7 ed una seconda parte (10) del braccio di presa che è collegata alla prima parte (9) del
braccio di presa comandata e che forma la parte terminale del braccio dì presa, 1.8 la prima e
la seconda parte del braccio di presa essendo imperniate insieme ed azionate da un
meccanismo di regolazione (12) disposto tra detta prima e detta seconda parte del braccio di
presa 1.9 per regolare l'angolo tra detta prima e detta seconda parte del braccio di presa, a
seconda del diametro dello scambiatore di calore da impegnare, prima di impegnare detto
scambiatore di calore ed affinché lo scambiatore venga racchiuso”.
pagina 11 di 25 Ulteriori caratteristiche del dispositivo sopra descritto sono definite nelle rivendicazioni dipendenti dalla prima, le quali prevedono:
“2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, comprendente inoltre almeno un elemento di
collegamento tra detti almeno due sistemi di presa (4, 5).
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui un supporto (16) è disposto tra due bracci di
presa (4, 5) corrispondenti per supportare su di questo lo scambiatore di calore.
4. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui almeno uno di detto meccanismo di comando
(15) e detto meccanismo di regolazione (12) può venire azionato selettivamente per mezzo di
una fonte di energia idraulica.
5. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui il meccanismo di regolazione (12) comprende
un cilindro che si estende fra e agisce sulle parti del braccio di presa.
6. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui detto meccanismo di comando (15)
comprende un cilindro.
7. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui il meccanismo di comando (15) comprende un
collegamento (18) che è imperniato al primo ed al secondo braccio di presa, che può definire
una configurazione a parallelogramma in combinazione con i bracci di presa, nonché un
elemento di comando, come un cilindro, che agisce su punti cerniera della configurazione a
parallelogramma.
pagina 12 di 25
8. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui i due bracci di presa degli almeno due sistemi
di presa sono mobili, e in cui il primo ed il secondo braccio di presa sono collegati per mezzo
di ingranaggi (14) in presa su detti primo e secondo braccio di presa per il movimento sincrono
in loro direzioni opposte”.
Inquadrato, dunque, il brevetto oggetto del contendere, anche alla luce della istanza di limitazione presentata, la Corte osserva che parte appellante afferma la nullità dello stesso per mancanza dei requisiti della novità, della altezza inventiva e della sufficiente descrizione.
In particolare, per quanto concerne il requisito della novità, il quale deve ritenersi assente quando tutte le caratteristiche recitate nella rivendicazione risultano già presenti in un documento (o in un uso pubblico) anteriore singolarmente considerato, secondo parte appellante il CTU non avrebbe analizzato tutta una serie di anteriorità idonee ad anticipare la invenzione contenuta nel brevetto di , limitando la sua analisi esclusivamente a quattro ipotesi. CP_1
La Corte ritiene che quanto affermato dall'appellante non sia condivisibile, atteso che dalla
CTU, svolta con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, si evince chiaramente quali siano state le ragioni di tale analisi, essendosi il perito attenuto alle indicazioni fornite dallo stesso consulente di parte resistente, odierna appellante.
Risulta, infatti, per tabulas a pag. 19-20 della consulenza, che il perito ha richiamato tutti i documenti indicati come anteriorità da parte appellante, affermando “A supporto delle sue
affermazioni il CTP della resistente cita sei documenti anteriori, indicati con D1 – D6. Tali
documenti sono elencati qui sotto ed allegati alla prima memoria del CTP della resistente (essi
corrispondono a quelli citati nel parere pro-veritate del 17 ottobre 2017, richiamato dal
Giudice nel quesito assegnato al sottoscritto): D1: NL 8501455; D2: US 2005/140154; D3: US
3,263,834; D4: US 4,703,968; D5: US 5,209,537¸ D6: US 5,863,086. Nella sua prima memoria
il CTP della resistente cita anche ulteriori sei documenti anteriori, indicati con A1 – A6 e qui
pagina 13 di 25 sottoelencati. Tali documenti sono anch'essi allegati alla prima memoria del CTP della
resistente: A1: JP 3002727U; A2: US 4,452,479; A3: GB 1241818; A4: US 3,452,888; A5: US
5,918,923; A6: US 2,862,756”.
Successivamente a pag. 24-25-26 della stessa perizia, il CTU, dopo avere precisato che “Come
già anticipato – e come unanimemente riconosciuto nella dottrina, nella giurisprudenza e nella
prassi brevettuale del nostro paese – l'invenzione definita in una rivendicazione (in primis la
rivendicazione 1 del brevetto) risulta priva di novità solo e soltanto quando tutte le
caratteristiche recitate nella rivendicazione, siano esse nel preambolo o nella cosiddetta parte
caratterizzante, risultano già presenti in un documento (o in un uso pubblico) anteriore
singolarmente considerato”, ha evidenziato che “Nella sua prima memoria il CTP della
Cont resistente ha ritenuto la rivendicazione 1 del brevetto EP 097 come concesso dall' non
nuova rispetto ai documenti anteriori D1-D6 (considerati singolarmente)”, rilevando che, dopo istanza di limitazione presentata da parte appellata, il CTP di parte appellante, nella seconda memoria depositata “ha affermato che la rivendicazione 1 del brevetto EP 097 come limitato
dalla ricorrente è non nuova rispetto a D1-D3 (considerati singolarmente), riconoscendo che il
documento D4, non discusso nella prima memoria, è pertinente solo per la rivendicazione 8 e
che i documenti D5 e D6 non divulgano “due sistemi di presa””. In tal modo è evidente che è
stato lo stesso CTP di parte resistente ad escludere che i brevetti D4: US 4,703,968, D5: US
5,209,537 e D6: US 5,863,086 potessero anticipare il brevetto de quo, limitando la sua eccezione ai soli documenti anteriori indicati, ossia il D1: NL 8501455, il D2: US 2005/140154
e il D3: US 3,263,834, effettivamente oggetto di esame da parte del CTU a pag. 30, 37 e 40.
Si osserva, peraltro, alla luce delle “Note critiche alla CTU definitiva per del 4 Parte_1
maggio 2018 (doc. 5 del fascicolo di parte appellante) e del “Parere sul brevetto n. EP
208409B1” del 30.06.2018 (doc. 4 del fascicolo di parte appellante), entrambi redatti dall'ing.
pagina 14 di 25 che l'eccezione di carenza di novità non riguardava tutte le anteriorità Testimone_1
indicate, ma solo alcune, evidenziando, per altre, solamente la carenza della altezza inventiva
(E4 ed E8, che indicano i documenti A5 e A6, in combinato con altri elementi). Si evidenzia, in particolare, che a pag. 2 delle “Note critiche”, il CTP ha affermato: “nella prima memoria, la
Resistente ha contestato la mancanza di novità della rivendicazione 1 (e della rivendicazione 2)
rispetto ai documenti anteriori A1, D6, A2, A3 e A4. Inoltre è stata contestata la mancanza di
attività inventiva della rivendicazione dipendente n. 3, sia sulla base della conoscenza di un
tecnico medio del settore sia sulla base di uno dei documenti A1, D6, A2 o A3 combinato con il
documento D3 oppure con il documento A5 (si veda pag. 19 della ns prima memoria). Dunque,
relativamente alla rivendicazione n. 3 la Closest Prior Art (ai fini dell'applicazione del
“problem Solution Approach”) è da individuare ad esempio nel documento A1”. In realtà, con riferimento a tali anteriorità, è lo stesso CTP a dubitare, correttamente, della loro capacità di anticipare la previsione di “due sistemi di presa”, atteso che il brevetto A1 (JP 3002727U
rilasciato il 4 ottobre 1994), il brevetto A2 (US 4452479 pubblicato il 5 giugno 1984) e il brevetto A3 (GB 1241818 pubblicato il 4 agosto 1971) prevedono un unico dispositivo di presa a pinza, differenziandosi così dalla rivendicazione n. 1 del brevetto de quo che dispone “almeno
due sistemi di presa” (pag. 17, 23 e 26 del doc. 4 del fascicolo di parte appellante), escludendo,
in tal modo, la presenza di tutte le caratteristiche, elemento necessario per valutare la carenza di novità.
La Corte ritiene, poi, del tutto condivisibile la decisione del tribunale, laddove ha affermato di condividere i risultati a cui giunge il CTU in relazione al requisito della altezza inventiva,
consistente nel fatto che un'invenzione, per essere valida, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare evidente allo stato della tecnica, ossia non deve risultare evidente e “ovvia” per un tecnico del settore (skilled person in the art), dovendosi intendere con il termine “ovvia” tutto ciò che non vada al di là del normale progresso della pagina 15 di 25 tecnologia, cioè qualcosa che non comporti l'esercizio di alcuna abilità o capacità oltre a quella che ci si aspetta dall'esperto del ramo, inteso come un professionista qualificato nel relativo campo della tecnica, in possesso di conoscenze e abilità medie (persona mediamente qualificata), nel senso che deve essere informato di tutto ciò che è comune conoscenza generale nell'arte (common technical knowledge) alla data di riferimento.
Si ritiene, infatti, non condivisibile la eccezione svolta da parte appellante secondo cui la CTU
non sarebbe corretta, non avendo seguito il c.d. metodo “problem and solution approach”, ossia il c.d. approccio problema - soluzione, nel quale è necessario distinguere tre fasi principali: 1)
quella volta a determinare l'arte anteriore più vicina (“closest prior art”); 2) quella volta a stabilire il problema tecnico oggettivo da risolvere;
3) quella volta a verificare se l'invenzione rivendicata, partendo dall'arte anteriore più vicina e dal problema tecnico oggettivo, sarebbe stata o meno ovvia per l'esperto.
Si osserva, al riguardo, che, contrariamente da quanto affermato, il CTU, proprio partendo dalle anteriorità già valutate ai fini della novità, ritenute, dunque, come quelle più vicine, ha rilevato,
di fatto, che il tecnico del settore non poteva ritenere la soluzione adottata nel brevetto,
rappresentata, in particolare, dalla caratteristica indicata al punto 1.9 della rivendicazione (la quale prevede la regolazione dell'angolo tra le due parti del braccio di presa a seconda del diametro dello scambiatore di calore, prima di impegnare lo scambiatore di calore e affinché lo scambiatore venga racchiuso),”ovvia”. L'utilizzo di tale metodo si evince chiaramente alla luce della CTU, così come riportata anche in sentenza, laddove è stato affermato che: “anche nel
caso in cui qualcuno dei suddetti documenti suggerisse la caratteristica 1.9, un tecnico del
ramo si sarebbe reso conto che tale caratteristica: - non avrebbe potuto essere implementata
nel dispositivo del documento D1 in quanto tale dispositivo è configurato in modo tale da
realizzare una movimentazione simultanea di tutti gli organi di presa per esercitare
pagina 16 di 25 sull'oggetto una pressione in corrispondenza di differenti punto di contatto, e perché una volta
raggiunta la posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da
prelevare non sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sulle piastre di
serraggio 28, 29, 14; - non avrebbe potuto essere implementata nel dispositivo del documento
D2 visto che tale documento prevede un circuito idraulico che impedisce una movimentazione
simultanea delle varie parti del braccio di presa ed impedisce in particolare una presa
dell'oggetto successiva alla regolazione della posizione angolare delle parti dei bracci di
presa; - non avrebbe potuto essere implementata nel dispositivo del documento D3 perché una
volta raggiunta la posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da
prelevare non sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sulla seconda
parte 51 del secondo braccio di presa 47, 51 e sul primo braccio di presa 27; - non avrebbe
potuto essere implementata nel dispositivo del documento A4 perché una volta raggiunta la
posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da prelevare non
sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sul primo braccio di presa 74 e
sulla seconda parte 94 del secondo braccio di presa 84, 94” (cfr. pag. 56 e 57 della CTU, ex
doc. 3 del fascicolo di parte appellante).
Del tutto irrilevante è la circostanza che il CTU abbia rivisto la propria posizione nella relazione definitiva rispetto a quanto indicato nella bozza a seguito delle osservazioni presentate dal CTP
dell'odierna appellata, avendo motivato congruamente il ragionamento adottato al fine di riconoscere la altezza inventiva al brevetto de quo (vedi pag. 54 e 55 della CTU).
Deve, infine, ritenersi superata anche la eccezione di insufficiente descrizione, avendo il CTU
affermato la sussistenza di tale requisito, ritenendo che un tecnico del ramo trova nel brevetto
de quo tutte le informazioni necessarie per riprodurre l'invenzione descritta, non essendo stata mossa sul punto alcuna specifica censura. Nessuna rilevanza assume, poi, quanto affermato da pagina 17 di 25 parte appellata in ordine a una asserita insufficienza della descrizione esclusivamente in ordine alla seconda rivendicazione, la quale prevede: “Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
comprendente inoltre almeno un elemento di collegamento fra detti almeno due sistemi”. Si
osserva, infatti, che non è stato oggetto di specifica censura quanto indicato dal CTU a pag. 58,
laddove ha affermato che: “Dalla descrizione del brevetto EP 097 è chiaro che i due sistemi di
presa 4, 5 sono reciprocamente collegati tramite una trave di supporto 3 e tramite un supporto
16. Pertanto, la descrizione del brevetto EP 097 fornisce ad un tecnico del ramo informazioni
sufficientemente chiare e complete per consentirgli di attuare la caratteristica recitata nella
rivendicazione 2”.
Alla luce di tale motivazione, la Corte ritiene inammissibile la richiesta di espletamento di una nuova CTU, essendo quella in atti del tutto esaustiva ed essendo sul punto condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure laddove hanno rilevato che : “Il collegio, in questa sede,
ritiene inutile la rinnovazione della CTU, in quanto la stessa dovrebbe necessariamente basarsi
sugli stessi elementi già presi in considerazione dall'ing. , dal momento che, anche Per_3
all'esito dell'ordine di esibizione emesso con l'ordinanza collegiale non sono stati forniti dati
rilevanti”. In difetto di ulteriori elementi da esaminare anche ai fini di un'eventuale interferenza, come meglio sotto motivato, una eventuale CTU sarebbe del tutto superflua.
2. Oggetto, poi, del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione.
Secondo parte appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, essendosi i giudici del tribunale attenuti alle valutazioni del CTU, il quale, però, aveva affermato “di non disporre di
elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla contraffazione, dal momento che, sulla base
delle fotografie esaminate,“non si può né escludere né affermare con certezza che nel
pagina 18 di 25 dispositivo della resistente [...] la regolazione dell'angolo tra le due parti del braccio di presa
avvenga prima di impegnare lo scambiatore di calore. Essendo infatti le due parti di ciascun
braccio di presa movimentate tramite un rispettivo comando apposito, che è distinto da quello
unico che movimenta i due bracci di presa, è effettivamente possibile che i due bracci di presa
siano portati a contatto con lo scambiatore di calore prima che le due parti di ciascun braccio
siano regolate l'una rispetto all'altra”. Secondo pertanto, la decisione del giudice del Pt_1
cautelare di ritenere provata la interferenza si baserebbe su un ragionamento non fondato su una valida e adeguata motivazione, così come quella del tribunale, che senza operare una autonoma valutazione, avrebbe sostanzialmente sopperito al difetto di prova, che ricade su chi agisce in giudizio, arrivando a delle conclusioni sulla base di un percorso argomentativo privo di logica in quanto basato su prove inesistenti e su mere ipotesi valutative.
Tale motivo è infondato.
Si ritiene, infatti, corretto il ragionamento seguito dai giudici di primo grado che hanno fondato la loro decisione sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, partendo da una valutazione globale degli elementi raccolti e tenuto complessivamente conto del comportamento processuale dell'odierna appellante, sia nella fase cautelare che nel giudizio di primo grado.
Si osserva, in particolare, che il CTU, sebbene abbia effettivamente affermato di non disporre di elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla contraffazione, avendo a disposizione solo delle fotografie, da cui non sarebbe possibile evincere con certezza l'eventuale contraffazione,
non potendosi “dedurre la sequenza temporale di azionamento dei bracci di presa che
porterebbe a regolare l'angolo tra dette prima e seconda parte del braccio prima di impegnare
lo scambiatore di calore” (pag. 72 della CTU), ha, comunque, rilevato che “per completezza di
informazione il sottoscritto ritiene ragionevole proprio per evitare gli inconvenienti sopra
descritti, che anche nel dispositivo della resistente la suddetta regolazione avvenga prima che
pagina 19 di 25 inizi l'impegno con lo scambiatore di calore”. Si rileva, peraltro, che il CTU ha ribadito le sue conclusioni anche a fronte delle contestazioni del CTP dell'odierna appellante, secondo cui sarebbe ragionevole immaginare un funzionamento opposto a quello rivendicato, insistendo nel sostenere che “per evitare indesiderati spostamenti degli oggetti una volta impegnati, è più
ragionevole ipotizzare una regolazione della posizione angolare delle parti dei bracci di presa
prima di impegnare gli oggetti” (pag. 76 della CTU).
Si ritiene, inoltre, che sia rilevante tenere conto che, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il procedimento di descrizione non ha attuato quel tipico effetto a sorpresa, atteso che, per un mero disguido della cancelleria, il decreto inaudita altera parte è stato comunicato alla controparte prima che si procedesse a una formale notifica che avviene solitamente al momento dell'accesso. È, inoltre, un fatto non contestato che, al momento dell'accesso, l'ufficiale giudiziario ha accertato una circostanza del tutto anomala, ossia che i computer aziendali non erano connessi ad alcuna rete e che non era stato possibile reperire alcun disegno, avendo il legale rappresentante riferito che i progetti si trovavano nelle mani della committente, unica titolare del diritto di autore, alla quale erano stati restituiti dopo la consegna dei prodotti. Come
correttamente rilevato dal giudice del procedimento cautelare ed evidenziato anche dai giudici di prime cure, tale circostanza, in realtà, è evidentemente poco credibile nell'era attuale della informatizzazione soprattutto per una società che svolge attività nel campo della produzione e della commercializzazione di macchine industriali, atteso che è del tutto anomalo che la committente, che si trova a Taiwan, si sia fatta restituire i propri disegni a mezzo posta o corriere, anziché, via e-mail, non risultando files o altro a dimostrazione della relazione di committenza, anche ai fini di un mero rapporto commerciale.
Rilevante, poi, ai fini della prova della produzione e della commercializzazione di prodotti contraffatti è anche il fatto che, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario presso la pagina 20 di 25 sede, legale rappresentante di presente con il figlio, dapprima negava Controparte_8 Pt_1
di produrre macchine asseritamente in contraffazione, per poi ammettere, in sede di interrogatorio davanti al giudice, ex art. 121 bis c.p.c., di avere effettivamente venduto le due macchine contestate a Rilevante a tale fine è il verbale di udienza del 6.11.2017, dal Per_1
quale risulta che: “L'interrogato conferma che la macchina fu prodotta dalla convenuta
unitamente ad altra identica macchina” (doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Tale circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal figlio del legale rappresentante, il quale, mostrata la foto relativa alla macchina asseritamente interferente, ha affermato: “La macchina veniva prodotta da noi unitamente ad altra macchina nel 2013 su
richiesta di un cliente finale taiwanese tramite una società di Malta”.
Si ritiene rilevante come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017), che parte appellante non ha prodotto alcun documento delle macchine in questione, né di carattere tecnico, né contabile, nonostante l'espresso ordine di esibizione da parte del tribunale contenuto nella ordinanza di remissione della causa sul ruolo del 9.01.2020 che prevedeva: “ordina a
a e a l'esibizione degli ordini ricevuti relativamente Pt_1 Controparte_9 Controparte_10
ai dispositivi oggetto di causa, nonché l'esibizione dei disegni tecnici, dei manuali e guide
trasmessi alla o dalla società taiwanese - ordina a l'esibizione delle scritture Per_1 Pt_1
contabili, ivi incluse le fatture di vendita da a della macchina contestata, Pt_1 CP_9
nonché a Via Luigi Pirandello, 14, Camporotondo Etneo, e a Controparte_10 CP_9
[...
, P.O. Box 11, Zebbug, Malta l'esibizione delle fatture di vendita del dispositivo contestato,
ivi incluse le vendite alla società taiwanese , Per_1
Si rileva, peraltro, che non ha trovato riscontro nemmeno quanto asserito dal legale rappresentante e dal di lui figlio circa il fatto che copia di tali disegni erano costuditi su un computer portatile da un consulente esterno della società, un certo ing. , il quale sentito Per_4
pagina 21 di 25 al riguardo come informatore alla udienza del 27.11.2017 ha negato tale circostanza affermando: “Non dispongo dei disegni della macchina per cui è causa per altro io per la
convenuta non svolgo attività di progettazione e vi lavoro da meno di tre anni come consulente
dai primi del 2015” (doc. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Si ritiene, inoltre, rilevante, come già evidenziato anche dai giudici di prime cure, il comportamento tenuto dal legale rappresentante di parte appellante, il quale, dopo essersi dichiarato in sede cautelare non interessato alla commercializzazione di tali macchinari, a distanza di circa un mese ha deciso di promuovere un giudizio di merito volto ad accertare la nullità del brevetto asseritamente contraffatto, dimostrando, così, un interesse del tutto contrario. Privo di riscontro è quanto addotto a giustificazione di tale scelta dall'appellante in ordine al fatto che tale iniziativa processuale era stata presa a seguito dell'accoglimento dell'ordine di pubblicazione del dispositivo della ordinanza, disposto nel giudizio cautelare. Si
evidenzia, infatti, anche a fronte della contestazione di parte appellata, che non ha Pt_1
provato la circostanza dell'avvenuta pubblicazione, non avendo mai sollevato tale questione nel giudizio di primo grado e non avendo nemmeno proposto reclamo contro il provvedimento cautelare.
Alla luce di tale motivazione è, dunque, pienamente condivisibile la decisione del tribunale che,
tenuto conto di tali circostanze gravi precise e concordanti, ha ritenuto provato che le macchine oggetto di controversia siano effettivamente interferenti con il brevetto di parte appellata, come ipotizzato anche dal CTU.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è, infine, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno condannato parte appellante al pagamento del danno emergente, del lucro pagina 22 di 25 cessante e al risarcimento del danno all'immagine e del danno morale, pregiudizio quantificato in complessivi € 148.770,97.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto le voci di danno sarebbero state quantificate erroneamente, non avendo parte appellata fornito la prova del
quantum dovuto e del nesso causale.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Per quanto concerne la voce di danno emergente, la Corte ritiene del tutto condivisibile la quantificazione effettuata da parte del tribunale in € 82.770,97, alla luce delle fatture prodotte,
atteso che dal loro contenuto si evince chiaramente che esse riguardano i costi sostenuti per le attività concernenti la presente controversia. Rilevanti al riguardo sono i documenti contabili relativi all'attività di consulenza svolta dalla società PGA per la tutela del brevetto oggetto di causa (doc. 25 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo grado) e a quella svolta dalla società esperta a tutela di diritti derivanti dalla Controparte_11
proprietà intellettuale (doc. 28 del fascicolo di parte appellata).
Per quanto concerne, poi, il lucro cessante, è del tutto condivisibile la somma quantificata dal tribunale in € 60.000,00 per le due macchine vendute, alla luce delle indicazioni fornite sui profitti ricavabili da tali prodotti e dai documenti depositati da parte appellata (doc. 26 del fascicolo di primo grado di parte appellata), non avendo parte appellante prodotto alcun documento contabile relativo a tali macchine, che, pacificamente, ha venduto. Si ritiene, infatti,
che non ottemperando all'ordine di esibizione, abbia implicitamente riconosciuto Pt_1
corretta la somma allegata da controparte, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione,
secondo cui dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art.
pagina 23 di 25 pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno (cfr. Cass. 188/1996).
Deve essere, invece, accolto il motivo di appello volto alla modifica della sentenza laddove i giudici di primo grado hanno proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 6.000,00, pari al 10% del lucro cessante, non avendo parte appellata provato, come era suo onere, di avere subito, a causa di tali illeciti, un danno all'immagine e/o alla propria reputazione commerciale. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte,
che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-
evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. ord. 9551/2023).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte sostanzialmente soccombente, in quanto l'accoglimento solo Parte_1
parziale di un motivo di appello non incide sull'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento “indeterminabile – alta complessità”, ex DM 147/2022, avuto riguardo della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Per le medesime ragioni, deve trovare conferma anche la decisione dei giudici di primo grado in ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta in tale giudizio, trovando applicazione, come scaglione di riferimento, sempre quello “indeterminabile – alta complessità”, con applicazione, però, delle tariffe ex lege vigenti al momento della pronuncia, ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 24 di 25 assorbita, così dispone:
- In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine, quantificata in € 6.000,00;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida per il presente giudizio, in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 714/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA UMBERTO, 143, presso lo studio dell'avvocato
GAETANO FRANCHINA, che unitamente e disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI RICCIOLI, la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , Controparte_1 PartitaIVA_2
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CONSERVATORIO, 17, presso lo studio degli avvocati
VINCENZO JANDOLI e DARIO PALMAS, che la rappresentano e difendono giusta procura notarile allegata alla comparsa di costituzione d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: brevetto – contraffazione – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni altra Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente, in via istruttoria, disporsi la consulenza
tecnica d'ufficio, già richiesta nel rispetto dei termini di rito nel corso primo grado del presente
giudizio e reiterata dapprima all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi innanzi al
Tribunale di Milano in data 23 marzo 2022 e poi con l'atto di appello introduttivo del presente
gravame, volta ad accertare: - la mancanza dei requisiti di novità e attività inventiva del brevetto della
EP 2084097 B1, alla luce delle invenzioni anteriori al deposito della domanda di brevetto e, CP_1
precisamente: • US3263834 (pubblico dal 2 agosto 1966); • US3452888 (pubblico dal 1 luglio 1969); •
US452479 (pubblico dal 5 giugno 1984); • US5918923 (pubblico dal 6 luglio 1999); • NL8501455
(pubblico dal 16 dicembre 1986); • JP3002727U (rilasciato il 4 ottobre 1994); • GB1241818 (pubblico
dal 4 agosto 1971); • US2862756 (pubblico dal 2 dicembre 1958); • US3527495 (pubblico dal 8
settembre 1970); • US5863086 (pubblico dal 26 gennaio 1999); • US4703968 (pubblico dal 3
novembre 1987); - la mancanza del requisito dell'inventiva industriale del brevetto EP CP_1
2084097 B1 alla luce della closest prior art sussistente al momento del deposito della domanda;
- nel
merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, n. 1092/2023 resa in data 23 giugno
2022 e pubblicata il 10 febbraio 2023, in esito al giudizio rubricato sotto il n. R.G. 34869/2018, per le
ragioni esposte nella parte motivata di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto:
1 - dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 76, co. 1 lett. a e b), 46, 48 e 51 c.p.i, la frazione pagina 2 di 25 italiana del brevetto EP 2084097 B1, depositato il 2 novembre 2007, concesso in data 12 CP_1
gennaio 2011 e validato in Italia, con deposito della traduzione 12446 BE/2011, in data 31 marzo
2011, con titolo “Sistema di presa per oggetti”, limitato ai sensi dell'art. 79 c.p.i. con istanza del 15
gennaio 2018, concessa in data 17 gennaio 2018, sia con riferimento alla rivendicazione indipendente
n. 1 sia con riferimento alle rivendicazioni dipendenti da n. 2 a n. 8, per mancanza dei requisiti di
novità e attività inventiva e, quanto alla rivendicazione n. 2, anche per insufficiente descrizione ai sensi
dell'art. 51 c.p.i.; 2 - revocare l'inibitoria resa con ordinanza del Tribunale di Catania in data 25
maggio 2018, che impedisce la produzione, esportazione, importazione, commercializzazione,
pubblicizzazione, in qualunque forma dei dispositivi Idrojet relativi al brevetto EP '097; 3 - rigettare
tutte le domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto,
comprese le domande di condanna al ritiro dal commercio di dispositivi relativi al brevetto EP Pt_1
'097, condanna al pagamento di una penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione dei
provvedimenti giudiziali emessi nell'impugnato giudizio, condanna al risarcimento del danno, incluso
il danno morale, anche equitativamente determinato, oltre rivalutazione e interessi: - con vittoria di
spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da porsi a carico delle società appellata.
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano così giudicare: Controparte_1
rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con rifusione Pt_1
di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.07.2018, ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano – Parte_1
Sezione Imprese nei confronti di chiedendo che venisse dichiarata la Controparte_1
nullità del brevetto EP di titolarità di quest'ultima, depositato il 2 novembre 2007, CP_2
concesso in data 12 gennaio 2011 e validato in Italia in data 31 marzo 2011, a seguito del deposito della traduzione, successivamente limitato con istanza del 15.01.2018, concessa in data 17.01.2018, avente pagina 3 di 25 titolo “Sistema di presa per oggetti” per mancanza dei requisiti della novità, della altezza inventiva e della sufficiente descrizione. A fondamento della sua domanda, l'attrice asseriva: 1) di essere una società attiva nel campo della produzione e commercializzazione di macchine industriali per la pulizia,
il trasporto e l'estrazione di scambiatori termici, di macchine per il taglio abrasivo e di dispositivi per la demolizione e la rimozione del calcestruzzo;
2) che con ricorso ex artt. 126 e ss c.p.i. e 700 c.p.c.,
depositato il 25.09.2017, aveva agito davanti al tribunale di Catania per Controparte_3
chiedere la descrizione, l'inibitoria e il sequestro dei sistemi di presa e/o sollevatori di fasci di tubi asseritamente da lei realizzati, nonché il sequestro della relativa documentazione, asserendo che parte resistente stava producendo dei dispositivi in violazione del proprio brevetto EP 2084097 B1; 3) che, in accoglimento di tale ricorso, veniva autorizzata, con decreto inaudita altera parte, la descrizione, a seguito della quale, in relazione alla domanda di inibitoria, veniva disposta apposita CTU;
4) che, con ordinanza del 25.05.2018, il tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle domande cautelari svolte, confermava il decreto di descrizione e, in accoglimento della domanda inibitoria previo accertamento dell'asserita contraffazione, inibiva alla resistente la produzione e la commercializzazione di sistemi di presa in violazione del brevetto de quo, fissando una penale di €
40.000,00 per ogni violazione, rigettando, invece, la richiesta di sequestro, in quanto non erano stati rinvenuti né le macchine asseritamente interferenti, né, tanto meno, i disegni progettuali;
5) che il giudice del procedimento cautelare non fissava un termine per la introduzione del giudizio di merito;
6)
di avere comunque notificato l'atto di citazione, introducendo così il giudizio di merito, perché venisse accertata la nullità del brevetto azionato per mancanza dei requisiti di novità, di altezza inventiva e di sufficiente descrizione;
7) che, infatti, per quanto concerneva il primo requisito, non era condivisibile la decisione del giudice del cautelare fondata sulla CTU, la quale non aveva tenuto conto di tutti i precedenti brevetti allegati da parte del suo CTP volti a provare la carenza di tale requisito, essendo esso stato anticipato da altri brevetti che avevano risolto problemi tecnici identici e, in particolare, i brevetti US3263834 (pubblico dal 2 Agosto 1966), US3452888 (pubblico dal 1 Luglio 1969),
pagina 4 di 25 US452479 (pubblico dal 5 Giugno 1984), US5918923 (pubblico dal 6 Luglio 1999), NL8501455
(pubblico dal 16 Dicembre 1986), JP3002727U (rilasciato il 4 Ottobre 1994), GB1241818 (pubblico dal 4 Agosto 1971), US2862756 (pubblico dal 2 Dicembre 1958), US3527495 (pubblico dal 8
Settembre 1970), US5863086 (pubblico dal 26 Gennaio 1999) e US4703968 (pubblico dal 3 Novembre
1987); 8) che, inoltre, il brevetto de quo era comunque nullo per mancanza del requisito dell'altezza inventiva, in quanto, sul punto, non era condivisibile la CTU, su cui si era fondata la ordinanza, poiché
essa appariva lacunosa in diversi punti, alla luce delle linee guida dell'EPO, non facendo applicazione del principio problem and solution approach; 9) che, infine, il brevetto de quo era nullo per mancanza del requisito della sufficiente descrizione, ex art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i. 2; 10) che, comunque, non era configurabile alcuna ipotesi di interferenza con le macchine da lei prodotte.
si era costituita in giudizio contestando quanto asserito da controparte e CP_1 CP_1
svolgendo, in via riconvenzionale, domanda volta alla conferma del provvedimento cautelare di inibitoria e alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente causatole. A fondamento delle sue eccezioni e domande, parte convenuta affermava: 1) che il Gruppo a cui apparteneva era uno tra i principali produttori e fornitori a livello mondiale nel settore di macchinari per impianti industriali,
quali gru, muletti, piattaforme aeree, mezzi per la movimentazione di container, e di occuparsi, nella divisione interna, di estrazione, inserimento/infilaggio, trasporto e pulizia di scambiatori di calore industriale a fascio tubiero, ossia di un'apparecchiatura che realizzava lo scambio di energia termica fra due fluidi aventi temperature diverse;
2) di produrre e fornire anche macchinari per consentire la sostituzione e la pulizia di tali scambiatori e, in particolare, sollevatori idonei a prelevare e movimentare gli scambiatori una volta estratti, per appoggiarli in un punto adatto per la manutenzione o su un mezzo di trasporto per la sostituzione;
3) che tali scambiatori, pesando decine di tonnellate ed essendo composti da singoli tubi relativamente fragili, da movimentare con la massima cautela,
necessitavano di mezzi per sollevarli senza danneggiarli;
4) che il brevetto de quo si inseriva in questo ambito, essendo in sostanza rappresentato da una grossa “pinza” che doveva svolgere la funzione di pagina 5 di 25 sollevatore, ossia un dispositivo di presa per scambiatori di calore;
5) che, a differenza di altri sistemi noti, esso forniva una soluzione versatile e adattabile alle varie dimensioni degli oggetti da movimentare, tanto da essersi guadagnato un significativo successo commerciale, rappresentando uno dei brevetti più diffusi sul mercato ed essendo risultato vincitore del premio per l'innovazione conferito dall' nel 2008; 6) di essere venuta a sapere, nell'ottobre 2016, che aveva prodotto per una CP_4 Pt_1
cliente taiwanese della stessa un dispositivo di presa di scambiatori di calore, che Persona_1
riproduceva proprio l'insegnamento di poi formalmente venduto attraverso la società maltese Per_2
“vicina” a 7) che tale dispositivo era stato poi rinvenuto online sia sul profilo Pt_1 CP_5
Facebook di un allora dipendente prima della spedizione, sia sul sito della cliente taiwanese Pt_1
dopo l'installazione; 8) di essere venuta a sapere, nel luglio 2017, che aveva offerto un Pt_1
macchinario del tutto simile anche a una società ecuadoregna nell'ambito di una gara d'appalto; 9) che,
in occasione degli accertamenti tecnici autorizzati dal giudice catanese a seguito del ricorso cautelare proposto, a causa di un disguido tecnico della cancelleria che aveva comunicato a controparte il decreto
inaudita altera parte prima della sua notifica al momento dell'accesso, evitando così l'effetto sorpresa,
era riuscita a sottrarre agli accertamenti del CTU il dispositivo contestato e i documenti Parte_1
concernenti, negando in un primo tempo di aver mai prodotto o commercializzato tale macchinario;
10)
che il tribunale di Catania aveva, comunque, accolto le sue richieste, ma, in considerazione delle dichiarazioni del legale rappresentante di di non voler produrre e commercializzare in Parte_1
futuro il macchinario contestato, aveva ritenuto soddisfacente l'inibitoria ottenuta, senza chiedere alcun risarcimento del danno;
11) che, in merito a tale giudizio, le contestazioni svolte da parte attrice in ordine alla validità del brevetto erano infondate;
12) che, invece, era fondato il suo diritto a ottenere la conferma della ordinanza cautelare, previo accertamento dell'interferenza tra i prodotti, e il risarcimento del danno.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 1092/2023, pubblicata in data 10.02.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e, in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, ha pagina 6 di 25 confermato la ordinanza cautelare, con applicazione della penale, e ha condannato al Pt_1
risarcimento del danno per la somma complessiva di € 148.770,97 e al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della Parte_1
esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA NON HA DICHIARATO NULLO IL BREVETTO ALLA LUCE
DELL'INCOMPLETO ESPLETAMENTO DEL MANDATO PERITALE, NON DISPONENDONE IL RINNOVO;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA DI
CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA HA CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA
BASE DI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE ERRATI.
si è costituita anche nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
La Corte di appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 10.07.2024 per la remissione della causa al Collegio, previa concessione di termini, poi rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella del 22.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LA NON HA DICHIARATO NULLO IL BREVETTO ALLA LUCE
DELL'INCOMPLETO ESPLETAMENTO DEL MANDATO PERITALE, NON DISPONENDONE IL RINNOVO;
pagina 7 di 25 2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA DI CP_6
CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA CP_6
BASE DI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE ERRATI.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno dichiarato che: “Il collegio, in questa sede, ritiene inutile la rinnovazione della c.t.u., in
quanto la stessa dovrebbe necessariamente basarsi sugli stessi elementi già presi in
considerazione dall'ing. , dal momento che, anche all'esito dell'ordine di esibizione Per_3
emesso con l'ordinanza collegiale non sono stati forniti dati rilevanti […] All'esito di questo
giudizio, l'attrice lamenta che il c.t.u., nel procedimento cautelare, non ha esaminato tutte le
anteriorità dalla medesima indicate. Tuttavia, nell'atto di citazione, ove la stessa afferma di
aver deciso di intraprendere il giudizio di merito al fine di far dichiarare la nullità del brevetto,
non c'è alcun accenno all'incompletezza dell'indagine compiuta dal c.t.u., limitandosi l'attrice
a fornire quella che, a suo parere, è l'esatta interpretazione della rivendicazione principale 1 di
La stessa rileva infatti che la parte finale della rivendicazione 1, che recita: “…prima Per_2
di impegnare detto scambiatore di calore ed affinché lo scambiatore venga racchiuso”, riferita
all'effettuazione della regolazione dell'angolo del braccio snodabile, rappresenta la fase di un
procedimento e, dato che la rivendicazione 1 è invece di prodotto, essa non può riguardare una
caratteristica strutturale del dispositivo rivendicato, limitante e in grado di distinguerlo
dall'arte nota. Sul punto, la convenuta ha correttamente replicato che la stessa obiezione era
stata sollevata nel procedimento cautelare e che il c.t.u. aveva escluso la bontà di tale
interpretazione, reputando che “la caratteristica 1.9 vada considerata come una limitazione
funzionale che esprime una idoneità del dispositivo a svolgere una determinata funzione, che
pagina 8 di 25 nel caso specifico è quella di regolare la posizione angolare reciproca delle due parti dei
bracci di presa per poterla adattare alle dimensioni del carico prima di impegnare l'oggetto.
Pertanto, un documento anteriore che divulga un dispositivo idoneo a consentire la regolazione
della posizione angolare reciproca di due parti di un braccio di presa verrà ritenuto pertinente
per la caratteristica 1.9 della rivendicazione 1 del brevetto EP 097 se tale regolazione può
avvenire prima di impegnare l'oggetto senza ostacolare la successiva presa dell'oggetto”. In
ogni caso, le contestazioni dell'attrice riferite alle anteriorità non esaminate sono generiche,
perché non specificano le ragioni per le quali esse priverebbero di validità il brevetto. Il
collegio, così come il giudice della cautela in precedenza, reputa che le motivazioni espresse
dal c.t.u. in merito alla validità del brevetto siano condivisibili, perché sorrette da puntuali
riscontri tecnici ed esenti da vizi logici. Il tribunale, pertanto, le fa proprie”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto la motivazione di rigettare la domanda volta a fare dichiarare la nullità del brevetto si fonda sui risultati di una
CTU che presenta molte lacune, essendo basata su un esame di soli 4 brevetti anteriori rispetto agli 11 indicati. Sarebbe, inoltre, errato l'accertamento effettuato in ordine alla sussistenza del requisito dell'altezza inventiva, non essendosi il CTU attenuto al metodo del c.d. “problem and
solution approach”. L'appellante insiste, infine, ai fini della dichiarazione di nullità del brevetto, nella mancanza del requisito della sufficiente descrizione.
Tale motivo è infondato.
Ai fini di un corretto inquadramento dell'impugnazione svolta, la Corte rileva, in via preliminare, che oggetto del brevetto de quo riguardava, inizialmente, un dispositivo di presa di oggetti, come a esempio scambiatori di calore di varie dimensioni, che comprendono un fascio di tubi passanti, i quali si estendono fra due piastre terminali.
pagina 9 di 25 Questo trovato comprende un sistema dotato di almeno due bracci di presa mobili l'uno rispetto all'altro per racchiudere fra essi l'oggetto, nonché un meccanismo di comando collegato ad almeno uno dei suddetti bracci per chiudere o aprire tale dispositivo.
Il brevetto EP 097 evidenzia come nei dispositivi di tale tipo ciascuno dei bracci di presa sia realizzato in un unico pezzo piegato o curvato in modo da poter racchiudere un oggetto allungato. Il problema tecnico che EP'097, dunque, ha inteso risolvere è quello di evitare che gli oggetti, aventi una circonferenza esterna minore di quella del cerchio descritto dai bracci di presa (quando questi ultimi sono chiusi), possano rotolare o scorrere e gli oggetti, aventi una circonferenza esterna maggiore di quella del suddetto cerchio, non possano essere racchiusi completamente dai bracci di presa. Scopo di questo brevetto è, dunque, quello di prevedere un dispositivo di presa che risulti più versatile, adattabile alle dimensioni dell'oggetto da manipolare, consentendo così di racchiudere saldamente oggetti di dimensioni sia piccole che grandi.
Le caratteristiche essenziali del dispositivo del brevetto EP'097 sono quelle descritte nella rivendicazione 1: “1) Dispositivo (1) per impegnare oggetti (6), come scambiatori di calore di
varie dimensioni, che comprendono un fascio di tubi passanti che si estendono fra due piastre
terminali, detto dispositivo comprendendo almeno un sistema di presa dotato di: - almeno un
primo ed un secondo braccio di presa (7), almeno uno dei quali è mobile rispetto all'altro
braccio di presa per impegnare tra di loro almeno un oggetto (6), e;
- un meccanismo di
comando (15) collegato ad almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa per chiudere
e/oppure aprire il sistema di presa come necessario;
in cui almeno uno di detti primo e secondo
braccio di presa comprende una prima parte (9) del braccio di presa che è imperniata all'altro
braccio di presa, ed una seconda parte (10) del braccio di presa che è collegata alla prima
parte (9) del braccio di presa comandata e che forma la parte terminale del braccio di presa,
pagina 10 di 25 caratterizzato dal fatto che la prima e la seconda parte del braccio di presa sono disposte per
venire regolate l'una rispetto all'altra, affinché la configurazione di detti bracci di presa possa
venire regolata a seconda del diametro dell'oggetto da impegnare prima di impegnare detto
oggetto e affinché l'oggetto venga racchiuso”.
È documentalmente provato che parte appellata, in data 15 gennaio 2018, abbia depositato all'UIBM, ai sensi dell'art. 79 c.p.i., istanza di limitazione dell'ambito di protezione del brevetto EP'097, accolta in data 17 gennaio 2018, con la conseguenza che, al momento, la rivendicazione 1 prevede: “
1.1 Dispositivo (1) per impegnare scambiatori di calore (6) di varie
dimensioni, 1.2 che comprendono un fascio di tubi passanti che si estendono fra due piastre
terminali 1.3 detto dispositivo comprendendo almeno due sistemi di presa, detti almeno due
sistemi di presa essendo dotati di:
1.4 almeno un primo ed un secondo braccio di presa (7),
almeno uno dei quali è mobile rispetto all'altro braccio di presa per impegnare fra di loro
almeno uno scambiatore di calore (6), e 1.5 un meccanismo di comando (15) collegato ad
almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa per chiudere e/oppure aprire il sistema di
presa come necessario, 1.6 in cui almeno uno di detti primo e secondo braccio di presa
comprende una prima parte (9) del braccio di presa che è imperniata all'altro braccio di presa,
1.7 ed una seconda parte (10) del braccio di presa che è collegata alla prima parte (9) del
braccio di presa comandata e che forma la parte terminale del braccio dì presa, 1.8 la prima e
la seconda parte del braccio di presa essendo imperniate insieme ed azionate da un
meccanismo di regolazione (12) disposto tra detta prima e detta seconda parte del braccio di
presa 1.9 per regolare l'angolo tra detta prima e detta seconda parte del braccio di presa, a
seconda del diametro dello scambiatore di calore da impegnare, prima di impegnare detto
scambiatore di calore ed affinché lo scambiatore venga racchiuso”.
pagina 11 di 25 Ulteriori caratteristiche del dispositivo sopra descritto sono definite nelle rivendicazioni dipendenti dalla prima, le quali prevedono:
“2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, comprendente inoltre almeno un elemento di
collegamento tra detti almeno due sistemi di presa (4, 5).
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui un supporto (16) è disposto tra due bracci di
presa (4, 5) corrispondenti per supportare su di questo lo scambiatore di calore.
4. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui almeno uno di detto meccanismo di comando
(15) e detto meccanismo di regolazione (12) può venire azionato selettivamente per mezzo di
una fonte di energia idraulica.
5. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui il meccanismo di regolazione (12) comprende
un cilindro che si estende fra e agisce sulle parti del braccio di presa.
6. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui detto meccanismo di comando (15)
comprende un cilindro.
7. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui il meccanismo di comando (15) comprende un
collegamento (18) che è imperniato al primo ed al secondo braccio di presa, che può definire
una configurazione a parallelogramma in combinazione con i bracci di presa, nonché un
elemento di comando, come un cilindro, che agisce su punti cerniera della configurazione a
parallelogramma.
pagina 12 di 25
8. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui i due bracci di presa degli almeno due sistemi
di presa sono mobili, e in cui il primo ed il secondo braccio di presa sono collegati per mezzo
di ingranaggi (14) in presa su detti primo e secondo braccio di presa per il movimento sincrono
in loro direzioni opposte”.
Inquadrato, dunque, il brevetto oggetto del contendere, anche alla luce della istanza di limitazione presentata, la Corte osserva che parte appellante afferma la nullità dello stesso per mancanza dei requisiti della novità, della altezza inventiva e della sufficiente descrizione.
In particolare, per quanto concerne il requisito della novità, il quale deve ritenersi assente quando tutte le caratteristiche recitate nella rivendicazione risultano già presenti in un documento (o in un uso pubblico) anteriore singolarmente considerato, secondo parte appellante il CTU non avrebbe analizzato tutta una serie di anteriorità idonee ad anticipare la invenzione contenuta nel brevetto di , limitando la sua analisi esclusivamente a quattro ipotesi. CP_1
La Corte ritiene che quanto affermato dall'appellante non sia condivisibile, atteso che dalla
CTU, svolta con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, si evince chiaramente quali siano state le ragioni di tale analisi, essendosi il perito attenuto alle indicazioni fornite dallo stesso consulente di parte resistente, odierna appellante.
Risulta, infatti, per tabulas a pag. 19-20 della consulenza, che il perito ha richiamato tutti i documenti indicati come anteriorità da parte appellante, affermando “A supporto delle sue
affermazioni il CTP della resistente cita sei documenti anteriori, indicati con D1 – D6. Tali
documenti sono elencati qui sotto ed allegati alla prima memoria del CTP della resistente (essi
corrispondono a quelli citati nel parere pro-veritate del 17 ottobre 2017, richiamato dal
Giudice nel quesito assegnato al sottoscritto): D1: NL 8501455; D2: US 2005/140154; D3: US
3,263,834; D4: US 4,703,968; D5: US 5,209,537¸ D6: US 5,863,086. Nella sua prima memoria
il CTP della resistente cita anche ulteriori sei documenti anteriori, indicati con A1 – A6 e qui
pagina 13 di 25 sottoelencati. Tali documenti sono anch'essi allegati alla prima memoria del CTP della
resistente: A1: JP 3002727U; A2: US 4,452,479; A3: GB 1241818; A4: US 3,452,888; A5: US
5,918,923; A6: US 2,862,756”.
Successivamente a pag. 24-25-26 della stessa perizia, il CTU, dopo avere precisato che “Come
già anticipato – e come unanimemente riconosciuto nella dottrina, nella giurisprudenza e nella
prassi brevettuale del nostro paese – l'invenzione definita in una rivendicazione (in primis la
rivendicazione 1 del brevetto) risulta priva di novità solo e soltanto quando tutte le
caratteristiche recitate nella rivendicazione, siano esse nel preambolo o nella cosiddetta parte
caratterizzante, risultano già presenti in un documento (o in un uso pubblico) anteriore
singolarmente considerato”, ha evidenziato che “Nella sua prima memoria il CTP della
Cont resistente ha ritenuto la rivendicazione 1 del brevetto EP 097 come concesso dall' non
nuova rispetto ai documenti anteriori D1-D6 (considerati singolarmente)”, rilevando che, dopo istanza di limitazione presentata da parte appellata, il CTP di parte appellante, nella seconda memoria depositata “ha affermato che la rivendicazione 1 del brevetto EP 097 come limitato
dalla ricorrente è non nuova rispetto a D1-D3 (considerati singolarmente), riconoscendo che il
documento D4, non discusso nella prima memoria, è pertinente solo per la rivendicazione 8 e
che i documenti D5 e D6 non divulgano “due sistemi di presa””. In tal modo è evidente che è
stato lo stesso CTP di parte resistente ad escludere che i brevetti D4: US 4,703,968, D5: US
5,209,537 e D6: US 5,863,086 potessero anticipare il brevetto de quo, limitando la sua eccezione ai soli documenti anteriori indicati, ossia il D1: NL 8501455, il D2: US 2005/140154
e il D3: US 3,263,834, effettivamente oggetto di esame da parte del CTU a pag. 30, 37 e 40.
Si osserva, peraltro, alla luce delle “Note critiche alla CTU definitiva per del 4 Parte_1
maggio 2018 (doc. 5 del fascicolo di parte appellante) e del “Parere sul brevetto n. EP
208409B1” del 30.06.2018 (doc. 4 del fascicolo di parte appellante), entrambi redatti dall'ing.
pagina 14 di 25 che l'eccezione di carenza di novità non riguardava tutte le anteriorità Testimone_1
indicate, ma solo alcune, evidenziando, per altre, solamente la carenza della altezza inventiva
(E4 ed E8, che indicano i documenti A5 e A6, in combinato con altri elementi). Si evidenzia, in particolare, che a pag. 2 delle “Note critiche”, il CTP ha affermato: “nella prima memoria, la
Resistente ha contestato la mancanza di novità della rivendicazione 1 (e della rivendicazione 2)
rispetto ai documenti anteriori A1, D6, A2, A3 e A4. Inoltre è stata contestata la mancanza di
attività inventiva della rivendicazione dipendente n. 3, sia sulla base della conoscenza di un
tecnico medio del settore sia sulla base di uno dei documenti A1, D6, A2 o A3 combinato con il
documento D3 oppure con il documento A5 (si veda pag. 19 della ns prima memoria). Dunque,
relativamente alla rivendicazione n. 3 la Closest Prior Art (ai fini dell'applicazione del
“problem Solution Approach”) è da individuare ad esempio nel documento A1”. In realtà, con riferimento a tali anteriorità, è lo stesso CTP a dubitare, correttamente, della loro capacità di anticipare la previsione di “due sistemi di presa”, atteso che il brevetto A1 (JP 3002727U
rilasciato il 4 ottobre 1994), il brevetto A2 (US 4452479 pubblicato il 5 giugno 1984) e il brevetto A3 (GB 1241818 pubblicato il 4 agosto 1971) prevedono un unico dispositivo di presa a pinza, differenziandosi così dalla rivendicazione n. 1 del brevetto de quo che dispone “almeno
due sistemi di presa” (pag. 17, 23 e 26 del doc. 4 del fascicolo di parte appellante), escludendo,
in tal modo, la presenza di tutte le caratteristiche, elemento necessario per valutare la carenza di novità.
La Corte ritiene, poi, del tutto condivisibile la decisione del tribunale, laddove ha affermato di condividere i risultati a cui giunge il CTU in relazione al requisito della altezza inventiva,
consistente nel fatto che un'invenzione, per essere valida, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare evidente allo stato della tecnica, ossia non deve risultare evidente e “ovvia” per un tecnico del settore (skilled person in the art), dovendosi intendere con il termine “ovvia” tutto ciò che non vada al di là del normale progresso della pagina 15 di 25 tecnologia, cioè qualcosa che non comporti l'esercizio di alcuna abilità o capacità oltre a quella che ci si aspetta dall'esperto del ramo, inteso come un professionista qualificato nel relativo campo della tecnica, in possesso di conoscenze e abilità medie (persona mediamente qualificata), nel senso che deve essere informato di tutto ciò che è comune conoscenza generale nell'arte (common technical knowledge) alla data di riferimento.
Si ritiene, infatti, non condivisibile la eccezione svolta da parte appellante secondo cui la CTU
non sarebbe corretta, non avendo seguito il c.d. metodo “problem and solution approach”, ossia il c.d. approccio problema - soluzione, nel quale è necessario distinguere tre fasi principali: 1)
quella volta a determinare l'arte anteriore più vicina (“closest prior art”); 2) quella volta a stabilire il problema tecnico oggettivo da risolvere;
3) quella volta a verificare se l'invenzione rivendicata, partendo dall'arte anteriore più vicina e dal problema tecnico oggettivo, sarebbe stata o meno ovvia per l'esperto.
Si osserva, al riguardo, che, contrariamente da quanto affermato, il CTU, proprio partendo dalle anteriorità già valutate ai fini della novità, ritenute, dunque, come quelle più vicine, ha rilevato,
di fatto, che il tecnico del settore non poteva ritenere la soluzione adottata nel brevetto,
rappresentata, in particolare, dalla caratteristica indicata al punto 1.9 della rivendicazione (la quale prevede la regolazione dell'angolo tra le due parti del braccio di presa a seconda del diametro dello scambiatore di calore, prima di impegnare lo scambiatore di calore e affinché lo scambiatore venga racchiuso),”ovvia”. L'utilizzo di tale metodo si evince chiaramente alla luce della CTU, così come riportata anche in sentenza, laddove è stato affermato che: “anche nel
caso in cui qualcuno dei suddetti documenti suggerisse la caratteristica 1.9, un tecnico del
ramo si sarebbe reso conto che tale caratteristica: - non avrebbe potuto essere implementata
nel dispositivo del documento D1 in quanto tale dispositivo è configurato in modo tale da
realizzare una movimentazione simultanea di tutti gli organi di presa per esercitare
pagina 16 di 25 sull'oggetto una pressione in corrispondenza di differenti punto di contatto, e perché una volta
raggiunta la posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da
prelevare non sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sulle piastre di
serraggio 28, 29, 14; - non avrebbe potuto essere implementata nel dispositivo del documento
D2 visto che tale documento prevede un circuito idraulico che impedisce una movimentazione
simultanea delle varie parti del braccio di presa ed impedisce in particolare una presa
dell'oggetto successiva alla regolazione della posizione angolare delle parti dei bracci di
presa; - non avrebbe potuto essere implementata nel dispositivo del documento D3 perché una
volta raggiunta la posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da
prelevare non sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sulla seconda
parte 51 del secondo braccio di presa 47, 51 e sul primo braccio di presa 27; - non avrebbe
potuto essere implementata nel dispositivo del documento A4 perché una volta raggiunta la
posizione di regolazione desiderata in funzione del diametro dell'oggetto da prelevare non
sarebbe stato possibile prelevare tale oggetto senza strisciare sul primo braccio di presa 74 e
sulla seconda parte 94 del secondo braccio di presa 84, 94” (cfr. pag. 56 e 57 della CTU, ex
doc. 3 del fascicolo di parte appellante).
Del tutto irrilevante è la circostanza che il CTU abbia rivisto la propria posizione nella relazione definitiva rispetto a quanto indicato nella bozza a seguito delle osservazioni presentate dal CTP
dell'odierna appellata, avendo motivato congruamente il ragionamento adottato al fine di riconoscere la altezza inventiva al brevetto de quo (vedi pag. 54 e 55 della CTU).
Deve, infine, ritenersi superata anche la eccezione di insufficiente descrizione, avendo il CTU
affermato la sussistenza di tale requisito, ritenendo che un tecnico del ramo trova nel brevetto
de quo tutte le informazioni necessarie per riprodurre l'invenzione descritta, non essendo stata mossa sul punto alcuna specifica censura. Nessuna rilevanza assume, poi, quanto affermato da pagina 17 di 25 parte appellata in ordine a una asserita insufficienza della descrizione esclusivamente in ordine alla seconda rivendicazione, la quale prevede: “Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
comprendente inoltre almeno un elemento di collegamento fra detti almeno due sistemi”. Si
osserva, infatti, che non è stato oggetto di specifica censura quanto indicato dal CTU a pag. 58,
laddove ha affermato che: “Dalla descrizione del brevetto EP 097 è chiaro che i due sistemi di
presa 4, 5 sono reciprocamente collegati tramite una trave di supporto 3 e tramite un supporto
16. Pertanto, la descrizione del brevetto EP 097 fornisce ad un tecnico del ramo informazioni
sufficientemente chiare e complete per consentirgli di attuare la caratteristica recitata nella
rivendicazione 2”.
Alla luce di tale motivazione, la Corte ritiene inammissibile la richiesta di espletamento di una nuova CTU, essendo quella in atti del tutto esaustiva ed essendo sul punto condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure laddove hanno rilevato che : “Il collegio, in questa sede,
ritiene inutile la rinnovazione della CTU, in quanto la stessa dovrebbe necessariamente basarsi
sugli stessi elementi già presi in considerazione dall'ing. , dal momento che, anche Per_3
all'esito dell'ordine di esibizione emesso con l'ordinanza collegiale non sono stati forniti dati
rilevanti”. In difetto di ulteriori elementi da esaminare anche ai fini di un'eventuale interferenza, come meglio sotto motivato, una eventuale CTU sarebbe del tutto superflua.
2. Oggetto, poi, del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione.
Secondo parte appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, essendosi i giudici del tribunale attenuti alle valutazioni del CTU, il quale, però, aveva affermato “di non disporre di
elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla contraffazione, dal momento che, sulla base
delle fotografie esaminate,“non si può né escludere né affermare con certezza che nel
pagina 18 di 25 dispositivo della resistente [...] la regolazione dell'angolo tra le due parti del braccio di presa
avvenga prima di impegnare lo scambiatore di calore. Essendo infatti le due parti di ciascun
braccio di presa movimentate tramite un rispettivo comando apposito, che è distinto da quello
unico che movimenta i due bracci di presa, è effettivamente possibile che i due bracci di presa
siano portati a contatto con lo scambiatore di calore prima che le due parti di ciascun braccio
siano regolate l'una rispetto all'altra”. Secondo pertanto, la decisione del giudice del Pt_1
cautelare di ritenere provata la interferenza si baserebbe su un ragionamento non fondato su una valida e adeguata motivazione, così come quella del tribunale, che senza operare una autonoma valutazione, avrebbe sostanzialmente sopperito al difetto di prova, che ricade su chi agisce in giudizio, arrivando a delle conclusioni sulla base di un percorso argomentativo privo di logica in quanto basato su prove inesistenti e su mere ipotesi valutative.
Tale motivo è infondato.
Si ritiene, infatti, corretto il ragionamento seguito dai giudici di primo grado che hanno fondato la loro decisione sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, partendo da una valutazione globale degli elementi raccolti e tenuto complessivamente conto del comportamento processuale dell'odierna appellante, sia nella fase cautelare che nel giudizio di primo grado.
Si osserva, in particolare, che il CTU, sebbene abbia effettivamente affermato di non disporre di elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla contraffazione, avendo a disposizione solo delle fotografie, da cui non sarebbe possibile evincere con certezza l'eventuale contraffazione,
non potendosi “dedurre la sequenza temporale di azionamento dei bracci di presa che
porterebbe a regolare l'angolo tra dette prima e seconda parte del braccio prima di impegnare
lo scambiatore di calore” (pag. 72 della CTU), ha, comunque, rilevato che “per completezza di
informazione il sottoscritto ritiene ragionevole proprio per evitare gli inconvenienti sopra
descritti, che anche nel dispositivo della resistente la suddetta regolazione avvenga prima che
pagina 19 di 25 inizi l'impegno con lo scambiatore di calore”. Si rileva, peraltro, che il CTU ha ribadito le sue conclusioni anche a fronte delle contestazioni del CTP dell'odierna appellante, secondo cui sarebbe ragionevole immaginare un funzionamento opposto a quello rivendicato, insistendo nel sostenere che “per evitare indesiderati spostamenti degli oggetti una volta impegnati, è più
ragionevole ipotizzare una regolazione della posizione angolare delle parti dei bracci di presa
prima di impegnare gli oggetti” (pag. 76 della CTU).
Si ritiene, inoltre, che sia rilevante tenere conto che, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il procedimento di descrizione non ha attuato quel tipico effetto a sorpresa, atteso che, per un mero disguido della cancelleria, il decreto inaudita altera parte è stato comunicato alla controparte prima che si procedesse a una formale notifica che avviene solitamente al momento dell'accesso. È, inoltre, un fatto non contestato che, al momento dell'accesso, l'ufficiale giudiziario ha accertato una circostanza del tutto anomala, ossia che i computer aziendali non erano connessi ad alcuna rete e che non era stato possibile reperire alcun disegno, avendo il legale rappresentante riferito che i progetti si trovavano nelle mani della committente, unica titolare del diritto di autore, alla quale erano stati restituiti dopo la consegna dei prodotti. Come
correttamente rilevato dal giudice del procedimento cautelare ed evidenziato anche dai giudici di prime cure, tale circostanza, in realtà, è evidentemente poco credibile nell'era attuale della informatizzazione soprattutto per una società che svolge attività nel campo della produzione e della commercializzazione di macchine industriali, atteso che è del tutto anomalo che la committente, che si trova a Taiwan, si sia fatta restituire i propri disegni a mezzo posta o corriere, anziché, via e-mail, non risultando files o altro a dimostrazione della relazione di committenza, anche ai fini di un mero rapporto commerciale.
Rilevante, poi, ai fini della prova della produzione e della commercializzazione di prodotti contraffatti è anche il fatto che, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario presso la pagina 20 di 25 sede, legale rappresentante di presente con il figlio, dapprima negava Controparte_8 Pt_1
di produrre macchine asseritamente in contraffazione, per poi ammettere, in sede di interrogatorio davanti al giudice, ex art. 121 bis c.p.c., di avere effettivamente venduto le due macchine contestate a Rilevante a tale fine è il verbale di udienza del 6.11.2017, dal Per_1
quale risulta che: “L'interrogato conferma che la macchina fu prodotta dalla convenuta
unitamente ad altra identica macchina” (doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Tale circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal figlio del legale rappresentante, il quale, mostrata la foto relativa alla macchina asseritamente interferente, ha affermato: “La macchina veniva prodotta da noi unitamente ad altra macchina nel 2013 su
richiesta di un cliente finale taiwanese tramite una società di Malta”.
Si ritiene rilevante come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017), che parte appellante non ha prodotto alcun documento delle macchine in questione, né di carattere tecnico, né contabile, nonostante l'espresso ordine di esibizione da parte del tribunale contenuto nella ordinanza di remissione della causa sul ruolo del 9.01.2020 che prevedeva: “ordina a
a e a l'esibizione degli ordini ricevuti relativamente Pt_1 Controparte_9 Controparte_10
ai dispositivi oggetto di causa, nonché l'esibizione dei disegni tecnici, dei manuali e guide
trasmessi alla o dalla società taiwanese - ordina a l'esibizione delle scritture Per_1 Pt_1
contabili, ivi incluse le fatture di vendita da a della macchina contestata, Pt_1 CP_9
nonché a Via Luigi Pirandello, 14, Camporotondo Etneo, e a Controparte_10 CP_9
[...
, P.O. Box 11, Zebbug, Malta l'esibizione delle fatture di vendita del dispositivo contestato,
ivi incluse le vendite alla società taiwanese , Per_1
Si rileva, peraltro, che non ha trovato riscontro nemmeno quanto asserito dal legale rappresentante e dal di lui figlio circa il fatto che copia di tali disegni erano costuditi su un computer portatile da un consulente esterno della società, un certo ing. , il quale sentito Per_4
pagina 21 di 25 al riguardo come informatore alla udienza del 27.11.2017 ha negato tale circostanza affermando: “Non dispongo dei disegni della macchina per cui è causa per altro io per la
convenuta non svolgo attività di progettazione e vi lavoro da meno di tre anni come consulente
dai primi del 2015” (doc. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Si ritiene, inoltre, rilevante, come già evidenziato anche dai giudici di prime cure, il comportamento tenuto dal legale rappresentante di parte appellante, il quale, dopo essersi dichiarato in sede cautelare non interessato alla commercializzazione di tali macchinari, a distanza di circa un mese ha deciso di promuovere un giudizio di merito volto ad accertare la nullità del brevetto asseritamente contraffatto, dimostrando, così, un interesse del tutto contrario. Privo di riscontro è quanto addotto a giustificazione di tale scelta dall'appellante in ordine al fatto che tale iniziativa processuale era stata presa a seguito dell'accoglimento dell'ordine di pubblicazione del dispositivo della ordinanza, disposto nel giudizio cautelare. Si
evidenzia, infatti, anche a fronte della contestazione di parte appellata, che non ha Pt_1
provato la circostanza dell'avvenuta pubblicazione, non avendo mai sollevato tale questione nel giudizio di primo grado e non avendo nemmeno proposto reclamo contro il provvedimento cautelare.
Alla luce di tale motivazione è, dunque, pienamente condivisibile la decisione del tribunale che,
tenuto conto di tali circostanze gravi precise e concordanti, ha ritenuto provato che le macchine oggetto di controversia siano effettivamente interferenti con il brevetto di parte appellata, come ipotizzato anche dal CTU.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è, infine, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno condannato parte appellante al pagamento del danno emergente, del lucro pagina 22 di 25 cessante e al risarcimento del danno all'immagine e del danno morale, pregiudizio quantificato in complessivi € 148.770,97.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto le voci di danno sarebbero state quantificate erroneamente, non avendo parte appellata fornito la prova del
quantum dovuto e del nesso causale.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Per quanto concerne la voce di danno emergente, la Corte ritiene del tutto condivisibile la quantificazione effettuata da parte del tribunale in € 82.770,97, alla luce delle fatture prodotte,
atteso che dal loro contenuto si evince chiaramente che esse riguardano i costi sostenuti per le attività concernenti la presente controversia. Rilevanti al riguardo sono i documenti contabili relativi all'attività di consulenza svolta dalla società PGA per la tutela del brevetto oggetto di causa (doc. 25 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo grado) e a quella svolta dalla società esperta a tutela di diritti derivanti dalla Controparte_11
proprietà intellettuale (doc. 28 del fascicolo di parte appellata).
Per quanto concerne, poi, il lucro cessante, è del tutto condivisibile la somma quantificata dal tribunale in € 60.000,00 per le due macchine vendute, alla luce delle indicazioni fornite sui profitti ricavabili da tali prodotti e dai documenti depositati da parte appellata (doc. 26 del fascicolo di primo grado di parte appellata), non avendo parte appellante prodotto alcun documento contabile relativo a tali macchine, che, pacificamente, ha venduto. Si ritiene, infatti,
che non ottemperando all'ordine di esibizione, abbia implicitamente riconosciuto Pt_1
corretta la somma allegata da controparte, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione,
secondo cui dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art.
pagina 23 di 25 pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno (cfr. Cass. 188/1996).
Deve essere, invece, accolto il motivo di appello volto alla modifica della sentenza laddove i giudici di primo grado hanno proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 6.000,00, pari al 10% del lucro cessante, non avendo parte appellata provato, come era suo onere, di avere subito, a causa di tali illeciti, un danno all'immagine e/o alla propria reputazione commerciale. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte,
che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-
evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. ord. 9551/2023).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte sostanzialmente soccombente, in quanto l'accoglimento solo Parte_1
parziale di un motivo di appello non incide sull'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento “indeterminabile – alta complessità”, ex DM 147/2022, avuto riguardo della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Per le medesime ragioni, deve trovare conferma anche la decisione dei giudici di primo grado in ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta in tale giudizio, trovando applicazione, come scaglione di riferimento, sempre quello “indeterminabile – alta complessità”, con applicazione, però, delle tariffe ex lege vigenti al momento della pronuncia, ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 24 di 25 assorbita, così dispone:
- In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine, quantificata in € 6.000,00;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida per il presente giudizio, in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
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210 c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in