RG. n. 37505/2022

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e rel.
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante (P.IV ), elettivamente domiciliata in P.IV_1
Milano, via Andegari n. 18, presso lo studio dell'avv. Clementina Malenchini che la rappresenta e difende con l'avv. Niccolò Poggi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IV ) in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro-tempore
Convenuta contumace

OGGETTO: . CP_2
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'11.2.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione depositata in data 10.10.2022 la ha citato in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Imprese, la
[...]
deducendo la nullità del marchio italiano n. 302016000003831 registrato a Controparte_1
nome della convenuta in data 28.6.2017 e chiedendo di dichiarare la nullità del medesimo e di inibire alla convenuta l'ulteriore utilizzo del marchio.
A fondamento della domanda, parte attrice - premesso di essere un'azienda fiorentina che sin dal
1922 svolge attività di produzione e commercio al dettaglio di articoli per la tavola, dalle porcellane alla cristalleria, dagli argenti al vetro e di essersi affermata come punto di riferimento del settore, come attestato dalla partecipazione a mostre internazionali e dalle pubblicazioni su riviste di settore e della moda - ha allegato che la propria attività è sempre stata contraddistinta dal segno distintivo
quale insegna, denominazione sociale, marchio e nome a dominio e che tale segno, Parte_1
nel corso degli anni, aveva assunto una valenza fortemente distintiva dell'attività della società; che, per tali ragioni, il 26.7.2016 aveva depositato la domanda di marchio italiano n. 302016000078117 per le classi merceologiche 8, 11, 14, 20, 21, 35 avente ad oggetto la scritta in stampatello
[...]
sormontata da uno stemma recante le iniziali in maiuscolo UP con la P parzialmente Pt_1
sovrapposta alla U e che la domanda era stata accolta in data 7.12.2018; di avere appreso, da accertamenti compiuti, che la società di diritto inglese convenuta aveva depositato in data 20.1.2016 la domanda di marchio italiano n. 302016000003831 poi rilasciata il 28.6.2017 avente ad oggetto la medesima scritta e che, successivamente, in data 8.2.2027 aveva depositato anche la Parte_1
Par domanda di marchio italiano n. 02017000011359 il cui esemplare includeva solo il logo e la scritta Scent Cinema ma che tale seconda domanda era stata rifiutata a seguito di opposizione proposta da un terzo;
di avere diffidato la convenuta in data 13.11.2017 dall'utilizzo del predetto marchio senza ottenere riscontro;
di avere notificato l'atto di citazione in data 7.2.2022 senza che la causa venisse iscritta a ruolo e di avere pertanto provveduto alla riassunzione del giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita in Controparte_1
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza dell'11.2.2025 parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
pagina 2 di 5 Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice e sulla base della documentazione prodotta nel giudizio, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito riportati.
La società attrice ha dichiarato di essere titolare del marchio figurativo italiano n.
302016000078117 registrato in data 7.12.2018 avente ad oggetto la scritta in stampatello “
[...]
sormontata da uno stemma recante le iniziali in maiuscolo UP con la P parzialmente Pt_1
sovrapposta alla U ma di avere sempre utilizzato tale segno per contraddistinguere i propri prodotti, anche precedentemente alla sua registrazione come marchio, in via di fatto, in quanto corrispondente alla propria denominazione sociale e insegna.
La società di diritto inglese convenuta ha ottenuto in data 28.6.2017, a seguito di domanda presentata in data 20.1.2016, la registrazione presso l'UIBM del marchio figurativo n. 302016000003831 costituito dalla scritta “ per la classe 21 “Utensili e recipienti per il Parte_1
governo della casa o la cucina;
pettini e spugne;
spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole;
materiale per pulizia;
paglia di ferro;
vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica”.
Ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi stabiliti dagli artt. 2697 c.c.
e 121 D. Lgs. n. 30/2005, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso sulla parte che impugna il titolo e, dunque, su parte attrice.
Infatti, sebbene la convenuta sia rimasta contumace, il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere a una fictia confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in base al criterio di interpretazione letterale della predetta disposizione riguardante la sola “parte costituita” ex art. 12 delle preleggi con la conseguenza che
“l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14623/2009).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che parte attrice abbia adeguatamente assolto a tale onere probatorio.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la denominazione sociale della società attrice, sin dalla sua costituzione risalente al 1922, sia e che tale denominazione ne abbia per decenni Parte_1 contraddistinto l'attività.
Poiché i segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta - denominazione sociale, senza aver fatto uso pagina 3 di 5 dello stesso come marchio per contraddistinguere merci prodotti o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa (cfr. Trib Milano 23.4.2020 n.
2540).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte attrice dimostra l'uso della denominazione sociale “ anche quale marchio di fatto per contraddistinguere i propri Parte_1
prodotti (ovvero le ceramiche di e con diffusione non meramente locale come dimostrato Parte_1
dalla partecipazione a fiere nazionali (doc. 3) e internazionali e dalle recensioni presenti su siti nazionali e internazionali e su riviste di moda e design a tiratura nazionale (docc. 2).
Peraltro, il marchio di fatto usato dall'attrice ha un forte carattere distintivo, non essendo la parola denominazione sociale derivante dal cognome del fondatore - attinente al prodotto e ai Parte_1
servizi che contraddistingue, ovvero porcellane, cristallerie, oggettistica per la casa etc.
Il marchio registrato dalla convenuta è dunque nullo ai sensi dell'art. 25 lett. a) Parte_1
c.p.i. con riferimento alla mancanza del requisito della novità di cui all'art. 12 lett. b) c.p.i.
L'art. 12 lett. b) c.p.i. dispone “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: […] b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”.
La società convenuta ha infatti registrato il proprio marchio per prodotti identici a quelli che sono sempre stati identificati dal marchio di fatto dell'attrice. L'identità tra i segni e Parte_1
l'identità dei prodotti può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni.
Deve quindi concludersi che il marchio registrato dalla convenuta è stato depositato dalla non avente diritto dovendosi ritenere l'attrice l'unica titolare di un diritto di preuso con notorietà generale sul pagina 4 di 5 marchio l'unica legittimata ad ottenere una registrazione di marchio avente ad oggetto Parte_1
tale segno.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e tenuto conto dell'attività processuale svolta (e quindi con esclusione della fase istruttoria in mancanza di deposito delle relative memorie), sono poste a carico della convenuta contumace.


P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n. 302016000003831 di titolarità di
[...]
per carenza di novità: Controparte_1
2) Inibisce a l'ulteriore uso del marchio;
Controparte_1
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della società attrice Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.333,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IV e CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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