REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott.ssa Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 13853/2021 promossa da
(IDI: ) con Parte_1 C.F._1 sede in Bissone (CH), 6816, Via Campione 6, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante sig. (in seguito, ”), difesa dagli Avv.ti Parte_2 Parte_1
Filippo Canu e Santina Parrello
-attrice- nei confronti di
(IDI: CHE-115.922.647), con sede Controparte_1
legale in Lugano, 6900, Svizzera, Via Pietro Capelli 18, in persona del suo Amministratore unico sig. , (in seguito, “CdC”); Controparte_2
(P. IVA: , con sede legale in Milano, 20121, Controparte_3 P.IVA_1
Via Della Spiga 1, in persona del suo Amministratore unico sig.ra (in CP_4 seguito, ); Controparte_3
, nato in Germania, a [...], il 16 Controparte_2
febbraio 1978, con passaporto n. , rilasciato dallo Stato svizzero, residente in Numero_1
Svizzera, Via Dufour 20, 6900, Lugano (CH), (in seguito, “sig. ”), P_
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Mario Locatelli e Viviana Carini
-convenuti-
OGGETTO: Contraffazione marchi
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente pagina 1 di 35
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2021, la Parte_1
[...
(di seguito per brevità anche ”), premessa la titolarità di alcuni marchi Parte_1
contraddistinti dall'espressione verbale rivendicanti, tra le altre, anche la classe 3 (profumi e simili) di ZZ, ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti
[...]
, della e del sig. Controparte_1 Controparte_3 P_
personalmente, contestando la contraffazione dei propri titoli di proprietà industriale ad opera del marchio tridimensionale 'NO LIMIT$' registrato dal sig. e utilizzato dalle P_
società convenute per la produzione, promozione e commercializzazione di articoli di profumeria e cura della persona. In sede di precisazione delle conclusioni la società attrice ha formulato le seguenti domande: “in via preliminare di merito: 1) respingere […] le domande riconvenzionali ex adverso formulate […]. In via principale di merito: 2) accertare e dichiarare che l'uso dei marchi ' e/o 'NO LIMIT$' per la Parte_1
produzione, promozione e commercializzazione di articoli di profumeria e cura della persona, e/o comunque appartenenti alla classe 3 di ZZ, come meglio descritto e documentato in atti, viola i diritti di proprietà industriale dell'attrice sul marchio e claim
' di cui alle registrazioni di marchio azionate;
3) inibire alle parti convenute Parte_1 qualsiasi ulteriore utilizzo dei marchi ' e/o 'NO LIMIT$' e di ogni altro Parte_1 marchio o segno distintivo identico, simile o confondibile con il marchio e claim '
[...] oggetto delle registrazioni di marchio azionate, o contenente comunque Pt_1
l'espressione ' ivi compreso l'utilizzo sulle confezioni, sui cataloghi, sui Parte_1 listini, in pubblicità e/o in qualsiasi altra manifestazione della loro attività d'impresa e su qualsivoglia mezzo (compresi siti internet, social media e applicazioni per computer, tablet
e/o smartphone), fissando sin d'ora una penale, in misura non inferiore ad € 1.500 per ogni giorno di eventuale omissione o ritardo nell'esecuzione del predetto ordine, oltre ad un importo pari al triplo del prezzo di listino di ciascuno prodotto realizzato, promosso o compravenduto in violazione del predetto ordine;
4) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a cura e spese dei convenuti, di tutti gli articoli, le confezioni e i materiali promo-pubblicitari recanti i marchi ' e/o ' $', nonché ogni altro Parte_1 Pt_3
marchio o segno distintivo identico, simile o confondibile con il marchio e claim '
[...] azionato, fissando il termine improrogabile entro il quale tali ritiro e distruzione Pt_1 pagina 2 di 35 dovranno aver luogo, nonché una penale pari ad € 500 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine, oltre a un importo pari al doppio del prezzo di listino di ciascuno prodotto eventualmente non ritirato e/o distrutto;
5) condannare le parti convenute, per quanto di rispettiva responsabilità e competenza e comunque in via tra di loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice per effetto delle condotte contestate e documentate in atti, e loro eventuale prosecuzione nelle more del giudizio, e degli illeciti tutti da esse commessi, nella misura che risulterà acclarata in base agli accertamenti di causa e alle presunzioni che ne derivano in applicazione dei criteri di quantificazione di cui all'art. 125 c.p.i. o, in subordine, che sarà ritenuta di giustizia secondo equità, danni che si indicano sin d'ora in misura comunque non inferiore a € 200.000; 6) condannare in ogni caso i convenuti alla restituzione degli utili da essi realizzati in violazione delle privative attoree, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.i., in alternativa al risarcimento del lucro cessante in base alla giusta royalty, o nella misura in cui eccedano tale quantum risarcitorio;
7) disporre – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 126 c.p.i. e 120 c.p.c. - la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo dell'emananda sentenza, con caratteri doppi rispetto al normale, a cura e spese dei convenuti, sul sito web www.plein.com e sui profili social ' Parte_4
, TWITTER, YOUTUBE e INSTAGRAM, per almeno 30 giorni;
8) concedere
[...] all'attrice il favore integrale delle spese e dei compensi di lite [….]”.
In data 3 novembre 2021 si costituivano Cream della , Controparte_1 [...]
e il sig. , chiedendo il rigetto delle domande della controparte. In sede di CP_3 P_ precisazione delle conclusioni i convenuti hanno formulato le seguenti domande: “1) in via principale, nel merito, rigettare le domande formulate da Parte_1
in quanto infondate per i motivi esposti in atti;
2) in via riconvenzionale,
[...]
accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a) e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. la nullità totale dei seguenti marchi della Attrice: a. marchio nazionale italiano verbale
“ , domanda di rinnovo n. 362020000207572, di cui al doc. 9 avversario, per Parte_1
tutti i prodotti in essa rivendicati;
b. marchio nazionale italiano figurativo-verbale
,domanda di rinnovo n. 36201500037748, di cui al doc. 10 avversario per tutti i prodotti in essa rivendicati;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 24, comma 1 c.p.i., 26, comma 1, lettera c) c.p.i. e 27 c.p.i. nonché ai sensi degli artt. 121 comma 1 c.p.i., 122 c.p.i. e 123 c.p.i., la decadenza parziale per non uso dei seguenti marchi di titolarità dell'Attrice: a. marchio nazionale italiano verbale “NO pagina 3 di 35 , domanda di rinnovo n. 362020000207572, di cui al doc. 9 avversario, per la Pt_1
classe 3, per tutti i prodotti in essa rivendicati;
b. marchio nazionale italiano figurativo-
verbale , domanda di rinnovo n. 36201500037748, di cui al doc. 10 avversario, per la classe 3, per tutti i prodotti in essa rivendicati;
c. marchio UE
figurativo-verbale n. 2832319, registrato in data 17.12.2003, di cui al doc. 11 avversario, per la classe 3, per tutti i prodotti in essa rivendicati;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 25, comma 1, lett. b) c.p.i., 19 comma 2 c.p.i. e 27 c.p.i. la nullità parziale del marchio UE figurativo-verbale
n. 18161103, registrato in data 22.05.2020, di cui al doc. 12 avversario, per la classe 3, per tutti i prodotti in essa rivendicati;
5) in ogni caso, condannare alla rifusione delle spese del presente Parte_1 procedimento […]”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova indicati dalle parti e con ordinanza del 17.5.2022 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni il giorno 13.9.2023, poi rinviata all'udienza del 20.11.2024 per il trasferimento ad altro ufficio del magistrato assegnatario del procedimento.
*°*°*°
2.- Le difese di parte attrice.
Con l'atto introduttivo del giudizio esponeva in punto di fatto: Parte_1
• di essere titolare di alcuni marchi aventi ad oggetto l'espressione “NO LIMITS” rivendicanti, tra le altre, anche la classe 3 di ZZ e segnatamente:1. del marchio nazionale italiano verbale n. 362020000207572 del 1990; 2. del marchio Parte_1
nazionale italiano figurativo-verbale n. 36201500037748 del 1995;3. del marchio UE figurativo-verbale n. 2832319 del 2003;4. del pagina 4 di 35 marchio UE figurativo-verbale n. 18161103 depositato il

3.12.2019 e registrato il 22.5.2020;
• che l'espressione identifica anche un notissimo claim pubblicitario, Parte_1 usato dai primi anni '90 per contraddistinguere le iniziative promo-pubblicitarie basate sulle imprese estreme degli atleti del;
Parte_5
• di essere titolare di tutti i diritti relativi all'archivio di immagini (e filmati) aventi ad oggetto le cd. imprese NO LIMITS (c.d. “Library No Limits”) realizzati in oltre 25 anni di attività;
• che il marchio e ha identificato una vera e propria galassia di Controparte_5
attività commerciali, editoriali, sportive e ricreative, promosse, gestite o sponsorizzate dalle società che si sono succedute nella titolarità dei marchi azionati, tra cui: riviste mensili, periodici, collane di libri, associazioni e centri sportivo- ricreativi, trasmissioni televisive, linee di abbigliamento, negozi monomarca, svariato merchandising e sponsorizzazioni, come attestato dalla documentazione prodotta tanto da diventare sinonimo di una vera e propria “filosofia” di vita incentrata sulla sfida ai propri limiti e al continuo superamento degli stessi;

• che lo stilista ha depositato una domanda di registrazione di marchio P_
(tridimensionale) UE n. 018242545 del 21.5.2020, la cui componente verbale è costituita dall'espressione per contraddistinguere una serie di Parte_6
prodotti in classe 3, fra cui “profumi; eau de toilette;
eau de parfum;
eau de cologne; creme e lozioni profumate per il corpo;
prodotti di profumeria;
deodoranti; trucchi;
cosmetici”;
• che i convenuti hanno lanciato e promosso massicciamente, sia tramite e-commerce che in negozi monomarca , nonché presso note catene di profumeria, un P_ profumo per uomo denominato , con la consonante finale S sostituita dal Parte_3
simbolo del dollaro, come di seguito esemplificato:
pagina 5 di 35 • di aver contestato la violazione dei propri diritti di privativa industriale preannunciando la volontà di opporsi alla registrazione del marchio UE e comunque all'uso del segno NO LIMIT$, salvo diverse intese in relazione alle quali manifestava ampia disponibilità;
• di aver formulato opposizione davanti all' avverso la domanda di registrazione CP_6
di marchio del sig. . P_
Alla stregua di queste circostanze di fatto, la società attrice si duole della violazione dell'art. 20 comma 1, lett. a), b) e c), c.p.i..
Le violazioni dei diritti di privativa sul marchio – deduce l'attrice – Parte_1
sarebbero ascrivibili al sig. personalmente per aver depositato il 21.5.2020 richiesta di P_
registrazione del marchio UE tridimensionale sopra raffigurato (domanda n° 018242545) per i prodotti appartenenti alla classe 3 di ZZ. L'attrice si duole poi che i convenuti hanno impiegato il marchio per offrire in vendita articoli per la cura della Parte_3
persona - quali profumi, docciaschiuma, deodoranti e body spray per uomo - tramite l'e- commerce del sito web www.plein.com, presso il negozio fisico monomarca P_
” situato in Milano, Corso Venezia, n. 7, e presso alcuni punti vendita di note catene
[...]
di profumeria;
nonché per aver pubblicizzato i medesimi prodotti sul sito web www.plein.com e sulle piattaforme Youtube e Instagram e per aver impiegato il segno “NO
LIMITS” per pubblicizzare la collezione uomo-donna autunno/inverno 2020 sulla landing page “world.philipp-plein.com” raggiungibile attraverso il sito web www.plein.com.
L'attrice lamenta altresì che l'effettivo e concreto utilizzo del segno NO LIMITS (o NO
LIMIT$) non è avvenuto e non avviene esclusivamente avvalendosi del marchio tridimensionale oggetto della domanda di registrazione UE n. 018242545 del 21.5.2020 o del segno “PHILIPP PLEIN NO LIMIT$”, ma è stato e viene correntemente utilizzato come marchio (speciale) di prodotto, o di linea, per contraddistinguere e commercializzare una serie di prodotti (eau de toilette, deodorante, body spray), come emergerebbe dagli screenshot del sito web www.plein.com di seguito raffigurato.
pagina 6 di 35 L'attrice sostiene che la condotta dei convenuti integra violazione della sua esclusiva.
L'offerta in vendita e la vendita di articoli di profumeria e igiene personale per uomo, recanti il segno distintivo NO LIMIT$/NOLIMITS, in contraffazione dei marchi azionati e dell'omonimo claim, secondo la prospettazione della parte contrasterebbe, anzitutto, con la disposizione dell'art. 20, comma 1, lettera a) del c.p.i.. Sostiene la società attrice che l'identità (tra segni e prodotti) cui fa riferimento la lettera a) dell'art. 20 c.p.i. va interpretata come identità sostanziale, “sicché tale norma trova applicazione anche quando, pur esistendo differenze tra i segni in conflitto, essi presentano il medesimo carattere distintivo o siano comunque percepiti dal pubblico come identici”.
La condotta dei convenuti integrerebbe poi in ogni caso una violazione della lettera b) del medesimo art. 20 comma 1 c.p.i., ossia l'utilizzo di un segno simile al marchio anteriore per prodotti identici o affini, suscettibile di creare un rischio di confusione per il pubblico. Il rischio di confusione andrebbe ravvisato anzitutto in ciò che il marchio “è un Parte_1 marchio forte e rinomato” e, come tale, per costante giurisprudenza, è tutelato avverso qualsiasi variante, ancorché non significativa, che “non faccia venir meno il richiamo al suo pagina 7 di 35 nucleo ideologico caratterizzante, ovverosia al suo “cuore” distintivo, costituito appunto dall'espressione ; e ciò sia qualora da tale richiamo derivi un vero e proprio Parte_1
rischio di confusione/associazione tra i segni, sia qualora si possa realizzare un ingiustificato agganciamento al carattere distintivo o alla notorietà del segno imitato, o un pregiudizio agli stessi. In secondo luogo, perché il giudizio di confondibilità tra marchi
“deve essere condotto in via globale e sintetica, considerando gli elementi distintivi e dominanti dei segni a raffronto, sotto il triplice profilo grafico, fonetico e concettuale, mediante la tecnica del raffronto mnemonico a distanza, ponendo cioè a confronto il marchio imitante, che il consumatore ha immediatamente a disposizione, con il mero ricordo del marchio imitato”.
Nel richiamato contesto interpretativo, sarebbe sufficiente “raffrontare il segno in concreto utilizzato sui prodotti, in pubblicità, e nel contesto del marchio tridimensionale domandato, con i marchi dell'attrice per comprendere che il “cuore” del segno avversario è costituito dall'espressione NO LIMIT$/S mentre le restanti componenti verbali e figurative (peraltro presenti solo del marchio 3D), quali il nome e cognome dello stilista ” e il P_ richiamo all'anno della sua nascita “1978”, non appaiono idonee a scalfire la centralità distintiva della componente NO LIMIT$/S come in concreto utilizzata”.
Le condotte dei convenuti sarebbero anche in contrasto con il precetto dell'art. 20, comma
1, lettera c) c.p.i.: “l'utilizzo del marchio /S […], infatti, richiama Pt_3
evidentemente alla memoria le gesta degli atleti del team (e i noti commercial Parte_1
CP_ pubblicitari contraddistinti dal marchio e , cui il sig. aspira a Parte_1 P_ divenire l'erede, sia pur adattando al culto dell'edonismo, del machismo e dell'ostentazione della ricchezza materiale, l'originario messaggio”. A riprova della circostanza la società attrice segnala il messaggio pubblicitario, pubblicato sul sito www.plein.com in relazione al profumo contrassegnato dal marchio contestato: “NO LIMIT$ cattura la personalità pagina 8 di 35 travolgente e l'energia sfrenata di ”, il “RE del Pre$ente”; “NO LIMIT$ P_
è la chiave universale per soddisfare i vostri desideri più selvaggi”; “Il tatuaggio olfattivo di : un tonificante ritmo orientale e legnoso, ritmato da quattro accordi su P_ misura. (…); DENARO $$$ (…); (…); Controparte_7 Controparte_8
MUSCOLI E POTENZA (…)” (cfr. doc. 66 di parte attrice).
In tale contesto sarebbe quindi evidente, “sia l'indebito aggancio concettuale al marchio e dell'attrice, di cui viene sfruttata la capacità distintiva e notorietà, sia il Controparte_5
pregiudizio ad essi arrecato dallo svilimento del messaggio e della filosofia originari:
[...]
non è più l'uomo che, contando unicamente sulle proprie forze, coraggio e Pt_1
determinazione, sfida i limiti che la natura gli impone per raggiungere sempre nuovi obiettivi, ma è l'uomo ricco, eccessivo, sfrenato, palestrato, con il culto del denaro attraverso cui ottenere potere e successo”.
*°*°*°
3.- Le difese di parte convenuta.
I convenuti si sono costituiti contestando integralmente la prospettazione della società attrice. Hanno premesso che il marchio registrato dal sig. è un marchio P_
tridimensionale caratterizzato dalla forma di una carta di credito e volto a proteggere la forma complessiva e distintiva della confezione di un profumo lanciato nel 2020 dal : P_
a. sulla quale è apposto il marchio denominativo “ ”; P_
b. il logo c. il disegno di un teschio stilizzato;

d. decorata con un pattern nero costituito dalla riproduzione seriale dell'esagono:
pagina 9 di 35 e. in basso a destra ed in carattere di dimensioni più piccole del marchio ” P_
e degli altri elementi distintivi sopra elencati, contraddistinta dalla dicitura “NO $” Pt_3
(con la “$” che simboleggia il dollaro), “apposta a titolo descrittivo, in quanto è volta a indicare che quella carta di credito è senza limite di spesa”.
I convenuti hanno dedotto in fatto:
• che i marchi azionati dalla società attrice sono stati “tutt'al più usati solo ed esclusivamente per il settore dell'orologeria e/o abbigliamento sportivo certamente non per profumi e prodotti per la cura della persona della classe 3 di ZZ e per lo più in abbinamento ad altri marchi noti nel solo settore dell'orologeria come il marchio
“SECTOR””;
• che l'uso fatto dalle convenute del segno contestato è quello nell'ambito della confezione di prodotti della profumeria, come il seguente e sempre in abbinamento al marchio denominativo , nonché sempre con P_
l'uso della “$” stilizzata;

• che le convenute “non hanno mai fatto un uso commerciale (comunque lecito) isolato della dicitura ”. Parte_1
I convenuti hanno in primo luogo negato qualsiasi interferenza tra il marchio registrato dal sig. e i segni utilizzati dalla controparte. Le condotte contestate – si afferma – “non P_
costituiscono atti di contraffazione dei marchi avversari ex art. 20, comma 1, lett. a) e b)
c.p.i. in quanto non sussiste tra gli stessi né l'identità, né la somiglianza ed il conseguente rischio di confusione”. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) c.p.i., ha dedotto parte convenuta, “devono sussistere i seguenti requisiti: l'identità tra il segno contraffattorio ed il marchio anteriore e l'identità tra i prodotti e servizi dei marchi in conflitto. Nel caso di specie tuttavia non è configurabile alcuna riproduzione integrale dei marchi di parte attrice per identificare il medesimo genere di prodotti, posto che appare ictu oculi l'assenza di pagina 10 di 35 identità tanto tra i marchi azionati ed il marchio contestato, quanto tra i marchi azionati e gli altri segni oggetto di contestazione “NO LIMIT$” e “#PPNOLIMITS””.
I convenuti hanno dedotto in secondo luogo che “gli atti di contraffazione per violazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) c.p.i. presuppongono invece che i marchi in conflitto siano uguali o simili, per prodotti o servizi identici o affini, e che ciò determini un rischio di confusione o, comunque, di associazione sul mercato tra i medesimi. Da una valutazione globale e sintetica, i segni utilizzati dalle convenute presentano differenze tali da escludere ogni rischio di confusione o associazione con i marchi azionati”. “Deve considerarsi”, osserva sotto questo profilo parte convenuta, “che, secondo giurisprudenza costante, la valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi deve fondarsi sull'impressione complessiva data dai marchi in esame, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti. Nel caso di specie, le componenti distintive e dominanti dei marchi in conflitto differiscono totalmente, posto che nella mente del consumatore - in relazione ai marchi contestati - rimarrà certamente impresso il ricordo di elementi quali il nome ” o il suo acronimo, il teschio ed il simbolo “$” P_
(tutti elementi non presenti nei marchi di parte attrice)”.
I convenuti contestano altresì che possa ravvisarsi la violazione ex art. 20, comma 1, lettera c) c.p.i. “considerata l'assenza dei presupposti indefettibili per l'applicazione di detta norma: la rinomanza del marchio azionato e la necessaria sussistenza di un indebito vantaggio (tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio) o di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del medesimo”. L'attrice – sostengono i convenuti –
“invoca la tutela di cui all'art. 20 comma 1, lett. c) c.p.i. limitandosi ad affermare che vi sarebbe stato un indebito aggancio al marchio e claim ed un pregiudizio Parte_1 arrecato dallo svilimento della filosofia originaria (in quanto l'immagine di Parte_1
un uomo che sfida i propri limiti sarebbe stata sostituita da quella di un uomo che ostenta denaro, potere e successo)”. Senonché, si osserva, parte attrice “non ha fornito la prova, su di essa gravante, della rinomanza dei Marchi azionati - al 2020, anno in cui sarebbe iniziata la condotta contestata delle convenute - in quanto ha omesso di documentare l'entità dell'impegno promozionale, la quota di mercato conseguita dai propri marchi nonché
l'intensità e l'estensione geografica dell'uso dei medesimi”.
In via riconvenzionale i convenuti hanno poi dedotto:
• la nullità per difetto di carattere distintivo del marchio nazionale italiano verbale
[...]
” n. 362020000207572 del 1990 e del marchio nazionale italiano figurativo-verbale Pt_1
pagina 11 di 35 n. 36201500037748 del 1995, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) c.p.i., il quale stabilisce che sono esclusi dalla registrazione, in quanto privi appunto di carattere distintivo, i marchi “che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”;
• la decadenza parziale per non uso di tre dei quattro marchi azionati (ad eccezione del marchio UE figurativo-verbale n. 18161103 depositato il 3.12.2019 e registrato il
22.5.2020) in quanto non sono mai stati utilizzati per contraddistinguere i prodotti della classe 3 di ZZ (comprendente tra l'altro i profumi, shampoo, prodotti per la pulizia e l'igiene e la cura della persona);
• la nullità del marchio UE figurativo-verbale n. 18161103 depositato il 3.12.2019 e registrato il 22.5.2020 in quanto la domanda di registrazione fu presentata in mala fede in violazione dell'art. 19, comma 2, c.p.i., atteso che il marchio in questione “è pressochè identico al marchio UE figurativo n. 2832319 - da considerarsi decaduto - e che entrambe le registrazioni rivendicano la classe 3 di ZZ” sicché “deve desumersi che la domanda di marchio UE n. 18161103 rappresenti un (ri)deposito del marchio decaduto, volto ad eludere le disposizioni relative alla declaratoria di decadenza per non uso dei marchi”.
L'azione di contraffazione della e le domande Parte_1
riconvenzionali di nullità dei convenuti non possono essere accolte. Va invece accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti di decadenza parziale dei marchi dell'attrice in riferimento alla classe 3 di ZZ.
*°*°*°
4.- La nullità per difetto di carattere distintivo dei marchi nazionali della società attrice.
Da un punto di vista logico è opportuno anzitutto esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti di nullità per difetto di carattere distintivo del marchio nazionale italiano verbale n. 362020000207572 del 1990 e del marchio nazionale Parte_1
italiano figurativo-verbale n. 36201500037748 del 1995, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) c.p.i..
I convenuti invocano l'applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. a) c.p.i., il quale stabilisce che sono esclusi dalla registrazione, in quanto privi di carattere distintivo, i marchi “che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”. A sostegno della loro interpretazione i convenuti richiamano pagina 12 di 35 la giurisprudenza che ha ritenuto carenti di capacità distintiva vocaboli elogiativi quali
"super", "extra", "oro", "elite", "delux", "inter", "universal", "leader", in ragione del loro significato generico e della loro ampia diffusione nel linguaggio comune, nonché, a livello comunitario, le decisioni - tanto dell , che del Tribunale e della Corte di Giustizia – CP_6
che hanno affermato la carenza di capacità distintiva dei segni costituiti da slogan commerciali, in ragione dell'incapacità di tali espressioni commerciali di uso comune di fungere da indicatore dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati.
La domanda non merita accoglimento.
La dichiarazione di nullità di un marchio per difetto di carattere distintivo ai sensi degli artt.
13, comma 1, lett. a) e 25 c.p.i., presuppone - diversamente dall'ipotesi di decadenza delineata dall'art. 13, comma 4 - che la causa di nullità fosse ravvisabile al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio.
L'accertamento del difetto di carattere distintivo dei marchi n. 362020000207572 del 1990
e n. 36201500037748 del 1995, presuppone quindi la dimostrazione che l'espressione verbale “NO LIMITS” fosse di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio negli anni '90 e trattandosi di due marchi nazionali occorre la prova che l'espressione in lingua inglese “no limits” fosse all'epoca un'espressione di ampia diffusione nel linguaggio comune e fosse percepita dai consumatori italiani come priva del gradiente di distintività necessario a creare un collegamento tra il prodotto contraddistinto ed il suo produttore.
I convenuti non hanno però offerto alcuna prova delle circostanze necessarie a dimostrare la diffusione nel linguaggio corrente in Italia dell'espressione “no limits” all'epoca del deposito dei marchi e per tale motivo la domanda va senz'altro respinta.
*°*°*°
5.- La decadenza parziale per non uso dei marchi di titolarità della società attrice n.
362020000207572, n. 36201500037748 e n. 2832319.
In invia gradata occorre esaminare la domanda riconvenzionale di decadenza parziale dei marchi avanzata dai convenuti ai sensi degli artt. 24, comma 1 c.p.i., 26, comma 1, lettera c) c.p.i. e 27 c.p.i. nonché ai sensi degli artt. 121 comma 1 c.p.i., 122 c.p.i. e 123 c.p.i..
I convenuti, premesso che i marchi azionati dalla società attrice non sono mai stati utilizzati per profumi o altri prodotti della Classe 3 di ZZ e che “tutta la documentazione prodotta in atti da controparte prova tutt'al più un uso risalente del marchio “ quasi Parte_1
pagina 13 di 35 esclusivamente per orologi, e in minima parte per abbigliamento sportivo” (pag. 44 della comparsa conclusionale), hanno dedotto la decadenza: 1. del marchio nazionale italiano verbale n. 362020000207572 del 1990; 2. del marchio nazionale italiano Parte_1
figurativo-verbale n. 36201500037748 del 1995;3. del marchio UE
figurativo-verbale n. 2832319 del 2003, in riferimento ai prodotti della classe 3 (prodotti di profumeria, prodotti da toilette e simili).
In proposito parte attrice, pur riconoscendo che “tra i numerosi campi nei quali il marchio
è stato utilizzato non rientrano quelli della profumeria e dei prodotti per la Parte_1 pelle” (pag. 25 della comparsa conclusionale di parte attrice) e che “lo sfruttamento del marchio anche in tale settore (per una linea cosmetica denominata “Survival Skin” a marchio Tendence – No Limits) [fu] studiato nel 2012 […]” senza essere “concretamente coltivato”, ha dedotto che la proprietà del marchio ha però ripreso il progetto Parte_1 della linea cosmetica Survival Skin nel 2019 “e lo ha sviluppato più approfonditamente, realizzando una serie di attività (inclusi studi di prodotto, piani di comunicazione e di business) prodromiche al lancio di una linea di prodotti per la pelle e profumeria (eau de cologne) a marchio come documentato in atti (cfr. docc. 98–105)”. “In tale Parte_1 contesto”, si afferma “l'attrice ha operato un parziale restyling della parte figurativa del marchio (principalmente modificando il profilo del becco e il Controparte_9 disegno dell'occhio, per ammorbidirne l'impatto visivo), come risulta dal confronto tra i due marchi (n. 2832319 a sinistra, n. 18161103 a destra)” (pag. 25-28 della comparsa conclusionale).
In punto di diritto, la società attrice deduce che l'art. 24, comma 3, c.p.i. e l'art. 58 par. 1 lett. a) RMUE, prevedono espressamente che la decadenza non può essere fatta valere se fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio e che tale norma considera a tal fine sufficienti anche “i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio”, salvo il caso in cui tali preparativi siano posti in essere “dopo aver saputo che sta per essere proposta domanda o eccezione di decadenza”.
pagina 14 di 35 Le difese dell'attrice non colgono nel segno.
L'art. 24, comma 1, c.p.i. dispone che, a pena di decadenza, il marchio “deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione …”. L'art. 24, comma 3,
c.p.i. stabilisce poi che la decadenza del marchio non può essere dichiarata “qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio”. A sua volta, l'art. 58, par. 1, lett. a), RMUE, dispone che il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti
“se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato …” e che, tuttavia,
“nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio”.
Il senso degli enunciati delle due disposizioni “quale è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 Preleggi), attesta, senza possibilità di equivoco, che il titolare del marchio, rispettivamente nazionale o europeo, deve farne un
“uso effettivo” entro cinque anni dalla registrazione e può evitare la decadenza anche quando sia trascorso il quinquennio se, prima della proposizione della domanda (o dell'eccezione) di estinzione, sia “iniziato” (ex novo) o “ripreso” (dopo un periodo di interruzione) un “uso effettivo” del segno.
In altri termini, tanto il diritto nazionale quanto il diritto europeo: (i) ricollegano al
“genuine use” del marchio un effetto impeditivo della decadenza;
(ii) precisano che il
“genuine use” del segno impedisce l'estinzione della privativa anche se la relativa fattispecie si perfeziona dopo un quinquennio di inerzia del titolare, purché prima che sia iniziata l'azione di decadenza. Conditio sine qua non dell'effetto giuridico impeditivo è dunque che prima dell'avvio dell'azione il diritto sia stato effettivamente esercitato dal suo titolare (o con il suo consenso).
Non trova alcun credito invece nel testo delle norme l'opinione della società attrice secondo cui la disciplina della decadenza conferisce rilievo anche ai “preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio”, salvo il caso in cui tali preparativi siano posti in essere dal titolare dopo aver saputo che sta per essere proposta domanda o eccezione di decadenza.
E, infatti, dopo aver affermato che il titolare del marchio può evitarne l'estinzione se, tra la scadenza del quinquennio di non uso e la presentazione della domanda di decadenza, è
pagina 15 di 35 iniziata (o ripresa) l'utilizzazione effettiva del marchio, l'art. 58 RMUE (così come l'art. 24, comma 3, c.p.i.), aggiunge che “l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio”, avvenuti nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda, “non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda […] potrà essere presentata”. Tale inciso, lungi dall'anticipare alla fase dei preparativi l'effetto impeditivo della decadenza associato in via generale al genuine use, esclude radicalmente che tale effetto possa prodursi quando l'inizio (o la ripresa) di un uso effettivo del segno si colloca a breve distanza (tre mesi) dall'azione di decadenza e il titolare del marchio abbia avviato i preparativi del rilancio solo dopo aver saputo dell'imminenza dalla domanda di decadenza.
In altri termini, la norma esclude che l'uso effettivo del marchio possa produrre effetti convalidanti ancorché si siano concretamente materializzati i relativi presupposti, attribuendo rilevanza allo stato soggettivo di mala fede del titolare del marchio nel momento in cui decide di avviare i preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso.
Così definito il significato degli artt. 24 c.p.i. e 58, par. 1, lett. a), RMUE, occorre dunque verificare se la società attrice che, pacificamente non ha mai utilizzato il marchio
[...]
” sul mercato dei prodotti della Classe 3 di ZZ (pag. 25 della comparsa Pt_1
conclusionale di parte attrice), abbia iniziato ad usare effettivamente il marchio in tale settore nel 2019.
A tale riguardo occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza dell'Unione europea, può ravvisarsi un «uso effettivo» del marchio “allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio”
(CGUE, 11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, punto 43 e, da ultimo, CGUE, 5 giugno 2024,
McDonald's International Property Co. Ltd, caso T-58/23, CGUE, 22 ottobre 2020, CP_10
cause riunite C-720/18 e C-721, cit., punti 32-33 e CGUE, 3 luglio 2019,
[...] [...]
, causa C-668/17P, punti 38-41). Controparte_11
La giurisprudenza europea ha poi da tempo rimarcato che nel verificare l'uso effettivo del marchio “occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le
pagina 16 di 35 caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio” (CGUE dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43, e CGUE del 31 gennaio
2019, , C-194/17 P, EU:C:2019:80, punto 83); e che l'uso effettivo del Persona_1
marchio “presuppone quindi un'utilizzazione di quest'ultimo sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio stesso e non solamente in seno all'impresa interessata. L'uso del marchio deve concernere prodotti o servizi già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente” (CGUE, 11 marzo 2003, Ansul, C-40/01,
EU:C:2003:145, punto 37). Per contro, “l'apposizione di un marchio sui prodotti che non sono soggetti ad alcuna distribuzione volta a farli penetrare nel mercato dei prodotti designati dalla registrazione del marchio non può essere qualificata come uso effettivo di tale marchio, in quanto una tale apposizione non contribuisce né a creare uno sbocco per i prodotti né a distinguerli, nell'interesse del consumatore, dai prodotti provenienti da altre imprese” (CGUE, 15 gennaio 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punto 21).
D'altro canto, secondo la giurisprudenza nazionale, in linea con quella europea, l'uso effettivo di un marchio va ravvisato “solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato (11/03/2003, C-
40/01, Minimax par. 35-37, 43). Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente
l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:255 par.38). Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto” (Trib. Milano, 28 maggio 2020 e da ultimo Trib.
Milano, 21 dicembre 2023). Secondo la giurisprudenza nazionale, inoltre, “l'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico;
B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti” (Trib. Milano, 30 settembre 2002; Trib. di
Bologna, 12 giugno 2009; Trib. Firenze, 22 luglio 2010; Trib. Milano, 7 maggio 2015;
Trib. Milano, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 20 giugno 2017; Trib. Torino, 4 gennaio
2019). Dunque “il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su
pagina 17 di 35 un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità” (così ancora Trib. Milano, 28 maggio 2020).
Ritiene il Tribunale che le prove documentali fornite dalla società attrice e le prove orali offerte e considerate superflue dal giudice istruttore siano senz'altro insufficienti a dimostrare un genuine use del marchio nel senso precisato dalla giurisprudenza.
La documentazione prodotta dalla società attrice è formata, infatti, da:
- uno scambio di email del 21.6.2019 avente genericamente ad oggetto “Incontro” tra la
Sig.ra della società di comunicazione Like.it di Arona, e il personale della Persona_2
a Bissona (CH), in data 24 giugno 2019 (cfr. doc. 98): (“Buonasera, Può Parte_1 gentilmente fornirmi l'indirizzo esatto? Grazie RG Il giorno 21 giu 2019, alle ore
17:25, R. Frattini - No Limits < > ha scritto: Buonasera Sig.ra Email_1
per conferma nostro appuntamento di lunedì 24 giugno alle 15:30 presso i nostri Per_2 uffici a Bissone. Cordiali saluti ) (cfr. doc. 98 parte attrice); Parte_7
-una email del 31.3.2021 inviata dalla società di comunicazione Like.it (successiva all'instaurazione del giudizio) con oggetto “Fattura n.17/EL del 30/03/21” (“Buongiorno
Come da accordi con Cav. allego fattura ”) (cfr. doc. 99 parte Pt_2 Persona_3
attrice);
-una fattura della società di comunicazione Like.it datata 30.3.2021 dell'importo di
€1.800,00 euro avente la seguente descrizione “Rif. Prev. n.52 del 03/09/20; Proposta Logo
Survival skin KIT e relative correzioni;
Proposta pack + confezione Survival skin KIT;

(Proteggere/nutrire/abbronzare); Proposta Campagna pubblicitaria prodotto sportivo/moda/scientifico (escluso esecutivo e presentazione) e relative correzioni;

Proposta Logo Au de cologne No Limit;
Proposta pack + confezione Au de cologne No
Limits Proposta Campagna pubblicitaria prodotto Au de cologne No Limits” (cfr. doc.
100);
-una email della società Like.it del 15.4.2021 con oggetto “Fattura n.22/EL del 15/04/21”
(“Buongiorno Come da accordi con Cav. allego nuova fattura Pt_8 Parte_2 Per_3
”) (cfr. doc. 101);
[...]
-una fattura della Like.it datata 30.3.2021 dell'importo di €902,00 euro avente la seguente descrizione “1 Creazione pack flaconi Skin Survival kit No Limits 2 Creazione pack in bottiglia acqua di colonia No Limits inclusa presentazione” (cfr. doc. 102);
-uno scambio email del 19/21.4.2021 tra la società di comunicazione e la Parte_1 avente ad oggetto “Re: fatture & campagna” (“Buongiorno Sig. , la sua ultima Per_3
pagina 18 di 35 fattura sarà bonificata nei prossimi giorni e come da accordi telefonici con il Cav.
Giardiello tra noi le chiedo se il vostro lavoro per una stesura di una campagna pubblicitaria a livello digitale per poter consigliare a chi volesse rilanciare il marchio NL per i prodotti Survival Skin e il profumo è da considerarsi incluso nelle fatture già da voi emesse. In caso contrario voglia gentilmente saperci pervenire un preventivo. Cordiali saluti;
“Buongiorno , La ringrazio per l'aggiornamento Parte_7 Pt_8
Nell'affrontare la campagna social ci siamo accorti che l'impostazione condivisa con il
Cav. necessitava di qualche aggiornamento. Pertanto stiamo ancora lavorando per finalizzare la comunicazione e successivamente ci dedicheremo al budget Credo riusciremo
a mandarvi qualcosa settima prossima. ”) (cfr. doc. 103); Persona_3
-una email del 21.7.2021 tra la società Like.ti e l'attrice avente ad oggetto “Re: Logo
Tendence vettoriale” (“C , spero di trovarti bene. e io abbiamo rivisto Pt_2 Per_3
la presentazione per il piano di investimenti web, social media marketing e stampa per il rilancio del logo associato ai 2 prodotti e AC . Parte_1 Parte_9 Parte_10
Fammi sapere se questa volta abbiamo maggiormente individuato ciò che volevi. Grazie
”) (cfr. doc. 104); Per_2
-il documento formato da 17 pagine intitolato “Piano di comunicazione e relativi investimenti finanziari per il lancio della nuova linea cosmetica NO LIMITS” allegato alla email del 21.7.2021 (cfr. doc. 105 di parte attrice).
In disparte il rilievo che i documenti prodotti dalla società attrice, ad eccezione delle email del 21.6.2019 (doc. 98), attestano attività compiute successivamente alla diffida inviata al sig. il 15.7.2020 e all'instaurazione del presente giudizio, allorché l'attrice aveva P_
saputo della registrazione del marchio del convenuto, è decisivo notare che le iniziative
Par della hanno tutte natura di atti meramente interni Parte_1 all'impresa e sono solo lontanamente preparatorie dell'effettivo sfruttamento commerciale del marchio sul mercato dei profumi e affini della classe 3 di ZZ. Inoltre, Parte_1
l'entità degli investimenti sostenuti dal titolare del marchio (€1800+€902=€2.702) per l'avvio ex novo dello sfruttamento del segno sul mercato dei prodotti di classe 3 appare manifestamente irrisoria e tale circostanza induce il sospetto che non si tratti in realtà di un'iniziativa dotata di effettiva concretezza e serietà.
Alla luce di tali circostanze, ritiene il Tribunale che le azioni compiute dalla
[...]
alcuni mesi dopo aver scoperto la registrazione del marchio del sig. Parte_1 P_
non possano integrare atti di uso effettivo diretti a trovare o mantenere uno sbocco dei pagina 19 di 35 prodotti di classe 3 per i quali sono stati registrati i marchi azionati (CGUE, 11 marzo 2003,
Ansul, C-40/01, punto 43 e, più di recente, CGUE, 5 giugno 2024, McDonald's
International Property Co. Ltd, caso T-58/23, CGUE, 22 ottobre 2020, cause CP_10
riunite C-720/18 e C-721, cit., punti 32-33 e CGUE, 3 luglio 2019, Controparte_11
, causa C-668/17P, punti 38-41).
[...]
Le iniziative messe in campo dalla società attrice non attestano, infatti, alcuna “ampiezza”
o “frequenza” dell'uso del marchio nell'ultimo quinquennio (CGUE dell'11 marzo 2003,
Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43, e CGUE del 31 gennaio 2019, , Persona_1
C-194/17 P, EU:C:2019:80, punto 83), né riguardano “prodotti o servizi già in commercio
o la cui commercializzazione […] è imminente” (CGUE, 11 marzo 2003, Ansul, C-40/01,
EU:C:2003:145, punto 37), atteso che non hanno avuto alcuna conseguenza economica sul mercato, nei confronti dei consumatorio o dei concorrenti (Trib. Milano, 30 settembre
2002; Trib. di Bologna, 12 giugno 2009; Trib. Firenze, 22 luglio 2010; Trib. Milano, 7 maggio 2015; Trib. Milano, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 20 giugno 2017; Trib. Torino, 4 gennaio 2019).
Come sottolineato anche recentemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, se è vero che “può sussistere un uso effettivo di un marchio dell'Unione europea quando i prodotti designati non sono ancora commercializzati”, ciò può darsi “soltanto a condizione che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi sia imminente” e con la precisazione che “gli atti d'uso idonei a dimostrare un siffatto uso effettivo devono avere carattere esterno e produrre effetti per il futuro pubblico di tali prodotti o di servizi, e ciò anche in una tale fase anteriore alla commercializzazione” (CGUE, 3 luglio 2019,
[...]
, causa C-668/17P, punti 51-53). Controparte_11
L'attrice non ha però fornito alcuna prova che ciò si sia verificato nel caso di specie cosicché, limitatamente ai prodotti di classe 3, deve essere dichiarata la decadenza del marchio nazionale italiano verbale “ n. 362020000207572 del 1990; del Parte_1
marchio nazionale italiano figurativo-verbale n. 36201500037748 del 1995;
nonché del marchio UE figurativo-verbale n. 2832319 del 2003.
*°*°*°

pagina 20 di 35 6.- La domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE n. 18161103 per registrazione in mala fede.
Affermata la decadenza parziale dei marchi di titolarità della società attrice n.
362020000207572, n. 36201500037748 e n. 2832319, occorre esaminare in via ulteriormente gradata se l'uso da parte dei convenuti del marchio tridimensionale 'NO
LIMIT$' per la produzione, promozione e commercializzazione di articoli appartenenti alla classe 3 di ZZ, interferisca con i diritti di proprietà industriale dell'attrice derivanti dal marchio UE figurativo-verbale n. 18161103, registrato in data
22.5.2020 per la stessa classe di prodotti.
Prima di procedere in tal senso va tuttavia respinta la domanda riconvenzionale di nullità del marchio in esame proposta dai convenuti ai sensi degli artt. 25, comma 1, lett. b) c.p.i.,
19 comma 2 c.p.i. e 27 c.p.i., nonché, deve aggiungersi, trattandosi di un marchio UE, dell'art. 59, par. 1, lett. b), RMUE, il quale dispone la nullità per il caso in cui “al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede”.
I convenuti sostengono la mala fede dell'attrice con l'argomento che il marchio UE figurativo n. 18161103 “è pressochè identico al marchio UE
figurativo n. 2832319 - da considerarsi decaduto - e che entrambe le registrazioni rivendicano la classe 3 di ZZ”, con la conseguenza che dovrebbe “desumersi che la domanda di marchio UE n. 18161103 rappresenti un
(ri)deposito del marchio decaduto, volto ad eludere le disposizioni relative alla declaratoria di decadenza per non uso dei marchi”.
La società attrice si è difesa deducendo che il deposito del marchio figurativo-verbale n.
18161103 non è stato effettuato e non può essere considerato in mala fede, poiché “al momento del deposito del marchio, [l'attrice] era titolare di diversi marchi e – Parte_1
come dedotto e provato – stava pianificando il lancio di una linea di cosmetici e profumi contraddistinti dal proprio marchio;
entrambe le circostanze sono antecedenti sia al deposito del marchio tridimensionale avversario, sia alla produzione, promozione e commercializzazione della “fragranza” NO LIMITS di ”. “La conferma che il P_ pagina 21 di 35 deposito di questo marchio sia avvenuto al precipuo scopo di lanciare la linea di cosmetici e profumi – e non per ovviare alla decadenza di precedenti marchi multiclasse –“, sarebbe inoltre fornita secondo l'attrice, “dalla circostanza che il marchio è stato depositato con esclusiva rivendicazione delle classi 3 e 16”; mentre se “avesse voluto prorogare indefinitamente la validità dei propri marchi precedenti suscettibili di declaratoria di decadenza per non uso, il nuovo deposito sarebbe avvenuto con rivendicazione di tutte le classi in precedenza rivendicate da tali marchi (e cioè le classi 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
28. 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39 e 41)”. E', quindi, evidente – deduce la – che il Parte_1
deposito del marchio del dicembre 2019 “si inserisce all'interno di uno specifico progetto di business e non è un espediente per aggirare la normativa sulla decadenza”.
Osserva il Tribunale in proposito che secondo la giurisprudenza europea la registrazione più volte reiterata dello stesso marchio volta ad evitare la decadenza per non uso può essere presa in considerazione al fine di valutare se il titolare abbia agito in mala fede (“it is possible that, where the proprietor of a Community trade mark files a repeat application for the same in order to avoid the consequences entailed by total or partial revocation of Pt_11
earlier trade marks for reasons of non-use, that fact is something which may be taken into account in order to assess whether the proprietor acted in bad faith”, CGUE, 13 dicembre
2012, , caso T-136/11); e, che d'altro canto, Controparte_12
può integrare un caso di mala fede la registrazione di un marchio senza l'effettiva intenzione di usarlo in relazione ai beni e servizi coperti dalla registrazione (CGUE, 29 gennaio 2020, Sky, C-371/18, “the registration of a trade mark by an applicant without any intention to use it in relation to the goods and services covered by that registration may constitute bad faith, where there is no rationale for the application for registration in the light of the aims referred to in Regulation No 40/94 and First Directive 89/104”). Se la registrazione di un marchio dell'Unione europea conferisce, infatti, al suo titolare un diritto esclusivo, “dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 (divenuto considerando 24 del regolamento 2017/1001), tuttavia, deriva che è giustificato tutelare i marchi dell'Unione europea, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati. Un marchio dell'Unione europea non utilizzato potrebbe, infatti, ostacolare la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione. Di conseguenza, il pagina 22 di 35 mancato uso di un marchio dell'Unione europea rischia altresì di limitare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, , C-149/11, EU:C:2012:816, punto 32) […]. La ratio legis del Persona_4
requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto ai sensi del diritto dell'Unione è che l'iscrizione di un marchio dell'Unione europea nel registro dell'EUIPO non può essere assimilata a un deposito strategico e statico che conferisce a un titolare inattivo un monopolio legale di durata indeterminata. Al contrario, tale registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi della vita economica [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Deutsche Rockwool
Mineralwoll/UAMI – Recticel (λ), T-215/13, non pubblicata, EU:T:2015:518, punto 20 e giurisprudenza ivi citata]” (così Tribunale UE, 21 aprile 2021, nella causa T-663/19,
Hasbro, Inc./ . La Corte di Giustizia ha anche osservato Controparte_13
che la mala fede può essere affermata soltanto se esistono “indizi gravi, precisi e concordanti” che dimostrano che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine del segno (CGUE, C-371/18, cit. “Such bad faith may, however, be established only if there is objective, relevant and consistent indicia tending to show that, when the application for a trade mark was filed, the trade mark applicant had the intention either of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark” e nello stesso senso
Tribunale UE, 6 luglio 2022, causa T-250/21, §25). In ogni caso, aggiunge Persona_5
la Corte, la mala fede non può essere presunta sulla base del fatto che al momento della domanda l'istante non commercializzava i beni o servizi cui si riferisce la registrazione
(“The bad faith of the trade mark applicant cannot, therefore, be presumed on the basis of the mere finding that, at the time of filing his or her application, that applicant had no economic activity corresponding to the goods and services referred to in that application”
CGUE, C-371/18, cit.). Spetta, pertanto, “al richiedente la dichiarazione di nullità […]
pagina 23 di 35 dimostrare le circostanze che permettono di giungere alla conclusione secondo cui una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea è stata depositata in malafede, atteso che la buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria [v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata SŁ (Formata), Per_6
T-23/16, non pubblicata, EU:T:2017:149, punto 45 e giurisprudenza ivi citata]” (così
Tribunale UE, 21 aprile 2021, nella causa T-663/19, cit.).
Nel caso in esame i convenuti si sono limitati a dedurre che il marchio UE figurativo n.
18161103 del 2020 è “pressochè identico” al marchio UE
figurativo n. 2832319 del 2003, senza confrontarsi, tuttavia, con la circostanza che il marchio UE depositato dalla società attrice nel dicembre 2019 e registrato nel maggio 2020 si presenta con un restyling non insignificante rispetto al marchio del 2003 di cui costituisce una modernizzazione;
soprattutto i convenuti non si sono confrontati con il rilievo che il marchio più recente è stato depositato con esclusiva rivendicazione delle classi 3 e 16 e non per tutte le classi in precedenza rivendicate dai marchi decaduti (le classi 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28. 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39 e 41).
Per un verso, non può quindi affermarsi, in mancanza di più puntuali allegazioni, una stretta identità tra i due marchi e ravvisarsi nella registrazione del marchio più recente una mera reiterazione dello stesso marchio (“a mere repeat application” CGUE, 13 dicembre 2012,
, caso T-136/11); per altro verso, la riduzione Controparte_12 CP_12
della sfera di esclusiva operata con la registrazione del marchio più recente induce ad escludere, in mancanza di altri elementi, che essa sia stata effettuata al solo scopo di evitare la decadenza per non uso dei marchi anteriori e, dunque, con finalità elusive della normativa in tema di decadenza (“in bad faith for the sole purpose of avoiding the consequences of revocation”, CGUE, caso T-136/11, cit.).
In conclusione, alla stregua delle scarne allegazioni di parte convenuta e tenuto conto che
“la buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria” (così Tribunale UE, 21 aprile 2021, nella causa T-663/19, cit.), non è possibile dedurre univocamente l'intenzione della società attrice di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla pagina 24 di 35 correttezza professionale o di ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni del marchio.
*°*°*°
7.- La domanda di accertamento della contraffazione del marchio UE n. 18161103.
Occorre, dunque, esaminare se l'uso da parte dei convenuti del marchio tridimensionale registrato dal sig. per la promozione e la commercializzazione di prodotti appartenenti P_
alla classe 3 di ZZ
costituisca contraffazione del marchio UE figurativo-verbale n.
18161103, registrato in data 22.5.2020, per le classi 3 e 16 di ZZ, con l'ovvia avvertenza che il diritto di esclusiva protetto dal marchio n. 18161103 non copre la denominazione in sé e in ogni sua possibile declinazione figurativa, bensì soltanto la Parte_1
denominazione accompagnata dalla testa d'aquila così come raffigurata nel Parte_1
segno oggetto di deposito e registrazione.
Così definito l'ambito di protezione del marchio azionato, è opinione del Tribunale che nessuna interferenza con i diritti di proprietà industriale della società attrice sia riscontrabile nel caso in esame.
L'offerta in vendita di articoli di profumeria recanti il segno distintivo NO LIMIT$/NO
LIMITS da parte dei convenuti, secondo la società attrice, rileverebbe anzitutto ai sensi della disposizione dell'art. 20, comma 1, lettera a) del c.p.i.. Sostiene la società attrice che l'identità (tra segni e prodotti) cui fa riferimento la lettera a) dell'art. 20 c.p.i. debba essere interpretata come identità sostanziale, “sicché tale norma trova applicazione anche quando,
pagina 25 di 35 pur esistendo differenze tra i segni in conflitto, essi presentano il medesimo carattere distintivo o siano comunque percepiti dal pubblico come identici”.
Ad avviso del Tribunale non può tuttavia ravvisarsi alcun rapporto d'identità tra i due marchi a confronto, atteso che, secondo la costante giurisprudenza europea, un segno può considerarsi identico al marchio anteriore «quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio» (CGUE, 20 marzo 2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169,
§ 50).
Nel caso in esame il marchio contestato si distingue sotto più profili, nessuno dei quali
“insignificanti”, dal marchio della società attrice. Al riguardo è sufficiente notare che, come dedotto dai convenuti, il marchio depositato dal sig. , diversamente dal marchio della P_
società attrice, è un marchio tridimensionale e inoltre che sul marchio del sig. sono P_
apposti:
a. il marchio denominativo ”; P_
b. il logo c. il disegno di un teschio stilizzato , assenti nel marchio anteriore dell'attrice.
Nella prospettiva della società attrice, le condotte dei convenuti si porrebbero poi in contrasto con il precetto dell'art. 20, comma 1, lettera c), c.p.i.: “l'utilizzo del marchio NO
LIMIT$/S […]”, sostiene l'attrice, “richiama evidentemente alla memoria le gesta degli atleti del team (e i noti commercial pubblicitari contraddistinti dal marchio e Parte_1 claim , cui il sig. aspira a divenire l'erede, sia pur adattando al culto Parte_1 P_ dell'edonismo, del machismo e dell'ostentazione della ricchezza materiale, l'originario messaggio”. E in tale contesto sarebbe quindi chiaro, “sia l'indebito aggancio concettuale al marchio e dell'attrice, di cui viene sfruttata la capacità distintiva e Controparte_5
notorietà, sia il pregiudizio ad essi arrecato dallo svilimento del messaggio e della filosofia originari ”. Parte_1
Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 20, comma 1, lett.c) e dell'art. 9, par. 2, lett.
c), RMUE, l'azione di contraffazione non merita accoglimento. Come è noto, la pagina 26 di 35 giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha definito il concetto di notorietà di un segno affermando che essa “implica un certo gradò di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa”, poiché “solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente”; la giurisprudenza comunitaria precisa inoltre, da tempo, che il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà “è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale” e che né la lettera né lo spirito della direttiva “consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito”. La stessa giurisprudenza ha poi stabilito che “il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”, non essendo peraltro necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 14 settembre 1999 nella causa C 375/97, General Motors). Nell'esaminare tale requisito il giudice nazionale deve perciò prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa e in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità,
l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo (Corte di Giustizia CE, sentenza 14 settembre 1999 nella causa C 375/97, cit. e Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 novembre 2008, nella causa
C-252/07, , EU:C: ). La giurisprudenza europea ha inoltre più Controparte_14 C.F._2
volte affermato che il “vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo,
e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola” (causa
C-252/07, , cit.). E inoltre che per determinare se l'uso del segno tragga Controparte_14
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore,
pagina 27 di 35 “occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati” (CGUE, sentenza 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA). Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha poi chiarito “che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione” e inoltre che “più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio” (v., in tal senso, sentenza , cit., punti 67-69). Controparte_14
Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale non è stato però offerto alcun elemento da cui possa desumersi che il marchio UE figurativo-verbale n.
18161103, registrato in data 22.5.2020 fosse dotato di una notorietà accresciuta al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio del sig. o successivamente P_
allorché si sono verificati gli episodi di presunta contraffazione contestati dalla società attrice.
La medesima conclusione va ribadita anche in riferimento ai marchi anteriori della
[...]
dichiarati decaduti nell'ambito del presente giudizio, risalenti rispettivamente al Parte_1
1990 (il marchio italiano verbale n. 362020000207572), al 1995 (il marchio Parte_1
italiano figurativo-verbale n. 36201500037748) e al 2003 (il marchio UE
figurativo-verbale n. 2832319). E invero la documentazione prodotta dalla società attrice nel corso del procedimento si riferisce quasi esclusivamente agli anni '90 del XX secolo e in parte più modesta ai primi anni 2000 (cfr. soprattutto doc.
45 cfr. e inoltre doc. da 20 a 44, doc. da 73 a 85, doc. da 88-bis a 88quater e doc. 93-94). Il documento più recente - un'indagine demoscopica condotta dalla società attrice nell'aprile
2015 su un campione di mille persone - indica che all'epoca della ricerca il brand “No
pagina 28 di 35 era noto a circa il 11,5% degli intervistati (cioè a 115 individui) che lo associavano Pt_1
soprattutto “al mondo dell'abbigliamento, [mentre] un terzo degli intervistati che conosc[evano] il brand lo riconduc[evano] correttamente ai cronografi e l'11% agli occhiali da sole. Un terzo, inoltre, [ricordava] le imprese estreme e gli sport [ed] una quota contenuta […] associa[va] il brand alla rivista” (doc. 95).
L'indagine demoscopica prodotta dalla società attrice, tuttavia, quand'anche fosse fondata su un campione adeguatamente rappresentativo del pubblico dei consumatori interessato, non è da sola decisiva per affermare una sufficiente notorietà del brand negli ultimi vent'anni anni e tanto meno può da sola attestare una capacità evocativa del brand idonea a giustificarne una tutela ultra-merceologica in un segmento di mercato che non presenta alcuna prossimità con il settore di operatività della . Nulla è stato, infatti, Parte_1
dimostrato circa la diffusione dei prodotti e il grado di distintività del marchio
[...]
” al momento dell'asserita contraffazione, con particolare riguardo alla quota di Pt_1
mercato coperta e all'intensità del suo uso;
nulla, soprattutto, è stato dedotto con riguardo all'entità degli investimenti effettuati per promuoverlo negli ultimi vent'anni.
Alla luce degli scarni elementi probatori offerti è dunque impossibile concludere ragionevolmente che i convenuti, a partire dal 2020, abbiano tratto o potessero trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi , peraltro chiaramente Parte_1
circoscritta nel 2015 ai settori dell'abbigliamento, degli occhiali da sole e dei cronografi.
Né può sostenersi in modo sufficientemente univoco, alla stregua delle prove fornite, che l'uso del marchio tridimensionale registrato dal sig. – stilista proprietario del brand P_
” molto conosciuto a livello internazionale (cfr. doc. 1 parte convenuta e doc. P_
53 parte attrice) –, costituisca un espediente per porsi nel solco tracciato dalla Parte_1
[...
allo scopo di beneficiare della reputazione del marchio di quest'ultima e di sfruttare in modo parassitario gli investimenti effettuati in tempi ormai molto lontani (anni '90) per rafforzarne la conoscenza presso il pubblico dei consumatori. Tanto più che, come osserva la stessa attrice, i messaggi veicolati dalla figura del sig. in relazione al profumo P_
contrassegnato dal marchio contestato (“NO LIMIT$ cattura la personalità travolgente e
l'energia sfrenata di ”, il “RE del Pre$ente”; “NO LIMIT$ è la chiave P_ universale per soddisfare i vostri desideri più selvaggi”; “Il tatuaggio olfattivo di P_
: un tonificante ritmo orientale e legnoso, ritmato da quattro accordi su misura.
[...]
(…); DENARO $$$ (…); E SEDUZIONE (…); MUSCOLI Controparte_7 CP_8
E POTENZA”), non sembrano presentare alcun nesso concettuale con la filosofia dei pagina 29 di 35 marchi “NO LIMITS”: come scrive la difesa della società attrice “non è più l'uomo che, contando unicamente sulle proprie forze, coraggio e determinazione, sfida i limiti che la natura gli impone per raggiungere sempre nuovi obiettivi, ma è l'uomo ricco, eccessivo, sfrenato, palestrato, con il culto del denaro attraverso cui ottenere potere e successo” (pag.
48 comparsa conclusionale).
Ritiene, infine, il Tribunale che debba anche escludersi una fattispecie di interferenza rilevante ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b) e dell'art. 9, par. 2, lett. b), RMUE tra il marchio anteriore n. 18161103 della società attrice e il marchio depositato successivamente dal sig. . In base alle P_
due norme citate, come noto, il titolare del marchio ha il diritto di vietare l'uso commerciale di qualsiasi segno identico o simile, impiegato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.
Secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale, il “rischio di confusione” consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi oggetto di confronto provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro, mentre l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del segno posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa, nonostante la somiglianza fra i segni. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha più volte ribadito che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento importante da prendere in pagina 30 di 35 considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione dato che: • il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio precedente (CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, EU:C:1997:528, § 24); • i marchi Per_7
che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18); • diversamente, l'ambito della tutela dei marchi con un basso carattere distintivo è più ristretto. La Corte ha poi precisato che il carattere distintivo del marchio precedente può costituire un fattore decisivo per affermare l'esistenza del rischio di confusione quando la somiglianza tra i segni e/o i prodotti e i servizi è tenue (dell'11/11/1997, C-251/95, Per_7
EU:C:1997:528, § 22), mentre il fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore sia basso può costituire un fattore che depone a sfavore del rischio di confusione.
E' noto, poi, che per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, §49, e sentenza 2 Parte_12
giugno 1999, causa C-342/97, contro Parte_13 [...]
, §22); e che nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione CP_15
in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (v. sentenze Parte_12
§51 e §23 cit.). La Corte di Giustizia UE ha inoltre
[...] Parte_13
da tempo affermato che il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e che tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi, dagli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come dal pubblico di riferimento (CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, Per_7
pagina 31 di 35 EU:C:1997:528, § 22). La Corte di Giustizia ha inoltre stabilito che al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra due marchi, il giudice nazionale deve determinare il loro grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale ed, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (v. sentenza e cit., §27); e inoltre che la valutazione globale deve fondarsi, per Parte_13
quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il Tribunale nota anzitutto che il marchio UE n. 18161103 della società attrice non può considerarsi univocamente “atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”, (CGUE, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97
e C-109/97, §49, e sentenza 2 giugno 1999, causa C-342/97, Parte_12 [...]
contro , §22), atteso che al momento Parte_13 Controparte_15 dell'introduzione della presente causa la non aveva ancora Parte_1
iniziato la commercializzazione di prodotti di classe 3 diversamente dai convenuti.
Occorre poi aggiungere che un rischio di confusione tra il marchio UE n.
18161103 e il marchio UE del sig. P_
è stato già ritenuto insussistente dall'
[...]
con decisione del 4.9.2023 sull'opposizione Controparte_16
n. B3129745 proposta dalla , contro il sig. ai Parte_1 P_ sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) e b), RMUE.
pagina 32 di 35 Con motivazione che il Collegio condivide pienamente e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la Divisione d'Opposizione dell' ha infatti correttamente osservato, in CP_6
ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, che le differenze tra i vari elementi che compongono graficamente i segni posti a confronto sono sufficienti a escludere un rischio di confusione o associazione “in quanto [essi] generano una notevole distanza concettuale e visiva tra gli stessi” e che quanto “alla somiglianza fonetica tra i marchi, essa è inidonea a sovvertire tali conclusioni, in quanto è di grado tutt'al più inferiore alla media e ha un impatto minore sul giudizio di confusione in considerazione della natura dei prodotti in questione e delle loro modalità tipiche di acquisto”.
L' ha anzitutto osservato in maniera affatto condivisibile che i marchi delle parti CP_6
sono visivamente simili in misura molto bassa in quanto coincidono solamente per un elemento d'impatto secondario - l'elemento verbale -, mentre le differenze Parte_1
sono notevoli “in quanto includono, vari elementi che in entrambi i marchi sono pienamente distintivi, di cui alcuni dominano l'impressione del marchio impugnato”. Al riguardo l' ha notato in particolare che, al di fuori dell'espressione “NO ”, CP_6 Pt_1
“i due marchi differiscono in tutti i loro rimanenti elementi e aspetti verbali e figurativi:
l'elemento figurativo a forma di aquila (o uccello rapace) del marchio anteriore, l'elemento a forma di teschio, il numero '1.000.000.000' e le lettere P in posizione speculare del marchio del sig. tutti dotati di pieno carattere distintivo”, nonché soprattutto per P_ quanto riguarda “l'elemento verbale ' anch'esso pienamente distintivo e Persona_8
di maggiore impatto sui consumatori”.
In riferimento al profilo fonetico, l' ha osservato poi che i due marchi sono tutt'al CP_6
più foneticamente simili in misura inferiore alla media in quanto “la pronuncia dei segni coincide per quanto riguarda l'elemento 'NO LIMITS', ove esso venga pronunciato considerata la sua posizione secondaria”, mentre la “pronuncia differisce nel suono delle parole 'PHILIPP PLEIN' del marchio impugnato”; e inoltre che i due marchi “differiscono nel loro numero di parole e sillabe, che porta a una sostanziale differenza per quanto riguarda il loro ritmo e la loro intonazione”.
Sotto il profilo concettuale, infine, i due marchi presentano nel complesso un basso grado di somiglianza in quanto entrambi “saranno associati [dal pubblico] al significato di 'assenza di limiti', sebbene esso derivi da un elemento che nel marchio impugnato ha un impatto secondario sui consumatori”. Inoltre i due marchi “differiscono nei concetti di 'aquila' (o pagina 33 di 35 uccello rapace) nel marchio anteriore e di 'teschio', nel nome di una persona ( P_
, '1.000.000.000.000', 'dollaro' e '1978' nel marchio impugnato”.
[...]
L ha poi aggiunto che i prodotti di classe 3 a cui si riferiscono i marchi delle parti CP_6
“sono prodotti di consumo piuttosto ordinari quali profumi e cosmetici che vengono comunemente acquistati in negozi o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali, vetrine o espositori e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando” e che risulta “quindi particolarmente rilevante che i segni in conflitto sono visivamente simili solo in misura molto bassa”.
In conclusione, il marchio n. 18161103 della e il Parte_1 marchio del sig. coincidono solamente in un elemento (la locuzione “NO ”) P_ Pt_1
che ha carattere secondario nel marchio del sig. . Diversamente, gli elementi che P_
differenziano i due marchi risultano chiaramente percettibili e sono sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione, anche tenendo conto del fatto che essi includono elementi che non solo sono distintivi, ma hanno un ruolo quantomeno primario nell'impressione visiva generata da entrambi i marchi, quali l'elemento verbale ' e gli elementi Persona_8
figurativi che raffigurano rispettivamente un'aquila (o un rapace) nel marchio anteriore e un teschio nel marchio contestato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della causa, della sua complessità e delle attività concretamente svolte dalle parti.


P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta integralmente le domande della Parte_1
[...
nei confronti di , Controparte_1 [...]
e del sig. ; CP_3 Controparte_2
-accoglie la domanda riconvenzionale dei convenuti di decadenza parziale 1. del marchio nazionale italiano verbale n. 362020000207572 del 1990; 2. del marchio Parte_1
nazionale italiano figurativo-verbale n. 36201500037748 del 1995;3. del pagina 34 di 35 marchio UE figurativo-verbale n. 2832319 del 2003, in riferimento ai prodotti della classe 3 di ZZ;

-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti di nullità per difetto di carattere distintivo del marchio nazionale italiano verbale n. 362020000207572 del Parte_1
1990 e del marchio nazionale italiano figurativo-verbale n.
36201500037748 del 1995 proposta ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a) e 25 c.p.i.;
-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti di nullità del marchio UE figurativo-
verbale n. 18161103 del 2020 proposta ai sensi dell'art. 59, par. 1, lett. b), RMUE;

-condanna l'attrice soccombente a rifondere le spese di lite ai convenuti che liquida in complessivi €10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e
CPA;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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