REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. dott. US Di AL Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice dott. ssa IA IA De OR Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66645 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto decisa ai sensi degli art. 189, 281 quinques c.p.c. sulle conclusioni delle Pt_1 parti prese all'udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Tuscolana 1055, 00173 Roma (di seguito anche solo “ ”), in persona del legale CP_1 rappresentante SI. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_2 giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Celluprica (C.F.
, FA IS (C. F. ), FA De ON C.F._1 C.F._2
(C.F. ) e NE NE ( ) dello C.F._3 C.F._4 [...]
sito in Roma, Via Piemonte 26 ed ivi domiciliata;
Controparte_2
ATTORE
E
, con sede legale in Roma Via Lucrezia Romana 13 in persona del suo CP_3 legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa giusta delega che allegata in uno alla costituzione dall'Avv. Andrea Sganzerla C.F. del Foro di C.F._5
Milano, ed elettivamente domiciliata in Milano – IAzzale Brescia 8, presso lo Studio legale Sganzerla;

CONVENUTO
NONCHE' (C.F/P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Via dell'Olimpiade 4, 96100 Siracusa, (anche solo
“ ”); CP_5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A – in via principale:
a. Accertare e dichiarare la nullità del marchio “ , depositato con domanda CP_4
n. 302005901367163 il 12 dicembre 2005 in classe 38, concessa l'11 febbraio 2009 con registrazione n. 1169109 e del successivo rinnovo domanda n. 302015000010857 del 14 aprile 2015, concessa il 30 maggio 2016 in classe 38, con registrazione n.
302015000010857, per carenza del requisito della novità ai sensi dell'art. 12, c.1, lett. e
c.p.i. e dell'art. 25 c.p.i. ed ex art. 19.2 c.p.i. per esserne stata chiesta la registrazione in mala fede, e disporne l'annullamento e la cancellazione dal registro;

b. Accertare e dichiarare che l'uso del segno “CINECITTÀ 3”, in ogni sua variante e forma, meglio descritto in narrativa, viola i diritti esclusivi di proprietà industriale di ex art. 20, nn. c.p.i. e configura atti di concorrenza sleale Controparte_1 ex art. 2598 c.c.;
c. inibire conseguentemente alle convenute l'utilizzazione, in qualunque forma e modo, dei segni in contraffazione sopra descritti, quali segni distintivi dei propri prodotti e servizi, ragione sociale, nonché l'utilizzo di tali segni per la pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari;

d. inibire alle convenute la prosecuzione degli illeciti concorrenziali descritti in narrativa ed in particolare ogni condotta idonea a creare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra l'attività delle convenute e quella dell'attrice nonché qualsiasi condotta non conforme alla correttezza professionale e idonea a danneggiare la società istante;

e. accertare e dichiarare che il nome a dominio “www.cinecitta3.tv” viola i diritti anteriori dell'attrice ai sensi dell'art. 22 c.p.i. e per l'effetto ordinarne la cancellazione ovvero il trasferimento in capo all'attrice ovvero la non visibilità/raggiungibilità dall'Italia;
f. ordinare alla convenuta di modificare la propria ragione sociale CP_5 CP_4
(C.F/P.IVA ) eliminando qualsiasi riferimento al Marchio dell'attrice;
[...] P.IVA_2 g. condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno che si chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c., con riserva di diversa quantificazione nel corso del procedimento ovvero alla retroversione degli utili nella misura eccedente il risarcimento del lucro cessante, come prescritto dall'art. 125 c.p.i.,
h. ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art.
2600 c.c. e art.120 c.p.c., per 2 volte, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e, quanto alla prima volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in caratteri doppi del normale, sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Stampa, o comunque altri due equivalenti quotidiani a tiratura nazionale, a cura della parte attrice ed a spese delle convenute, anticipate prima della pubblicazione medesima dietro presentazione di preventivo da parte dei quotidiani nonché nella parte alta della Home Page del sito http://www.cinecitta3.tv in modo evidente e su tutti gli altri siti internet di titolarità e/o riconducibili alle convenute nonché nella home page delle pagine facebook https://www.facebook.com/Studi-Cinematografici-Cinecitta-3-1390027364635650/ e https://www.facebook.com/cinecitta3studios/ ed instagram https://www.instagram.com/cinecitta_3/?hl=it;
i. fissare una penale di Euro 5.000, per ogni successiva violazione dell'emananda sentenza ed Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, ex art. 614bis
c.p.c.;
B – in via istruttoria:
j. ordinare alle convenute ex art. 121 c.p.i. e/o 210 c.p.c. l'esibizione delle scritture contabili necessarie alla quantificazione degli utili, dei quali si chiede la retroversione a titolo di risarcimento del danno;

k. si depositano i documenti citati secondo l'ordine indicato in narrativa;

l. si richiede, sin da ora, la disposizione di una CTU contabile;

m. con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre in relazione alle argomentazioni sollevate da controparte.
C – in ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PER IL CONVENUTO: Ogni altra contraria domanda ed istanza reietta, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite di cui lo scrivente legale si dichiara antistatatrio. FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato via PEC il 06.07.2020, parte attrice conveniva innanzi a questo
Tribunale le società e rassegnando le conclusioni sopra CP_6 Controparte_7 riportate.

2. L'odierna attrice, il cui socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i cui diritti sono esercitati dal Controparte_8 rappresentava di occuparsi inter alia della gestione dei rinomati Cinecittà Studios, tempio del cinema e da sempre icona dell'industria cinematografica, televisiva e, più in generale, audiovisiva italiana, dove erano stati girati più di 3.000 film e vi avevano lavorato attori e registi del calibro di , Controparte_9 CP_10 CP_11
e nonché, più
[...] Controparte_12 Persona_1 Persona_2 recentemente, e molti di questi insigniti del premio Controparte_13 CP_14
Oscar. Gli studios avevano raggiunto una notorietà tale da aver dato il nome a un intero quartiere di Roma e possedevano strumentazioni all'avanguardia quali i 19 teatri di posa, 2 strutture tensostatiche, 300 locali tra camerini e uffici, 21 sale trucco e ad una piscina di 7.000 mq, che li collocavano al primo posto, in termini di ampiezza e qualità delle dotazioni, fra gli studi cinematografici più grandi e prestigiosi d'Europa.

3. L'attrice rappresentava, altresì, di essere titolare del marchio denominativo
“ ”, registrazione n. 0000787766, la cui domanda (n. CP_1
301999900758667) era stata depositata in data 11 maggio 1999 e concessa il 6 agosto 1999, debitamente rinnovata, inter alia, per i servizi indicati nelle classi 38
e 41 come da doc. nr. 2 della citazione. Detto marchio era stato comunque ininterrottamente utilizzato sin dal 1937 per contraddistinguere le produzioni ivi eseguite.

4. Si doleva parte attrice che la convenuta , società attiva nel medesimo settore CP_6 dell'attrice, creatasi nel 2016 dalla scissione della società , società attiva CP_4 dal 2001 e attualmente inattiva, contraddistinguesse i propri servizi di produzione audiovisiva (fra cui “La prova del Cuoco”, spot pubblicitari con e Persona_3 [...]
advertising per Suzuki e Honda, il film “Il numero perfetto” di CP_15 [...]
etc.) con il segno CINECITTÀ 3, usato come marchio, nome a dominio e Per_4 ragione sociale (cfr. doc. 3 di parte attrice) come si sarebbe evinto anche dal sito http://www.cinecitta3.tv/it/.

5. L'attrice apprendeva, inoltre, che la , nel dicembre 2005, aveva CP_4 registrato, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il marchio CP_7 con registrazione n. 1169109, per i servizi di cui alla classe 38 ossia “produzioni televisive”, successivamente rinnovato e ceduto, nel 2018, alla (cfr. doc. 7 CP_6 attice). Peraltro, aveva collocato la propria sede e i propri studi CP_6 cinematografici a pochi metri dai noti Studios dell'attrice e di utilizzando le frasi, ritenute ingannevoli, come “La casa del cinema italiano”.

6. Intimata alle convenute l'inibitoria all'uso del marchio, quest 'ultima rimaneva senza riscontro sicché l'attrice intentava la presente causa civile chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra ritenendo provata la contraffazione di marchio ex art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i. ed in subordine delle lettere b) e c) oltre che dell'art. 22 c.p.i. quanto al nome a dominio e della denominazione sociale.
Invocava, quindi, la nullità del marchio della convenuta ai sensi dell'art. 12 del c.p.i. per difetto di novità del marchio successivamente registrato, in quanto praticamente identico al marchio anteriore. In ogni caso, il marchio sarebbe stato nullo per essere stato registrato in malafede, stante la palese consapevolezza che aveva la prima ( ora in seguito alla cessione) di procedere al Controparte_4 CP_6 deposito di un segno confliggente con un diritto anteriore, sapendo appunto che la registrazione le avrebbe conferito un ingiusto diritto sul segno di
[...]
Controparte_16

7. Oltre ai suesposti motivi, il comportamento della convenuta avrebbe presentato
[...] numerosi e distinti profili di contrarietà alla disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ferma la circostanza che si trattava di imprese attive nel mercato della produzione televisiva e cinematografica, l'uso di un marchio praticamente identico conferiva, infatti, un'impressione di continuità fra le due imprese, determinando, altresì, il cosiddetto “agganciamento” della convenuta alla maggiore notorietà altrui, e, infine, la collocazione della sede legale poco lontano dagli studios dell'attrice per lo svolgimento di attività identiche. Chiedeva, quindi, oltre all'inibitoria dell'uso del marchio il risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, dei danni patrimoniali subiti dall'attrice da commisurarsi al compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito oltre al danno non patrimoniale consistente nella lesione dell'immagine dell'attrice. Chiedeva, quindi, in funzione ulteriormente ripristinatoria la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna.

8. Si costituiva in giudizio la e spiegando le proprie difese e chiedendo la CP_6 concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie.

9. L'altra convenuta, , non si costituiva in giudizio. CP_5
10. La convenuta articolava le proprie difese sostenendo in particolare, la
“convalidazione” del marchio contestato, l'assenza di confusione per il consumatore, la perdita del carattere distintivo del marchio “ ” dell'attrice, CP_1
l'assenza di mala fede nella registrazione e l'insussistenza di condotte di concorrenza sleale.
11. La causa, istruita documentalmente per effetto delle produzioni della sola attrice, che provvedeva a depositare le due prime memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., mentre parte convenuta restava inerte, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
12. Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di regolarmente citata Controparte_4
e non costituitasi.
13. In secondo ma preliminare luogo non può condividersi l'assunto della convenuta secondo cui il marchio “ si sarebbe convalidato ex art. 28 CP_3 CP_5
c.p.i., stante l'inapplicabilità della norma richiamata dalla convenuta al caso di specie.
14. Infatti, il disposto di cui all'art. 28 c.p.i. riguarda quei casi in cui il titolare del marchio è a conoscenza di una registrazione di un marchio simile o confondibile con il proprio anteriore e, nonostante ciò, rimane inerte per più di 5 anni dalla data in cui è venuto a conoscenza del marchio registrato successivo.
15. Sulla individuazione del dies a quo in ordine alla decorrenza del termine per l'esercizio del diritto alla tutela del marchio anteriore, è intervenuta recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 15/03/2023, n.7504) la quale ha così argomentato: da un attento esame della sentenza della Corte di
Giustizia Corte di Giustizia 22.9.2011 nel procedimento C- 482/09, Budvar, in particolare, del punto 62 che riassume le conclusioni cui è pervenuto l'organo giurisdizionale Eurounitario, emerge che le condizioni necessarie (che devono essere verificate dal giudice nazionale) per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sono le seguenti:"...in primo luogo, la registrazione del marchio nello stato membro interessato;
in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede;
in terzo luogo, l'uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato, e in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione..". Dunque, la Corte di Giustizia è assai eloquente nel ritenere non sufficiente, ai fini della decorrenza del quinquennio di convalidazione, la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore del mero uso del marchio posteriore: occorre che il titolare del marchio anteriore sia al corrente dell'intervenuta registrazione del marchio posteriore e che quest'ultimo venga usato dopo la sua registrazione. Va, peraltro, osservato che la sentenza in oggetto ha illustrato (vedi i punti 31, 45 e da 48 a 50), le ragioni per cui ha ritenuto imprescindibile, ai fini della decorrenza del periodo di tolleranza, l'intervenuta registrazione del marchio posteriore: tenuto conto che, per ragioni di certezza del diritto, come si evince anche dall'undicesimo considerando della direttiva 89/104 - ma vedi sul punto anche l'art. 53 par. 2 reg. 40/1994 - il titolare del marchio anteriore non può più chiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo (tranne che il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede), ai fini dell'art. 9 n. 1 della direttiva 89/104, la nozione di "tolleranza" deve essere interpretata nel senso che "..non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico a quello di tale titolare qualora quest'ultimo non disponesse di nessuna possibilità di opporsi a tale uso..." (punti 45 e 50). Dunque, la Corte di Giustizia ha ritenuto imprescindibile, ai fini della decorrenza del periodo di tolleranza, il requisito della registrazione del marchio posteriore, proprio perché, avuto riguardo alla sanzione della decadenza dall'azione di nullità e di opposizione amministrativa prevista a carico del titolare del marchio anteriore che abbia tollerato l'uso del marchio posteriore, il titolare del marchio anteriore, solo una volta intervenuta la registrazione, è posto realmente in condizione di "opporsi all'uso del marchio posteriore", promuovendo i ricorsi giurisdizionali (azione di nullità) o amministrativi, previsti dal suo ordinamento, che siano idonei a sortire
"l'effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza" (punto 49). 16. La Corte di Giustizia ha confermato il proprio orientamento, inaugurato con la citata pronuncia anche nella sentenza del 6.6.2013, causa C 381/12. CP_17
17. In particolare, in quest'ultima pronuncia, l'organo giurisdizionale Eurounitario, dopo aver confutato la tesi secondo cui il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza coinciderebbe con la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, ha affermato al punto 53, che, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore, tra le condizioni da soddisfare "..figurano, in particolare, il fatto che il marchio posteriore deve essere registrato nonché il fatto che il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente della registrazione del marchio posteriore e dell'uso del medesimo dopo la sua registrazione.." (conforme anche Corte di Giustizia 20.4.2016, causa T-77/15, punto 30). Tali principi sono stati recentemente affermati anche da questo giudice di legittimità (vedi pagg. da
10 a 12) nella sentenza n. 18736/2018. Va, infine, precisato che la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore fornire sempre la prova dell'esistenza di una conoscenza effettiva dell'uso di detto marchio da parte del titolare del marchio anteriore dopo la registrazione (vedi in questi termini sempre Corte di Giustizia 20.4.2016, punto
33). Alla luce di tale chiarimento, la sentenza impugnata deve essere corretta, a norma dell'art. 384 c.p.c., u.c., (non influendo, comunque, l'imprecisione sulla correttezza della decisione impugnata), nella parte in cui ha affermato che la registrazione del secondo marchio costituisce conoscenza "legale" del nuovo segno.
18. Nel solco delle chiare deduzioni della Suprema Corte, deve ritenersi, alla luce degli atti e dei documenti del giudizio, che la registrazione del marchio posteriore, benché elemento imprescindibile per l'operatività convalidante della tolleranza, non sia tuttavia sufficiente a far ritenere che essendo passati circa 15 anni da quest'ultima, parte attrice abbia perduto ogni diritto a far valere la tutela del proprio segno, non essendo emerso in giudizio né essendo desumibile aliunde che parte attrice abbia avuto la conoscenza effettiva della registrazione del marchio posteriore e dell'uso del medesimo dopo la sua registrazione. Anzi sono proprio le difese della convenuta a dimostrare che l'attrice non fosse a conoscenza del marchio di controparte fino a poco tempo prima della proposizione dell'azione, nel punto in cui quest'ultima a pag. 4 della comparsa di costituzione osserva che “mai prima dell'atto introduttivo del presente giudizio…la registrazione del marchio
è stata oggetto di contestazione da parte dell'attrice”. Non essendo CP_5 raggiunta la prova, gravante sul convenuto, del fatto positivo che l'attrice fosse a conoscenza della registrazione e dell'uso del marchio da parte della convenuta in un momento anteriore a quello previsto dalla legge per far scattare la convalidazione,
l'eccezione deve essere rigettata.
19. Orbene, l'odierna attrice chiede, in via principale, l'accertamento e l'inibitoria della condotta delle convenute, poiché ritenuta in violazione dei diritti di esclusiva conferiti dal , nonché in violazione delle norme sulla Controparte_18 concorrenza sleale.
20. Ritiene il Collegio che nel caso di specie possa, più correttamente, ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i., a fronte dell'uso da parte delle convenute, del segno “CINECITTÀ 3” per contraddistinguere servizi di produzioni televisive, teatrali e simili. Come noto, la disposizione dell'art. 20, comma 1, c.p.i., tutela il titolare di un marchio registrato dalle ipotesi di contraffazione in cui il terzo usi un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
21. Dal mero confronto fra i marchi in oggetto, emerge con chiarezza che il segno in contestazione sia sostanzialmente identico o, più correttamente del tutto simile, al marchio “ ”, in quanto lo stesso riproduce pedissequamente ed CP_1 interamente, ad eccezione del numero 3 apposto al termine del segno, il marchio dell'attrice.
22. Appare, pure, incontestabile l'identità merceologica dei servizi forniti dalle aziende e contraddistinti dai segni distintivi di cui è causa, giacché i marchi in questione sono tutti registrati per i servizi di cui alla classe 38, risultando, altresì, per tabulas che le società in questione svolgano, nel concreto, la medesima attività , come confermato dalle descrizioni dell'attività svolte dalle parti nell'ambito delle visure delle parti (cfr allegato B e docc. 3 e 3bis) oltre alle evidenze probatorie addotte sub docc. 1, 4, 5 e 10.
23. Dati questi elementi, in particolare la somiglianza tra i segni e l'affinità tra i servizi comportano, unitamente all'uso che controparte fa del termine “CINECITTÀ”, un elevatissimo rischio di confusione, anche sotto forma di “rischio di associazione” che, sussiste ogni qualvolta il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso (cfr. Cass. n. 27081/2007).
24. In tali ipotesi, la circostanza che gli studi di .TV siano posti nei pressi della CP_6 sede dell'attrice determina una particolare offensività della contraffazione, che accresce la confusione del consumatore e il convincimento che si tratti della medesima impresa. In buona sostanza, la presenza di alcuni studi cinematografici chiamati , posti nei pressi degli studi marchiati , può far CP_5 CP_1 ragionevolmente presumere al consumatore medio che i primi studi siano niente altro una emanazione dei primi, una articolazione della stessa impresa, condividendone la notorietà e la garanzia di qualità, potendo suggerire al massimo, quale elemento di distinzione, che si tratti di studi dedicati a produzioni minori, di nicchia, oppure di studi specializzati in una particolare produzione, o semplicemente studi di nuova realizzazione ma sempre legati al marchio CP_19
25. L'ultimo assunto sembra di per sé confutare la prima obiezione alla contraffazione per come avanzata da parte convenuta, ossia l'assenza del pericolo di confusione per il consumatore.
26. Parte convenuta afferma, infatti, che a fronte del colosso cinematografico distinto col segno la piccola realtà individuata dal marchio non CP_1 CP_4 rappresenterebbe un serio pericolo per il consumatore medio giacché se un famoso regista decidesse, ad esempio, di svolgere una grande produzione non si rivolgerebbe sicuramente a CineTV.3 la cui ma andrebbe direttamente negli studi contrassegnati dal marchio . CP_1
27. La questione non coglie nel segno giacché omette di considerare, a tacer d'altro, che stante l'identità merceologica di base, tutta un'altra porzione di potenziali consumatori, ad esempio interessati a produzioni di media o piccola caratura, potrebbe ragionevolmente rivolgersi proprio a CineTV.3 in quanto guidati dal marchio , quali studi cinematografici rientranti nel novero di CP_4 CP_1 ma più nuovi o dedicati a produzioni meno complesse.
28. Parte convenuta ha contestato, inoltre, che il marchio possieda effettiva CP_1 capacità distintiva poiché il nome per effetto della evoluzione del CP_1 linguaggio avrebbe finito per identificare un quartiere di Roma e non più solo gli studios e, quindi, i servizi offerti dall'attrice. L'assunto sarebbe confermato dalla circostanza che un noto centro commerciale avrebbe assunto da tempo il nome di e nei confronti del quale non risulta sia stata intentata alcuna CP_20 contestazione, così come esisterebbe l'agenzia immobiliare ed altre CP_1 numerose attività tra cui quella della convenuta il cui marchio commerciale richiama appunto la zona in cui le stesse sono ubicate ovvero il quartiere . CP_1
Inoltre, lo stesso marchio non sarebbe tutelabile sotto il profilo della CP_1 distintività poiché consisterebbe in una mera scritta (tipicamente di epoca fascista) in carattere stampatello che unisce due parole di uso comune già nel 1937 ovvero cine e città.
29. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non possa ricorrere l'ipotesi volgarizzazione del marchio come tracciata dal combinato disposto degli artt. 13 e
26 c.p.i. secondo cui “il marchio decade se, per effetto dell'attività o inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva”, atteso che, come dimostrato dalla corposa produzione documentale di parte attrice oltre che dal notorio, il marchio è costantemente utilizzato in senso distintivo delle produzioni cinematografiche eseguite in quegli specifici studios e non si registra un uso massivo della parola per identificare dei servizi cinematografici in CP_1 generale mentre la coesistenza del segno , che individua un grande CP_20 centro commerciale collocato nello stesso quartiere, stante la diversità dei servizi offerti da quest'ultimo, non può seriamente mettere in crisi il potere distintivo del simbolo quando si faccia riferimento a produzioni cinematografiche. Per CP_1 quanto attiene al nome del quartiere, è fatto notorio nella Capitale e risulta dalle fonti citate dall'attrice che siano stati gli studi di a identificare CP_1 inizialmente la zona in cui essi sorgevano e, successivamente, dare il nome al quartiere.
30. Infine, con riguardo alla differenza fra i segni in confronto, per cui il marchio
, scritto in nero e in stampatello sarebbe nettamente distinguibile dal CP_1 marchio della convenuta che ha registrato un marchio non solo verbale ma anche figurativo (con pretesa maggiore capacità distintiva) sormontato da un segno raffigurante un sipario e con sottostante una pellicola, appare sufficiente per risolvere la questione operare un rimando alla tutela approntata dall'ordinamento per un segno celebre, che è slegata dal giudizio di confondibilità, (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 1180 Anno 2025), essendo dimostrato, e la circostanza non
è contestata in giudizio, che la celebrità del segno sia stata acquisita, nel CP_1 settore cinematografico, grazie ad un uso incessante per quasi un secolo, agli ingenti investimenti effettuati in termini di pubblicità e sponsorizzazione e, soprattutto, all'enorme successo dei servizi contraddistinti dal segno.
31. Stante la ricorrenza dell'illecito di cui all'art. 20 c.p.i. può essere accolta la domanda di inibitoria nei confronti delle convenute della prosecuzione di ogni condotta idonea a creare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra l'attività delle convenute e quella dell'attrice nonché qualsiasi condotta non conforme alla correttezza professionale e idonea a danneggiare la società istante.
32. Le precedenti osservazioni possono sostenere l'ulteriore domanda di cancellazione del nome a dominio “www.cinecitta3.tv. risultando dagli atti che le convenute abbiano violato i diritti derivanti dal Marchio dell'attrice anche mediante la registrazione (e l'uso) del nome a dominio http://www.cinecitta3.tv/it/ (docc.

4-6 parte attrice) e della denominazione sociale , ai sensi dell'art. 22 c.p.i. CP_5
33. La citata norma prevede una disciplina particolarmente severa per la contraffazione di marchio attraverso “altri segni distintivi”, essendo sufficiente che già in astratto il segno interferisca con un marchio registrato e che il settore in cui opera la società che la utilizza sia lo stesso di quello del titolare del marchio.
34. Considerata la sostanziale identità tra il Marchio dell'attrice e il dominio della convenuta e atteso che il nome a dominio è utilizzato per contraddistinguere la medesima attività dell'attrice ricorre anche in questa ipotesi un rischio di confusione tra i servizi e di associazione tra le imprese.
35. Per le stesse ragioni sopra enunciate, ed in particolare per il difetto di novità del marchio successivo, che ha riprodotto nella sua interezza il marchio anteriore, può essere pronunciata la nullità del marchio il cui numero di registrazione è CP_4
302015000010857, (quale rinnovo del precedente marchio di cui alla registrazione n. 1169109), ai sensi dell'art. 12 c.p.i.
36. Sono ascrivibili altresì in capo alle convenute anche le condotte di cui all'art. 2598
c.c. 1) sia sotto la forma della concorrenza sleale confusoria, dal momento che la controparte utilizza il marchio suscitando nell'utente finale la CP_4 convinzione (o, quantomeno, il dubbio), che vi sia un collegamento tra le aziende parti della presente causa;
2) sia nella forma la concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c. data l'identità dei servizi e l'uso da parte della convenuta di un marchio identico a quello, rinomato, dell'attrice, il quale produce l'effetto sul mercato e nel comune sentire l'effetto di equiparare l'impresa ad un concorrente celebre o ai suoi prodotti/servizi; 3) sia nella forma cd. atipica di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. integrata specificamente il fatto che Cine
Tv.3 abbia stabilito la propria sede legale e operativa nei pressi dei più noti studios, unitamente all'uso del marchio e allo svolgimento di attività CP_1 identiche.
37. Parte attrice ha, infine, richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi tenendo conto che la contraffazione durerebbe da decenni, che il marchio è un marchio notorio nonché rinomato e che CP_1 CP_1 avrebbe subito un danno all'immagine per via della contemporanea presenza sul mercato di un concorrente che identifica i propri servizi con un marchio identico al proprio.
38. In particolare, sotto il profilo patrimoniale parte attrice ha ritenuto che il danno potesse essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito e sotto il profilo non patrimoniale per il danno all'immagine. Inoltre, ai sensi dell'art. 2600 c.c. accertata la condotta di concorrenza sleale, il risarcimento del danno si potrebbe comminare anche mediante la pubblicazione della sentenza.
39. Rileva il tribunale che l'istruttore all'epoca procedente ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica per la stima del danno da contraffazione, in quanto considerata generica ed esplorativa, ed ha rigettato le istanze di esibizione in considerazione della intervenuta produzione dei bilanci delle convenute.
40. L'attrice ha depositato, inoltre, i docc. 41-44, che consistono nei contratti di licenza di marchio posti in essere dal negli anni passati, dell'ammontare minimo CP_1 di Euro 50.000 + l'1.5% del fatturato annuo a titolo di royalties per lo sfruttamento del marchio notorio “ ” (doc. 41) ad un massimo di Euro 200.000 oltre CP_1 royalties aggiuntive (doc. 43).
41. Giova a questo punto ricordare che ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale:


1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.


2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.


3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
42. Il danno patrimoniale risarcibile consiste, quindi, nel danno emergente e nel lucro cessante, laddove il primo (danno emergente) comprende tutte le spese sostenute dal danneggiato per promuovere il segno distintivo e rese inutili dalla violazione
(come le spese pubblicitarie), nonché quelle affrontate a causa della contraffazione
(si considerino, a titolo esemplificativo, le spese di accertamento della contraffazione nonché quelle per l'attività di investigazione e di vigilanza e per gli investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del diritto di privativa e vanificati dall'attività di contraffazione (Tribunale di Bari, Sez. Spec. Impresa, 18.6.2018 e
Tribunale di Milano, 30.1.2009), mentre il secondo (lucro cessante) coincide con il mancato profitto del titolare del diritto violato.
43. La recente giurisprudenza ha confermato che il danno da lucro cessante consiste nel
“mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto” (Cassazione n. 14593/2023). Al fine di quantificare il guadagno perso, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dal c.d. “utile marginale”, costituito dalla “differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive”.
44. Il succitato articolo 125, comma 1, C.P.I. consente, inoltre, tramite un rimando agli articoli 1223, 1226 e 1227 cod. civ., il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare, nel caso in cui risulti difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva.
45. Più nel dettaglio, il secondo comma dell'articolo 125 C.P.I. detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno sulla base del “criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty”, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale”, il quale opera come ulteriore “elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione” (Cassazione
n. 14593/2023).
46. La pronuncia in parola ritiene che tale criterio costituisca “elemento di semplificazione nella liquidazione del danno”, sicché il giusto prezzo del consenso risulta per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese per privative analoghe.
47. Va da sé, che per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare del marchio occorre considerare, non soltanto il tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche quello morale, come il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, da ancorare al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3 dell'articolo 125 C.P.I., che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica sia indennitaria che riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell'ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente – attraverso un pagamento commisurato alla perdita sopportata – chi ha subito la violazione.
48. È evidente, infine, che tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma “globale”, in cui non è necessario specificare l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto.
49. Sulla base di tali principi, ritiene il Collegio che nonostante il carattere remoto della registrazione e l'accertamento di talune utilizzazioni del marchio in contraffazione per la distinzione di alcuni programmi prodotti e mandati in onda alla resistente CINE TV, nondimeno non risulta in giudizio un uso massivo del segno contraffatto da parte della convenuta né risulta un uso attuale del segno né di ogni altra attività illecita. Per tali motivi, poiché la documentazione offerta in giudizio dall'attrice per provare l'entità del corrispettivo ipoteticamente dovuto fa riferimento a situazioni difficilmente paragonabili alla presente (quali licenza del marchio per servizi di forniture oppure licenze mondiali esclusive per l'uso del marchio nei confronti della società che gestiste gli studios per un corrispettivo non inferiore a 200 mila euro annui oppure una sublicenza per il compimento di attività turistiche all'interno degli studios) ritiene il Collegio di dover fissare un corrispettivo equitativamente determinato nella misura di € 2500,00 per ogni anno di violazione dalla registrazione del marchio fino alla proposizione dell'atto di citazione per il complessivo importo di € 35000,00.
50. E' possibile altresì accogliere la domanda di inibitoria per scongiurare successive utilizzazioni del marchio nella misura indicata da parte attrice a scopo deterrenza.
51. Non appare invece opportuno ordinare la pubblicazione della presente sentenza né di un suo estratto tenuto conto dell'accertamento di un uso limitato del marchio contraffatto peraltro in epoca risalente e della mancata prova di un uso attuale e protervo dello stesso.
52. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate sulla misura del risarcimento effettivamente riconosciuto, applicando le tariffe medie ed escludendo le competenze per la fase istruttoria che di fatto non si è tenuta.


P.Q.M.


Il Tribunale delle Imprese di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
a. Accerta e dichiara la nullità del marchio “ , depositato con domanda CP_4
n. 302005901367163 il 12 dicembre 2005 in classe 38, concessa l'11 febbraio 2009 con registrazione n. 1169109 e del successivo rinnovo domanda n.
302015000010857 del 14 aprile 2015, concessa il 30 maggio 2016 in classe 38, con registrazione n. 302015000010857;
b. inibisce alle convenute la prosecuzione degli illeciti concorrenziali descritti in narrativa ed in particolare ogni condotta idonea a creare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra l'attività delle convenute e quella dell'attrice nonché qualsiasi condotta non conforme alla correttezza professionale e idonea a danneggiare la società istante;
c. ordina la cancellazione del nome a dominio www.cinecitta3.tv;
d. ordina alla convenuta di modificare la propria ragione sociale CP_5 CP_4
(C.F/P.IVA eliminando qualsiasi riferimento al Marchio
[...] P.IVA_2 dell'attrice;
e. condanna le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di
€ 35.000,00;
f. fissa una penale di Euro 5.000, per ogni successiva violazione della presente sentenza ed Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, ex art. 614bis c.p.c.;
g. condanna le convenute al pagamento delle spese processuali nella misura di €
5.810,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 16/10/2025
Il Presidente
US Di AL
Il Giudice rel./est.
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