REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott.ssa Lisa Micochero Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 952/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.5.2022, vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
p.i. in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, sig. , con sede in Milano, Piazzetta U. Giordano 4, Parte_3 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Lamberto Ricci e Massimo Grattarola, elettivamente domiciliati presso il secondo, in Alessandria, Via Trotti n. 46, appellanti principali/attori in primo grado
E
c.f. , p.i. rappresentato e CP_1 C.F._2 P.IVA_2 difeso dagli avvocati Pierfrancesco C. Fasano e Ivett Paulovics, con domicilio eletto presso i difensori, in Milano, Piazza Bottini n. 1, appellato e appellante incidentale/convenuto in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 586/2022, pubblicata in data 25.3.2022 a definizione del procedimento n. 4569/2020, promosso da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 18.6.2020; Parte_2 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 conclusioni di parte appellante principale [ + 1]: CP_2
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, in riforma dell'appellata sentenza, in via istruttoria: ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che dall'aprile
2018, digitando su Google “prezzigomme”, ho visto come primo risultato di ricerca il sito web www.prezzogomme.it che si propone come “miglior comparatore prezzi di gomme”; 2) vero che il 5/1/2021 ho scritto “prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google” ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 1); 3) vero che il 5/1/2021, dopo aver scritto “prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google”, ho cliccato sul terzo link “www.prezzogomme.it”, ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 2); 4) vero che il 5/1/2021 ho stampato la home page del sito
“www.prezzogomme.it” e ho ottenuto il documento che mi si rammostra (doc. 3); 5) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “chi siamo” posta in calce al sito internet
“www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 4); 6) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “parlano di noi” posta in calce al sito internet
“www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 5); 7) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “privacy policy” posta in calce al sito internet
“www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 6); 8) vero che vero che il 5/1/2021, dopo aver scritto “prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google”, ho cliccato sul terzo link “www.prezzigomme.com”, ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 7); 9) vero che i marchi che appaiono in alto a sinistra nei documenti 2 e 7 che si rammostrano al teste, che ritraggono nelle home- pages dei siti internet www.prezzogomme.it e www.prezzigomme.com, sono gli stessi che compaiono dall'aprile 2018; 10) vero che nell'aprile 2018 e nel maggio 2020 ho cliccato sul sito www.prezzogomme.it credendo di finire essere indirizzato sul sito www.prezzigomme.com, che consultavo fin dal 2010 per l'acquisto on line di pneumatici;
11) vero che utilizzo il portale PrezziGomme.com fin dal 2010. A testi
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , . Disporre ispezione ex
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 artt. 258 e ss. c.p.c. o C.T.U. diretta a verificare, attraverso l'esame del sito internet
Wayback IN (avente il seguente indirizzo: http://web.archive.org/) o altro sito internet, quali parole chiave e quali marchi sono stati introdotti dal sig. per CP_1 rendere visibile il proprio sito internet www.prezzogomme.it, in quali date, e quale effetto sortisce l'introduzione di tali parole chiave. Nel merito: dichiarare la nullità della sentenza di prime cure. Decidendo nel merito, ordinare a , di CP_1 cessare l'utilizzo del dominio internet www.prezzogomme.it e per l'effetto ordinarne
2 la cancellazione da qualsiasi registro informatico e/o motore di ricerca. Condannare il convenuto al pagamento a titolo di astreinte della somma che si propone in € 100.00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla data di emanazione dello stesso. Ordinare a spese del convenuto la pubblicazione per una volta dell'emanando provvedimento sulla rivista on line Pneus
News e sul periodico Quattroruote. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal convenuto. In ogni caso dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello incidentale spiegato da Vinte le spese del doppio CP_1 grado”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, nel rito, in via preliminare: - disporre, ai sensi e per gli effetti del d.l. 30 dicembre 2021, n.
228, la trattazione scritta della presente causa;
- dichiarare la validità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 e 187 c.p.c., dell'ordinanza 17.2.21; - dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor
[...]
e nel merito, in via principale: - rigettare il gravame Parte_1 Parte_2 proposto dagli appellanti, perché infondato in fatto e in diritto;
- riformare in via incidentale la sentenza di primo grado n. 586/2022 del Tribunale di Venezia - Sezione
Specializzata in materia di Impresa - nella parte in cui statuisce che 'rigetta la domanda principale di merito del convenuto' e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio prezzogomme.it da parte del signor . Con vittoria di spese e competenze, oltre agli accessori di CP_1 legge, del primo grado di giudizio compensate per ½ ed integrali di quelle di secondo grado”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con l'atto di citazione indicato in oggetto, e Parte_1 Pt_2
(società della quale il primo risultava socio di maggioranza, anche se non il
[...] legale rappresentante) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, il sig. , chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti domande:
a) ordinare a di cessare l'utilizzo del dominio internet CP_1 www.prezzogomme.it e per l'effetto ordinarne la cancellazione da qualsiasi registro informatico e/o motore di ricerca;

3 b) condannare il convenuto al pagamento a titolo di astreinte della somma di €
100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla data di emanazione dello stesso;

c) ordinare a spese del convenuto la pubblicazione per una volta dell'emanando provvedimento sulla rivista on line Pneus News e sul periodico Quattroruote.
Nello specifico, a fondamento delle domande deducevano che:
i) il 18.6.2010 aveva registrato il dominio Parte_1
“ ”, utilizzandolo poi per l'identificazione del sito internet Email_1 www.prezzigomme.com, portale comparatore di prezzi di pneumatici senza vendita diretta, seppure con possibilità di rinvio diretto al portale del venditore scelto dall'utente;
ii) il 2.5.2016 aveva a propria volta registrato il dominio CP_1
“prezzogomme.it”, confondibile con quello registrato dall uasi sei anni Pt_1 prima, sia per la sostanziale sovrapponibilità dei due nomi a dominio, sia per l'identità dell'ambito merceologico in cui operavano (e operano) i relativi siti internet, essendo pacifico che anche il sito del convenuto
(www.prezzogomme.it) funge da motore di ricerca nella comparazione dei prezzi dei pneumatici in vendita online;

iii) il 21.4.2017 aveva altresì depositato domanda di registrazione del Pt_1 marchio denominativo “PrezziGomme” per le classi 35 e 42, che aveva poi concesso in licenza a sulla base di un contratto di royalty;
Parte_2 iv) nella stessa data (21.4.2017) aveva depositato domanda di Parte_2 registrazione del marchio denominativo “PrezzoGomme” per le stesse classi 35
e 42;
v) poiché i predetti domini di secondo livello delle due parti in causa (e cioè
“prezzigomme” e “prezzogomme”) sono pressoché identici e confondibili, risultano integrati “gli estremi dell'utilizzo di marchio confusorio, idoneo a produrre concorrenza sleale e porre l'utente in confusione, stante l'estrema confondibilità dei domini Prezzogomme e Prezzigomme, che permette al di ricollegare nel giudizio del pubblico la propria attività a quella del CP_1 titolare del dominio prezzigomme.com registrato fin dal 2010”: infatti, digitando sul motore di ricerca Google la stringa di ricerca “prezzigomme” compare al primo posto il sito dell'attore, e subito dopo quello del convenuto;
vi) sussistono pertanto gli estremi “dell'utilizzo di marchio confusorio, idoneo a produrre concorrenza sleale stante la estrema confondibilità dei domini
4 prezzogomme e prezzigomme”, e quindi i presupposti per l'attivazione della tutela inibitoria prevista dall'art. 133 D.L.gs n. 30/2005 (c.p.i.): vii) sussistono altresì gli estremi per la tutela dei predetti marchi denominativi indipendentemente dalla circostanza che questi siano stati registrati successivamente alla registrazione del nome a dominio “prezzogomme.it” del posto che la registrazione e l'uso del nome a dominio “prezzigomme” CP_1 da parte dell era anteriore alla registrazione del sito del convenuto e, Pt_1 quanto al marchio “prezzogomme” che si tratta di un marchio protettivo.

2. Si costituiva ritualmente in causa il convenuto chiedendo: CP_1
a) in via principale, accertarsi e dichiararsi la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio e rigettarsi quindi integralmente le Email_2 domande attoree in quanto infondate e/o non provate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;

b) in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 c.p.i., del marchio denominativo prezzigomme n. 302017000044108, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di e/o del marchio denominativo prezzogomme Parte_1
n. 302017000044100, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, e/o del dominio prezzigomme.com registrato il 18.6.2010 di titolarità di Parte_1
c) in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto la validità dei segni distintivi degli attori, accertarsi e dichiararsi la coesistenza di tali segni distintivi con il dominio “prezzogomme.it” di titolarità del convenuto e con altri segni distintivi identici o simili di titolarità di terzi.
Nello specifico, a fondamento delle proprie istanze deduceva che:
i) i domain names di riferimento, sia quelli attorei, che il proprio, erano costituiti da parole generiche, d'uso comune e descrittive dei servizi offerti;

ii) esistono numerosissimi siti internet di comparazione di prezzi, o di commercio online di pneumatici, che utilizzano denominazioni rimandanti all'oggetto trattato, sicché non risultava dallo stesso realizzata alcuna attività di illecito
“accaparramento” della potenziale clientela interfacciantesi con il sito www.prezzigomme.com degli attori;

iii) il proprio sito era in concreto attivo dal febbraio 2017 e la registrazione dei marchi di impresa citati dagli attori nel proprio atto introduttivo era avvenuta al solo scopo di attribuire al nome a dominio “ ” un Email_1
5 “inesistente carattere distintivo e precostituirsi, in modo strumentale, surrettizio e artificioso, diritti di privativa per impedire ad un concorrente lo svolgimento in buona fede dell'attività imprenditoriale di quest'ultimo, prima per via amministrativa (vedi infra) e poi, a distanza di oltre 4 anni dalla registrazione del dominio del convenuto, per via giudiziale”; iv) il nome a dominio avversario – sottostando detto segno ai medesimi requisiti di novità, capacità distintiva e liceità dei marchi – non poteva fondare il diritto di privativa (ex art. 20, co. 1, c.p.i.) reclamato dagli attori, sia per difetto di novità (esistendo già nel maggio del 2010 il dominio “prezzigomme.it”, previamente registrato nel 2005 e intestato alla società , Controparte_3 che per mancanza di distintività (essendo il segno composto solo da parole generiche e di uso comune, meramente descrittive dell'attività svolta dall'imprenditore tramite la rete internet), donde l'inapplicabilità nel caso concreto della preclusione di cui all'art. 22 c.p.i.;
v) l'art. 21, lett. b), c.p.i., legittimava in ogni caso la registrazione del domain name “prezzogomme.it”, trattandosi di nome a dominio comunque diverso da quello attoreo e composto esso stesso da espressioni non distintive, evocative della generale tipologia del servizio reso (la comparazione dei prezzi dei pneumatici offerti in vendita online da diversi operatori commerciali) e non già della provenienza di detto servizio dagli attori: l'espressione “prezzigomme”, come le parole “prezzi” e “gomme”, risultavano indubbiamente utilizzate nei testi contenuti nel proprio sito nel senso generico, letterale e descrittivo del significato comune.

3. La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e senza procedere ad attività istruttoria è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il
Tribunale, definitivamente provvedendo ha:
1) rigettato le domande di parte attrice [così definitivamente precisate: “Ordinare
a di cessare l'utilizzo del dominio internet www.prezzogomme.it e per CP_1
l'effetto ordinarne la cancellazione da qualsiasi registro informatico e/o di motore di ricerca;
- condannare il convenuto al pagamento a titolo di astreinte della somma che si propone in € 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla data di emanazione dello stesso;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione. Ordinare a spese del convenuto la pubblicazione per una volta dell'emanando provvedimento sulla rivista online Pneus News e sul
6 periodico Quattroruote. In via istruttoria: procedere a ispezione ex artt. 258 e ss. cpc
o disporre CTU diretta a verificare, attraverso l'esame del sito internet Wayback
IN (avente il seguente indirizzo: http://web.archive.org/) o altro sito internet, quali parole chiave e quali marchi sono stati introdotti dal sig. per rendere CP_1 visibile il proprio sito internet www.prezzogomme.it, in quali date, e quale effetto sortisce l'introduzione di tali parole chiave;
disporre CTU diretta a verificare l'effetto confusorio dei marchi e delle parole che compongono i domini che compaiono nei siti internet delle parti in causa. Ammettere i capitoli di prova per interpello e per testi integralmente richiamati nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.. Con vittoria di spese
e compensi”];
2) rigettato la domanda di merito principale del convenuto [così definitivamente formulata: “Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio da parte del convenuto Email_2 per i motivi esposti in narrativa, rigettando integralmente le domande svolte dagli attori, in quanto infondate e/o non provate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa”];
3) accertato la nullità dei marchi registrati dagli attori nel 2017 ed altresì del dominio “prezzigomme.com” registrato il 18.6.2010 di cui è titolare Parte_1
[accogliendo, pertanto, in toto sotto tale profilo la domanda
[...] riconvenzionale di parte convenuta: “In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 c.p.i., del marchio denominativo prezzigomme n. 302017000044108, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di e/o del Parte_1 marchio denominativo prezzogomme n. 302017000044100, depositato il 21.7.2017
e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di Parte_2
e/o del dominio prezzigomme.com registrato il 18.6.2010, di titolarità di
[...]
]; Parte_1
4) compensato per la metà le spese di lite fra le parti e posto a carico di parte attrice la restante metà, liquidata a favore di parte convenuta nell'intero in euro
11.000,00 per compensi, euro 1.063 in esborsi, oltre accessori.

4. Hanno proposto tempestivamente appello (principale) gli originari attori lamentando: in via preliminare, la nullità dell'ordinanza del 17.2.2021, con la quale l'istruttore aveva rimesso la causa al Collegio e, per l'effetto, la nullità derivata della sentenza emessa de plano dal Tribunale senza procedere alla richiesta attività istruttoria;
nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la nullità
7 del nome a dominio attoreo (PrezziGomme.com) per difetto di distintività, non apprezzando in termini adeguati la circostanza che la denominazione “prezzigomme” costituisce in termini sintattico-grammaticali un sintagma, dotato di una propria autonomia e capacità distintiva, a differenza delle sue componenti singolarmente considerate, e poi nella parte in cui ha omesso di rilevare come l'attività del convenuto integri una condotta di concorrenza sleale, avendo il registrato il dominio CP_1
“prezzogomme.it”, all'evidenza quasi identico a quello “PrezziGomme.com”, preregistrato dall per un evidente scopo confusorio e di conseguimento di Pt_1 un lucro parassitario sul mercato di riferimento degli attori, stornando a proprio favore la clientela che fino a quel momento aveva utilizzato il sito individuato dal nome a dominio “PrezziGomme.com”, che per la sua lunga presenza sul mercato doveva ritenersi aver perso l'originaria genericità per acquisire un'indubbia capacità distintiva secondo il meccanismo del “secondary meaning”. Sussisterebbero, pertanto, le condizioni per potersi affermare che “prezzigomme” costituisce un marchio di fatto, divenuto oltretutto progressivamente “forte”, munito di una capacità distintiva acquisita grazie alla registrazione come nome a dominio e al suo costante e diffuso uso sulla rete nel corso del tempo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare nel nome a dominio (segno distintivo registrato dal Email_2
il carattere della novità, che integra la condizione necessaria per ottenerne CP_1 validamente la registrazione. La Corte, in riforma della decisione di primo grado, dovrebbe pertanto rilevare la sussistenza del “secondary meaning”, per cui il marchio
“prezzigomme”, di per sé descrittivo, in ragione della sua diffusione a livello nazionale, avrebbe acquisito, per effetto della predetta previa divulgazione, anteriore di sei anni rispetto al sito avversario, un carattere distintivo particolarmente intenso, tale da doversi considerare, non solo un marchio forte, ma addirittura un marchio
“notorio”, con ogni conseguenza in relazione alla correttezza delle statuizioni basate sul carattere generico del segno registrato dagli attori, e quindi, per effetto della recuperata distintività del dominio prezzogomme, riformare la decisione negativa assunta dal Tribunale per cui la condotta del non potrebbe ritenersi illecita CP_1 per il fatto che non sarebbe possibile predicare l'illiceità concorrenziale dell'uso da parte del convenuto del dominio “prezzogomme” in quanto anche il segno violato sarebbe nullo perché “non distintivo”. Trattandosi, da parte del convenuto, della
8 palese contraffazione di un segno connotato da distintività, utilizzato da tempo da un concorrente operante nel medesimo settore merceologico, la Corte non potrebbe poi esimersi dal rilevare l'esistenza di una condotta di concorrenza sleale giuridicamente rilevante ex art. 2598, n. 1 e n. 3, c.c., e questo a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'atto illecito, irrilevante in sede di disamina delle condizioni di sussistenza di una condotta d'impresa qualificabile come concorrenza sleale. Sulla base di tali premesse hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

5. si è costituito in causa deducendo l'inammissibilità, in quanto CP_1 nuova, della domanda di accertamento del “secondary meaning” che gli appellanti assumono che il segno “prezzigomme” avrebbe assunto nel corso del tempo (e comunque prima della registrazione da parte del del nome a dominio CP_1
“prezzogomme.it”), e in ogni caso l'infondatezza, siccome non provata, della tesi per cui detto segno avrebbe assunto la portata e il valore di marchio di fatto, forte e addirittura “notorio”, con conseguente acquisizione da parte dell e della Pt_1 licenziataria non solo del diritto al suo uso esclusivo, ma anche di Parte_2 opporsi all'utilizzo da parte di terzi di segni distintivi (compreso il nome a dominio) con esso confondibili, da ritenersi invalidi perché privi del carattere della novità. Ha altresì contestato che il segno “prezzigomme” abbia mai acquisito la forza distintiva pretesa dagli attori, peraltro da escludersi considerata la presenza sul “mercato rilevante” di oltre dieci nomi a dominio composti dai lemmi “prezzo”, “prezzi”,
“gomme”, “pneus”, e in particolare del nome a dominio “prezzigomme.it” (identico a quello registrato dall per quanto riguarda il “Second Level Domain (SLD)”, Pt_1 dal quale si differenzia per il solo “Top Level Domain (TLD)”, ovvero l'estensione dell'ambito territoriale nel quale è avvenuta la registrazione del dominio, detta
Country code Top Level Domain o ccTDL), registrato anni prima. Ancora, ha contestato la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova, trattandosi invece di statuizione corretta, spettando agli attori allegare e provare, attesa la oggettiva genericità del nome a dominio
“prezzigomme”, così come dell'identico marchio denominativo successivamente registrato all , che detta espressione aveva assunto valenza distintiva, fornendo CP_4
a tal fine numeri e dati (ad es. vendite, investimenti pubblicitari, nazionalità dei clienti, et cetera) e formulando specifiche, motivate, istanze istruttorie (ad es., chiedendo l'ammissione di una C.T.U. demoscopica per il c.d. secondary meaning, o l'ammissione della deposizione testimoniale di un numero rilevante di operatori
9 qualificati degli ambienti interessati), cosa che invece non è stata fatta. Ha, infine, proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato – senza, peraltro, che gli attori avessero proposto una corrispondente domanda di nullità, e quindi pronunciandosi ultra petita – che il nome a dominio
“prezzogomme.it” doveva ritenersi a propria volta invalido e corrispondentemente illegittima l'attività commerciale dallo stesso svolta siccome volta a conseguire, mediante l'utilizzo del sito individuato dall'indicato nome a dominio
“prezzogomme.it”, un indebito “accaparramento” di clientela. In realtà, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non esisterebbe alcuna disposizione, né di fonte nazionale, né comunitaria, che vieti la registrazione e l'uso come nome a dominio di parole generiche. Sulla base di tali considerazioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

6. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 20.4.2023, a seguito del temporaneo esonero dal servizio di uno dei componenti del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi ricalendarizzata. Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del
14.3.2024 (tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct) avanti al Collegio nella composizione riportata in epigrafe, la causa è stata decisa nella camera di consiglio sotto indicata, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di e Parte_1 Parte_2

7. Va preliminarmente respinta la censura per cui la sentenza sarebbe interamente nulla in via derivata per effetto della nullità dell'ordinanza del 17.2.2021 con la quale l'istruttore aveva rimesso la causa al collegio senza specificare le ragioni per cui l'aveva ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere all'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dagli attori.
L'art. 187 del codice di rito affida, invero, alla discrezionalità del giudice istruttore l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di procedere alla assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi, ovvero, ancora, come nella specie, abbiano proposto istanze istruttoria non rilevanti, ovvero inammissibili
10 (cfr. Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 1036 del 17.1.2019, Rv. 652655 – 01; n. 16092 del 2005, Rv. 584859 – 01; n. 2504 del 2002, Rv. 553391 – 01).

8. Nel merito, l'appello investe la sentenza in relazione a tutte le statuizioni in concreto adottate, di cui chiede l'integrale riforma, con accoglimento delle domande inizialmente proposte (e quindi: inibitoria al convenuto “registrant” CP_1 del nome a dominio “prezzogomme.it”, della possibilità di continuare ad utilizzare il dominio internet www.prezzogomme.it e cancellazione di detto dominio da qualsiasi registro informatico e motore di ricerca;
condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di astreinte per il caso di ritardo nella spontanea esecuzione della decisione;
pubblicazione della sentenza sulle indicate riviste specialistiche) e rigetto, per contro, della domanda di nullità proposta dal in via riconvenzionale con CP_1 riguardo ai segni distintivi registrati dagli attori, e segnatamente: a) il marchio denominativo prezzigomme, n. 302017000044108, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di
[...]
b) il marchio denominativo prezzogomme, n. Parte_1
302017000044100, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di c) il dominio “prezzigomme.com” Parte_2 registrato il 18.6.2010, di titolarità di Parte_1

8.1 Nello specifico, viene dedotto:
a) che i segni distintivi contenenti la denominazione unitaria “prezzigomme” non sarebbero, come invece ritenuto dal Tribunale, privi di capacità distintiva, costituendo in realtà detta denominazione composta un sintagma, dotato di autonoma capacità distintiva a differenza delle sue componenti singolarmente considerate;

b) che in ogni caso la notorietà e il tempo d'uso sul mercato di riferimento del nome a dominio “prezzigomme.com” avrebbe determinato l'acquisizione di una apprezzabile distintività, secondo il meccanismo del “secondary meaning”, sicché il segno, anche se “di fatto” e “debole”, risulterebbe ora forte e meritevole di “tutela”.

8.2 Con riguardo al primo profilo, la tesi degli appellanti è che il segno
“prezzigomme”, registrato, dapprima come nome a dominio, e poi come marchio denominativo, andrebbe valutato unitariamente in relazione all'attività di riferimento
(e cioè la comparazione dei prezzi dei pneumatici offerti sul mercato dai venditori finali al fine di offrire al pubblico dei consumatori un panorama complessivo di quello specifico prodotto), prescindendo, quindi, dalla valutazione delle sue singole componenti. Nella sostanza viene richiamato l'effetto unificante che si verifica nel
“marchio d'insieme”: come noto, mentre il marchio complesso è costituito da una
11 composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. “cuore del marchio”, il marchio d'insieme è qualificato dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro “insieme” (così Cass. 3 dicembre 2010,
n. 24620; cfr. pure: Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n.
1249; Cass. 20 aprile 2004, n. 7488).

8.2.1 Il Tribunale, dopo aver svolto considerazioni di ordine generale in relazione al nome a dominio come segno distintivo, ha affermato che proprio per tale natura normativamente riconosciutagli (appunto, di segno “distintivo”), il nome a dominio dev'essere necessariamente connotato dal requisito della distintività, intesa nel senso che le parole che lo compongono richiamino immediatamente nella percezione del pubblico il servizio di riferimento (comparatore di prezzi di pneumatici) identificandolo come proveniente proprio dal sito degli attori. Non avendo l'espressione costituente il nome a dominio “prezzigomme” tale connotazione – atteso che il segno non farebbe che designare, sinteticamente, il servizio fornito (nel segno sarebbero invero fuse due parole, “prezzi” e “gomme”, che nella loro combinazione non forniscono alcunché in più della più breve indicazione pensabile, e di senso immediatamente intuibile, del tipo di servizio fornito) – il nome a dominio attoreo deve ritenersi nullo, siccome non distintivo, e come tale insuscettibile della tutela richiesta, non potendo il segno del convenuto ritenersi integrare un'illecita contraffazione del primo, a propria volta invalido (cfr. sentenza, pag. 5, 6: “(omissis) Il sito dell'attore – e anche quello del convenuto – svolgono la funzione di proporre al pubblico una gamma di pneumatici con i relativi prezzi, posti in comparazione, e pubblicizzano le migliori offerte online, dando modo all'utente, che selezioni una offerta o prodotto, di venire indirizzato direttamente sul sito del venditore. Sinteticamente, i siti in esame hanno come funzione fondamentale mettere l'utente interessato a conoscere preliminarmente i prezzi degli pneumatici disponibili sul mercato, in vista dell'eventuale e successivo acquisto. Si tratta di un servizio che non ha una ancora denominazione comune nel linguaggio corrente, essendo un tipo di servizio nato di recente e possibile proprio nell'ambiente web;
ma esso ha un oggetto del tutto definito: quello di raccogliere dal web e mostrare agli interessati i prezzi di pneumatici disponibili sul web. L'utente interessato – una amplissima platea di soggetti che intendono avere informazioni su
12 quegli allestimenti, gli pneumatici, che ogni automobilista deve periodicamente rinnovare nel suo veicolo – il quale intenda ottenere attraverso un motore di ricerca internet la visione dei principali siti che si occupano del servizio da lui ricercato, digiterà con altissima frequenza proprio le parole “prezzi/o” e “gomme”, proprio in quanto ricerca un servizio con un certo oggetto, e non già un imprenditore con un tale nome. Pertanto, il segno “prezzigomme” attoreo non fa che designare, sinteticamente, il servizio fornito. Nel segno sono infatti fuse le due parole che nella loro combinazione non forniscono alcunché in più della più breve indicazione pensabile, e di senso immediatamente intuibile, del tipo di servizio fornito. Ove fosse riconosciuta al segno attoreo la tutela come segno distintivo, si realizzerebbe un effetto che proprio il requisito della distintività mira ad evitare, che consiste nell'accaparramento di denominazioni utilizzate o utilizzabili per designare semplicemente il tipo di servizio. Pertanto, il nome a dominio attoreo non è distintivo ed è nullo, e come tale va dichiarato in accoglimento della corrispondente domanda di parte convenuta. Per altro verso, poiché il segno attoreo non può godere della tutela richiesta, del segno del convenuto non è possibile pertanto predicare la illiceità sotto il profilo della contraffazione del dominio attoreo. Poiché parte attrice ha posto
a fondamento delle sue domande di stampo industrialistico esclusivamente
l'interferenza del dominio del convenuto con il proprio, tutte tali domande devono essere respinte”).

8.2.2 La valutazione è nella sostanza corretta e va confermata, con la precisazione, tuttavia, che il nome a dominio attoreo, siccome non protetto da alcun titolo di proprietà industriale (brevettazione o registrazione) che possa essere dichiarato invalido ex artt. 25, 122 c.p.i. (invero, il nome a dominio viene solo registrato presso la R.A.), non dovrebbe essere dichiarato nullo, quanto piuttosto ritenuto non tutelabile, anche nei confronti di quello registrato dal convenuto.
Nello specifico, nel caso in esame i termini che vanno a comporre, formalmente unificati, il nome a dominio secondario, oltre che il marchio denominativo
“prezzigomme”, e cioè, appunto, “prezzi” e “gomme”, non hanno, né singolarmente, né unitariamente considerati, la pretesa efficacia distintiva dell'impresa che offre il servizio (nel senso della capacità di stabilire nella percezione del pubblico un nesso biunivoco fra tali espressioni verbali e i servizi degli attori), ma identificano solamente la prestazione, che tuttavia può essere offerta da qualsiasi imprenditore, non trattandosi di attività soggetta a privativa, sicché, se il segno fosse effettivamente tutelabile in maniera tale da consentire al suo titolare di precludere ad altri
13 imprenditori di farne parimenti uso, ovvero di inserire detti lemmi quali chiavi di ricerca nel proprio sito interet, si finirebbe con il consentire a un'impresa di appropriarsi di un'intero settore merceologico sfruttando la disponibilità di un segno distintivo generico, e quindi non distintivo, e pertanto non tutelabile.
Tale valutazione non risulta superata dalla considerazione fatta dagli appellanti per cui il segno “prezzigomme” andrebbe in realtà parametrato al particolare settore merceologico di interesse, in tesi diverso da quello al quale sembrano fare riferimento i due lemmi “prezzi” e “gomme”, che prestandosi a molteplici interpretazioni sarebbe dotato della attitudine individualizzante del nome, rientrando per l'effetto nell'ambito della relativa tutela comunitaria (cfr. atto d'appello, pag. 10: “Se corretta deve rilevarsi la considerazione del Giudice di Prime cure quanto alla sostanziale identificazione del nome di dominio al marchio registrato stante la sua specifica attinenza e strumentalità all'attività dell'imprenditore, profondamente errato e frettoloso deve riscontrarsi quanto asserito sulla distintività del marchio attoreo, proprio in forza di quanto sino ad ora da codesta difesa argomentato, cioè a dire che la genericità e descrittività dei lemmi utilizzati non possono semplicemente e superficialmente individuarsi ex se, ma debbono trovare una collocazione contestuale al settore merceologico d'interesse. Orbene, proprio analizzando la posizione del nome rispetto al settore merceologico d'interesse, si evince come la dicitura
“Prezzigomme” tutto evoca, tranne ciò che l'utente trova all'interno di questa piattaforma che lungi dal costituire un semplice motore di ricerca di prezzi di pneumatici random, costituisce un vero e proprio punto di riferimento per l'utente, riguardo alla compravendita di specifici pneumatici di “limitati” venditori, che in base alla richiesta di determinate caratteristiche del bene ricercato, viene indirizzato sulla merce che meglio risponde alle proprie esigenze. Ma tutto questo nella denominazione “Prezzigomme” non c'è, di tal che proprio la predetta parola si presta
a molteplici interpretazioni così ricadendo nella disciplina comunitaria della attitudine individualizzante del nome a suscitare qualcosa di molto più che una mera azione descrittiva di una attività e/o business. Per ribadire il concetto, stesse considerazioni potrebbero riferirsi al marchio “Quattroruote” che è composto da due parole generiche e descrittive, ancor più dei lemmi che in tal sede ci occupano, posto che è
d'uso eminentemente generico il fatto che un autoveicolo venga ormai da sempre individuato come un veicolo a “quattroruote” per differenziarlo dal motoveicolo, detto anch'esso “dueruote”. Ciò che, tuttavia, rende distintivo anche questo ben noto marchio, è certamente il fatto che la predetta dicitura non spegne la propria identità
14 meramente descrivendo la riferibilità del nome ad una categoria merceologica, ma ambisce ad ascrivere l'oggetto della propria denominazione al mondo dei motori in genere così ottenendo un effetto evocativo forte che lo rende assolutamente marchio forte a guisa del marchio “Prezzigomme” che non semplicemente rappresenta un mero listino di prezzi attribuito ad un generico prodotto, ma si eleva a portale di riferimento quanto al mercato della compravendita di pneumatici ponendosi come quasi garante della sua più intima mission: quella di presentare al proprio utente, il consumatore, il bene più conveniente in base ai criteri di ricerca immessi e, dunque, alle priorità richieste”.)
Va in proposito rilevato che il settore merceologico che gli appellanti assumono essere quello di riferimento dal proprio “business” non si distingue nella realtà dei fatti da quello del commercio dei pneumatici, di cui può ritenersi essere un sottoinsieme.
Appare invero ragionevole ritenere che i consumatori accedano al sito
“prezzigomme.com” – come peraltro a qualsiasi altro sito di comparazione prezzi, quale anche il concorrente “prezzogomme.it” del o, per fare un altro CP_1 esempio, quello di portata più generale, e assai più noto, “trovaprezzi.it” – non già per verificare in astratto quali siano i prezzi sul mercato online di un determinato tipo di pneumatico, ma lo facciano al fine di effettuarne poi l'acquisto, possibile anche partendo dalla piattaforma di comparazione prezzi cliccando sul link che indirizza al sito del venditore. E d'altra parte, laddove così non fosse, il titolare del sito comparatore non riuscirebbe a dimostrare che l'acquisto poi fatto da quell'utente sul sito del venditore che gli riconosce la royalty è dipeso proprio dal fatto che la scelta
è stata operata grazie al servizio di comparazione prezzi prestato dalla piattaforma.
Gli appellanti non riescono inoltre a spiegare, se non sulla base di espressioni autocelebrative rimaste nella sostanza prive di qualsiasi riscontro (v. atto d'appello, pag. 11), perché il termine “prezzigomme” sarebbe di per sé dotato di una forte attitudine individualizzante in grado di riconnettere in maniera univoca il servizio di comparazione prezzi fornito dal sito www.prezzigomme.com all'impresa dell Pt_1
e distinguerlo dal sovrapponibile (se non identico) servizio fornito da altre imprese, tra cui quella riconducibile alla persona del convenuto attraverso il sito www.prezzogomme.it. In realtà, il ragionamento svolto al riguardo si risolve in una aporia, come confermato dal successivo sviluppo del discorso fondato sull'acquisizione solo successiva della distintività attraverso un meccanismo di convalidazione del segno secondario al tempo d'uso, alla sua diffusione e all'acquisizione in tal modo di una notorietà distinguente.
15 Si tratta del tema del c.d. “secondary meaning” che si esamina nel paragrafo che segue.

8.3 Venendo al secondo profilo, l'impugnazione muove dall'assunto che, se è vero che “1. È vietato adottare come ditta, denominazione, o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio, se, a causa dell'identità o dell'affinità tra
l'attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio
è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi” (art. 22 c.p.i.) e che “

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo, e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio” (art. 13, co. 1,
c.p.i.), dovrebbe tuttavia considerarsi che sempre l'art. 13, nei commi seguenti, prevede che: “

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.
Tale ultima circostanza sarebbe quella effettivamente ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto la denominazione “PrezziGomme”, al di là della sua intrinseca distintività quale sintagma dotato di una propria autonomia, sintattica, come di significato, avrebbe comunque acquisito nel tempo un'indubbia capacità distintiva proprio grazie alla sua registrazione come nome a dominio e al suo successivo
16 costante e diffuso uso, venendo a configurarsi come un marchio (di fatto), e per di più “forte”, con notorietà nazionale, prima ancora della sua registrazione quale marchio d'impresa. Per l'effetto, dal suo “preuso” come marchio di fatto con notorietà nazionale discenderebbe in maniera evidente, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente (e quindi, nella specie, da parte degli attori), quanto l'invalidità, con conseguente inutilizzabilità, del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, così come (ed è il caso di specie) del nome a dominio di un sito usato nell'attività economica.

8.3.1 La doglianza è in primo luogo inammissibile in quanto introduce un tema di indagine del tutto nuovo, mai compiutamente dedotto in primo grado – nel quale, a bene vedere, neppure a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di nullità avanzata dal convenuto è stato chiesto l'accertamento della acquisizione successiva di distintività del segno denominativo “prezzigomme” – risultando a tale riguardo inconducenti le considerazioni circa il “preuso” del segno denominativo
“prezzigomme” quale nome a dominio in tesi già presenti nell'atto introduttivo di primo grado, essendo evidente, sulla base della semplice lettura degli atti, che né nell'atto di citazione (v. in particolare, pag. 5 – 7), né nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (costituente la deadline per l'inquadramento del thema
“probandum” e “decidendum”), gli attori hanno mai affrontato la questione del particolare valore che avrebbe sopravvenientemente assunto la denominazione
“prezzigomme” quale “marchio di fatto”, dapprima debole, e poi sempre più forte, e quindi della acquisizione del c.d. “secondary meaning”, situazione che, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità si verifica nei casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive, per genericità, mera descrittività, o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il
“fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso il meccanismo di
“convalidazione” del segno (Cass. n. 8119/2009; Cass. n. 22953/2015; Cass. n.
53/2022). Di più, nella richiamata prima memoria integrativa (v. pag. 4), gli attori hanno escluso qualsiasi rilevanza ai fini di cui si tratta al profilo della distintività del segno e della sua valorizzabilità quale marchio di fatto meritevole di tutela prima ancora della registrazione, affermando espressamente: “Quanto alla capacità individualizzante (pag. 11 della comparsa di risposta avversaria) e alla domanda di nullità dei segni distintivi degli attori (pagg. 13 e ss.), controparte, ad arte, ingenera confusione muovendo osservazioni pertinenti alla tutela del marchio. La fattispecie
17 che ci occupa è invece assai differente, in quanto non si controverte in ordine al marchio, ma in ordine alle “parole chiave” che l'utente di internet digita su un motore di ricerca per accedere a un servizio. Nel caso che ci occupa, la registrazione del dominio effettuata dal sig. (dopo la registrazione effettuata dall' ha CP_1 Pt_1 creato, e crea, una insostenibile confusione, atteso che gli utenti della rete, digitando su internet “prezzigomme”, trovano elencati i due siti uno dietro l'altro. Le parole che compongono il nome dei siti internet saranno anche di uso comune, ma ciò non giustifica la condotta confusoria avversaria. Ecco perchè la condotta del convenuto è sanzionabile ex art. 22 c.p.i.”.

8.3.2 E' in ogni caso infondata, in quanto l'acquisizione del preteso secondary meaning nell'intervallo temporale rilevante intercorrente tra la registrazione da parte dell del nome a dominio “ ” nel giugno del 2010 e la Pt_1 Email_1 registrazione da parte del del nome a dominio “prezzogomme.it” nel maggio CP_1 del 2016, ovvero comunque l'attivazione del sito internet www.prezzogomme.it nel febbraio del 2017, risulta solamente affermata dagli appellanti, ma in alcun modo provata.
Come è noto, l'acquisto del secondary meaning nei marchi avviene tramite l'uso che ne è stato fatto, e la relativa prova può essere data in vari modi, tra i quali, a titolo di esempio, indagini demoscopiche e di mercato sulla percezione del segno, o dimostrando l'entità, e quindi l'effetto economico, della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa, anche attraverso la testimonianza di operatori qualificati degli ambienti interessati.
La Corte di Giustizia (7.7.2005, C-353/03) ha affermato in proposito che: “gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto
o servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente” e che “possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio,
l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle Camere di Commercio o di altre associazioni professionali” (in precedenza, la Corte aveva espresso il medesimo principio nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97).
Ora, tale complesso di evidenze nel caso in esame è del tutto assente, né possono utilmente soccorrere le prove offerte, motivatamente disattese in sentenza (v. pag.
8, primi due cpv.) e qui riproposte (v. conclusioni istruttorie sopra riportate), nessuna
18 di esse consentendo, neanche astrattamente, e peraltro neanche se positivamente assunte, di offrire un adeguato riscontro alla tesi per cui il segno denominativo
“prezzigomme” avrebbe perso la sua portata (solo) descrittiva per acquisirne una distintiva grazie al “battage” pubblicitario e alla notorietà acquisita, quantomeno a livello nazionale, diventando capace, prima ancora della registrazione quale nome a dominio del sito internet www.prezzogomme.it, di identificare il servizio offerto come proveniente dall'impresa di e quindi distinguerlo da quello Parte_1 di altre imprese analoghe, tra cui, in primis, proprio quella del convenuto CP_1
[...]
Basta d'altra parte ripercorrere il contenuto dei capitoli di prova orale (per interrogatorio formale e testi) qui nuovamente richiesti di ammissione – (“1) vero che dall'aprile 2018, digitando su Google “prezzigomme”, ho visto come primo risultato di ricerca il sito web www.prezzogomme.it che si propone come “miglior comparatore prezzi di gomme”; 2) vero che il 5/1/2021 ho scritto “prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google” ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc.
1); 3) vero che il 5/1/2021, dopo aver scritto “prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google”, ho cliccato sul terzo link “www.prezzogomme.it”, ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 2); 4) vero che il 5/1/2021 ho stampato la home page del sito “www.prezzogomme.it” ed ho ottenuto il documento che mi si
rammostra (doc. 3); 5) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “chi siamo” posta in calce al sito internet “www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si
rammostra (doc. 4); 6) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “parlano di noi” posta in calce al sito internet “www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si
rammostra (doc. 5); 7) vero che il 5/1/2021, cliccando sulla dicitura “privacy policy” posta in calce al sito internet “www.prezzogomme.it”, è apparsa la videata che mi si
rammostra (doc. 6); 8) vero che vero che il 5/1/2021, dopo aver scritto
“prezzigomme” sul motore di ricerca internet “Google”, ho cliccato sul terzo link
“www.prezzigomme.com”, ed è apparsa la videata che mi si rammostra (doc. 7); 9) vero che i marchi che appaiono in alto a sinistra nei documenti 2 e 7 che si rammostrano al teste, che ritraggono nelle home pages dei siti internet www.prezzogomme.it e www.prezzigomme.com, sono gli stessi che compaiono dall'aprile 2018; 10) vero che nell'aprile 2018 e nel maggio 2020 ho cliccato sul sito www.prezzogomme.it credendo di finire essere indirizzato sul sito www.prezzigomme.com, che consultavo fin dal 2010 per l'acquisto on line di pneumatici;
11) vero che utilizzo il portale PrezziGomme.com fin dal 2010”. Si
19 indicano a testi: , , , Testimone_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , , , ”), senza
[...] Testimone_4 Testimone_8 Testimone_6 Testimone_7 peraltro la formulazione di alcuna specifica censura in merito al contenuto della decisione assunta al riguardo dal Tribunale (v. sentenza, pag. 8, cit.), donde comunque l'inammissibilità della doglianza per difetto di specificità – e il contenuto del quesito che nella prospettiva attorea dovrebbe essere assegnato al C.T.U., al fine di “scoprire” (attraverso una consulenza tecnica percipiente) se il utilizzi nel CP_1 proprio sito il segno altrui come meta-tag, ossia come parola chiave non immediatamente visibile sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare e indicizzare i vari siti presenti in internet, per rendersene conto.
In ogni caso, il fatto che qualche utente possa aver visitato il sito www.prezzigomme.com – oltretutto in epoca successiva alla registrazione del dominio prezzogomme.it da parte del invero, tutti i capitoli di prova di parte CP_1 attrice fanno riferimento a date successive al maggio 2016 [di registrazione del dominio], così come al febbraio 2017 [di attivazione del sito] – non significa affatto che quel segno abbia acquisito il preteso carattere distintivo (e cioè la capacità di distinguere i servizi dell'impresa Assandri/Maxint da quelli di altre imprese operanti nel medesimo settore), tanto più considerato che in epoca coeva esistevano (come esistono, bastando a tal fine effettuare una ricerca sulla rete avente ad oggetto la vendita di pneumatici) decine di siti sovrapponibili, sia comparatori prezzi che di vendita diretta, non potendo ritenersi sussistere per il consumatore interessato all'acquisto di pneumatici (che è poi, come si è detto, l'effettiva ragione per la quale un utente procede a una ricerca online quando digita le parole-chiave: “prezzo”,
“gomme”, “pneumatici”) un'apprezzabile diversità tra un sito che consenta l'acquisto diretto e quello che, sia pure funzionando come “comparatore”, consente comunque al contempo l'acquisto, sia pure mediato attraverso il reindirizzamento verso altro sito che opera in concreto la cessione, pagando in seguito al comparatore prezzi la corrispondente royalty.
Del pari apodittica è infine la tesi per cui “Se è pacifico che l'esponente aveva attivato il sito ben sette anni prima del sig. allora dobbiamo ricavarne che il domain CP_1 name era divenuto “forte”. La “forza” acquisita nel tempo dal domain name giustifica la tutela del secondary meaning”.
Si tratta, infatti, di rilievi all'evidenza privi di connessione e della pretesa capacità dimostrativa.
20 8.4 Escluso che il segno “prezzigomme” abbia acquisito valore e forza di marchio di fatto prima ancora della registrazione da parte del convenuto del nome a dominio prezzogomme.it, e comunque prima della concreta attivazione del relativo sito internet www.prezzogomme.it, deve escludersi che l'utilizzo commerciale di quest'ultimo possa considerarsi illecito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, co.
1, c.p.i. cit., non esistendo prima della registrazione dei marchi denominativi
“prezzigomme” (Assandri) e “prezzogomme” (Maxint) alcun corrispondente marchio di fatto dotato di carattere distintivo idoneo a precludere al convenuto l'adozione e l'uso del nome a dominio in contestazione.
Ugualmente da escludere, per difetto di apprezzabili riscontri, è poi la circostanza che la registrazione del nome a dominio “prezzogomme.it” sia stata chiesta dal CP_1 in malafede (che non si presume e va dimostrata), e segnatamente nella piena consapevolezza che il prescelto nome a dominio “prezzogomme.it” veniva registrato
(presso la R.A.) e quindi utilizzato per scopi violativi di altrui diritti legali, quali un marchio di fatto o un copyright (cfr. Registrar/Registered Name Holder Agreement
ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: “Registered Name
Holders must represent that: "to the best of the Registered Name Holder's knowledge and belief, neither the registration of the Registered Name nor the manner in which it is directly or indirectly used infringes the legal rights of any third party." This means that the Registered Name Holder must represent to the Registrar that the domain name is not being registered for use in a way that would violate the legal rights of others. An example of this "infringement" could be a registration of a domain name that violates a trademark or copyright held by someone that is not the Registered
Name Holder”). Invero, nella specie, alla data di registrazione del nome a dominio
“prezzogomme.it” non esistevano in capo agli attori diritti di uso esclusivo su un marchio commerciale in concreto tutelabile sovrapponibile a detto nome a dominio, né diritti di copyright, profilo quest'ultimo peraltro neppure affacciato, e comunque all'evidenza non rilevante, non essendo in contestazione l'identità grafica e contenutistica dei due siti, ma solo la parziale sovrapponibilità, e potenziale confondibilità, del nome a dominio secondario in ragione dell'identità del settore merceologico di riferimento.
Così stando le cose, deve in definitiva confermarsi l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della tutela prevista dall'art. 118.6 c.p.i. (per cui: “Salvo
l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su
21 domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione”), non risultando violata la previsione dell'art. 22 c.p.i., né sussistendo malafede del all'atto della presentazione della domanda di registrazione del CP_1 nome a dominio prezzogomme.it., così come, e per lo stesso motivo, di quella prevista dal successivo art. 133 c.p.i (per cui: “

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento”).

8.5 Per le stesse ragioni va poi confermata la statuizione assunta dal Tribunale in relazione alla nullità dei marchi in titolarità degli attori denunciati dal convenuto come invalidi per difetto di distintività: marchio denominativo prezzigomme n.
302017000044108, depositato il 21.7.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, in titolarità di e marchio Parte_1 denominativo prezzogomme n. 302017000044100, depositato il 21.07.2017 e registrato il 6.3.2018 nelle classi merceologiche 35 e 42, di titolarità di Parte_2
(cfr. sentenza, pag. 8: “Secondo le linee guida EUIPO relative ai marchi – valido supporto anche per la valutazione nel diritto interno, data la diretta ispirazione o derivazione di questo dalle fonti sovranazionali, e comunitarie in particolare - il carattere distintivo può essere valutato solo in relazione, in via primaria, ai prodotti
o servizi per i quali è stata chiesta la sua registrazione, e, secondariamente, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. I marchi che la parte attrice ha registrato sono dichiarati per: - classe 35 “Pubblicità; gestione di affari commerciali;
amministrazione commerciale;
lavori di ufficio” - classe 42: “servizi tecnologici;
progettazione e sviluppo di hardware e software;
servizi scientifici;
servizi di analisi e ricerche”. Fra queste declaratorie ve ne è almeno una (“servizi di analisi e ricerche”) nella quale rientra il servizio che parte attrice in concreto svolge
e che viene chiaramente e inequivocabilmente indicato dal marchio prezzogomme o dal marchio prezzigomme. Oltre a ciò, il pubblico di riferimento, composto dalla larghissima platea degli automobilisti, non può che percepire il segno come indicativo della natura del servizio, e non dell'origine del medesimo. Pertanto, anche i marchi attorei sono nulli per violazione dell'art. 25 c.p.i. in relazione all'art. 13 comma 1 lett.
b) c.p.i.).

8.6 Quanto, infine, alla statuizione di nullità del dominio “prezzigomme.com” di cui al capo 4) del dispositivo di sentenza [“4) Accerta la nullità del dominio
22 prezzigomme.com registrato il 18.6.2010, in titolarità di ”], Parte_1 questa – impregiudicata la notazione fatta al superiore punto 8.2.2 – non può essere riformata, non avendo gli appellanti proposto un pertinente motivo di impugnazione attinente all'insussistenza di un titolo di proprietà industriale che tuteli il nome a dominio la cui invalidità sia sanzionabile con la dichiarazione di nullità ex art. 122
c.p.i., che appunto ne presuppone l'esistenza, essendosi limitati a contestare la ritenuta carenza di distintività del segno.
Al riguardo, per completezza di disamina è opportuno ricordare che i nomi a dominio fanno parte dei diritti di proprietà industriale “non titolati” ex art. 2, comma 5, c.p.i., dal momento che la registrazione presso la Registration Authority non ha natura giuridica di accertamento costitutivo, ma soltanto tecnica.
Il diritto di esclusiva sul nome a dominio si acquisisce a seguito di una procedura di registrazione che varia a seconda del tipo di estensione (TLD) che si intende assegnare al proprio indirizzo Internet.
Le procedure di registrazione, assegnazione e cancellazione dei nomi a dominio con suffisso consistente in un Generic Top Level Domain sono soggette ai regolamenti e alle policy emanate dall'I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), un'organizzazione privata no profit con sede negli Stati Uniti che opera in qualità di ente centrale di gestione, controllo e coordinamento dell'intero sistema dei nomi a dominio (DNS o Domain name system).
Diversamente, le procedure di registrazione dei domain names aventi come suffisso la rispettiva sigla nazionale (Country code Top Level Domain) sono gestite e regolate, su delega dell'ICANN, da un ente pubblico istituito in ogni Paese, denominato National
Registration Authority. In Italia l'autorità amministrativa responsabile dell'assegnazione dei domini internet è il Registro Italiano (o Registro dei Nomi
Assegnati, RNA).
In definitiva, in ambito industrialistico, il nome a dominio illegittimo risulta sanzionabile ai sensi e per gli effetti di cui ai richiamati artt. 118, co. 6, e 133 c.p.i.,
i quali abilitano i rimedi della revoca e del trasferimento, su domanda dell'avente diritto, dell'assegnazione del nome a dominio aziendale registrato in violazione dell'art. 22 c.p.i., o la cui registrazione sia stata richiesta in mala fede, e riconoscono la tutela cautelare dell'inibitoria e del trasferimento provvisorio in capo all'avente diritto del nome a dominio illegittimamente registrato. In difetto di un titolo di proprietà industriale costitutivo rientrante tra quelli previsti dall'art. 2 c.p.i. non può invece ritenersi soggetto alla dichiarazione di nullità ex art. 122 c.p.i.
23 Come detto, tale motivo di erroneità della sentenza impugnata non risulta dedotto nell'atto d'appello, donde l'irrevocabilità della relativa statuizione.

9. Gli appellanti censurano ancora la sentenza in relazione alla decisione assunta in merito alla contestazione di concorrenza sleale (v. atto d'appello, pag. 15 – 19), profilo sotto il quale il Tribunale ha ritenuto che l'attività del convenuto fosse stata ugualmente censurata. Risulterebbe in particolare trascurato che anche a prescindere dalla tutelabilità sotto il profilo industrialistico del segno “prezzigomme” l'attività realizzata dal con il registrare un nome a dominio pressoché identico a quello CP_1 registrato dall sei anni prima e nell'attivare un sito internet contraddistinto Pt_1 dal predetto nome a dominio secondario, avrebbe dovuto essere valutata, e quindi ritenuta, illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., in ragione dell'evidenza del profilo confusorio dato dalla sostanziale identità dei nomi a dominio, idonea a sviare la clientela, e della sovrapponibilità delle attività di impresa dell'attore e del convenuto, indice evidente del fatto che il secondo si era illecitamente impossessato dell'idea del concorrente, attuandola poi in maniera parassitaria a proprio profitto.

9.1 Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni attoree in materia di concorrenza sleale non fossero state esposte con ragionato riferimento alle varie fattispecie di cui all'art. 2598 c.c. entro la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e non fossero pertanto in concreto esaminabili (cfr. sentenza, pag.
6 – 7: “(omissis) Le allegazioni in materia di concorrenza sleale non sono esposte con ragionato riferimento alle varie fattispecie dell'art. 2598 c.c. Nell'atto di citazione era invocata una concorrenza sleale confusoria (inquadrabile dunque nel disposto dell'art. 2598 . 1 c.c.) con riferimento alle condotte del convenuto consistenti nel registrare e utilizzare un nome a dominio (si intende così rettificato il rimando dell'atto di citazione al “marchio confusorio”) avente un dominio secondario simile e confondibile a quello attoreo (“prezzogomme” rispetto a “prezzigomme” ). Con riguardo a tale domanda, la sopra ravvisata carenza di distintività del dominio attoreo comporta che non è possibile predicare la illiceità concorrenziale dell'uso, da parte del convenuto, del dominio “prezzogomme”: la ratio della tutela accordata dall'art.
2598 n. 1 c.c. sta infatti nella protezione della riconoscibilità dell'imprenditore sul mercato;
riconoscibilità che non è affatto assicurata da un segno non distintivo, il quale a sua volta non può dirsi legittimamente usato Vi è una altro passaggio dell'atto di citazione che richiama la materia concorrenziale: “Il sito prezzogomme.it si propone con la dicitura “Miglior comparatore prezzi di gomme” e quindi ha quale unico scopo quello di sviare la clientela, oltre a sfruttare l'avviamento di un marchio
24 di un sito web registrato anni prima.” Tale allegazione, che appare sommare in modo non chiaro circostanze fattuali e considerazioni, non permette di comprendere, per la sua genericità, quale sia il profilo anticoncorrenziale che si intende esporre come rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.; né tale allegazione è meglio esplicitata dalla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. Quanto all'ulteriore passaggio contenuto in atto di citazione “ Non solo, ma il si gabella come ideatore del sistema CP_1 stesso, il che è affermazione falsa a prescindere dalla indicazione di partite IVA che non corrispondono ad attività commerciali iscritte alla CCIAA come tali” la circostanza lamentata, ascrivibile alla ipotesi generale dell'art. 2598 n. 3 c.c. non è vera, dal momento che il non risulta, dal documento indicato da parte attrice (sezione CP_1
“chi siamo” del sito) professarsi ideatore del sistema, ma ideatore del sito
(“Prezzogomme.it…nasce dall'idea di ”); e non è allegata alcuna Parte_4 indebita ripresa da parte del sito prezzogomme.it dei caratteri del sito della parte attrice;
non sin vede pertanto slealtà concorrenziale. Nella memoria ex art,. 183 n.
1 c.p.c. la parte attrice, riprendendo uno spunto della difesa del convenuto, che ha negato di avere usato le parole “prezzigomme” e “prezzi gomme” nel proprio sito, ha negato a sua volta che ciò sia vero, ma senza alcunché di più e di meglio allegare circa l'esistenza di una specifica condotta concorrenziale fondata sull'uso di parole all'interno del sito. E' solo nella successiva memoria n. 2 che la parte attrice, oltre ogni limite assegnato alla definizione del thema decidendum, ha svolto approfondimenti sugli url, sui codici sorgente, sui footer dell'avversario, sulla loro evoluzione e sui loro contenuti, a ciò accompagnando istanze di consulenza che sono chiaramente esplorative, e, in quanto a tali nuove allegazioni chiaramente correlate, inammissibili”).

9.2 Il rilievo è corretto e non efficacemente superato dagli appellanti.
Basta invero rileggere l'atto di citazione di primo grado, e la successiva prima memoria integrativa, per rendersi conto di come, effettivamente, gli attori non avessero sviluppato entro i termini preclusivi alcuna specifica contestazione della disciplina anticoncorrenziale, polarizzando l'attenzione sulla violazione del c.p.i. ed invocando la protezione offerta dall'art. 133 c.p.i., nessun espresso accenno facendo, per contro, alle disposizioni di cui agli artt. 2598, 2599, 2600 c.c.

9.3 L'appello, anche in parte qua, è comunque infondato.
La contestazione attorea è invero semplicistica, risolvendosi nel teorema:
25 a) il nome a dominio “prezzigomme.com” è stato registrato (presso la R.A.) da prima del nome a dominio “prezzogomme.it” registrato da CP_2 CP_1
[...]
b) il settore di riferimento dei due siti internet contenenti il nome a dominio pretesamente sovrapponibile è lo stesso, e segnatamente quello dei comparatori di prezzi, nello specifico degli pneumatici per autoveicoli;

c) l'idea imprenditoriale originata e quindi sviluppata dall con la Pt_1 registrazione e l'attivazione del sito www.prezzigomme.com è stata all'evidenza
“rubata” dal concorrente e parassitariamente sfruttata;

d) ne discende, in ragione della confondibilità tra le attività delle due imprese e dei servizi prestati dai due siti, la necessità di tutela mediante ordine di cessazione dell'utilizzo del dominio internet www.prezzogomme.it e la sua cancellazione da ogni registro informatico.
Tale schema argomentativo non è idoneo a sostenere la tesi attorea della realizzazione da parte del convenuto di atti di concorrenza sleale sub specie di sottrazione parassitaria dell'idea e di realizzazione di un'attività illecitamente interferente mediante l'uso di segni distintivi confusori. Va infatti rilevato:
a) che non vi è alcun riscontro del fatto che l'idea commerciale che gli attori assumono sarebbe stata “rubata” dal sia effettivamente riconducibile alla CP_1 persona dell essendovi per contro evidenza dell'esistenza di siti internet Pt_1 specializzati nella comparazione dei prezzi dei prodotti, tra cui i pneumatici, anteriormente alla registrazione del nome a dominio “prezzigomme.com” e all'attivazione del relativo sito www.prezzigomme.com: ad es., il sito
“www.trovaprezzi.it”, principale portale di comparazione prezzi, risulta attivo già nel
2002; inoltre, nel world wide web risultano presenti numerosi altri siti di comparazione prezzi specializzati in pneumatici, la cui individuazione risulta agevole anche solo digitando nel principale motore di ricerca www.google.com le parole
“comparatori”, “prezzi”, “pneumatici” e della cui esistenza la stessa società avente la gestione del sito www.prezzigomme.com sembra avere piena consapevolezza;

b) che non risulta allegata, né appare comunque sussistente, alcuna specificità funzionale caratterizzante il sito www.prezzigomme.com che sia stata abusivamente imitata servilmente dal nella costruzione del suo sito internet e nella gestione CP_1 del relativo servizio di comparazione prezzi. Si ricorda in proposito, con riferimento alla realizzazione di prodotti, ovvero, come nella specie, di servizi appartenenti alla medesima categoria di quelli già immessi sul mercato da un altro operatore dello
26 stesso mercato rilevante, che al fine di qualificare una condotta come atto di concorrenza sleale per imitazione servile, l'imitazione del prodotto/servizio deve ricadere sulle caratteristiche esteriori dello stesso dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto/servizio a una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (così Cass., sez.
1, sentenza n. 8944 del 14.5.2020; Cass. sez. 1, sentenza n. 3478 del 12.2.2009).
L'art. 2598 c.c., come noto, non esclude in senso assoluto la possibilità di imitazione, che rientra invece nei normali meccanismi della concorrenza, bensì stabilisce che commette un illecito chi, imitando, determina il pericolo di confusione con altri prodotti. Il prodotto o servizio oggetto dell'imitazione altrui dovrà dunque possedere uno o più elementi non funzionali tali da rendere lo stesso come esclusivo, specifico,
e inconfondibilmente ed immediatamente ricollegabile a un dato imprenditore.
Ebbene, alla luce delle evidenze di causa non risulta che il sito di parte attrice presenti tali caratteristiche particolari e che il convenuto se ne sia abusivamente CP_1 impossessato;

c) che per configurare la concorrenza parassitaria devono essere presenti una pluralità di episodi imitativi protratti nel tempo, significanti una coordinazione e una continuità nel perseguire l'obiettivo di sfruttare sistematicamente le iniziative dell'altro imprenditore, danneggiando il concorrente e beneficiando della sua reputazione. Questa valutazione richiede un approccio funzionale che metta in evidenza la coerenza e la coesione degli episodi imitativi, inclusi quelli di natura pubblicitaria, nell'ambito di un periodo di tempo determinato. Sennonché nulla di tutto questo risulta nella specie provato, né peraltro, a ben vedere, neppure allegato;

d) che al di là di apodittiche affermazioni, non è stata allegata, né provata, alcuna riduzione della clientela, alcuna contrazione dei profitti, o la circolazione di informazioni riservate.
Da ultimo, va infine sottolineato come sotto il profilo concorrenziale non assuma alcun rilievo la circostanza che nel sito www.prezzogomme.it il si presenti come CP_1
l'ideatore del sito di comparazione prezzi così come strutturato (sub “Chi siamo” si legge: “PrezzoGomme.it è il comparatore di pneumatici 100% italiano che permette di confrontare le caratteristiche delle gomme. E' stato ideato con lo scopo di facilitare la vita di milioni di italiani che acquistano pneumatici online. Nasce dall'idea di CP_1
perito tecnico informatico ed esperto di motori di ricerca, che dal 2015 è
[...] consulente SEO freelance ed imprenditore di progetti legati al mondo digital. Come
27 piattaforma di riferimento, indicizziamo e confrontiamo oltre 400.000 offerte di pneumatici, provenienti da più di 15 e-commerce italiani selezionati. Offriamo un catalogo di oltre 260 marchi tra cui poter scegliere, a partire dai più blasonati come
DG, NT, NL, GO, HE, LI, YO e moltissimi altri. Abbiamo una redazione interna composta da giovani appassionati di auto e motori che raccoglie e analizza le caratteristiche tecniche dei principali pneumatici in commercio, per offrire al lettore una guida all'acquisto”).
Tale comunicazione non potrebbe essere comunque intesa quale atto di concorrenza sleale atipico rilevante ex art. 2598, n. 3, c.c., non risultando che il si sia CP_1 effettivamente attribuito in maniera indebita l'idea commerciale della costruzione di un sito internet di comparazione prezzi avente a specifico oggetto i pneumatici per auto riconducibile in realtà alla persona di , il quale pertanto Parte_1 non può al riguardo pretendere di aver subito alcun pregiudizio giuridicamente tutelabile.
B) L'appello incidentale di CP_1
10. – convenuto-appellato – ha proposto appello incidentale CP_1 lamentando che il Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita, affermando, senza peraltro che gli attori avessero proposto una corrispondente domanda di nullità del segno, che anche il proprio nome a dominio dovrebbe ritenersi invalido in quanto non distintivo e che il suo uso illegittimo costituirebbe “accaparramento” del servizio offerto. Deduce che in realtà nessuna disposizione normativa, né di fonte nazionale, né comunitaria, vieta la registrazione di un nome a dominio composto da parole generiche, donde la legittimità della propria domanda pregiudiziale di accertamento della legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio “prezzogomme.it”.
10.1 Nello specifico, il Tribunale ha al riguardo affermato: in motivazione:
“Neppure, però, può essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, volta a fare accertare la legittimità dell'uso, da parte del medesimo CP_1 del dominio prezzogomme.it. Discende dalle considerazioni sopra fatte, e ampiamente svolte dallo stesso convenuto, che anche il dominio non Email_2
è valido, in quanto non distintivo;
pertanto il suo uso non è legittimo, costituendo accaparramento del nome del servizio offerto” e in dispositivo: “2) Rigetta la domanda di marito principale del convenuto”.
10.2 La doglianza è fondata e può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
10.3 Come noto, il nome a dominio (domain name) è l'indirizzo in formato alfabetico di un sito web, cioè un luogo virtuale posizionato nella rete internet.
28 Si tratta di un insieme di simboli alfanumerici che compongono un nome, seguito da un'estensione definita dalle singole Registration Authorities, capace di associarsi in modo univoco a un DNS (Domain Name System), cioè un sistema che permette di convertire un nome a dominio ad un indirizzo IP.
La registrazione di un domain name è operata in base a un criterio di priorità cronologica della richiesta (“first come first served”), senza che la R.A. svolga alcuna indagine per verificare se il registrante abbia o meno un effettivo titolo a vedersi assegnato il dominio prescelto, così come sulla confondibilità del nome a dominio con altri segni distintivi d'impresa. Ciò rende possibile a chiunque registrare come nome a dominio anche un marchio o un altro segno distintivo altrui.
Ora, nella specie la registrazione da parte del convenuto presso l'RNA del nome a dominio “prezzogomme.it” è pacificamente avvenuta in un momento in cui non risultavano registrati, né comunque esistenti di fatto, marchi confondibili con efficacia preclusiva ex art. 22 c.p.i., secondo cui: “1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Non sussisteva, pertanto, alcun impedimento alla registrazione e non sussiste ora alcuna preclusione al mantenimento attivo del dominio, non ricorrendo, per quanto già detto, le condizioni per la revoca della registrazione, ovvero per il suo trasferimento da parte dell ex art. 118, co. 6, c.p.i.: violazione dell'art. 22 c.p.i CP_5
o malafede del registrant all'atto della registrazione, neppure presumibile in difetto di elementi contrari quali, ad es., la realizzazione, subito dopo, da parte del registrante di condotte fraudolente, quali “cybersquatting” (condotta consistente nell'accaparramento speculativo, in mala fede, di determinati segni o denominazioni da parte di soggetti terzi – rispetto a chi possa legittimamente vantarvi diritti di
29 proprietà intellettuale, ovvero altri diritti, quali il diritto al nome – mediante la relativa registrazione come domain name, con l'obiettivo di monetizzare e/o di sfruttare altrimenti “l'esclusiva” ottenuta sul piano tecnico) “typosquatting”, o “punycode”.
Quanto al rilievo – indubbio, e peraltro ammesso dallo stesso convenuto-appellante incidentale – per cui il nome a dominio “prezzogomme.it”, così come quello attoreo
“prezzigomme.com”, sarebbe privo del requisito della distintività, va ribadito come da ciò non consegua la nullità del dominio, e questo per le ragioni giustificative già esposte sopra sub § 8.2.2 e § 8.6, alle quali per brevità si rinvia.
Esclusa la nullità del nome a dominio, l'unica conseguenza della carenza dell'elemento distintivo è che il nome a dominio di cui si tratta, pur potendo continuare a svolgere la sua funzione identificativa (“as an alias which facilitates the human use of computers”, come si esprime la giurisprudenza nordamericana) non sarà tutelabile ai sensi della disciplina industrialistica. Se è infatti vero che secondo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, dapprima elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina e poi codificato dal Codice della Proprietà Industriale (artt. 2, comma 4, 12, comma 1, lettera b), e 22 del D.L.gs. n. 30/2005), i nomi a dominio utilizzati nell'attività economica sono stati tipizzati come segni distintivi e loro tutela equiparata alla tutela dei marchi, è altrettanto vero che, per accedere alla tutela accordata ai marchi (tra cui, in primis, il diritto di privativa ex art. 20 c.p.i.), il dominio deve essere necessariamente dotato dei requisiti di registrabilità/validità dei marchi stessi, ossia della novità, del carattere distintivo e della liceità, in difetto dei quali il titolare non potrà efficacemente reagire inibendo ai terzi l'utilizzo nel web di nomi a dominio simili determinanti pericolo di confondibilità e sviamento di utenti, ovvero impedire, fuori dal web, l'uso di un nome uguale o simile al proprio domain name e tale da indurre confusione in quanto identificativo di un attività, di prodotti o di servizi uguali o affini a quelli da lui prestati o effettuati in rete.
In definitiva, al convenuto a fronte della perdurante contestazione CP_1 attorea all'esercizio del diritto a mantenere attivo il sito internet identificato dal nome a dominio “prezzogomme.it”, e quindi in presenza di un interesse concreto ed attuale dell'istante, meritevole di tutela, alla rimozione della predetta situazione di incertezza, può riconoscersi, come richiesto, la legittimità della registrazione e dell'uso del predetto nome a dominio.
III
Le spese di lite.
30 Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno determinate secondo il principio di soccombenza e si liquidano pertanto in dispositivo a carico degli appellanti principali – e Parte_1 Pt_2
– e a favore dell'appellato e appellante incidentale – – con
[...] CP_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo grado (4 fasi) e d'appello (tre fasi) nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché l'impugnazione principale è stata proposta successivamente al 30 gennaio
2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.

1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti principali ( e Parte_1 Pt_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.


P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 952/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Pt_2
[...]
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato e appellante incidentale e in riforma della statuizione di cui al capo 2) del CP_1 dispositivo della impugnata sentenza n. 586/2022 del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, accerta e dichiara, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione (§ 10.2), la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio “prezzogomme.it”;
c) condanna gli attori e appellanti principali, e Parte_1 Pt_2
a rimborsare al convenuto appellato e appellante incidentale,
[...] CP_1
, le spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida: A) quanto al
[...] primo grado, in € 10.800, per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge) e in € 1.036 per rimborsi;
B) quanto al secondo grado, in € 8.400 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per
31 legge) e in € 1.036 per rimborsi;

d) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali ( Parte_1
e dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
[...] Parte_2
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale)
a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
32