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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Lorenzo Orsenigo Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3330/2023 R.G. promossa in grado di appello da
(CF ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. ), in persona del legale
[...] Parte_3 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliate in Milano, Viale Parte_4
Tunisia n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Piazza Spessa e Adelina Iozzo, che le rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Pierpaolo Matera, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 legale rappresentate di C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46 presso lo studio dell'Avv. Matteo De Bernardi che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
Silvia Giudici e Carlo Piana, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In totale riforma della sentenza parziale n. 7112/2023 emessa dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa in data 18.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 33516/2018 , rigettare tutte le domande formulate da e di con l'atto di citazione in Controparte_2 Controparte_1 primo grado, ed in particolare quelle aventi ad oggetto le richieste di inibitoria circa l'utilizzo e la commercializzazione dei software 21.01 e CP_3 CP_4
KOMPUTO 22.00, nonché quelle aventi ad oggetto l'accertamento della violazione delle condizioni della licenza BSD del software Gestionale Open 10.00, nonché infine Con quelle aventi ad oggetto la violazione del marchio “ e le relative inibitorie. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per , in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
Controparte_2
“
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'Appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale di primo grado appellata.
2. Nel merito, rigettare in quanto infondati, inammissibili e improcedibili i capi di appello presentati dalle Appellanti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale di primo grado appellata.
3. In via istruttoria: per quanto occorrer possa, rigettare ogni istanza istruttoria, in particolare la richiesta di rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, rimettendo immediatamente la causa in decisione.
4. Con integrale rifusione delle spese legali per onorari e spese secondo i parametri forensi, con accessori e interessi dalla pronuncia al saldo, incluso il rimborso forfetario delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio, risultanti dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come di seguito:
, legale rappresentante di aveva ideato e Controparte_1 Controparte_2 creato il software gestionale denominato “Gestional Open” (di seguito anche solo Con
), contraddistinto in origine dal marchio “ ”, non registrato;
Controparte_6 successivamente, in data 16.11.2017, aveva presentato la domanda di registrazione del marchio in sede europea (per le classi 35 e 42) in una configurazione diversa da quella originaria;
-il programma relativo al software “Gestional Open” era stato rilasciato nell'anno
2002 con licenza open source BSD e, come tale, messo a disposizione di tutti gli interessati, liberamente e senza costi;
la versione originaria di tale programma
(versione 1.00.00) era stata successivamente implementata e adeguata alla normativa fiscale italiana (sino ad arrivare alla versione 10.00.00);
-Gestionale aveva sottoscritto contratti di aggiornamento e assistenza con CP_2
“clienti diretti” (ossia utenti finali del programma, costituiti generalmente da piccole e medie imprese) e contratti di prestazione di servizi “PAGO” (Punto di Assistenza
Gestionale Open) con soggetti che prestavano a terzi servizi di assistenza per l'utilizzo del software GO;
i servizi oggetto di tali ultimi contratti, erogati dietro corresponsione di un corrispettivo, comprendevano la manutenzione del programma, l'aggiornamento alle nuove versioni, la disponibilità di moduli aggiuntivi e dei manuali, le personalizzazioni e, in generale, il servizio di assistenza (sia diretta, che telefonica); in conclusione, mentre la versione del programma open source restava liberamente scaricabile via internet da chiunque, in quanto rilasciata con licenza BSD,
i codici sorgenti e le formule binarie delle successive versioni, nonché i relativi pag. 2/19 moduli integrativi e gli aggiornamenti erano acquisibili solo in forza della sottoscrizione dei suddetti contratti;
aveva stipulato un contratto “PAGO” con la società attrice in data Parte_1
16.7.2008, esteso nell'anno 2013 anche al servizio di aggiornamento dei codici sorgenti;
in forza di tale accordo, in data 11.11.2016, aveva ricevuto i Parte_1 codici sorgenti della versione 10.01.03 del programma;
successivamente, aveva comunicato la disdetta al contratto “PAGO” e il rapporto contrattuale con CP_2 era cessato a far data dal 31.12.2016;
[...]
-analogamente, Sostec S.r.l. aveva sottoscritto un contratto “PAGO” in data
26.5.2008; in data 7.8.2017, aveva ricevuto i codici sorgenti della versione 10.02.03 del programma e, successivamente, aveva comunicato la propria disdetta al contratto, il quale era cessato a far data dal 31.12.2017;
e Sostec S.r.l. erano, in seguito, diventate partner commerciali di Parte_1
società che si occupava, anche di sistemi informativi gestionali, Parte_3 la quale aveva adottato un programma di gestione contraddistinto dal segno “ILGO”, marchio figurativo registrato il 16.12.2016, a seguito di domanda di registrazione formulata in data 29.6.2015;
, avuta contezza della diffusione, da parte di Controparte_1 Parte_3 di un programma gestionale contraddistinto da un marchio speculare a quello Con originario di e con caratteristiche pienamente sovrapponibili a quelle del software dal medesimo creato, aveva proposto, in proprio e quale legale rappresentante di ricorso ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Milano – Sez. Controparte_2 specializzata in materia di impresa “A”, nei confronti di Sostec S.r.l. e Parte_1
deducendo lo svolgimento, da parte delle resistenti, di Parte_3 un'attività parassitaria, attraverso l'imitazione del marchio – denominativo e figurativo – oltre che del nome a dominio www.ilgo.it; l'imitazione della brochure, dei manuali e delle proposte di contratto, della politica commerciale e degli ambienti operativi;
l'indebito utilizzo sia del software GO in open source, per mancato rispetto delle condizioni di licenza BSD sia del software proprietario, ossia delle versioni non rilasciate in open source;
-con ordinanza del 29.5.2018, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle istanze cautelari, aveva inibito alle resistenti l'ulteriore diffusione, offerta al pubblico e commercializzazione delle versioni 21.01 e 21.02 del software ILGO, in quanto condotte integranti gli illeciti di cui all'art. 64 quater comma 2 della legge sulla protezione del diritto d'autore (l.d.a.); l'ulteriore diffusione del software
[...]
nella versione open source 10.00.00, priva della nota di copyright Controparte_6 prevista al punto 1 della licenza BSD;
l'ulteriore distribuzione e diffusione dei manuali relativi al software ILGO, muniti di identico contenuto e identica veste grafica dei manuali inerenti al programma GO;
-l'ordinanza era stata reclamata da relativamente alla reiezione Controparte_1 delle istanze cautelari aventi ad oggetto i marchi in contestazione;
pag. 3/19 -con ordinanza del 28.2.2019 – resa nelle more del giudizio di primo grado – il reclamo era stato parzialmente accolto, con conseguente inibitoria dell'uso del segno
ILGO in qualunque contesto (anche telematico), nonché come nome a dominio del Con sito internet, trattandosi di una contraffazione del marchio di titolarità della parte reclamante.
Il giudizio di primo grado.
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_2 istaurava il giudizio di merito nei confronti di Sostec S.r.l. e Parte_1 [...]
deducendo: Parte_3
-la responsabilità delle convenute, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c., per avere Con indebitamente utilizzato il segno ILGO (di contraffazione del marchio e per aver ripreso in modo parassitario i manuali d'uso del programma Gestionale Open;
-la violazione dei diritti dello stesso sul software GO, per avere le società CP_1 convenute commercializzato i codici sorgenti e le formule binarie delle versioni aggiornate del programma (segnatamente, la versione 10.01.03, trasmessa a in Pt_1 data 11.11.2016 e la versione 10.02.03 trasmessa a Sostec in data 7.8.2017), acquisite in forza dei pregressi rapporti contrattuali con la società attrice;
-l'indebito utilizzo del software GO nella versione 10.00.00 rilasciata in modalità open source, per avere violato le quattro condizioni cui la licenza ne subordinava l'utilizzabilità; Con
-l'utilizzo contraffattorio dell'ambiente operativo di ossia di circa 900 file e del programma di aggiornamento del database denominato PRELEASE.exe, sviluppati da non in modalità open source. Controparte_2
L'attore chiedeva la conferma dell'inibitoria già concessa in sede cautelare, nonché la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
e si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_3 delle domande attoree sulla base delle seguenti argomentazioni: Con
-il marchio era un marchio di fatto, della cui notorietà in ambito nazionale non era stata fornita alcuna prova;
tale marchio, inoltre, non era stato più utilizzato dalla società attrice almeno dall'anno 2015, quando la medesima aveva iniziato ad utilizzare un marchio diverso per il quale aveva presentato domanda di registrazione in sede europea;
-la versione 10.00 del software GO era un prodotto open source e, come tale, liberamente utilizzabile e modificabile da chiunque, di guisa che la distribuzione di un software identico da parte delle convenute non comportava alcuna violazione del diritto di autore, in quanto doveva ritenersi pienamente conforme alla licenza BSD, con cui il programma originario era stato reso disponibile agli utenti;
-anche rispetto ai manuali d'uso del programma non vi era stata alcuna violazione del diritto d'autore, poiché il loro utilizzo era stato oggetto della licenza Creative
Commons (CC BY 3.0).
pag. 4/19 Sostec S.r.l., ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio di merito ed era dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio di primo grado, le società convenute diffondevano un programma denominato OM 22.00 (che sostituiva il software ILGO, il cui utilizzo era stato inibito all'esito del procedimento cautelare); nondimeno, anche questo programma, secondo la difesa attorea, era derivato dalle versioni open source del software gestionale GO e, quindi, violava il loro diritto d'autore.
Il Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, con sentenza non definitiva n. 7112/2023, depositata in data 18.9.2023, qui appellata, inibiva alle parti convenute:
-l'ulteriore utilizzazione e commercializzazione dei software denominati ILGO nelle versioni 21.01 e 21.02 e OM 22.00 (già denominato ILGO 22.00) nonché l'uso, senza il rispetto delle condizioni di licenza BSD, del software GO rilasciato da con modalità open source; Controparte_2
-l'uso del segno ILGO in qualsiasi modalità con trasferimento del nome a dominio Emai_ in capo alla società attrice Controparte_2
-l'ulteriore distribuzione e diffusione dei manuali relativi al software denominato
ILGO aventi identico contenuto e identica veste grafica dei manuali relativi al software denominato “GO Gestionale Open”.
Il Tribunale fissava, inoltre, a titolo di penale per la violazione delle inibitorie di cui ai punti precedenti la somma di Euro 2.000,00 a carico delle convenute e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione possono essere riassunte come segue:
-i codici sorgenti e la forma esecutiva binaria della versione open source 10.00.00 di Con erano stati indebitamente diffusi da con conseguente Parte_3 rilevanza del regime del diritto d'autore di cui agli artt. 64 bis e s.s. l.d.a.: ciò in quanto sia il software sia il materiale pubblicitario ad esso relativo erano stati diffusi senza rispettare le condizioni previste dalla licenza;
-per quanto concerne la diffusione del programma ILGO nelle versioni 21.01 e 21.02, nonché del successivo software OM 22.00, dall'esame della documentazione contrattuale disciplinante i rapporti intercorsi tra la società attrice e le società convenute emergeva che soltanto la versione 10.00.00 del software GO era stata rilasciata in modalità open source con licenza BSD e, pertanto, in relazione alle
Minor .01.00 (ossia le versioni dotate di ulteriori implementazioni e CP_7 aggiornamenti rispetto alla versione base, come tali riservate ai sottoscrittori del servizio di aggiornamento di cui all'art. 3 del contratto) sussisteva la tutela del diritto di autore di cui agli artt. 64 bis e ss. l.d.a.;
pag. 5/19 -pacifica era la diretta derivazione delle versioni 21.01 e 21.02 del software ILGO dalle versioni 10.01 e 10.02 del programma “GO Gestionale Open”, in quanto tale circostanza era stata ammessa dalle società convenute nel corso dell'udienza del
7.5.2019;
-anche il programma OM 22.00 (già ILGO 22.00), diffuso dalle convenute nel corso del giudizio, era stato realizzato utilizzando le sorgenti delle versioni 10.01 e Con 10.02 di come accertato dal CTU, che, comparando i rispettivi codici sorgenti, aveva rilevato l'esistenza di una “spiccata somiglianza algebrica”, che, in taluni parti, si traduceva in una vera e propria identità e che per alcune classi dei sorgenti vi erano modifiche pressoché identiche tra i programmi GO 10.02 e ILGO 22.00 (e OM 22.00), rispetto alla versione presente nell'applicativo GO 10.00; tali conclusioni non erano state contestate dalle convenute;
-considerati gli esiti delle indagini peritali, era incontestabile la titolarità, in capo alle parti attrici, dei diritti morali e di utilizzazione economica dei software GO 10.01 e 10.02, in quanto “non costituiscono derivazione del software di terzi MySQL Community Server 5.7 ma che ne implementano l'utilizzazione in maniera tale eventualmente da condividere con detti terzi i relativi diritti”;
- una possibile contitolarità di diritti con parti terze (nella specie, . che CP_8 aveva sviluppato il software MySQL) non impediva l'attivazione, da parte dell'attrice, della tutela del software GO nei confronti delle società convenute, le quali avevano contraffatto le versioni non open source di tale programma;
-la questione inerente la vigenza di una licenza GPL (da cui poteva sorgere il cosiddetto “effetto virale”, consistente nell'estensione delle condizioni di licenza proposte da . anche alle versioni del programma GO) o la mancata CP_8 acquisizione, da parte di Gestionale Open di una licenza a pagamento da . CP_8 quale titolare dei diritti su MySQL era di fatto irrilevante e inidonea a destituire di fondamento le pretese attoree, giacché, se, da un lato, la questione del regime di licenza di utilizzo di tale ultimo programma doveva ritenersi riservata ai rapporti tra la parte attrice e la società sviluppatrice del software ( .), d'altro lato, le CP_8 convenute costituite, per beneficiare della pretesa riconducibilità dell'uso dei programmi delle parti attrici al regime open source, avrebbero dovuto provare di avere esse stesse soddisfatto le condizioni cui anche detta licenza assoggetta la possibilità di libera utilizzazione del software da parte di terzi e tale prova non era stata fornita da e né era desumibile dalla documentazione Parte_1 Parte_3 prodotta;
-era quindi da escludersi che l'utilizzazione delle versioni 10.01 e 10.02 del software
GO da parte dei programmi , versioni 10.01 e 10.02, nonché del software CP_3
OM 22.00 (già 22.00) fosse consentita, integrando al contrario una CP_3 violazione dell'art. 64bis l.d.a.
-con riguardo alla violazione dei diritti sul marchio di fatto (successivamente registrato), doveva ritenersi provata la sussistenza di un marchio di fatto precedente alla registrazione comunitaria del segno da parte dell'attrice, al cui preuso doveva pag. 6/19 riconoscersi una notorietà su tutto il territorio nazionale, alla luce della documentazione prodotta in sede cautelare (doc. n. 7, 24-26, 51 fascicolo di parte attrice) e degli estratti del manuale di informatica aziendale edito da dal CP_9
2012 (ove il marchio “ ” risultava utilizzato nella parte didattica Controparte_6 relativa al software gestionale; cfr. doc. n. 55 fascicolo di parte attrice);
- il segno costituiva un marchio complesso, dotato di capacità distintiva, in quanto caratterizzato, oltre che dalla parte denominativa, da una declinazione grafica particolare, corrispondente anche alla pagina 24 di 27 ragione sociale della società attrice all'interno di un cerchio di colore azzurro;
Controparte_2
- l'uso del marchio era attuale, come emergeva dalla pubblicazione sul sito web della parte attrice di una brochure relativa al software in questione, contenente il segno GO nella stessa modalità grafica originariamente in uso;
- l'uso del segno “ILGO” interferiva con i diritti delle attrici sul marchio “
[...]
”, in quanto il primo riproduceva la peculiare declinazione grafica Controparte_6 del segno azionato dalle attrici – ossia l'inserimento della locuzione “GO¨ all'interno di un tondo di colore azzurro –idonea ad attribuire ad essa un'autonoma capacità individualizzante presso il pubblico, in grado di impedire ad altri concorrenti di ricorrere alla stessa raffigurazione visiva senza il consenso del titolare;
in particolare, Con rilevante era non già il mero acronimo “ ” (di per sé non protetto), bensì il suo inserimento all'interno nel tondo di colore azzurro, con lo specifico font utilizzato, che risultava graficamente identico a quello utilizzato dalle convenute con il marchio
“ILGO¨, laddove la mera aggiunta dell'articolo “IL¨ era irrilevante, essendo i due marchi in conflitto del tutto sovrapponibili;
- vertendosi in materia di segni del tutto analoghi inerenti a servizi identici o, comunque, particolarmente affini, il giudizio di confondibilità era positivo, con conseguente contraffazione ex art. 20, lett. b), c.p.i.;
-che le contestazioni attoree erano fondate anche con riguardo al nome del dominio www.ilgo.it, posto che, alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, il Con monopolio della titolare del marchio “ ” si estendeva sugli usi di tale nome in altri ambiti, ai sensi dell'art. 22 c.p.i.;
- per quanto concerne le ipotesi di concorrenza sleale dedotte in relazione alla diffusione da parte delle società convenute dei manuali operativi, delle tabelle e del data base di Open”, nonché alla copiatura dei drafts dei contratti, la CP_6 documentazione prodotta e già valutata in sede cautelare denotava l'identità dei testi e la loro pedissequa ripresa anche nelle modalità grafiche;
-in conclusione, le condotte realizzate dalle società convenute erano in contrasto con le norme a tutela sia del diritto d'autore, avendo violato i diritti sui software GO (art. 64bis l.d.a.), sia dei diritti sul marchio di fatto e registrato (cfr. artt. 20, lett. b) c.p.i. e 22 c.p.i.), oltre che sussumibili nell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598, n. 3
c.c.
pag. 7/19 Il giudizio di appello.
e hanno proposto appello, articolando due motivi di Parte_1 Parte_3 impugnazione.
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_2 si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione del 27.3.2024, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.3.2025, successivamente anticipata, con decreto del 29.1.2025, alla data del 12.3.2025. A tale udienza, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata, non è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
I motivi di impugnazione articolati dalla parte appellante sono formulati nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dal codice di rito, come modificato dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia con individuazione in modo preciso delle parti della sentenza impugnate e della sottesa ratio decidendi devoluta dalla appellante al vaglio critico della Corte.
2. Sempre in via preliminare, occorre precisare, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, che la parte appellante non ha mosso alcuna contestazione in ordine:
-alla ritenuta contraffazione del nome a dominio www.ilgo.it;
-all'accertamento della concorrenza sleale relativamente alla diffusione di manuali operativi, delle tabelle e data base di “GO Gestionale Open” nonché alla copiatura dei drafts dei contratti: tutte condotte che, secondo il giudice di prime cure, integrano l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., in quanto si risolvono in una “indebita appropriazione di contenuti e testi altrui valutabili anche sotto il profilo parassitario” (sentenza, p. 26);
-alla qualificazione del segno “ quale marchio di fatto Controparte_6 precedente alla registrazione comunitaria del diverso segno da parte di CP_2
avvenuta nel novembre 2017, nonché come “marchio complesso, dotato
[...] di capacità distintiva, in quanto caratterizzato, oltre che dalla parte denominativa, da una declinazione grafica particolare, corrispondente anche alla pagina 24 di 27 ragione sociale della società attrice all'interno di un Controparte_2 cerchio di colore azzurro” (sentenza di primo grado, pp. 23-24)”;
-alla portata contraffattoria del marchio “ ”, in quanto riproduttivo della CP_3
“peculiare declinazione grafica del segno azionato dalle attrici – e cioè l'inserimento della locuzione “GO¨ all'interno di un tondo di colore azzurro – che appare idonea
pag. 8/19 ad assolvere il ruolo di attribuire ad essa un'autonoma capacità individualizzante presso il pubblico, in grado di impedire ad altri concorrenti di ricorrere alla stessa raffigurazione visiva senza il consenso del titolare” (ibidem, p. 25).
Dal che ne discende che tutte le citate questioni devono ritenersi coperte dal giudicato interno e, come tali, sottratte alla valutazione della Corte, il cui oggetto è circoscritto ai seguenti punti controversi:
-la violazione del diritto d'autore vantato da e da Controparte_1 Controparte_2 sulla versione 10.00 del software GO;
[...] Con
-la violazione del diritto d'autore sulle versioni 10.01 e 10.02 di
-la notorietà e l'attualità del marchio di fatto non registrato “ ”. Controparte_6
3. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la violazione, da parte di e dei diritti di autore sui software GO 10.00, 10.01 Parte_1 Parte_3
e 10.02.
Sotto un primo profilo, le appellanti hanno dedotto che il primo giudice aveva errato nel ritenere i codici sorgenti della versione open source di GO 10.00 diffusi da privi della nota di copyright prevista al punto 1 della licenza Parte_3
BSD.
Secondo le appellanti, tale circostanza era del tutto irrilevante, posto che i codici trasmessi erano quelli del software GO 10.00.00, liberamente scaricabile da internet in modo gratuito.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta (e, in particolare, dall'allegato 4 e 5 della CTP a firma dell'Ing. ) si evinceva che la nota di copyright era stata stata Per_1 Con apposta sia nei codici sorgenti sia nella versione binaria di 10.00.00 (distribuita con la denominazione 21.00.00). CP_3
Sotto un secondo profilo, le appellanti hanno dedotto l'erroneità dell'accertamento della natura “non open source” delle versioni di aggiornamento di GO n. 10.01 e
10.02, da cui era stato derivato il programma OM 22.00.
Secondo le appellanti, le versioni 10.01 e 10.02 di erano un software Controparte_2 direttamente derivato dalla versione “base” 10.00, rilasciata con licenza BSD e, dunque, in modalità “open source””, con conseguente possibilità di apportare modifiche al programma realizzando software derivati.
A tale riguardo, le appellanti hanno evidenziato che - come ammesso dalla Con controparte all'udienza del 7.5.2019 - le versioni binarie di 10.01 e 10.02 contenevano un file in formato .pdf che riproduceva la licenza BSD, con la conseguenza che, vertendo l'unico documento presente nella versione eseguibile dei programmi sulla natura open source, l'utente finale delle versioni 10.01 e 10.02 di
Gestionale Open non era in alcun modo in grado di comprendere che tali versioni - direttamente derivate dal programma open source “Gestionale Open” – erano assoggettate ad un regime giuridico diverso da quello del programma “base”.
pag. 9/19 Le appellanti hanno rilevato, poi, che il fatto che la licenza d'uso fosse compresa nel software consentiva di escludere che le clausole di un contratto di servizi tra società (quale era il contratto “PAGO”) potessero modificare le condizioni di utilizzo della licenza d'uso. Sotto questo profilo, secondo le appellanti, la licenza BSD, inclusa in tutte le versioni di Gestionale Open era il solo documento negoziale idoneo a determinare con efficacia “erga omnes” le condizioni ed i limiti di utilizzo del software e tale efficacia non poteva essere “disapplicata” in forza di pattuizioni inserite in un contratto diverso dalla suddetta licenza, di durata annuale, avente un oggetto differente dalla regolamentazione delle condizioni di utilizzo del software
(ovvero la fornitura di servizi) e vincolante solo per le parti che lo avevano sottoscritto.
In ogni caso, secondo le appellanti, la clausola n. 5 del contratto PAGO richiamata dal giudice di prime cure – concernente il divieto di cessione dei codici sorgenti delle versioni di aggiornamento - non aveva il significato attribuito dal primo giudice. Ad avviso delle appellanti, plurimi elementi del contratto deponevano per la natura open Con source delle versioni 10.01 e 10.02 di in particolare, il contratto, pur prevedendo il divieto di cessione dei codici sorgenti, non poneva limiti alla loro utilizzabilità, consentendo alle società PAGO di modificarli secondo le proprie esigenze, come poteva desumersi dalla previsione che l'acquisto dell'ambiente di sviluppo (per tale intendendosi il software necessario ad intervenire sui codici sorgenti e modificarne la struttura) era a carico proprio delle società contraenti, le quali ben avrebbero potuto elaborare un proprio programma modificativo delle versioni di aggiornamento, previo acquisto dell'ambiente di sviluppo e nel rispetto delle condizioni della licenza d'uso.
Inoltre, il contratto non poneva limiti alla facoltà di cedere e distribuire ai terzi le versioni binarie di GO 10.01 e 10.02 (peraltro liberamente scaricabili dal sito internet www.open.org), come invece sarebbe dovuto avvenire se effettivamente tali versioni fossero state oggetto di tutela ex art. 64 bis l.d.a.
E ancora. Le appellanti rilevava che il rilascio dei sorgenti alle società contraenti avveniva dietro pagamento di un compenso e nulla era previsto sulla loro sorte una volta cessato il rapporto contrattuale, di talché doveva ritenersi che i codici sorgenti, in caso di mancato rinnovo del contratto, restassero nella disponibilità delle società contraenti, con conseguente venir meno del divieto di cessione di cui all'art. 5.
Infine, secondo le appellanti, il Tribunale aveva errato nel non considerare le conclusioni del CTU in ordine alla necessità di distribuzione del programma GO con licenza GPL, la stessa cui era soggetta l'utilizzabilità del programma MySQL.
In particolare, secondo la prospettazione delle appellanti, non esisteva una licenza d'uso diversa da quella BSD per il software GO, con la conseguenza che, nel caso di specie, non ricorreva una ipotesi di violazione di una licenza GPL da parte di un programma che, sebbene derivato da un altro programma soggetto a tale tipo di licenza, era stato rilasciato con licenza proprietaria. Pertanto, secondo le appellanti, non era configurabile un potenziale “conflitto di licenze”, concernente, in linea di principio, esclusivamente i titolari dei diritti d'autore dei rispettivi software.
pag. 10/19 Inoltre, per estendere la validità delle condizioni della licenza GPL anche alle appellanti sarebbe stato necessario dimostrare che anche il software ILGO utilizzasse
MySQL quale componente essenziale, senza trascurare che, in ogni caso, nessuna eccezione era stata sollevata dalle controparti sul punto né era stata demandata al CTU un'indagine al riguardo.
Da ultimo e in via subordinata, le appellanti hanno censurato la inibizione, da parte del primo giudice, della distribuzione del software OM 22.00, sulla scorta della Con ritenuta somiglianza con le versioni 10.01 e 10.02 di .
Secondo le appellanti, la decisione del Tribunale non teneva in considerazione le argomentazioni articolate nella comparsa conclusionale di primo grado, concernenti, in particolare, la necessità di valutare, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione del diritto d'autore, la natura e la rilevanza delle parti del codice sorgente asseritamente copiate, aspetto del tutto trascurato dal CTU. La parte appellata ha contrastato il motivo di gravame, evidenziandone l'infondatezza e la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le appellanti avessero redistribuito il codice sorgente e il codice binario senza la nota di copyright, senza la riproduzione delle condizioni di licenza e senza l'indicazione delle limitazioni di responsabilità e senza l'attestazione della clausola n. 3 nel materiale pubblicitario. La parte appellante, nell'articolare la propria censura, si è soffermata unicamente sul profilo dell'assenza della nota di copyright nei codici sorgente e nel codice binario;
nulla ha dedotto con riguardo all'assenza della riproduzione delle condizioni di licenza, della limitazione delle responsabilità e della mancata indicazione sul materiale pubblicitario dell'attestazione di cui alla clausola n. 3 della licenza. Tale linea difensiva priva di rilievo la stessa doglianza.
Dal tenore letterale della licenza può, infatti, evincersi che, ai fini della loro operatività, le condizioni debbano essere tutte cumulativamente rispettate: pertanto, anche a voler ritenere ipoteticamente fondata la censura, in ogni caso, ciò non potrebbe indurre questa Corte ad escludere la violazione della licenza da parte delle appellanti (e, con essa, l'utilizzo illegittimo del software), essendo definitivamente accertata l'inosservanza, nei termini di cui si è appena detto, delle condizioni sub nn.
1-3 della licenza.
In ogni caso, in aggiunta alle considerazioni sopra svolte, la doglianza risulta infondata.
Con riguardo alla ritenuta diffusione, da parte di dei codici Parte_3 Con sorgente della versione open source di 10.00 privi della nota di copyright prevista al punto 1 della licenza BSD, va preliminarmente rilevato che la licenza d'uso BSD del software GO (prodotta dall'appellata sub doc. n. 2 sia in lingua inglese che in lingua italiana, come da traduzione allegata in calce al documento, non giurata ma non contestata ex adverso), prevede quanto segue:
pag. 11/19 “Gestionale Open
Copyright (c) 2002-oggi, by . Tutti i diritti riservati. Controparte_1
- www.gestionaleopen.org Email_2
La ridistribuzione e l'uso in forma di codice sorgente e in forma binaria, con o senza modifiche, è consentito purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono conservare la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità”.
Tale previsione risulta violata, in quanto la nota di copyright prodotta dalla parte appellante (sub doc. 1 e all. 4 CTP Ing. ) non è completa e, in particolare, Per_1 contiene il solo riferimento a “esegui('http://www.gestionaleopen.org/licenza-open- source-bsd')” e non riporta la nota “Gestionale Open Copyright (c) 2002-oggi, by
. Tutti i diritti riservati. - Controparte_1 Email_2 www.gestionaleopen.org” né la lista di condizioni della licenza BSD né la limitazione di responsabilità.
Con riguardo, poi, alla ritenuta diffusione, da parte di dei codici Parte_3 sorgente nella versione binaria di priva della nota di copyright prevista al CP_10 punto 2 della licenza BSD, va rilevato che la licenza BSD al punto 2 prevede che: “Le ridistribuzioni in forma binarie devono riprodurre la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione”.
Anche tale previsione risulta violata, in quanto la nota di copyright prodotta dagli appellanti (sub doc. 2 e all. 5 CTP Ing. ) riporta la dicitura “Copyright (c) Per_1
2003-data odierna, by Alessandro Carrara Tutti i diritti riservati” che non corrisponde esattamente a quella indicata al punto 2 della licenza né riproduce fedelmente le condizioni di licenza e la limitazione di responsabilità indicate al citato punto 2.
Infine, anche la nota di copyright riportata nella schermata iniziale del programma
(doc. 41 fasc. appellanti) non rispetta i requisiti di cui alla licenza BSD, in CP_3 quanto consta esclusivamente di “Copyright ”. Controparte_1
Dal che ne discende che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la diffusione, da parte di dei codici sorgenti della versione open Parte_3 source di sia avvenuta in violazione della nota di copyright prevista dalla CP_10 licenza BSD. Con Con riguardo alla dedotta natura non open source delle versioni 10.01 e 10.02 di in quanto derivate dalla versione 10.00 del programma (oggetto di licenza open source), la tesi dell'appellante poggia sul principio generale, secondo cui un software derivato da un altro software distribuito con licenza BSD si presume, salvo prova contraria, che mantenga la propria natura open source, oltre che sulla considerazione che, nel caso di specie, le versioni binarie contenevano un file in formato .pdf che riproduceva la licenza BSD.
pag. 12/19 Rileva la Corte che la presunzione sul mantenimento della natura open source del programma derivato è stata affermata dalla parte appellante alla stregua di un teorema generale, che tuttavia stata contestata dalla controparte.
Tale presunzione, invero, è priva di qualsiasi riferimento normativo e scientifico e pertanto non può essere tenuta in considerazione dalla Corte. A ciò occorre aggiungere che l'art. 2 del contratto PAGO dispone che le versioni 10.01 e 10.02 sono “versioni pubblicate in seguito ad implementazioni sostanziali delle funzionalità del programma” (come può desumersi dalla tabella riportata in calce all'art. 2), che, a differenza della versione 10.00.00, sono riservate “ai soli sottoscrittori del servizio di aggiornamento nuove versioni” (cfr. art. 2).
Dal che ne discende che le versioni 10.01. e 10.02 sono espressamente sottratte alla libera utilizzabilità, in regime open source.
Inoltre, il fatto che nelle versioni binarie di GO 10.01 e 10.02 (e non anche nei codici sorgenti) era presente un file .pdf che riproduceva la licenza BSD non è di per sé idoneo ad escludere la violazione del diritto di autore ad opera delle società appellanti né è incompatibile con le previsioni del contratto PAGO (art. 5). L'art. 5 del contratto PAGO stabilisce, infatti, che: “i sorgenti delle Versioni Secondarie (quali sono la
10.01 e la 10.02) sono considerati un servizio integrativo rispetto alla licenza Open Source BSD e non sono cedibili a terzi neppure in forma gratuita” e che “Sono a carico del Cliente l'acquisto, l'installazione e la configurazione dei vari componenti dell'ambiente di sviluppo”. Con Dal che ne discende che la diffusione della versione binaria di doveva rispettare le condizioni d'uso previste dalla licenza;
era espressamente previsto il divieto di cessione a terzi dei codici sorgenti delle versioni secondarie e l'art. 5 del contratto non consentiva la creazione di nuovi programmi, ma, al contrario, nello specificare l'oggetto del servizio di aggiornamento dei codici sorgenti del modulo base
(10.00.00), precisava che erano a carico del cliente - in questo caso, e Parte_1
Sostec S.r.l. - l'acquisto, l'installazione e la configurazione dei componenti dell'ambiente di sviluppo, il tutto pur sempre nell'ottica dell'implementazione dei codici sorgenti e non anche del loro utilizzo per la creazione di programmi da commercializzare a terzi.
La circostanza della assenza di previsioni sulla sorte dei codici sorgenti dopo la scadenza del contratto PAGO non può essere intesa come libera disponibilità di tali codici da parte delle società contraenti, ma, al contrario, essendo il contratto PAGO un contratto di licenza limitata e condizionata, una volta venuto meno tale contratto, la naturale conseguenza è costituita dal divieto di utilizzo dei codici sorgenti e non dalla loro libera utilizzabilità.
Con riguardo, poi, alla valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle conclusioni del CTU in ordine alla necessaria distribuzione di GO con licenza GPL, al pari del programma MySQL (sviluppato da .) utilizzato per la CP_8 creazione del software, ritiene la Corte che siano condivisibili le valutazioni del
Tribunale in ordine sia alla inerenza della questione del regime di licenza di MySQL
pag. 13/19 ai rapporti fra Gestionale Open e sia alla mancata dimostrazione, da parte delle CP_8 appellanti, di avere rispettato, a loro volta, le condizioni della licenza GPL nella diffusione dei loro programmi. Invero, per beneficiare della riconducibilità dell'uso dei programmi GO al regime open source, le società appellanti avrebbero dovuto provare di aver rispettato, a loro volta, le condizioni previste dalla licenza per la libera utilizzazione del programma da parte di terzi, ma tale prova che non è stata fornita.
La prospettazione delle appellanti in ordine alla necessità di provare che anche CP_3 fosse subordinato all'impiego di MySQL è irrilevante: invero, essendo pacifico fra le Con parti che era del tutto speculare a - che presupponeva necessariamente CP_3
l'utilizzo di MySQL (come accertato dal CTU) - è ragionevole ritenere che anche Con
- che utilizza codici sorgenti di - richiedesse l'impiego dell'applicativo CP_3
MySQL.
Infine, è priva di rilievo anche la deduzione delle appellanti secondo cui il fatto che
MySQL fosse soggetto a licenza GPL fa sì che GO, quale software derivato fosse soggetto a licenza GPL senza possibilità di Gestionale Open di cambiare tale licenza. Con A tale riguardo, va rilevato che l'eventuale violazione, da parte di della licenza
GPL, non rende le versioni 10.01. e 10.02 del software GO di per sé open source e, in ultima analisi, non esclude la violazione posta in essere dalle appellanti.
Con riguardo, infine, alla estensione dell'inibitoria al software OM 22.00, il CTU ha accertato che “dall'analisi delle classi contenente il codice sorgente dei rispettivi programmi, si evincono elementi che fanno chiaramente notare una rilevante similitudine tra le strutture dei due database. Da simile circostanza e dalle attività di analisi espletate collegialmente è emerso con chiarezza che il programma
ILGO 22.00 sia stato realizzato utilizzando i sorgenti delle versioni 10.01 e 10.02 di Con
(cfr. relazione peritale pag. 9).
Tali conclusioni – come accertato dal Tribunale - non sono state contestate dalle convenute (odierne appellanti) negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado.
Orbene, la doglianza delle appellanti in ordine alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, delle osservazioni, svolte negli scritti conclusivi, in ordine alla insufficienza degli accertamenti del CTU ai fini di un giudizio di “plagio” non è meritevole di accoglimento, considerati, per un verso, la tardività delle osservazioni – formulate per la prima volta negli scritti conclusivi e non nel contesto delle operazioni peritali – e, per altro verso, l'irrilevanza dell'accertamento del “peso” delle sovrapposizioni, alla luce del chiaro divieto contrattuale di libera utilizzabilità e cedibilità a terzi delle versioni 10.01. e 10.02 di GO, ai sensi degli artt. 2 e 5 del contratto PAGO.
In conclusione, correttamente il giudice di primo grado ha accertato la violazione, da parte delle società appellanti, degli artt. 64 bis e quater l.d.a. per avere utilizzato il programma GO nella versione 10.00.00 (sia i codici sorgenti che la versione eseguibile) senza rispettare le condizioni di utilizzo previste dalla licenza open source Con e per avere commercializzato i codici sorgenti di (versione 10.01 e 10.02), utilizzandoli per lo sviluppo di un software (ILGO 20.00, 21.00 e 22.00 e,
pag. 14/19 successivamente, OM 22.00) poi diffuso a terzi, in violazione del divieto di cedibilità.
Il primo motivo di gravame deve, dunque, essere rigettato.
4. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la contraffazione del marchio “
[...]
” da parte del marchio “ ” utilizzato dalle appellanti e registrato Controparte_6 CP_3 in sede europea (con domanda depositata il 29.6.2015). Le appellanti hanno lamentato, in particolare, l'erroneità sia della ritenuta notorietà in ambito nazionale del marchio nel periodo precedente alla registrazione del marchio
“ILGO” sia della ritenuta continuità del suo utilizzo da parte dell'appellata, osservando che i documenti prodotti in fase cautelare erano del tutto inconferenti e che alcuni documenti prodotti nel giudizio di primo grado erano privi di data o addirittura successivi al giugno 2015 e, dunque, inidonei a dimostrare l'utilizzo del marchio prima della registrazione del segno “ILGO”.
Inoltre, secondo le appellanti, si trattava di produzioni del tutto irrilevanti, consistenti in articoli estratti da internet (pubblicati in un momento risalente nel tempo) con un numero esiguo di visualizzazioni e in estratti di un blog, con un numero limitato di interventi da parte del pubblico (pari a sette, di cui uno dello stesso ) in un CP_1 arco temporale di oltre nove anni.
Le appellanti hanno evidenziato, inoltre, che la parte appellata aveva omesso di produrre documentazione attestante il numero di contratti conclusi da CP_2 Con con il logo “ ” a contraddistinguere il relativo software; a tale riguardo, il
[...] documento prodotto in fase cautelare (sub doc. n. 51 fasc. primo grado) CP_1 contenente i numeri dei presunti clienti suddivisi per aree geografiche, secondo le appellanti, era privo di efficacia probatoria, in quanto consistente in una mera tabella redatta dalla controparte senza alcun elemento di riscontro. Le appellanti hanno rilevato, infine, l'assenza di prova di campagne pubblicitarie dirette a promuovere il marchio ovvero di presentazioni del prodotto in fiere o in altri eventi di rinomanza nazionale.
Con specifico riguardo agli accessi al sito internet dell'appellata, le appellanti hanno evidenziato che il numero di accessi documentati riguardava il mese di febbraio 2018 e, quindi, un momento successivo alla registrazione del marchio “ ”, con la CP_3 precisazione che il sito e i files che componevano l'ultima versione scaricabile del programma (versione10.00, corrispondente alla versione 21.00 di ) non CP_3 Con conteneva il logo ”, presente, invece, saltuariamente, solo in talune pagine delle versioni più datate del programma. Hanno concluso nel senso del difetto di prova della distribuzione del software Gestionale Open - mediante il download dal sito della Con società appellata – realizzata con l'utilizzo del marchio “ ”, quale segno identificativo del prodotto.
Con precipuo riguardo al manuale edito da le appellanti hanno rilevato il CP_9 difetto di prova della sua diffusione sul territorio nazionale, in considerazione del pag. 15/19 difetto di prova della adozione dello stesso nelle scuole a far data dall'anno 2012 e Con della presenza del marchio “ ” in edizioni precedenti. Le appellanti hanno rilevato, inoltre, che tale raffigurazione compariva in forma ridimensionata in sole due pagine su 496 totali.
Le appellanti hanno censurato, poi, la valutazione del Tribunale in ordine qualità di utenti potenziali del software gestionale da parte degli studenti di informatica, evidenziando che, essendo il programma finalizzato alla tenuta della contabilità, erano da considerarsi utenti finali solo le società e gli imprenditori individuali titolari di una attività commerciale che utilizzavano il software per la gestione della propria attività e non già gli studenti della scuola media superiore. Con Infine, con riguardo all'attualità dell'uso del marchio “ da parte della società appellata, le appellanti hanno rilevato che l'unico documento prodotto in atti constava di una brochure illustrativa del programma scaricabile dal sito internet (cfr. doc. n. 7 fascicolo appellata). A tale proposito, le appellanti hanno evidenziato che, oltre a non essere facilmente scaricabile, tale brochure costituiva una “eccezione” rispetto al contenuto del sito, nel quale compariva in via esclusiva il nuovo marchio figurativo e Con hanno concluso nel senso che il marchio di fatto “ ” era stato abbandonato da tempo dalla controparte, la quale, a partire dal 2015, vi aveva anteposto l'utilizzo del marchio poi registrato in sede europea. La parte appellata ha evidenziato l'infondatezza del motivo di gravame. Tale motivo d'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In adesione all'orientamento di legittimità formatosi in ordine ai marchi di fatto non registrati (categoria cui, come si è detto, appartiene pacificamente il marchio “
[...]
”), questa Corte rileva che “in tema di proprietà industriale, Controparte_6 il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti” (Cass. Civ., n. 14925/2019).
Tale tutela - con il conseguente diritto del preutente di vietare Controparte_2
l'utilizzo di un marchio successivo con lo stesso confondibile - richiede, tuttavia, la notorietà (non meramente locale) del marchio oggetto del preuso, oltre che l'attualità del suo utilizzo.
A tale fine, il Tribunale ha valorizzato la documentazione prodotta in sede cautelare
(docc. nn. 7, 24, 25, 26 e 51 fascicolo di parte attrice), comprensiva della brochure Con informativa che illustra le caratteristiche di “ ” (doc. n. 7), di un elenco dei Con gestionali italiani open source, tra cui figura “ , con il rispettivo logo e di tutta una serie di articoli e interventi su blog o siti internet che riguardano il suddetto programma, intervenuti tra il 2007 ed il 2011 (docc. nn. 24 e 25); della documentazione contrattuale in uso a , munita dell'indicazione del Controparte_2
pag. 16/19 marchio di fatto (doc. n. 26), dell'indicazione numerica della clientela sul territorio nazionale, atta a dimostrare la distribuzione omogenea dei clienti in gran parte del territorio della penisola (doc. n. 51) e, infine, dell'estratto di un manuale scolastico di informatica aziendale, edito da nell'anno 2012 (doc. n. 55), contenente, in CP_9 Con più punti, l'indicazione e la descrizione di con la rappresentazione del relativo marchio figurativo (doc. n. 55).
Le argomentazioni spese dall'appellante non sono in grado di porre in dubbio il fondamento della valutazione del Tribunale, che, a giudizio della Corte, si basa su un corretto apprezzamento del compendio probatorio in atti.
Invero, il citato compendio probatorio consente di ritenere dimostrate sia una quantità non trascurabile di interventi e articoli su blog aventi ad oggetto il software GO contraddistinto dal marchio di fatto circolante già a partire dall'anno 2007 sia una quantità di clientela di diffusa su tutto il territorio nazionale, come si Controparte_2 evince dal prospetto prodotto dall'appellata - il cui contenuto non è stato efficacemente contestato dalla parte appellante, che si è limitata a confutarne l'efficacia probatoria in quanto tabella di provenienza unilaterale – e dai contratti di aggiornamento e assistenza prodotti (sottoscritti nel 2011), i quali ultimi recano tutti il logo che contraddistingue il marchio di fatto sia, infine, la conoscenza diffusa (e, quindi, non meramente locale) del marchio di fatto presso i cultori dell'informatica aziendale, come evincibile dal contenuto del manuale edito in uso dal 2012 CP_9 Con (che in alcuni capitoli si sofferma proprio sul software .
A tale ultimo riguardo, va rilevato che la dedotta destinazione del manuale a studenti non è idonea a sollecitare un diverso convincimento nel senso auspicato dalla parte appellante;
infatti, anche a non voler annoverare gli studenti tra gli utenti finali del programma strictu sensu intesi, tale circostanza è del tutto irrilevante, se solo si considera che verosimilmente il manuale possa passare al vaglio dei docenti, che ben possono essere ricompresi tra i professionisti utilizzatori del software e che, in ogni caso, la diffusione presso le scuole non esclude che dello stesso manuale – comunque disponibile nel mercato dell'editoria – usufruiscano anche soggetti diversi dagli studenti della scuola secondaria, quale supporto per l'apprendimento e l'aggiornamento nella specifica materia dell'informatica aziendale.
In conclusione, secondo la Corte, le suddette risultanze documentali complessivamente apprezzate consentono di confermare l'accertamento della diffusione e, quindi della notorietà, su tutto il territorio nazionale del marchio di fatto
” nel periodo precedente alla registrazione del marchio “ ” Controparte_6 CP_3
(la cui domanda di registrazione è stata presentata il 29.6.2015).
La Corte ritiene di dover confermare, altresì, la valutazione del Tribunale in ordine all'attualità dell'utilizzo del segno de quo pur dopo la registrazione del nuovo Con marchio figurativo di “ , in considerazione della pubblicazione, nel sito web della parte appellata, della brochure relativa al software in questione con il segno “GO” nella stessa modalità grafica originariamente in uso.
pag. 17/19 A tale riguardo, va rilevato che la parte appellante non ha contestato la presenza attuale della brochure con il logo originario sul sito internet della società appellata, ma si è limitata a considerarla alla stregua di una “eccezione” rispetto all'intero contenuto della pagina internet, in cui predomina l'utilizzo del nuovo marchio registrato.
Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto la pacifica presenza attuale nel sito internet di di una brochure informativa recante il logo Controparte_2 originario denota chiaramente l'intento della società di non volere abbandonare tale logo, atteso che, in caso contrario, la società avrebbe sostituito il vecchio logo anche nel libretto informativo. Tale affermazione trova ulteriore conforto nella adozione del manuale di informatica edito da nel 2002. Invero, non essendo noto in CP_9 questa sede se, al momento dell'istaurazione del giudizio, lo stesso sia stato sostituito Con con altri manuali privi di alcun riferimento a “ ovvero che riportano il nuovo logo, è ragionevole ritenere che il manuale, contenente al suo interno la descrizione di Con ed il logo originario, sia ancora in uso nelle scuole o, comunque, in circolazione nel mercato dell'editoria.
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il secondo motivo di appello deve essere respinto, trovando conferma la valutazione del primo giudice per cui il marchio “ILGO” è confondibile col marchio di fatto “ ”, ai sensi Controparte_6
e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 lett. b) c.p.i.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico solidale di e quali parti soccombenti. Parte_1 Parte_3
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in indeterminabile – media complessità), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello promosso da e Parte_1 [...] avverso la sentenza non definitiva n. 7112/2023 del Tribunale di Milano, Parte_3 sez. specializzata in materia di impresa depositata il 18.9.2023, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido tra di loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_3 favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in pag. 18/19 Euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% e accessori nella misura di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Lorenzo Orsenigo
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Lorenzo Orsenigo Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3330/2023 R.G. promossa in grado di appello da
(CF ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. ), in persona del legale
[...] Parte_3 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliate in Milano, Viale Parte_4
Tunisia n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Piazza Spessa e Adelina Iozzo, che le rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Pierpaolo Matera, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 legale rappresentate di C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46 presso lo studio dell'Avv. Matteo De Bernardi che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
Silvia Giudici e Carlo Piana, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In totale riforma della sentenza parziale n. 7112/2023 emessa dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa in data 18.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 33516/2018 , rigettare tutte le domande formulate da e di con l'atto di citazione in Controparte_2 Controparte_1 primo grado, ed in particolare quelle aventi ad oggetto le richieste di inibitoria circa l'utilizzo e la commercializzazione dei software 21.01 e CP_3 CP_4
KOMPUTO 22.00, nonché quelle aventi ad oggetto l'accertamento della violazione delle condizioni della licenza BSD del software Gestionale Open 10.00, nonché infine Con quelle aventi ad oggetto la violazione del marchio “ e le relative inibitorie. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per , in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
Controparte_2
“
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'Appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale di primo grado appellata.
2. Nel merito, rigettare in quanto infondati, inammissibili e improcedibili i capi di appello presentati dalle Appellanti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale di primo grado appellata.
3. In via istruttoria: per quanto occorrer possa, rigettare ogni istanza istruttoria, in particolare la richiesta di rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, rimettendo immediatamente la causa in decisione.
4. Con integrale rifusione delle spese legali per onorari e spese secondo i parametri forensi, con accessori e interessi dalla pronuncia al saldo, incluso il rimborso forfetario delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio, risultanti dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come di seguito:
, legale rappresentante di aveva ideato e Controparte_1 Controparte_2 creato il software gestionale denominato “Gestional Open” (di seguito anche solo Con
), contraddistinto in origine dal marchio “ ”, non registrato;
Controparte_6 successivamente, in data 16.11.2017, aveva presentato la domanda di registrazione del marchio in sede europea (per le classi 35 e 42) in una configurazione diversa da quella originaria;
-il programma relativo al software “Gestional Open” era stato rilasciato nell'anno
2002 con licenza open source BSD e, come tale, messo a disposizione di tutti gli interessati, liberamente e senza costi;
la versione originaria di tale programma
(versione 1.00.00) era stata successivamente implementata e adeguata alla normativa fiscale italiana (sino ad arrivare alla versione 10.00.00);
-Gestionale aveva sottoscritto contratti di aggiornamento e assistenza con CP_2
“clienti diretti” (ossia utenti finali del programma, costituiti generalmente da piccole e medie imprese) e contratti di prestazione di servizi “PAGO” (Punto di Assistenza
Gestionale Open) con soggetti che prestavano a terzi servizi di assistenza per l'utilizzo del software GO;
i servizi oggetto di tali ultimi contratti, erogati dietro corresponsione di un corrispettivo, comprendevano la manutenzione del programma, l'aggiornamento alle nuove versioni, la disponibilità di moduli aggiuntivi e dei manuali, le personalizzazioni e, in generale, il servizio di assistenza (sia diretta, che telefonica); in conclusione, mentre la versione del programma open source restava liberamente scaricabile via internet da chiunque, in quanto rilasciata con licenza BSD,
i codici sorgenti e le formule binarie delle successive versioni, nonché i relativi pag. 2/19 moduli integrativi e gli aggiornamenti erano acquisibili solo in forza della sottoscrizione dei suddetti contratti;
aveva stipulato un contratto “PAGO” con la società attrice in data Parte_1
16.7.2008, esteso nell'anno 2013 anche al servizio di aggiornamento dei codici sorgenti;
in forza di tale accordo, in data 11.11.2016, aveva ricevuto i Parte_1 codici sorgenti della versione 10.01.03 del programma;
successivamente, aveva comunicato la disdetta al contratto “PAGO” e il rapporto contrattuale con CP_2 era cessato a far data dal 31.12.2016;
[...]
-analogamente, Sostec S.r.l. aveva sottoscritto un contratto “PAGO” in data
26.5.2008; in data 7.8.2017, aveva ricevuto i codici sorgenti della versione 10.02.03 del programma e, successivamente, aveva comunicato la propria disdetta al contratto, il quale era cessato a far data dal 31.12.2017;
e Sostec S.r.l. erano, in seguito, diventate partner commerciali di Parte_1
società che si occupava, anche di sistemi informativi gestionali, Parte_3 la quale aveva adottato un programma di gestione contraddistinto dal segno “ILGO”, marchio figurativo registrato il 16.12.2016, a seguito di domanda di registrazione formulata in data 29.6.2015;
, avuta contezza della diffusione, da parte di Controparte_1 Parte_3 di un programma gestionale contraddistinto da un marchio speculare a quello Con originario di e con caratteristiche pienamente sovrapponibili a quelle del software dal medesimo creato, aveva proposto, in proprio e quale legale rappresentante di ricorso ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Milano – Sez. Controparte_2 specializzata in materia di impresa “A”, nei confronti di Sostec S.r.l. e Parte_1
deducendo lo svolgimento, da parte delle resistenti, di Parte_3 un'attività parassitaria, attraverso l'imitazione del marchio – denominativo e figurativo – oltre che del nome a dominio www.ilgo.it; l'imitazione della brochure, dei manuali e delle proposte di contratto, della politica commerciale e degli ambienti operativi;
l'indebito utilizzo sia del software GO in open source, per mancato rispetto delle condizioni di licenza BSD sia del software proprietario, ossia delle versioni non rilasciate in open source;
-con ordinanza del 29.5.2018, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle istanze cautelari, aveva inibito alle resistenti l'ulteriore diffusione, offerta al pubblico e commercializzazione delle versioni 21.01 e 21.02 del software ILGO, in quanto condotte integranti gli illeciti di cui all'art. 64 quater comma 2 della legge sulla protezione del diritto d'autore (l.d.a.); l'ulteriore diffusione del software
[...]
nella versione open source 10.00.00, priva della nota di copyright Controparte_6 prevista al punto 1 della licenza BSD;
l'ulteriore distribuzione e diffusione dei manuali relativi al software ILGO, muniti di identico contenuto e identica veste grafica dei manuali inerenti al programma GO;
-l'ordinanza era stata reclamata da relativamente alla reiezione Controparte_1 delle istanze cautelari aventi ad oggetto i marchi in contestazione;
pag. 3/19 -con ordinanza del 28.2.2019 – resa nelle more del giudizio di primo grado – il reclamo era stato parzialmente accolto, con conseguente inibitoria dell'uso del segno
ILGO in qualunque contesto (anche telematico), nonché come nome a dominio del Con sito internet, trattandosi di una contraffazione del marchio di titolarità della parte reclamante.
Il giudizio di primo grado.
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_2 istaurava il giudizio di merito nei confronti di Sostec S.r.l. e Parte_1 [...]
deducendo: Parte_3
-la responsabilità delle convenute, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c., per avere Con indebitamente utilizzato il segno ILGO (di contraffazione del marchio e per aver ripreso in modo parassitario i manuali d'uso del programma Gestionale Open;
-la violazione dei diritti dello stesso sul software GO, per avere le società CP_1 convenute commercializzato i codici sorgenti e le formule binarie delle versioni aggiornate del programma (segnatamente, la versione 10.01.03, trasmessa a in Pt_1 data 11.11.2016 e la versione 10.02.03 trasmessa a Sostec in data 7.8.2017), acquisite in forza dei pregressi rapporti contrattuali con la società attrice;
-l'indebito utilizzo del software GO nella versione 10.00.00 rilasciata in modalità open source, per avere violato le quattro condizioni cui la licenza ne subordinava l'utilizzabilità; Con
-l'utilizzo contraffattorio dell'ambiente operativo di ossia di circa 900 file e del programma di aggiornamento del database denominato PRELEASE.exe, sviluppati da non in modalità open source. Controparte_2
L'attore chiedeva la conferma dell'inibitoria già concessa in sede cautelare, nonché la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
e si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_3 delle domande attoree sulla base delle seguenti argomentazioni: Con
-il marchio era un marchio di fatto, della cui notorietà in ambito nazionale non era stata fornita alcuna prova;
tale marchio, inoltre, non era stato più utilizzato dalla società attrice almeno dall'anno 2015, quando la medesima aveva iniziato ad utilizzare un marchio diverso per il quale aveva presentato domanda di registrazione in sede europea;
-la versione 10.00 del software GO era un prodotto open source e, come tale, liberamente utilizzabile e modificabile da chiunque, di guisa che la distribuzione di un software identico da parte delle convenute non comportava alcuna violazione del diritto di autore, in quanto doveva ritenersi pienamente conforme alla licenza BSD, con cui il programma originario era stato reso disponibile agli utenti;
-anche rispetto ai manuali d'uso del programma non vi era stata alcuna violazione del diritto d'autore, poiché il loro utilizzo era stato oggetto della licenza Creative
Commons (CC BY 3.0).
pag. 4/19 Sostec S.r.l., ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio di merito ed era dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio di primo grado, le società convenute diffondevano un programma denominato OM 22.00 (che sostituiva il software ILGO, il cui utilizzo era stato inibito all'esito del procedimento cautelare); nondimeno, anche questo programma, secondo la difesa attorea, era derivato dalle versioni open source del software gestionale GO e, quindi, violava il loro diritto d'autore.
Il Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, con sentenza non definitiva n. 7112/2023, depositata in data 18.9.2023, qui appellata, inibiva alle parti convenute:
-l'ulteriore utilizzazione e commercializzazione dei software denominati ILGO nelle versioni 21.01 e 21.02 e OM 22.00 (già denominato ILGO 22.00) nonché l'uso, senza il rispetto delle condizioni di licenza BSD, del software GO rilasciato da con modalità open source; Controparte_2
-l'uso del segno ILGO in qualsiasi modalità con trasferimento del nome a dominio Emai_ in capo alla società attrice Controparte_2
-l'ulteriore distribuzione e diffusione dei manuali relativi al software denominato
ILGO aventi identico contenuto e identica veste grafica dei manuali relativi al software denominato “GO Gestionale Open”.
Il Tribunale fissava, inoltre, a titolo di penale per la violazione delle inibitorie di cui ai punti precedenti la somma di Euro 2.000,00 a carico delle convenute e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione possono essere riassunte come segue:
-i codici sorgenti e la forma esecutiva binaria della versione open source 10.00.00 di Con erano stati indebitamente diffusi da con conseguente Parte_3 rilevanza del regime del diritto d'autore di cui agli artt. 64 bis e s.s. l.d.a.: ciò in quanto sia il software sia il materiale pubblicitario ad esso relativo erano stati diffusi senza rispettare le condizioni previste dalla licenza;
-per quanto concerne la diffusione del programma ILGO nelle versioni 21.01 e 21.02, nonché del successivo software OM 22.00, dall'esame della documentazione contrattuale disciplinante i rapporti intercorsi tra la società attrice e le società convenute emergeva che soltanto la versione 10.00.00 del software GO era stata rilasciata in modalità open source con licenza BSD e, pertanto, in relazione alle
Minor .01.00 (ossia le versioni dotate di ulteriori implementazioni e CP_7 aggiornamenti rispetto alla versione base, come tali riservate ai sottoscrittori del servizio di aggiornamento di cui all'art. 3 del contratto) sussisteva la tutela del diritto di autore di cui agli artt. 64 bis e ss. l.d.a.;
pag. 5/19 -pacifica era la diretta derivazione delle versioni 21.01 e 21.02 del software ILGO dalle versioni 10.01 e 10.02 del programma “GO Gestionale Open”, in quanto tale circostanza era stata ammessa dalle società convenute nel corso dell'udienza del
7.5.2019;
-anche il programma OM 22.00 (già ILGO 22.00), diffuso dalle convenute nel corso del giudizio, era stato realizzato utilizzando le sorgenti delle versioni 10.01 e Con 10.02 di come accertato dal CTU, che, comparando i rispettivi codici sorgenti, aveva rilevato l'esistenza di una “spiccata somiglianza algebrica”, che, in taluni parti, si traduceva in una vera e propria identità e che per alcune classi dei sorgenti vi erano modifiche pressoché identiche tra i programmi GO 10.02 e ILGO 22.00 (e OM 22.00), rispetto alla versione presente nell'applicativo GO 10.00; tali conclusioni non erano state contestate dalle convenute;
-considerati gli esiti delle indagini peritali, era incontestabile la titolarità, in capo alle parti attrici, dei diritti morali e di utilizzazione economica dei software GO 10.01 e 10.02, in quanto “non costituiscono derivazione del software di terzi MySQL Community Server 5.7 ma che ne implementano l'utilizzazione in maniera tale eventualmente da condividere con detti terzi i relativi diritti”;
- una possibile contitolarità di diritti con parti terze (nella specie, . che CP_8 aveva sviluppato il software MySQL) non impediva l'attivazione, da parte dell'attrice, della tutela del software GO nei confronti delle società convenute, le quali avevano contraffatto le versioni non open source di tale programma;
-la questione inerente la vigenza di una licenza GPL (da cui poteva sorgere il cosiddetto “effetto virale”, consistente nell'estensione delle condizioni di licenza proposte da . anche alle versioni del programma GO) o la mancata CP_8 acquisizione, da parte di Gestionale Open di una licenza a pagamento da . CP_8 quale titolare dei diritti su MySQL era di fatto irrilevante e inidonea a destituire di fondamento le pretese attoree, giacché, se, da un lato, la questione del regime di licenza di utilizzo di tale ultimo programma doveva ritenersi riservata ai rapporti tra la parte attrice e la società sviluppatrice del software ( .), d'altro lato, le CP_8 convenute costituite, per beneficiare della pretesa riconducibilità dell'uso dei programmi delle parti attrici al regime open source, avrebbero dovuto provare di avere esse stesse soddisfatto le condizioni cui anche detta licenza assoggetta la possibilità di libera utilizzazione del software da parte di terzi e tale prova non era stata fornita da e né era desumibile dalla documentazione Parte_1 Parte_3 prodotta;
-era quindi da escludersi che l'utilizzazione delle versioni 10.01 e 10.02 del software
GO da parte dei programmi , versioni 10.01 e 10.02, nonché del software CP_3
OM 22.00 (già 22.00) fosse consentita, integrando al contrario una CP_3 violazione dell'art. 64bis l.d.a.
-con riguardo alla violazione dei diritti sul marchio di fatto (successivamente registrato), doveva ritenersi provata la sussistenza di un marchio di fatto precedente alla registrazione comunitaria del segno da parte dell'attrice, al cui preuso doveva pag. 6/19 riconoscersi una notorietà su tutto il territorio nazionale, alla luce della documentazione prodotta in sede cautelare (doc. n. 7, 24-26, 51 fascicolo di parte attrice) e degli estratti del manuale di informatica aziendale edito da dal CP_9
2012 (ove il marchio “ ” risultava utilizzato nella parte didattica Controparte_6 relativa al software gestionale; cfr. doc. n. 55 fascicolo di parte attrice);
- il segno costituiva un marchio complesso, dotato di capacità distintiva, in quanto caratterizzato, oltre che dalla parte denominativa, da una declinazione grafica particolare, corrispondente anche alla pagina 24 di 27 ragione sociale della società attrice all'interno di un cerchio di colore azzurro;
Controparte_2
- l'uso del marchio era attuale, come emergeva dalla pubblicazione sul sito web della parte attrice di una brochure relativa al software in questione, contenente il segno GO nella stessa modalità grafica originariamente in uso;
- l'uso del segno “ILGO” interferiva con i diritti delle attrici sul marchio “
[...]
”, in quanto il primo riproduceva la peculiare declinazione grafica Controparte_6 del segno azionato dalle attrici – ossia l'inserimento della locuzione “GO¨ all'interno di un tondo di colore azzurro –idonea ad attribuire ad essa un'autonoma capacità individualizzante presso il pubblico, in grado di impedire ad altri concorrenti di ricorrere alla stessa raffigurazione visiva senza il consenso del titolare;
in particolare, Con rilevante era non già il mero acronimo “ ” (di per sé non protetto), bensì il suo inserimento all'interno nel tondo di colore azzurro, con lo specifico font utilizzato, che risultava graficamente identico a quello utilizzato dalle convenute con il marchio
“ILGO¨, laddove la mera aggiunta dell'articolo “IL¨ era irrilevante, essendo i due marchi in conflitto del tutto sovrapponibili;
- vertendosi in materia di segni del tutto analoghi inerenti a servizi identici o, comunque, particolarmente affini, il giudizio di confondibilità era positivo, con conseguente contraffazione ex art. 20, lett. b), c.p.i.;
-che le contestazioni attoree erano fondate anche con riguardo al nome del dominio www.ilgo.it, posto che, alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, il Con monopolio della titolare del marchio “ ” si estendeva sugli usi di tale nome in altri ambiti, ai sensi dell'art. 22 c.p.i.;
- per quanto concerne le ipotesi di concorrenza sleale dedotte in relazione alla diffusione da parte delle società convenute dei manuali operativi, delle tabelle e del data base di Open”, nonché alla copiatura dei drafts dei contratti, la CP_6 documentazione prodotta e già valutata in sede cautelare denotava l'identità dei testi e la loro pedissequa ripresa anche nelle modalità grafiche;
-in conclusione, le condotte realizzate dalle società convenute erano in contrasto con le norme a tutela sia del diritto d'autore, avendo violato i diritti sui software GO (art. 64bis l.d.a.), sia dei diritti sul marchio di fatto e registrato (cfr. artt. 20, lett. b) c.p.i. e 22 c.p.i.), oltre che sussumibili nell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598, n. 3
c.c.
pag. 7/19 Il giudizio di appello.
e hanno proposto appello, articolando due motivi di Parte_1 Parte_3 impugnazione.
, in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_2 si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione del 27.3.2024, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.3.2025, successivamente anticipata, con decreto del 29.1.2025, alla data del 12.3.2025. A tale udienza, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata, non è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
I motivi di impugnazione articolati dalla parte appellante sono formulati nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dal codice di rito, come modificato dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia con individuazione in modo preciso delle parti della sentenza impugnate e della sottesa ratio decidendi devoluta dalla appellante al vaglio critico della Corte.
2. Sempre in via preliminare, occorre precisare, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, che la parte appellante non ha mosso alcuna contestazione in ordine:
-alla ritenuta contraffazione del nome a dominio www.ilgo.it;
-all'accertamento della concorrenza sleale relativamente alla diffusione di manuali operativi, delle tabelle e data base di “GO Gestionale Open” nonché alla copiatura dei drafts dei contratti: tutte condotte che, secondo il giudice di prime cure, integrano l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., in quanto si risolvono in una “indebita appropriazione di contenuti e testi altrui valutabili anche sotto il profilo parassitario” (sentenza, p. 26);
-alla qualificazione del segno “ quale marchio di fatto Controparte_6 precedente alla registrazione comunitaria del diverso segno da parte di CP_2
avvenuta nel novembre 2017, nonché come “marchio complesso, dotato
[...] di capacità distintiva, in quanto caratterizzato, oltre che dalla parte denominativa, da una declinazione grafica particolare, corrispondente anche alla pagina 24 di 27 ragione sociale della società attrice all'interno di un Controparte_2 cerchio di colore azzurro” (sentenza di primo grado, pp. 23-24)”;
-alla portata contraffattoria del marchio “ ”, in quanto riproduttivo della CP_3
“peculiare declinazione grafica del segno azionato dalle attrici – e cioè l'inserimento della locuzione “GO¨ all'interno di un tondo di colore azzurro – che appare idonea
pag. 8/19 ad assolvere il ruolo di attribuire ad essa un'autonoma capacità individualizzante presso il pubblico, in grado di impedire ad altri concorrenti di ricorrere alla stessa raffigurazione visiva senza il consenso del titolare” (ibidem, p. 25).
Dal che ne discende che tutte le citate questioni devono ritenersi coperte dal giudicato interno e, come tali, sottratte alla valutazione della Corte, il cui oggetto è circoscritto ai seguenti punti controversi:
-la violazione del diritto d'autore vantato da e da Controparte_1 Controparte_2 sulla versione 10.00 del software GO;
[...] Con
-la violazione del diritto d'autore sulle versioni 10.01 e 10.02 di
-la notorietà e l'attualità del marchio di fatto non registrato “ ”. Controparte_6
3. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la violazione, da parte di e dei diritti di autore sui software GO 10.00, 10.01 Parte_1 Parte_3
e 10.02.
Sotto un primo profilo, le appellanti hanno dedotto che il primo giudice aveva errato nel ritenere i codici sorgenti della versione open source di GO 10.00 diffusi da privi della nota di copyright prevista al punto 1 della licenza Parte_3
BSD.
Secondo le appellanti, tale circostanza era del tutto irrilevante, posto che i codici trasmessi erano quelli del software GO 10.00.00, liberamente scaricabile da internet in modo gratuito.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta (e, in particolare, dall'allegato 4 e 5 della CTP a firma dell'Ing. ) si evinceva che la nota di copyright era stata stata Per_1 Con apposta sia nei codici sorgenti sia nella versione binaria di 10.00.00 (distribuita con la denominazione 21.00.00). CP_3
Sotto un secondo profilo, le appellanti hanno dedotto l'erroneità dell'accertamento della natura “non open source” delle versioni di aggiornamento di GO n. 10.01 e
10.02, da cui era stato derivato il programma OM 22.00.
Secondo le appellanti, le versioni 10.01 e 10.02 di erano un software Controparte_2 direttamente derivato dalla versione “base” 10.00, rilasciata con licenza BSD e, dunque, in modalità “open source””, con conseguente possibilità di apportare modifiche al programma realizzando software derivati.
A tale riguardo, le appellanti hanno evidenziato che - come ammesso dalla Con controparte all'udienza del 7.5.2019 - le versioni binarie di 10.01 e 10.02 contenevano un file in formato .pdf che riproduceva la licenza BSD, con la conseguenza che, vertendo l'unico documento presente nella versione eseguibile dei programmi sulla natura open source, l'utente finale delle versioni 10.01 e 10.02 di
Gestionale Open non era in alcun modo in grado di comprendere che tali versioni - direttamente derivate dal programma open source “Gestionale Open” – erano assoggettate ad un regime giuridico diverso da quello del programma “base”.
pag. 9/19 Le appellanti hanno rilevato, poi, che il fatto che la licenza d'uso fosse compresa nel software consentiva di escludere che le clausole di un contratto di servizi tra società (quale era il contratto “PAGO”) potessero modificare le condizioni di utilizzo della licenza d'uso. Sotto questo profilo, secondo le appellanti, la licenza BSD, inclusa in tutte le versioni di Gestionale Open era il solo documento negoziale idoneo a determinare con efficacia “erga omnes” le condizioni ed i limiti di utilizzo del software e tale efficacia non poteva essere “disapplicata” in forza di pattuizioni inserite in un contratto diverso dalla suddetta licenza, di durata annuale, avente un oggetto differente dalla regolamentazione delle condizioni di utilizzo del software
(ovvero la fornitura di servizi) e vincolante solo per le parti che lo avevano sottoscritto.
In ogni caso, secondo le appellanti, la clausola n. 5 del contratto PAGO richiamata dal giudice di prime cure – concernente il divieto di cessione dei codici sorgenti delle versioni di aggiornamento - non aveva il significato attribuito dal primo giudice. Ad avviso delle appellanti, plurimi elementi del contratto deponevano per la natura open Con source delle versioni 10.01 e 10.02 di in particolare, il contratto, pur prevedendo il divieto di cessione dei codici sorgenti, non poneva limiti alla loro utilizzabilità, consentendo alle società PAGO di modificarli secondo le proprie esigenze, come poteva desumersi dalla previsione che l'acquisto dell'ambiente di sviluppo (per tale intendendosi il software necessario ad intervenire sui codici sorgenti e modificarne la struttura) era a carico proprio delle società contraenti, le quali ben avrebbero potuto elaborare un proprio programma modificativo delle versioni di aggiornamento, previo acquisto dell'ambiente di sviluppo e nel rispetto delle condizioni della licenza d'uso.
Inoltre, il contratto non poneva limiti alla facoltà di cedere e distribuire ai terzi le versioni binarie di GO 10.01 e 10.02 (peraltro liberamente scaricabili dal sito internet www.open.org), come invece sarebbe dovuto avvenire se effettivamente tali versioni fossero state oggetto di tutela ex art. 64 bis l.d.a.
E ancora. Le appellanti rilevava che il rilascio dei sorgenti alle società contraenti avveniva dietro pagamento di un compenso e nulla era previsto sulla loro sorte una volta cessato il rapporto contrattuale, di talché doveva ritenersi che i codici sorgenti, in caso di mancato rinnovo del contratto, restassero nella disponibilità delle società contraenti, con conseguente venir meno del divieto di cessione di cui all'art. 5.
Infine, secondo le appellanti, il Tribunale aveva errato nel non considerare le conclusioni del CTU in ordine alla necessità di distribuzione del programma GO con licenza GPL, la stessa cui era soggetta l'utilizzabilità del programma MySQL.
In particolare, secondo la prospettazione delle appellanti, non esisteva una licenza d'uso diversa da quella BSD per il software GO, con la conseguenza che, nel caso di specie, non ricorreva una ipotesi di violazione di una licenza GPL da parte di un programma che, sebbene derivato da un altro programma soggetto a tale tipo di licenza, era stato rilasciato con licenza proprietaria. Pertanto, secondo le appellanti, non era configurabile un potenziale “conflitto di licenze”, concernente, in linea di principio, esclusivamente i titolari dei diritti d'autore dei rispettivi software.
pag. 10/19 Inoltre, per estendere la validità delle condizioni della licenza GPL anche alle appellanti sarebbe stato necessario dimostrare che anche il software ILGO utilizzasse
MySQL quale componente essenziale, senza trascurare che, in ogni caso, nessuna eccezione era stata sollevata dalle controparti sul punto né era stata demandata al CTU un'indagine al riguardo.
Da ultimo e in via subordinata, le appellanti hanno censurato la inibizione, da parte del primo giudice, della distribuzione del software OM 22.00, sulla scorta della Con ritenuta somiglianza con le versioni 10.01 e 10.02 di .
Secondo le appellanti, la decisione del Tribunale non teneva in considerazione le argomentazioni articolate nella comparsa conclusionale di primo grado, concernenti, in particolare, la necessità di valutare, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione del diritto d'autore, la natura e la rilevanza delle parti del codice sorgente asseritamente copiate, aspetto del tutto trascurato dal CTU. La parte appellata ha contrastato il motivo di gravame, evidenziandone l'infondatezza e la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le appellanti avessero redistribuito il codice sorgente e il codice binario senza la nota di copyright, senza la riproduzione delle condizioni di licenza e senza l'indicazione delle limitazioni di responsabilità e senza l'attestazione della clausola n. 3 nel materiale pubblicitario. La parte appellante, nell'articolare la propria censura, si è soffermata unicamente sul profilo dell'assenza della nota di copyright nei codici sorgente e nel codice binario;
nulla ha dedotto con riguardo all'assenza della riproduzione delle condizioni di licenza, della limitazione delle responsabilità e della mancata indicazione sul materiale pubblicitario dell'attestazione di cui alla clausola n. 3 della licenza. Tale linea difensiva priva di rilievo la stessa doglianza.
Dal tenore letterale della licenza può, infatti, evincersi che, ai fini della loro operatività, le condizioni debbano essere tutte cumulativamente rispettate: pertanto, anche a voler ritenere ipoteticamente fondata la censura, in ogni caso, ciò non potrebbe indurre questa Corte ad escludere la violazione della licenza da parte delle appellanti (e, con essa, l'utilizzo illegittimo del software), essendo definitivamente accertata l'inosservanza, nei termini di cui si è appena detto, delle condizioni sub nn.
1-3 della licenza.
In ogni caso, in aggiunta alle considerazioni sopra svolte, la doglianza risulta infondata.
Con riguardo alla ritenuta diffusione, da parte di dei codici Parte_3 Con sorgente della versione open source di 10.00 privi della nota di copyright prevista al punto 1 della licenza BSD, va preliminarmente rilevato che la licenza d'uso BSD del software GO (prodotta dall'appellata sub doc. n. 2 sia in lingua inglese che in lingua italiana, come da traduzione allegata in calce al documento, non giurata ma non contestata ex adverso), prevede quanto segue:
pag. 11/19 “Gestionale Open
Copyright (c) 2002-oggi, by . Tutti i diritti riservati. Controparte_1
- www.gestionaleopen.org Email_2
La ridistribuzione e l'uso in forma di codice sorgente e in forma binaria, con o senza modifiche, è consentito purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono conservare la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità”.
Tale previsione risulta violata, in quanto la nota di copyright prodotta dalla parte appellante (sub doc. 1 e all. 4 CTP Ing. ) non è completa e, in particolare, Per_1 contiene il solo riferimento a “esegui('http://www.gestionaleopen.org/licenza-open- source-bsd')” e non riporta la nota “Gestionale Open Copyright (c) 2002-oggi, by
. Tutti i diritti riservati. - Controparte_1 Email_2 www.gestionaleopen.org” né la lista di condizioni della licenza BSD né la limitazione di responsabilità.
Con riguardo, poi, alla ritenuta diffusione, da parte di dei codici Parte_3 sorgente nella versione binaria di priva della nota di copyright prevista al CP_10 punto 2 della licenza BSD, va rilevato che la licenza BSD al punto 2 prevede che: “Le ridistribuzioni in forma binarie devono riprodurre la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione”.
Anche tale previsione risulta violata, in quanto la nota di copyright prodotta dagli appellanti (sub doc. 2 e all. 5 CTP Ing. ) riporta la dicitura “Copyright (c) Per_1
2003-data odierna, by Alessandro Carrara Tutti i diritti riservati” che non corrisponde esattamente a quella indicata al punto 2 della licenza né riproduce fedelmente le condizioni di licenza e la limitazione di responsabilità indicate al citato punto 2.
Infine, anche la nota di copyright riportata nella schermata iniziale del programma
(doc. 41 fasc. appellanti) non rispetta i requisiti di cui alla licenza BSD, in CP_3 quanto consta esclusivamente di “Copyright ”. Controparte_1
Dal che ne discende che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la diffusione, da parte di dei codici sorgenti della versione open Parte_3 source di sia avvenuta in violazione della nota di copyright prevista dalla CP_10 licenza BSD. Con Con riguardo alla dedotta natura non open source delle versioni 10.01 e 10.02 di in quanto derivate dalla versione 10.00 del programma (oggetto di licenza open source), la tesi dell'appellante poggia sul principio generale, secondo cui un software derivato da un altro software distribuito con licenza BSD si presume, salvo prova contraria, che mantenga la propria natura open source, oltre che sulla considerazione che, nel caso di specie, le versioni binarie contenevano un file in formato .pdf che riproduceva la licenza BSD.
pag. 12/19 Rileva la Corte che la presunzione sul mantenimento della natura open source del programma derivato è stata affermata dalla parte appellante alla stregua di un teorema generale, che tuttavia stata contestata dalla controparte.
Tale presunzione, invero, è priva di qualsiasi riferimento normativo e scientifico e pertanto non può essere tenuta in considerazione dalla Corte. A ciò occorre aggiungere che l'art. 2 del contratto PAGO dispone che le versioni 10.01 e 10.02 sono “versioni pubblicate in seguito ad implementazioni sostanziali delle funzionalità del programma” (come può desumersi dalla tabella riportata in calce all'art. 2), che, a differenza della versione 10.00.00, sono riservate “ai soli sottoscrittori del servizio di aggiornamento nuove versioni” (cfr. art. 2).
Dal che ne discende che le versioni 10.01. e 10.02 sono espressamente sottratte alla libera utilizzabilità, in regime open source.
Inoltre, il fatto che nelle versioni binarie di GO 10.01 e 10.02 (e non anche nei codici sorgenti) era presente un file .pdf che riproduceva la licenza BSD non è di per sé idoneo ad escludere la violazione del diritto di autore ad opera delle società appellanti né è incompatibile con le previsioni del contratto PAGO (art. 5). L'art. 5 del contratto PAGO stabilisce, infatti, che: “i sorgenti delle Versioni Secondarie (quali sono la
10.01 e la 10.02) sono considerati un servizio integrativo rispetto alla licenza Open Source BSD e non sono cedibili a terzi neppure in forma gratuita” e che “Sono a carico del Cliente l'acquisto, l'installazione e la configurazione dei vari componenti dell'ambiente di sviluppo”. Con Dal che ne discende che la diffusione della versione binaria di doveva rispettare le condizioni d'uso previste dalla licenza;
era espressamente previsto il divieto di cessione a terzi dei codici sorgenti delle versioni secondarie e l'art. 5 del contratto non consentiva la creazione di nuovi programmi, ma, al contrario, nello specificare l'oggetto del servizio di aggiornamento dei codici sorgenti del modulo base
(10.00.00), precisava che erano a carico del cliente - in questo caso, e Parte_1
Sostec S.r.l. - l'acquisto, l'installazione e la configurazione dei componenti dell'ambiente di sviluppo, il tutto pur sempre nell'ottica dell'implementazione dei codici sorgenti e non anche del loro utilizzo per la creazione di programmi da commercializzare a terzi.
La circostanza della assenza di previsioni sulla sorte dei codici sorgenti dopo la scadenza del contratto PAGO non può essere intesa come libera disponibilità di tali codici da parte delle società contraenti, ma, al contrario, essendo il contratto PAGO un contratto di licenza limitata e condizionata, una volta venuto meno tale contratto, la naturale conseguenza è costituita dal divieto di utilizzo dei codici sorgenti e non dalla loro libera utilizzabilità.
Con riguardo, poi, alla valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle conclusioni del CTU in ordine alla necessaria distribuzione di GO con licenza GPL, al pari del programma MySQL (sviluppato da .) utilizzato per la CP_8 creazione del software, ritiene la Corte che siano condivisibili le valutazioni del
Tribunale in ordine sia alla inerenza della questione del regime di licenza di MySQL
pag. 13/19 ai rapporti fra Gestionale Open e sia alla mancata dimostrazione, da parte delle CP_8 appellanti, di avere rispettato, a loro volta, le condizioni della licenza GPL nella diffusione dei loro programmi. Invero, per beneficiare della riconducibilità dell'uso dei programmi GO al regime open source, le società appellanti avrebbero dovuto provare di aver rispettato, a loro volta, le condizioni previste dalla licenza per la libera utilizzazione del programma da parte di terzi, ma tale prova che non è stata fornita.
La prospettazione delle appellanti in ordine alla necessità di provare che anche CP_3 fosse subordinato all'impiego di MySQL è irrilevante: invero, essendo pacifico fra le Con parti che era del tutto speculare a - che presupponeva necessariamente CP_3
l'utilizzo di MySQL (come accertato dal CTU) - è ragionevole ritenere che anche Con
- che utilizza codici sorgenti di - richiedesse l'impiego dell'applicativo CP_3
MySQL.
Infine, è priva di rilievo anche la deduzione delle appellanti secondo cui il fatto che
MySQL fosse soggetto a licenza GPL fa sì che GO, quale software derivato fosse soggetto a licenza GPL senza possibilità di Gestionale Open di cambiare tale licenza. Con A tale riguardo, va rilevato che l'eventuale violazione, da parte di della licenza
GPL, non rende le versioni 10.01. e 10.02 del software GO di per sé open source e, in ultima analisi, non esclude la violazione posta in essere dalle appellanti.
Con riguardo, infine, alla estensione dell'inibitoria al software OM 22.00, il CTU ha accertato che “dall'analisi delle classi contenente il codice sorgente dei rispettivi programmi, si evincono elementi che fanno chiaramente notare una rilevante similitudine tra le strutture dei due database. Da simile circostanza e dalle attività di analisi espletate collegialmente è emerso con chiarezza che il programma
ILGO 22.00 sia stato realizzato utilizzando i sorgenti delle versioni 10.01 e 10.02 di Con
(cfr. relazione peritale pag. 9).
Tali conclusioni – come accertato dal Tribunale - non sono state contestate dalle convenute (odierne appellanti) negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado.
Orbene, la doglianza delle appellanti in ordine alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, delle osservazioni, svolte negli scritti conclusivi, in ordine alla insufficienza degli accertamenti del CTU ai fini di un giudizio di “plagio” non è meritevole di accoglimento, considerati, per un verso, la tardività delle osservazioni – formulate per la prima volta negli scritti conclusivi e non nel contesto delle operazioni peritali – e, per altro verso, l'irrilevanza dell'accertamento del “peso” delle sovrapposizioni, alla luce del chiaro divieto contrattuale di libera utilizzabilità e cedibilità a terzi delle versioni 10.01. e 10.02 di GO, ai sensi degli artt. 2 e 5 del contratto PAGO.
In conclusione, correttamente il giudice di primo grado ha accertato la violazione, da parte delle società appellanti, degli artt. 64 bis e quater l.d.a. per avere utilizzato il programma GO nella versione 10.00.00 (sia i codici sorgenti che la versione eseguibile) senza rispettare le condizioni di utilizzo previste dalla licenza open source Con e per avere commercializzato i codici sorgenti di (versione 10.01 e 10.02), utilizzandoli per lo sviluppo di un software (ILGO 20.00, 21.00 e 22.00 e,
pag. 14/19 successivamente, OM 22.00) poi diffuso a terzi, in violazione del divieto di cedibilità.
Il primo motivo di gravame deve, dunque, essere rigettato.
4. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la contraffazione del marchio “
[...]
” da parte del marchio “ ” utilizzato dalle appellanti e registrato Controparte_6 CP_3 in sede europea (con domanda depositata il 29.6.2015). Le appellanti hanno lamentato, in particolare, l'erroneità sia della ritenuta notorietà in ambito nazionale del marchio nel periodo precedente alla registrazione del marchio
“ILGO” sia della ritenuta continuità del suo utilizzo da parte dell'appellata, osservando che i documenti prodotti in fase cautelare erano del tutto inconferenti e che alcuni documenti prodotti nel giudizio di primo grado erano privi di data o addirittura successivi al giugno 2015 e, dunque, inidonei a dimostrare l'utilizzo del marchio prima della registrazione del segno “ILGO”.
Inoltre, secondo le appellanti, si trattava di produzioni del tutto irrilevanti, consistenti in articoli estratti da internet (pubblicati in un momento risalente nel tempo) con un numero esiguo di visualizzazioni e in estratti di un blog, con un numero limitato di interventi da parte del pubblico (pari a sette, di cui uno dello stesso ) in un CP_1 arco temporale di oltre nove anni.
Le appellanti hanno evidenziato, inoltre, che la parte appellata aveva omesso di produrre documentazione attestante il numero di contratti conclusi da CP_2 Con con il logo “ ” a contraddistinguere il relativo software; a tale riguardo, il
[...] documento prodotto in fase cautelare (sub doc. n. 51 fasc. primo grado) CP_1 contenente i numeri dei presunti clienti suddivisi per aree geografiche, secondo le appellanti, era privo di efficacia probatoria, in quanto consistente in una mera tabella redatta dalla controparte senza alcun elemento di riscontro. Le appellanti hanno rilevato, infine, l'assenza di prova di campagne pubblicitarie dirette a promuovere il marchio ovvero di presentazioni del prodotto in fiere o in altri eventi di rinomanza nazionale.
Con specifico riguardo agli accessi al sito internet dell'appellata, le appellanti hanno evidenziato che il numero di accessi documentati riguardava il mese di febbraio 2018 e, quindi, un momento successivo alla registrazione del marchio “ ”, con la CP_3 precisazione che il sito e i files che componevano l'ultima versione scaricabile del programma (versione10.00, corrispondente alla versione 21.00 di ) non CP_3 Con conteneva il logo ”, presente, invece, saltuariamente, solo in talune pagine delle versioni più datate del programma. Hanno concluso nel senso del difetto di prova della distribuzione del software Gestionale Open - mediante il download dal sito della Con società appellata – realizzata con l'utilizzo del marchio “ ”, quale segno identificativo del prodotto.
Con precipuo riguardo al manuale edito da le appellanti hanno rilevato il CP_9 difetto di prova della sua diffusione sul territorio nazionale, in considerazione del pag. 15/19 difetto di prova della adozione dello stesso nelle scuole a far data dall'anno 2012 e Con della presenza del marchio “ ” in edizioni precedenti. Le appellanti hanno rilevato, inoltre, che tale raffigurazione compariva in forma ridimensionata in sole due pagine su 496 totali.
Le appellanti hanno censurato, poi, la valutazione del Tribunale in ordine qualità di utenti potenziali del software gestionale da parte degli studenti di informatica, evidenziando che, essendo il programma finalizzato alla tenuta della contabilità, erano da considerarsi utenti finali solo le società e gli imprenditori individuali titolari di una attività commerciale che utilizzavano il software per la gestione della propria attività e non già gli studenti della scuola media superiore. Con Infine, con riguardo all'attualità dell'uso del marchio “ da parte della società appellata, le appellanti hanno rilevato che l'unico documento prodotto in atti constava di una brochure illustrativa del programma scaricabile dal sito internet (cfr. doc. n. 7 fascicolo appellata). A tale proposito, le appellanti hanno evidenziato che, oltre a non essere facilmente scaricabile, tale brochure costituiva una “eccezione” rispetto al contenuto del sito, nel quale compariva in via esclusiva il nuovo marchio figurativo e Con hanno concluso nel senso che il marchio di fatto “ ” era stato abbandonato da tempo dalla controparte, la quale, a partire dal 2015, vi aveva anteposto l'utilizzo del marchio poi registrato in sede europea. La parte appellata ha evidenziato l'infondatezza del motivo di gravame. Tale motivo d'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In adesione all'orientamento di legittimità formatosi in ordine ai marchi di fatto non registrati (categoria cui, come si è detto, appartiene pacificamente il marchio “
[...]
”), questa Corte rileva che “in tema di proprietà industriale, Controparte_6 il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti” (Cass. Civ., n. 14925/2019).
Tale tutela - con il conseguente diritto del preutente di vietare Controparte_2
l'utilizzo di un marchio successivo con lo stesso confondibile - richiede, tuttavia, la notorietà (non meramente locale) del marchio oggetto del preuso, oltre che l'attualità del suo utilizzo.
A tale fine, il Tribunale ha valorizzato la documentazione prodotta in sede cautelare
(docc. nn. 7, 24, 25, 26 e 51 fascicolo di parte attrice), comprensiva della brochure Con informativa che illustra le caratteristiche di “ ” (doc. n. 7), di un elenco dei Con gestionali italiani open source, tra cui figura “ , con il rispettivo logo e di tutta una serie di articoli e interventi su blog o siti internet che riguardano il suddetto programma, intervenuti tra il 2007 ed il 2011 (docc. nn. 24 e 25); della documentazione contrattuale in uso a , munita dell'indicazione del Controparte_2
pag. 16/19 marchio di fatto (doc. n. 26), dell'indicazione numerica della clientela sul territorio nazionale, atta a dimostrare la distribuzione omogenea dei clienti in gran parte del territorio della penisola (doc. n. 51) e, infine, dell'estratto di un manuale scolastico di informatica aziendale, edito da nell'anno 2012 (doc. n. 55), contenente, in CP_9 Con più punti, l'indicazione e la descrizione di con la rappresentazione del relativo marchio figurativo (doc. n. 55).
Le argomentazioni spese dall'appellante non sono in grado di porre in dubbio il fondamento della valutazione del Tribunale, che, a giudizio della Corte, si basa su un corretto apprezzamento del compendio probatorio in atti.
Invero, il citato compendio probatorio consente di ritenere dimostrate sia una quantità non trascurabile di interventi e articoli su blog aventi ad oggetto il software GO contraddistinto dal marchio di fatto circolante già a partire dall'anno 2007 sia una quantità di clientela di diffusa su tutto il territorio nazionale, come si Controparte_2 evince dal prospetto prodotto dall'appellata - il cui contenuto non è stato efficacemente contestato dalla parte appellante, che si è limitata a confutarne l'efficacia probatoria in quanto tabella di provenienza unilaterale – e dai contratti di aggiornamento e assistenza prodotti (sottoscritti nel 2011), i quali ultimi recano tutti il logo che contraddistingue il marchio di fatto sia, infine, la conoscenza diffusa (e, quindi, non meramente locale) del marchio di fatto presso i cultori dell'informatica aziendale, come evincibile dal contenuto del manuale edito in uso dal 2012 CP_9 Con (che in alcuni capitoli si sofferma proprio sul software .
A tale ultimo riguardo, va rilevato che la dedotta destinazione del manuale a studenti non è idonea a sollecitare un diverso convincimento nel senso auspicato dalla parte appellante;
infatti, anche a non voler annoverare gli studenti tra gli utenti finali del programma strictu sensu intesi, tale circostanza è del tutto irrilevante, se solo si considera che verosimilmente il manuale possa passare al vaglio dei docenti, che ben possono essere ricompresi tra i professionisti utilizzatori del software e che, in ogni caso, la diffusione presso le scuole non esclude che dello stesso manuale – comunque disponibile nel mercato dell'editoria – usufruiscano anche soggetti diversi dagli studenti della scuola secondaria, quale supporto per l'apprendimento e l'aggiornamento nella specifica materia dell'informatica aziendale.
In conclusione, secondo la Corte, le suddette risultanze documentali complessivamente apprezzate consentono di confermare l'accertamento della diffusione e, quindi della notorietà, su tutto il territorio nazionale del marchio di fatto
” nel periodo precedente alla registrazione del marchio “ ” Controparte_6 CP_3
(la cui domanda di registrazione è stata presentata il 29.6.2015).
La Corte ritiene di dover confermare, altresì, la valutazione del Tribunale in ordine all'attualità dell'utilizzo del segno de quo pur dopo la registrazione del nuovo Con marchio figurativo di “ , in considerazione della pubblicazione, nel sito web della parte appellata, della brochure relativa al software in questione con il segno “GO” nella stessa modalità grafica originariamente in uso.
pag. 17/19 A tale riguardo, va rilevato che la parte appellante non ha contestato la presenza attuale della brochure con il logo originario sul sito internet della società appellata, ma si è limitata a considerarla alla stregua di una “eccezione” rispetto all'intero contenuto della pagina internet, in cui predomina l'utilizzo del nuovo marchio registrato.
Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto la pacifica presenza attuale nel sito internet di di una brochure informativa recante il logo Controparte_2 originario denota chiaramente l'intento della società di non volere abbandonare tale logo, atteso che, in caso contrario, la società avrebbe sostituito il vecchio logo anche nel libretto informativo. Tale affermazione trova ulteriore conforto nella adozione del manuale di informatica edito da nel 2002. Invero, non essendo noto in CP_9 questa sede se, al momento dell'istaurazione del giudizio, lo stesso sia stato sostituito Con con altri manuali privi di alcun riferimento a “ ovvero che riportano il nuovo logo, è ragionevole ritenere che il manuale, contenente al suo interno la descrizione di Con ed il logo originario, sia ancora in uso nelle scuole o, comunque, in circolazione nel mercato dell'editoria.
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il secondo motivo di appello deve essere respinto, trovando conferma la valutazione del primo giudice per cui il marchio “ILGO” è confondibile col marchio di fatto “ ”, ai sensi Controparte_6
e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 lett. b) c.p.i.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico solidale di e quali parti soccombenti. Parte_1 Parte_3
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in indeterminabile – media complessità), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa prestata. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello promosso da e Parte_1 [...] avverso la sentenza non definitiva n. 7112/2023 del Tribunale di Milano, Parte_3 sez. specializzata in materia di impresa depositata il 18.9.2023, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido tra di loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_3 favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in pag. 18/19 Euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% e accessori nella misura di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Lorenzo Orsenigo
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