IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio 31.3.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA

società di diritto inglese, con sede legale in Abbey Road, Whitley, Parte_1
Coventry, CV3 4LF (Regno Unito), iscritta al n. 1672070 del Registro delle Società
d'Inghilterra e Galles, in persona dell'Assistant Company Secretary e legale rappresentante, Ms.
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti unita alla comparsa Parte_2 di costituzione e risposta in prime cure (doc. A), dagli Avv.ti Prof. Cesare Galli, Mariangela
Bogni, Michele Papa, Pietro Ilardi e con domicilio eletto presso lo studio Parte_3 degli ultimi due difensori sito in Roma, Piazza di Pietra n. 26
- APPELLANTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire (Regno Unito) SO43 7FG, iscritta al numero 11201576 del Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, rappresentata e difesa,

in forza di procura speciale autenticata dal Notaio di Londra in data 19 Per_1 settembre 2019 (doc. A del fascicolo di primo grado), dall'avv. prof. Giovanni Guglielmetti
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andegari 4/A
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16627/22.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza numero 16627/2022 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della medesima dalla ha così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale di Roma, XVII^ sezione civile, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede.

1. In accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 accerta il difetto di capacità distintiva, tanto originaria, quanto acquisita e per l'effetto dichiara la nullità dei marchi di forma italiani numero 302018000029133.
302018000029131, 302018000029135, 302018000029119 di titolarità della convenuta per i prodotti in classe 9, 12, 14 e 28 e per servizi in classe 37. Controparte_3

2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
che liquida in Euro 1.063,00 per spese vive ed euro 21.387,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
3 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi”.
A sostegno del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi.:
A) Errato accertamento della insussistenza di distintività originaria dei marchi di forma Co di . In particolare, il Tribunale avrebbe commesso errori sia in diritto che in fatto, nella parte in cui ha escluso che le forme del “Defender” oggetto dei marchi di cui è causa non possedessero capacità distintiva c.d. “inerente”.
pag. 2/18 Il Tribunale sarebbe giunto a questa errata conclusione, avendo ritenuto che avesse CP_1 assolto il proprio onere probatorio, allegando e dimostrando con le immagini riprodotte nei propri scritti difensivi di altri fuoristrada, come le forme del “Defender” oggetto dei marchi in contestazione non si discostassero in maniera significativa dalle forme usuali degli altri Co fuoristrada presenti sul mercato visto che, al contrario, le allegazioni di non avrebbero dimostrato quali elementi delle forme registrate come marchi fossero idonee a svolgere una funzione distintiva o quantomeno a differenziarle da quella degli altri fuoristrada riconducibili al settore di riferimento e precisando, altresì, che non potrebbero essere considerati elementi individualizzanti idonei a differenziare significativamente le forme del
“Defender” registrate come marchio dalle forme usuali degli altri fuoristrada classici, la forma quadrata della carrozzeria nei vari dettagli tecnici o funzionali del prodotto, di per sé inidonei ad essere colti dal pubblico di riferimento come segni individualizzanti. Dette affermazioni sarebbero fuorvianti proprio perché, viceversa, vi sarebbe un chiaro elemento distintivo dei marchi registrati.
Non risponderebbe, peraltro a vero, che l'odierna appellata avrebbe dimostrato la assenza Co di capacità distintiva originaria dei marchi ., dal momento che essa non sarebbe riuscita ad indicare neanche un fuoristrada concorrente in cui venisse ripreso l'insieme delle caratteristiche distintive tipiche delle forme del “Defender”.
B) Mancata considerazione della nozione di capacità distintiva acquisita anteriormente alla registrazione del marchio ex articolo. 13 co. 2 CPI e conseguente attribuzione a Co
di un onere probatorio, in realtà gravante su controparte.
In particolare, fermo e assorbente il primo motivo, a detta della difesa appellante il
Tribunale sarebbe caduto in un palese equivoco nella parte in cui ha affermato che l'esponente avrebbe eccepito che i propri marchi avrebbero in ogni caso acquisito capacità distintiva successivamente alla loro registrazione mediante l'uso, invocando quindi la sanatoria del difetto iniziale di capacità distintiva del segno a seguito del successivo acquisto di secondary meaning.
C) Errata nozione di capacità distintiva seguita dalla sentenza Appellata.
pag. 3/18 Vi sarebbe stato da parte del giudice di prime cure un evidente errore di diritto di fondo in ordine alla stessa nozione di “capacità distintiva”.
Tale errore si coglierebbe immediatamente nella sentenza, laddove il Tribunale ha espressamente così motivato: “occorre distinguere l'ipotesi in cui i consumatori siano in grado di riconoscere la forma e associarla ad un prodotto di marca, ma senza che sia percepita essa stessa come il marchio di quel prodotto (per il quale il marchio di riferimento continua ad essere solo il marchio denominativo), dalla diversa ipotesi, questa sola idonea a comprovare l'acquisto di carattere distintivo del segno, in cui è la forma stessa ad essere percepita dal pubblico come avente il significato di Marchio”.
Ebbene, all'opposto di tale premessa, infatti, sarebbe del tutto pacifico, secondo la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza, che il requisito necessario e sufficiente affinché una forma abbia, ovvero abbia acquisito capacità distintiva, ovvero affinché sia un marchio di forma, è che la stessa sia o sia diventata univocamente riconducibile ad una fonte produttiva. E ciò, per l'ovvia ragione che la capacità distintiva consiste nella idoneità a identificare agli occhi del pubblico una specie di prodotto o servizio, nell'ambito di un genus.
D) Errata valutazione delle prove circa la capacità distintiva accresciuta acquisita dei marchi di forma di JLR. Il Tribunale avrebbe commesso. Anche ulteriori errori di fatto e di diritto, secondo la tesi appellante, avendo in particolare, valutato in modo scorretto, o addirittura non considerato affatto, le numerose prove acquisite agli atti che darebbero la piena conferma degli intervenuti consolidamento o acquisizione Co della capacità distintiva dei marchi di forma di .
E) La necessità, a fronte di due indagini di mercato contrastanti, di disporre una terza indagine affidata ad un CTU. Indipendente. Secondo l'appellante, in conseguenza di evidenti contraddizioni tra le indagini di mercato svolte da esperti delle rispettive parti processuali, si renderebbe in alternativa essenziale una consulenza tecnica d'ufficio che fosse totalmente indipendente.
Sulla base di detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 4/18 “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.
16627/2022, resa inter partes, pubblicata il 10 novembre 2022 e notificata all'esponente in data 15 novembre 2022, in accoglimento di uno o più dei motivi d'appello e respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, sotto il profilo rescindente:
1) Accertare che la sentenza di prime cure ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione;

Nel merito, sotto il profilo rescissorio:
2) Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni alle ricostruzioni di fatto compiute dalla sentenza impugnata indicate in narrativa in relazione ai singoli motivi di appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere integralmente le domande proposte dall'odierna appellata;

In via di integrazione istruttoria:
3) Disporre – nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di porre a fondamento della decisione le risultanze dell'indagine demoscopica prodotta dall'appellante sub doc. 40 del suo fascicolo di prime cure – una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la realizzazione di un'indagine demoscopica ad opera di un esperto del settore, volta ad accertare la distintività presso il pubblico italiano delle forme del “Defender” oggetto dei marchi per cui è causa;

In ogni caso:
4) Condannare l'appellata a rifondere all'appellante compenso professionale e spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, anche per il precedente grado di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, Controparte_2
a suo dire, palesemente infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – NULLITÀ DEI MARCHI EX
ART. 7 C.P.I. PERCHÉ RELATIVI A FORME NON SEPARABILI DAL PRODOTTO
pag. 5/18 SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – Controparte_5
PER GLI IMPEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 9 C.P.I.
[...]
TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – Controparte_5
EX ART. 19 C.P.I. PER REGISTRAZIONE IN MALAFEDE
Sulla base di detti motivi ha, a sua volta, così concluso:
1) Respingere integralmente l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 16627/2022 in quanto inammissibile e in ogni caso infondato per le ragioni esposte in narrativa.
2) In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Roma n. 16627/2022 accertare e dichiarare che i marchi italiani nn. 302018000029133, 302018000029131,
302018000029135, 302018000029119 di titolarità di , per i Controparte_3 prodotti in classe 9, 12, 14 e 28 e per servizi in classe 37, sono nulli, oltre che per le ragioni già accertate in primo grado, anche:
- ai sensi degli artt. 7 e 25, co. 1, lett. a), c.p.i., perché riguardano forme che non sono separabili dal prodotto che le stesse dovrebbero contraddistinguere, e quindi sono prive di idoneità distintiva;

- ai sensi degli artt. 9, co. 1, lett. a)-b-c) e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. per la sussistenza di tutti e tre gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi di forma o in subordine di uno o più di essi;

- ai sensi degli artt. 19, co. 2 e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. in quanto depositati in malafede;

3) Confermare per il resto la Sentenza di primo grado;

4) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pag. 6/18 Alla udienza a trattazione scritta del 29.4.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Occorre preliminarmente, seppur sinteticamente per quanto interessa in questa sede, ricordare alcuni aspetti della vicenda. Co Nell'anno 2016 è incontestato che ha definitivamente cessato la commercializzazione del Defender classico delle cui forme si dibatte nel presente giudizio. Co Sempre nel 2016, ha depositato nel Regno Unito quattro marchi di forma corrispondenti a quelli oggetto di contestazione. Detti marchi sono stati tuttavia rifiutati dapprima dall'ufficio marchi inglese e successivamente, con decisione assunta dalla
[...]
che ha motivato la sua decisione con la mancanza del carattere distintivo Controparte_6 sia intrinseco sia acquisito.
Tale sentenza risulta essere passata in giudicato, avendo la Court of Appeal respinto la impugnazione dell'odierna appellante.
Nel 2018, dopo che aveva già manifestato la chiara intenzione di progettare, CP_1 realizzare e commercializzare un fuoristrada c.d. “duro e puro” denominato “Grenadier”,
l'odierna appellante ha provveduto a depositare presso l' i marchi di forma sopra CP_7 ricordati e oggetto del presente giudizio, tutti registrati il successivo 7 maggio del 2019.
Orbene, il presente giudizio trae origine dalla azione di nullità proposta da diretta a CP_1 sentir dichiarare che i predetti marchi tridimensionali di JLR registrati in Italia come prodotti e servizi in classe 9. 12. 14, 28 e 37 sono nulli perché privi del carattere distintivo o, comunque, in quanto registrati in malafede e in ogni caso, in quanto marchi di forma depositati in violazione dell'articolo 9 del CPI come correttamente ha ricordato il giudice di prime cure.
Senonchè, con precedente ricorso ante causam, a depositato nel maggio del 2022 un CP_4 ricorso cautelare chiedendo una inibitoria rivolta a il veicolo Parte_4
Grenadier. Detta domanda cautelare è stata respinta sia in prima battuta che in sede di reclamo.
In particolare, il Tribunale, con ordinanza del 16 agosto 2021, in base al principio della cosiddetta “ragione più liquida” della dedotta contraffazione dei marchi, ha ritenuto di escludere la contraffazione una volta accertata, sulla base del confronto tra i marchi di pag. 7/18 forma e il prodotto in contestazione, la non interferenza tra le forme del fuoristrada di Co e quelle dei marchi di . CP_1
In sede di reclamo il Collegio, con proprio provvedimento del 24 febbraio, ha preso quindi in esame il profilo della validità dei marchi, pervenendo alla conclusione che essi non possedessero il requisito della capacità distintiva e che pertanto, sussistesse un preciso impedimento alla registrazione dei marchi di forma ai sensi dell'articolo 9 del CPI.
Il Tribunale, investito della presente causa, ha sostanzialmente respinto la tesi sostenuta dalla odierna appellante, pur se in parte con motivazione diversa, nel senso di aver ritenuto la sussistenza dei requisiti inizialmente esclusi nel provvedimento cautelare per la registrazione ai sensi dell'articolo 9, ma ha ritenuto di accogliere la domanda di nullità proposta da sulla base di altre ragioni. Ha ritenuto, infatti, la mancanza della capacità CP_1 distintiva dei marchi alla stregua della ricostruzione dei fatti e, in particolare, della stessa comparazione dei marchi stessi e dei principi dettati soprattutto dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale, (così testualmente ha affermato il Tribunale di prime cure)
“l'idoneità generale di un segno a costituire un marchio, non implica che tale segno possieda necessariamente un carattere distintivo rispetto ad un determinato prodotto servizio. Difatti, un marchio possiede carattere distintivo se permette al pubblico interessato di identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa. Tale carattere distintivo, poi, deve essere valutato sia in funzione dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, che in funzione delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi dei medesimi prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente avveduti (C.G., U.E. 29
Aprile 2004. Procter e Gamble II)”.
Dunque, secondo il Tribunale, posta la regola generale della registrabilità come marchio della forma non ovvia del prodotto o della sua confezione, “la costante giurisprudenza ha puntualizzato che la registrazione è ammessa comunque, ma a condizione che si tratti di forme non consuete, bensì arbitrarie e di fantasia”.
Il giudice di prime cure, nel richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza sia di merito che quella della Corte di giustizia, ha anche fatto sue, in quanto condivise, le motivazioni poste proprio a base della ordinanza collegiale di rigetto del reclamo del 24.2.2022, nella parte in cui si è affermato: “sebbene in linea di principio il carattere distintivo dei segni che pag. 8/18 costituiscono marchi di forma non vada valutato con criteri diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi, la giurisprudenza europea ha ritenuto che nel caso dei marchi di forma e di colore, la sussistenza della capacità distintiva deve essere verificata con particolare riferimento in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio, dato che mentre il pubblico normalmente percepisce marchi denominativi e figurativi come elementi distintivi dell'origine del prodotto, questo non vale quando il segno si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto, come nel caso della forma del colore (tra le tante, Corte di Giustizia, 7 ottobre 2004 C- 136/0 2 - Caso Mag
Instruments; Corte di giustizia, 18 giugno 2002. C- 299/99. Caso Philips).
Anche il giudice nazionale ha confermato che “la percezione del consumatore medio di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto non è necessariamente uguale alla percezione di marchi denominativi o figurativi consistenti in segni indipendenti dall'aspetto dei prodotti che si contraddistinguono, poiché non è sua abitudine presumere l'origine dei prodotti dalla forma confezione in assenza di qualunque elemento grafico o testuale. Ne consegue, che il carattere distintivo di un marchio di forma è più difficilmente accertabile rispetto al carattere distintivo di un marchio nominativo o figurativo”.
Con riferimento, poi, alla mancanza di carattere distintivo del segno che riproduce specificamente la forma delle automobili, il Collegio ha richiamato la decisione della
Commissione di ricorso EUIPO del 16 gennaio 2006 R 16/1005- 1 - Caso Humvee, secondo cui il potenziale acquirente presta certamente molta attenzione all'aspetto esterno di un'automobile…… Lo percepisce come il suo design, cioè una caratteristica estetico funzionale dell'automobile, non come il suo marchio. Le automobili sono una combinazione di componenti tecnici (motore, ruoli, ruote, freni ecc.) e di caratteristiche estetiche. Il consumatore medio in tutta la Comunità ne è ben consapevole. I consumatori sono altrettanto consapevoli che le automobili portano anche un marchio - e molto spesso un emblema - che riconduce al produttore. Sono sufficientemente attenti da sapere che il nome della marca e l'emblema sono, di fatto, i marchi con cui le automobili sono pubblicizzate e vendute al pubblico. Normalmente fanno riferimento a queste indicazioni quando vogliono distinguere tra marche diverse. Un acquirente ragionevolmente attento di oggetti costosi come le automobili difficilmente si baserà solo sulla forma dell'auto per identificare il produttore. Quasi inevitabilmente cercherà il nome del marchio o l'emblema pag. 9/18 posto sull'auto come unici elementi che gli permettono di identificare con sicurezza il costruttore. Per quanto riguarda le automobili, l'indicazione dell'origine aziendale, cioè il costruttore, è generalmente data dal marchio o dall'emblema del costruttore sull'automobile, piuttosto che dalla forma. Non è una coincidenza, secondo la
Commissione, che ci siano così pochi esempi di veicoli offerti al pubblico il cui unico marchio è la propria forma. Questo tende a suggerire che i produttori stessi non sono del tutto sicuri che una forma “muta” permetterà ai consumatori di identificare il loro prodotto
(decisione della Commissione del 15 settembre 2005 nel caso R- 218/2005 – 1 “forma di apparecchi”) elettrici”) e questo conferma che la forma è lì per rendere l'auto più attrattiva, non per identificare la sua origine industriale”.
E ancora, ha ricordato il tribunale: “per verificare se il marchio tridimensionale si discosti in modo significativo dagli usi o dalle norme del settore, non è necessario dimostrare che esistano sul mercato altri prodotti che riproducano tutte le caratteristiche del marchio contestato. Come correttamente rilevato dalla Commissione di ricorso, per concludere che non vi è carattere distintivo, non è necessario che il marchio contestato sia identico alle forme esistenti, ma che l'impressione complessiva trasmessa da tale marchio non si discosti significativamente dalle norme o dagli usi del settore. (Tribunale UE 19.1.2022 Causa T-
483/20, Moon Boot.).
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto, quindi, che parte attrice avesse assolto il proprio onere probatorio dimostrando, attraverso la produzione di ampia documentazione fotografica, come le forme del “Defender” classico di JLR. non si discostasse in maniera significativa dalle altre forme usuali degli altri fuoristrada presenti sul mercato. In particolare, ha ritenuto che dalle allegazioni della parte convenuta, odierna appellante, non emergessero quali elementi delle forme registrate come marchi le idoneità a svolgere una funzione distintiva, o quantomeno differenziatrice da quella degli altri fuoristrada riconducibili al settore di riferimento, sicchè il Tribunale ha ritenuto di poter pacificamente escludere come elementi individualizzanti idonei a differenziare le forme del Defender registrato come marchi di forma usuali dagli altri fuoristrada classici gli elementi ritenuti invece distintivi e qualificanti dalla difesa dell'odierna appellante: in particolare, la forma squadrata della carrozzeria e i vari dettagli tecnici o funzionali del prodotto, inidonei ad essere colti da un pubblico di riferimento medio.
pag. 10/18 In assenza di questa capacità distintiva, neanche sarebbe stato possibile, per concludere per la sussistenza del requisito del carattere distintivo dei marchi di forma di JRL, utilizzare come preuso la notorietà e la diffusione delle forme del prodotto fuoristrada, rappresentati nelle varie forme che via via si sarebbero succedute nel corso degli anni.
Ha condiviso il Tribunale quanto affermato in sede di reclamo dal precedente Collegio, nella parte in cui ha affermato testualmente: “nel caso di specie, occorre distinguere la notorietà del modello del fuoristrada “Defender” prodotto dalla reclamante, dalla sussistenza del carattere distintivo sul segno che si chiede di tutelare come marchio di forma: il carattere iconico della vettura in questione, ampiamente documentato dalla Jaguar
e derivante dal grande successo commerciale dalla riuscita tecnica del Defender, non determina automaticamente la sussistenza della capacità distintiva del segno costituito dalla sua forma, né di tutti i requisiti indicati e richiesti per il marchio di forma”.
In definitiva, secondo il giudice di prime cure, non sarebbe stato possibile utilizzare la notorietà del prodotto “Defender” ai fini del riconoscimento della sussistenza della capacità distintiva del segno costituito dalla sua forma, anche in considerazione di un preteso preuso del segno.
La difesa appellante ha censurato totalmente tali conclusioni.
In particolare, con il primo motivo ha ritenuto che il Giudice di prime cure non avrebbe proceduto ad individuare le “forme abituali” del settore, essendosi limitato ad una mera attività di comparazione fotografica. Peraltro, non risponderebbe al vero che essa appellante avrebbe omesso di evidenziare al giudicante tutti gli elementi distintivi rispetto agli altri fuoristrada, laddove sarebbe stato, invece, preciso onere proprio di fornire CP_1 elementi contrari a dimostrazione del suo assunto. Co A dimostrazione delle proprie affermazioni, quindi, ha indicato una serie di elementi descrittivi che, a suoi dire, costituirebbero certamente caratteristiche distintive dei marchi registrati ed oggetto del giudizio.
Ora, ferma restando che la questione è stata già trattata e risolta negativamente, per quanto riguarda la posizione della appellante, dall'Altra Corte di Giustizia britannica, v'è innanzi tutto da rilevare che il Tribunale ha ben preso in esame non solo la documentazione fotografica acquisita in atti, ma anche tutte le considerazioni svolte dalle stesse con i loro articolati e complessi atti difensivi.
pag. 11/18 Co Ma, soprattutto, dopo aver esaminato anche gli elementi che ha ritenuto di indicare come elementi distintivi dei marchi, ha concluso che tali effettivamente non sono proprio in considerazione dei diversi principi dettati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
Con l'atto di appello, l'appellante ha riproposto una visione del tutto differente da quella del Giudice di prime cure sia a livello estetico che funzionale, ma ciò nonostante non può il
Collegio che rilevare che detti elementi, al consumatore a cui la suddetta giurisprudenza ha fatto più volte negli anni riferimento, non consentono certamente di distinguere la appartenenza dell'auto ad un produttore rispetto ad un altro, se non attraverso il segno o l'emblema della casa costruttrice.
Senza considerare che di recente anche l' ha respinto, stante la mancanza di CP_8 carattere distintivo, il deposito di marchio più recente effettuato dalla appellante proprio sulla base delle suddette medesime considerazioni.
Quanto alla indagine demoscopica prodotta da che pure costituisce un elemento CP_1 indiziario relativo alla mancanza degli elementi distintivi, se ne parlerà trattando Co dell'ulteriore motivo che ha indotto a formulare una specifica istanza di ctu.
La censura non è, dunque, meritevole di accoglimento, non ritenendo dall'esame della documentazione in atti, di doversi distaccare dalle valutazioni operate da tutti i precedenti giudici sia di merito che cautelare.
Con il secondo motivo, l'appellante ha posto alla attenzione del Collegio la supposta erronea, se non addirittura mancata considerazione da parte del Tribunale, della nozione di capacità distintiva acquisita anteriormente alla registrazione del marchio, con la conseguente attribuzione a JRL di un onere probatorio in realtà ricadente sulla controparte.
La doglianza non è meritevole di condivisione per le motivazioni in parte già esposte nel trattare la precedente censura.
In realtà, sarebbe stato preciso onere di fornire la prova della nullità dei marchi CP_1 registrati dalla appellante stante la presunzione di validità di essi.
Secondo la difesa di parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure sarebbe caduto in evidente errore nell'affermare che essa avrebbe eccepito che i propri marchi avrebbero in pag. 12/18 ogni caso acquisito capacità distintiva successivamente alla loro registrazione mediante l'uso, invocando in tale modo la sanatoria del difetto iniziale di capacità distintiva del segno a seguito del successivo acquisto di secondary meaning.
Infatti, visto che la produzione del “Defender” era cessata nel 2016, ma mezzi e pezzi di ricambio erano stati ancora commercializzati, la documentazione offerta a dimostrazione dell'uso non si riferiva all'uso anteriore alla registrazione avvenuta nel 2019.
Dunque, non troverebbe applicazione il disposto dell'art. 13 comma 3 del CPI che disciplina la fattispecie della sanatoria del marchio nullo per la mancanza della capacità distintiva al momento del deposito, bensì il comma 1 della medesima disposizione, a mente del quale “in deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.
La questione è tuttavia strettamente collegata alla rilevata incapacità distintiva della forma del “Defender classico” sicchè, non potendo il carattere della forma assurgere ad elemento distintivo secondo il canone del consumatore medio richiamato dalla giurisprudenza anche comunitaria, non si verte certamente nella fattispecie richiamata dalla appellante di cui all'art. 13 comma 1 con le ovvie conseguenze della nullità dei marchi oggetto di causa.
Con il terzo motivo, la appellante ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata, per non avere il giudicante rilevato come sia pacifico che il requisito necessario e sufficiente affinchè una forma abbia o, comunque, abbia acquisito capacità distintiva e che la stessa sia o sia diventata univocamente riconducibile ad una fonte produttiva.
Il tema è già stato affrontato trattando i precedenti motivi ed alle relative argomentazioni non può che farsi quindi richiamo.
In realtà, condivide la Corte quanto affermato dal Tribunale nel senso che, ferma la differenza tra marchio e prodotto, non è certamente la notorietà del prodotto che comporta la capacità distintiva della forma di cui si richiede la tutela come marchio.
Infatti, il consumatore medio può ben riconoscere il prodotto avente una certa forma ed attribuirlo ad una casa produttrice, ma non è affatto vero il contrario, nel senso che la forma di un prodotto acquisisce una funzione di marchio nel solo caso in cui inizi ad essere pag. 13/18 percepito dal consumatore come indicatore dell'origine, divenendo così segno specifico distintivo di un certo prodotto.
Nel caso di specie, certamente il “Defender” era un prodotto noto, ma la sua forma di per sé non aveva una capacità distintiva tale da far acquisire la capacità distintiva ai marchi di cui è causa.
Il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla presunta errata valutazione da parte del Primo giudice delle prove acquisite agli atti.
L'appellante ha offerto una valutazione delle prove del tutto diversa da quelle effettuata in modo condivisibile, a parere del Collegio, dal Tribunale, il quale ha preso in esame tutte le prove documentali, ivi comprese le due tipologie di indagini di mercato commissionate dalle parti. E invero, il giudicante ha ben illustrato le ragioni per le quali sono state ritenute maggiormente attendibili le risultanze della indagine Doxa rispetto a quella della
Demoskopica essendo quest'ultima viziata sotto vari aspetti che sono stati dettagliatamente specificati, soprattutto a livello metodologico.
Resta il fatto, in ogni caso, che di tutti gli intervistati, solo una minima parte ha saputo abbinare al “Defender” la forma mostratagli, mentre la prevalenza non ha saputo effettuare tale confronto, per cui evidentemente non può di certo convenirsi che sia stato possibile con considerevole margine di certezza che vi stato un collegamento tra il marchio, il prodotto e la casa produttrice.
Questa è anche la ragione per cui, in difetto del carattere distintivo tanto originario che acquisito, è stata correttamente accolta la domanda di nullità dei marchi in contestazione, non essendo peraltro necessario fare ricorso ad una ctu. che sarebbe oltremodo del tutto esplorativa ed ultronea.
Ogni altra ragione ed eccezione proposta dalla difesa appellante deve ritenersi assorbito.
Ma, per le medesime ragioni, oltre che per le altre che pure il Collegio di prime cure ha bene illustrato, possono essere respinti anche i motivi dell'appello incidentale proposto da ed aventi ad oggetto la richiesta diretta ad ottenere una declaratoria di nullità dei CP_1 marchi anche ai sensi degli artt. 7 e 25, co. 1, lett. a), c.p.i., perché riguardano forme che non sono separabili dal prodotto che le stesse dovrebbero contraddistinguere, e quindi sono prive di idoneità distintiva, nonchè ai sensi degli artt. 9, co. 1, lett. a)-b-c) e 25, co. 1,
pag. 14/18 lett. b), c.p.i. per la sussistenza di tutti e tre gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi di forma o in subordine di uno o più di essi e, da ultimo, ai sensi degli artt. 19, co. 2
e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. in quanto depositati in malafede dalla controparte.
Con il primo motivo ha lamentato la omessa pronuncia o, comunque, la omessa CP_1 motivazione in ordine alla richiesta dalla stessa formulata in relazione alla netta distinzione tra il prodotto contraddistinto ed il marchio e ciò, con specifico riferimento al design del veicolo fuoristrada che controparte ha inteso registrare e che del prodotto costituirebbe parte integrante ed inscindibile.
Il principio della estraneità del marchio al prodotto, infatti, ha proseguito “opera su CP_1 un piano diverso e logicamente anteriore rispetto alla mancanza di carattere distintivo, che
è stata invece oggetto di indagine da parte della sentenza, in quanto attiene alla idoneità astratta della forma a fungere da marchio (ossia al piano della c.d. idoneità distintiva astratta, di cui all'art. 7 ultima parte c.p.i.).
Prima, quindi, di valutare e pronunciarsi sul carattere distintivo (correttamente negato ai Co marchi di ), il Tribunale avrebbe dovuto considerare se i segni oggetto di causa fossero per la loro natura astrattamente idonei a costituire un marchio. Nel nostro caso, è evidente che quello che controparte ha preteso di registrare come “marchio” in realtà è il prodotto
(i.e. un certo tipo di fuoristrada): per la banale considerazione che la forma rappresentata è un aspetto essenziale del prodotto, e non è concettualmente scindibile dal veicolo a cui afferisce, il quale senza quella forma sarebbe un altro genere di veicolo”.
Ritiene il Collegio di non poter affermare nel caso di specie, che il design del veicolo Co fuoristrada che ha preteso di registrare come marchio sia parte essenziale del prodotto stesso e, pertanto, non possa costituire un “segno”, stante il principio cardine del diritto dei marchi (dettato a tutela della concorrenza) in base al quale occorre sempre poter distinguere tra marchio e prodotto che il marchio contraddistingue.
In tal senso, effettivamente, il Tribunale si è discostato dalle conclusioni a cui era giunto il
Collegio del reclamo.
pag. 15/18 Infatti, affrontando anche la questione della assenza dei presupposti essenziali per la registrazione del marchio, il Giudice ha evidenziato come effettivamente ci siano “zone di sovrapposizione tra alcune ipotesi impeditive della registrazione come marchio di forma imposta dalla natura del prodotto e quella della mancanza della capacità distintiva, salvo poi ritenere che nella fattispecie, nei marchi oggetto di registrazione da parte della appellante, benchè vi sia riprodotta la forma estrema dell'ultimo modello “Defender” classico, tuttavia
“ciò non equivale automaticamente alla loro identificazione con la forma essenziale del tipo di prodotto”.
In definitiva, dunque, non può convenirsi sul fatto che il Tribunale non si sia espresso con riferimento alla questione relativa al primo motivo dell'appello incidentale, dovendosi certamente ritenere che non sia astrattamente impossibile operare una distinzione tra i marchi di cui si è chiesta la registrazione ed il prodotto stesso.
Il design, infatti, non rappresenta l'unico elemento caratterizzante il marchio, sebbene esso non sia dotato di quella capacità distintiva a cui poi il Giudice del primo grado ha fatto riferimento per dissentire dalle conclusioni del Giudice del reclamo in ordine alla presenza di elementi di impedimento assoluto alla registrazione.
Con il secondo motivo, ha impugnato la sentenza anche con specifico riferimento CP_1 alla parte in cui il Giudice di prime cure ha appunto dissentito a quello del reclamo in relazione alla assenza di impedimenti alla registrazione dei marchi ai sensi dell'art.9 CPI.
Ebbene, il Collegio non può che confermare, in quanto condivisibili, alle osservazioni svolte puntualmente dal Tribunale il quale ha ben evidenziato come “le forme oggetto dei marchi non producono l'effetto, vietato appunto dall'art. 9, di impedire la monopolizzazione (potenzialmente) sine die della forma essenziale di un genere di prodotto”.
Neanche sussistono gli altri elementi essenziali per ritenere impedita la registrazione dei marchi ai sensi del cit. art. 9 per le medesime ragioni esposte con riferimento al primo motivo di appello incidentale.
Anche tale censura deve, pertanto, essere respinta.
Quanto al terzo ed ultimo motivo, che ha ad oggetto la censura della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto assorbito “il profilo della nullità dei medesimi marchi di forma per registrazione in malafede”, ugualmente esso non merita condivisione.
pag. 16/18 INEOS, al riguardo, ha richiamato una serie di elementi che, a suo dire, sarebbero indiziari ma tutti univoci nel portare a ritenere sussistente ab origine la precisa volontà e consapevolezza della controparte di procedere alla registrazione dei marchi con il solo fine di impedire ad essa appellante di poter produrre e commercializzare il proprio fuoristrada.
In realtà, tutti gli elementi e le circostanze richiamate anche in questo grado da CP_1 sono mere illazioni che non costituiscono alcuna prova, sicchè la domanda è stata ritenuta sì assorbita dal Tribunale, ma proprio in quanto di fatto priva di adeguato sostegno probatorio.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, anche l'appello incidentale di deve essere CP_1 respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
In considerazione del rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16627/22 proposto da , nonché su quello incidentale Parte_1 proposto da , ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, così Controparte_2 provvede:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 17/18 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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