REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 850/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore VIA ERMES JACCHIA, 115, 36100,
VICENZA rappresentata e difesa dall'Avv.ti ALBERTI NICOLA (COD.FISC.:
) e TESSARI LAURA (COD. FISC.: C.F._1
); C.F._2
appellante
1 nei confronti di
(COD. FISC. ) - elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore in VIA BRERA, 5, MILANO - rappresentata e difesa dall'Avv. STEIN ANNA MARIA
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Nel merito, in via principale In riforma Parte_1
dell'impugnata impugnata Sentenza n. 522/2023, emessa dal Tribunale di Genova sez. spec. in materia di impresa, all'esito della causa R.G. n. 6049/2017, pubblicata in data
28/02/2023: 1) Accertare e dichiarare che l'utilizzo in commercio nei Paesi UE del segno “Legend” da parte di meglio descritto come in atti, Controparte_1
costituisce violazione dei diritti esclusivi conferiti a dal marchio UE n. Parte_1
10350007 depositato il 18.10.2011 e registrato il 29.02.2012. 2) In via cumulativa o anche solo alternativa rispetto al punto che precede, accertare e dichiarare che la produzione, pubblicizzazione e vendita nei Paesi UE di tutti i prodotti di CP_1
contraddistinti dal segno “Legend”, consistenti in cibo per animali, e comunque
[...]
meglio identificati come in atti, costituiscono attività di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. 3) In via cumulativa o anche solo alternativa rispetto ai punti che precedono, accertare e dichiarare che la condotta complessiva di Controparte_1
descritta come in atti, costituisce attività di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ai danni dell'attrice ex. art 2598 n. 3 c.c. 4) Inibire alla Parte_1
convenuta ogni forma di sfruttamento economico del segno “Legend” per contraddistinguere alimenti per animali, ed in particolare di ogni atto di commercializzazione, offerta in vendita, pubblicizzazione dei prodotti (cibo per animali) recanti la denominazione “Legend” in quanto costituenti violazione dei diritti di esclusiva dell'attrice, e ciò in tutti i Paesi della UE. 5) Fissare in via definitiva a
2 carico di una penale pari ad €100 per ogni confezione di prodotto Controparte_1
commercializzato in violazione dell'ordine di inibitoria, oltre ad € 2.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere da 15 giorni successivi alla conoscenza dell'emananda sentenza. 6) Ordinare ad il ritiro dal Controparte_1
commercio dei cibi per animali recanti il segno “Legend” nei Paesi UE. 7) Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura e spese di con diritto al Parte_1
rimborso a carico di dietro semplice presentazione delle fatture di Controparte_1
spesa, sulla rivista di settore “Il mio cane” (Sprea Editori) per tre uscite e su “Il Corriere della Sera” per tre uscite nell'arco di un mese. 8) Condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da Pt_1
in conseguenza dello sfruttamento commerciale non autorizzato del segno
[...]
contestato in tutta la UE e in generale delle violazioni di cui è causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo, liquidandoli tenendo conto delle circostanze dedotte in atti e a norma dell'art. 125 c.p.i. co. 1 – 2 - 3 nella misura in cui l'utile percepito dalla convenuta avrà superato il lucro cessante - e comunque nella misura che risulterà in corso di causa o che il Tribunale riterrà di giustizia, o all'occorrenza in una somma globale stabilita anche in via equitativa ex. art
125 c. 2 c.p.i. o 1226 c.c. 9) Condannarsi l'appellata, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite del presente grado, nonché del primo grado di giudizio”.
Per l'appellata :”Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione così giudicare: In via principale - rigettare tutti i motivi di appello svolti da avverso la Parte_1
sentenza n. 522/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 28 febbraio 2023 e non notificata, confermando così integralmente la detta sentenza;

- in subordine e comunque, rigettare nel miglior modo tutte le domande svolte dall'appellante nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
3 diritto;
In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio, rimborso spese generali”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ nel presente giudizio ha chiesto una Parte_1
pronuncia “cross border” a livello europeo che accerti e dichiari che l'illegittimo utilizzo in commercio nei Paesi UE del segno “Legend” da parte di CP_1
costituisce violazione dei diritti esclusivi conferiti a dal marchio UE '007 Pt_1
depositato il 18.10.2011 e registrato il 29.02.2012, nonché l'attività di concorrenza sleale svolta dalla resistente in violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto di inibire ad ogni forma di CP_1
sfruttamento economico del segno “Legend”, oltre all'applicazione di misure accessorie. Infine, ha chiesto di condannare al risarcimento di Pt_1 CP_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a a causa dello Pt_1
sfruttamento commerciale non autorizzato del segno contestato, che la stessa
[...]
ha dichiarato di aver effettuato. CP_1
La complessa vicenda processuale che ha visto contrapposte le due società si può così sintetizzare.
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2016 (doc. 1 di parte convenuta) Pt_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società nonché la CP_1
società chiedendo di emettere, inaudita altera parte, i provvedimenti di CP_2
sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio dei prodotti di controparte.
Nelle more del suindicato giudizio acquistava dalla cooperativa agricola CP_1
svedese, denominata E-Planta Ek. For., la porzione di marchio “Legend” (EUTM '085), codificato con il n. 015571714, registrato anteriormente al marchio di per lo Pt_1
stesso segmento merceologico relativamente ad “alimenti per animali” di cui alla classe
31.
4 Con azione depositata in data 15.06.2016, rivolgeva all' una domanda Pt_1 Pt_2
ai sensi degli artt. 51/56 RMUE, di decadenza parziale per non uso del marchio acquisto da (doc. 23 fasc. . CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 9 settembre 2016 (doc. 4 di parte convenuta) il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di provvedimenti d'urgenza di che non proponeva Pt_1
reclamo.
Successivamente, promuoveva a sua volta un procedimento cautelare CP_1
avanti il Tribunale delle imprese di Venezia, azionando contro il proprio Pt_1
marchio EUTM '714 che aveva poco prima acquistato da E-Planta.
Sulla base di tale causa petendi, chiedeva di disporre nei confronti di CP_1
l'inibitoria all'utilizzo del marchio per cui è causa (doc. 25 fasc. . Pt_1 Pt_1
Con ordinanza del 16.12.2016 (doc. 8 di parte convenuta) il Tribunale delle imprese di
Venezia, accogliendo l'eccezione sollevata dalla resistente riteneva Pt_1
l'intervenuta decadenza del marchio di E-Planta per non uso relativamente alla classe
31 e, conseguentemente, dichiarava infondate tutte le domande d'urgenza formulate da
CP_1
proponeva reclamo innanzi al Collegio ex art 669 terdecies c.p.c. CP_1
chiedendo la revoca dell'ordinanza. si costituiva in giudizio con memoria Pt_1
difensiva del 9.3.2017 contestando le doglianze della ricorrente e invocando il rigetto del reclamo, nonché la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 17.03.2017 il Tribunale confermava la decisione del primo Giudice, rigettando il reclamo di (doc. 28 fasc. . CP_1 Pt_1
In data 12.05.2017, l'attrice ha citato la introducendo il presente Pt_1 CP_1
giudizio.
L'attrice ha dedotto di essere titolare dei diritti esclusivi di marchio sul segno “Legend” sin dal 18.10.2011 (data di deposito di EUTM '007) ed in quanto tale, a mente dell'art. 5 9 RMUE, di avere il diritto esclusivo di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al proprio.
L'attrice ha affermato che l'uso illegittimo del segno “Legend” costituisce contraffazione con conseguente violazione di plurime fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., ovvero l'ipotesi n. 1 in quanto l'utilizzato del menzionato segno distintivo è idoneo a produrre confusione rispetto al marchio attoreo, nonché
l'ipotesi n. 3 contemplata dalla norma in esame per aver violato i canoni di correttezza professionale.
Ha sostenuto che il marchio in esame contraddistingue i prodotti che compongono la linea “Legend” di e che la circostanza che abbia associato il Pt_1 CP_1
proprio marchio istituzionale “ al marchio di prodotto “Legend” non fa CP_1
venir meno la contraffazione, quantomeno in termini di rischio di associazione.
Inoltre, la condotta di risulterebbe particolarmente scorretta in quanto la CP_1
medesima si è maliziosamente procurata il marchio “Legend” EUTM '714 per attaccare nel tentativo di privarla del proprio marchio. L'azione di disturbo Pt_1
perpetrata dalla convenuta ha costretto a ritardare l'ingresso nel mercato dei Pt_1
prodotti “Legend”, oltreché a sostenere ingenti spese per la difesa dei propri diritti.
Con comparsa del 28.07.2017 si è costituita la convenuta depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, preliminarmente, la sospensione della presente causa in attesa della definizione del procedimento instaurato da nnanzi all' per la “decadenza per non uso” Pt_1 Pt_2
del marchio “Legend” EUTM '714 acquistato da CP_1
La convenuta ha allegato che il segno avversario non è mai stato usato dal suo deposito quantomeno sino al 2016. Ha sostenuto altresì che il prodotto di parte attrice, costituito da cibo secco per cani, è praticamente assente dal commercio in Italia ed è inesistente in Europa: non avrebbe dimostrato gli investimenti effettuati per la Pt_1
6 promozione pubblicitaria del proprio prodotto, se non con poche fatture di spese di realizzazione di confezioni e del prodotto.
Ha asserito che un uso così limitato, sia quantitativamente che territorialmente, non giustifica la richiesta di inibitoria, la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale e di emissione di ordine di ritiro dal commercio.
Ha dedotto, altresì, di non essersi appropriata di alcun marchio, atteso che la medesima possiede un segno registrato precedente e che comunque l'uso del segno “Legend” negli anni (a far data dal 2011) da parte di è ormai da considerarsi come CP_1
uso di un marchio di fatto, quanto meno per l'Italia.
Ha sostenuto, altresì, l'assenza di rischio di confusione e/o associazione perché le etichette dei prodotti (cibo umido per gatti, lattina da 70 gr.), Parte_3
oggetto di contestazione, recano evidenza il marchio in abbinamento al CP_1
segno Legend.
La convenuta ha evidenziato che il proprio è un marchio forte sia per la diffusione, sia per gli investimenti pubblicitari effettuati da Il consumatore lo conosce CP_1
bene, mentre il marchio di non è conosciuto nel mercato in quanto oggi Pt_1
praticamente non utilizzato e, comunque, utilizzato solo per cibo secco per cani.
Ha dedotto, pertanto, che non può esserci confusione atteso che il consumatore non conosce il marchio che si assume violato. Pt_1
Ha sostenuto, altresì, l'insussistenza di atti di concorrenza sleale, attesa la differenza tra le confezioni dei due prodotti. Infatti, il confronto tra i prodotti non consente di richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente. Non vi è, pertanto, sfruttando dell'altrui lavoro e dell'altrui investimento per l'accreditamento del nuovo prodotto.
Infine, la convenuta ha eccepito l'assenza di danno e l'infondatezza della richiesta di misure accessorie attesa la modesta entità degli investimenti, non essendoci dunque lesione di una quota di mercato né danno all'immagine.
7 Alla prima udienza del 26.09.2017 parte convenuta ha insistito per la sospensione del processo sino al passaggio in giudicato della decisione , riferita al procedimento Pt_2
promosso da ed avente ad oggetto la domanda di decadenza del marchio UE Pt_1
no. “Legend” di chiedendo la concessione dei termini ex art. P.IVA_3 CP_1
183, VI comma, c.p.c. solo al termine della sospensiva. Parte attrice si è opposta ed il
G.I. si è riservato.
A scioglimento della riserva, in data 3.10.2017, il Tribunale, ritenuta la natura pregiudiziale del predetto procedimento EUIPO ha disposto con ordinanza la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla decadenza di EUTM '714 di CP_1
Con decisione del 12.3.2018 la competente Divisione EUIPO ha accolto integralmente l'azione promossa da e, conseguentemente, ha disposto la revoca per non uso Pt_1
del marchio UE “Legend” n° 015571714 di (“prima decisione ” – CP_1 Pt_2
cfr. doc. 29 fasc. . Pt_1
In data 6.04.2018, ha instaurato il giudizio di appello “R 630/2018-4” CP_1
avverso la prima decisione , chiedendone l'integrale riforma. La Quarta Pt_2
Commissione di Ricorso , con decisione del 17.10.2018, ha rigettato l'appello Pt_2
di confermando la prima decisione con la quale è stata CP_1 Pt_2
definitivamente annullata la registrazione del marchio “Legend” EUTM'714 di
[...]
CP_1
In data 22.03.2019 ha depositato il ricorso ex art. 297 c.p.c. per proseguire il Pt_1
giudizio nei confronti della convenuta ricorrendone le condizioni di CP_1
legge.
All'udienza del 11.06.2019, il G.I. ha concesso alle parti termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
Con Ordinanza del 27.01.2020, il G.I. dott.ssa Calcagno ha ammesso la prova orale sui capitoli dedotti da nn. 3, 4, 9, 11, 17, invitando le parti a discutere il tema della Pt_1
8 datazione delle stampe meccanografiche dei siti web (anche con riferimento all'utilizzo di Waybackmachine), riservando all'esito della discussione l'ammissione del capitolo di prova orale attoreo n. 18. Contestualmente, il G.I. ha ammesso la prova per testi sul capitolo n. 6 formulato dalla convenuta, riservando la decisione sull'istanza attorea di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile–finanziaria all'esito dell'escussione dei testi.
Terminata l'istruttoria orale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
31.05.2022 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e hanno chiesto allo spirare dei termini di cui all'art. 190 co. I c.p.c. la discussione orale fissata dal
Presidente all'udienza del 29.11.2022”, sentenza di primo grado, pagg. 3-6.
Con sentenza definitiva n. 522/2023 del 28/02/2023, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -Respinge le domande proposte da parte attrice;
-Compensa integralmente le spese processuali tra le parti”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 27.09.2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per Controparte_1
il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 10.02.2024, il Consigliere Istruttore rigettava le istanze istruttore rinviava all'udienza del 15.01.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
9 PRIMO MOTIVO: avere il Tribunale dichiarato la componente denominativa
“Legend” del marchio attoreo EUTM '007 priva di carattere distintivo perché ritenuta “parola di uso comune” in assenza di prove a supporto di detta statuizione, così violando gli artt. 115, 116 c.p.c.
L'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la domanda relativa alla violazione del diritto di privativa conseguente all'utilizzo da parte di del segno CP_1
Legend ritenendolo “di uso comune”. Per l'appellante, invece, tale parola non sarebbe affatto comune nel settore specifico (ovvero quello del cibo per animali domestici) come comprovato dalle stesse produzioni del convenuto di primo grado che si riferirebbero all'uso di tale termine in settori diversi da quello di riferimento.
Secondo l'appellante detta statuizione sarebbe inoltre contraddetta dal fatto che CP_1
non ha proposto una domanda di nullità del marchio EUTM '007. Pertanto per l'appellante “se il Tribunale di prime cure avesse operato una corretta valutazione del materiale probatorio (cfr. doc. 17 fasc. , avrebbe statuito che la parola CP_1
“Legend” non può considerarsi di uso comune nel linguaggio corrente per contrassegnare il cibo per animali (perché manca un valido supporto probatorio a sostegno di tale affermazione) ed è, per questo, caratterizzata da un sufficiente gradiente di originalità, in quanto il contenuto concettuale non descrive in alcun modo il prodotto contrassegnato. Dato che il segno “Legend” non ha (né ha acquisito) alcun significato in relazione ai prodotti in questione (cibo per animali), il suo carattere distintivo deve essere considerato quantomeno di livello 'normale'. Si chiede, dunque, all'intestata Corte di voler riformare il capo impugnato dichiarando la componente denominativa di EUTM '007 dotata di (autonomo) carattere distintivo.” (atto di appello pag. 9).
SECONDO MOTIVO: avere il Tribunale violato e/o falsamente applicato l'art. 9 commi 1 – 2 – 3 RMUE e art. 20 commi 1- 2 c.p.i., per avere il Tribunale errato nell'escludere il rischio di confusione tra il marchio attoreo EUTM ed il CP_3
marchio contestato di parte convenuta.
10 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla valutazione dell'interferenza tra segni distintivi, ritenendo che il segno figurativo fosse idoneo ad escludere il rischio di confusione tra i due marchi contenenti la parola Legend.
Per l'appellante, al contrario, valutando i segni alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa ai marchi complessi (figurativi e verbali) si giungerebbe ad un risultato opposto rispetto alla decisione assunta dal
Tribunale, dovendo sempre verificare il giudice grado di dominanza di un segno rispetto all'altro ove presenti entrambi. In particolare deduce la parte appellante che:
i) “Nella sentenza ÈL (11/11/1997, C-251/95 , ÈL, EU:C:1997:528, § 23), così come nelle successive decisioni europee citate dal Tribunale di prime cure, la Corte di
Giustizia ha statuito che «(la) valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione, deve fondarsi sull'impressione complessiva suscitata dai marchi stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti»”; ii) “Ciò significa che, se è pur vero che – in primis - la capacità distintiva del marchio complesso va valutata secondo un approccio d'insieme (e non parcellizzato), appare altrettanto necessario il secondo passaggio che concerne la valutazione della “dominanza” e del carattere distintivo dei singoli elementi del marchio (c.d. componenti), poiché ciò determina il loro impatto sull'impressione generale del marchio”; iii) “Dunque, nel valutare la confondibilità dei marchi, è necessario stabilire il grado di “dominanza” ed il carattere distintivo degli elementi coincidenti tenendo debitamente conto del fatto che, secondo giurisprudenza costante
“quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi” (ex multis, 14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;
11 OPPOSIZIONE N. B 3 102 91, del 9.10.2020) e che “Confrontando un marchio denominativo con un marchio figurativo contenente un elemento denominativo identico come unico elemento denominativo, non è necessario valutare il carattere distintivo della parola se gli elementi figurativi non sono dominanti”; iv) “Nel caso che ci occupa, mutatis mutandis, l'elemento figurativo del marchio azionato dall'appellante appare “decorativo”, dato che trattasi di una figura posta in posizione secondaria / di sfondo avente ad oggetto l'immagine stilizzata di un cane UP (quando il prodotto di riferimento è “cibo per animali”), mentre la parola LEGEND è posta in primo piano, in grassetto, in posizione certamente “dominante”; v)”conseguentemente, dato che il marchio adottato da riproduce integralmente l'elemento denominativo e CP_1
dominante del marchio di è indubbio che il segno contestato debba Pt_1
considerarsi letteralmente, foneticamente, concettualmente identico e visivamente molto simile al marchio attoreo. Le predette considerazioni in punto di confondibilità dei marchi oggetto del presente giudizio sono corroborate dalla decisione n. B 1 657
058 del 7/03/2011 emessa dall'Ufficio francese, ed avente ad oggetto la CP_4
controversia tra due segni contenti (anche) la parola “Legend”, per prodotti di cui alla
Classe 33, ossia bevande alcoliche, di seguito raffigurati (…)”; vi) “a tutto quanto sopra riportato, si aggiunge che la giurisprudenza citata dal Tribunale non è aderente alla fattispecie per cui è causa in quanto, per il caso “l'elemento CP_5
denominativo del segno attoreo non può in alcun modo essere ritenuto descrittivo dei prodotti che è destinato a contraddistinguere, per tutte le ragioni dedotte con il primo motivo d'appello” mentre, nel caso “ ” “la componente denominativa “Legend” Pt_4
del marchio attoreo non appare certo “difficilmente individuabile” (e, dunque, secondaria), trattandosi, al contrario, dell'elemento che “cattura” maggiormente l'attenzione del consumatore”. (atto di appello pagg. 10 e segg).
Quanto alla comparazione tra i prodotti il tribunale avrebbe parimenti errato nella propria decisione escludendo l'identità dei prodotti in comparazione pur essendo il cibo per gatti una sub specie di quella “cibo per animali”.
12 “In conclusione, i prodotti sono identici, identica è la componente denominativa
“Legend”, identico è l'aspetto letterale, concettuale e fonetico dei marchi a confronto.
L'assoluta confondibilità tra il segno attoreo “Legend + figura” ed il segno “Legend” di emerge debitamente considerando ogni fattore di rilevanza, incluso il CP_1
principio di interdipendenza a mente del quale, il grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato dall'identità tra i prodotti”. (appello pag. 14)
I PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO DEBBONO ESSERE ESAMINATI
UNITARIAMENTE IN VIRTÙ DELL'INTIMA CONNESSIONE CHE LI UNISCE.
AD AVVISO DELLA CORTE I MOTIVI NON SONO FONDATI E DEBBONO
ESSERE RESPINTI.
L'appellante si duole della sentenza laddove avrebbe applicato in modo non corretto i principi espressi dalla giurisprudenza Unionale e nazionale in materia di marchi complessi composti da più componenti ciascuno dei quali godrebbe di autonoma tutelabilità e nei quali occorrerebbe sempre identificare la componente dominante che, secondo l'appellante, di norma sarebbe quella verbale che pertanto dovrebbe ricevere maggiore tutela. Nel caso di specie, a parere dell'appellante, la componente dominante sarebbe pertanto la parola Legend e quindi l'utilizzo della parola Legend da parte di integrerebbe la violazione del dritto di privativa. CP_1
Tale prospettazione non è accoglibile alla luce dei canoni interpretativi dettati dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale “Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell' Controparte_6
che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si
[...]
differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati in una comune
13 denominazione descrittiva ", tale tuttavia da risultare non dominante). CP_5
(Cass. Sez. 1, 12/05/2021, n. 12566, Rv. 661319 - 02)
Chiarisce la Corte in motivazione che: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (per tutte, tra le sentenze massimate in tal senso: Cass. 6 aprile 2018,
n. 8577; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; Cass. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17 ottobre
2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). Il principio
è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE
11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-
342/97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria). Ebbene, la Commissione ha evidenziato che, proprio il raffronto globale dei segni, attuato mercè l'accostamento dei vari elementi grafici, cromatici e lessicali degli stessi, dava ragione, in assenza di particolari elementi dominanti, del fatto che
14 «l'impressione suscitata dall'insieme dell'uno [fosse] diversa e non sovrapponibile rispetto a quella propria dell'altro», dovendosi ritenere sufficiente la diversificazione tra i marchi operata con parole, colori e simboli, i quali si associavano alla «comune denominazione descrittiva» (l'espressione . La deduzione del CP_5
ricorrente, secondo cui nella percezione del pubblico rimarrebbe «ben impressa la parte dominante, piuttosto che qualche marginale aspetto grafico» non vale a incrinare il fondamento argomentativo della decisione impugnata. L'affermazione dell'istante non si misura con la pronuncia, la quale ha recisamente escluso, come si è appena detto, che i due marchi in conflitto presentassero elementi dominanti. E' a dirsi che il rilievo di tali elementi è sovente rimarcato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di marchi complessi: viene precisato, al riguardo, che l'impressione d'insieme prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti e che, tuttavia, la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante può valutarsi solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili (così, ad esempio: Corte giust. CE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur, 62; Corte giust. UE 19 marzo
2015, C-182/14 P, 38). Il riferimento operato dalla Controparte_7
Commissione agli elementi dominanti non si raccorda però a tale giurisprudenza (tanto più che la pronuncia impugnata non riconduce espressamente i marchi in conflitto alla categoria dei marchi complessi), ma pare finalizzato a dar semplicemente conto di come nei segni in questione alla locuzione non potesse attribuirsi un CP_5
preponderante rilievo sul piano distintivo. Ora, l'istante nel sostenere che esista, nei marchi in questione, una parte denominativa dominante, idonea ad essere memorizzata dal pubblico, finisce per sconfessare l'accertamento di fatto della ed è CP_8
da rilevare, in proposito, che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045)”.
Come correttamente operato dal Tribunale, dovendo applicare i predetti canoni interpretativi al caso di specie, occorre valutare l'insieme dei caratteri grafici e
15 descrittivi, escludendo una valutazione atomistica degli stessi, come dedotto dall'odierno appellante.
Nel caso in esame la valutazione unitaria dei segni in comparazione esclude, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, un rischio confusorio:
Il marchio di (cfr. doc. 2 attore primo grado) è composto da due Pt_3 Pt_1
elementi che devono essere unitariamente considerati per verificare il rischio di confusione: i) quello descrittivo che è comunque diverso da quello che era utilizzato da e si compone infatti di un carattere grafico in grassetto con la Elle maiuscola CP_1
di dimensione diversa da quello delle altre lettere;
ii) quello figurativo ossia il UP che ulula all'interno di un cerchio con sfondo scuro che insiste sulle prime due lettere della parola LEGEND.
Tale elemento figurativo è assente nei prodotti Almo nei quali la parola LEGEND è inserita in una fascetta sul bordo delle confezioni.
16 Nei prodotti è infatti presente un carattere verbale (almo nature) con uno CP_1
figurativo sovrastante sul fronte della scatoletta di cibo per gatti che identifica il prodotto come proveniente dal produttore CP_1
I segni in comparazione, pertanto, escludono la violazione del diritto di privativa.
Come insegnato dalla Giurisprudenza più recente infatti “In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico " , ritenendo che pur a Persona_1
fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto)”. (Cass. Sez. 1, 24/07/2023,
n. 22034, Rv. 668387 - 01).
Nella specie, come osservato dal Tribunale, « i prodotti per animali vengono prelevati di norma dagli scaffali dei supermercati o dei negozi specializzati direttamente dai consumatori e la scritta “Legend” contenuta nella banda laterale della lattina
[...]
non è immediatamente visibile, cosicché è ragionevole ritenere che la scelta CP_1
dell'acquirente sia indotta dal marchio e non dall'elemento denominativo CP_1
17 “Legend” che contraddistingue esclusivamente la linea cui appartiene il prodotto»
(pag. 9 sentenza impugnata).
In tale ottica non sono fondate le critiche alla sentenza relative alla dedotta identità dei prodotti, analizzata dal Tribunale quale elemento comparativo ulteriore in relazione alla domanda relativa alla “Violazione del diritto di marchio conferiti a da Pt_1
EUTM '007”, con la quale lo stesso attore deduceva una “identità in senso stretto dei prodotti”, al fine di corroborare la domanda tesa ad accertare la violazione del diritto di privativa, elemento che deve essere apprezzato unitariamente come correttamente operato dal giudice di prime cure che ha apprezzato come «La semplice appartenenza dei prodotti alla stessa categoria merceologica non comporta di per sé un rischio reale di confusione e di associazione in quanto il segno “LEGEND” è utilizzato da parte convenuta per prodotti della linea cat e kittens che contraddistinguono cibo umido per gatti, mentre l'attrice usa il proprio marchio speciale per contraddistinguere cibo secco per cani» (pag. 9 sentenza impugnata).
TERZO MOTIVO: avere la Sentenza violato e/o erroneamente applicato l'art.
2598 n. 1 c.c. «5. Il terzo motivo d'appello concerne la violazione dell'art. 2598 n. 1
c.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in punto di concorrenza sleale (id est “imitazione servile o confusoria”), ritenendo la questione assorbita dal rigetto della domanda attorea di contraffazione. Essendo la presente censura intimamente legata al primo e al secondo motivo d'appello sulla “questione giudicata di carattere assorbente” (ai quali si rimanda per tutte le considerazioni sull'interferenza tra i segni), si impugna la parte di Sentenza che inizia a pag. 9, riga 10 e termina a pagina
9, riga 12. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in conseguenza degli errori dedotti nei precedenti motivi d'appello, abbia implicitamente ritenuto l'assenza di imitazione servile, stante l'asserita (erronea) non confondibilità tra i segni in causa.
… 5.2 In punto di “confondibilità in concreto” tra i prodotti di e quelli di Pt_1
si ricorda che l'odierna appellata ha dedicato le pagine 17, 18, 19 del CP_1
proprio atto di reclamo (depositato nel proc. 13549/2016 RG Trib. Venezia) a sostegno
18 dell'assoluta confondibilità (anche in concreto) tra i propri prodotti “Legend” e quelli di (controparte considerava, in particolare, le lattine di cibo umido “Legend” Pt_1
di : “Ciò è evidente con l'immissione in commercio del formato in lattina da Pt_1
parte di [..] . Vi sono vari elementi grafici ma il segno Legend è quello più Pt_1
rilevante per posizionamento e grafica. Il UP non si vede quasi più. È una nuvola bianca. La presenza della figura del cane a lato della etichetta è irrilevante perché potrebbe essere interpretata dal consumatore solo come riferimento alla tipologia di almeno per cani o per gatti. Ciò che è evidente nel prodotto avversario è il segno
Legend (lo dice controparte negli atti del procedimento milanese che è il cuore Pt_3
del marchio). Il rischio di associazione e di confusione è evidente”. La stessa
[...]
ha dunque ammesso l'assoluta confondibilità (anche in termini di rischio di CP_1
associazione) tra i prodotti contraddistinti dai marchi litigiosi sia perché “la presenza della figura del cane a lato della etichetta è irrilevante”, sia perché il consumatore medio di riferimento (al quale, nel frangente dell'acquisto abituale di beni di consumo,
è attribuibile un grado di attenzione medio – basso) che trova nel medesimo negozio i prodotti a marchio “ di e quelli di sarà indotto ad Pt_3 Pt_1 CP_1
immaginare che i vari prodotti “Legend” provengano della stessa azienda produttrice, oppure dalle due aziende in collaborazione o tra le quali esiste un collegamento societario».
LA CORTE OSSERVA.
I) E' chiaro che le ragioni poste a fondamento del rigetto dei primi due motivi comportano il rigetto del terzo in quanto la violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. è conseguente alla violazione del marchio, che è stata esclusa dal Tribunale con valutazione qui confermata attraverso il rigetto dei primi due motivi.
II) Quanto alla pretesa valenza confessoria attribuita a una frase estrapolata da scritti difensivi, laddove peraltro la difesa di fa riferimento a un prodotto SANPEYT CP_1
nel quale “il segno Legend è quello più rilevante per posizionamento e grafica” in
19 quanto “Il UP non si vede quasi più”; quindi una situazione apparentemente diversa da quella esaminata nel presente giudizio, in cui la figura del UP era molto evidente.
QUARTO MOTIVO: avere la Sentenza violato e/o erroneamente applicato l'art.
2598 nn. 3 c.c.
Parte appellante lamenta che “Tribunale di primo grado, nonostante abbia valorizzato la condotta scorretta di al fine di compensare le spese legali, non ha CP_1
tuttavia condannato detta condotta ex art. 2598 n. 3 c.c., omettendo di pronunciarsi sul punto” (atto di appello pagg. 16 ed s.).
Contro Per l'appellante la condotta tenuta da fin dall'anno 2013, (“pur essendo stata diffidata da già nell'anno 2013 (cfr. doc. 12 fasc. , non ha Pt_1 Pt_1
abbandonato l'uso del segno Legend contestato (registrato come marchio dalla concorrente ma, anzi, lo ha intensificato (cfr. doc. 58 fasc. , sino ad Pt_1 Pt_1
arrivare a procurarsi strumentalmente una porzione di un marchio “ ”, Pt_3
acquistando (in corso di causa) EUTM '085 (rivelatosi, come sappiamo, un marchio nullo, acquistato da al solo intento di ottenere un titolo depositato CP_1
antecedentemente ad EUTM '007 e “vincere” contro – cfr. doccc. 29; 30; 31 Pt_1
fasc. allo scopo di continuare l'utilizzo del segno, e addirittura di bloccare la Pt_1
concorrente legittima titolare del marchio “Legend”). proprio (autonomo) uso Pt_1
del segno “Legend”). Controparte, a pagina 20 del proprio atto di reclamo ha ammesso
“ è stata attaccata da e si è difesa utilizzando tutti i possibili CP_1 Pt_1
argomenti viste le misure cautelari richieste nei propri confronti”, come a dire che “pur di vincere” ha adottato qualsiasi escamotage … La scorrettezza della condotta di
[...]
è palesata (anche) dal fatto che la stessa, nel procedimento veneziano, azionava CP_1
il “proprio” marchio “Legend” denominativo (i.e. il marchio acquistato da terzi, sostanzialmente decaduto per non uso) (cfr. doc. 25 fasc. contro Pt_1 Pt_1
affermandone la validità, per poi contraddirsi radicalmente (affermando tutto il contrario) nel giudizio avanti al Tribunale di Genova, assumendo un comportamento incoerente e proprio per questo ancor più connotato da slealtà.
20 La controparte ha posto in essere un vero e proprio piano doloso volto a “bloccare”
l'utilizzo da parte di del proprio marchio, ed è difficile immaginare un caso Pt_1
più evidente di abuso del diritto e scorrettezza professionale, dato che la condotta di ha determinato concreti e pesanti danni per che si è vista CP_1 Pt_1
costretta a ritardare l'immissione nel mercato dei propri prodotti “Legend” e ad affrontare lunghi anni di contenzioso”), sarebbe difforme dalle “regole di far play professionale” e dunque si porrebbe in contrasto con i dettami dell'art. 2598 n. 3 c.c.
IL MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE NON È FONDATO.
Premesso che il Tribunale ha respinto tutte le domande relative all'accertamento di ipotesi di concorrenza sleale ritenendole assorbite nel rigetto della domanda di violazione del diritto di privativa, inclusa quella volta all'accertamento di una condotta di concorrenza sleale “innominata” avanzata in relazione al comportamento processuale di parte la relativa domanda deve essere esaminata quale motivo di CP_1
impugnazione (Cass. Sez. 2, 27/05/2019, n. 14434, Rv. 654049 – 01).
L'appellante deduce a fondamento della propria doglianza che il comportamento descritto tenuto da concreterebbe l'ipotesi prevista dall'art. 2598 c.c. n. 3 CP_1
L'art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. dispone che “compie atti di concorrenza sleale chiunque (…) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
La norma punisce, come insegnato dalla giurisprudenza, “tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente”.
Costituisce infatti principio consolidato che “In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto
21 l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita l'attività di sviamento della clientela posta in essere da ex dipendenti che, una volta creato un proprio sito per la prestazione di servizi analoghi a quelli forniti mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso, subito dopo aver dato le proprie dimissioni avevano contattato i clienti dell'ex datore di lavoro proponendo offerte personalizzate e sfruttando il vantaggio competitivo che derivava dalla disponibilità delle informazioni carpite alla impresa di provenienza, pur se queste ultime non erano riconducibili alla nozione di "segreto industriale"). (Cass. Sez. 2,
06/06/2022, n. 18034, Rv. 664985 - 01).
L'elemento costitutivo della fattispecie messo in luce dalle pronunce della Suprema
Corte è costituto dalla “appropriazione del risultato di mercato” del concorrente.
L'odierno appellante sul punto non ha fornito alcuna prova né richiesto di fornirla essendosi limitato ad indicare comportamenti scorretti dal punto di vista del far play processuale che sono stati correttamente valutati dal Tribunale in relazione alla pronuncia in punto spese.
Con atto di citazione l'attore chiedeva, infatti, di “accertare e dichiarare che la condotta complessiva di descritta come in atti, costituisce attività di Controparte_1
concorrenza sleale per scorrettezza professionale ai danni dell'attrice Parte_1
ex. art 2598 n. 3 c.c.” e di “Condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da in conseguenza Parte_1
dello sfruttamento commerciale non autorizzato del segno contestato in tutta la UE e in generale delle violazioni di cui è causa”.
Tale richiesta generica di condanna, non risulta in alcun modo collegata alla richiesta di accertare la commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., che impone un giudizio relativo all'accertamento di un comportamento idoneo a danneggiare (sotto il profilo concorrenziale) l'altrui azienda.
22 Si tratta di un accertamento di un danno quantomeno potenziale che nel caso di specie non è provato, né in termini di riduzione della fascia di mercato, né quanto alle spese sostenute.
I documenti allegati in primo grado (cfr. doc. ti 32-35) consistono in fatture relative alle spese legali sostenute per la difesa nei diversi procedimenti delle quali difetta la prova del pagamento trattandosi di “un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito…”. (Cass.
Sez. 6, 14/10/2022, n. 30309, Rv. 665971 - 01).
Neppure è idoneo allo scopo il documento 35 trattandosi di una tabella proveniente dall'appellante riassuntiva di “tempo impiegato” per occuparsi genericamente del contenzioso tra e trattandosi un documento formato dalla stessa parte Pt_1 CP_1
che intende avvalersene come prova:
Deve pertanto escludersi pertanto la sussistenza della violazione ipotizzata in quanto
“La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n.
3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro 23 dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale”. (Cass. Sez. 1, 12/10/2018,
n. 25607, Rv. 650828 - 02).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore
[...]
della parte , ritenendo, quanto alla misura della Controparte_1
liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
e quindi complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

P. Q. M.

La Corte di Appello
24 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata;

2) condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 14/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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