REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 717 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del giorno 10 marzo 2025 e vertente TRA (P.IVA Parte_1
) con gli avvocati Chiara Spagnolo e Laura Di P.IVA_1
Pietropaolo Laurenti PARTE APPELLANTE E
, con sede legale in Controparte_1
Schmölestraße 7, D- 58640 Iserlohn, Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore il sig. (P.IVA Controparte_2 Contro
– con gli avvocati Gianluca Massimei, Luca P.IVA_2
Guidobaldi e Lelio Galdieri PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa n. 11746/2021. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Nel giudizio di primo grado
[...]
a proposto azione Parte_2 di accertamento negativo – nullità del Brevetto di invenzione nei confronti di ed ha chiesto: Controparte_1
“-Accertare e dichiarare la non interferenza del pannello per l'edilizia di (altrimenti denominato “pannello T” o Pt_2
“Cleverpanel”, et al.) rispetto alla contestata frazione italiana n. 50845BE2013 del brevetto europeo EP2004395 di parte convenuta;
-Accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana n. 50845BE2013 del brevetto europeo EP2004395 di parte
1 convenuta perchè priva dei requisiti di validità; -Accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo di titolarità di Schluter, è inopponibile a ai CP_4 Pt_2 sensi delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 c.p.i. (d. lgs. 30/2005) e, conseguentemente, rigettare tutte le domande avversarie. -Nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c., al fine di provvedere alla traduzione nalmeno dei seguenti Allegati al Parere DOC.17: D28, D27, D11, D10, D25, Parte_3
D9, D7, D8; -Disporsi CTU, nominando un perito iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale di Milano, assistito da un tecnico qualificato come esperto del ramo ovvero un tecnico addetto alla ricerca e sviluppo, ovvero ancora un operatore pratico, dotato di grande cultura tecnica nel settore che si discute, volta ad accertare se la frazione italiana n. 50845BE2013 del brevetto europeo EP2004395 è provvista dei requisiti di brevettabilità, e se la traduzione fosse
“sostanzialmente” conforme al testo originario;
in caso positivo, se il “pannello Tema” altrimenti denominato “pannello T” o
“ et al., anche mediante sopralluoghi e prove CP_5 tecniche, interferisce con l'ambito di protezione validamente definibile della frazione italiana n. 50845BE2013. Con rifusione di spese, diritti ed onorari, comprese le spese e gli onorari del CTP e assistenza tecnica”. Si è costituita di ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sin qui svolti, la nullità dell'atto di citazione di ai sensi dell'art. 164 comma Pt_2
IV c.p.c., e, per l'effetto, fissare, nei confronti dell'attore un termine perentorio per l'integrazione del predetto atto e delle domande avanzate, fissando, all'esito, una nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 183 comma III c.p.c. e concedendo, per l'effetto, a nuovo termine per Controparte_1 costituzione e deposito di comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; In via principale:
- rigettare, per tutti i motivi sin qui svolti, tutte le domande avanzate da , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_2
IN VIA RICONVENZIONALE:
- 1. accertare e dichiarare che la fabbricazione, importazione, distribuzione, promozione, pubblicizzazione, vendita ed offerta in vendita, da parte di , del prodotto Pt_2 denominato “TCoboard” rispondente alle caratteristiche del
2 campione depositato da in data 10 maggio 2019 e, in ogni Pt_2 caso, di qualsivoglia prodotto, comunque denominato, riproducente le caratteristiche dei pannelli descritti da nel Pt_2
DOC. 17 allegato all'atto di citazione, costituisce violazione e contraffazione – in via principale, di tipo letterale, ovvero, in via subordinata, per equivalenti - della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 2004395 di titolarità di , validato anche CP_1 per l'Italia in forza della domanda italiana n. 50845BE2013 (reg. 502013902185315), se del caso anche come da traduzione emendata all'esito della istanza n. 762020000111724 del 3 luglio 2020 (d'ora in avanti la porzione italiana del brevetto anche, per brevità, il “Brevetto”), ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53-56, 66, 124 e 125 del d.lgs. n. 30/2005 – Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.);
- 2. accertare e dichiarare, altresì, che la fabbricazione, importazione, distribuzione, promozione, pubblicizzazione, vendita ed offerta in vendita, da parte di , del prodotto Pt_2 denominato “T-Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato da in data 10 maggio 2019 e, in ogni Pt_2 caso, di qualsivoglia prodotto, comunque denominato, riproducente le caratteristiche dei pannelli descritti da nel Pt_2
DOC. 17 allegato all'atto di citazione, costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- 3. per l'effetto dell'accoglimento di tutte e/o ciascuna tra le domande di cui alle precedenti conclusioni sub 1 e 2, disporre congrua inibitoria, rispettivamente ai sensi dell'art. 124 comma 1 c.p.i., e 2599 c.c., affinché cessi e non continui né reiteri - Pt_2 direttamente e/o indirettamente attraverso proprie società controllate, affiliati, agenti, intermediari, e/o licenziatari - qualsiasi atto inerente alla fabbricazione, importazione, esportazione, distribuzione, promozione, pubblicizzazione, vendita ed offerta in vendita, in Italia, del prodotto denominato “T- Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato da in data 10 maggio 2019 e, in ogni caso, di qualsivoglia Pt_2 prodotto, comunque denominato, riproducente le caratteristiche dei pannelli descritti da nel DOC. 17 allegato all'atto di Pt_2 citazione;

- 4. pronunziando l'inibitoria di cui alla precedente conclusione sub 3, ordinare, altresì, nei confronti di il Pt_2 richiamo ed il ritiro dal commercio, a spese della medesima, di tutti gli esemplari del prodotto denominato “T-Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato da Pt_2 in data 10 maggio 2019 e, in ogni caso, di qualsivoglia prodotto,
3 comunque denominato, riproducente le caratteristiche dei pannelli descritti da nel DOC. 17 allegato all'atto di citazione, che Pt_2 siano - direttamente e/o indirettamente attraverso proprie società controllate, affiliati, agenti, intermediari, e/o licenziatari - nella disponibilità della stessa , ordinandone altresì la successiva Pt_2 distruzione sempre a spese di medesima, il tutto ai sensi Pt_2 degli artt. 124 commi 1 e 3 C.P.I. e 2599 c.c.;
- 5. sempre pronunziando i provvedimenti di cui ai precedenti punti 3 e/o 4, fissare – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 124 comma 2 C.P.I. e/o in ogni caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. – in Euro 500,00 la somma dovuta a SCHLUTER per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli emanandi ordini di inibitoria, ritiro dal commercio e/o distruzione, oltre che in ulteriori Euro 1.000,00 la somma dovuta per ogni prodotto che dovesse eventualmente fabbricare, importare, Pt_2 esportare, distribuire e/o commercializzare in violazione dei predetti emanandi ordini;

- 6. sempre per l'effetto dell'accoglimento di tutte e/o ciascuna tra le domande di cui alle precedenti conclusioni sub 1 e 2 ed anche in via cumulativa ed indipendente rispetto all'accoglimento delle domande rassegnate invece alle precedenti conclusioni sub 3, 4 e 5, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da SCHLUTER per effetto di tutti e ciascuno degli illeciti accertati dalla emananda sentenza, anche eventualmente compiuti nelle more del giudizio, il tutto ai sensi degli artt. 125 C.P.I. e/o 2600 c.c., nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria di causa, ovvero in ogni caso anche a mezzo di liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e ss. c.c.;
- 7. in ogni caso, condannare
[...] in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla retroversione in favore di SCHLUTER, ai sensi dell'art. 125 comma 3 C.P.I., degli utili che la stessa abbia Pt_2 ricavato dalla vendita del prodotto denominato “T-Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato da Pt_2 in data 10 maggio 2019 e, in ogni caso, di qualsivoglia prodotto, comunque denominato, riproducente le caratteristiche dei pannelli descritti da nel DOC. 17 allegato all'atto di citazione, se Pt_2 del caso anche in alternativa alla liquidazione del lucro cessante ex art. 125 comma 2 C.P.I. ovvero nella misura in cui ecceda l'importo a tale titolo liquidato. Spese”.
4 Nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c., e segnatamente nella seconda memoria, sollevava questione relativa alla non Pt_2 esatta traduzione della rivendicazione nella frazione italiana di Contr brevetto rispetto alla privativa depositata presso l . In particolare in relazione al brevetto europeo EP2004395 se la
“Claim 1” recitava “..of a moisture-resistant and moisture-proof foam core layer “, la frazione italiana n. 50845BE2013 riportava la traduzione «…strato centrale di espanso resistente o impermeabile all'umidità..». La non corretta traduzione avrebbe riguardato le congiunzioni “e/o” dove, invece di “strato centrale di espanso resistente e impermeabile all'umidità” la frazione italiana avrebbe rivendicato uno “strato centrale di espanso resistente o impermeabile all'umidità” con conseguente ampliamento della rivendicazione e violazione dell'art. 76 CPI. All'udienza del 18.09.2019 eccepiva la CP_1 tardività del rilievo, avanzato per la prima volta nelle memorie istruttorie e quindi oltre i termini per la precisazione delle domande, e invocava comunque la correzione di cui all'art. 57 CPI il quale prevede che “la traduzione in lingua italiana degli atti relativi (alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso) è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti”. Il giudice, con ordinanza del 10 ottobre 2019, ritenuto che la difformità della traduzione nella porzione italiana di brevetto fosse comunque emendabile ai sensi dell'art. 57 CPI e che purtuttavia, doveva essere analizzata da un consulente tecnico non solo la questione dell'interferenza fra i due prodotti ma anche quella della corretta traduzione della porzione italiana del brevetto europeo, nominava CTU il dott. al quale Persona_1 veniva posto come quesito ““Letti gli atti di causa ed acquisito il pannello TEMA versato in atti, oltre che il pannello di parte
, il consulente tecnico d'ufficio: Parte_4
a) descriva entrambi i prodotti oggetto di causa, b) riferisca se il prodotto di parte può Parte_4 considerarsi nuovo per lo stato dell'arte nel momento in cui è stato effettuato il deposito con particolare riferimento anche alle anteriorità rilevanti di cui è stato fatto accenno negli atti di causa (anche avvalendosi di ausiliario per le necessarie traduzioni) e segnatamente nella perizia di parte allegata all'atto di citazione e se sia caratterizzato da attività inventiva adoperando quale
5 criterio identificativo il could/would approach caratterizzato dal fatto per cui non costituisce invenzione ciò che avrebbe potuto fare e avrebbe effettivamente fatto un conoscitore dell'arte per la risoluzione del medesimo problema tecnico rappresentato nel caso di specie dalla necessità di sviluppare un materiale isolante alle infiltrazioni d'acqua, all'umidità e alle radiazioni solari con caratteristiche di indeformabilità. c) Riferisca poi se il prodotto oggetto di parte attrice ricada nell'ambito privativo – anche per equivalenza – del brevetto di parte convenuta anche alla luce delle allegate rivendicazioni e descrizioni grafiche. d) Riferisca se la traduzione della descrizione contenuta nella frazione italiana di brevetto corrisponda con la descrizione di cui al brevetto madre e se estenda, restringa o modifichi l'ambito di protezione del brevetto”. Il giudice integrava poi il quesito con la seguente formulazione “b) riferisca il CTU se il titolo europeo EP-B-2.004.395 rispetta i dettami dell'articolo 87 CBE (priorità), nonché degli articoli 54 (novità) e 56 (attività inventiva) CBE;
per l'attività inventiva utilizzerà quale criterio identificativo il could/would approach;
c) riferisca poi se il prodotto oggetto di parte attrice ricada nell'ambito dell'IT50845BE2013 anche per equivalenza;
d) riferisca altresì se l'IT50845BE2013 rispetta i dettami dell'art 56 CPI e quindi se gode del supporto dell'EP-B- 2.004.395, ovvero se estenda, restringa o modifichi l'ambito di protezione del brevetto”. Depositata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: « - Rigetta la domanda attorea;

- Accerta e dichiara che la domanda italiana n. 50845BE2013 (reg. 502013902185315), come da traduzione emendata all'esito della istanza n. 762020000111724 del 3 luglio 2020 nazionalizzante il brevetto europeo n. EP 2004395 di titolarità di è valida nei limiti dell'uso “come CP_1 sottofondo di stanze da bagno, non meglio qualificate, ove la tensione dell'umidità è temporanea e di livelli (come temperatura) ridotti”.
- In parziale accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta;

- Accerta e dichiara che il prodotto denominato
“TCoboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato in data 10 maggio costituisce contraffazione per
6 equivalente del brevetto 502013902185315 se recante indicazioni di uso analoghe a quelle del prodotto di parte convenuta;

- Inibisce quindi a la ulteriore fabbricazione, CP_7 importazione, distribuzione, promozione di pannelli analoghi ed in particolare del prodotto denominato “T-Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato in data 10 maggio nella misura in cui rechi indicazioni di uso analoghe a quelle del modello d'uso di parte convenuta, fissando la penale di euro 200,00 per ogni violazione accertata,
- Ordina la trasmissione della presente sentenza all'UIMB,
- Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
- Spese della CTU definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna».
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha chiesto:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione reietta, pronunciarsi come segue: NEL MERITO DEL Pt_5
In totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio:
- Accertare e dichiarare la non interferenza del pannello per l'edilizia di (altrimenti denominato “pannello T” o Pt_2
“Cleverpanel”, et al.) rispetto alla contestata frazione italiana n. 50845BE2013 del brevetto europeo EP2004395 di parte convenuta, anche in quanto privo di effetti per tutte le ragioni sopra esposte;

- Accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana n. 50845BE2013 del brevetto europeo EP2004395 di parte convenuta perché priva dei requisiti di validità;
- Accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo di titolarità di Schluter, è inopponibile a CP_4 ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 c.p.i. Pt_2
(d. lgs. 30/2005) e, conseguentemente, rigettare tutte le domande avversarie;

- In ogni caso, per tutti i motivi illustrati al punto A dell'atto di appello, revocarsi l'inibitoria posta a carico di dalla Pt_2 sentenza impugnata;

- Con vittoria di spese, incluse quelle della CTU, ed onorari, anche del primo grado interamente rifusi”.
7 ha resistito al gravame ed ha Controparte_1 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per i motivi indicati in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta di CP_1
Sempre in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi indicati in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta di CP_1
Nel merito:
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'appello proposto dalla dovesse Parte_1 essere ritenuto ammissibile, in ogni caso respingere in toto l'appello di quest'ultima in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta di e, per l'effetto, confermare CP_1 integralmente la sentenza n. 11746/2021, depositata in data 7 luglio 2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII civile in composizione collegiale, relatore cons. dott. Andrea Postiglione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 81992/2018 R.G.; In via istruttoria:
- rigettare, in quanto inammissibile, tardiva ed irrituale, l'istanza proposta dalla Parte_1 di convocazione per chiarimenti del CTU;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello oltre IVA, CPA e oneri di legge”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 10 marzo 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: A) Ha errato il Tribunale nel ritenere il modello di utilità IT'845 come efficace sul territorio e come conseguenza nel disporre l'inibitoria.. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha accolto la prima ipotesi formulata dal CTU, che il perito definisce, a tutto
8 voler concedere, “benevola”, ed inquadrerebbe IT'845/EP'395 nell'ambito dei modelli di utilità, con la conseguenza che semmai avrebbe potuto operare solo in Italia ove fosse stato trasformato, ma in tal caso, attesa la validità temporale ex lege di 10 anni, il brevetto in questione sarebbe comunque scaduto nel 2017, ovvero almeno un anno prima dell'avvio del presente procedimento. L'appellante ricorda poi il principio secondo il quale: “Il brevetto europeo non sottrae la frazione nazionale al sindacato di validità alla luce della normativa interna. Se un determinato ritrovato per il diritto interno può trovare protezione come modello di utilità, alla scadenza del termine di durata stabilito per la protezione di un simile modello, l'ottenimento del brevetto europeo non può essere strumento per superarne i limiti di durata, a meno che nel trovato non siano presenti tutti i requisiti che consentono di affermarne la validità anche come brevetto per invenzione, secondo la normativa nazionale. Diversamente, infatti, non solo la semplice brevettazione a livello europeo consentirebbe di superare i limiti di durata della diversa protezione del modello di utilità, ma la registrazione europea finirebbe per essere sottratta al vaglio sulla validità del giudice nazionale, limitazione che invece non è dato ravvisare nella struttura che la convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) ha inteso dare al brevetto registrato a livello europeo.”(cfr. Corte di Cassazione, I sezione civile, con l'ordinanza n. 22984/19 depositata il 16 settembre 2019 e Corte di Cassazione, I sezione civile, 14 ottobre 2009, n. 21835). L'appellante cita poi l'Art. 85 c.p.i. «1. Il brevetto per modello d'utilità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda»; nonché Art. 53 c.p.i. «1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto». Rappresenta l'appellante che la domanda di Parte_6
contestata, (cfr. DOC. 12 allegato all'atto di citazione
[...] attoreo nel primo grado di giudizio), risulta depositata in data 19/03/2007, data desumibile dagli atti di EP'395 consequenziale al deposito del Brevetto Internazionale (PCT) di cui al n. WO A 2007/115902 A1 (cfr. DOC. 19 allegato all'atto di citazione attoreo). Tutto quanto sopra considerato, l'errore cui è incorso il Collegio, è evidente, atteso che il brevetto contestato, proprio perché riconosciuto dal Tribunale stesso appartenere alla categoria del modello d'utilità, così come statuito nella sentenza, non solo non ha mai avuto accesso alla trasformazione (né d'altra parte concesso ex art. 53 c.p.i, come semmai richiesto dall'art. 58
9 commi 2 e 4 c.p.i.), ed è quindi inesistente, ma pure nel caso avesse avuto un qualche ammissibile ingresso, esso sarebbe comunque scaduto ex lege il 19/03/2017, perché depositato in data 19/03/2007, termine di riferimento al quale sommare i 10 anni di validità del modello di utilità ex art. 85 c.p.i., dunque risultando quantomeno inefficace. Come conseguenza, a dire dell'appellante, vanno riformate le conclusioni cui è giunto il Collegio di primo grado, in parziale accoglimento della riconvenzionale dell'allora parte convenuta, e ciò sia in relazione alla ritenuta sussistenza della “contraffazione per equivalente”, perché con tutta evidenza, disconoscendone la validità come invenzione industriale non può sussistere alcuna violazione del diritto allorquando il prodotto ad oggetto di accertamento riproduca caratteristiche che non sono oggetto di alcuna valida tutela secondo tale istituto, e sia sotto il profilo del riconosciuto modello di utilità, poiché scaduto prim'ancora dell'avvio del procedimento di primo grado. Parimenti non può essere disposta alcuna inibitoria, nei confronti d'un titolo di fatto inesistente o comunque semmai scaduto, addirittura prim'ancora dell'avvio del procedimento impugnato, vero che l'atto di citazione di cui al n. R.G. 81992/2018, venne notificato il 14/12/2018.
***
Il motivo non è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché è effettivamente incentrato su una dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza con il dispositivo, e, tuttavia, la censura non risulta idonea a scalfire la statuizione del giudice, nella parte in cui ha accolto le conclusioni del CTU. Ai sensi dell'art. 46 CPI disciplinante il requisito della novità del brevetto per invenzione, è ammessa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (Art. 46 comma 4 CPI). Invece nella Sezione V del CPI sono disciplinati i modelli di utilità, e all'Art. 82, “Oggetto del brevetto” è previsto che:
“1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
10 Premessa questa distinzione tra il Brevetto d'uso ed il Modello di utilità, non risulta specificamente contestata la parte della CTU a partire da pag. 7 nella quale viene esposto il percorso procedurale del titolo a valere in Italia (IT-B-50845/BE2013) di parte conventa ed oggi appellata:
“a. DE-U-202006005694 (DE'694) depositato il 07.04.2006 come modello di utilità tedesco - Allegato 3: traduzione asseverata in lingua italiana;
Va incidentalmente notato che, in Germania, un modello di utilità non viene sottoposto ad un esame quanto a merito. Questo ha permesso di estendere il contenuto di detto titolo in sede di PCT senza alcun esame. E' stata poi avviata la fase regionale europea, nel contempo modificando lo stato da modello di utilità a brevetto per invenzione. Così facendo è stato ottenuto, sia in sede PCT che in sede europea, un esame - quanto a merito - molto più benevolo dell'esame tedesco. La descrizione che caratterizza il testo del DE'694, come il testo di tutti i titoli da detto derivati, è contradditoria e raffazzonata come verrà chiarito nel seguito. b. WO-A-2007/115902 (WO'902) depositato il 19.03.2007 come domanda di brevetto per invenzione – Allegato 4: traduzione in lingua italiana del WO'902 in cui sono chiaramente individuate le differenze rispetto al DE'694. Il WO'902 è stato sottoposto ad una ricerca di anteriorità che ha individuato cinque documenti anteriori;
tra detti solo il FR-A-2.351.784 (FR'784) è stato classificato come “particolarmente rilevante” in merito alle rivendicazioni 1, 2 e 3. c. EP-B-2.004.395 (EP'395) concesso, senza opposizione di terzi alla concessione finale, come brevetto per invenzione – Allegato 5a: traduzione in lingua italiana dell'EP'395 come concesso in cui sono chiaramente individuate le differenze rispetto al WO'902 – Allegato 5b: traduzione asseverata di tale EP'395 come concesso. Sulla base del rapporto di ricerca sopra individuato, durante l'esame, la Titolare (ora PARTE CONVENUTA) è intervenuta sia nella descrizione, sia nei disegni, sia nelle rivendicazioni. L'esame concessorio europeo ha visto puntuali prese di posizione da parte dell'RE incaricato, dette contestazioni non sono state contestate dalla Titolare;
detta a invece modificato la categoria di appartenenza del titolo brevettuale, ora brevetto di applicazione (articolo 46.4 CPI).
11 d. IT-B-50845/BE2013 (IT'845) depositato il 22.08.2013 come brevetto per invenzione – Allegato 6: traduzione in lingua italiana dell'EP'395, come concesso, in cui sono inserite delle note in merito alla traduzione utilizzata per la conferma in ITALIA dell'EP'395 (IT'845), note individuanti le differenze esistenti rispetto all'EP'395 stesso”. A pag. 11, l'ausiliare ha proceduto alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 87 CBE Diritto di priorità; all'articolo 54.2 e 54.3 Novità e alll'articolo 56 Attività Inventiva. In particolare, a pag. 21 il CTU ha riferito che:
“II.a - In sede europea, il titolo brevettuale ha cambiato finalizzazione perché un documento anteriore, per l'RE, anticipava il prodotto protetto e di ciò la Titolare, senza discutere, ha preso nota modificando la rivendicazione principale definendola come destinazione. Ora l'EP'395 non tutela più un pannello edile, protegge (rivendicazione 1) un nuovo utilizzo di un noto pannello edile specifico. Anche per un esame europeo, di per sé molto benevolo, un tale pannello edile non era proteggibile, e ciò è stato riconosciuto dalla Titolare, ora PARTE CONVENUTA, senza difficoltà”.
“nell'EP'395, dopo l'individuazione di documenti anteriori, al paragrafo 0006 compare la dicitura: II.c - L'EP'395 come concesso protegge quindi una specifica applicazione preferenziale di un prodotto di per sé noto. L'utilizzo del termine
“preferibilmente” non è univoco nella destinazione, là ove il pannello edile è previsto venga utilizzato all'interno o all'esterno di edifici. II.a - L'EP'395 si pone il problema di utilizzare certi Contr pannelli, che l'RE ha ritenuto in termini di novità già illustrati nel FR'784, secondo una specifica applicazione finalizzata. Secondo il testo brevettuale i pannelli noti presentano il problema (paragrafo 0006) consistente nel fatto che, qualora il rivestimento protettivo del pannello venga oltrepassato accidentalmente dall'umidità, si incurvano rendendo difficile, se non impossibile, l'installazione. E' questo un problema generale, presente trasversalmente nella tecnica, che a conoscenza dello scrivente è sorto in ITALIA imperiosamente fin dal primo dopoguerra, in occasione dei prodotti (ma era noto altrove) piani utilizzati per i mobili componibili. Detto problema, fin da almeno gli anni 60 (per conoscenza diretta dello scrivente) è stato risolto o impiallacciando i panelli in truciolare da entrambi i lati larghi con lo stesso prodotto, o ponendo su un lato una prodotto qualificato e sull'altro lato un prodotto meno nobile ma tale da
12 contrastare le tensioni indotte dal primo annullandole. Tutt'ora, ove un prodotto povero funge da riempitivo, più o meno finalizzato, viene nobilitato, viene normalmente rivestito, sulle due facce ampie, o con due prodotti uguali o con due prodotti aventi costi differenti ma con comportamento uguale. II.b - Nell'EP'395, al paragrafo 0007, viene esposto il compito che il brevetto voleva risolvere:
“Il compito dell'invenzione consiste nel proporre pannelli edili a base di pannelli in materiale espanso come supporti resistenti all'umidità per rivestimenti superficiali all'esterno o all'interno di edifici che in condizioni di sufficiente resistenza alla flessione non presentino lo svantaggio dell'incurvamento nel caso di penetrazione accidentale dell'umidità”. Solo se detto paragrafo 0007 viene letto in collegamento con il precedente (0006), in cui il termine “preferibilmente” è sostituito da “soprattutto”, vi è un collegamento con il DE'694, altrimenti l'EP'395 comporta un ampliamento del campo protetto. III - La rivendicazione indipendente dell'EP'395, al fine di ottenerne la concessione, è stata volturata a proteggere invece che un prodotto, quale un pannello, l'impiego di un pannello come delineato nel paragrafo 0009 e nella stessa rivendicazione 1 dell'EP'395” Non vi è nessun dubbio, dunque, che il brevetto EP'395 costituisca un brevetto d'uso. Nella parte finale della relazione, il CTU ha così argomentato (pagg.87-88):
“Per quanto sopra espresso, secondo lo scrivente due sono i livelli a cui può essere collocato l'EP'395/IT'845: a- uno, presentante una certa benevolenza, che riconosce l'IT'845 essere un modello di utilità in quanto nulla dice di particolare. b- uno, a parere dello scrivente più corretto, che considera il titolo brevettuale nullo per una pluralità di motivi:
- la genericità della descrizione espone solo concetti generali ampiamente noti per lo scopo specifico;

- una rivendicazione che protegge l'applicazione, di un prodotto genericamente descritto, che amplia inopinatamente il campo di utilizzo, rispetto a quanto chiarito nella descrizione a corredo - paragrafo 0006, con la limitazione sauna;

- la rivendicazione concessa porta in campo la bi-univocità. Infatti la rivendicazione 1 dell'EP'395 come concessa dice:
“Impiego di un pannello edile come supporto ….”, mentre prima dell'emissione dell'ultima azione ufficiale datata 07.11.2012
13 recitava: “Pannello edile (impiegato) come supporto per un rivestimento ….”. A parere dello scrivente le due rivendicazioni dicono la stessa cosa sì che sono bi-univoche. Ma se la rivendicazione non era concedibile prima, non lo poteva essere neppure dopo la modificazione formale, al più poteva essere concesso un modello di utilità. Stando però l'ampio spettro inventivo e pseudo inventivo che un brevetto europeo copre, sì che comprende anche i cosiddetti modelli di utilità, questa ipotesi, anche per il pur Contr benevolo RE , non era percorribile;
ma un messaggio a chi legge, l'RE lo ha inviato evidenziando l'indicazione della bi-univocità;
- va inoltre tenuto presente che il titolo in esame è anche nullo, perché dalla descrizione non si capisce quale specificità devono possedere i materiali genericamente indicati, si che detta generalizzazione copre uno spettro esteso di ipotesi;

- non sono definibili neppure quali materiali specifici vengono previsti, eppure, ad esempio, il concetto di carta impermeabile, porta con se una numerosa tipologia di carte, non solo come struttura e dimensione, ma anche apparentemente non incollabili o non utilizzabili per lo scopo specifico;

- non si capiscono neppure i reali problemi risolti per ottenere detto prodotto finale, né come viene ottenuto. Queste le conclusioni finali del CTU:
“- Quesito a): descriva entrambi i prodotti oggetto di causa a.1) Il prodotto di PARTE CONVENUTA, rivendicato dall'EP'395/IT'485 è così individuato: i) un pannello edile che presenta lo strato centrale in materiale povero, quale un espanso resistente all'umidità e stagno all'umidità Detto pannello presenta su entrambi i lati larghi la stessa soluzione nobilitante consistente: ia) in un nastro di carta impermeabile all'acqua ib) (ovvero) un nastro in film di plastica sottile iia) su cui è incollato iia1) un nastro in tessuto non tessuto iia2) (ovvero) un nastro in tessuto lavorato a maglia in catena o in trama. Come variante (rivendicazione 2) tra (ia) nastro di carta o (ib) nastro in film di plastica ed il nastro in tessuto non tessuto è disposto solidalmente un nastro
14 iiia) in graticcio a maglie larghe iiib) in tessuto a maglie larghe. Come ulteriore alternativa (rivendicazione 3), in relazione allo strato centrale in materiale espanso, viene indicato che detto materiale è stagno all'umidità. a.2) Il prodotto di PARTE ATTRICE è così identificato: i- strato centrale (XPS) in polistirene espanso estruso. Questa indicazione caratterizza un prodotto in polistirene espanso che, essendo ottenuto per estrusione, presenta una struttura omogenea con cellule chiuse che gli conferisce una notevole stabilità, nonché l'impossibilità di assorbire acqua. Detto strato centrale è coperto sulle due facce da un unico nastro, a sua volta composto da 3 componenti ia- uno strato in TNT in polipropilene (tessuto non tessuto, cioè un tessuto ottenuto da distribuzione casuale di un filo in materiale plastico), a contatto con l'XPS, strato che presenta elevati valori di resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, oltre ad avere ottime caratteristiche di permeabilità (sostitutivo della carta); ib- uno strato in film HDPE, cioè in film plastico in polietilene ad alta densità. Trattasi di un prodotto termoplastico ragionevolmente flessibile, resistente agli urti e con limitate caratteristiche di barriera al vapore ed all'umidità; ic- un ulteriore strato in TNT in polipropilene che assolve funzioni aggrappanti.
- Quesito b): riferisca il CTU se il titolo europeo EP-B- 2.004.395 rispetta i dettami dell'articolo 87 CBE (priorità), nonché degli articoli 54 (novità) e 56 (attività inventiva) CBE;
per l'attività inventiva utilizzerà quale criterio identificativo il could/would approach b.1) In relazione all'Art.87 CBE - priorità: Il sottoscritto è dell'opinione che l'EP'395 possa correttamente godere della priorità del DE'694 a completamento: L'EP'395 correttamente può richiamare la priorità del Cont DE'694 in quanto detto diritto è sostenuto anche dal WO' . b.2) In relazione all'Art.54 CBE – novità: L'EP'395 risulta essere nuovo nei limiti di una carenza di descrizione. b.3) In relazione all'art. 56 CBE – attività inventiva:
15 L'EP'395 risulta essere una semplice aggregazione di componenti noti, componenti genericamente individuati per la specifica finalizzazione. L'EP'395 tratta di una soluzione bi-univoca sì che l'utilizzo protetto è implicito nel prodotto;
pertanto l'oggetto del brevetto è soltanto la specifica soluzione al problema tecnico offerto dalla particolare funzione del prodotto.
- Quesito c): riferisca se il prodotto oggetto di PARTE ATTRICE ricada nell'ambito dell'IT5084845BE2013 anche per equivalenza Il prodotto di PARTE ATTRICE non costituisce una contraffazione letterale delle rivendicazioni dell'EP'395/IT'845. Il prodotto di PARTE ATTRICE ricade per equivalenza nell'ambito del dell'EP'395/IT'845, in quanto lo strato a contatto con il polistirolo assolve la stessa funzione della carta.
- Quesito d): riferisca altresì se l'IT5084845BE2013 rispetta i dettami dell'art 56 CPI e quindi se gode del supporto dell'EP-B-2.004.395, ovvero se estenda, restringa o modifichi l'ambito di protezione del brevetto L'IT'845, dopo l'avvenuta regolarizzazione presso , CP_9 gode del supporto dell'EP'395”.
Il Tribunale, quanto all'alternativa posta dal CTU nella riportata parte finale della relazione, nei paragrafi 33 e 34 della sentenza ha esposto il convincimento circa la prima delle alternative proposte, così argomentando:
“Il Collegio ritiene convincente la prima soluzione, quella relativa alla qualificazione del brevetto come concesso ab origine come modello d'uso, anche alla luce dei chiari rilievi effettuati in sede di esame di EP 395, di cui IT 845 rappresenta la trasposizione. 34. Il CTU ritiene infatti sostanzialmente equipollenti le rivendicazioni: “Impiego di un pannello edile come supporto”, e Contr la precedente rivendicazione respinta dall' “Pannello edile (impiegato) come supporto per un rivestimento”, qualificando la prima come reiterativa della seconda e non tenendo tuttavia in considerazione quanto da lui ampiamente e convincentemente argomentato sulla chiara natura di modello di utilità del brevetto depositato. Una cosa difatti è, a parere del Collegio, la brevettazione di un prodotto, altra cosa è invero la brevettazione di un impiego, quale modello di utilità, soprattutto se, come nel caso di specie, non sono emersi convincenti documenti anteriori che potessero
16 confliggere con il nuovo uso proposto, presentante l'indubbia utilità di consentire di applicare con maggiore facilità in ambienti di bagno un primer per un rivestimento superficiale costituito da piastrelle in ceramica. Inoltre il CTU nel giudizio di banalità della soluzione proposta (pag. 83 CTU) riversa nella CTU conoscenze proprie, acquisite aliunde, non prontamente utilizzabili processualmente (…) Il Collegio ha quindi raggiunto il convincimento che, non sussistendo elementi idonei per scalfire il titolo brevettuale quale Contr modello d'uso concesso dall' e nazionalizzato in Italia, si debba fondare la decisione sul chiaro disposto dell'art. 121 CPI il quale sancisce il principio della presunzione di validità del titolo brevettuale fino a (chiara) prova contraria. L'ambito di protezione oggetto di brevetto è comunque circoscritto, quale modello di utilità, all'uso “all'interno di edifici o all'esterno di edifici, come supporto per un rivestimento superficiale in piastrelle di ceramica, ovvero un rivestimento in intonaco od in malta stesa a spatola a strato sottile”. Ciò premesso, la parte appellante ha citato i seguenti passaggi motivazionali della sentenza dai quali si ricaverebbe che il Tribunale avrebbe riqualificato il brevetto di parte convenuta in modello di utilità: (cfr: paragrafo 27 della sentenza impugnata) «L'esame peritale e l'analisi approfondita della procedura di rilascio del titolo brevettuale consentono quindi di confermare la circostanza per cui IT845 costituisce un modello di utilità, ovverosia l'applicazione di un principio e di una soluzione nota allo stato della tecnica ad un settore specifico nel quale lo stesso costituisca un ritrovato di carattere innovativo»;
(cfr: paragrafo 29 della sentenza impugnata) «Per quanto concerne l'inventività del brevetto in esame, il brevetto per
“modello di utilità” ha, si badi bene, un ambito diverso dal brevetto per “invenzione industriale” avendo per oggetto un'idea nuova su un meccanismo conosciuto che gli consente di fornire nuova utilità al prodotto noto con accorgimenti che consentono una maggiore incremento di efficienza e comodità di impiego in un determinato contesto. Conseguentemente, il requisito della altezza inventiva non deve essere qui parametrato alla inesistenza della soluzione tecnica rispetto allo stato anteriore della tecnica (prior art), bensì in relazione allo specifico uso che si faccia del modello in un determinato settore, tenendo presente che è necessario a tale proposito che l'oggetto della domanda che viene utilizzata come priorità deve essere presente in termini di
17 continuità nei successivi diritti concessi che la richiameranno come tale (art. 87 CEB)»; (cfr: paragrafo 33 della sentenza impugnata) «In particolare il CTU a pag. 84-90 della CTU, dopo avere lungamente argomentato sulla possibile carenza di un reale ed effettivo profilo di inventività del modello appare proporre al Collegio due soluzioni “l'una, presentante una certa benevolenza, che riconosce l'IT'845 essere un modello di utilità in quanto nulla dice di particolare, l'altra a parere dello scrivente più corretto, che considera il titolo brevettuale nullo per una pluralità di motivi”; (…) Il Collegio ritiene convincente la prima soluzione, quella relativa alla qualificazione del brevetto come concesso ab origine come modello d'uso, anche alla luce dei chiari rilievi effettuati in sede di esame di EP 395, di cui IT 845 rappresenta la trasposizione.»;
(cfr: paragrafo 34 della sentenza impugnata) «Una cosa difatti è, a parere del Collegio, la brevettazione di un prodotto, altra cosa è invero la brevettazione di un impiego, quale modello di utilità, soprattutto se, come nel caso di specie, non sono emersi convincenti documenti anteriori che potessero confliggere con il nuovo uso proposto… Il Collegio ha quindi raggiunto il convincimento che, non sussistendo elementi idonei per scalfire il Contr titolo brevettuale quale modello d'uso concesso dall e nazionalizzato in Italia, si debba fondare la decisione sul chiaro disposto dell'art. 121 c . p . i . il quale sancisce il principio della presunzione di validità del titolo brevettuale fino a (chiara) prova contraria. L'ambito di protezione oggetto di brevetto è comunque circoscritto, quale modello di utilità, all'uso “all'interno di edifici o all'esterno di edifici, come supporto per un rivestimento superficiale in piastrelle di ceramica, ovvero un rivestimento in intonaco od in malta stesa a spatola a strato sottile”.»
(paragrafo 41 della sentenza impugnata) «Si tratta infatti, si ribadisce qui, di solo brevetto d'uso (o modello di utilità) nel quale è rivendicato.»
Ciò premesso, va ricordato che l'art. 76 CPI, in tema di nullità del brevetto, dispone: “3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo”.
18 E' evidente che, con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado non ha avvertito la necessità di riqualificare il brevetto di parte convenuta in modello di utilità anziché brevetto d'uso, mediante la conversione di cui all'art. 76 richiamato, per la semplice ragione, peraltro già evidenziata dal CTU laddove ha ricordato “l'ampio spettro inventivo e pseudo inventivo che un brevetto europeo copre, sì che comprende anche i cosiddetti modelli di utilità”, di talché, al di là dell'indifferenziata qualificazione del Tribunale del brevetto di parte convenuta quale brevetto d'uso o modello di utilità (v. par. 41), il giudice di primo grado ha ritenuto, conformemente alle conclusioni del CTU, non specificamente censurate dall'appellante, la validità del brevetto europeo EP'395 sotto il profilo della priorità, novità ed altezza inventiva ed ha ritenuto altresì che il brevetto italiano IT'845, dopo l'avvenuta regolarizzazione della traduzione presso , gode CP_9 del supporto dell'EP'395. Ed infatti, nel dispositivo, il Tribunale ha dichiarato che la domanda italiana n. 50845BE2013 (reg. 502013902185315), come da traduzione emendata all'esito della istanza n. 762020000111724 del 3 luglio 2020 nazionalizzante il brevetto europeo n. EP 2004395 di titolarità di , è CP_1 valida nei limiti dell'uso “come sottofondo di stanze da bagno, non meglio qualificate, ove la tensione dell'umidità è temporanea e di livelli (come temperatura) ridotti”. Pertanto, il richiamo contenuto nella censura dell'appellante alla diversa regolamentazione, quanto al periodo di validità, del modello di utilità e alla conseguente invalidità/inefficacia del brevetto di parte appellata risulta fuori bersaglio. Neppure appare calzante il richiamo a Cass. n. 22984/2019, che ha enunciato i seguenti principi, non contraddetti dalla soluzione adottata in questo giudizio:
“Conviene premettere che il brevetto europeo, risolvendosi in una sommatoria dei brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo (Cass.16949/2016). Quanto al brevetto italiano, l'art. 59 cod.propr.ind. prevede l'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui la procedura di opposizione si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto. La disposizione dunque, sancisce la preminenza del brevetto europeo, vigendo il divieto di cumulo delle protezioni con conseguente cessazione degli effetti del brevetto italiano, ma tale effetto si produce nell'ipotesi opposta a quella in esame, vale a dire quando il brevetto europeo ha assunto
19 la sua configurazione definitiva, in quanto non sia stato opposto o l'opposizione sia stata definitivamente rigettata. La norma contempla la perdita di efficacia del corrispondente titolo italiano solo quando venga raggiunta la certezza che il brevetto europeo non è stato e non può più essere revocato in via di opposizione. La disciplina è completata sul piano processuale dal comma 3 dell'art. 59 cod.propr.ind., il quale sancisce che una volta che la procedura di 6 opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vita del brevetto europeo l'azione a difesa del brevetto italiano si converte in azione a tutela del brevetto europeo, previa peraltro verifica della identità di contenuto dei brevetti, identità dei titolari od aventi causa, tempestività della domanda. Laddove invece l'opposizione avverso il brevetto europeo venga accolta, ciò non implica evidentemente la automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano”. Neppure risulta calzate il richiamo a quanto stabilito da Cass. n. 21835/2009, riguardante il caso opposto a quello di cui è oggi giudizio, ossia la dichiarazione di nullità della porzione italiana di un brevetto Europeo, rivendicante come priorità un modello di utilità italiano depositato in data precedente, e scaduto per decorrenza del termine decennale.
B) Ha errato il Tribunale nel ritenere valida la domanda n. 50845BE2013 (reg. 502013902185315) del 22/08/2013, come da traduzione emendata all'esito della istanza n. 762020000111724 del 03 luglio 2020, nazionalizzante il brevetto europeo n. EP 2004395 di titolarità di . CP_1
Sul punto, il Tribunale aveva così motivato:
“1. Ritiene il collegio che debba essere preliminarmente sgomberato il campo dalla questione pregiudiziale relativa alla validità della porzione italiana del brevetto europeo '395 in ragione della sua inesatta traduzione, questione relativa alla nazionalizzazione del brevetto EP'395 in IT845 con formulazione Contr più ampia di quella del testo depositato presso l' .

2. La rivendicazione indipendente dell'IT'845 evidenzia una originaria traduzione inesatta e segnatamente:“ Utilizzo di un pannello edile come supporto per un rivestimento superficiale di piastrelle in ceramica, di intonaco o di uno strato sottile di malta all'esterno o all'interno di edifici, nel quale su uno strato centrale
20 di espanso (1) resistente o impermeabile all'umidità viene incollato su entrambi i lati un nastro di carta o un nastro sottile di pellicola sintetica impermeabile (2), sui quali viene incollato un nastro (4) di tessuto non tessuto o un tessuto o una maglia” con fungibilità delle caratteristiche di “resistenza” ed “impermeabilità all'acqua” che comporta oggettivamente un'estensione della rivendicazione rispetto a quella del brevetto originario, dove i criteri di resistenza e di impermeabilità all'umidità vengono invece qualificati come cumulativi, con conseguente potenziale applicazione della sanzione della nullità parziale del brevetto ai sensi dell'articolo 76 lett. c) del CPI come modificato con D.Lgs 131/2010 il quale sancisce la nullità del titolo “c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa”.

3. Quanto alla allegata tardività della relativa eccezione formulata da parte attrice, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 183 Vi c.p.c. n. 1, non ignora questo collegio la costante giurisprudenza relativa all'impossibilità tout court del rilievo di ufficio della nullità del brevetto da parte del giudice, giurisprudenza fondatasi sul condivisibile principio per cui il titolo brevettuale (a differenza delle controversie concernenti gli effetti del contratto, ove il rilievo di ufficio della nullità è sempre ammissibile allorquando da una delle parti a qualsiasi titolo invochi la paralisi degli effetti contratto, vedi Cass. 27 aprile 2011, n.9395) si fonda su di un atto autorizzativo/concessorio che presuppone un preventivo esame di legittimità del titolo svolto da un'autorità pubblica ed indipendente, che conferisce al brevetto una presunzione di legittimità e conformità ordinamentale preclusiva ad un rilievo ufficioso della nullità del titolo.

4. Tuttavia il dato letterale dell'espressa previsione del quinto comma dell'art. 76 CPI “Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto é stata estesa” che sembra richiamare un'ipotesi di nullità ulteriore rispetto a quelle contemplate nel primo comma (escluse dal rilievo ufficioso) e la riconducibilità della questione alla materia del cd “ordine pubblico economico”, suggeriscono la considerazione per cui la difformità della traduzione dell'oggetto del brevetto possa costituire comunque oggetto di rilievo di ufficio. E difatti, l'operatore economico terzo che non abbia accesso diretto al brevetto europeo nella sua versione originale può fondare le proprie scelte imprenditoriali sulla base di una traduzione in lingua italiana più estensiva di quella oggetto di privativa, la
21 quale consente quindi al titolare del brevetto una presenza sul mercato più ampia di quella conferita dal titolo. Tale problema, che investe direttamente le scelte economiche degli operatori del mercato e la tutela dei terzi, oltre che potenziali effetti perturbativi del mercato e della concorrenza in ragione della fissazione di ambiti di rivendicazione in violazione degli artt. 26/37 TFUE, integra ad avviso del Collegio un principio di ordine pubblico economico, inteso come l'insieme di norme tese alla protezione del libero ed informato accesso al mercato, nonché dell'effettività nell'esercizio di poteri di autonomia da parte degli operatori economici minori e economicamente svantaggiati, con conseguente possibilità di rilievo ufficioso, sempre consentito in ipotesi di violazione di norme di ordine pubblico.

5. Diversa e, nel caso di specie, dirimente è la questione della emendabilità della traduzione del titolo brevettuale. Il CPI afferma che la protezione conferita dalla domanda di brevetto europea decorre da quando il titolare abbia reso accessibile al pubblico una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni e che essa deve essere depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del brevetto europeo, con una dichiarazione di conformità al testo originale, a pena di nullità del brevetto.

6. La disposizione di cui all'articolo 76 CPI disciplina, dall'altro lato, il principio della necessaria correlazione fra materia descritta e materia rivendicata, la prima come espressione del contenuto tecnico dell'invenzione, la seconda quale delimitazione del perimetro dell'esclusiva brevettuale: la rivendicazione quindi che estende il perimetro dell'esclusiva oltre alla materia oggetto di descrizione è nulla ai sensi dell'articolo 76 CPI, almeno per quanto concerne la rivendicazione in eccedenza rispetto a quella descritta (art. 76 II CPI). Questa norma assolve al compito di garantire che il brevetto non estenda i suoi effetti rivendicativi oltre l'esatto contenuto descrittivo.

7. Tale disposizione deve essere letta invero con riferimento al titolo brevettuale originario.

8. L'art. 57 CPI si colloca invece sul diverso piano della difformità tra il brevetto europeo (supposto valido e scevro da profili di nullità ai sensi dell'art. 76 CPI) e la traduzione del brevetto nazionalizzato, ovverosia della porzione italiana del brevetto europeo. La traduzione nazionale del brevetto europeo (il cui deposito costituisce pure un adempimento necessario per l'acquisto di efficacia del brevetto) non esplica una funzione costitutiva di diritti, bensì una funzione meramente informativa nei confronti dei terzi: ed infatti, come riconosciuto dalla
22 giurisprudenza di merito (App. Milano 2205/2016,) la traduzione assolve unicamente la “funzione formale di rendere noto in Italia che è stato rilasciato un brevetto europeo valido anche per detto Stato, garantendo l'unitarietà del brevetto in Stati differenti”. L'art. 57 CPI non esclude quindi a priori che un brevetto nazionalizzato possa essere dichiarato nullo per difformità tra descrizione e rivendicazione nei termini indicati al precedente punto 4), allorquando quindi attribuisca al titolare un ambito di privativa maggiore di quello desumibile dal contenuto brevettuale, ma consente tuttavia in ogni momento la rettifica della traduzione.

9. Una lettura coordinata dell'art. 76 CPI con l'art. 57 CPI ( secondo cui il testo della domanda di brevetto europeo redatto nella lingua di procedura fa fede per quanto concerne l'estensione della procedura), che, all'ultimo comma, tutela l'affidamento dei terzi nei casi di difformità della traduzione dal testo del brevetto europeo, e, più in generale, una interpretazione che valorizzi il principio della tutela del terzo in buona fede, ricavabile dall'art. 52.3 oltre che dall'art. 57.5 CPI, fanno ritenere che la più grave sanzione dell'inefficacia ab origine del brevetto nazionalizzato debba essere circoscritta ai soli casi di mancato deposito della traduzione o di errori di traduzione di gravità tale da essere accomunati ad una sostanziale mancanza di traduzione.
10. La ratio delle norme di cui agli artt. 54, 56 e 57 CPI, è quella, da un lato, di assicurare che il titolo europeo sia tradotto in modo chiaro e comprensibile nel Paese di designazione, e dall'altro di tutelare chi, in buona fede, abbia fatto affidamento su un'imperfetta traduzione che comporti una limitazione dell'ambito di tutela e non quella di sanzionare ogni possibile errore di traduzione con l'inefficacia ab origine del brevetto.
11. Ritiene pertanto il collegio che, come osservato anche dal consulente tecnico di ufficio, sia sempre ammissibile la rettifica del titolo nazionalizzato ai sensi dell'articolo 57 CPI, il quale nei primi due commi contempla espressamente l'ipotesi di una possibile difformità fra il testo depositato presso l'ufficio Contr europeo dei brevetti, redatto in una delle lingue ufficiali dell , ed il testo nazionalizzato nella porzione nazionale del brevetto.
12. Laddove quindi l'art. 57 CPI prevede “la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti”, non delinea quindi
23 un'ipotesi di nullità della porzione italiana di brevetto contenente una rivendicazione più ampia della materia descritta, ma limita invece la prevalenza della traduzione del brevetto nazionale alla sola ipotesi in cui la rivendicazione diversa sia più restrittiva rispetto al brevetto europeo.
13. Nella diversa ipotesi, che è quella che oggi si occupa, in cui la rivendicazione italiana appaia più ampia di quella Contr depositata all , la norma di cui all'articolo 57 CPI, si limita a stabilire il principio per cui la traduzione italiana non sia ipso facto “fidefacente” e che quindi sia necessario interpretare il brevetto anche e soprattutto alla luce del tenore descrittivo depositato a livello comunitario.
14. Una simile interpretazione appare rispondere a criteri di equità e di buona fede interpretativa, oltre che di buon senso, nella misura in cui è ampiamente noto come in un sistema brevettuale che prevede la presentazione del brevetto a livello europeo in sole tre lingue “di rito” in un sistema che contempla oltre 25 lingue ufficiali per ciascuna delle nazioni aderenti alla convenzione europea del brevetto (UE oltre ad Islanda, Norvegia, Turchia con le loro rispettive lingue ufficiali), non è infrequente incorrere in problematiche di trasposizione del titolo a livello delle singole porzioni nazionali, sicchè l'eventuale sanzione della nullità della porzione nazionale del brevetto per difetto di traduzione può essere sempre oggetto di emendamento ovvero di diversa interpretazione alla luce della superiore registrazione a livello europeo (“Poiché nel “passaggio da una lingua ad un'altra, in materia dove i termini scientifici hanno una rilevanza particolare (…) si possono verificare imprecisioni del linguaggio, nella scelta del vocabolo o dell'espressione tecnica più aderente al caso specifico, o, ancora, omissioni” (App. Milano,2205/2016), il successivo art. 57, comma 4, C.P.I. prevede la possibilità di depositare, in qualsiasi momento, una traduzione rettificata del testo, senza incorrere per ciò stesso in decadenza. Tale norma, tuttavia, si limita a disciplinare le “conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma” (T. Milano, 3070/2014). Tali confini vanno dunque ricercati ed interpretati, cercando di fornire anche “adeguata tutela al legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza” (T. Milano, 3070/2014).
15. Decisiva appare quindi la circostanza per cui ha quindi proceduto ad una modifica nel corso del CP_1 giudizio della traduzione italiana del brevetto '395, ancor prima
24 che abbia dato inizio alla commercializzazione dei propri Pt_2 prodotti, riportandolo nell'ambito della corrispondenza fra materia descritta e materia rivendicata e riportando quindi i rapporti tra i due operatori economici nel contesto di un'equilibrata dialettica concorrenziale. 16. Parte attrice si è opposta a tale modifica evidenziando come, da un lato, l'applicazione di cui all'articolo 57 CPI sarebbe limitata alla sola estensione di un brevetto originariamente ridotto e non invece alla diversa ipotesi della riedizione di un brevetto originariamente nullo ed evidenziando come anche la successiva traduzione emendata da parte convenuta elencasse dei profili di non perfetta corrispondenza con la descrizione originaria con particolare riferimento alle equivalenza fra “ materiale resistente all'acqua” e “materiale impermeabile”. Né vale qui invocare l'art. 56 CPI il quale statuisce invero “Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell . CP_10

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia”, atteso che l'invalidità di cui al prefato comma 5 si riferisce naturalmente alla sola assenza di traduzione asseverata e non all'ipotesi in cui la stessa sia carente o difforme (fattispecie delineata nel successivo art. 57). 17. E anche l'autorevole giurisprudenza del Tribunale di Milano richiamata proprio da fa espresso riferimento alla Pt_2 diversa ipotesi di assenza ab origine di traduzione (si richiama la giurisprudenza del Tribunale di Milano, 03.01.2014, n. 3070 (Pres. Rel. Tavassi) e Corte d'Appello di Milano, 03.06.2016, n. 2205 (Pres. Mesiano – Rel. ), la quale concludeva in Per_2
25 favore dell'insussistenza di “alcuna efficace tutela del brevetto opponibile a terzi in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l'invenzione”). 18. Quanto poi da ultimo in relazione all'uso da parte della traduttrice di SCHLUETER delle parole “wasserbestaendig” e
“wasserdicht” nella nuova traduzione depositata, si ritiene che le stesse nello specifico contesto delle opere murarie abbiano valenza di sinonimi e che quindi la stessa traduzione sia accettabile e pressoché perfettamente coincidente con la descrizione depositata livello europeo”.
Con la censura in esame, l'appellante ribadisce la tesi secondo la quale che la difformità della traduzione di IT'845, prima dell'emendamento 762020000111724 del 03 luglio 2020, rispetto al brevetto Europeo concesso n. EP2004395, poiché costituiva un ampliamento, non potesse essere sanata, come invece erroneamente ritenuto dal Collegio, perché comunque rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 57. Tuttavia, non pare specificamente censurato l'argomento giuridico fondante la motivazione del Tribunale secondo il quale
“la traduzione nazionale del brevetto europeo (il cui deposito costituisce pure un adempimento necessario per l'acquisto di efficacia del brevetto) non esplica una funzione costitutiva di diritti, bensì una funzione meramente informativa nei confronti dei terzi: ed infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (App. Milano 2205/2016) la traduzione assolve unicamente la 'funzione formale di rendere noto in Italia che è stato rilasciato un brevetto europeo valido anche per detto Stato, garantendo l'unitarietà del brevetto in Stati differenti' ” Il Tribunale ha messo in rilievo il fatto che nella traduzione da una lingua all'altra possono riscontrarsi delle imprecisioni o delle difformità terminologiche, cosicché sorge la necessità di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, l'affidamento dei terzi circa l'efficacia del brevetto in Italia risultante dalla traduzione;
dall'altro, l'affidamento del depositante la traduzione, che non può risultare pregiudicato da qualsiasi minima difformità nel testo delle rispettive traduzioni. Il contemperamento tra questi due interessi, sostiene il Tribunale, con ragionamento che questa Corte condivide, è garantito dall'art. 57, commi I, e II CPI., nella parte che dispone che la traduzione italiana supera il testo inizialmente depositato nella lingua di procedura dinanzi all'EPO solo qualora conferisca
26 un ambito di protezione più ristretto di quello garantito dal testo originario, mentre, nel caso contrario, in cui la traduzione italiana conferisca un ambito di protezione più ampio, invece, trova applicazione la previsione generale di cui all'art. 57, comma I, c.p.i. a norma del quale “Il testo redatto nella lingua di procedura, davanti all'Ufficio Europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione”. Le ipotesi di nullità sono confinate, ai sensi dell'art. 56 CPI, alla mancanza di traduzione del brevetto europeo o alla totale mancanza di conformità della traduzione stessa. Il motivo proposto, dunque, non è idoneo ad incrinare il fondamento logico-giuridico della parte di motivazione impugnata.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile-complessità media) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2025. Il presidente estensore
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