N. R.G. 38479/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MIO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI AN Presidente
dott. IA FF Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38479/2017 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Roberto LECCESE;
Luigi CASCONE e ND IO P.IVA_1
PI HI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, VIA XX SETTEMBRE;

- parte attrice contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
IE MA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Napoli, P.TTA
ASCENSIONE, 10 II CORTILE 80132;
- parte convenuta con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di pagina 1 di 44 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
DE MI e dell'avv. Alberto BOTTINELLI elettivamente domiciliato in Milano, Via RC
Malpighi, 4;
- terzo intervenuto
Con l'intervento ex art. 102 c.p.c. di
DR MA PI HI (C.F. ), che si difende in proprio, C.F._2
elettivamente domiciliato in Milano, VIA VISCONTI DI MODRONE, 11;
- terzo chiamato
Conclusioni nell'interesse della attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa,
- in via preliminare:
i. disporre la sospensione del presente giudizio in pendenza del procedimento di decadenza per non uso in Unione Europea
n. 16181C richiamato in atti ai sensi dell'art. 132.1 del Regolamento 2017/1001;
ii. dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni in senso stretto formulate dall'avv. in corso di Parte_1
giudizio successivamente alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 perché tardive.
- nel merito:
iii. accertare e dichiarare nei confronti di e nei confronti dell'avv. il diritto di Parte_2 Controparte_2
parte attrice al trasferimento – ai sensi dell'art. 118, comma 6, del codice del c.p.i. - dei seguenti nomi di dominio:
“ it”, “ ”, “ t”, Email_1 Email_2 Email_3
“ ”, “ it”, “ ”, “ughinunziante.it”, Email_4 Email_5 Email_6
“ughinunziante.com”, “unlawmi.it”, “unlawmi.com”, nonché di altri eventuali nomi di dominio registrati a nome della
pagina 2 di 44 convenuta o dell'avv. in mala fede e comunque in violazione dei diritti dell'attrice, disponendo il trasferimento Parte_1
all'attrice dei domini che non le siano stati medio tempore trasferiti o riassegnati, con ordine al registro competente di
recepire l'assegnazione dei sopradetti nomi di dominio;

iv. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare nei confronti dell'avv. e nei confronti Controparte_2
dell'avv. ND IO PI HI la nullità del marchio UE “ (n. 8595621) per carenza di novità Parte_1
e deposito in malafede per tutte le ragioni rappresentate in atti;

v. rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ivi comprese quelle da ultimo formulate da Controparte_2
controparte nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 nonché quelle da ultimo formulate in corso di giudizio
successivamente alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 nella denegata ipotesi che siano ritenute ammissibili, perché
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni rappresentate in atti, anche alla luce della declaratoria di nullità del
marchio UE “HI e NU” (n. 8595621) di cui al punto precedente;

vi. in ogni caso, condannare e l'avv. alla rifusione in favore dell'attrice delle spese, diritti ed Parte_2 Parte_1
onorari del giudizio, oltre ad IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta . Controparte_1 Parte_2
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria e previa ogni
opportuna declaratoria necessaria o opportuna:
In via preliminare di merito:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente rispetto alla domanda di trasferimento dei
nomi a dominio per i motivi esposti in atti per essere l'unico legittimato passivo l'Avvocato Controparte_2
Nel merito:
2) respingere ogni e qualunque domanda dell' Parte_1
in quanto del tutto infondata e priva di prova per i motivi esposti in atti;

[...]
In ogni caso:
pagina 3 di 44 3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA, ratione temporis vigenti all'atto della
pronuncia.
In via istruttoria, chiede ammettersi le istanze istruttorie (limitatamente all'interrogatorio formale del legale
rappresentante dell'Associazione) articolate con la propria seconda memoria ex art. 183, VI co., cod. proc. civ. depositata
in data 18 marzo 2019”.
Conclusioni nell'interesse del terzo intervenuto Controparte_2
In via preliminare:
- respingersi la domanda attorea di sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza del procedimento di
decadenza promosso innanzi all'EUIPO, a tutt'oggi pendente in fase di impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia
UE (n. 776/22 C); in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse disposta la sospensione del presente procedimento, si
chiede che il Giudice voglia adottare, ai sensi dell'art. 132, 3° comma, Regolamento n. 1001 del 2017, misure provvisorie
e cautelari per la durata della sospensione, finalizzate a inibire l'utilizzo del marchio da parte Parte_1
dell' attrice sino all'esito definitivo del procedimento europeo di decadenza, anche in ragione della revoca del Parte_1
consenso formalizzata dall'avv. (docc. 26, 27, 28 dell'intervenuto); Parte_1
nel merito:
- in via principale, respingere la domanda attorea di trasferimento, ex art. 118, 6° comma, CPI, dei nomi a dominio
indicati nell'atto di citazione, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nell'atto di
intervento e nei successivi scritti difensivi, e, previo accertamento della titolarità in capo all'avv. CP_2 CP_2
del diritto alla registrazione e conseguente intestazione dei nomi a dominio it”,
[...] Email_1
“ t”, “ughinunziante.it”, “ t”, “unlawmi.it”, registrati per suo conto e in Email_3 Email_7
esecuzione del mandato conferitole, da disporsi il trasferimento e/o l'assegnazione dei suddetti nomi a dominio Parte_2
da all'intervenuto, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso l'ordine a Registro.it, Istituto di Informatica Parte_2
Contr e Telematica del di recepire l'assegnazione dei suddetti domini a favore dell'avv. Controparte_2
pagina 4 di 44 - in via subordinata, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, respingere
comunque la domanda attorea di trasferimento, ex art. 118, 6° comma, CPI, dei nomi a dominio
“studiolegaleughienunziante.it”, “ t”, “ughinunziante.it”, “ t”, “unlawmi.it”, Email_3 Email_7
in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di intervento e nei successivi
scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso l'ordine a Registro.it, Istituto di Informatica e Telematica
del CNR, di rimuovere la notazione “challenged” dai nomi a dominio opposti;

- in via principale: previo accertamento della titolarità, in capo all'avv. del diritto alla Controparte_2
registrazione e conseguente intestazione dei nomi a dominio “ughienunziante.it” e ”, illegittimamente Email_8
registrati dall' per tutte le ragioni esposte in atti, incluse Parte_3
quelle basate sul marchio di fatto anteriore degli avvocati e disporsi, ai sensi dell'art. 118, 6° comma, Pt_1 Parte_1
CPI, il trasferimento e/o l'assegnazione dei suddetti nomi a dominio dall Parte_3
all'avv. con ogni conseguente statuizione, ivi compreso l'ordine ai rispettivi
[...] Controparte_2
Registri di recepire l'assegnazione dei suddetti domini a favore dell'intervenuto;
- in ogni caso, rigettarsi l'avversa domanda attorea di assegnazione dei domini ”, Email_2
“ ”, “ ”, ”, ”, in quanto infondata Email_6 Email_4 Email_9 Email_10
in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Con riferimento alle domande riconvenzionali di parte attrice, svolte all'udienza del 20.11.2018
nei confronti dell'avv : Parte_1
- rigettare la domanda riconvenzionale di trasferimento, ex art. 118, 6° comma, CPI, dei domini di cui è causa svolta nei
confronti dell'avv. in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte Controparte_2
in atti, incluse quelle basate sul marchio di fatto anteriore degli avvocati e con ogni conseguente Pt_1 Parte_1
statuizione;
- rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria della nullità del marchio comunitario “HI e
pagina 5 di 44 NUNZIANTE” proposta dall'attrice confronti dell'avv. in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per Parte_1
tutte le ragioni esposte in atti, comprese quelle basate sul marchio di fatto anteriore degli avvocati e con Pt_1 Parte_1
ogni conseguente statuizione.
Si chiede, inoltre, al Giudice adito di:
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che l' Parte_3
utilizza in modo illegittimo il marchio , registrato dall'intervenuto (registrazione n.
[...] Parte_1
008595621, accolta in data 1.3.2010) e, per l'effetto, inibire all'odierna attrice, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, CPI,
ogni utilizzo del predetto marchio, in qualunque forma e modo, con ogni conseguente provvedimento, condannando pertanto
l' Parte_3
i) ad astenersi da ogni comportamento lesivo delle prerogative e dei diritti spettanti all'avv. Controparte_2
in ordine all'utilizzo esclusivo del marchio “ ; Parte_1
ii) all'immediata rimozione del marchio denominativo “HI e NU”:
- dalla propria denominazione;

- dalle insegne apposte all'esterno delle proprie sedi e in qualsiasi altro luogo collocate;

- da tutti i futuri atti, documenti e materiali promozionali, senza esclusione alcuna;

- dal sito web “www.unlaw.it” nonchè da ogni altra pagina web, piattaforma digitale, social network a disposizione o
nell'uso dell'attrice;
iii) a cessare l'utilizzo di qualsiasi nome a dominio registrato o utilizzato dall stessa e contenente il marchio Parte_1
denominativo “HI e NU”;
iv) all'immediata rimozione e distruzione, a spese dell'Associazione attorea, di tutto il materiale e tutta la
documentazione attualmente a disposizione e/o in giacenza dell'attrice contenente il marchio (salvo Parte_1
quanto è obbligata a conservare per espressa disposizione di legge, ma negli stretti limiti dello scopo di mera conservazione);
b) fissare, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, CPI una congrua somma (non inferiore ad € 10.000,00), per ogni violazione
pagina 6 di 44 o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

c) ordinare, ai sensi dell'art. 126 C.P.I., la pubblicazione, a spese dell'Associazione attrice, della sentenza su tre
quotidiani aventi diffusione nazionale (Il Sole24Ore, Corriere della Sera, La Repubblica);
d) condannare l'Associazione attrice al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi tipo e sorte, subiti dall'avv.
[...]
quantificati allo stato in non meno di € 100.000,00 o nella diversa somma che risulterà in corso di Controparte_2
causa, occorrendo anche in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e in particolare nelle memorie
ex art. 183, 6° comma, c.p.c., che devono intendersi qui integralmente ritrascritte, ribadendo la ferma contestazione, come
esposta in atti e nei verbali di causa, alle istanze, contestazioni ed eccezioni istruttorie, nonché alle produzioni
documentali, avversarie.
Conclusioni nell'interesse del terzo chiamato ND IO PI HI
A scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza del 30 aprile 2024, Codesto Ill.mo Giudice Relatore -
richiamando il contenuto dell'ordinanza del 22 settembre 2022 con cui è stata rilevata la necessità di rimettere la
questione relativa alla sospensione della presente causa richiesta dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 132.1 Reg.
2017/1001, in attesa della definizione della domanda di decadenza per non uso del marchio comunitario di cui è causa -
ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 9 maggio 2024, disponendo la trattazione scritta, con
assegnazione alle parti di termine sino al 9 maggio stesso per il deposito di note limitate alla sola precisazione delle
conclusioni e richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.


2. Il sottoscritto, con le presenti note, chiedendo la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., precisa
le conclusioni ribadendo la propria adesione alla posizione e alle difese dell Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 7 di 44 1.- Con atto di citazione notificato in data 04/07/2017 a mezzo pec, L' Parte_3
ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_1
chiedendo di accertare (i) l'inadempimento contrattuale della convenuta rispetto alle obbligazioni
[...]
derivanti dal contratto di servizi aventi ad oggetto l'ammodernamento e la messa in sicurezza del sistema informatico in uso presso l'Associazione oltre che (ii) l'illecita registrazione da parte della convenuta di nomi di dominio (“ it”, “ughinunziante.it”, “unlaw.it”, etc.) contenenti Email_1
la denominazione dell'Associazione attrice ovvero segni idonei a creare confusione con il nome di dominio (“unlaw.it”) dalla stessa attrice utilizzato per la posta elettronica e per il sito internet.
L'attrice ha svolto domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale sub (i); nonché domanda ai sensi dell'art. 118 comma 6
c.p.i. per il trasferimento dei nomi di dominio “ it”, “ ”, Email_1 Email_2
“ t”, ”, “ it”, “ ”, Email_3 Email_4 Email_5 Email_6
“ughinunziante.it”, “ughinunziante.com”, “unlawmi.it”, “unlawmi.com”, nonché degli ulteriori nomi di dominio registrati dalla convenuta in malafede e, comunque, in violazione dei diritti dell'attrice, osservando, in fatto, che i nomi “HI e NU” oltre che il segno “Unlaw” venivano utilizzati da decenni come denominazione dell'associazione e nome di dominio dell'associaizone, oltre che come “marchi di fatto”
ed erano stati oggetto delle domande di registrazione depositate presso l'UIBM in data 27 marzo 2017 e
22 giugni 2017 avverso le quali pendeva opposizione.
2. - Costituendosi in giudizio, la società ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande dell'attrice e, con particolare riguardo alle censure riguardanti l'illegittima registrazione di nomi di dominio contenenti i patronimici « e , ha esposto che la Pt_1 Parte_1
registrazione era avvenuta su mandato dell'avv. , co-fondatore Controparte_2
(unitamente all'avv. NI M. HI, deceduto nel 2011) dell'Associazione e contitolare del marchio pagina 8 di 44 dell'Unione Europea “ e (n. ID 008595621 registrato il 01/03/2010 a seguito di Pt_1 Parte_1
domanda del 06/11/2009), anteriore alla richiesta di registrazione dello stesso segno presso UIBM da parte dell'attrice. Peraltro, dal semplice esame delle registrazioni dei nomi di dominio contestati si evinceva che “owner” dei nomi di dominio era l'avv. , mentre la Controparte_2
convenuta aveva proceduto alla sola richiesta di registrazione (doc. n. 5 del fascicolo della convenuta).
3.- Nella causa così instaurata, l'avv. ha svolto intervento volontario Controparte_2
ex art. 105, comma 1, c.p.c. con comparsa depositata in data 08/06/2018, nei termini previsti per la costituzione del convenuto, tenuto conto del differimento della prima udienza ex art. 168- bis, comma
5, c.p.c. Il terzo interveniente ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice riguardanti il trasferimento dei nomi di dominio esponendo di essere stato, unitamente al collega “socio Parte_4
fondatore” dell' , dalla sua costituzione – nel Parte_3
1987 quale unione degli studi legali dei due professionisti aventi sede a Roma e Milano (doc. 1) – sino al
2001; da tale momento la collaborazione con lo studio proseguiva come consulente esterno fino al mese di novembre 2017. L'interveniente ha osservato che l' aveva potuto utilizzare nella Parte_1
propria denominazione il patronimico dei soci e unicamente in virtù Pt_1 Parte_1
dell'autorizzazione concessa dai titolari e che, in forza di tale consenso, aveva potuto continuare ad utilizzare la stessa denominazione anche dopo la cessazione della qualità di associati, avvenuta per l'avv.
nel 1996 e per l'avv. nel 2001. La parte ha riferito che in data 6.10.2009, gli originari Pt_1 Parte_1
promotori-fondatori, e hanno presentato Controparte_2 Parte_4
domanda di registrazione del marchio comunitario “ ”, accolta in data 1.3.2010 Parte_1
con n. 008595621 (doc. 4) per le classi di servizi 36 (Assicurazioni; affari finanziari;
affari monetari;

affari immobiliari), 41 (Educazione; formazione;
divertimento; attività sportive e culturali) e 45 (Servizi
pagina 9 di 44 giuridici;
servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone;
servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali).
Sulla base di tali rilievi in fatto, il terzo ha osservato che l' attrice non poteva ritenersi Parte_1
titolare di un proprio “marchio di fatto” corrispondente ai nomi “HI e NU” atteso che: a) tale denominazione era stata utilizzata dall' solo sulla base del consenso prestato dai titolari dei Parte_1
patronimici e del marchio UE successivamente registrato;
b) con il venire meno del consenso del contitolare era venuta meno anche la “fonte che autorizzava l'utilizzo del segno distintivo”; c) ciò che consentiva al titolare del segno registrato non solo di azionare i diritti nascenti dalla revoca della concessione, ma anche quelli assoluti di privativa, in coerenza con la norma di cui all'art. 20 c.p.i.
Sotto altro profilo l'avv. ha osservato che “l'utilizzo della denominazione « e Parte_1 Pt_1
da parte dell dopo la cessazione della qualità di associati dell'avv. 1996) Parte_1 Parte_1 Pt_1
e dell'avv. (2001), era prevista dallo statuto a condizione che lo stesso utilizzo fosse Parte_1
consentito dalle norme in vigore e che, pertanto, l'uso fattone dall' doveva reputarsi contra Parte_1
legem in quanto in violazione dell'art. 1 della l. 1815/1939, quantomeno sino all'abrogazione della norma
“con decorrenza dal 1 gennaio 2012”.
Per tali ragioni, l'avv. si è opposto all'accoglimento della domanda di trasferimento della Parte_1
titolarità dei domini formulata dall attrice nei confronti della convenuta in Parte_1 Parte_2
quanto l'Associazione non era titolare della denominazione “ , né di alcun Parte_1
corrispondente marchio comprendente i patronimici dei fondatori, in quanto utilizzata dall'attrice esclusivamente in ragione del consenso espresso dagli stessi avv.ti e unici legittimati Parte_1 Pt_1
alla registrazione del marchio e, conseguentemente, dei nomi a dominio. In considerazione della revoca del consenso da parte dell'odierno interveniente, i nomi a dominio per cui è causa dovevano essere registrati a nome del titolare del marchio registrato ai sensi dell'art. 22 c.p.i.
pagina 10 di 44 4.- Con la prima memoria istruttoria l' attrice ha formulato domanda di nullità del marchio Parte_1
UE registrato dagli avv.ti e per deposito in malafede oltre che per carenza di novità Pt_1 Parte_1
con riguardo all'identica denominazione e marchio di fatto dell'attrice, precisando di aver già proposto innanzi all'EUIPO domanda di decadenza per non uso del medesimo marchio registrato dagli avv.ti
(procedimento n. 16181C). Pt_1 Parte_1
Attesa la pendenza del procedimento di decadenza, l' ha chiesto disporsi la Parte_3
sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 132(1) del RMUE.
Sotto altro profilo, l'attrice ha riferito che, con atto di citazione notificato in data 12/10/2018, l'avv.
NU aveva convenuto in giudizio l'Associazione attrice davanti al Tribunale di Roma (r.g.
66307/2018) per la declaratoria dell'illecita prosecuzione dell'uso del nome come parte Parte_1
della denominazione dello studio legale, attesa la revoca del consenso espressa dal titolare del nome e per la pronuncia dei conseguenti provvedimenti inibitori. Con la prima memoria istruttoria l' ha esteso anche nei confronti del terzo la domanda ex art. 118, comma 6, c.p.i Parte_1
5.- Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. l'avv. ha chiesto il rigetto della domanda di Parte_1
nullità del marchio comunitario e l'accertamento dell'illegittimo utilizzo del marchio da parte dell' convenuta. In conseguenza di tale accertamento, il terzo ha chiesto di inibire all'attrice Parte_1
la prosecuzione dell'uso del marchio contenente i nomi “ , registrato dall'intervenuto, Parte_1
in qualunque forma e modo, compreso l'utilizzo del marchio nel nome di dominio del sito web, nella denominazione, nelle insegne apposte all'esterno delle sedi dell ed in qualsiasi luogo Parte_1
collocate, nei documenti e negli atti, oltre che nei materiali utilizzati nell'esercizio della professione e condannarsi l'attrice alla rimozione dello stesso marchio dai predetti materiali.
6.- Rimessa la causa al collegio in data 11/11/2020, con sentenza non definitiva n. 3716, depositata il
02/05/2022, il Collegio, rigettate le eccezioni preliminari reciprocamente svolte dalle parti, ha deciso pagina 11 di 44 nel merito unicamente le domande di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno svolte dall'attrice nei confronti della convenuta “in ragione della loro Controparte_1
sostanziale autonomia rispetto alle questioni attinenti alla titolarità dei domain name ed alla validità del marchio comunitario registrato dall'interveniente rispetto alle quali si adotteranno più Parte_1
oltre i provvedimenti pertinenti”. Segnatamente, il Tribunale ha accertato l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione di servizi inter partes e ha condannato la società
convenuta al risarcimento del danno emergente, liquidato nella misura di € 19.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Il Collegio ha, invece, ritenuto di non poter decidere nel merito le ulteriori domande “svolte da tutte le parti”, ovvero: a) le domande proposte dall'Associazione nei confronti della convenuta
[...]
“volte ad ottenere nei confronti della convenuta il trasferimento - ai sensi dell'art. Controparte_1
118, comma 6, c.p.i. - dei nomi di dominio contestati e ancora nella formale titolarità della convenuta”;
b) le domande, aventi lo stesso contenuto, proposte dal terzo avv. nei confronti della società Parte_1
convenuta, in quanto, “ai fini della decisione di tali domande appare preminente l'esigenza di integrazione del contraddittorio rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario n. 008595621 del contitolare del medesimo, ND HI, adempimento che va disposto a carico dell'associazione attrice”.
Sotto altro profilo il Collegio ha osservato che “rilevante appare altresì - ai fini della definizione delle domande relative alla nullità di tale marchio comunitario, che appare questione evidentemente influente sul merito della controversia attinente alla titolarità dei nomi a dominio - la questione relativa alla necessità di sospensione della presente causa ai sensi dell'art. 132, comma 1, Reg. 2017/1001, in attesa della definizione della domanda di decadenza per non uso proposta anteriormente dall' avverso detto marchio Parte_3
pagina 12 di 44 comunitario”, riservando all'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del contitolare del marchio UE ogni valutazione in ordine alla attualità e rilevanza della causa di sospensione.
7.- Disposta con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ed integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi dell'avv. si è costituito in giudizio l'avv. ND IO PI HI figlio Pt_1
dell'avv. aderendo “alla posizione e alle difese dell' della quale era Parte_4 Parte_1
divenuto socio nel 2015.
All'udienza del 21/09/2022, l'avv. ha formulato riserva di appello avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 3716/22 e ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione dell'avv. ispetto alla Pt_1
domanda riconvenzionale di nullità del marchio europeo proposta dall'Associazione, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale con riguardo alla sospensione del processo in attesa della definizione della causa pendente innanzi il Tribunale di primo grado UE avverso la decisione della Commissione di ricorso. L' e il terzo litisconsorte hanno, invece, insistito per la sospensione della causa ex Parte_1
all'art. 132(1) Reg. 2017/1001 pendente la domanda di decadenza proposta davanti all'EUIPO.
8.- Nell'ulteriore prosieguo della causa l' attrice ha depositato: a) copia della decisione della Parte_1
Divisione di annullamento n. 16181 del 23/02/2021 con cui l'Ufficio ha parzialmente accolto la domanda di annullamento per non uso limitatamente alle classi 36, 41 e, in parte, alla classe 45 ed ha rigettato la stessa domanda con riguardo ai “servizi giuridici” compresi nella classe 45; b) copia della decisione della Quinta Commissione dell'EUIPO del 08/04/2022, adita su ricorso dell'Associazione,
con cui è stata confermata la decisione della divisione di annullamento n. 16181/21; c) copia del ricorso proposto dalla Associazione attrice ex art. 72 RMUE innanzi il Tribunale dell'Unione Europea avverso la decisione dell'EUIPO, riferendo che l'impugnazione era stata dichiarata irricevibile dal Tribunale
dell'Unione Europea per motivi procedurali, in quanto proposta da un “rappresentante” privo dei necessari requisiti di indipendenza. La parte ha documentato di aver proposto innanzi alla Corte di pagina 13 di 44 Giustizia dell'Unione Europea ricorso avverso tale pronuncia, contestando l'interpretazione data dal
Tribunale all'art. 19 dello Statuo.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che, con sentenza dell'08/11/2021, resa nella causa n.
66307/2018, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, ha rigettato la domanda ivi proposta dall'avv. per l'accertamento della illegittimità dell'uso del patronimico da parte Parte_1 Parte_1
dell' odierna attrice, evidenziando che in quella sede l'attore non aveva azionato la tutela Parte_1
del marchio, bensì la tutela del nome, con conseguente applicazione dell'art. 7 c.c. Avverso tale decisione pende il giudizio di appello.

9- La causa è stata rinviata per la rimessione della causa al Collegio anche in ordine alla necessità di disporre la sospensione ex art. 132(1) RMUE in attesa della definizione della domanda di decadenza per non uso proposta innanzi all'EUIPO. Sono stati, pertanto, disposti alcuni rinvii di udienza per verificare lo stato dell'impugnazione avanti la Corte di Giustizia. Mutato il giudice istruttore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, essendo ancora pendente, a quella data, il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia avverso la sentenza del Tribunale UE
di cui si è detto.
10.- Così ripercorsi i fatti di causa, occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 128(4),
secondo capoverso e dell'art. 132(1), del Regolamento n. 2017/1001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 14 giungo 2017, evidenziandosi quanto segue:
- in data 26/09/2017, l' attrice ha presentato davanti all'EUIPO domanda di decadenza Parte_1
per non uso del marchio comunitario EUTM n. 008595621 oggetto della domanda di registrazione depositata dagli avv.ti in data 06/10/2009 ed accolta il 01/03/2010; Pt_1 Parte_1
pagina 14 di 44 - a seguito dell'intervento svolto nel presente giudizio dall'avv. ai sensi dell'art. 105 c.p.c., Parte_1
con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata il 15/02/2019, l ha chiesto Parte_1
dichiararsi la nullità dello stesso marchio europeo per registrazione in malafede, nonché per carenza di novità in quanto corrispondente alla denominazione dello studio legale oltre che al “marchio di fatto” di cui l'attrice assume la titolarità; la parte ha, inoltre, comunicato all'Ufficio l'avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale secondo quanto previsto dall'art. 128, paragrafo 4 del
Regolamento 2017/1001;
- con decisione in data 23 febbraio 2021, la Divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di decadenza per non uso limitatamente alle classi 36, 41 e a parte dei servizi di cui alla classe 45, respingendola con riguardo ai “servizi giuridici” compresi nella classe 45;
- la decisione della divisione di annullamento è stata integralmente confermata dalla Commissione di ricorso con decisione dell'08/04/2022;
- l' ha impugnato la decisione dell'EUIPO con ricorso ex art. 72, paragrafo 1, RMUE Parte_1
avanti al Tribunale UE, che, ordinanza del 10/10/2022, ha dichiarato la “manifesta irricevibilità” del ricorso attesa la violazione degli artt. 19 commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di Giustizia
dell'Unione europea e dell'art. 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura per la mancanza dei requisiti di “indipendenza” richiesti in capo al difensore della parte ricorrente;

- l'ordinanza del Tribunale è stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia e il relativo procedimento non risulta definito alla data della rimessione della causa al collegio. Secondo quanto chiarito dalla stessa parte attrice, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la rimessione del gravame avverso la decisione dell'EUIPO al Tribunale UE per la delibazione nel merito dei motivi di ricorso ex art. 72 RUME.
pagina 15 di 44 10.1.- Ciò posto, l'art. 128(4) prevede che “se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE
era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio
informa il Tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'art. 132(1), fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda”; l'art. 132(1), richiamato dalla disposizione appena citata e rubricato “norme specifiche in materia di connessione” prevede che: “se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il Tribunale dei marchi UE adito per un'azione contemplata nell'art. 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione,
sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE, sia già contestata dianzi a un altro tribunale dei marchio UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio”.
10.2.- Con riguardo alla portata applicativa dell'art. 132 RMUE, la Corte di Cassazione ha osservato che
“tale disciplina presenta una serie di caratteristiche peculiari: l'elasticità delle soluzioni, modulabili in certa misura secondo il caso concreto, per valutarne i profili «particolari»; il rispetto del contraddittorio sulle statuizioni e quindi la necessità di un dialogo, seppur di regola non vincolante, con le parti;

l'operatività di un principio tendenziale di prevenzione;
un limitato favor per il procedimento dinanzi all'EUIPO” (Cass. 5491/2022). In relazione a tale ultimo profilo la Corte di Giustizia ha precisato che il
Regolamento n. 2017/10001 riserva all'EUIPO una competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi UE e di opposizione a tale registrazione, ma non anche con riguardo alla delibazione della validità dei marchi: “se è vero, [infatti] che il regolamento medesimo opta, in linea di principio, per il trattamento centralizzato delle domande di nullità e di decadenza presso l'EUIPO, tale principio è,
tuttavia temperato e la competenza relativa alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio
UE è stata attribuita, in forza degli artt. 63 e 124 del Regolamento 2017/1001 in maniera ripartita ai pagina 16 di 44 tribunali dei marchi UE, designati dagli Stati membri in conformità all'articolo 123 paragrafo 1, dello stesso, e all'EUIPO” (Corte di Giustizia C- 256/21). Inoltre, secondo quanto rilevato dal giudice euro-
unitario, le competenze in questione sono esercitate solo “tendenzialmente” secondo il principio di priorità dell'organo giurisdizionale adito. Infatti, “ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1 e paragrafo 2,
prima frase, del regolamento 20171001 e «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento», è il primo giudice investito di una controversia relativa alla validità di un marchio dell'Unione europea a essere competente in materia” (Corte di Giustizia C- 256/21; Corte di Giustizia
C-645/21).
10.2.- Nel caso di specie il Collegio ravvisa la sussistenza dei “motivi particolari” che, a mente dell'art. 132(1), consentono la prosecuzione della presente causa benché la domanda di nullità sia stata proposta davanti al Tribunale dei marchi UE competente dopo la proposizione della domanda di decadenza per non uso del medesimo marchio davanti all'EUIPO. In primo luogo, occorre, infatti, rilevare che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale dell'Unione Europea comporterebbe non già una pronuncia di merito sulla domanda di decadenza, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, con conseguente protrazione della durata del presente giudizio per un periodo di tempo non compatibile con le esigenze di ragionevole durata del processo. Sotto altro e più significativo profilo, si osserva che, mentre nel presente giudizio l' ha dedotto la nullità del marchio UE per registrazione in malafede ex art. 59.1 lett. b) Parte_1
RUME ovvero per difetto di novità, in quanto identico al marchio di fatto già usato dall' Parte_1
oltre che al segno già noto come denominazione dell (ai sensi dell'art.

8.4. RUME in Parte_1
combinato disposto con l'art. 60.1 RMUE); nel procedimento davanti all'EUIPO, la stessa parte ha dedotto unicamente la decadenza del marchio UE registrato dagli avvocati e per non Pt_1 Parte_1
uso nei cinque anni antecedenti la proposizione della domanda di decadenza, ossia tra il 26 settembre pagina 17 di 44 2012 e il 25 settembre 2017 compreso. Ciò posto, la domanda di decadenza è stata solo parzialmente accolta;
mentre è stata rigettata con riguardo ai servizi legali di cui alla classe 45 con pronuncia della
Divisione di annullamento dell'EUPO integralmente confermata dalla Commissione di ricorso.
Sebbene dalla lettura delle decisioni dell'EUIPO e del ricorso avverso tali decisioni proposto dall' ed ancora sub iudice, emerga che, anche in quel procedimento l' Parte_1 Parte_3
abbia eccepito la preesistenza del diritto all'uso del segno nella propria denominazionein
[...]
virtù delle clausole statutarie sottoscritte dagli stessi avv.ti e tuttavia, tanto nella Pt_1 Parte_1
decisione della Divisione di annullamento dell'EUIPO che nella decisione della Quinta Commissione di ricorso si legge che “numerosi punti sollevati dalle parti riguardano la rivendicazione di diritti anteriori sulla dicitura
“ e e la questione della malafede. Tali questioni rientrano tuttavia nell'oggetto del contendere dei Pt_1 Parte_1
procedimenti dinanzi i Tribunali Italiani e, pertanto, esulano dalla portata del presente procedimento” (decisione della
Quinta commissione di ricorso dell'08/04/2022). L'Ufficio ha, infatti, precisato che la delibazione della domanda di decadenza riguardava esclusivamente la prova dell'uso del marchio registrato nel periodo rilevante, ossia nel quinquennio antecedente il deposito della domanda di decadenza (tra il 26 settembre
2012 e il 25 settembre 2017 compreso).
Infine, giova rilevare che l'eventuale rigetto della domanda di decadenza formulata in sede comunitaria,
non esonererebbe questo Tribunale dell'esame della domanda di nullità, fondata su diversi presupposti;

di contro, l'eventuale accoglimento della domanda di decadenza, a seguito delle impugnazioni svolte dall'Associazione istante, supererebbe, rendendola superflua, l'eventuale rigetto della domanda di nullità
nel presente giudizio.
11.- Venendo, pertanto, al merito delle domande non oggetto di delibazione nella sentenza non definitiva, occorre esaminare, in primo luogo, la domanda di nullità del marchio europeo “
[...]
, formulata dall' attrice. Parte_1 Parte_1
pagina 18 di 44 A fondamento di tale domanda l'Associazione ha dedotto che i patronimici « , legati Pt_1 Parte_1
in “endiadi”, compongono la denominazione dello «Studio legale associato» dal 1988, anno della sua costituzione. Sul punto l'attrice ha richiamato le previsioni dello statuto del 16/12/1988 e del successivo statuto del 20/06/2000, oltre che della scrittura privata del 13 maggio 2009, sottoscritta dall'avv. ad integrazione di un accordo transattivo intervenuto con l' e riguardante Pt_1 Parte_1
altri rapporti tra l'associazione e l'ex socio.
In fatto, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti, emerge che la collaborazione tra l'avv. l'avv. risaliva addirittura ad epoca antecedente. In particolare Pt_1 Parte_1
l'attrice ha prodotto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione professionale denominata
[...]
(Associazione Professionale degli avv.ti GI NU, NI M. HI, Parte_3
RL UA, GI DE, RC SC, RC G. ES, EL de EO, EM RC e
ZI Traverso)”, sottoscritto in data 30/01/1979, con il quale gli avv.ti e già Pt_1 Parte_1
prestavano il consenso all'utilizzo dei loro nomi da parte dell' “anche dopo che gli stessi Parte_1
abbiano, per qualsiasi ragione, cessato di fare parte dello studio associato” (doc. E-5 del fascicolo dell'attrice e doc. 47 del fascicolo dell'interveniente). Allo scopo di costituire uno Studio associato che riunisse i professionisti che operavano presso gli studi legali, aventi l'uno sede a Roma e l'altro a Milano,
di cui gli avvocati e erano rispettivamente titolari, nel 1988 è stata costituita Pt_1 Parte_1
l' . L'art. 1 dello statuto del 16/12/1988, “approvato Parte_3
all'unanimità da tutti i soci dell'epoca” (NI M. HI, GI DE, RL Controparte_2
UA, RC G. ES, RC SC, EL de EO, ZI Traverso, Parte_5
e ), recitava testualmente: “la denominazione dell'associazione Parte_6 Parte_7
professionale è qui di seguito indicata Parte_3
come lo “ ”. Lo studio potrà cambiare la propria denominazione (ma non potrà invertire l'ordine Pt_3
pagina 19 di 44 degli attuali nomi) con delibera dell'Assemblea dei soci. Lo studio ha il diritto di continuare ad usare il nome di un socio deceduto o che abbia cessato di far parte dell'associazione qualora ciò sia consentito dalle norme in vigore. Tuttavia, una volta cessato l'uso del nome, lo stesso non potrà essere ripristinato senza il consenso dell'avente diritto. In caso di aggiunta di altri nomi nella denominazione, il socio che abbia cessato di far parte dello e i suoi eredi avranno il diritto di far cessare l'uso del nome da Pt_3
parte dello ”. Pt_3
In data 31/12/1996 l'avv. NI M. NU ha cessato di fare parte dell'associazione per raggiunti limiti di età. Entrambe le parti hanno riferito che lo stesso ha continuato a collaborare con l'associazione come of counsel almeno sino al mese di marzo 2008 (cfr. carta intestata depositata come doc. E-6 dall'attrice). In data 20/06/2000 gli avvocati, che all'epoca rivestivano la qualifica di
“associati”, definiti nello statuto come “soci” (GI NU, RC SC, RC G. ES,
, , , Roberto Leccese, Parte_7 CP_4 Parte_8 Persona_1 CP_5
, e , hanno
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
sottoscritto un nuovo Statuto che, con riguardo alla denominazione dell'associazione, richiamava integralmente il contenuto dello statuto del 1988. Parte attrice ha riferito che in data 31 marzo 2001
anche l'avv. ha cessato di essere socio dello studio per raggiunti limiti di età, proseguendo la Parte_1
collaborazione con lo Studio professionale come consulente esterno.
Dalla documentazione in atti risulta che, con scrittura privata del 13 maggio 2009, “ad integrazione” di quanto previsto dall'art. 2 dell'atto di transazione stipulato nella stessa data, l'avv. NI M. HI ha ribadito il proprio consenso all'utilizzo del proprio patronimico, unito al cognome dell'avv. Parte_1
rendendo la seguente dichiarazione: “ai sensi dell'art. 1 ultimo comma dello Statuto dell'Associazione
Professionale, consento alla prosecuzione dell'utilizzazione del mio patronimico nella denominazione anche in ipotesi di contrattazione della stessa con altri studi legali o organizzazioni professionali di pagina 20 di 44 buona reputazione che legittimamente esercitino l'attività riservata agli studi legali, nonché in ipotesi di contrattazione con altre organizzazioni professionali (dottori commercialisti o notai) sempre nei limiti consentiti dalla legge e dal Codice deontologico per quanto riguarda le organizzazioni multidisciplinari.
In tali casi la denominazione potrà essere modificata, ma gli attuali nomi non potranno essere invertiti
[…]”.
Dalla lettura dell'accordo transattivo – nel testo risultante dal documento 25 prodotto dall'avv.
che, benché privo di sottoscrizioni non è stato contestato dall' con riguardo Parte_1 Parte_1
alla conformità dello stesso al contenuto della transazione effettivamente sottoscritta – risulta che, nelle
“premesse” dell'accordo transattivo l e l'avv. anno dato atto che: “g) Parte_3 Pt_1
l'associazione professionale continua ad utilizzare nella propria denominazione il patronimico in forza di Pt_1
Parte_ autorizzazione in tal senso concessa da (e contemporaneamente dal socio co- fondatore Avv. GI NU
per il proprio patronimico) in forza dello statuto dell'Associazione Professionale da essi approvato insieme a tutti gli altri
Parte_ soci, tale autorizzazione valendo anche post mortem, salvi i diritti spettanti a e ai suoi eredi ai sensi degli art. 7 e
8 cod. civ.”; “n) è interesse dell'Associazione Professionale conservare e meglio disciplinare il diritto di utilizzare, quale
parte della propria denominazione, il patronimico “HI”; art. 2: “GMU conferma la volontà già espressa di consentire
l'uso del patronimico senza limiti di tempo anche dopo la sua morte, da parte della Associazione Professionale, Pt_1
restando tuttavia inteso che tale uso dovrà essere in ogni caso conforme alle regole dettate dal codice civile e dal Codice
Deontologico in materia. L'uso del patronimico “HI” dovrà essere sempre congiunto all'altro patronimico Parte_1
senza invertire l'ordine degli attuali nomi ed è consentito non solo quale parte della denominazione dell'Associazione
ma anche in relazione qualsiasi uso in funzione anche di segno distintivo nei limiti di liceità fissati dalla Parte_3
Parte_ legge e dal Codice Deontologico forense e, quindi, anche a fini promozionali e pubblicitari. consente altresì alla
prosecuzione dell'utilizzazione del suo patronimico insieme a quello di “NU” e, pertanto, nella denominazione
dell'Associazione professionale in ipotesi di aggregazione della Associazione Professionale con altri studi legali o
pagina 21 di 44 organizzazioni professionali di buona reputazione che legittimamente esercitano attività riservata agli studi legali, nonché
in ipotesi di integrazione con altre organizzazioni professionali (dottori commercialisti o notai) nei limiti consentiti dalla
legge e dal Codice Deontologico per quanto riguarda le organizzazioni multidisciplinari, a condizione che il segno
distintivo “HI e NU” rimanga nel medesimo ordine”.
10.3- In tale contesto, la domanda di registrazione dei nomi e , come marchio Pt_1 Parte_1
europeo per le classi 36, 41 e 45, è stata depositata dagli avv.ti NI M. HI e GI NU in data 06/10/2009 ed è stata registrata il 03/03/2010; il 07/04/2010 gli avv.ti hanno Pt_1 Parte_1
anche costituito una associazione professionale sotto la denominazione “ Controparte_10
avente sede a Milano in via Sant'ND 19.
Tuttavia, secondo quanto si legge nella e-mail del 01/04/2010 inviata dall'avv. all'avv. Parte_1
ND HI, figlio dell'avv. NI M. HI, la costituzione della Parte_3
era solo “virtuale”, poiché “non si sa se la stessa diverrà mai operativa in luogo di quella
[...]
esistente”. Spiegava nella e-mail l'avv. che “al momento della costituzione i due soli associati Parte_1
saremmo io e GI e solo successivamente entrerebbero gli altri, non tutti, attuali soci. Ciò, tuttavia,
soltanto nel caso in cui non si riuscisse con la persuasione a far dimettere qualcuno che la maggioranza non intende continuare ad avere come socio” (doc. 66 fascicolo avv. . Sul contenuto di tali Parte_1
scambi si tornerà nel prosieguo.
11.- Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che la denominazione “ Parte_3
ha costituito la denominazione dell' professionale attrice quanto meno a far
[...] Parte_1
data dal 1988; ciò sulla base delle previsioni Statutarie, il cui contenuto è stato richiamato, approvate dagli stessi titolari dei patronimici. Poiché il terzo interveniente ha contestato la sussistenza di un diritto dell' a mantenere tale denominazione in ragione della asserita invalidità delle previsioni Parte_1
statutarie (sia del 1988 che del 2000), riguardanti la denominazione medesima, per contrarietà alla pagina 22 di 44 previsione di cui all'art. 1 della legge 1815/1939 (abrogato con decorrenza dal primo gennaio 2012),
occorre, in primo luogo, soffermarsi su tale difesa.
11.1 - Preliminarmente, si osserva che, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi superato l'orientamento secondo cui l'associazione tra professionisti non è
configurabile come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale,
né come ente collettivo. Aderendo ai più recenti arresti, si osserva che lo “studio professionale associato”, costituto nella forma dell'associazione non riconosciuta, “quantunque privo di personalità
giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c.”, norma che stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli assicurati (Cass. 2332/2022; Cass. n. 17683/2010; Cass. n. 22439/2009; Cass. n.
24410/2006; Cass. n. 4628/1997). Sotto altro profilo, si osserva che il riconoscimento della capacità di
“porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.”, non si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui l'associazione non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richieda particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso (Cass. 17683/2010; Cass. 4628/1997); il rispetto del principio della personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio associato. Sotto altro profilo si osserva che con riguardo alle associazioni non riconosciute operanti in ambiti diversi da quello per cui è causa, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo affermato il principio secondo cui l'associazione non riconosciuta,
“quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli pagina 23 di 44 associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione”, ossia di indebita assunzione di nomi e di denominazioni altrui quali segni distintivi (Cass. 2015/n. 23401).
11.2.- Nel caso di specie, gli associati hanno attribuito all'associazione la denominazione
[...]
corrispondente al patronimico dei soci fondatori e promotori. Evidentemente l'uso del Parte_1
patronimico dei due soci come denominazione dello studio associato si basava sul consenso prestato dai titolari dei nomi, i quali hanno sottoscritto lo statuto unitamente agli altri soci. Sotto altro profilo si osserva che le previsioni statutarie – sottoscritte dai titolari dei nomi – attribuiscono all'associazione il
“diritto” di utilizzare i patronimici in questione anche nel caso di decesso o di cessazione di uno o di entrambi i soci “qualora ciò sia consentito dalle norme in vigore”, riconoscendo espressamente al
“socio che abbia cessato di far parte dello studio di esercitare la professione sotto il proprio nome ovvero consentire che lo stesso faccia parte della denominazione di una associazione professionale”.
Infine, lo statuto attribuisce espressamente al socio che abbia cessato di far parte dello studio, ovvero ai suoi eredi, il diritto di far cessare l'uso del nome da parte dello studio nel “caso di aggiunta di altri nomi nella denominazione”.
11.3- Giova, quindi, osservare che, nell'intenzione dei soci promotori e fondatori, la denominazione dell'Associazione attrice è composta non già dal nome di uno solo dei due soci (NU o Pt_1
bensì dai due nomi, secondo un determinato ordine, legati in “endiadi”, come peraltro affermato dallo stesso interveniente. Peraltro, in considerazione del carattere personale della prestazione resa dal professionista e dalle norme che disciplinano la denominazione degli Studi Legali, lo statuto riconosceva espressamente il diritto dell'ex “socio” di utilizzare il proprio nome nella propria attività
professionale, anche in combinazione con altri nomi;
inoltre, a tutela dei diritti dei titolari dei patronimici costituenti la denominazione dell'associazione, lo statuto prevede espressamente il diritto pagina 24 di 44 dell'ex socio e dei suoi eredi di “far cessare” l'uso del nome da parte dello studio nel caso di aggiunta di un ulteriore cognome, oltre che di variazione dell'ordine dei due patronimici. Occorre, peraltro, rilevare che le norme dello statuto del 1988 e del 2000 volte a disciplinare il funzionamento dell'Assemblea dei soci, disciplinano il numero di voti attribuiti a ciascun socio secondo un criterio di “anzianità”,
riconoscendo in favore dei due soci fondatori e NU) il maggior numero di voti (4 Pt_1
ciascuno) e prevedono le maggioranze necessarie per la modifica, tra l'altro, delle norme dello statuto riguardanti la denominazione della associazione.
11.4- Ciò posto, non si ignora che, alla data della costituzione dell , e del Parte_3
successivo statuto del 2000, era in vigore l'art. 1 della legge 1815/1939 (abrogato con decorrenza dal primo gennaio 2012). Tale legge disciplinava l'esercizio in forma associata delle professioni c.d. protette sulla base del tradizionale orientamento che riteneva incompatibile con il carattere personale del rapporto che si istaura tra cliente e avvocato e conseguente carattere personale della responsabilità del professionista, la costituzione di società per l'esercizio associato di tali attività (divieto derogato solo per le società di ingegneria). In tale contesto, l'art. 1 l. cit. prevedeva che: “le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”,
seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”.
11.5.- La norma in commento è stata tradizionalmente interpretata in modo rigoroso dalla Corte di
Cassazione che, ponendo tale previsione in stretta correlazione con il successivo art. 2 della stessa legge
– disposizione che sanciva il divieto di costituire esercitare o dirigere sotto qualsiasi forma diversa dall'associazione, società che abbiano lo scopo di dare ai propri associati, o a terzi, prestazioni in pagina 25 di 44 materia tecnica, legale amministrativa – e valorizzando il significato inequivoco dell'avverbio
“esclusivamente”, negava che potesse essere utilizzato nella denominazione degli studi professionali il patronimico dei soci cessati o deceduti (cfr. per tale orientamento, Cass. 1994/n. 2077; Cass.
1993/10942). Segnatamente, la giurisprudenza più risalente osservava che “l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale, è possibile solo nella forma del cosiddetto studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna, si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con i clienti”, che richiede la rigorosa individuazione, anche nella denominazione, dei professionisti che effettivamente rivestano la qualità di associati anche nella denominazione, ciò anche allo scopo di non indurre in errore i terzi.
Giova, tuttavia, rilevare che il d. lgs. n. 96/2001 in attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio - “relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale” -
ha introdotto nell'ordinamento interno la possibilità di esercitare l'attività professionale di avvocato in forma societaria, attraverso la costituzione delle c.d. “società tra avvocati”, secondo le norme dettate dallo stesso decreto legislativo e dalle norme del codice civile che regolano le società in nome collettivo,
“ove non diversamente” previsto.
L'art. 18, comma 2, del d.lgs. 96/2001, rubricato “ragione sociale”, così recita: “non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è
consentita con la indicazione “ex socio” o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purché
non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio”.
pagina 26 di 44 Si osserva, poi, che l'art. 1 della legge 1815/1939 è stato abrogato dalla legge 183/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
11.6- Ciò posto, in un noto arresto antecedente alla abrogazione della l. 1815/1939, la più recente giurisprudenza di legittimità, pur senza ritenere direttamente applicabile l'art. 18 del d.lgs. 96/2001 alle associazioni tra avvocati disciplinate dalla l. 1815/1939 e ribadendo il principio della personalità della prestazione professionale resa dall'avvocato, permette una lettura meno rigorosa dell'art. 1 della legge del 1939, consentendo di valorizzare le specificità del caso concreto, nel rispetto del principio di verità
della denominazione dello studio professionale associato. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “anche a voler convenire con i ricorrenti circa la possibilità di estendere la denominazione di una associazione a professionisti i quali, per essere deceduti, non possono più considerarsi associati,
quantunque siano stati in vita fondatori dello studio suddetto, certamente non si potrebbe spingere una siffatta possibilità sino a ricomprendervi il nome di chi non è mai stato invece fondatore o comunque partecipe dello studio associato di cui si discute, bensì di un diverso ed assai precedente studio, che nessuno assume esser stato da lui condotto in forma associata con altri professionisti […] e che solo in via indiretta, all'esito di molteplici passaggi e con rilevanti mutamenti soggettivi, può storicamente collegarsi all'associazione professionale ora esistente” (Cass. 2007/n. 1476). Tale orientamento appare coerente con il mutato contesto normativo e con l'abrogazione del divieto di esercizio della professione legale in forma societaria, oltre che con il contenuto dell'art. 18 comma 2 del d.lgs. 96/2001 che, con riguardo alle società tra avvocati, prevede una deroga al divieto di utilizzo del patronimico del socio cessato o deceduto nella denominazione laddove: a) vi sia un diverso accordo tra socio cessato o suoi eredi;
b) alla data della cessazione della qualità di socio “non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti”. Tale seconda condizione ha lo scopo di garantire il “principio di verità del nome immanente all'intera normativa sulla denominazione delle organizzazioni professionali collettive.
pagina 27 di 44 Principio destinato, come è ovvio a garantire la tutela del terzi clienti (pur “senza pregiudicare il valore di quegli elementi organizzativi e di professionalità apportati dall'ex socio e di cui la società continua a d avvalersi”, come indicato nella relazione accompagnatoria del citato decreto), in forza del quale neppure l'eventuale consenso degli eredi potrebbe bastare a legittimare l'uso del nome di un professionista che nessun rapporto diretto abbia mai avuto con la società o con l'associazione della cui denominazione si discute” (Cass. 2007/n. 1476).
11.7- Venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti risulta che, sebbene con inevitabili mutamenti della compagine dei soci, l attrice risulta riconducibile Parte_3
quanto meno alla professionale costituita nel 1987/1988 e disciplinata dallo statuto del Parte_1
16/12/1988 poiché alla data della cessazione della qualità di “soci” da parte dell'avv. prima e Pt_1
dell'avv. poi, non risultava mutata l'intera compagine dei soci professionisti, alcuni dei quali Parte_1
presenti anche alla data della istaurazione del presente contenzioso. Sotto altro profilo, si osserva che le previsioni statutarie riguardanti la denominazione dell'associazione – approvate da tutti i soci, compresi i promotori e mai modificate nel lungo periodo di attività dell'associazione – esprimono il consenso dei titolari dei patronimici oltre che degli altri associati alla prosecuzione dell'utilizzo dei due patronimici nella denominazione dell'Associazione, secondo l'ordine indicato (“HI e NU”), anche nel caso di cessazione o decesso dei soci fondatori. Come detto, tale previsione è subordinata al rispetto delle previsioni legislative e del codice deontologico in vigore (“qualora ciò sia consentito dalle norme in vigore”). Una interpretazione secondo buona fede e correttezza della norma statuaria in esame impone di ritenere che le parti abbiano inteso far riferimento non già alle norme in vigore alla data della costituzione dell'associazione, bensì alle norme vigenti alla data della cessazione del rapporto associativo.
pagina 28 di 44 11.8- Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle concordi allegazioni, che l'avv. a Pt_1
cessato la qualità di socio nel 1996 e, tuttavia, ha continuato a collaborare come consulente della società
sino al 2008 (cfr. carta intestata prodotta dall'attrice); inoltre, nel mese di maggio 2009 lo stesso avv.
NI M. HI ha ribadito il consenso all'uso del nome unitamene al nome dell'avv. Pt_1
quale parte della denominazione dell'Associazione, secondo le previsioni statutarie. Anche Parte_1
l'avv. ha proseguito la collaborazione con lo studio dopo la cessazione della qualità di socio Parte_1
(avvenuta nel 2001). Infatti, l'interveniente ha prodotto una e- mail con la quale comunicava allo Studio
professionale di aver cessato di avere “ogni connessione o rapporto” con l'associazione a decorrere dal
1/12/2017, a seguito di dissidi non meglio precisati. Si osserva ancora che, prima della cessazione della qualità di socio per raggiunti limiti di età, nessuna modifica statutaria è stata apportata o anche solo richiesta dagli ex “soci”, con riguardo alla denominazione dell'associazione, né risulta essere stata dagli stessi formulata, all'indomani della cessazione della qualità di “socio”, alcuna opposizione alla prosecuzione dell'utilizzo del proprio patronimico, sulla base della pretesa contrarietà della disposizione statutaria a norme di imperative (in tesi rappresentata dall'art. 1 l. 1815/1939).
11.9- Ciò detto, ritiene il Tribunale che anche alla data della cessazione della qualità di socio dell'avv.
e alla stipulazione della scrittura transattiva tra l' e l'avv. fosse possibile Parte_1 Parte_1 Pt_1
accedere ad una lettura dell'art. 1 della legge del 1939 – peraltro abrogato nel corso della prosecuzione del rapporto di collaborazione tra l'avv. e l' – coerente con le modifiche che Parte_1 Parte_1
hanno interessato l'esercizio in forma associata dell'attività professionale di avvocato e che consentono di mantenere nella denominazione il patronimico dell'ex socio o del socio deceduto, sussistendo il relativo consenso ed in presenza di un precedente collegamento tra l' e l'attività del Parte_1
professionista, condizioni tutte presenti nel caso di specie (cfr. Cass. cit). Per tale ragione,
contrariamente a quanto dedotto dall'interveniente, deve escludersi un uso illecito, e pertanto non pagina 29 di 44 tutelabile, del patronimico degli avv.ti nella denominazione della Associazione attrice Pt_1 Parte_1
nel periodo successivo alla cessazione dei “soci fondatori”. L'utilizzo del patronimico degli ex soci,
come denominazione dell'associazione professionale, si basa, infatti, sulle previsioni dello Statuto,
approvato all'unanimità degli associati compresi gli avv.ti Pt_1 Parte_1
12.- Svolta tale premessa, osserva il Collegio che gli avv.ti hanno depositato domanda Pt_1 Parte_1
di registrazione del marchio comunitario in data 06/10/2009. Dallo scambio di lettere prodotte come doc. 53 e 54 dall'avv. risulta che i due ex soci hanno richiesto la registrazione del marchio Parte_1
“HI e NU” mossi dalla preoccupazione di assicurare “un minimo di protezione dei nostri nomi
[…], in un momento che si segnala per fenomeni di aggressività e per il carente rispetto e l'assenza di considerazione verso quanti hanno costruito questa realtà” (doc. 53, lettera dell'avv. nunziante del
16/11/2009). Con la stessa missiva, l'avv. precisava che “nei rapporti tra noi, quali Parte_1
contitolari del nome dello studio che considero ancora nostro, ritengo che siano sufficienti pochi e fondamentali concetti e accordi. In primo luogo i nostri due nomi rimarranno legati insieme nell'ordine attuale e di sempre. Insieme decideremo di consentire ogni eventuale modifica o aggiunta di altro nominativo, sempre insieme stabiliremo di concedere l'uso del nome ad altre entità, associazioni con o senza personalità giuridica, a manifestazioni ed eventi, etc. Congiuntamente ne stabiliremo le condizioni. Sempre di comune accordo eserciteremo il diritto di revoca, con l'intesa che tale diritto rimarrà congiunto e interesserà congiuntamente i due nomi. Potremo riservarci sempre congiuntamente la facoltà di verifica dell'uso che viene fatto dei nostri nomi da parte di chi ne usi. Fermi restando gli accordi che intercorrono tra te e l'associazione che porta attualmente il nostro nome, qualsiasi eventuale futuro beneficio sarà ripartito in misura uguale tra noi. Questi, direi, i nostri accordi vita natural durante di entrambi. In caso di decesso di uno di noi i diritti congiunti saranno esercitati singolarmente dal superstite, sentito il parere dei nostri figli e ND a seconda delle circostanze, salvo quelli Per_2
pagina 30 di 44 di natura patrimoniale che faranno capo agli aventi causa”. Il riferimento agli “accordi che intercorrono tra te e l'associazione che porta attualmente il nostro nome”, riguarda l'accordo transattivo sottoscritto dall'avv. l nel mese di maggio 2009. Pt_1 Parte_3
La lettera con cui l'avv. chiariva lo scopo della registrazione del marchio è stata sottoscritta Parte_1
per accettazione dall'avv. Nello stesso periodo, in data 07/04/2010, è stata costituita dai due ex Pt_1
soci, una nuova Associazione professionale sotto la denominazione “ . Controparte_10
Nella e-mail inviata dall'avv. all'avv. ND HI, si legge che la costituzione di tale Parte_1
associazione rappresentava “un fatto solo virtuale in quanto non si sa se la stessa diverrà mai operativa in luogo di quella esistente. Al momento della costituzione i due soli associati saremmo io e GI e solo successivamente entrerebbero gli altri, non tutti, attuali soci. Ciò tuttavia soltanto nel caso in cui non si riuscisse con la persuasione a far dimettere qualcuno che la maggioranza non intende continuare ad avere come socio […]”. Nel mese di giugno 2010, a distanza di circa due mesi dalla costituzione della associazione con l'avv. l'avv. scriveva una e-mail ai soci dell Pt_1 Parte_1 [...]
“già esistente”, della cui effettiva spedizione non vi è prova, Parte_3
denunciando che “l'associazione [il riferimento è alla Associazione odierna attrice] ha di fatto cessato di esistere dal momento che ciascuno dei soci di Roma e separatamente da questi i soci di Milano esercita la professione singolarmente e separatamente anche se sotto una stessa insegna e nella stessa tana”;
nella stessa e-mail, l'avv. rappresentava l'intendimento dell'avv. dello stesso Parte_1 Pt_1 Parte_1
“di privare del nostro nome la attuale associazione appunto perché è venuto meno il momento caratterizzante, cioè il rapporto associativo che dovrebbe unire tra loro gli associati. Altro e non secondario motivo di tale nostra decisione deriva dalla certezza – mi sembra condivisa anche da voi –
che l'assetto attuale dello studio porta inevitabilmente – ha già portato come conseguenza la consunzione del nome della azienda distruggendo in questo percorso valori che GI ed io abbiamo,
pagina 31 di 44 insieme con tanti antri costruito nella intera nostra vita lavorativa” ed informava i soci della costituzione, da parte dello stesso e dell'avv. della associazione denominata Parte_1 Pt_1 [...]
con la speranza di “utilizzare questo nuovo veicolo per raccogliere in esso Controparte_10
quanto ancora possa costituire un nucleo sul quale riscostruire auspicabilmente una associazione veritiera”.
Nelle intenzioni dell'avv. la “nuova” associazione avrebbe avuto sede legale e amministrativa Parte_1
a Milano nella sede già occupata dalla Associazione attrice e uno “statuto in massima parte copiato dal quello della Studio legale”; nella “nuova” associazione Parte_3 [...]
avrebbe dovuto confluire “tutto l'ufficio di VSA (sede di Milano dell'associazione) e dal Parte_1
CP_ lato di e inizialmente con personale amministrativo”; l'associazione avrebbe CP_11
dovuto proseguire in tutti i rapporti che già facevano capo alla precedente Parte_3
(doc. 61 del fascicolo del terzo interveniente).
[...]
12.1- I documenti in esame sono stati prodotti dal terzo avv. al fine di provare la pretesa Parte_1
conoscenza da parte dell della avvenuta registrazione del marchio comunitario, oltre che Parte_1
Pa l'asserito momento di “disgregazione” attraversato dall'Associazione il 2009 e il 2010.
Osserva, tuttavia, il Collegio che la documentazione prodotta comprova unicamente che, tra il 2009 e il
2010, quando i soci promotori avevano da tempo cessato di rivestire la qualità di soci dell' Parte_1
(dal 1996 quanto all'avv. e dal 2001 quanto all'avv. , gli stessi hanno proceduto alla Pt_1 Parte_1
registrazione come marchio comunitario dei rispettivi patronimici, già utilizzati da decenni come denominazione dell odierna attrice, e alla costituzione di una nuova associazione Parte_1
professionale, che vedeva come componenti i soli avv.ti Dagli scambi intervenuti tra Pt_1 Parte_1
l'avv. e l'avv. oltre che tra l'avv. e il figlio dell'avv. sopra richiamati, Parte_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1
risulta che entrambe le iniziative avevano una finalità meramente “difensiva” nel senso che con la pagina 32 di 44 registrazione del marchio comunitario gli ex soci intendevano munirsi dello strumento ritenuto più
idoneo a contrastare un eventuale uso non più gradito degli stessi patronimici da parte dell' Parte_1
già costituita e ad esercitare un controllo diretto sulla composizione della compagine associativa, al di fuori dei meccanismi previsti dallo statuto per l'adozione delle decisioni che riguardano l' Parte_1
Ciò posto, a conferme del carattere meramente “formale” della costituzione della nuova associazione si osserva che, il terzo interveniente non ha offerto prova dell'esito della sollecitazione ad unirsi alla nuova associazione, né la parte ha provato l'avvenuto scioglimento dell' attrice, riconducibile Parte_1
all'associazione del 1988 secondo le previsioni dell'art. 38 dello statuto (a mente del quale l'associazione si scioglie “per decorso del termine;
per impossibilità di conseguire l'oggetto, per la volontà dei soci risultante da una deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste dal secondo paragrafo dell'articolo 34”). Infine, il terzo interveniente non ha provato di aver assunto alcuna effettiva iniziativa volta ad impedire alla precedente Associazione, in concomitanza degli eventi che, secondo la ricostruzione dello stesso terzo, nel 2010 avrebbero comportato una “consunzione” dell'uso della denominazione e la disgregazione stessa dell'associazione, la prosecuzione dell'utilizzo della denominazione “ , secondo il proposito dallo stesso espresso nella e-mail del mese di Parte_1
giugno 2010.
Risulta, infatti, che pochi mesi dopo la costituzione della nuova associazione da parte dei soli avv.
e quest'ultimo si sia definitivamente cancellato dall'albo degli avvocati (doc. D-2 del Parte_1 Pt_1
fascicolo dell'attrice); dalle stesse allegazioni dell'avv. emerge che, nel 2010, lo studio legale Parte_1
“ e è stato costituito dai due ex fondatori e promotori della Pt_1 Controparte_10 Parte_1
attrice come entità non operativa e meramente “virtuale”, destinata ad operare solo nel caso di acquisizione di alcuni degli avvocati già soci o of counsel dell attrice, circostanza che non Parte_1
risulta essersi verificata. Di contro, la precedente ha continuato a svolgere la propria Parte_1
pagina 33 di 44 attività e ad utilizzare la denominazione “ nei rapporti con i terzi e nella prestazione Parte_1
dei servizi legali (cfr., tra l'altro, le riviste di settore, nelle quali lo stesso avv. NU veniva indicato come of counsel (doc. A-31, A-36, A- 40 del fascicolo dell'attrice).
13.- Così ricostruiti i complessi rapporti tra le parti e le vicende relative alla costituzione dell' attrice e alla scelta della sua denominazione, occorre, esaminare la domanda di nullità Parte_1
del marchio europeo “ , formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 59 paragrafo 1, lett. b) Parte_1
ovvero dell'art. 60 paragrafo 1 lett. c) in combinato disposto con l'art. 8, paragrafo 4 del Regolamento
del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 14 giungo 2017, n. 1001, precisando che non rientra nell'oggetto della presente causa, pendendo la relativa controversia innanzi il Tribunale di Roma,
l'accertamento della legittimità o meno della revoca del consenso, a suo tempo prestato dall'avv.
all'uso del patronimico – unitamente al nome – da parte dell' attrice, ai Parte_1 Pt_1 Parte_1
sensi dell'art. 7 c.c.
13.1.- Giova premettere che il marchio comunitario “HI e NU” (n. ID 008595621) è stato registrato il 01/03/2010 a seguito di domanda del 06/11/2009, sotto il vigore del Regolamento (CE)
2009/207, che ha codificato il precedente regolamento CE n. 40/94 del Consiglio oggetto di numerose modifiche. Il Regolamento (CE) 2009/207 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE)
2017/1001 del 14 giugno 2017, secondo cui “il regolamento (CE) n. 207/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III” (art. 211).
13.2- L'art. 59, paragrafo, 1 lett. b), in esame con previsione identica a quella dell'art. 52 del
Regolamento (CE) 207/2009, prevede come ipotesi di nullità assoluta del marchio europeo la
«malafede» del richiedente la registrazione, al «momento del deposito della domanda».
pagina 34 di 44 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, quando una nozione presente in un regolamento comunitario “non è definita dallo stesso, la determinazione del suo significato e della sua portata deve essere effettuata conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente,
tenendo conto del contesto nel quale detta nozione è utilizzata e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento” (Corte di Giustizia, 14 marzo 2019, Textilis, C-21/18; Corte di Giustizia, 22 settembre
2011, Budějovický Budvar, C-482/09). Inoltre, la Corte di Giustizia ha rilevato che “le norme sul marchio dell'Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell'Unione, nel quale ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d'impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa” (Corte di
Giustizia, sentenza del 14 settembre 2010, C-48/09). Pertanto, il motivo di nullità Persona_3
assoluta costituito dalla malafede del richiedente si applica “laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio” in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine del prodotto o del servizio (Corte di Giustizia C- 104/2018; Corte di Giustizia C-
371/2018). Osserva, ancora la Corte che “l'intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve esser valutata globalmente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di fatto pertinenti del caso di specie”. Con
particolare riguardo agli elementi oggettivi da cui desumere l'atteggiamento soggettivo del richiedente al pagina 35 di 44 momento della registrazione, la Corte di giustizia ha osservato che ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede, il giudice nazionale deve prendere in considerazione i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, tra questi, possono assumere rilievo: “il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione” (Corte di Giustizia, sentenza dell'11 giugno 2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli). L'ultimo requisito ha la finalità di limitare i casi di nullità del marchio per malafede alle ipotesi in cui la registrazione del marchio successivo rechi un pregiudizio a situazioni giuridiche del concorrente che abbiano acquisito un certo grado di tutela giuridica.
13.4- Nel caso di specie, dalla documentazione richiamata e dalle allegazioni delle parti risulta che al momento della registrazione del marchio europeo “ da parte degli avv.ti e Parte_1 Pt_1
l' dagli stessi fondata utilizzava i medesimi patronimici Parte_1 Parte_3
nell'ambito della propria denominazione sulla base delle previsioni statutarie le quali, pur implicando il consenso dei titolari dei nomi al momento della approvazione dello statuto, attribuivano alla associazione il “diritto” di continuare ad utilizzare la denominazione in questione anche dopo la cessazione dei due soci. D'altra parte, l' attrice ha utilizzato ininterrottamente tale Parte_1
denominazione dalla sua costituzione (1988) sino alla data della registrazione del marchio europeo;
l'uso della denominazione è proseguito non solo dopo l'uscita dei “soci fondatori” avvenuta intorno agli anni
2000, ma anche dopo la registrazione del marchio da parte degli avv. e in virtù delle Pt_1 Parte_1
originarie previsioni statutarie. Risultano, invece, generiche e non documentate, oltre che in contrasto pagina 36 di 44 con la stessa condotta del deducente – il quale ha proseguito la collaborazione con l Parte_1
attrice come of counsel fino al 2017 – le allegazioni del terzo interveniente in merito alla pretesa cessazione della “unitarietà di intenti” nel corso dell'anno 2010 e al momento di “crisi” attraversato dalla associazione, dovendo in ogni caso ritenersi che eventuali dissidi abbiamo trovato composizione all'interno della stessa associazione, secondo le norme statutarie che ne disciplinano l'attività e i rapporti tra i soci senza comportare lo scioglimento dell'associazione secondo le stesse norme statutarie.
13.4- Come osservato, l'associazione non riconosciuta, pur essendo priva di personalità giuridica è un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle che fanno capo ai singoli associati e beneficia della tutela della propria denominazione (Cass. 11635/2020; Cass. 23401/2015; Tribunale di
Torino 30/06/1998). Per le ragioni esposte, deve escludersi nel caso di specie l'illiceità dell'uso della originaria denominazione, “ e , da parte della associazione attrice attesa la sussistenza Pt_1 Parte_1
delle condizioni che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, legittimerebbero l'utilizzo del patronimico degli ex soci o dei soci promotori: il consenso dei titolari dei patronimici (nel caso di specie prestato sin dal 1988 e reiterato quanto all'avv. con l'approvazione dello Parte_1
statuto del 2000 e quanto all'avv. on la scrittura privata del mese di maggio 2009 antecedente alla Pt_1
registrazione del marchio europeo); il rispetto del principio di verità alla data della cessazione della qualità di soci dei titolari dei patronimici posto che la compagine degli altri associati non risultava
“interamente mutata” e che, pertanto, poteva ravvisarsi il necessario collegamento tra l'associazione fondata dagli ex promotori e l'associazione che ha continuato ad utilizzarne l'originaria denominazione nei rapporti con i terzi.
Dalla documentazione in atti – cfr. le lettere e le e-mail scambiate tra l'avv. e l'avv. ià Parte_1 Pt_1
esaminate – risulta che sia la registrazione del patronimici come marchi comunitari, che la costituzione della nuova associazione, Studio legale “ , da parte dei registranti siano state effettuate Pt_1 Parte_1
pagina 37 di 44 allo scopo, chiaramente espresso nella lettera inviata dall'avv. all'avv. di impedire, Parte_1 Pt_1
attraverso l'esercizio dei diritti sul marchio comunitario, la prosecuzione dell'utilizzo della denominazione “ da parte dell'associazione attrice nell'ipotesi in cui fosse venuto Parte_1
meno il “gradimento” dei fondatori con riguardo alla futura compagine dell'associazione professionale.
Anche la costituzione da parte dei soli avv.ti e di una associazione professionale Pt_1 Parte_1
recante, nella denominazione, i nomi “ e è avvenuta all'indomani della registrazione Pt_1 Parte_1
del marchio europeo e pochi mesi prima della cancellazione dell'avv. ome iniziativa meramente Pt_1
“virtuale”, secondo quanto precisato dallo stesso avv. nella corrispondenza con l'avv. Parte_1
ND HI, figlio del contitolare del marchio e come già esposto nei precedenti paragrafi. Tale
associazione, in effetti, non ha mai operato, né in concomitanza, né in sostituzione dell'Associazione
fondata nel 1988, odierna attrice, posto che lo stesso avvocato ha continuato a collaborare Parte_1
con tale Associazione sino al 2017.
Ritiene, il Collegio che, alla luce delle circostanze in fatto emerse nel corso dell'istruttoria, ricorrano i presupposti per la declaratoria di nullità del marchio europeo ai sensi dell'art. 59, paragrafo, 1 lett. b)
poiché – salva l'incidenza dell'esito del giudizio promosso davanti al Tribunale di Roma, pendente in grado di appello, sul diritto dell' attrice a mantenere nella propria denominazione il Parte_1
patronimico a seguito della revoca del consenso da questi formulata a mente dell'art. 7 c.c. – Parte_1
sulla base degli stessi documenti prodotti dal terzo titolare, la richiesta di registrazione, come marchio comunitario dei patronimici “ e NU”, pacificamente costituenti, senza soluzione di Pt_1
continuità, la denominazione dell' dal 1988, pare essere stata Parte_11
effettuata non già allo scopo di esercitare effettivamente la professione legale sotto tale denominazione
– atteso che, peraltro di lì a poco lo stesso avv. si sarebbe definitivamente cancellato dall'albo per Pt_1
sopraggiunti limiti di età – ma, secondo quanto dallo stesso avv. esplicitato nel carteggio che Parte_1
pagina 38 di 44 ha preceduto la registrazione di tale marchio e nella successiva lettera di intenti sottoscritta per adesione dall'avv. al fine di precostituire diritti di privativa industriale a favore dei richiedenti, volti ad Pt_1
impedire all' attrice (ossia alla associazione “già esistente”), la conservazione della propria Parte_1
“denominazione”; ciò a discrezione dei titolari del marchio successivamente registrato, al di fuori delle ipotesi che, secondo lo statuto dell'Associazione – espressione dell'autonomia negoziale delle parti –
avrebbero consentito legittimamente agli ex soci di opporsi alla prosecuzione dell'uso della stessa denominazione o di uno solo dei patronimici.
14.- L'attrice ha eccepito la nullità del marchio comunitario registrato del terzo intervenuto, anche ai sensi dell'art. 60 del Regolamento 2017/1001 (corrispondente all'art. 53 del precedente regolamento
(CE) 2009/207).
14.1- La norma in esame prevede che “su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in una azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: […] c) un diritto anteriore ai sensi dell'art 8, paragrafo 4, e ricorrano le condizioni previste dallo stesso paragrafo”.
Segnatamente, a mente dell'art. 8, paragrafo 4, “in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”.
L'art. 8 del Regolamento è espressione del principio della prevalenza del diritto di esclusiva anteriore,
già affermato dagli accordi TRIPs espressamente richiamati nel considerando n. 12 dello stesso regolamento, secondo cui: “per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di pagina 39 di 44 priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito del marchio UE. Tale
disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuali attinenti al commercio, del 15 aprile 1994”.
Secondo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia il terzo, per potersi efficacemente opporre alla successiva registrazione del marchio ex art. 16, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs, deve poter far valere un diritto rientrante ratione temporis nell'ambito di protezione dell'accordo TRIPs ed ancora protetto al momento dell'opposizione (Corte di Giustizia C- 245/02).
Secondo tale impostazione, l'art. 8(4) richiede, per la tutela del terzo ,che il terzo sia titolare di un segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale e che i diritti su tale segno siano stati acquisiti prima della data di presentazione della domanda o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;
il “contrassegno” dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
Venendo al caso di specie, si è già detto che l'ordinamento interno riconosce alle associazioni non riconosciute, nelle cui forme venga svolta l'attività professionale legale, la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici (Cass. 2332/2022; Cass. n. 17683/2010; Cass. n.
22439/2009; Cass. n. 24410/2006; Cass. n. 4628/1997); inoltre, con riguardo alle associazioni non riconosciute operanti in ambiti diversi da quello per cui è causa, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo affermato il principio secondo cui l'associazione non riconosciuta, “quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti pagina 40 di 44 di usurpazione”, ossia di indebita assunzione di nomi e di denominazioni altrui quali segni distintivi
(Cass. 2015/n. 23401).
L'utilizzo da parte dell'attrice della denominazione Studio legale nell'ambito Pt_1 Parte_1
dell'offerta dei servizi legali (per cui risulta registrato il marchio europeo da parte del terzo intervenite),
è certamente anteriore alla registrazione del marchio;
ciò che risulta comprovato dalla copiosa documentazione prodotta dall'attrice unitamente alla prima e seconda memoria istruttoria. La stessa documentazione testimonia, inoltre, che l'uso di tale denominazione non ha una rilevanza meramente locale atteso che i servizi di assistenza legale sono rivolti ed effettivamente resi anche in favore di clienti aventi sede all'estero. Vengono, in particolare in esame le fatture prodotte dall'allegato H1 all'allegato
H6, emesse dallo “ ”, tra il 2004 e il 2009 (dopo la cessazione della qualità Parte_3
di associati da parte degli avv.ti e prima della registrazione del marchio europeo); le Pt_1 Parte_1
copie di alcune pubblicazioni in ambito legale, aventi peraltro la finalità di pubblicizzare l'attività degli studi professionali che offrono servizi in tale ambito (allegati da B1 a B2 e da G1 a G7, relativi ad articoli ed inserzioni nella rivista “Top Legal” e “Top Legal International”); un articolo pubblicato sulla rivista di settore “Top Legal” del mese di giugno 2007, relativo ad un convegno dedicato al tema delle
“Piccole e medie imprese”, organizzato dallo e numerose pubblicazioni Parte_3 Parte_1
internazionali dedicate al settore dei servizi legali, nelle quali lo e viene Parte_3 Parte_1
indicato tra i principali studio legali in Italia, oltre che alcuni articoli riguardanti tematiche giuridiche a firma di alcuni associati dello studio nei quali è precisata l'appartenenza allo studio legale e Pt_1
(da A 43 a A50; da A 51 ad A60 e da A61 ad A70). Parte_1
Ne deriva la fondatezza della domanda di nullità anche ai sensi dell'art. 60 (1) lett. c), non ricorrendo le preclusioni di cui all'art. 61 dello stesso regolamento atteso che, da un lato, nel presente giudizio è stata accertata altresì la malafede al momento del deposito del marchio e che, dall'altro non vi è prova che pagina 41 di 44 l'associazione attrice fosse “al corrente” di un uso del marchio UE, corrispondete alla denominazione dell' da parte dei titolari del marchio registrato. Parte_1
L'accoglimento della domanda di nullità del marchio europeo Europea (n. ID Parte_1
008595621 registrato il 01/03/2010 a seguito di domanda del 06/11/2009), implica il rigetto delle domande del terzo interveniente, sia nei confronti dell'Associazione attrice che nei confronti della convenuta;
nonché l'accoglimento delle domande svolte dall' attrice nei confronti della Parte_1
convenuta, con riguardo al trasferimento dei nomi di dominio “ it”, Email_1
“ ”, “ t”, “ ”, “ it”, Email_2 Email_3 Email_4 Email_5
“ ”, “ughinunziante.it”, “ughinunziante.com”, “unlawmi.it”, “unlawmi.com”. Email_6
15- Rileva, infine, il collegio, che la domanda dell'attrice merita di essere accolta, a prescindere dall'accertamento della nullità della registrazione del marchio europeo da parte degli avv.ti e Pt_1
con riguardo ai nomi di dominio “unlawmi.it”, “unlawmi.com”, i quali non recano un segno Parte_1
uguale né confondibile con il segno “HI e NU” corrispondente al marchio europeo;
tali nomi di dominio, di contro, presentano un nucleo identico (con conseguente rischio di confusione e di associazione tra i due segni), al nome di dominio “unlaw.it”, già registrato come nome di dominio dell'Associazione attrice e dal quale si differenzia solo per l'aggiunta della desinenza “mi”. Tale aggiunta non consente tuttavia, di escludere la confondibilità tra i due nomi di dominio, considerato, peraltro,
che la desinenza corrisponde alle iniziali della città di Milano, storicamente una delle due sedi dell'associazione.
16- Le spese di lite debbono essere disciplinate secondo il principio della soccombenza nei rapporti tra l' e la società convenuta e il terzo Parte_11 Controparte_1
intervenuto avv. in considerazione delle difese svolte dal terzo litisconsorte, Controparte_2
pagina 42 di 44 meramente adesive rispetto alle difese dell'attrice, ricorrono invece i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra l'avv. ND HI e la parte attrice.
Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte i di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Nel caso di specie, in considerazione della diversità degli interessi sottesi alle difese svolte dal convenuto e dall'interveniente,
oltre che del diverso valore economico sotteso alle domande azionate dall'attrice nei confronti del terzo intervenuto e da questi nei confronti dell'attrice, deve essere escluso il vincolo di solidarietà.
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore sino ad € 26.000,00 nei confronti della convenuta e dei parametri di cui al d.m. 55/2014
per le cause aventi valore indeterminabile nei confronti dell'interveniente.


P.Q.M.


Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice
[...]
nei confronti dell'avv. Parte_1
e con l'intervento necessario dall'avv. ND HI quale litisconsorte Controparte_2
necessario, dichiara la nullità del marchio europeo “ n. ID 008595621 Parte_1
registrato il 01/03/2010 a seguito di domanda del 06/11/2009;
2) dispone il trasferimento in favore dell'Attrice Parte_1
dei nomi di dominio “ it”,
[...] Email_1
“ ”, “ t”, “ ”, Email_2 Email_3 Email_4
“ it”, “ ”, “ughinunziante.it”, “ughinunziante.com”, Email_5 Email_6
pagina 43 di 44 “unlawmi.it”, “unlawmi.com”;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dall'avv. nei confronti dell'attrice e Controparte_2
della convenuta Controparte_1
4) condanna la convenuta rifondere all'attrice le Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge nonché gli importi versati dall'attrice a titolo di contributo unificato e marca da bollo;

5) condanna il terzo interveniente a rifondere all'attrice Controparte_2 [...]
le spese del presente Parte_1
giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
6) dispone la compensazione delle spese tra l'attrice e il terzo chiamato ND HI;

7) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 128, comma 6, RUME.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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