N. R.G. 4372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4372/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTI NICOLA ed elettivamente domiciliato presso in Vicenza, Via Ermes Jacchia 115, CP_1
ATTORE contro

Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CONSELVAN ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VICOLO PANCIERA 6 31100
TREVISO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
In via preliminare
Acquisirsi il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento cautelare n. 9676/2020
r.g., svoltosi avanti all'intestato Tribunale.
Nel merito pagina 1 di 26 1) Respingere tutte le eccezioni e domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi espressi in atti.
2)Accertare e dichiarare che l'utilizzo da parte di del segno “Im- Controparte_2 era”, meglio identificato come in atti, costituisce violazione dei diritti esclusivi di marchio spettanti a parte attrice, per i motivi esposti in atti (domanda svolta da
– quale utilizzatrice esclusiva del marchio “imera” in forza Pt_1 Parte_1 del contratto di affitto d'azienda del 16.12.2010, e quale proprietaria del marchio in forza di atto di cessione del 30.9.2020 – e da quale proprietaria del Parte_1
marchio fino al 30.9.2020).
3)Accertare e dichiarare che l'uso da parte della convenuta del Controparte_2 logo costituito dal “mattoncino bombato” attraversato da una linea orizzontale, usato sia da solo che in abbinamento ad altri marchi denominativi e/o figurativi quali “ e “Im-era”, nel comparto merceologico dei vasi ad espansione, CP_2
costituisce violazione dei diritti di marchio spettanti a parte attrice per i motivi espositi in atti, nonché atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.
(domanda svolta da – quale utilizzatrice esclusiva del Parte_1 marchio “imera” in forza del contratto di affitto d'azienda del 16.12.2010, e quale proprietaria del marchio in forza di atto di cessione del 30.9.2020 – e da Parte_1
quale proprietaria del marchio fino al 30.9.2020).
4)Accertare e dichiarare che l'impiego da parte di di confezioni e Controparte_2
codici-prodotto confondibili con quelli dell'attrice per commercializzare vasi fabbricati da terzi costituisce imitazione confusoria e appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., ai danni sia di (quale Parte_1 affittuaria dell'azienda) che di (quale proprietaria dell'azienda). Parte_1
5)Accertare e dichiarare che l'utilizzo di cataloghi e manuali d'istruzioni sostanzialmente identici a quelli dell'attrice costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi e scorrettezza professionale ex artt. 2598 nn. 2 e 3 c.c., ai danni sia di che di Parte_1 Parte_1
6)Accertare e dichiarare che i vasi di espansione marchiati “ e la CP_2
certificazione CE ad essi abbinata integra una falsa auto-attribuzione di pregi specifici e un mendacio concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
, ai danni sia di che di Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 26 7) Disporre in via definitiva a carico di l'inibitoria definitiva ex Controparte_2 art. 124 c.p.i. e 2599 c.c. dell'utilizzo in commercio del segno “Im-era”, descritto come in atti, per contraddistinguere vasi d'espansione ed in generale prodotti inerenti al settore idro-termo sanitario (domanda svolta da , Parte_1 nonché cataloghi, dépliants, manuali d'uso e materiale affine (domanda svolta sia da – quale affittuaria d'azienda – sia da – quale Parte_1 Parte_1 proprietaria dell'azienda).
8)Disporre in via definitiva a carico della convenuta l'inibitoria ex art. 124 c.p.i. e
2599 c.c. dell'utilizzo del logo costituito dal mattoncino bombato attraversato da una linea bianca, descritto come in atti, usato sia da solo che in abbinamento ad altri marchi denominativi e/o figurativi nel comparto merceologico sopra indicato
(domanda svolta da quale proprietaria del marchio). Parte_1
9)Disporre in via definitiva l'ordine di ritiro dal commercio di tutti i prodotti, imballaggi, cataloghi e qualsiasi altro oggetto o documento recante il segno “Im- era” (domanda svolta sia da – quale affittuaria d'azienda – Parte_1 sia da – quale proprietaria dell'azienda). Parte_1
10)Disporre a carico della convenuta l'inibitoria dell'utilizzo in commercio delle confezioni e dei codici-prodotto contestati (domanda svolta sia da Parte_1
– quale affittuaria d'azienda – sia da – quale proprietaria
[...] Parte_1 dell'azienda).
11)Disporre l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle confezioni e dei codici-prodotto di cui al punto che precede (domanda svolta sia da Parte_1
– quale affittuaria d'azienda – sia da – quale proprietaria
[...] Parte_1 dell'azienda).
12)Disporre l'inibitoria ex artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c. dell'utilizzo in commercio dei cataloghi e del manuale d'uso contestati (domanda svolta sia da Parte_1
– quale affittuaria d'azienda – sia da – quale proprietaria
[...] Parte_1 dell'azienda).
13)Disporre l'inibitoria definitiva ex artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c. della commercializzazione dei vasi di espansione marchiati “ oggetto di causa, in CP_2
quanto sprovvisti di regolare marcatura CE (domanda svolta sia da Parte_1
– quale affittuaria d'azienda – sia da – quale proprietaria
[...] Parte_1 dell'azienda). pagina 3 di 26 14)Fissare una penale di € 1.000,00 o altra ritenuta di giustizia, per ogni episodio di violazione degli ordini indicati nei punti che precedono (domanda svolta sia da
– quale affittuaria d'azienda – sia da – quale Parte_1 Parte_1 proprietaria dell'azienda).
15)Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle attrici e tra loro Parte_1 Parte_1
in solido, o ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in conseguenza delle condotte illecite per cui è causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo, nella misura che risulterà in base alle risultanze di causa, od occorrendo facendone liquidazione anche in via equitativa. Condannare la convenuta alla retroversione degli utili realizzati illecitamente, nella misura in cui eccedono il risarcimento del lucro cessante.
16)Disporre la pubblicazione, a spese della convenuta, del dispositivo dell'emananda sentenza su “Il Giornale di Vicenza” per due volte nell'arco di un mese ex artt. 126 c.p.i. e 2600 c.c. (domanda svolta sia da – Parte_1 quale affittuaria d'azienda – sia da – quale proprietaria dell'azienda). Parte_1
17)Spese processuali interamente rifuse.
In via istruttoria (come da foglio di conclusioni)
Per parte convenuta
Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, e rigetto anche della avversa eccezione di carenza di interesse alla domanda di nullità del marchio “IMERA”, di cui al punto 4.1) delle conclusioni della convenuta, svolta da parte attrice a verbale d'udienza 25/1/23:
- previo ogni opportuno accertamento del pre-uso sul marchio di fatto “IM-ERA”, con “I” stilizzata + sui vasi di espansione commercializzati da CP_2 [...]
fare data dal 2009/2010: CP_2
Nel merito-in via principale
- 1) Rigettarsi tutte le domande di violazione dei marchi attorei, con le correlate domande risarcitorie, inibitorie e ripristinatorie, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni svolte in atti e per l'effetto revocarsi, altresì, la parziale inibitoria cautelare 28/12/2021;
pagina 4 di 26 - 2) Rigettarsi tutte le domande di accertamento della asserita responsabilità per violazione delle norme a tutela della leale concorrenza ex art. 2598 c.c. a vario titolo avanzate, con riguardo ai cataloghi, al packaging, ai codici-prodotto ed in generale alle modalità di presentazione sul mercato dei vasi d'espansione marchiati
“ CP_3
o anche solo anche con riguardo alla corretta marcatura CE e
[...] CP_2
conformità alla relativa normativa, revocandosi la parziale inibitoria cautelare
28/12/2021;
3) Rigettarsi conseguentemente ogni domanda di danno attorea, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale:
- 4) Riconoscersi il pre-uso sul marchio di fatto “IM-ERA”, con “I” stilizzata +
sui vasi di espansione commercializzati da a fare CP_2 Controparte_2 data dal 2009/2010 e la decadenza ex art. 24 c.p.i. del marchio “IMERA” primo deposito 17/11/2008 (All. 6) per mancato uso infra-quinquennale e per l'effetto:
- 4.1) Dichiararsi con sentenza erga-omnes la nullità del marchio registrato figurativo Imera + mattoncino depositato il 02.10.2020 con domanda
302020000083326 per difetto di novità ex art. 25, lett. a) in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. stante la preesistenza del marchio di fatto “ + IM-ERA” della convenuta;
CP_2
4.2) In subordine, dichiararsi con sentenza erga-omnes la nullità del marchio figurativo Imera depositato il 02.10.2020 domanda nr. 302020000083326 per violazione dell'impedimento assoluto della violazione dei diritti di terzi ex art. 25
c.p.i. in combinato con quanto previsto dagli artt.14, 1 comma, lett. c) cpi., nonché art. 14 lett. b) c.p.i. per la sopravvenuta decettività ed ingannevolezza presso il pubblico dell'utilizzo del segno stesso, per le ragioni indicate in atti;

4.3) In ulteriore subordine: dichiararsi con sentenza erga-omnes la nullità della registrazione del marchio “IMERA” del 02.10.2020 da parte di
[...]
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 25 lett. b) c.p.i. in Parte_1 combinato con l'art. 19, comma 2 c.p.i., in relazione alla malafede del depositante
, che ben conosceva l'accreditamento sul mercato del pre-uso sul marchio di Pt_1 fatto “IM-ERA” di Controparte_2
pagina 5 di 26 - 5) Previo ogni opportuno accertamento, riconoscersi la responsabilità delle attrici per mendacio pubblicitario ex art. 2598 n. 3) c.c. in relazione alla falsa dichiarazione di provenienza italiana (“Made in Italy”) dei vasi di espansione di litraggio superiore a 750 litri in quanto non di fabbricazione italiana presso
[...]
ma di provenienza dal fabbricante/fornitore turco WATES Parte_1
ISTANBUL GENLESME VE HIDROFOR TANKLAN MAKINE San. CP_4 [...]
No: 82 Gebze / KOCAELI / TURKEY Controparte_5 CP_6
- 6) In relazione al sopralluogo della del 20/9/21 a seguito della infondata e CP_7 calunniosa denuncia di 'falsa marcatura CE' in capo a Controparte_2 riconoscersi la responsabilità delle attrici per violazione delle regole di 'leale concorrenza' ex art. 2598 n. 3) c.c. in relazione alla scorrettezza professionale tra imprenditori ed al c.d. 'abuso del diritto' e 'abuso del processo';
- 7) Condannarsi le attrici a rifondere le spese per la temerarietà delle domande svolte ex art. 96 c.p.c.
- 8) In ogni caso con rifusione integrale delle spese legali e tecniche di causa, rifondendo anche le spese versate nella pregressa fase cautelare, revocandosi l'inibitoria parziale.
- In via istruttoria (come da II memoria ex art. 183 c.p.c. del 27/3/23)

MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 CP_2
deducendo di essere, rispettivamente, affittuaria, in forza di contratto di affitto di azienda del 2010, la prima, e proprietaria - titolare dell'intero capitale sociale di
- la seconda, del ramo di azienda avente ad oggetto la produzione Parte_1
nel settore idro termo sanitario civile ed industriale di applicazioni tecnologiche per circuiti idraulici, di autoclavi e di vasi di espansione, radiatori e sistemi riscaldanti.
Part Deducevano le attrici che in forza di detto contratto di affitto di ramo d'azienda
[... (già aveva altresì concesso in affitto a il CP_8 Parte_1 marchio “IMERA”, marchio nato già a partire dagli anni '70 dalla omonima impresa artigianale Imera s.n.c., alla quale era subentrata nel 1996 CP_8
che ne aveva fatto un uso massiccio e che lo aveva depositato per la prima volta a livello nazionale nel 2004 (registrato nel 2008) e successivamente nel 2008 pagina 6 di 26 (registrato nel 2010), per poi cederlo nel 2020, successivamente al mancato rinnovo alla scadenza (nel 2018), in proprietà di , quale marchio di fatto, per Parte_1 prodotti idrotermosanitari (vasi di espansione ed autoclavi). Quest'ultima aveva infine depositato con domanda N. 302020000083326 del 2/10/2020 e registrazione del 7/10/2021 nelle classi 7 e 11 il marchio italiano, caratterizzato dalla parola
“imera”, realizzata con una grafia di colore azzurro preceduta da un logo di colore rosso, a forma di mattoncino bombato, volto a ricordare un vaso di espansione stilizzato.
Deduceva parte attrice di aver intrattenuto con la convenuta nel CP_2
periodo tra il 2011 e il 2019, rapporti commerciali di distribuzione dei vasi di espansione a marchio “imera” e di aver appreso che, una volta interrotti detti rapporti, aveva continuato a commercializzare, per conto proprio, CP_2
autoclavi e vasi di espansione di non meglio nota provenienza, utilizzando marchi, imballaggi, cataloghi, manuali e codici prodotto imitativi di quelli di
[...]
e, in particolare, il marchio di fatto “im-era” accompagnato dalle parole Parte_1
“expansion vessels”, che veniva dalla convenuta utilizzato sui cataloghi dei vasi di espansione. Deduceva, inoltre, che la convenuta aveva impiegato per la sua nuova linea di vasi di espansione confezioni che riproducevano pedissequamente la grafica di quelle utilizzate per i prodotti “imera”, nelle quali era altresì raffigurato il logo del mattoncino bombato, da anteposto al segno , nella CP_2 CP_2 stessa posizione in cui compare sul marchio “imera”; che la convenuta aveva altresì utilizzato per catalogare i suoi prodotti codici prodotto molto simili ai propri e che la stessa aveva inoltre copiato integralmente il catalogo dei vasi ” e CP_8 dei vasi “imera” e il relativo manuale d'uso ed infine aveva apposto abusivamente sui suoi prodotti il marchio CE in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa europea.
Deducevano le attrici che il presente procedimento era stato introdotto successivamente al giudizio cautelare con cui erano state accolte le richieste cautelari di inibitoria e ritiro dal commercio ed era, pertanto, volto all'accertamento e alla declaratoria degli illeciti denunciati in via cautelare e alla conferma in via definitiva delle misure già anticipate in via d'urgenza, nonché al risarcimento dei danni subiti.
in qualità di titolare del marchio registrato “imera”, agiva Parte_1 pagina 7 di 26 quindi per l'accertamento della contraffazione del marchio da parte del segno “im- era” della convenuta, nonché per l'accertamento della contraffazione del logo caratterizzato dal mattoncino bombato, dalla stessa ritenuto dotato di autonoma valenza distintiva, ovvero, ove non ritenuto autonomamente proteggibile come marchio, per l'accertamento della concorrenza sleale confusoria, nonché per il comportamento contrario a correttezza professionale della conventa la quale usurpando detto segno dell'attrice aveva posto in essere un tentativo di agganciamento alla notorietà dei marchi attorei.
Entrambe le attrici, rispettivamente quale proprietaria dell'azienda e Pt_1 [...]
quale affittuaria, agivano, poi, per l'accertamento delle condotte di Parte_1
concorrenza sleale della convenuta per aver questa copiato il packaging, i codici prodotto e il materiale tecnico promozionale (catalogo e manuale d'uso) dei propri prodotti.
Rispetto all'imitazione del packaging dei vasi di espansione le attrici deducevano la tutelabilità delle proprie confezioni quali marchio di forma ai sensi dell'art. 7 cpi e contestavano la pedissequa riproduzione nelle confezioni di delle CP_2
caratteristiche degli imballaggi di parte attrice, rilevante sia quale imitazione servile, sia quale comportamento atipico ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cc idoneo a creare confusione.
Quanto all'imitazione dei codici prodotto deducevano la loro tutelabilità quali marchi di fatto e che l'uso da parte convenuta dei medesimi codici prodotto, tradizionalmente e continuativamente usati dall'attrice, fosse una condotta di agganciamento rilevante sia quale imitazione confusoria sia quale appropriazione di pregi.
Deducevano inoltre che l'utilizzo dei propri cataloghi da parte delle convenuta per commercializzare vasi non più di costituisse appropriazione di pregi e atto Pt_1
non conforme alla correttezza professionale.
Quanto infine all'utilizzazione della certificazione PED da parte di per CP_2 prodotti diversi da quelli dell'attrice deducevano integrare sia autoattribuzione di pregi specifici ex art. 2598 n. 2 cc sia mendacio concorrenziale.
II) Si costituiva deducendo di essere società attiva nel settore della CP_2
produzione e commercializzazione di apparecchi termotecnici, idraulici e igienico- pagina 8 di 26 sanitari, sia di propria produzione che di provenienza da altre imprese, tra le quali, fino all'inizio del 2019, , della quale aveva conservato fino ad inizio Parte_1
del 2022 un cospicuo magazzino, contestando, tuttavia, di aver mai concluso con essa un contratto di distribuzione.
Deduceva l'utilizzo continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto dal 2009/2010 del marchio “im-era” con la “i” iniziale stilizzata nel font del proprio marchio
“imperial”, abbinato al marchio “imas” sia negli allestimenti degli stand fieristici, sia sui biglietti da visita dei titolari di sia sul sito internet di CP_2 CP_2
sia in vari gadgets consegnati ai clienti, e che detto uso fosse avvenuto con il
[...]
pieno consenso di parte attrice che ne era a conoscenza.
Affermava di aver iniziato a vendere i vasi di espansione di altro produttore dal
2016 solo con il marchio di essere in possesso di regolare certificazione CE CP_2
del produttore dei vasi di espansione e affermava la valenza descrittiva sia CP_2 del marchio “imas”, acronimo di Industria Meccanica Articoli Stampati, sia di “im- era”, acronimo di Industria Meccanica Espansione Riscaldamento e Autoclave.
Contestava l'idoneità dei documenti offerti da parte attrice a fornire la prova di un uso massiccio ed ininterrotto del marchio “imera” sin dal 1996 e deduceva che il deposito in data 2/10/2020 del marchio “imera” fosse avvenuto in malafede, quale reazione di alla legittima scelta di di rifornirsi da altro Parte_1 CP_2
produttore di vasi di espansione.
In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato il preuso sul marchio di fatto
“im-era” e la decadenza ex art. 24 cpi dell'attrice dal marchio “imera” per mancato uso infra- quinquennale e che venisse dichiarata, quindi, la nullità (domanda notificata all' con pec del 20/10/2022) del marchio registrato “imera” per CP_9 difetto di novità ovvero in subordine ai sensi dell'art. 14 lett. c) cpi in ragione del pacifico continuo ed ininterrotto utilizzo del segno “imas + im-era” sin dal 2009 da parte della convenuta e per sopravvenuta decettività del segno di parte attrice ai sensi dell'art. 14 lett. b) cpi e in via di ulteriore subordine per l'avvenuta registrazione in mala dello stesso ai sensi dell'art. 19 co 2 cpi.
In denegata ipotesi di riconosciuta validità anche solo parziale del marchio figurativo “imera” depositato in data 2/10/2020, osservava che la rivendicazione di protezione fosse circoscritta alla “forma geometrica del colore rosso seguita dalla parola Imera in grafia speciale in colore azzurro. Colori rivendicati azzurro, pagina 9 di 26 rosso, bianco” e contestava che detti caratteri fossero ripresi dal marchio della convenuta e conseguentemente che non vi fosse contraffazione attesa l'assenza del rischio di confusione e confondibilità tra il marchio attoreo e il marchio complesso denominativo e figurativo “ imas + im-era”, rilevando inoltre che i due marchi coesistevano sul mercato pacificamente da più di dieci anni, affermando di aver comunque provveduto a modificare, sia durante che all'esito del giudizio cautelare, il catalogo, il packaging e i codici prodotto dei vasi di espansione commercializzati.
Svolgeva ulteriore domanda riconvenzionale di accertamento dell'illecito concorrenziale di parte attrice per la mendace apposizione sui prodotti della dicitura Made in Italy e concludeva nel merito per il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale per la declaratoria di nullità del marchio attoreo depositato il 2/10/2020 e l'accertamento delle condotte di concorrenza sleale.
III) Prima di procedere ad esaminare le domande svolte dalle parti appare opportuno un preliminare inquadramento dei fatti di causa.
Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 22/12/2004 CP_8
[... ora provvedeva a depositare una domanda di registrazione del marchio Pt_1
“imera” per prodotti della classe 11 nella seguente veste grafica (doc. 44 attoreo)
Con successiva domanda del 17/11/2008 depositava domanda di CP_8 registrazione del marchio “imera”, sempre per prodotti appartenenti alla classe 11, nel quale “la scritta è anticipata da un disegno che richiama la forma di un vaso
(prodotto tipico dell'azienda) ovvero da due semicerchi leggermente squadrati, contrapposti in senso verticale, divisi da una linea bianca. La linea bianca attraversa inoltre la parte centrale della dicitura, tranne una parte della lettera e.
Nessuna rivendicazione di colore” (doc. 6 attoreo) e così rappresentato:
Nel 2010 l'allora concedeva in affitto (doc. 8) alla società CP_8
"RONDRA S.R.L.", poi , il ramo di azienda concernente la Parte_1
pagina 10 di 26 produzione di vasi di espansione ed autoclavi e con esso anche il marchio “imera”.
E' pacifico che i marchi registrati non siano stati rinnovati alla scadenza decennale rispettiva.
Con successivo contratto del 30/9/2020 (dalle difese di parte attrice, e il dato Pt_1
non è contestato dalla convenuta, risulta che oggi continui i rapporti Pt_1
giuridici già in capo a , dato atto che il marchio oggetto di Controparte_8
registrazione depositata il 17/11/2008 non era stato rinnovato alla scadenza e che l'uso del segno era stato generale ed ininterrotto dal 1996, cedeva a il marchio Pt_1 di fatto “imera” per i prodotti idrotermosanitari, vasi di espansione ed autoclavi e prodotti affini, la quale ultima provvedeva a depositare in data 2/10/2020 domanda di registrazione del seguente marchio “imera” rappresentato da “una forma geometrica di colore rosso seguita dalla parola imera in grafia speciale in colore azzurro”, in cui i colori rivendicati sono: azzurro, rosso, bianco (doc. 10 attoreo)
Il marchio veniva registrato per i prodotti della classe 7 e 11, con la specifica indicazione dei vasi di espansione per impianti di riscaldamento.
IV) Parte convenuta ha chiesto che venga accertata la nullità del marchio “imera”, muovendo il proprio ragionamento dall'intervenuta decadenza di parte attrice per non uso infra-quinquennale del marchio, decadenza di cui ha parimenti chiesto l'accertamento in via riconvenzionale.
Deduce, infatti, che il mancato rinnovo del marchio attoreo alla CP_2
scadenza del 17/11/2018 si spiegherebbe proprio con la decadenza per mancato uso ex articolo 24 cpi da parte della prima titolare la quale, secondo parte Pt_1
convenuta, avrebbe scelto di non rinnovare il marchio proprio perché caduto in pubblico dominio .
Affinché possa verificarsi la decadenza per non uso occorre, ai sensi dell'art. 24 cpi, che il titolare non faccia un uso effettivo del marchio per i beni per i quali esso
è stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni, decorrenti dalla registrazione ovvero che sospenda tale uso per lo stesso lasso di tempo.
La ratio dell'istituto della decadenza è proprio quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi in un periodo indefinito di tempo, senza un loro uso pagina 11 di 26 effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, ovvero contraddistinguere presso il consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato (Trib. Milano 7 settembre 2020).
Si è osservato in giurisprudenza che l'uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio registrato deve assolvere alla funzione essenziale di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, consistente nel creare o conservare uno sbocco per i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno rispetto ai prodotti o ai servizi delle altre imprese, con esclusione, pertanto, di quegli usi tesi soltanto a conservare le prerogative conferite dalla privativa. (Corte di
Giustizia CE 15 gennaio 2009, in C-495/07; CGUE 11 marzo 2003, in C-40/01,
Trib Roma, 4 ottobre 2013; App. Milano, 12 aprile 2013; App. Milano, 8 maggio
2001; Trb. Milano 7 settembre 2020).
A seguito delle modifiche apportate all'art. 121 cpi dal d.lgs. n. 15 del 2019 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di marchi d'impresa, ove sia domandata o eccepita la decadenza di un marchio per non uso, si applica la regola per cui “il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24” (Cass. 6530/2023)
Detta prova risulta nello specifico essere stata assolta dalla parte attrice.
Questa ha, infatti, dimostrato di aver utilizzato in modo continuo, non meramente simbolico e per quantitativi rilevanti di merce il marchio “imera” in funzione distintiva dei propri prodotti, rientranti nella classe di registrazione.
L'uso del marchio risulta in primo luogo dalle copiose fatture relative a forniture di vasi di espansione che attestano l'uso del segno imera nella forma grafica rispondente alla domanda di registrazione del 2004 per gli anni dal 2005 al 2007 e,
a decorrere dal 2008, nella veste grafica attuale (ossia col mattoncino bombato di colore rosso anteposto alla scritta “imera” in stampatello minuscolo di colore blu).
Si tratta di fatture relative a prodotti che vengono contraddistinti con il codice “II”, che parte attrice, attraverso la produzione del catalogo in cui sono indicati i codici prodotto (doc. 45 bis), ha dimostrato contraddistinguere vasi di espansione, per un volume totale di affari – relativi al periodo gennaio 2005 / luglio 2021 – di €
26.804.030,24.
Il fatto che, come contestato dalla convenuta in comparsa conclusionale, le fatture siano rivolte a clienti stranieri non fa venir meno il loro valore probatorio ai fini pagina 12 di 26 dell'uso effettivo del marchio, dal momento che ai sensi dell'art. 24 co 2 cpi è impeditivo della decadenza l'uso del marchio effettivo che consista anche nell'apposizione, nello Stato, del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi, ai fini dell'esportazione di essi. Ed infatti tutti i prodotti – e Pt_1 quindi anche quelli destinati all'esportazione - risultano contraddistinti dall'apposizione del segno imera, come si desume oltre che dalla documentazione fotografica in atti (docc. 89, 91, 92 attorei) anche dalla deposizione del teste di parte convenuta il quale ha dichiarato di aver lavorato “per delle Testimone_1 aziende che fanno degli articoli complementari rispetto a quelli di e CP_2
di aver visto in passato presso clienti, a cui vendeva anche vasi di CP_2
espansione con il marchio come raffigurato nel documento attoreo 49 (ossia il marchio registrato nel 2008 e nel 2020) . Il teste ha collocato la presenza sul mercato dei vasi di espansione così marchiati a “più di 10 anni fa” affermando
“Ricordo con precisione che nel 2012 / 2013 ho visto un vaso con il marchio
IMERA che credo fosse stato venduto da al cliente”. CP_2
Alla luce di tale deposizione appare in ogni caso superata la contestazione di circa la mancanza di fatture relative al periodo da marzo 2011 a CP_2
gennaio 2013.
L'uso del marchio risulta, poi, da altri elementi, quali la sua apposizione, nella sua attuale veste grafica, sui cataloghi dei vasi di espansione del 2008 (cfr. doc.49), del
2013 (cfr. doc.15), del 2016 (cfr. doc.16) e del 2019 (cfr. doc.17); la presenza dello stand di con il marchio imera alla fiera di settore di Milano MCE – che si Pt_1
tiene ad anni alterni e che non si è tenuta nel 2020 a causa della pandemia - negli anni 2012, 2014, 2016 e 2018 (docc. 50, 18, 19, 20) ed inoltre il suo utilizzo, nella forma grafica oggetto di registrazione nel 2008, sul sito internet www.imera.it, dominio intestato ad avvenuto negli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e CP_8
2019 per contraddistinguere i prodotti di parte attrice, come si evince dall'estratto del Webarchive prodotto da parte attrice sub doc. 55.
L'uso ininterrotto del marchio risulta poi dalle emergenze delle prove orali. Il teste che quantomeno dal 2003 si occupa della parte grafica (ossia Testimone_2
cataloghi, brochure, gadget, merchandising) di tutto il oltre che del Persona_1
gestionale, ha affermato che il marchio di cui alla domanda di registrazione del
2008 “viene utilizzato dal da metà del 2007. Abbiamo iniziato a Persona_1 pagina 13 di 26 metterlo nei ddt e nelle fatture a metà 2007, poi il catalogo sub doc. 49) è stato consegnato in tipografia più o meno a febbraio 2008 e da allora il marchio veniva utilizzato anche sui cataloghi, oltre che sugli ordini. Da metà 2007 il marchio veniva applicato anche sulle etichette dei prodotti, attaccate ai prodotti e anche sulle confezioni. Il marchio è inoltre comparso sul sito internet da metà del 2008”.
E', pertanto, dimostrato un uso effettivo, continuativo e duraturo del segno imera, nella sua raffigurazione grafica oggetto di registrazione nel 2008, in funzione distintiva dei prodotti attorei, tra cui i vasi di espansione, per quel che rileva, quantomeno dal 2008 e fino alla nuova registrazione depositata da Parte_1
in data 2/10/2020 (e quindi anche di fatto dopo la decadenza decennale), con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della decadenza del marchio per non uso, formulata da parte convenuta in via preordinata rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità che si passa ora ad esaminare.
V) Parte convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato figurativo imera per difetto di novità, allegando la preesistenza del proprio marchio di fatto “imas + im-era”. Deduce, infatti, parte convenuta di utilizzare sin dal 2009 il marchio “im-era”, sia sui propri biglietti da visita, sia sui propri gadgets, sia sulla carta intestata e di avere a posto detto marchio sugli stand della fiera MCE di Milano sin dal 2010, oltre che sugli stand della fiera di
Francoforte dal 2011 e della fiera turca Sodex. Muovendo dalla decadenza di parte attrice dal marchio “imera” per non uso parte convenuta deduce, quindi, che il marchio registrato da nel 2020 sarebbe nullo per difetto di novità ai sensi Pt_1 dell'art. 25 lett. a) cpi, in relazione all'art. 12 lett. a) cpi rispetto al proprio segno
“imas + im-era”, che afferma di aver utilizzato continuativamente, pacificamente ed ininterrottamente dal 2009/2010. Parte convenuta ha inoltre dedotto che il marchio registrato attoreo sarebbe altresì nullo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) poiché la registrazione sarebbe avvenuta in violazione di un altro diritto esclusivo di terzi, ossia in violazione del proprio marchio di fatto “imas + im-era”. Altre cause di nullità del marchio figurativo depositato in data 02/10/2020 sono ravvisate da parte convenuta nella sopravvenuta decettività del marchio il quale sarebbe privo di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 13 cpi in ragione della anteriorità pagina 14 di 26 rappresentata dal segno “imas + im-era”, nonché dal deposito del marchio in malafede ad opera di parte attrice.
La domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del marchio va respinta.
Come si è già detto, parte attrice ha dimostrato di aver fatto un uso protratto, pacifico e massiccio del segno imera nella sua attuale veste grafica sin dal 2008, in funzione distintiva dei propri vasi di espansione, e anche dopo il 2018.
Ai sensi dell'art. 12 lett. a) cpi l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione, ragione per cui ben poteva procedere nel 2020 alla registrazione di un segno, identico a quello che aveva Pt_1
registrato nel 2008, di cui vantava (per il biennio 2018/2020) un uso di fatto non puramente locale.
Ai sensi della richiamata disposizione non possono, infatti, formare oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno di altri già noto come marchio. La valutazione di novità presuppone, quindi, la pre-esistenza di un marchio utilizzato
“da altri” per contraddistinguere prodotti o servizi affini o identici. In applicazione di detta disposizione, la nullità per difetto di novità del marchio imera potrebbe esservi in tanto in quanto il segno im-era di parte convenuta potesse ritenersi preesistente rispetto al marchio attoreo. Così, tuttavia non è, posto che, per pacifica ammissione della stessa parte convenuta, questa ha iniziato ad utilizzare il segno
“imas + im-era” a decorrere dal 2009 (e dunque successivamente al deposito della domanda di registrazione del 2008 di parte attrice).
Alcuna valenza distruttiva della novità del segno “imera” può dunque essere riconosciuta all'uso del segno “im-era” di parte convenuta.
Esclusa la nullità per difetto di novità del marchio “imera” va conseguentemente escluso che la registrazione sia avvenuta in violazione di un diritto esclusivo di sul segno im-era ai sensi dell'art. 14 co 1 lett. c) cpi, non potendo CP_2 quest'ultima vantare un preuso sul segno di parte attrice.
Inoltre, va esclusa la potenziale decettività del marchio attoreo ai sensi dell'art. 14 co 2 lett. a) cpi, lamentata da parte convenuta, trattandosi di marchio utilizzato in ambito ultralocale da , senza soluzione di continuità, per contraddistingue i Pt_1
propri prodotti, con conseguente insussistenza del rischio che detto marchio possa indurre in errore in ordine alla provenienza dei prodotti dalla convenuta. pagina 15 di 26 Infine, va esclusa la nullità, del tutto residuale, del marchio per registrazione in malafede, che parte convenuta deduce sussistere per il fatto che pur essendo Pt_1
decaduta per non uso avrebbe provveduto a depositare la domanda di registrazione nonostante fosse ben consapevole dell'accreditamento del segno di sul CP_2
mercato. La nullità del marchio per registrazione in mala fede presuppone, come affermato in giurisprudenza, la presenza di una predisposizione d'animo o di un'intenzione disonesta in capo al registrante, che si può desumere « dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci
e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare» (Tribunale I Grado UE n. 350/2022 richiamato da Cass. 5866/2024). Ora, l'assenza di un intento emulativo nei confronti di la si trae dal fatto che ha domandato la registrazione CP_2 Pt_1
di un marchio da lei già usato in funzione distintiva dei propri prodotti e il cui utilizzo, anzi, era ben noto a parte convenuta, avendo le parti intrattenuto per anni
(ossia dal 2011 al 2019 come attestano le fatture di acquisto di vasi prodotte Pt_1
da sub doc. 2) rapporti commerciali, in forza dei quali CP_2 CP_2 rivendeva vasi di espansione a marchio “imera”.
Per le ragioni esposte la domanda riconvenzionale di nullità del marchio “imera” appare, pertanto, infondata sotto i tutti plurimi profili dedotti da CP_2
VI) Passando, quindi, alle domande attoree va, in primo luogo, esaminata la lamentata contraffazione del marchio imera da parte del segno “im-era” di CP_2
[...]
Ai sensi dell'art. 20 lett. b) cpi l'interferenza tra due marchi simili si verifica quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico anche sotto il profilo del rischio di associazione tra i due segni.
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza (ex multis Cass. 11031/2016),
l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti (Cass. 28 pagina 16 di 26 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P.,
30 gennaio 2014, n. 422/12 P., Industrias Alen), per cui la confondibilitả Per_2
consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, rilevando, nell'ambito di tale valutazione globale, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati.. La valutazione di confondibilità va svolta tenuto conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, avuto riguardo alla percezione da parte del consumatore medio, il quale "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi e il quale nel comparare i segni usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell'Unione, ad es. Trib. Unione europea 21 ottobre 2015,
n. T-664-13, Petco Animal Supplies Stores;
10 settembre 2008, Boston Scientific,
T325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162/01; Corte di giustizia 10 settembre 2008, Capio;
11 novembre 1997, C251/95, Sabel).
Ciò posto, il marchio registrato di parte attrice è costituito da un elemento denominativo (la parola imera) ed un elemento figurativo, ossia il logo a forma rettangolare con gli angoli arrotondati, anteposto alla parola imera, che parte attrice afferma ricordare un vaso di espansione stilizzato. Sia l'elemento figurativo che la scritta sono attraversati da una linea bianca orizzontale (eccetto parte della lettera
“e” della parola imera) e per essi sono rivendicati i colori blu e rosso.
Il marchio si presenta nella seguente veste grafica:
Il segno di parte convenuta è, invece, composto dalla parola “im-era” accompagnata dalle parole “expansion vessels” e nella sua veste grafica presenta la
“i” con un font diverso da quello utilizzato per le restanti lettere , come di seguito raffigurato:
pagina 17 di 26 La comparazione globale e sintetica, che tenga conto dell'impressione di insieme e del pubblico di riferimento, induce a ritenere che la somiglianza degli aspetti visivi e fonetici tra i segni delle parti sia tale da determinare per il pubblico il rischio di confusione in ordine all'origine dei prodotti.
I due segni sono, infatti, identici dal punto di vista fonetico, non rilevando ai fini della percezione uditiva della parola la presenza nel segno della convenuta del trattino tra “im” ed “era”.
Dal punto di vista visivo in entrambi i segni la scritta è in stampatello minuscolo e si caratterizza per l'utilizzo di un font pressoché identico, eccetto che per la lettera
“i” che nel segno della convenuta presenta un carattere diverso.
Sotto il profilo concettuale la parola “imera” non ha valenza descrittiva e non ha valenza evocativa dei prodotti per i quali il marchio attoreo è registrato e non esprime, dunque, alcun particolare significato.
Nonostante parte convenuta abbia dedotto che il segno “im-era” sarebbe l'acronimo di “Industria Meccanica Espansione Riscaldamento e Autoclave” non appare infatti facilmente intuibile, nemmeno per il pubblico di riferimento, che si tratti di un acronimo e quali siano le parole che lo compongono.
La parola “imera” si presenta, dunque, come parola di fantasia, del tutto svincolata dai prodotti dal marchio contraddistinti e non generalmente impiegata nella consuetudine del mercato per designare detta categoria di prodotti. Essa rappresenta pertanto l'elemento caratterizzante del segno, poiché è ad essa che è affidata la forza distintiva del marchio, sulla quale si appunta prevalentemente il ricordo del consumatore medio.
Si esclude, infatti, di poter riconoscere valenza distintiva predominante alla figura anteposta alla parola imera (ossia il mattoncino bombato di colore rosso attraversato da una linea bianca), perché oltre ad essere un elemento figurativo che richiama la forma del vaso di espansione, con funzione descrittiva del prodotto, si tratta di una figura che non appare dotata per forma, dimensione e colore, di particolare creatività e tale da catturare il ricordo del consumatore. pagina 18 di 26 Avuto riguardo al pubblico cui sono destinati gli specifici prodotti contraddistinti dal marchio (prevalentemente operatori del settore termoidraulico) e all'uso di tali prodotti, appare, infatti, ragionevole ritenere che il consumatore appunti la sua attenzione sul nome piuttosto che sull'elemento figurativo, nome che sarà naturalmente portato ad utilizzare in funzione distintiva dei prodotti.
Ne consegue che l'utilizzo della medesima parola nel segno della convenuta connota il segno di elevato grado di somiglianza e determina un rischio di confusione, anche per associazione, nel pubblico, essendo i due segni utilizzati in funzione distintiva di prodotti appartenenti alla stessa categoria. Il segno imera è registrato per i prodotti di cui alla categoria 11 di Nizza e in particolare per vasi di espansione e risulta utilizzato continuativamente proprio per contraddistinguere detti prodotti, attraverso la sua apposizione sui vasi di espansione prodotti da Pt_1
e sui relativi cataloghi e fatture;
il segno di parte convenuta è da questa utilizzato in funzione distintiva dei vasi di espansione, come si evince dal fatto che sia apposto sui cataloghi dei vasi di espansione (doc. 22 attoreo – doc. 1 bis CP_2
convenuta).
Né si ritiene che operi, nello specifico, la preclusione per coesistenza, per cui, in tesi di parte convenuta, i segni coesisterebbero pacificamente sul mercato da ben più di 10 anni, senza generare confusione tra i consumatori.
Al riguardo va osservato che l'art. 20 cpi, nell'indicare i diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione, precisa che l'uso del segno da parte del terzo può avvenire solo con il consenso del titolare del marchio. Ove costui abbia acconsentito a tale uso potrebbe porsi un profilo di coesistenza sul mercato di marchi uguali o confondibili, che in presenza di determinate circostanze può comportare il venir meno del pericolo di confusione tra segni distintivi.
Perché possa operare il principio della “preclusione per coesistenza”, occorre la dimostrazione sia della prolungata coesistenza dei marchi, sia della buona fede del titolare del marchio posteriore. Sotto il primo profilo, proprio il significativo lasso di tempo in cui si protrae l'uso dei due marchi potenzialmente confondibili determina l'acquisto di autonoma capacità distintiva, facendo venire meno il rischio di confusione in concreto e fa sorgere un legittimo affidamento in capo al titolare del marchio posteriore a poter continuare l'uso del proprio marchio, tanto più ove a ciò si accompagni l'acquisto di una propria non interferente porzione di pagina 19 di 26 mercato (Cass. 23727/2023)
Ciò posto, seppur dall'istruttoria sia emerso che il segno im-era sia stato utilizzato da quantomeno sin dal 2010 nei propri stand fieristici e sui biglietti da CP_2
visita (doc. 29 e 30, 36), detto uso non risulta essere avvenuto in funzione distintiva dei prodotti di provenienza da in particolare, non risulta volto a CP_2
contraddistinguere i vasi di espansione prodotti dalla convenuta e neppure di altri soggetti i cui prodotti essa commercializzi, diversi da . Pt_1
Risulta, invece, che l'uso del segno “im-era” sia avvenuto negli stand fieristici della convenuta di cui alla fiera di MCE relativi al periodo per cui è causa (anni dal
2010 al 2018 – docc. 9/13 convenuta), nei quali risultano apposti ulteriori molteplici segni, e nei quali erano esposti diversi prodotti, tra i quali, in particolari,
i vasi di espansione , marchiati “imera” ( doc. 19 di parte convenuta). Pt_1
L'uso del segno “im-era” è inoltre avvenuto, come dichiarato dalla teste Tes_3
, sui cataloghi relativi ai vasi di espansione sin dal 2016.
[...] Pt_1
Ciò che è emerso, quindi, è che abbia utilizzato “im-era” in aggiunta al CP_2
marchio attoreo e non, dunque, in funzione distintiva dei propri prodotti o comunque di prodotti diversi, e che l'uso del segno “im-era” sia stato tollerato da
, che non poteva non esserne a conoscenza, anche solo per il fatto che Pt_1
entrambe le società hanno per diversi anni partecipato alle medesime fiere di
Tes settore con stand collocati negli stessi padiglioni (ad esempio il teste ha dichiarato, relativamente alla fiera di settore a Milano: “nel 2016 noi avevamo due stand in due padiglioni diversi e uno di questi era vicino a quello di CP_2
Nel 2018 avevamo uno stand solo e credo si trovasse nel padiglione 5 dove credo si trovasse anche lo stand di perché di solito i vasi di espansione sono CP_2 nello stesso padiglione”). La tolleranza in tale contesto non vale a legittimare l'uso di “im-era” come segno autonomo da parte della convenuta, una volta cessato il rapporto fra le parti, per contrassegnare prodotti.
E', inoltre, per le stesse ragioni, da escludere che il segno “im-era” abbia raggiunto un grado di distintività dei prodotti perché, a monte, non vi è la prova CP_2
di un siffatto utilizzo, il che esclude, quindi, che si possa parlare di coesistenza tra i due segni.
Deve essere dunque dichiarata la contraffazione del marchio “imera”, con conseguente inibitoria della parte convenuta all'utilizzo del segno “im-era” da solo pagina 20 di 26 od accompagnato dalle parole “expansion vessels” su tutti i prodotti di cui alla categoria 7 e 11 della classificazione di Nizza.
A detta inibitoria dovrà essere associata la penale relativa alla violazione della stessa.
Non integra, invece, contraffazione l'uso da parte di sul packaging dei CP_2
vasi di espansione (docc. 30 e 60 di parte attrice) del seguente logo rappresentato dalla forma rettangolare con i bordi arrotondati così raffigurato , anteposto alla parola trattandosi di un segno che non appare dotato di autonoma capacità CP_2
distintiva dei prodotti di , non solo perché meramente descrittivo del Parte_1
prodotto, ma anche perché da questa utilizzato sempre in combinazione con la scritta “imera”, che rappresenta, invece, il “cuore” del marchio.
VII) Parte attrice ha inoltre dedotto che avrebbe posto in essere una CP_2 serie di ulteriori condotte, quali l'imitazione del packaging dei vasi di espansione, la copiatura dei codici prodotto, la copiatura dei cataloghi e dei manuali d'uso e l'indebito utilizzo della dichiarazione di conformità PED di ai fini della Pt_1 marcatura CE, integranti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cc.
Preliminarmente va sul punto osservato che la prospettazione di parte attrice secondo cui le confezioni costituirebbero un marchio di forma non è argomentata né trova riscontro nelle conclusioni.
Dall'istruttoria svolta è, effettivamente, risultato che abbia utilizzato CP_2
nella commercializzazione di vasi di espansione provenienti da produttori diversi da delle confezioni riproducenti la medesima grafica delle confezioni dei vasi Pt_1
di espansione di (come si evince dal doc. 6 di parte convenuta); che abbia Pt_1
inoltre utilizzato codici prodotto simili a quelli presenti nel catalogo e che Pt_1
abbia altresì copiato il catalogo dei vasi IO (come si evince dal raffronto tra il catalogo di Imas Group, doc. 22 di parte attrice e doc. 1bis di parte convenuta e il catalogo 2020 di cui al doc. 17) ed il manuale d'uso di (come emerge Pt_1 Pt_1 dal raffronto tra i docc. 41 e 42 attorei, manuali d'uso rispettivamente di e di Pt_1
. CP_2
Dette condotte, considerate nel loro insieme, integrano il comportamento di chi pagina 21 di 26 compie "con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente", configurando, quindi, un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cc.
In particolare, il pericolo di induzione in errore circa la provenienza del prodotto è dato in primo luogo dalla pedissequa riproduzione nelle confezioni utilizzate da per imballare i vasi di espansione provenienti da altro produttore (cfr. CP_2
doc. 6 di parte convenuta, relativo al packaging di un vaso di espansione , CP_2
delle medesime caratteristiche grafiche dei vasi , nei quali è raffigurata una Pt_1
sezione di un vaso di espansione stilizzato e di due linee parallele che contornano l'involucro, di colore rosso e blu (gli stessi di cui al marchio registrato “imera”).
Detti elementi conferiscono al packaging un connotato di diversificazione rispetto alle altre confezioni presenti in commercio (come si evince dalle immagini prodotte sub doc. 65 da parte attrice delle confezioni dei vasi di terzi produttori), per cui la loro riproduzione nelle confezioni di crea un rischio di confusione che CP_2
è tanto più accentuato ove si consideri che per lungo tempo ha CP_2
commercializzato vasi di espansione , con il packaging di , e che Pt_1 Pt_1 quest'ultima risulta utilizzare detto packaging quantomeno dal 2011 (come si evince dalle fatture relative alla fornitura degli imballaggi da parte di
[...]
e dalla relativa corrispondenza intercorsa tra questa e - docc. 24, CP_10 Pt_1
25, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dai clienti distributori di ), ragione per Pt_1
cui si ritiene che si tratti di imballaggi conosciuti dagli operatori del settore e da questi ricondotti ai prodotti , e quindi dotati di capacità individualizzante . Pt_1
L'effetto confusorio appare, altresì, aggravato dall'apposizione sul packaging, nella medesima posizione di cui alle confezioni , dell'etichetta indicante il codice Pt_1 identificativo del prodotto, oltre che dall'utilizzo da parte di di codici CP_2
prodotto del tutto simili a quelli di parte attrice, sia sul packaging, sia sui cataloghi.
I codici prodotto di parte attrice appaiono caratterizzati dalla sequenzialità di lettere e numeri: le sigle contraddistinguono le diverse categorie di vasi (ad esempio le lettere VCP e VRP vengono utilizzate per contrassegnare i “vasi di espansione piatti”, i vasi della serie “R” e “RV” sono vasi di espansione con membrana intercambiabile per circuiti di riscaldamento chiusi;
i vasi solari sono contrassegnati dalle sigle “S” e “SV”) e i numeri che seguono distinguono il pagina 22 di 26 prodotto in ragione delle dimensioni del singolo modello. Parte attrice utilizza detti codici per contraddistinguere sia i vasi di espansione marchiati sia quelli a Pt_1 marchio (questi ultimi con l'anteposizione della lettera “V”), altro CP_8
marchio che parte attrice utilizza da anni (come si evince dai codici apposti sulle fatture a campione prodotte sub docc. 31 e 32). risulta aver pedissequamente ripreso, riproponendoli nel proprio CP_2
catalogo, i codici prodotto utilizzati da parte attrice. Ciò emerge dal raffronto tra il catalogo dei prodotti IO (doc. 17) e dei prodotti (doc. 74) con il CP_8
catalogo (doc. 1bis convenuta) e detto uso integra un altro mezzo con cui CP_2 vengono integrati atti idonei a creare confusione sull'origine dei prodotti.
Analoghe considerazioni valgono, infine, rispetto all'utilizzo da parte di CP_2 di cataloghi e manuali d'uso che riproducono largamente, nella impostazione,
[...]
nella sequenza, nei testi e nelle immagini quelli di . Ora, è da escludere che Pt_1 detti cataloghi e manuali d'uso assolvano da soli ad una funzione distintiva circa la provenienza dei prodotti, in quanto meramente descrittivi di informazioni prettamente tecniche che contraddistinguono la categoria di prodotti in esame e non dotati di particolari forme esteriori. Ciò non toglie, tuttavia, che la loro copiatura da parte di e insieme l'utilizzo in detti cataloghi di codici prodotto CP_2 pressoché identici a quelli di parte attrice (codici ai quali l'utilizzatore fa riferimento nella richiesta d'ordine del prodotto), integri un ulteriore mezzo idoneo a creare confusione circa la provenienza dei prodotti a cui detti cataloghi e manuali d'uso sono associati.
Dette condotte rilevano, dunque, sul piano della condotta confusoria e non invece quale appropriazione di pregi, poiché in esse non si ravvisa alcuna vanteria di qualità o caratteristiche proprie dei prodotti di parte attrice, non possedute dai prodotti di CP_2
Si ritiene, infine, che l'ulteriore condotta rappresentata dall'uso da parte di CP_2
della medesima dichiarazione di conformità PED di , come risulta dalle
[...] Pt_1 irregolarità riscontrate da parte attrice nella dichiarazione in calce al manuale d'uso di (doc. 42 attoreo) e che emergono in modo lampante CP_2 dall'apposizione sulla dichiarazione di conformità apposta ai prodotti da CP_2
sotto il nome del legale rappresentante della convenuta, della
[...] CP_11 pagina 23 di 26 sigla riconducibile ad , integri un atto di concorrenza sleale ex art. Persona_3
2598, n. 3, c.c.
La certificazione PED è richiesta dalla Dir. 97/23/CE, sostituita dalla Dir.
2014/68/UE “per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione”, e attesta la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria, il cui rispetto è prodromico al rilascio della marcatura CE del prodotto, ai fini dell'immissione in commercio del prodotto.
Attesa la rilevanza pubblicistica di detta normativa e attesa l'obbligatorietà del rispetto delle disposizioni sancite per la conformità dei prodotti ai fini della loro commercializzazione, in assenza di una rigorosa prova del fatto che la certificazione CE prodotta da parte convenuta quale certificazione in propria titolarità sub doc 7 sia relativa ai prodotti per cui è stata utilizzata invece la dichiarazione di modificata, non viene meno l'illecito concorrenziale della Pt_1
convenuta, integrato dalla violazione di norme pubblicistiche poste quale limite all'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. n. 12049 del 08/05/2023). Detta condotta rileva quale atto di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc e non quale autoattribuzione di pregi ai sensi dell'art. 2598 n. 2) c.c. poiché la dichiarazione di conformità del prodotto alla normativa europea non integra un “pregio” che è proprio e specifico di , bensì una Pt_1
inveritiera attestazione di un requisito che dovrebbe sussistere ai fini della commercializzazione in territorio europeo di ogni prodotto a pressione.
VIII) Va infine rigettata la domanda svolta in via riconvenzionale da CP_2
di accertamento del mendacio pubblicitario, che secondo la stessa sarebbe integrato dal non veridico utilizzo della dicitura “Made in Italy” dichiarata nelle etichette dei vasi di espansione di litraggio superiore a 750 litri, venduti dalle attrici con marchio ' e di provenienza dal fabbricante turco WATES. Parte attrice CP_8 ha, infatti, disconosciuto la conformità all'originale della produzione fotografica di cui al doc. 52 allegato da parte convenuta, presentato da questa quale relativo alla targa matricolare AQUASYSTEM. Ha, inoltre, dimesso una serie di foto, tra cui una relativa al medesimo modello di vaso di espansione VRV750 di CP_8
(doc. 93) su cui si appuntano i rilievi di parte convenuta, prive della apposizione pagina 24 di 26 della certificazione del Made in Italy, a riprova dell'assenza di illecito, la cui contestazione muove, dunque, da assunti che, oltre ad essere formulati in via dubitativa (laddove nella perizia dimessa da parte convenuta sub doc 62 si legge che “L'apposizione “MADE IN ITALY” che viene citata sarebbe apparentemente
“falsa/ingannevole” a fronte della evidente provenienza turca del medesimo produttore WATES del vaso esaminato”, evidenze che non risultano tuttavia adeguatamente dimostrate), non appaiono nemmeno dimostrati nel loro fondamento. Incoferente ed irrilevante è al riguardo la produzione da parte di dei docc. 63-64-65 con l'intento di dimostrare che” su motore Google CP_2 in internet si trovano diffusi gli screenshot di …. nei quali è Parte_1 riportata la dicitura 100% Made in Italy” e/o “100% Italiano”, dal Pt_1
momento che detti documenti si riferiscono non al prodotto su cui – in tesi di parte convenuta - sarebbe apposta la falsa dichiarazione, bensì alla società
[...]
quale società di diritto italiano. Parte_1
IX) Ritenute fondate, nei limiti precisati, le domande attoree, la convenuta va condannata a cessare ovvero non reiterare l'utilizzo del segno “im-era” per i prodotti afferenti alle medesime classi merceologiche per le quali si è avuta la registrazione del marchio attoreo. va altresì condanna a cessare CP_2 qualsiasi utilizzo di confezioni, codici prodotto, cataloghi, manuali d'uso e certificati riconducibili, per le ragioni esposte, a parte attrice. Vanno altresì accolte le domande di ritiro dal commercio e di fissazione della penale dissuasiva, che si determina in € 500 per ogni violazione dell'ordine di inibitoria e in € 250 per ogni giorno di inadempimento dell'ordine impartito di ritiro dal commercio, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento.
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di decidere sulle restanti domande attoree di risarcimento del danno e pubblicazione.


P.Q.M.


Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta le domande riconvenzionali di decadenza e di nullità del marchio attoreo “imera” presentato con domanda del 02/10/2020, numero
302020000083326, registrato in data 18/11/2020;

2. rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità di parte pagina 25 di 26 attrice per mendacio pubblicitario ex art. 2598 n. 3) c.c.;

3. rigetta le domande di parte attrice relative al segno “mattoncino bombato”;

4. accerta la contraffazione del marchio “imera” di cui è Parte_1 titolare integrata dall'uso da parte di del segno “im-era” CP_2
riprodotto in motivazione;

5. inibisce a di utilizzare in qualsiasi forma e modo il segno Controparte_2
“im-era” per i vasi di espansione e per i prodotti di cui alle classi 7 e 11 della classificazione di Nizza, nonché su cataloghi, dépliants, manuali d'uso e materiale affine;

6. ordina il ritiro dal commercio dei prodotti, imballaggi, cataloghi e qualsiasi altro oggetto o documento recanti il segno “im-era”;

7. accerta e dichiara che l'uso da parte di di confezioni, codici- Controparte_2
prodotto, cataloghi, manuali d'uso e della marcatura CE riproducenti le confezioni, i codici-prodotto, i cataloghi e i manuali d'uso e la certificazione
CE di parte attrice integra concorrenza sleale;

8. inibisce a l'uso per la commercializzazione di prodotti non CP_2
provenienti da parte attrice di confezioni, codici-prodotto, cataloghi e manuali d'uso di cui al punto 7);

9. fissa una penale di € 500,00 per ogni episodio di violazione dell'ordine di inibitoria, e di € 250,00 per ogni giorno di inadempimento dell'ordine impartito di ritiro dal commercio, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

10. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 14/05/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi
Il Presidente
dott. Lina Tosi
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