REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Imprese così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo l'1.8.2023 al n. 1608 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Marchio promossa da:
corrente in San Mauro Pascoli Parte_1
(FC), elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Luigi Bevilacqua, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Enrico
AD AF, IC NZ e OT AF del Foro di Milano, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Fiesole (FI), Controparte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Gaia Panelli, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Fabrizio Jacobacci e
CO LI del Foro di Torino, come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, nonché dall'avv. Costanza Manavello del Foro di Treviso, come da procura speciale alle liti del 31.1.2024,
APPELLATA
1 All'esito dell'ordinanza del 19 marzo 2025, con trasmissione del fascicolo da parte della Cancelleria il
7.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in ragione di tutto quanto in atti, ogni avversaria domanda, azione ed eccezione respinta, previa ogni occorrenda declaratoria e con ogni consequenziale pronuncia, in riforma della Sentenza n. 1979/2023 del Tribunale di
Firenze, resa a conclusione del giudizio con n. R.G.
4544/2018 + 13057/2018, depositata in data 27.06.2023 e notificata in data 29.06.2023, accogliere i motivi di appello proposti da e quindi le Parte_1 relative domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) rimaste disattese nel corso del giudizio di primo grado, e pertanto:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 1979/2023, accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in prime cure:
In via principale e nel merito:
- rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti di , in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;

In via istruttoria:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i prodotti raffigurati sub doc. 8, ai nn.
114 – 354 – 602 – 604 – 609 – 2547 – 2660 – 2385 – 2638 e recanti il segno SR sono stati effettivamente prodotti da
2 e commercializzati sul mercato italiano Parte_1 nell'anno 1987.
2) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 8, ai nn. 406 – 407 – 408- 441 - 442 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e Parte_1 commercializzate sul mercato italiano nell'anno 1988.
3) Vero che la calzatura raffigurata sub doc. 9, al n. 2363 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e commercializzata sul mercato Parte_1 italiano negli anni 1990-1991.
4) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 8, ai nn. 2116 - 9284 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e Parte_1 commercializzate sul mercato italiano nell'anno 1991.
5) Vero che la calzatura raffigurata sub doc. 9, al n. 2899 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e commercializzata sul mercato Parte_1 italiano negli anni 1991-1992.
6) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 8, ai nn. 501 - 772 – 820 – 821 – 823 – 825 – 827 – 828 – 2004
– 2014 – 2066 – 2100 – 2641 – 4736 – 9451 e ai nn. 9250 -
9303 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e commercializzate sul mercato Parte_1 italiano nell'anno 1992.
7) Vero che la calzatura raffigurata sub doc. 9, all'art. 0440 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e Parte_1 commercializzata sul mercato italiano nell'anno 1992 e
1993.
8) Vero che la calzatura raffigurata sub doc. 9, all'art. 2244 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e Parte_1 commercializzata sul mercato italiano nell'anno 1994 e
1995.
3 9) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 9, agli artt. 1143 – 2240 – 2398
- 2880 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e Parte_1 commercializzate sul mercato italiano nell'anno 1995 e
1996.
10) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 9, agli artt. 3158 – 4228 - 9834 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e Parte_1 commercializzate sul mercato italiano nell'anno 1996.
11) Vero che la calzatura raffigurata doc. 9, all'art. A7679 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e Parte_1 commercializzata sul mercato italiano nell'anno 1998
1999.
12) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 9, agli artt. AF 2427 - 1530 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e Parte_1 commercializzate sul mercato italiano nell'anno 2000.
13) Vero che la calzatura raffigurata sub doc. 9, all'art. AM7209 e recante il segno SR è stata effettivamente prodotta da e Parte_1 commercializzata sul mercato italiano nell'anno 2004 e
2005.
14) Vero che le calzature raffigurate sub doc. 9, agli artt. AQ2031 – AQ2129 – AQ2132 AQ2981 – AQ2983 –
AQ2986 e recanti il segno SR sono state effettivamente prodotte da e commercializzate sul mercato Parte_1 italiano nell'anno 2006 e 2007.
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova da 1) a 14) la Sig.ra residente in [...] e la Sig.ra
[...]
, residente in [...], 47030 Gatteo;
Tes_2
- rispingere tutte le istanze istruttorie avversarie.
4 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge”.
Per : Controparte_1
“Voglia questa Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia e dichiarazione necessaria,
- Rigettare integralmente l'appello avversario e, in particolare, tutti i motivi di appello espressi da Pt_1
in quanto infondati in fatto e in diritto per i
[...] motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1979/2023, pubblicata in data 27 giugno 2023 nel giudizio RG n.
4544/2018 + 13057/2018.
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e comunque irrilevanti per i motivi espressi in narrativa.
- Con il favore delle spese, oltre IVA e CPA, del giudizio d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1608/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Imprese, n. 1979 del 27.6.2023; parti: Parte_1
c. ), esperiti gli adempimenti
[...] Controparte_1 ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 19 marzo 2025, con trasmissione del fascicolo da parte della Cancelleria il 7.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
5 “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora in poi ), premesso di Controparte_1 CP_1 essere una società fiorentina fondata nel 1972 dall'omonimo designer ed operante a livello internazionale per la produzione e commercializzazione di abbigliamento maschile sartoriale, oltre che per gli accessori maschili e le collezioni per la casa, titolare delle registrazioni in ambito nazionale, comunitario ed internazionale del marchio
“SR”(doc.ti.

3-6 fasc. att.), ha convenuto in giudizio la (d‟ora in poi , ai fini di Parte_1 Parte_1 accertare la decadenza per non uso, ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.p.i., dei marchi figurativi “SR” di titolarità della convenuta di cui alle registrazioni italiane n. 633391 del 22.04.1994/03.10.1994 rinnovato con il n. 153837 del 22.01.2014/27.01.2014 e n. 635723 del 17.09.1992/23.11.1994 rinnovato con il n. 149250 il 12.05.2012/22.05.2012, (doc.ti 8 e 9 fasc. att.). A sostegno della propria pretesa, l'attore ha prodotto l'esito di un'apposita indagine (doc. 11 fasc. att.) dalla quale è emerso un sostanziale inutilizzo da parte della convenuta, nell'arco temporale che va dall'anno 2013 al 2018, dei segni oggetto del presente giudizio. Con tempestivo atto di comparsa e risposta, si è costituita in giudizio la la quale ha Parte_1 affermato di essere nata nel 1966 e di aver riscosso un significativo successo nel mercato delle calzature di lusso prodotte con processi artigianali. Ha rilevato come le due società, pur condividendo le medesime iniziali, “S” e “R”, abbiano pacificamente convissuto nel mercato nazionale ed internazionale, tanto che usualmente ha prestato il Pt_1 proprio consenso alla registrazione dei marchi di presso CP_1 giurisdizioni estere. Tuttavia, nel 2017 e 2018 l'attore ha presentato opposizione alla registrazione di tre nuovi marchi di ed ha instaurato il presente giudizio. Parte_1 Conseguentemente, ha introdotto innanzi il Parte_1 tribunale di Milano un giudizio di accertamento negativo volto ad accertare l'assenza di contraffazione dei propri nuovi marchi rispetto a quelli di nonché un giudizio CP_2 di nullità dei marchi di innanzi questo Tribunale delle Pt_1 imprese. Nel presente giudizio, il convenuto ha eccepito, in rito, la mancanza di legittimazione e/o interesse ad agire in capo a parte attrice. Nel merito, ha sostenuto l'utilizzazione effettiva e senza soluzione di continuità di una serie di segni contraddistinti dalle lettere “S” e “R” sin dal 1969 (doc.ti 10 – 15 fasc. conv.). In via subordinata, ha altresì rilevato come le eventuali differenze nella forma grafica dei segni come registrati e come utilizzati nel periodo 2013-2018 sono tali da non andarne ad alterare il carattere distintivo del marchio, dovendosi così escludere la decadenza ai sensi del comma 2 dell'art. 24 c.p.i.. In via ulteriormente subordinata, ha rilevato l'applicabilità del successivo comma 4 del cit. art., in
6 considerazione dell'uso di marchi che possono essere qualificati come difensivi in quanto simili a quelli registrati ed oggetto della presente controversia. Il convenuto ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, in merito all'ottenimento della declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 25 c.p.i., nei confronti dei marchi figurativi registrati da parte attrice, in quanto successivi a quelli precedentemente registrati dalla stessa . Parte_1 Rilevato che la suddetta domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta era analoga a quella formulata in via principale nel procedimento rubricato al n. 13057/2018 r.g., instaurato innanzi questo stesso tribunale, è stata disposta la riunione di tale causa al presente giudizio, in quanto connessa per titolo ed oggetto.
[OMISSIS] Infine, nella terza memoria ha rinunciato Parte_1 all'azione di nullità oggetto di domanda riconvenzionale nel presente procedimento e oggetto di domanda principale nel procedimento RG 13057/2018.
* La causa è stata istruita solo documentalmente. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire in capo a CP_1
[OMISSIS] 2. Sui documenti utilizzabili Occorre fare una specificazione preliminare anche in ordine ai documenti utilizzabili. L'attore con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha depositato una serie di documenti che devono essere dichiarati inammissibili in quanto tardivi. Invero, anche in considerazione dell'omogenea linea difensiva tenuta da non possono essere Parte_1 considerati a prova contraria le fatture a campione dal 2008 a 2018 (doc.ti 37, 37 bis e 37 ter fasc. attore), le ulteriori dichiarazioni di collaboratori (doc. 38 fasc. attore), l'elenco di redazionali e pubblicità dal 1975 al 2019 (doc. 39), le fatture risalenti al 1995 e fotografie packaging cravatte (doc. 40 e 40 bis), l'estratto di articoli di stampa e pubblicità relative alla ed alla sua famiglia CP_1 di marchi SR anni 1975/2018 (doc. 41), gli estratti di tesi di laurea aventi ad oggetto la ed i suoi marchi CP_1 (doc.ti 42 e 42 bis), le dichiarazioni di fornitori relativamente alla produzione e vendita alla di CP_1 minuterie con i marchi SR (doc. 43 e 43 bis), i dati di fatturato relativi agli anni 2008/2018 (doc. 44) o le fotografie di shopping bag SR Junior (doc.ti 45 a e 45 b). Si deve ritenere che tali documenti, quindi, siano inutilizzabili in quanto prodotti tardivamente. Del pari irrilevanti sono le questioni inerenti i rapporti intercorrenti tra le due società, avuto riguardo sia alla pregressa pacifica convivenza che si è esplicata anche mediante il consenso espresso da per la registrazione Pt_1
7 dei marchi di in altri Paesi, sia alle iniziative che CP_1 ha intrapreso nei procedimenti di registrazione CP_1 degli ulteriori marchi di , quali Parte_1
e presentando opposizioni nei rispettivi procedimenti amministrativi, poiché hanno ad oggetto privative diverse da quelle per le quali si chiede la decadenza per non uso.

3. Nel merito Si deve quindi ribadire che, a seguito della rinuncia all'azione di nullità dei marchi di titolarità di CP_1
, l'unica domanda del presente giudizio è quella di
[...] decadenza per non uso richiesta da rispetto ai CP_1 seguenti due marchi di : Parte_1 1. marchio italiano figurativo n. 633391 del 22.04.1994/03.10.1994 rinnovato con il n. 153837 del 22.01.2014/27.01.2014 (doc. 8 fasc. att.)

2. marchio italiano figurativo n. 635723 del 17.09.1992/23.11.1994 rinnovato con il n. 149250 il 12.05.2012/22.05.2012, (doc. 9 fasc. att.)
L'art. 24 c.p.i. sanziona con la decadenza il mancato uso effettivo protrattosi per più di cinque anni. La ratio della norma, ponendosi in linea con quanto parallelamente previsto dall'art. 19, comma 1 c.p.i., in base al quale “può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo”, è quella di evitare che registrazioni non destinate all'uso intralcino l'altrui libertà di iniziativa economica e, al contempo, quella di garantire che i marchi registrati svolgano in concreto una funzione distintiva, finalità che può realizzarsi solo ove vi sia un uso effettivo di un marchio per prodotti o servizi. La disciplina e lo scopo di questo istituto sono inevitabilmente connessi con la normativa comunitaria sul punto ed, in particolare, con la cd. direttiva Marchi (Dir. UE
8 2436/2015) che ha l'obiettivo di armonizzare il diritto dei marchi nazionali. Lo scopo della previsione della decadenza del marchio lo si rinviene già nei considerando 31 e 32 dalla citata direttiva, che prevedono espressamente che “i marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati in relazione a questi entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, possano decadere.” (32)”Di conseguenza, è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato …”. Invero, il diritto UE, a differenza di quello internazionale che ha deciso di lasciare agli Stati membri dell'Unione la libertà di prevedere o meno l'onere di utilizzazione del marchio registrato e la relativa ipotesi di decadenza, sin dalla precedente direttiva Dir. 89/104/CE ha imposto agli Stati membri di prevedere un onere di utilizzazione "effettiva" del marchio registrato e la sua decadenza per non uso entro un termine di cinque anni. In particolare, l'attuale disciplina italiana dettata dall'art. 24 c.p.i. trova il proprio fondamento nelle prescrizioni degli artt. 16 e 19 della citata direttiva marchi, conseguentemente, per riempire di contenuto il concetto di “uso effettivo” occorre guardare a come tale concetto sia stato interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea. Pioniera in questo senso è stata la sentenza NS (Corte di Giustizia, 11 marzo 2003, C-40/01) secondo cui l'uso è effettivo quando assolve alla funzione essenziale del marchio, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto alla conservazione del diritto. Perciò, si deve escludere che possa considerarsi effettivo un uso finalizzato alla mera conservazione dei diritti sul marchio, ossia un uso meramente simbolico. Può essere invece qualificato come effettivo solo un uso che implichi uno sfruttamento reale del marchio sul mercato dei prodotti o servizi protetti dal marchio stesso;
un uso che sia conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio;
un uso, ancora, che sia effettuato nel contesto di un'attività commerciale. finalizzata ad un vantaggio economico al fine di assicurare uno sbocco per i prodotti e servizi che essa rappresenta e che sia in particolare idoneo a conservare o
9 creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi (cfr. Corte di Giustizia, 27 gennaio 2004, C-259/02, La Mer). Ciò conferma che la funzione principale dell'istituto della decadenza per non uso del marchio è quella di verificare se l'uso concreto del marchio sia coerente con la sua funzione giuridicamente tutelata e, quindi, se la registrazione e le limitazioni alle libertà altrui che ne discendono sono ancora giustificati dall'ordinamento. Ulteriore precisazione deve essere preliminarmente fatta in ordine all'onere della prova. Mentre la precedente formulazione dell'art. 121 c.p.i. stabiliva che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo e che la prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici, alla luce della modifica normativa intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 di attuazione della Dir. (UE) 2015/2436, il comma 1 prevede che “salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. … In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.”. Quindi, in applicazione dell'ormai pacifico principio di prossimità della prova, l'onus probandi deve gravare sulla parte che, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o l'altro soggetto di provare i fatti che ricadano nelle rispettive sfere di azione. Tale riparto dell'onus probandi è pacifico e confermato da diverse sentenze anche della Corte di Giustizia, tra cui la famosa sentenza “testarossa” (CGUE 22 ottobre 2020, in cause riunite C-720/18 e C-721/18, Ferrari S.p.a. c. DU) e la più recente Corte giustizia Unione Europea Sez. X, 10 marzo 2022, n. 183. Nell'ipotesi di decadenza per non uso, quindi, a prescindere dal fatto che sia stata proposta come domanda o come eccezione, l'onere di provare l'uso effettivo incombe sul titolare del marchio. Quanto, poi, al periodo da prendere in considerazione, la norma, anche comunitaria, fa coincidere il dies a quo del termine di cinque anni con la data della registrazione del marchio di cui si chiede la decadenza. Ora, applicando i suesposti approdi giurisprudenziali al caso di specie, occorre effettuare le seguenti precisazioni. Intanto, il lustro che deve essere preso in considerazione, come detto, inizia a decorrere dalla data di registrazione del marchio di cui si chiede la decadenza che, nel caso di specie, deve essere individuato nelle date in cui i marchi, registrati negli anni 1992 e 1994, sono stati rinnovati, ossia 2012 e 2014 e non come invece indicato dall'attore, dal 2013, ossia dalla data di registrazione dei suoi marchi. Quindi, in capo a ricade l'onere di provare Parte_1 l'uso effettivo dei due marchi nel periodo dal 2012 al 2017 e
10 dal 2014 al 2019, rectius al 2018, data in cui la causa è stata introdotta. La società proprietaria delle due privative, ossia la al fine di provarne l'uso effettivo, ha Parte_1 enucleato i marchi utilizzati nel corso del tempo, dalla fondazione dell'azienda sino ad oggi ed ha prodotto i seguenti documenti:
- doc. 8: catalogo con i prodotti in ordine cronologico dal 1986 al 1992, quindi al di fuori del periodo in contestazione;

- doc. 9: catalogo con i prodotti in ordine cronologico dal 1990 al 2000, quindi al di fuori del periodo in contestazione;

- doc.ti 10-15: estratti di cataloghi, di cui solo uno - il doc. 10 – si riferisce ai marchi oggetto di contestazione, mentre gli altri hanno ad oggetto i marchi registrati successivamente ed estratti di articoli di giornale che però nulla hanno a che vedere con l'utilizzo dei due marchi di cui si chiede la decadenza per non uso;

- doc. 29: che si presenta Controparte_3 come un catalogo in cui peraltro non compaiono i marchi oggetto di contestazione;

- doc. 30: che si presenta Parte_2 come un catalogo in cui non compaiono i marchi oggetto di contestazione, ma semmai gli ulteriori segni registrati successivamente;

- doc. 31: è solo indicato il nuovo logo di CP_4 ;
[...]
- doc. 32: sono immagini di vip e di celebrities con Cont calzature a marchio e CP_6
- doc. 33: estratti di riviste con calzature a marchio Cont
e . CP_6 Quindi, non ha fornito un apparato Parte_1 probatorio idoneo a dimostrare di aver effettivamente utilizzato i marchi di cui si chiede la decadenza nel periodo di interesse, non avendo prodotto alcuna fattura di vendita, né dichiarazioni di operatori del settore;
né a tal fine erano utili le prove testimoniali richieste, poiché finalizzate a dare conferma che determinati prodotti sono stati commercializzati in anni antecedenti al periodo di interesse, ossia dal 1995 al 2007. A ciò si aggiunga che molte delle riproduzioni fotografiche in atti sono prive di data, né è dato sapere se le scarpe di cui ai cataloghi siano state effettivamente prodotte, non essendo agli atti neanche una fattura che ne provi la diffusione sul mercato. Invero, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del marchio, non basta che l'uso di un marchio appaia probabile o credibile, ma occorre che il titolare del marchio ne fornisca la prova. La predisposizione di un catalogo ove risultano raffigurati prodotti contraddistinti dal marchio non dimostra né che questo sia stato distribuito alla potenziale clientela, né l'entità dell'eventuale distribuzione, né l'entità delle vendite di tali prodotti (Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 19/03/2007)
11 Inoltre, la mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso (Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza 1° giugno 2021 n. 4725) Sul punto, si consideri anche la recente sentenza della Divisione di Cancellazione dell in cui, CP_7 per insufficiente prova dell'uso effettivo, è stato dichiarato decaduto per non uso il celeberrimo marchio , Pt_3 appartenente alla LDs NA ER MP TD (Divisione di Cancellazione EUIPO, 11 gennaio 2019, Riv. Dir. Ind., I, 2019, 47). Nello specifico, l'ufficio europeo ha ritenuto non sufficienti come prove a sostegno dell'uso da parte del titolare quegli elementi probatori presuntivi derivanti, ad esempio, il sito web della titolare del marchio: per dimostrare il concreto utilizzo del segno distintivo e la sua diffusione occorre provare le vendite scaturite dall'attività di promozione a cui al sito web tendeva, essendo invece insufficiente, per dimostrarlo, la sola pagina web
* In via subordinata, ha invocato l'applicazione Pt_1 della disciplina di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 24 c.p.i.. In particolare, ai sensi del comma 2, sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo. Se si aderisse a questa ricostruzione, occorrerebbe valutare se gli altri marchi utilizzati nel periodo di riferimento siano stati tali da non minare il carattere distintivo dei marchi in discussione. Come noto, i marchi si distinguono tra deboli e forti. I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché debole, per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva e la sua debolezza non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 25/01/2016). Se il marchio composto dalle due lettere “S” e ”R” lo si considera debole, allora anche una piccola modifica gli farebbe perdere quel carattere distintivo che invece richiede il comma 2 dell'art. 24 c.p.i., per cui gli altri marchi utilizzati nel periodo dal 2012/2018, poiché diversi, anche se di poco, da quelli oggetto dell'odierna contestazione, non
12 sono idonei ad assolvere la funzione richiesta dalla citata norma. Peraltro, lo stesso convenuto ha evidenziato come il mercato, in diversi settori merceologici, sia costellato da marchi composti dalle lettere “S” e “R”. Ad ogni modo, si deve rilevare come anche con riferimento a questi ulteriori marchi sia del tutto carente, nonché assente, la prova del loro utilizzo effettivo, non avendo la prodotto alcun elemento di prova volto a Parte_1 sostenere il loro uso effettivo, nei termini già indicati. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche in ordine all'applicabilità del comma 4 dell'art. 24, in base al quale neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. In considerazione dell'omessa prova dell'uso effettivo, per come richiesto dalla giurisprudenza affermatasi sul punto, dei marchi sia oggetto della domanda di decadenza, sia degli ulteriori utilizzati nel medesimo periodo dalla convenuta, la domanda deve essere accolta. Parte attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., [OMISSIS] La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Perciò, la convenuta deve essere Controparte_4 condannata a rimborsare all'attrice le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate facendo applicazione dei parametri medi per ogni fase di giudizio, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al d. m. giustizia 10 aprile 2014 n. 55, così come aggiornati al d. m. dell'8.03.2018, n. 37, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la decadenza per non uso dei seguenti marchi di titolarità di : Parte_1
- marchio italiano figurativo n. 633391 del 22.04.1994/03.10.1994 rinnovato con il n. 153837 del 22.01.2014/27.01.2014;
- marchio italiano figurativo n. 635723 del 17.09.1992/23.11.1994 rinnovato con il n. 149250 il 12.05.2012/22.05.2012; condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite che liquida in € 11.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
dispone l'annotazione della sentenza nel registro a cura dell Controparte_8
13 Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentir rigettare le domande formulate in primo grado dalla controparte attrice nei confronti di essa previa ammissione delle prove per Parte_1 testi articolate in primo grado ed in ogni caso con il favore delle spese.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'avversaria impugnazione, previo rigetto delle avversarie istanze istruttorie;
il tutto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: rinuncia all'appello ed accettazione;
spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello - con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha individuato il periodo, ritenuto rilevante, in cui è stato accertato il manifestarsi della decadenza dei due marchi in esame - è infondato, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate dal primo Giudice, in particolar modo quanto alla registrazione italiana n.
633391 del 22.04.1994/03.10.1994 rinnovata con il n.
153837 del 22.01.2014/27.01.2014.
Il punto critico della decisione è costituito dal passaggio in cui a tale proposito il Tribunale prende in considerazione, con riferimento alla registrazione n.
14 153837 del 22.01.2014/27.01.2014, il periodo – testualmente – “dal 2014 al 2019, rectius al 2018, data in cui la causa è stata introdotta”.
Deve sul punto osservarsi che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la registrazione italiana n. 633391 del 22.04.1994/03.10.1994 è presa in considerazione senza soluzione di continuità con la corrispondente registrazione di rinnovo n. 153837 del
22.01.2014/27.01.2014. Allo stesso modo la registrazione n. 635723 del 17.09.1992/23.11.1994 è a sua volta presa in considerazione senza soluzione di continuità con la corrispondente registrazione di rinnovo n. 149250 del
12.05.2012/22.05.2012. Ciò in ragione del principio per il quale la decadenza del marchio registrato per non uso quinquennale è impedita esclusivamente dall'effettiva utilizzazione da parte del titolare, prima della scadenza del quinquennio, e non dal deposito, pur tempestivo, della domanda di rinnovo della registrazione, quale atto funzionale ad una successiva riabilitazione del marchio decaduto (così Corte App. Torino, 8 marzo 2013, in Rep.
Foro It.; vd. pure nello stesso senso Trib., Bologna, 13 giugno 2011, in Giur. dir. ind., 2012, 284; Trib.
Torino, 29 luglio 2017, in Giur. dir. ind., 2017, 1060; vd. pure, in motivazione, Cass., 6 ottobre 2008, n.
24637, e Cass., sez. I, 28 marzo 2017 n. 7970).
Ne segue che, essendo stata introdotta la causa in primo grado con atto di citazione notificato il 19.3.2018
e avendo esposto parte attrice in primo grado come ancora perdurante il periodo di avvenuta maturazione dell'invocata decadenza, l'arco temporale rilevante deve considerarsi quello ricompreso fra il 19.3.2013 e il
19.3.2018, includendo, quindi, anche la necessaria ultima frazione temporale della registrazione italiana n. 633391
(in buona sostanza quella che va dal 19.3.2013 al
15 22.01.2014/27.01.2014). In altri termini non era necessario, quanto alla registrazione italiana n. 153837 un conteggio del quinquennio di cui all'art. 24 CPI ex novo a partire dal 22.01.2014/27.01.2014 e quindi l'arco temporale (quadriennale) “dal 2014 al 2019, rectius al
2018” cui ha fatto testualmente riferimento il primo
Giudice, è solo apparentemente fuorviante.
Viene scrutinato, secondo un criterio di priorità logica, il terzo motivo di appello, con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione, nella parte in cui questa ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 24 CPI ai c.d. marchi deboli.
Deve in via preliminare osservarsi come l'acronimo
“sr” (o “SR” con caratteri maiuscoli) è segno distintivo debole. Difetta infatti in esso quel nucleo ideologico essenziale munito di autonoma valenza distintiva a fronte del quale possa ritenersi che le varianti di contorno ad opera di terzi non ne escludano la contraffazione. Non risulta, inoltre, l'acronimo in questione, per l'uso che ne sia stato fatto, avere acquisito rinomanza e notorietà tali dai quali evincere nucleo ideologico di pari portata. È quanto, peraltro, affermato dal Tribunale di
Milano, con la sentenza n. 5309 del 21 giugno 2021, richiamata dalla stessa appellante (vd. in particolare pagg. 12-15 della stessa).
Ne consegue che l'acronimo “sr” o “SR”, e cioè la sola sequenza delle iniziali, non può considerarsi nucleo ideologico essenziale di marchio né forte né di rinomanza.
La capacità distintiva è data, infatti, nei marchi in questione dalla necessaria combinazione degli acronimi, dell'uso del carattere maiuscolo, della caratterizzazione
(nel marchio n. 633391/1994 rinnovato con il n.
16 153837/2014) grafica delle lettere e dal particolare contorno (quadrato nel marchio n. 633391/1994 rinnovato con il n. 153837/2014; ovale nel marchio n. 635723 del
17.09.1992/23.11.1994 rinnovato con il n. 14925/2012) in cui l'acronimo è inserito.
Ogni variante che mantenga costante il solo dato testuale delle lettere sarebbe insufficiente ai fini di una invocata contraffazione.
Non può in proposito condividersi l'assunto della pure illustre dottrina richiamata dall'appellante secondo cui, in sintesi, debba operarsi una distinta valutazione, riguardo ai marchi c.d. deboli, fra la fattispecie in cui sia stato il terzo (convenuto, infondatamente, in contraffazione) ad aver apportato le modifiche e la fattispecie, come quella qui in esame, in cui sia stato lo stesso titolare ad avere apportato, fruttuosamente secondo la tesi esposta, le modifiche al fine di impedire la decadenza del segno distintivo.
Se la modifica, da chiunque operata, lascia, per così dire, in entrambe le ipotesi invariato il nucleo originario del segno, evidenziandone l'assenza del carattere distintivo, non vi è infatti motivo per operare una diversa valutazione a seconda di chi sia il soggetto che abbia operato, se il ritenuto terzo contraffattore o viceversa il titolare del marchio stesso.
Preme, piuttosto, evidenziare come sia proprio la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 24 CPI a fornire, a contrario, una descrizione della fattispecie del marchio c.d. debole (che è quello in cui è alta la probabilità che una modifica venga ad alterare il carattere distintivo), notoriamente elaborata in dottrina e giurisprudenza.
Concorda in verità questa Corte con l'appellante circa la necessità che, ai fini della verifica della
17 sussistenza della fattispecie di cui all'art. 24, comma
2, CPI, ogni indagine debba partire da dati concretamente valutati. In altri termini occorre verificare se il concreto nucleo originario abbia di per sé carattere distintivo e quindi se, prima di esaminare la rilevanza delle modifiche (che possano riguardare le modalità di posizionamento dell'elemento nucleare – è il caso della lettera “C” stilizzata di cui al citato caso rappresentato da Trib. Milano, 24 febbraio 2003, TE of America Inc. e TE of Europe GmbH c. 5 CP_9
e in Giur. dir. ind. Controparte_10
2004, 402 – o l'aggiunta di elemento di contorno – è il caso del cerchio aggiunto all'esterno dell'originario segno grafico
– di cui alla pure richiamata sentenza del Tribunale
UE, Seconda Sezione, 13 settembre 2016, in causa T-
146/15, Hyphen GmbH c. Skylotec GmbH), in realtà già ab origine non possa escludersi la sussistenza di un marchio c.d. debole: perché, come nei casi sopra citati, la lettera ”C” è da un lato già in partenza stilizzata e il segno grafico di cui sopra non è a sua volta costituito da una semplice interpunzione consistente in un trattino
(hyphen) bensì da una più articolata componente grafica che va oltre il richiamo della interpunzione stessa.
Tornando al caso in esame la capacità distintiva non
è data dalla componente letterale dell'acronimo “sr” o
“SR” (con caratteri minuscoli o maiuscoli) bensì dalla inserzione dell'acronimo, con caratteri maiuscoli, all'interno di un ovale schiacciato e con plurimi punti di contatto con le estremità delle lettere (marchio n.
635723 del 17.09.1992/23.11.1994 rinnovato con il n.
18 14925/2012) e dalla evidente stilizzazione delle lettere maiuscole (nel marchio n. 633391/1994 rinnovato con il n.
153837/2014).
Solo laddove presenti i suddetti elementi, pur con un minimo di varianti aggiuntive, può ritenersi non alterato il carattere distintivo secondo quanto richiesto dal citato comma 2 dell'art. 24 CPI, che, in tutta evidenza, non può ritenersi applicabile laddove si voglia utilizzare quale termine di riferimento una componente
(quella solamente letterale) che, pur costantemente presente, è, in ragione di quanto sopra esposto, di per sé priva di valenza distintiva.
In applicazione del suddetto principio e passando, in ordine logicamente consequenziale, ad esaminare il secondo, e connesso, motivo di appello – con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha preso in esame gli elencati segni distintivi di cui è assunto l'avvenuto utilizzo -, assume rilievo ai fini della decisione la verifica circa l'avvenuto utilizzo nel periodo che, giunta a tal punto, questa Corte ha ritenuto rilevante in ragione dell'operato scrutinio del primo motivo di appello e pertanto segnatamente:
- il segno di cui al quinto esemplare di pag. 20 dell'atto di appello così come qui riprodotto:
- il segno di cui al quinto esemplare di pag. 21 dell'atto di appello così come qui riprodotto:
19 - il segno di cui al primo esemplare di pag. 22 dell'atto di appello così come qui riprodotto:
- il segno di cui al settimo esemplare di pag. 22 dell'atto di appello così come qui riprodotto:
Per i segni distintivi in questione – che sono riprodotti in rassegne fotografiche che appaiono essere state predisposte per il presente giudizio (vd. i richiamati docc.

8-10 prodotti dall'odierna appellante nelle difese di primo grado) – non vi è prova di data certa, per di più ricompresa nel periodo come sopra ritenuto rilevante.
Date munite di una certa attendibilità possono rinvenirsi nelle rassegne stampa o nelle pagine web prodotte (vd. docc. 15 e ss.), ma riguardano il marchio denominativo per intero (“sergio rossi” in caratteri
20 minuscoli) o l'acronimo “sr” (minuscolo) o nella variante
“sr1”, che, in ragione di quanto sopra esposto, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Il secondo ed il terzo motivo sono pertanto infondati.
Il quarto motivo di appello, con cui in sintesi si invocano gli effetti di quanto emerso nel giudizio n.r.g.
51972/2018 instaurato presso il Tribunale di Milano e definito con la citata sentenza n. 5309 del 21.06.2021, difetta di rilievo, atteso che in quel giudizio non sono affatto richiamati i marchi della cui decadenza in questa sede si discute.
Il quinto motivo di appello, con cui in sintesi si espone essere stato fatto malgoverno da parte del primo
Giudice del disposto di cui all'art. 24, comma 4, CPI, è infondato, atteso che esso parte dall'errato presupposto che quelli qui in esame siano marchi c.d. difensivi a supporto di altri di cui è titolare l'odierna appellante, allorquando invece il corretto thema probandum nel caso qui in esame sarebbe stata l'esistenza di altri marchi
(regolarmente registrati ed al contempo utilizzati, così come prescrive la norma da ultimo citata, che in ciò si differenzia da quella contenuta nel precedente comma 2) a difesa proprio di quelli di cui qui si controverte e di cui non è stata fornita prova.
Ad abundantiam, in quanto la questione non è stata dedotta quale specifico motivo di impugnazione, le istanze istruttorie di prova per testi su cui parte appellante ha insistito devono essere rigettate in quanto irrilevanti, posto che hanno ad oggetto la prova del momento iniziale di utilizzo dei vari segni distintivi indicati (fino a non oltre gli anni 2006-2007) e non della necessaria anche se solo sporadica reiterazione di
21 detto utilizzo entro l'arco di tempo quinquennale come sopra ritenuto rilevante.
Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata la qui impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (secondo valore indeterminato, di media complessità ed esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1

P.Q.M.

la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze, Sezione Imprese, n. 1979 del 27.6.2023,

1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;

2. dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla refusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquiate in Euro
8.470,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA come per legge;

3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze il 9 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
22