N. R.G. 982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Gabriella RATTI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 982/2023 R.G. promossa da:
con sede in Vaduz (Liechtenstein), Kirchstrasse n. 39, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante, sig. e (C.F. Controparte_1 Parte_2
), con sede in Padova, P.zza Zanellato n. 5, in persona del suo legale rappresentante, sig. P.IVA_1
, elettivamente domiciliate in Torino, C.so Francia n. 11, presso lo studio dell'avv. Parte_3
Massimo Demaria, che le rappresenta e difende, unitamente al prof. avv. Giuseppe Sena e all'avv.
Giancarlo Del Corno e all'avv. Francesca La Rocca, in virtù di procure notarili (notaio
[...]
in data 07.04.2021 rep. n. 21/02684 e notaio in data 08.04.2021, Persona_1 Persona_2
rep. n. 37293)
APPELLANTI contro
(C.F. e P.I. ), con sede in Torino, via Pietro Micca n. 20, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Torino, C.so Marconi n. 10, presso lo studio dell'avv. Tommaso Ricolfi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Licia Garotti, Edoardo Pedersoli e Giorgio Rapaccini, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in grado d'appello
APPELLATA

pagina 1 di 23 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1793/2023 emessa in data 27/04/2023 dal Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
- Contraffazione marchi – Concorrenza sleale

CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'AppeIIo di Torino – Sezione Specializzata in materia d'Impresa, anche in funzione di Tribunale in seconda istanza dei Marchi dell'Unione Europea, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in totale riforma di tutti i capi della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in materia d'impresa n. 1793/2023, resa nel procedimento di primo grado iscritto con il numero di ruolo generale n. 13449/21, pronunciata in data 24 febbraio 2023, pubblicata in data 27 aprile 2023 e non notificata, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, reclamizzazione da parte della convenuta appellata dei prodotti cosmetici di cui in Controparte_2 narrativa contraddistinti dal segno “ ” e/o “ ” CP_4 CP_2
costituisce contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n. 8.434.672, aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “ e accompagnata dalla Controparte_5 Pt_2 raffigurazione di una croce di titolarità dell'attrice appellante e di cui l'attrice Parte_1
appellante è licenziataria esclusiva;
sia del marchio di fatto costituito dal Parte_2 termine “ di titolarità dell'attrice appellante nonché infine atto di Pt_2 Parte_2 concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 c.c., inibendone l'ulteriore prosecuzione su tutto il territorio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare che l'utilizzazione da parte della convenuta appellata del segno Controparte_2
CP
“ Labo” e/o “skinLabo” come nome a dominio del proprio sito internet e/o nome identificativo dei
c.d. “social network” (come ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Snapchat, Co Tok, Telegram, o altri che dovessero nel frattempo essere costituiti) costituisce contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n. e n. 8.434.672, aventi rispettivamente ad oggetto le Numero_1 espressioni “ e “ accompagnata dalla raffigurazione di una croce di Controparte_5 Pt_2 titolarità dell'attrice appellante e di cui l'attrice appellante Parte_1 Parte_2
è licenziataria esclusiva, sia del marchio di fatto costituito dal termine “ di titolarità
[...] Pt_2 dell'attrice appellante inibendone l'ulteriore prosecuzione su tutto il Parte_2 territorio dell'Unione Europea;

pagina 2 di 23 condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni derivanti dal compimento Controparte_2
degli atti di contraffazione, sia delle registrazioni di marchio europeo n. e n.

8.434.672 Numero_1 aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “ ” e accompagnata dalla Controparte_5 Pt_2 raffigurazione di una croce;
sia del marchio di fatto costituito dal termine “ , nonché degli atti di Pt_2
concorrenza sleale di cui agli atti del presente procedimento, a favore delle attrici appellanti
e pronunciando con sentenza ai sensi dell'articolo 278 Parte_1 Parte_2
c.p.c. la condanna generica, imponendo il pagamento di una provvisionale nella misura che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello vorrà liquidare in via equitativa, e disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva;
condannare la convenuta appellata alla restituzione, a favore delle attrici appellanti Controparte_2
e degli utili derivanti dalla contraffazione sia delle Parte_1 Parte_2
registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n. aventi rispettivamente ad oggetto le Numero_2 espressioni “ e “ accompagnata dalla raffigurazione di una croce di Controparte_5 Pt_2 titolarità dell'attrice appellante e di cui l'attrice appellante Parte_1 Parte_2
è licenziataria esclusiva, sia del marchio di fatto costituito dal termine “ di titolarità
[...] Pt_2 dell'attrice appellante nella misura in cui essi eccedono il risarcimento dei Parte_2
danni di cui al paragrafo precedente, pronunciando con sentenza ai sensi dell'articolo 278 c.p.c. la condanna generica, imponendo il pagamento di una provvisionale nella misura che codesta Ecc.ma
Corte vorrà liquidare in via equitativa, e disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva;
fissare una penale di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni confezione di prodotto cosmetico contraddistinto dal segno “skin Labo” e/o “skinLabo” prodotta, commercializzata, offerta in vendita o pubblicizzata dalla convenuta appellata in violazione del provvedimento di inibitoria Controparte_2
contenuto nella sentenza stessa;
una penale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ogni utilizzazione del segno “skin Labo” e/o
“skinLabo” da parte della convenuta appellata in violazione del provvedimento di CP_2
inibitoria contenuto nella sentenza stessa;
ed una penale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento;
ordinare la distruzione delle confezioni, flaconi, tubetti, astucci, materiale promozionale e pubblicitario contraddistinto da e/o riportante il segno “skin Labo” e/o “skinLabo” e di cui in narrativa, prodotti, commercializzati, offerti in vendita, o pubblicizzati dalla convenuta appellata
in violazione dei sopracitati diritti di esclusiva (registrazioni di marchio e marchio di Controparte_2
pagina 3 di 23 fatto), siano essi presso la sede di quest'ultima, suoi magazzini e depositi, o presso terzi che ne facciano commercio o le detengano per uso non personale;
ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, con rilievo non inferiore ad un ottavo di pagina, a cura delle attrici appellanti e ed a Parte_1 Parte_2 spese della convenuta appellata sui quotidiani “Corriere della Sera” di Milano, “Il Controparte_2
” di Padova, “Il Mattino di Padova” di Padova, “Il Ore” di Milano, “La CP_7 CP_8
Repubblica” di Roma e “La Stampa” di Torino;
nonché sui periodici del settore “Allure”, “Beauty
Plan”, “Cosmopolitan” e “Pambianco Beauty”; in via istruttoria,
a) ordinare, ai sensi degli articoli 210 c.p.c. e 121.2 c.p.i., alla convenuta appellata Controparte_2
l'esibizione delle scritture contabili (tra cui in particolare registri I.V.A., acquisiti e vendite, registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori) ed ogni altro documento utile a partire dall'1 giugno 2016 e riguardanti i prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o
“skinLabo”, al fine di determinare il volume complessivo delle vendite dei sopraricordati prodotti e gli utili conseguiti da tale attività; disporre, ove occorra, una consulenza tecnico-contabile per determinare il volume complessivo delle vendite da parte della convenuta appellata dei prodotti cosmetici contraddistinti dai Controparte_2 segni “skin Labo” e/o “skinLabo” e di cui in narrativa, nonché gli utili conseguiti da tale attività; chiedere, ai sensi degli articoli 121.2 e 121.2-bis c.p.i., al legale rappresentante della convenuta appellata o comunque a persona responsabile delle relative attività le opportune Controparte_2
informazioni, da acquisirsi eventualmente anche tramite interrogatorio, circa le quantità realizzate, importate, acquistate e vendute dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o
“skinLabo” e di cui in narrativa, nonché il nominativo dei soggetti implicati nella relativa produzione, importazione e distribuzione, con formulazione dei seguenti quesiti:
i) quantità acquistate dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o “skinLabo” e di cui in narrativa, nominativo del fornitore e relativo prezzo di acquisto;

ii) quantità realizzate autonomamente dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o
“skinLabo” e di cui in narrativa;

iii) quantità vendute dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o “skinLabo” e di cui in narrativa, nominativo dei clienti e relativo prezzo di vendita; iv) nominativo dei clienti ai quali è stata proposta la vendita dei prodotti cosmetici contraddistinti dai segni “skin Labo” e/o “skinLabo” e di cui in narrativa, e numero di esemplari per ciascuna offerta, ancorché tale proposta non si sia poi concretizzata;

pagina 4 di 23 in ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa o contraria domanda, eccezione, deduzione, nuova produzione e istanza, così giudicare: nel merito:
1) rigettare integralmente e nel miglior modo possibile l'appello avversario;

2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 27 aprile
2023 (R.G. 13449/2021); in ogni caso:
3) con vittoria di spese e onorari del presente procedimento di appello, comprese le spese generali
(15%) e gli accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18/06/2021 e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino - Sezione Specializzata Parte_2 in Materia d'Impresa - la per sentir accertare che la produzione, Controparte_2
commercializzazione, offerta in vendita e reclamizzazione da parte della società convenuta dei prodotti cosmetici indicati in narrativa dell'atto, e contraddistinti dal segno ” e/o ” CP_4 CP_2
costituiva contraffazione sia delle registrazioni di marchio europeo n.

3.881.844 e n. 8.434.672, aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni " " e " accompagnata dalla Controparte_5 Pt_2
raffigurazione di una croce, di titolarità della società attrice e di cui Parte_1 [...]
è licenziataria esclusiva;
sia del marchio di fatto costituito dal termine Parte_2
" , di titolarità di nonché per sentir accertare il compimento di Pt_2 Parte_2
atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., con conseguente inibitoria all'utilizzo di tali marchi su tutto il territorio dell'Unione Europea;
ed altresì per sentir dichiarare che l'utilizzazione del segno ” e/o “ ”, da parte della società convenuta, come nome a dominio del proprio CP_4 CP_2
sito internet e/o come nome identificativo sui social network, costituisce parimenti contraffazione dei marchi registrati e del marchio di fatto, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni derivati dal compimento degli atti di contraffazione e/o dagli atti di concorrenza sleale, condanna alla retrocessione degli utili, al ritiro dal mercato dei prodotti contrassegnati dai marchi in contraffazione ed ordine di pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza su svariati quotidiani e periodici di settore.
Esponevano le società attrici che opera nel settore della cosmesi ed è Parte_1
particolarmente attiva nella progettazione, ricerca e sviluppo di nuove formule e prodotti, che vengono pagina 5 di 23 regolarmente protetti attraverso brevetti, marchi e altri diritti di proprietà industriale;
che, tra i numerosi marchi di sua titolarità, vi sono le due registrazioni europee sopra indicate, la prima depositata in data
11/06/2004 e concessa in data 10/10/2005, la seconda depositata in data 17/07/2009 e concessa in data
21/1/2010, entrambi rivendicanti i prodotti delle classi 3 e 5; che è Parte_2
licenziataria esclusiva delle due suindicate registrazioni di marchio e gestisce, attraverso una rete di propri partners, la distribuzione dei prodotti contraddistinti dal marchio " in oltre 35 paesi;
che Pt_2
ciò che ha sempre identificato tutte le confezioni, nelle diverse linee di articoli cosmetici, è la presenza, accanto al nome dello specifico prodotto, del marchio " , che è diventato sinonimo agli occhi del Pt_2
consumatore della qualità, che ha sempre contraddistinto e caratterizzato da oltre vent'anni i prodotti delle società attrici;
che tanto le confezioni, quanto tutta la comunicazione pubblicitaria, sono sempre stati contraddistinti dal marchio denominativo " riportato in evidenza, per cui quel segno Pt_2
distintivo, oltre ad essere protetto dalle indicate registrazioni di marchio, è anche un marchio di fatto, che beneficia dunque della tutela accordata dall'art. 1 del C.P.I.; che la società convenuta opera anch'essa nel settore della cosmesi e la maggior parte dei prodotti commercializzati debbono ritenersi, se non identici, certamente affini a quelli rivendicati nelle registrazioni di marchio riferite alle classi 3 e
5, come pure ai prodotti contraddistinti dal marchio di fatto " ; che tutti i prodotti della convenuta Pt_2 sono contraddistinti dal marchio ”, riprodotto con una grafica molto simile a quella da CP_4
tempo adottata dalle società attrici;
che tale utilizzazione rappresenta una violazione dei diritti di proprietà industriale delle società attrici, consistenti tanto nelle registrazioni di marchio europeo, quanto nel marchio di fatto, dovendosi ritenere che sussista identità o affinità tra i prodotti e che vi sia identità, quanto meno parziale, o similarità dei segni, dal momento che l'aggiunta del termine "skin", nel segno adottato dalla convenuta, non appare sufficiente ad eliminare o ad escludere il rischio di confondibilità, atteso il carattere descrittivo che quel termine ha nel settore merceologico per cui è causa;
che il rischio di confusione può anche consistere del cosiddetto rischio di “associazione”, per cui il consumatore può essere, nel caso di specie, ragionevolmente indotto a ritenere che la presenza del segno "Labo” sui prodotti della convenuta, sia stato adottato per individuare una nuova linea delle numerose linee di prodotti realizzati dalle attrici, destinata ad essere utilizzata per la cura della pelle;
che l'adozione e l'utilizzazione di tale segno, anche come nome a dominio, costituisce inoltre atto di concorrenza sleale, dal momento che l'attività di produzione e/o commercializzazione da parte della convenuta dei prodotti cosmetici in questione è concorrenziale con la parallela attività posta in essere dalle attrici ed è idonea, da un lato, a produrre confusione con i nomi e i segni distintivi legittimamente usati da altri, ai sensi dell'art. 2598, n.1, c.c., dall'altro, a costituire un'appropriazione dei pregi dei prodotti di un'impresa concorrente, ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c., oltre a consistere in un mezzo non pagina 6 di 23 conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
La società convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale, sulla base delle sole produzioni documentali delle parti attrici, non essendo articolate altre istanze istruttorie, in data 27/04/2023, pronunciava sentenza, con la quale respingeva le domande attoree.
La sentenza di primo grado - dopo aver premesso che le parti attrici hanno agito invocando la tutela prevista dagli artt. 9 e ss. del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea n. 207/2009, nonché dall'art. 20 e ss. C.P.I., ha precisato come sia titolare di due registrazioni europee, Parte_4
la registrazione n. 3.881.844, concessa in data 10/10/2005, avente ad oggetto il marchio denominativo, composto da soli elementi letterali, ”, e la registrazione n. 8.434.672, concessa il Controparte_5
21/01/2010 avente ad oggetto il seguente marchio complesso:
composto sia da elementi verbali, che grafici, oltre ad aver azionato un marchio di fatto, utilizzato da avente ad oggetto il lemma . Parte_2 Pt_2
Ha specificato il Tribunale come la richiesta di tutela sia stata avanzata in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CEE n. 207/2009 e degli artt. 12 e 22
C.P.I., anche con riferimento alla denominazione sociale e al nome a dominio utilizzati dalla
Controparte_2
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'utilizzo da parte della società convenuta del seguente segno distintivo:
non violi in alcun modo i diritti di proprietà industriale di cui è titolare parte attrice, atteso che il marchio utilizzato per i prodotti della è tale da non generare alcuna confusione nel Controparte_2
pubblico dei consumatori, ai sensi degli artt. 9 e 20 Regolamento CE n. 207/2009 e art. 20 C.P.I., così dovendosi escludere l'evocato rischio di associazione. Sul punto è stata richiamata la giurisprudenza comunitaria, secondo cui la valutazione della somiglianza fra due marchi non può limitarsi a prendere pagina 7 di 23 in considerazione solo una componente del marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio, dovendosi piuttosto procedere al confronto, esaminando ciascuno dei marchi nel loro insieme, attraverso una valutazione globale dell'impressione generale del segno distintivo, ponendo attenzione agli elementi distintivi e dominanti.
Sulla base di tali coordinate, il primo Giudice ha quindi ritenuto che l'espressione ” Controparte_5
sia nettamente distinta dal lemma “Skinlabo”, trattandosi di termini che hanno evidente e sufficiente distinzione e diversità linguistica, oltre che fonetica.
Per quanto riguarda il marchio complesso costituito da elementi figurativi (e cioè la croce elvetica e la stilizzazione grafica del termine del ) e denominativi (la parola ), il cuore distintivo del Pt_2 Pt_2
marchio deve essere rinvenuto nell'associazione della croce elvetica, evocativa della qualità dei prodotti svizzeri, nonché dell'attinenza al settore farmaceutico e parafarmaceutico, del termine , Pt_2 evocativo, a sua volta del termine “laboratoire” nella lingua francese, o “laboratory” nella lingua inglese o “labor” in quella tedesca, sicché il segno distintivo non è idoneo a generare nel consumatore medio confusione, rispetto ai marchi vantati da parte attrice, poiché fra di essi non vi è identità o somiglianza.
Per quanto concerne il marchio di fatto " , ha ritenuto il Tribunale che, anche a ritenere che il Pt_2
medesimo abbia raggiunto un grado di notorietà tale da consentirne la tutela invocata, si tratta comunque di un marchio debole, avente quindi una limitata capacità distintiva, presentando una componente generica o descrittiva del prodotto, per cui anche una lieve differenziazione o distinzione, rispetto a quello, permette un uso lecito del proprio marchio e non costituisce violazione dell'altrui diritto d'uso esclusivo.
Nel caso di specie, dunque, la lieve distinzione adottata dalla parte convenuta, anteponendo il vocabolo
“Skin” alla parola ”, e ponendo quel vocabolo in posizione prevalente, è sufficiente ad escludere Pt_2
la somiglianza o la similitudine con il marchio di parte attrice e quindi il rischio di confusione. pagina 8 di 23 Ha quindi concluso il Tribunale che, dovendosi escludere il rischio di confusione fra i marchi in esame, anche le domande delle parti attrici in punto contraffazione e concorrenza sleale, non essendovi allegazioni diverse dalla dedotta contraffazione dei marchi, dovevano essere respinte, risultando del tutto lecito l'utilizzo ad opera della convenuta del segno distintivo ”. CP_2
Avverso la predetta pronuncia, non notificata, hanno proposto appello Parte_5
on atto di citazione notificato in data 14/07/2023, con il quale hanno Parte_2
chiesto, sulla base di plurimi motivi d'impugnazione, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande già proposte in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello e svolgendo difese, a mezzo delle Controparte_2
quali ha altresì rappresentato, in fatto, di essere titolare di un ampio portafoglio di marchi, aventi ad oggetto il segno “Skinlabo”, sia in ambito nazionale, che comunitario.
A seguito della prima udienza svoltasi dinanzi al Consigliere Istruttore, veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., quindi, vista l'istanza formulata dalle parti appellanti, veniva fissata udienza di discussione orale al 11/12/2024, all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcune brevi considerazioni debbono essere premesse all'esame dei plurimi motivi d'impugnazione proposti dalle società appellanti.
L'eccezione di nullità dell'atto d'appello, formulata dalla e in ogni caso non più Controparte_2
coltivata con gli scritti conclusionali, da riferirsi all'assenza nell'atto di citazione in giudizio delle indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c. e, in particolare, dell'avviso a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, risulta con tutta evidenza infondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, ha mantenuto, nel primo comma, il rinvio alle indicazioni contenute nell'art. 163 c.p.c., trascurando il legislatore di considerare come fosse stato riformato il n. 7 di quella disposizione, per effetto dell'introduzione degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c., per cui il mero rinvio all'art. 163 c.p.c. sconta un evidente difetto di coordinamento, rispetto alla previsione contenuta al comma 2 dello stesso art. 342 c.p.c., che indica in novanta giorni il termine a comparire nel giudizio d'appello.
Tale difetto di coordinamento è tuttavia suscettibile di essere agevolmente superato in via interpretativa, essendo evidente, anche alla luce del disposto specifico del comma 2 dell'art. 342 c.p.c., come il legislatore della riforma non abbia inteso stabilire un più lungo termine a comparire e la modifica del n. 7 dell'art. 163 c.p.c. si sia resa necessaria per operare il raccordo con i termini stabiliti per il deposito delle memorie integrative, ovviamente estranee al giudizio d'appello. pagina 9 di 23 Secondo quanto già premesso, rimasta contumace in primo grado - per ragioni, che Controparte_2
essa ha imputato a suoi “problemi tecnico informatici che hanno interessato il sistema di invio e ricezione della pec aziendale” - si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha svolto difese in fatto e in diritto, le quali, nei limiti in cui non integrano dei nova, vietati dall'art. 345 c.p.c., rappresentano deduzioni con le quali occorrerà confrontarsi nell'esaminare i motivi d'impugnazione proposti da e Parte_1 Parte_2
La costituzione della società appellata ha altresì chiarito come anche sia titolare di Controparte_2
marchi registrati, di cui, per quanto rileva nel presente giudizio, il marchio complesso che è quello che ha formato oggetto d'esame da parte della sentenza impugnata, che lo ha posto a raffronto con i marchi registrati e il marchio di fatto, azionati dalle odierne appellanti.
Tale marchio, secondo quanto indicato da parte appellata, e non contestato dalle appellanti, è oggetto di una registrazione nazionale, depositata in data 08/10/2021 ed ottenuta il 03/06/2023 - quindi in epoca successiva all'instaurazione del presente contenzioso - per le classi 3, 5 e 35; ed una registrazione comunitaria n. 016211898, depositata il 29/12/2016 ed ottenuta il 25/05/2017, per le classi 3 e 35, come del resto confermato anche dalla decisione n. B 3 200 374 della Divisione di Opposizione dell' , CP_9
che ha esaminato, su opposizione proposta dalla la confondibilità con quel marchio Controparte_2
di altro marchio figurativo, di cui alla domanda depositata da una società terza.
I marchi registrati azionati nel giudizio di primo grado dalle odierne appellanti sono invece il marchio denominativo:
di cui alla registrazione comunitaria n. 003881844 del 10/10/2005, per le classi 3 e 5, rinnovato in data
04/06/2014;
e il marchio complesso:
pagina 10 di 23 di cui alla registrazione comunitaria n. 008434672 del 21/01/2010, per le classi 3 e 5, rinnovato in data
18/07/2019.
Le parti appellanti hanno altresì depositato alla prima udienza del presente giudizio la decisione n. B 3
150233 emessa dalla , a seguito di opposizione proposta dalla Controparte_10
nei confronti della domanda n. 18407549, avente ad oggetto il marchio Parte_1
”, presentata dalla decisione che ha parzialmente accolto l'opposizione CP_2 Controparte_2
con riferimento ad una parte dei prodotti.
Parte appellata si è opposta a tale produzione, non tanto con riferimento alla sua tardività, essendo pacifico che la decisione è intervenuta in data (il 24/07/2023) successiva all'introduzione del giudizio d'appello, ma in quanto ha ad oggetto un marchio diverso da quello che ha formato oggetto della pronuncia di primo grado, oltre ad essere relativa ad un contenzioso amministrativo di cui le appellanti non hanno in precedenza mai fatto menzione.
Ritiene la Corte che la produzione sia ammissibile - pur essendo evidente e pacifico che non si tratti del marchio di il cui uso è stato denunciato nel presente giudizio - poiché la pronuncia Controparte_2 della Divisione d'Opposizione è stata richiamata dalle appellanti, sotto un profilo meramente interpretativo, al fine di far emergere la diversa valutazione compiuta in sede , nell'esaminare la CP_9
capacità distintiva del marchio figurativo di rispetto a quella operata dal Parte_1
Tribunale e che l'ha condotto a ritenere che nel marchio figurativo il “cuore” del marchio vada rinvenuto nell'associazione della croce elvetica con il termine “ , in Pt_2
quanto il termine , in sé considerato, avrebbe una connotazione generica, priva di capacità Pt_2
distintiva, trattandosi di vocabolo ampiamente usato nel settore della cosmesi.
Giova ancora premettere, trattandosi di aspetto che viene in rilievo ai fini della valutazione di ammissibilità dei motivi d'appello, come tanto negli atti del giudizio di primo grado, quanto nel presente giudizio, e abbiano sempre fatto Parte_1 Parte_2
riferimento ad un marchio denominativo di asseritamente idoneo a generare Controparte_2
confusione e/o associazione con i propri segni distintivi.
I segni, che costituirebbero contraffazione dei marchi registrati e del marchio di fatto utilizzati da e sono stati indicati nelle conclusioni Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione di primo grado in ” e/o ” e nell'atto di citazione d'appello in CP_4 CP_2
” e/o “ ”. CP_4 CP_2 pagina 11 di 23 Il Giudice di primo grado, per individuare quale fosse il marchio di cui veniva denunciato l'indebito utilizzo da parte della non ha che potuto fare riferimento alle produzioni Controparte_2
documentali delle società attrici e, in particolare, alle fotografie delle confezioni dei prodotti commercializzati dalla (v. doc. 6 primo grado), così necessariamente indicando come Controparte_2
il segno distintivo effettivamente utilizzato da fosse il seguente: Controparte_2
La sentenza ha quindi operato una duplice valutazione: da un lato, ha messo a raffronto, considerando i soli elementi denominativi, il marchio sopra riprodotto con il marchio denominativo e con quello complesso di titolarità di di cui è Controparte_11 Parte_2 licenziataria, nonché con il marchio di fatto ”, di cui sarebbe titolare Pt_2 [...]
dall'altro, ha considerato come non vi sia tra i marchi somiglianza visiva e Parte_2 grafica, in quanto “nel segno distintivo di parte convenuta difetta invero l'associazione con la croce svizzera, i caratteri grafici sono del tutto diversi e differenti, il rilievo prevalente è dato alla parola
“Skin”( e non già al vocabolo “ )..” (v. pag. 12 sentenza impugnata). Pt_2
Le parti appellanti, per quanto emerge dal tenore di tutti i motivi d'impugnazione proposti, pretermettono del tutto di considerare il secondo ordine di argomentazioni, su cui si fonda la decisione impugnata e continuano ad argomentare, a sostegno della fondatezza delle proprie domande, come se il marchio utilizzato dalla fosse un marchio puramente denominativo, e quindi Controparte_2 insistendo sulla capacità distintiva del termine e sul rischio di confondibilità con il segno “skin Pt_2
, poiché il termine “skin” avrebbe una valenza meramente descrittiva, indicativa del fatto che si Pt_2
tratti di prodotti per il trattamento della pelle.
Con il primo motivo di gravame sostengono le appellanti che il Tribunale avrebbe errato nell'identificazione del segno distintivo, oggetto della registrazione di marchio europea n. , Numero_3
ed avrebbe violato l'art. 20 C.P.I. nell'individuare il “cuore” del seguente marchio complesso nella croce svizzera, visto che la registrazione del marchio non fa menzione della bandiera svizzera, ma si limita a riprodurre in bianco e nero il segno, che intende pagina 12 di 23 proteggere. Pertanto, la parte figurativa potrebbe anche essere individuata in una croce in bianco e nero, ovvero nel segno matematico “+”
In ogni caso, ritengono le appellanti che quand'anche l'elemento figurativo potesse ritenersi evocativo della bandiera svizzera, o essere attinente al settore farmaceutico o parafarmaceutico, la parte, che rappresenta il “cuore” del segno distintivo, è comunque da individuarsi nel termine . Pt_2
Il motivo risulta, in sé considerato, inidoneo a sovvertire la ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento del rigetto delle domande ed anche a sovvertire gli esiti della compiuta disamina del marchio complesso di titolarità di Parte_1
La questione di quale sia il “cuore”, e cioè l'elemento, nell'ambito del marchio complesso, dotato di maggior capacità distintiva, esula infatti dallo stabilire se quel segno rappresenti la croce presente sulla bandiera elvetica, ovvero una qualsiasi croce, o ancora la stilizzazione di un segno, che non è una croce.
Peraltro, le argomentazioni svolte dalle odierni appellanti sono assolutamente contraddittorie rispetto alla stessa prospettazione sostenuta in primo grado, laddove nell'atto introduttivo si affermava che il marchio registrato ha “ad oggetto l'espressione “ accompagnata dalla raffigurazione di una Pt_2 croce” (v. pag. 2 atto di citazione), nonché con le conclusioni rassegnate con l'atto d'appello nel chiedere la tutela dei marchi “aventi rispettivamente ad oggetto le espressioni “ ” e Controparte_5
“ accompagnata dalla raffigurazione di una croce”. Pt_2
Dalle stesse produzioni offerte in primo grado, risulta che su molti dei prodotti commercializzati da oltre che nelle pubblicità effettuate sulla stampa, compare il seguente Parte_2
marchio, con la croce bianca su sfondo rosso o ancora sulle confezioni e sulle réclame la seguente immagine:
con chiara associazione ed evidente richiamo al paese elvetico, per quanto concerne l'origine e la qualità dei prodotti.
Con il secondo motivo d'impugnazione le appellanti censurano la decisione di primo grado per non avere considerato la forte capacità distintiva del termine , presente in entrambe le registrazioni Pt_2 di marchio, ed oggetto del marchio di fatto, e il rischio di confondibilità con il marchio “ ”. CP_4
pagina 13 di 23 Quindi con il terzo motivo le società appellanti denunciano la violazione del disposto dell'art. 115, co.
2, c.p.c. e dell'art. 20 C.P.I., per avere il primo Giudice fatto ricorso a nozioni di fatto, che non rientrano nella comune esperienza, laddove ha ritenuto di ricavare il carattere debole del marchio dal fatto che il termine “ sarebbe “ampiamente usato nel settore della cosmesi”. Pt_2
Con il quarto motivo deducono che comunque, anche ammesso che quell'utilizzo rappresenti una nozione di fatto, che rientra nella comune esperienza, il Tribunale avrebbe dovuto indicare la prova di tale fatto, ed in assenza di ciò deve ritenersi che il segno costituito dal termine , o quello che lo Pt_2
comprende, sia dotato di forte capacità distintiva, e quindi la sua adozione all'interno di altro segno, che lo combina con altra espressione costituisce sempre violazione dei diritti di privativa delle appellanti.
Si tratta di motivi che per la loro evidente connessione, possono essere unitariamente considerati, dovendosi qui richiamare quanto già premesso, riguardo al fatto che le appellanti trascurano del tutto di considerare come il marchio, di cui vorrebbero inibire l'utilizzo alla sia un marchio Controparte_2
complesso. Esse limitano, infatti, il loro esame alla sola parte denominativa di quel marchio, e in tal senso a sostegno delle proprie tesi richiamano la decisione del 24/07/2023 della Divisione di
Opposizione dell' , che si è occupata della domanda di registrazione del marchio ” CP_9 CP_2 da parte dell'odierna società appellata.
Le appellanti non considerano altresì come esse utilizzino i marchi registrati in combinazione tra di loro e con l'asserito marchio di fatto , per cui l'esame circa la confondibilità dei segni distintivi Pt_2
utilizzati è molto più articolata, rispetto a quanto viene prospettato nel considerare la valenza distintiva del termine , all'interno del marchio complesso, o quale marchio di fatto. Pt_2
Stando a quanto documentato proprio dalle parti appellanti non esistono prodotti commercializzati con marchi siffatti, bensì con marchi figurativi, ovvero marchi denominativi, che si compongono di più termini.
I prodotti delle diverse linee commercializzate dalla (“Crescina”, Parte_2
“Fillerina”, “Cellulitina”, “Lifting palpebrale”, “Snellina”, ecc.) sono infatti contraddistinti (v. doc. 5 primo grado) dai seguenti marchi:
ovvero dal marchio o ancora dal marchio pagina 14 di 23 In farmacia i quali, a seconda delle combinazioni, pur nella loro varietà, associano sempre il termine “LABO” - mai utilizzato da solo - con altri termini o ancora con l'aggiunta della croce svizzera (croce bianca su sfondo rosso) accompagnata dal termine “Suisse” e talora, a sottolineare che si tratta di un prodotto parafarmaceutico o farmaceutico, coerentemente con la registrazione ottenuta per la classe 5, con l'aggiunta dell'indicazione “In farmacia”.
Le parti appellanti in alcun modo si curano di indicare come questi marchi, oggetto di effettivo utilizzo nella commercializzazione dei prodotti, ovvero i marchi parzialmente diversi, registrati da risultino confondibili con il marchio Parte_1
utilizzato da che risulta, come sottolineato dal Giudice di primo grado, visivamente e Controparte_2
graficamente differente, in quanto pone in evidenza in grassetto, con caratteri di maggiori dimensioni e collocato sulla prima riga, il termine “ ” collocato all'interno di una cornice aperta, sotto il quale è CP_4 posto il termine ” scritto non in grassetto, in caratteri più piccoli e racchiuso dai margini Pt_2
inferiori della cornice.
Sotto tale profilo i qui esaminati secondo, terzo e quarto motivo d'impugnazione risultano pertanto inammissibili, poiché non si confrontano con la motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha operato un raffronto riferito non solo agli elementi verbali dei marchi, ma anche alla loro capacità distintiva sul piano grafico.
Come precisato dalla Suprema Corte, occorre comunque fare in modo che: “la parte appellante ponga il
giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.”
(v. Cass. Civ. SS.UU. 21799/2017); per cui, in presenza di una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, poiché, in difetto di ciò, la non contestata autonoma ragione di decisione resta idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello pagina 15 di 23 estendere il suo esame a punti non compresi nei termini prospettati dal gravame (v. Cass. 03/03/2015 n.
4259).
Non può del resto trascurarsi di considerare come, secondo quanto ancora di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in termini peraltro conformi agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P;
Corte
Giust. 12 giugno 2007, C-334/P e più recentemente Trib. UE 08/02/2019, T-647/17) "…in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme… ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (cfr., altresì, Cass. 15 dicembre 2022 n. 36862); in applicazione dei riferiti principi… l'inclusione nel marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione di tale marchio, a meno che il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente e tali elementi comportino una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della notevole capacità distintiva dell'elemento comune" (v. Cass.
24/07/2023 n. 22034; in senso conforme Cass. 11/04/2019 n. 12205; Cass. 05/03/2019 n. 6385; Cass.
18/06/2018 n. 15926).
Peraltro, nel caso di specie né tra i marchi registrati, né tra quelli effettivamente utilizzati dalle società appellanti vi è un marchio semplice, visto che l'asserito marchio di fatto, e cioè il termine “LABO”, è sempre impiegato in combinazione con un altro elemento (come è nel marchio registrato), ovvero con una pluralità di altri elementi (come è per i segni distintivi in concreto impiegati per contraddistinguere i prodotti).
Il sopra richiamato orientamento della giurisprudenza comunitaria è già stato riportato dalla sentenza impugnata, proprio allo scopo di sottolineare come “la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente del marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio…piuttosto deve procedersi al confronto esaminando ciascuno dei marchi nel suo insieme…” (v. pag. 10 sentenza impugnata), valutazione che le parti appellanti in alcun modo affrontano.
pagina 16 di 23 Con il quinto motivo di gravame lamentano le parti appellanti la carenza di esposizione da parte della sentenza impugnata delle ragioni di diritto e di fatto della carenza della forte capacità distintiva dei propri marchi, in relazione ai prodotti cd. “parafarmaceutici”, osservando come le registrazioni di marchio delle società appellanti, nonché il marchio usato in regime di fatto, rivendicano e contraddistinguono non solo prodotti cosmetici, ma anche prodotti parafarmaceutici, per cui, anche ammesso che il Tribunale potesse ritenere che l'ampio utilizzo del termine " nel settore della Pt_2
cosmesi costituisca una nozione di fatto, ciò non varrebbe per l'utilizzo nel settore “parafarmaceutico”, per il quale, quanto meno, il termine sarebbe dotato di forte capacità distintiva. Pt_2
Anche tale motivo risulta inammissibile, atteso che non viene specificato se e quali prodotti
“parafarmaceutici” sarebbero commercializzati da andando così ad interferire con un Controparte_2
settore (invero quello farmaceutico, di cui alla classe 5), per cui è stata ottenuta la registrazione dei due marchi comunitari da parte Parte_1
In assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso, anche negli atti di primo grado, non può che farsi riferimento - ancora una volta - alle sole produzioni documentali delle appellanti e nello specifico al doc. 6, e cioè alle foto raffiguranti i prodotti della contrassegnati dal marchio Controparte_2
oggetto di contestazione, le quali raffigurano delle confezioni di prodotti cosmetici per la cura del viso e il contorno occhi, e cioè creme e sieri antietà contenenti acido ialuronico.
Non si tratta dunque di prodotti parafarmaceutici in senso proprio, e cioè curativi e suscettibili di essere venduti solo nelle farmacie, peraltro la classe di prodotto per cui sono stati registrati i marchi di e che deve ritenersi invocata dalle appellanti, in relazione al presente Parte_1 motivo d'appello, è la classe 5, che comprende “prodotti farmaceutici, veterinari e igienici per uso medico;
sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati;
impiastri, materiale per fasciature;
materiale per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
fungicidi, erbicidi”, dunque categorie di prodotti, che risultano estranei alle linee commercializzate da Controparte_2
Con il sesto motivo d'impugnazione viene lamentata la violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 20 CPI, assumendo la carenza di motivazione in diritto e in fatto rispetto alla natura
“forte” che il termine “ avrebbe acquisito, per effetto dell'ampio utilizzo dei marchi registrati e Pt_2
del marchio di fatto azionato.
Sostengono le società appellanti come la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto alle pagg. 6 e 7, la notorietà e rinomanza del marchio , non avrebbe minimamente considerato come quel segno, Pt_2
quand'anche potesse originariamente ritenersi dotato di debole capacità distintiva, avrebbe acquisito tale capacità in conseguenza dell'ampio utilizzo e della relativa campagna di comunicazione e pagina 17 di 23 pubblicità. Pertanto, la sua adozione all'interno di un segno che lo combina con altra espressione
("Skin") costituirebbe comunque violazione del diritto di proprietà industriale delle appellanti.
La ragione di censura muove anzitutto da un travisamento del richiamato passaggio motivazionale, atteso che alle pagg. 6 e 7 la sentenza si limita a riassumere le allegazioni e le prospettazioni in diritto esposte dalle allora società attrici, quindi, non compie alcuna valutazione in ordine alla “notorietà e rinomanza del marchio “ , visto che la parte argomentativa della pronuncia (“Sul merito della Pt_2 causa”) prende avvio a pagina 9 della sentenza.
Inoltre, la sentenza, riguardo al marchio di fatto “ , implicitamente seguendo il principio della cd. Pt_2
ragione più liquida, ne ha valutato la capacità distintiva per l'ipotesi in cui quello potesse essere considerato un marchio di fatto, tanto da avere precisato: "A ciò si aggiunga che il marchio di fatto
, a tutto concedere, ovverosia ove anche si ritenga che esso abbia raggiunto un grado di Pt_2
notorietà tale da consentirne la tutela evocata, è comunque un marchio debole.", esplicitando poi le ragioni della propria valutazione.
Il denunciato vizio motivazionale non è dunque ravvisabile.
In primo luogo, il Tribunale non ha affatto affermato, all'esito di un'indagine in fatto da esso condotta, che debba riconoscersi il diritto all'uso del marchio di fatto “ in favore delle odierne società Pt_2
appellanti, e dunque non è stata operato alcun rigoroso accertamento dei presupposti necessari per l'affermazione di un tale diritto, “…che non può esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei presupposti stabiliti dalla legge, e cioè l'uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita anche dell'estensione territoriale entro cui l'uso di fatto del marchio sia stato realizzato." (v. Cass. 13/05/2016 n. 9889).
Le argomentazioni svolte dalle parti appellanti con riferimento alle prove d'uso necessarie a dimostrare il “secondary meaning” sono, del resto, infondate, poiché proprio il richiamato doc. 5, e cioè la pubblicità apparsa su giornali, non riguarda, come già ampiamente esposto, il marchio semplice Pt_2
In secondo luogo, il Tribunale, dato per ammesso, in via meramente ipotetica, che il termine “ Pt_2
abbia raggiunto un grado di notorietà tale da consentirne la tutela come marchio di fatto, ha esposto in maniera argomentata le ragioni per le quali sarebbe comunque da considerare un marchio “debole”, di talché anche una lieve differenziazione sarebbe sufficiente ed idonea ad escluderne la confondibilità.
A tale riguardo il riferimento delle parti appellanti alle asserite diverse valutazioni compiute dalla pposizione dell' con la decisione n. B 3 150 233, non risultano dirimenti, atteso CP_12 CP_9 che in quella sede la ha messo a raffronto il marchio complesso registrato di Parte_6
con un marchio di della società odierna appellata ( ), diverso da Parte_1 CP_2
quello complesso oggetto d'esame nel presente giudizio, ed ha quindi proceduto al loro esame sotto il pagina 18 di 23 profilo visivo e fonetico, rilevando la coincidenza dell'elemento ”, che costituisce l'unico Pt_2
elemento verbale presente in entrambi i marchi, e ritenendo che le differenziazioni negli elementi figurativi avessero un grado di distintività molto basso, valutazione questa che non può essere - a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla sua persuasività – applicata alla presente diversa fattispecie.
Il motivo risulta pertanto infondato.
Sulla medesima linea argomentativa si pone il settimo motivo d'impugnazione, con il quale le appellanti assumono che sarebbe stato erroneamente condotto il giudizio di confondibilità tra i segni, e ciò anche ad ammettere la debole capacità distintiva dei marchi registrati e del marchio di fatto.
Giova precisare come anche questo motivo di censura si fondi - quanto meno parzialmente - su una lettura non corretta della motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha affatto affermato il carattere “debole” di tutti i marchi azionati in giudizio, ma ha compiuto tale valutazione solo con riferimento al termine , tanto da avere individuato il “cuore” del marchio registrato, che Pt_2
contiene tale termine, nel segno che lo precede, ed avere affermato la natura “debole” del supposto marchio di fatto . Pt_2
Le odierne appellanti vorrebbero in realtà veder tutelato, oltre ai marchi registrati, un ulteriore marchio, rappresentato dal termine , attraverso l'“estrapolazione” di un elemento dei marchi registrati, Pt_2
ovvero di un elemento delle varie combinazioni con cui i marchi vengono utilizzati.
Qui non si verte nel caso di un marchio semplice inserito in un marchio complesso, ma - esclusa l'esistenza di un marchio di fatto semplice - di marchi tutti composti, che avrebbero in comune un solo elemento denominativo, e cioè il termine . Pt_2
Non colgono pertanto nel segno le argomentazioni svolte dalle appellanti per sostenere che l'utilizzo del termine “Skin” non rappresenterebbe un sufficiente elemento distintivo, poiché, come già ampiamente argomentato in precedenza, la capacità distintiva del marchio impiegato da CP_2
non va ravvisato nel solo utilizzo del termine “Skin”, bensì della grafica del segno distintivo.
[...]
All'irrilevanza del termine “Skin”, ai fini della differenziazione tra i marchi, si riferisce anche l'ottavo motivo d'impugnazione, a mezzo del quale le appellanti sostengono che, anche ad ammettere che il termine skin, rappresenti un sufficiente elemento distintivo, non potrebbe ritenersi lecito incorporare una parola oggetto di una valida registrazione di marchio, all'interno di altro segno, sia esso costituito da una sola parola o piuttosto da un marchio complesso.
Sostengono gli appellanti che l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento emblematico che caratterizza un marchio precedentemente registrato costituirebbe usurpazione, anche se il marchio complesso è costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedentemente registrato.
pagina 19 di 23 A tale riguardo le appellanti richiamano delle pronunce risalenti di legittimità (Cass. n. 6127/1987) e pronunce parimenti risalenti di merito (App. Genova 31/08/1991; App. Milano 30/01/1996), senza invero considerare i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione deve essere valutato tenendo conto che tale rischio esiste quando a causa della posizione distintiva autonoma conservata dal marchio anteriore il pubblico attribuisca al titolare di tale marchio, l'origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno composto, non senza trascurare come se, in linea di principio, quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi i primi sono di regola maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti, citando il nome del marchio, piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo, "non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l'elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo" (v. Cass. 24/07/2023 n. 22034).
Nel caso di specie la complessiva configurazione del segno distintivo utilizzato da Controparte_2
tenuto conto dell'impressione d'insieme che esso suscita, è idonea ad attribuirgli una differenziazione tale per cui l'elemento denominativo comune, che peraltro nei due marchi è sempre associato con altri vocaboli, non ne determina la confondibilità.
L'apprezzamento del rischio di confusione fra segni distintivi similari deve, infatti, “…essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass. n.3118/2015; Cass.
n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. n. 21086/2005), vale a dire «con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro» (Cass. n.
4405/2006)”. (v. Cass. 17/10/2018 n. 26001).
Con il nono motivo d'impugnazione le società appellanti lamentano poi che il Tribunale non abbia motivato sul rischio di associazione tra i due segni, potendo il consumatore essere ragionevolmente indotto a ritenere che la presenza del segno " sui prodotti della società appellata sia stato adottato Pt_2
per individuare una nuova linea di prodotto, tra le numerose realizzate dalle società appellanti, destinata ad essere utilizzata per un trattamento migliorativo della cute.
pagina 20 di 23 Precisano le appellanti con gli scritti conclusionali come, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, il fatto che il segno successivo sia sufficientemente distintivo rispetto i marchi precedenti, non eliminerebbe il problema della confusione per rischio di associazione, dal momento che questa ricorre anche quando i due segni non siano tra loro confondibili.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha invero, sia pure succintamente, motivato in ordine all'esclusione del pericolo di associazione, avendo affermato che il carattere sufficientemente distintivo del segno utilizzato da
, idoneo ad escludere il rischio di confusione, esclude anche “l'evocato rischio di CP_2 associazione” (v. pag. 10 sentenza impugnata).
Se è vero infatti che il rischio di associazione è più ampio rispetto al rischio di confusione, fino a comprendere, oltre all'ipotesi in cui il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti del contraffattore provengano dal titolare del segno, anche il caso in cui il pubblico possa pensare che i prodotti provengano da un'impresa legata da rapporti di gruppo o commerciali con quella titolare del marchio, tuttavia, deve pur sempre trattarsi di un'associazione confusoria, determinata dalla somiglianza tra i segni.
Se manca tale "nesso" nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare ad esso pregiudizio (v. Cass. 17/10/2018 n. 26001) e l'allegazione e prova di tale nesso grava su chi afferma l'esistenza del rischio di associazione, non potendo ritenersi allegazioni idonee a sostenere tutte le differenti e plurime domande proposte in giudizio le deduzioni operate esclusivamente in punto confondibilità dei marchi.
Infine, con il decimo motivo di gravame le appellanti ripropongono il tema del rischio di confondibilità ed associazione sotto il profilo della sussistenza dell'illecito di concorrenza sleale, sostenendo che l'attività di produzione e /o commercializzazione da parte di sarebbe Controparte_2
concorrenziale con quella svolta dalle appellanti ed idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività della concorrente (art. 2598 n. 1 c.,.c.), a costituire un'appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.), oltre a consistere in un mezzo non conforme alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598 n. 3 c.c.).
Il motivo si sostanzia in mere petizioni di principio, prive di allegazioni specifiche riferite alle concrete modalità di commercializzazione e presentazione dei prodotti al pubblico.
Come già correttamente evidenziato dal Tribunale, la domanda di concorrenza sleale non è sorretta da allegazioni “diverse dalla mera dedotta contraffazione” (v. pag. 13 sentenza impugnata), pertanto una volta esclusa la confondibilità tra i marchi, e in assenza della prospettazione di altri diversi profili, che pagina 21 di 23 possano rilevare ai fini della confondibilità o imitazione tra i prodotti, la domanda non può che essere respinta.
Del resto, la valutazione che può essere operata, avendo riguardo alle confezioni dei prodotti commercializzati dalla (v. foto sub doc. 4) e a quelle dei prodotti Parte_2
commercializzati dalla (v. foto sub doc. 6) - e quindi considerando il modo in cui i Controparte_2
prodotti si presentano sul mercato e vengono percepiti e riconosciuti dal pubblico di riferimento, che vista la tipologia dei prodotti è certamente un pubblico mediamente avveduto - porta a concludere che gli elementi che caratterizzano le confezioni dei prodotti concorrenti sono profondamente diversi.
I prodotti delle società appellanti danno maggiore visibilità e centralità sulla confezione al nome del prodotto o alla linea cui il prodotto appartiene (“Snellina” “Cadu-Crex Anticaduta” “Crescina” ecc.), mentre il marchio, in caratteri molto più piccoli, è posto sulla parte inferiore della confezione. Le confezioni dei prodotti della al contrario, sono connotate dalla posizione di centralità Controparte_2 del marchio, seguita dall'indicazione del prodotto, con in basso la scritta “all skin types”. Così pure sono diversi i colori delle confezioni.
L'impressione d'insieme che il consumatore può trarre dalla visione di quei prodotti, che è qualcosa di diverso dalla distintività propria del marchio, vale ancor più a differenziarli, rispetto a quanto già ritenuto ponendo a raffronto i soli elementi che compongono i rispettivi marchi.
Da ultimo, i motivi indicati come undicesimo e dodicesimo nell'atto d'appello non costituiscono dei reali motivi d'impugnazione, ma la riproposizione delle domande (d'inibitoria, di risarcimento danni, ecc.) e delle istanze istruttorie assorbite per effetto della reiezione delle domande che ne costituiscono il presupposto giuridico.
Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, l'appello deve quindi essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, debbono essere poste a carico delle appellanti, con liquidazione in favore della dei compensi, da liquidarsi sulla base Controparte_2
dello scaglione di valore di riferimento (indeterminato fascia alta), avendo riguardo ai parametri prossimi ai medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio
(€ 3.500,00), introduttiva (€ 2.100,00) e decisionale (€ 5.103,00), e quindi complessivamente in €
10.703,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Ricorrono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.


P. Q. M.


La Corte d'Appello di Torino - Sezione Quinta Civile,
pagina 22 di 23 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1793/2023 pronunciata in data 27/04/2023 dal Parte_2
Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 10.703,00 per compensi, oltre Controparte_2
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti, e Parte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2 pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/02/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Gabriella Ratti
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