REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Alberto La Manna Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile Nrg. 7260/2022 promossa da:
(Cf./P.Iva. ), (Cf./P.Iva. e CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 CP_3
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliate in Torino, Corso Emilia n. 8, presso lo
[...] P.IVA_3
studio degli avv.ti avv. Alberto Camusso e Email_1
Arda Paragamyan ( , che le rappresentano e Email_2
difendono per delega in atti;
attrici; contro
(P.Iva , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo CP P.IVA_4
Ferraris n. 71, presso lo studio degli avv.ti Cristina Martinetti
( e Paolo Virano, rappresentata e difesa Email_3
dagli avv.ti Fabrizio Cugia ( e Silvia Giampaolo Email_4
( per delega in atti;
Email_5
e ing. (titolare dell'impresa individuale Eta TA CA;
P.Iva. Controparte_5
), elettivamente domiciliato in Torino, Via Frejusn. 10/N, presso lo studio degli P.IVA_5
avv.ti Paola Allora ( e Patrizia Pifferi Email_6
( , che lo rappresentano e difendono per delega in Email_7 atti;
convenuti;
Oggetto: contraffazione di marchi e concorrenza sleale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, ed espressamente rigettando le domande riconvenzionali svolte da CP
in quanto inammissibili perché tardive ovvero perché infondate sulla scorta di quanto agli atti
e di quanto verrà ulteriormente dedotto, argomentato e provato nel prosieguo del giudizio, previe le declaratorie del caso
a) Accertare e dichiarare che ogni utilizzo del termine così come di qualsiasi CP_2 ulteriore segno contenente il termine o altri con questo confondibili per l'attività di CP_2
commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o offerta in vendita in relazione a servizi e/o prodotti di telefonia mobile e/o fissa, nonché in ogni altro settore con questi affine da parte delle convenute, costituisce violazione dei marchi e degli ulteriori segni distintivi delle attrici come meglio specificati in atti nonché atto di concorrenza sleale ai danni delle attrici, e per
l'effetto
b) Inibire, con effetto immediato e definitivo, a ed CP Controparte_6
ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore
[...] ogni e qualsivoglia ulteriore uso del segno “Feder” così come di qualsiasi ulteriore segno contenente il termine “Feder” o altri con questo comunque confondibili, a qualunque titolo, in relazione a servizi e/o prodotti di telefonia nonché in ogni altro settore con questi affine;

d) Fissare una sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 500,00 o altro diverso importo che questo Ill.mo Tribunale riterrà equo per ogni singolo prodotto o servizio, ad inclusione di ogni singola attivazione di ulteriori abbonamenti telefonici, dati o simili che dovesse essere commercializzato, promosso o offerto in vendita utilizzando il segno così come di CP_2 qualsiasi ulteriore segno contenente il termine o altri con questo comunque CP_2 confondibili successivamente all'emananda sentenza, nonché un'ulteriore penale di euro
50.000 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e/o inosservanza dello stessa;

e) Dichiarare tenuta e condannare la sola al risarcimento di tutti i danni CP
patiti dalle attrici in ragione delle accertande condotte illecite nella misura che sarà
2 determinata in corso di causa, ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
f) Dichiarare tenuta e condannare la sola alla restituzione degli utili CP
realizzati, in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento, ai sensi dell'art. 125, c. 3 c.p.i;
g) Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, per due volte ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Corriere della Sera” nonché sulle riviste di settore “MOBILEnews”
e “Marketplace” a cura delle attrici ed a spese delle convenute dietro la semplice presentazione della fattura relativa alla pubblicazione da parte delle attrici nonché la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page dei siti internet riferibili a CP
tra cui www.rabona.it per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi dal giorno
[...] successivo all'emanazione del provvedimento fissando una penale di Euro 20.000 per ogni giorno di mancata pubblicazione.
In via istruttoria:
h) Ordinare, ex art. 121 D. Lgs. 30/2005, a l'esibizione di ogni documento CP
contrattuale e/o contabile idoneo, ad inclusione di ma non limitatamente a, contratti, fatture, scontrini, documenti PDA e IMSI, idonei ad identificare l'offerta ed il rinnovo di servizi telefonici contraddistinti dalla denominazione , ovvero contenenti il termine , CP_2 CP_2
ovvero idonei a quantificarne il prezzo o valore, somministrate a partire dal 23.02.2021;
i) Disporre CTU contabile al fine di esaminare i documenti contabili esibiti da al CP fine della determinazione dell'utile realizzato da dalla commercializzazione dei servizi CP
e/o prodotti in violazione dei diritti delle attrici:
j) Disporre l'interrogatorio formale ex art. 121 bis D. Lgs. 30/2005 del Sig.
[...]
, ovvero del diverso legale rappresentato pro tempore di alla data CP_7 CP dell'interrogatorio formale, al fine di fornire ogni elemento informativo sulla commercializzazione di servizi recanti il termine nella denominazione sui capitoli di CP_2
prova che ci si riserva di indicare nel prosieguo;

In ogni caso:
k) Condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore delle attrici CP
della somma che apparirà equa, in considerazione della pretestuosità delle difese svolte e delle domande riconvenzionali (tardivamente) formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, C.P.A ed I.V.A. e successive occorrende;

3 Convenuta “…1) in via preliminare: CP
-Accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito per i motivi sopra esposto, rimettendo le parti dinanzi al giudice competente del Tribunale di OM, Sezione
Specializzata in materia di impresa;

2) nel merito ed in via principale:
-accertata e dichiarata la legittima titolarità del diritto di preuso del segno da parte CP_2
della convenuta, a decorrere dal 2019, con riferimento alle offerte tariffarie denominate
“Christmas Feder”, “Feder Edition”, “Feder Special”, non più sottoscrivibili, per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande e le eccezioni o inibitorie formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto stanti i principi di legge e per i motivi esposti;
nonché domanda di risarcimento del danno formulata ex adverso;

-accertata e dichiarata la legittima titolarità del diritto di preuso del da parte Parte_1 di nelle offerte tariffarie “New Feder Edition” e “ del 2020, ancora CP Parte_2 sottoscrivibili, per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande e le eccezioni o inibitorie formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto stanti i principi di legge e per
i motivi esposti;
nonché domanda di risarcimento del danno formulata ex adverso;

3) In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare la decadenza dei marchi registrati, nella classe 38, telecomunicazione di parte attrice oggetto di domanda in giudizio per loro non uso CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 CPI;

-accertare e dichiarare la titolarità e la legittimità del diritto di preuso del marchio di fatto non registrato “ ” e “ in favore di stanti le Parte_3 Parte_2 CP evidenze e considerazioni svolte, e per l'effetto rigettare ogni diversa istanza e/o deduzione di inibizione dell'uso del medesimo marchio di fatto nonché domanda di risarcimento del danno formulata ex adverso;

-accertare e dichiarare le azioni di concorrenza sleale poste in essere da parte delle attrici a danno della convenuta come citate in narrativa, e per l'effetto condannare le attrici in solido tra loro al risarcimento del danno subito e subendo da in particolare i danni CP diretti da storno illegittimo di clientela e di rete di vendita, uso di dati proprietari e delle informazioni commerciali coperte da obbligo di riservatezza ai fini di storno clientela e lesione del diritto di immagine e buon nome commerciale di il tutto tenendo conto delle stime CP
espresse in narrativa e dei valori contabili registrati dalla società convenuta e nella misura da
4 quantificarsi in via equitativa e ritenuta di giustizia.
-Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA
Con espressa riserva, all'esito della decisione sull'an, si chiede in via istruttoria:
A) che sia disposta ex art. 210 c.p.c a carico congiunto di tutte le parti attrici l'esibizione dei seguenti documenti:
- copia dei contratti intervenuti e/o intercorrenti tra e EN BI dal 9 luglio CP_2
2019 (data di conclusione del contratto di Master Dealer tra e l'attrice , CP CP_2
sino alla data odierna;

- copia dei contratti intervenuti e/o intercorrenti tra e EN BI sottoscritti CP_1
tra tali parti dal 16/12/2019 (data di conclusione di contratto di Master Dealer tra e CP
sino ad oggi;
CP_1
- copia di tutti i contratti di servizi di comunicazione elettronica attivati dalle attrici CP_1
e per conto di e EN BI dal mese di giugno 2021 al 31 luglio
[...] CP_2 CP_3
2022;
B) Ammettersi CTU tecnica e di mercato al fine di valutare quanto segue:
-Dica il CTU se - alla luce di una comparazione unitaria e sintetica operata mediante
l'apprezzamento complessivo di tutti gli elementi salienti (grafici, fonetici e visivi) dei marchi in contesa, tenuto conto del mercato di riferimento e della percezione del pubblico munito di normale diligenza ed avvedutezza - sussistono o meno degli elementi di somiglianza ovvero confondibilità tra i marchi contesi, tali da poter giustificare l'esigenza di inibitoria del diritto di preuso di con riferimento alle offerte tariffarie denominate “New Parte_4
Feder Edition” e “ ; Parte_2
-Dica il CTU se, tenuto conto del loro concreto uso come risultante agli atti o nei mercati di riferimento il marchio debba ritenersi decaduti per loro non uso ex art. 24 del Parte_5
c.p.i. nella classe 38;
- Dica il CTU, tenuto conto dei parametri applicabili e le evidenze del caso, la misura dei danni diretti ed indiretti subiti da in termine di perdita d'immagine, avviamento e buon CP
nome commerciale per le diverse attività di concorrenza sleale poste in essere dalle attrici specificate in narrativa;

Convenuto ing. “…accertare e dichiarare la carenza di Controparte_5
legittimazione passiva della parte convenuta e Controparte_6 per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questa dal procedimento. 5 Nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata l'estromissione
Nel merito
- Rigettare, per i fatti di cui in narrativa, le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Con il favore delle spese tutte di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, cpa ed Iva e le successive occorrende”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno ad oggetto una serie di titoli di proprietà industriale della della e della (società attive nel settore della telefonia e CP_1 CP_2 Controparte_3 dei servizi affini, nate dall'iniziativa imprenditoriale della famiglia - cfr. doc. 1-3 Per_1 fasc. att.), aventi ad oggetto il segno “Feder” e denominati, nel loro complesso, quali “Diritti
; in particolare: CP_2
- la -società attiva dal 1994 nel settore delle attrezzature e di articoli per le CP_1
telecomunicazioni, ricambi, accessori ed altri servizi connessi (cfr. doc. 1 fasc. att.)- è titolare:
a) del marchio italiano denominativo “ ” n. 1476990 del 29/06/2011-30/01/2012, CP_2
registrato per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 5 fasc. att.);
b) del marchio europeo denominativo “FEDER” n. 12485454 dell'8/01/2014-3/06/2014, registrato per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 6 fasc. att.);
c) del marchio europeo figurativo n. 12485504 dell'8/01/2014-3/06/2014, registrato per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 7 fasc. att.);
d) del marchio italiano figurativo n. 1476991 del 29/06/2011-30/01/2012, registrato per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 8 fasc. att.);
- la -società attiva dal 2014 nella commercializzazione di prodotti e servizi nel CP_2 settore delle telecomunicazioni (cfr. doc. 2 fasc. att.)-, oltre a utilizzare il segno “ come CP_2
denominazione sociale sin dalla sua costituzione (2014), è titolare:
e) del marchio europeo figurativo n. 15175862 del 3/03/2016-21/06/2016, registrato per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 9 fasc. att.);
f) della registrazione del domain name www.feder.it del 25/01/2016 (cfr. doc. 10 fasc. 6 att.);
- la -società costituita il 17/11/2020 ed attiva dal 2021 nel settore dei Controparte_3
servizi di comunicazione elettronica, in particolare servizi di (mobile network operator, CP_8
cioè un operatore di telefonia mobile che, pur gestendo interamente il servizio telefonico offerto, non ha una propria rete di accesso e si appoggia a quella di altri operatori
Co
“tradizionali”, quali ad esempio o )-, oltre a utilizzare il segno nella CP_10 CP_2
denominazione sociale sin dalla sua costituzione (2020), utilizza altresì:
g) (fin dalla sua costituzione) il domain name www.federmobile.it, registrato da
[...]
in data 10/11/2020 (cfr. doc. 11 fasc. att.); Persona_2
h) ulteriori molteplici registrazioni di domain name comprendenti il termine “feder” (cfr. doc. 12 fasc. att.);
e ha presentato:
i) domanda di marchio europeo figurativo n. 18355304 in data
16/12/2020 per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 13 fasc. att.); domanda rispetto alla quale la ha fatto opposizione che è stata parzialmente accolta dalla CP CP_11
Opposizione in data 26/05/2023 (cfr. doc. 145 fasc. conv. prodotto il CP_12 CP
29/09/2023);
j) domanda di marchio europeo figurativo n. 18355350 in data
16/12/2020 per le classi 9, 35 e 38 (cfr. doc. 14 fasc. att.); domanda rispetto alla quale la ha fatto opposizione che è stata parzialmente accolta dalla di CP CP_11
Opposizione in data 26/05/2023 (cfr. doc. 146 fasc. conv. prodotto il CP_12 CP
29/09/2023).
Le società e sono altresì licenziatarie dei marchi di cui è CP_2 CP_2 CP_3
titolare la in virtù di due contratti di licenza di marchio del 1/10/2014 (cfr. contratto di CP_1
licenza di marchi tra la e la di cui al doc. 15 fasc. att.) e del 1/12/2020 (cfr. CP_1 CP_2
contratto di licenza di marchi tra la e la di cui al doc. 16 fasc. att.). CP_1 Controparte_3
In forza di tali contratti, la e la sono state autorizzate: ad utilizzare i CP_2 Controparte_3
“ a registrare in nome proprio altri marchi contenenti il termine Parte_6 Parte_7
“Feder” anche in combinazione con termini diversi descrittivi dei servizi e prodotti offerti;
a
7 registrare in nome proprio domain name contenenti il termine “Feder” in combinazione anche con termini diversi descrittivi dei servizi e prodotti offerti.
In relazione ai citati titoli di proprietà industriale, aventi ad oggetto il segno , le CP_2 attrici hanno convenuto in giudizio la (cfr. doc. 19 fasc. att.) e l'ing. CP CP_5
in qualità di titolare dell'impresa individuale Eta TA CA (cfr. doc. 40 fasc.
[...]
att.), proponendo le seguenti domande:
a) accertamento della contraffazione dei “Diritti Feder” ex art. 20 lett. A o B e art. 22 Cpi:
- da parte della -operatore di telefonia mobile autorizzato (MVNO), con il CP quale la in data 9/07/2019, aveva stipulato un “contratto master dealer CP_2 CP
(cfr. doc. 20 fasc. att.)-, atteso che tale società, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la (durato dal 9/07/2019 all'8/07/2021 – cfr. doc. 4 e 27 fasc. att.), CP_2 ha continuato ad utilizzare il segno “ per contraddistinguere e commercializzare due CP_2 dei propri piani telefonici, denominati “New Feder” e “ (cfr. doc. 38 fasc. Parte_2
att.);
- nonché da parte dell'ing. atteso che, presso il suo negozio Eta TA Controparte_5
CA, corrente in Alpignano, provincia di Torino (cfr. doc. 40 fasc. att.), sono stati commercializzati i contestati piani di abbonamento della contenenti, nella propria CP denominazione, il segno “Feder”; nello specifico, gli attori hanno dimostrato che, in data
25/03/2022, è intervenuta l'attivazione, presso il negozio Eta TA CA di Alpignano, dell'abbonamento telefonico della denominato “Feder Special” sulla sim card di CP
cui al numero seriale 8939540000002876298, cui è associato il numero di telefono
3760287629 (cfr. doc. 41-43 fasc. att.);
b) accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 Cc atteso che la condotta delle convenute “è certamente idonea a creare confusione con i Diritti FEDER” (cfr. cit. p. 31);
c) conseguenti provvedimenti correlati: inibitoria, penali, risarcimento del danno
(emergente e lucro cessante) da parte della restituzione degli utili realizzati dalla CP
in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale CP
risarcimento ex art. 125 c. 3 Cpi, pubblicazione della sentenza.
La costituendosi in data 9/08/2022, ha preliminarmente eccepito CP
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino (Sezione Specializzata in materia di imprese) in favore del Tribunale di OM (Sezione Specializzata in materia di imprese):
- invocando gli artt. 120 c. 2 Cpi e 19 Cpc, atteso che la ha sede legale a CP
8 OM;

- sostenendo che la competenza territoriale andrebbe individuata nel luogo in cui ha sede la anche ai sensi dell'art. 120 c. 6 Cpi, tenuto conto che essa CP commercializza le offerte “ e “ su tutto il territorio nazionale, Parte_2 Parte_2 vendendo i suoi prodotti sia on line (sul sito e sull'applicazione) sia mediante i dealer sparsi su tutta la penisola;

- invocando l'art. 16.5 del “contratto master dealer del 9/07/2019 -che prevede CP la competenza esclusiva del Tribunale di OM per “ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione o in conseguenza del Contratto e quindi in merito alla efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere” (cfr. doc. 4 fasc. conv. p. 6)-, sostenendo che il diritto all'uso del segno “ da parte CP CP_2 della arebbe stato pattuito all'art.

5.17 del citato contratto;
CP
- invocando, infine, l'art. 10 dell'accordo di riservatezza allegato al “contratto master dealer del 9/07/2019 -che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di OM CP
“per qualsiasi controversia relativa a questo Accordo” (cfr. doc. 4 fasc. conv. p. 7)-, CP
sostenendo che le attrici avrebbero violato tale patto di riservatezza (in relazione alle informazioni commerciali e ai dati degli utenti della . CP
Nel merito, la ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande CP
avversarie, sostenendo:
- che i propri piani telefonici contenenti il segno “Feder” (“Christmas Feder”, “Feder
Edition”, “Feder Special”, “ ” e “ , quest'ultimi due ancora Parte_3 Parte_2
attivabili - cfr. doc.

5-10 fasc. conv.) sarebbero stati sviluppati e commercializzati, a partire dal
2019, nell'ambito del rapporto contrattuale con la (“contratto master dealer CP_2
, durato dal 9/07/2019 all'8/07/2021), in conformità ad una intesa di co-branding e CP con l'espresso consenso della (come peraltro riconosciuto nelle ordinanze cautelari CP_2
del Tribunale di OM del 30/04/2021 e del 23/07/2021 - cfr. doc. 11 e 12 fasc. conv.), anche al fine di “facilitare l'identificazione dei servizi attivabili tramite il Master Dealer Feder CP
S.r.l.” (cfr. comp. risp. p. 7); CP
- che, nell'ambito del “contratto master dealer del 9/07/2019, le parti avrebbero CP pattuito la titolarità esclusiva del marchio in capo alla nonché raggiunto CP_2 CP un'intesa in ordine all'uso di tale marchio ai fini commerciali (artt.

5.17 e 14 del “contratto
9 master dealer - cfr. doc. 4 fasc. conv. ; CP CP
- che la avrebbe un diritto di preuso sul segno “Feder” ex artt. 12 c. 1 lett. A CP
Cpi e 2571 Cc, come riconosciuto nelle ordinanze cautelari del Tribunale di OM del
28/04/2021, 23/07/2021 e 4/02/2021 (cfr. doc. 11, 12, 14), avendo utilizzato il segno “ CP_2
per contraddistinguere i propri piani telefonici -quale marchio di fatto avente i requisiti della notorietà- a partire da dicembre 2019 (con il piano telefonico “Christmas Feder”) e, dunque, prima che la entrasse nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica e Controparte_3
presentasse le domande di registrazione dei marchi europei figurativi n. 18355304 e n.
18355350 contenenti la parola “ (domande del 16/12/2020); CP_2
- che, in ogni caso, non vi sarebbe confondibilità tra i marchi registrati delle attrici e i marchi di fatto “New Feder Edition” e “ , utilizzati dalla dal Parte_2 CP
marzo 2020 su tutto il territorio nazionale;

- che non vi sarebbero elementi da cui desumere la concorrenza sleale, in quanto la
“NON utilizza un segno identico o simile al marchio altrui, inidoneo a sviare la CP clientela nel mercato di riferimento”, essendo i segni “New Edition” e “ CP_2 Parte_2
marchi di fatto aventi propria capacità distintiva, “che li rende assolutamente
[...]
diversificati dai marchi registrati da parti attrici, con acquisizione di affettiva notorietà a livello nazionale e regionale” (cfr. comp. risp. p. 45). CP
In via riconvenzionale, la a chiesto: CP
- di accertare la decadenza ex art. 24 Cpi dei marchi contenenti la parola “ della CP_2
limitatamente alla classe 38 (servizi di telefonia), stante il non uso protratto per oltre CP_1 cinque anni (come riconosciuto nell'ordinanza cautelare del Tribunale di OM del 4/02/2021
- cfr. doc. 14 fasc. conv. , tenuto conto che la non è attiva nel mercato dei CP CP_1
servizi di telefonia in quanto sprovvista di titolo di operatore di comunicazioni;

- di accertare la titolarità e la legittimità del diritto di preuso dei marchi di fatto “
[...]
” e “ in favore della Parte_3 Parte_2 CP
- di accertare che le attrici hanno posto in essere azioni di concorrenza sleale ai danni della con conseguente condanna al risarcimento dei danni. CP
L'ing. costituitosi in data 13/09/2022, ha preliminarmente eccepito la Controparte_5 propria carenza di legittimazione passiva, “essendo un semplice rivenditore” (cfr. comp. risp p. 2): CP_5
- che “nulla sa ed ha mai saputo dei rapporti e degli accordi intercorsi” tra le attrici e la
10 in merito all'utilizzo dei marchi e/o di quanto altro” (cfr. comp. risp. p. 2); CP CP_5
- che si è limitato “a vendere un solo prodotto”, con “un guadagno netto inferiore a 5 euro!!” (cfr. comp. risp. p. 2); CP_5
- che, nel momento in cui gli è stato notificato l'atto di citazione, “ha cessato qualunque attività commerciale in relazione a (cfr. comp. risp. p. 3). CP_13 CP_5
In ragione della propria carenza di legittimazione, l'ing. ha chiesto Controparte_5
l'estromissione dal processo.
Nel merito, l'ing. ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea, Controparte_5 affermando di non poter “essere chiamata a rispondere di un comportamento o essere inibita dal tenerlo se già da sé non lo sta tenendo” (cfr. comp. risp p. 3). CP_5
Nell'ambito delle note scritte sostitutive della prima udienza, la ha CP preliminarmente insistito sull'eccezione di incompetenza territoriale ed inoltre, “ai soli fini di cui all'art. 39 c.p.c”, ha evidenziato la pendenza, dinanzi al Tribunale di OM, del procedimento Nrg 75178/2021, introdotto dalla contro la (per CP_2 CP
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…]confermato per quanto possa occorrere
l'ineseguito e non reclamato provvedimento cautelare del 30.4.2021;-accertare e dichiarare
l'illegittimità del recesso esercitato da con la comunicazione del 23.2.2021; - CP dichiarare conseguentemente l'inadempimento di all'obbligazione di fornire a CP
l'accesso alla “Dealer Station Rabona”; -dichiarare l'inadempimento di CP_2 CP all'obbligo di restituire gli importi versati e/o maturati da per prodotti e servizi CP_2 invenduti al momento della cessazione del contratto;
-condannare, per l'effetto, CP al pagamento della somma di € 345.140,00 o di quella diversa ritenuta dovuta, oltre interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nonché al risarcimento del danno per lucro cessante nella misura di € 209.920,00 o nella diversa misura ritenuta più equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
-condannare la società convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio»), la quale ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della e della nei CP_1 Controparte_3
cui confronti (così come nei confronti della ha spiegato domanda riconvenzionale CP_2 di accertamento della sussistenza di condotte “violative delle norme sulla concorrenza”, con conseguente adozione di “ogni e più opportuno provvedimento utile a inibire gli atti dichiarati illeciti e a rimuoverne e/o limitarne gli effetti” (cfr. note scritte conv. Rabona 5/10/2022, p. 2).
Le attrici, nell'ambito delle note scritte sostitutive della prima udienza:
11 - hanno eccepito la tardività delle costituzioni in giudizio delle parti convenute, con conseguente decadenza della alla possibilità di proporre eccezioni processuali e CP di merito non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali, il che “comporta l'insanabile inammissibilità dell'eccezione di competenza territoriale e delle domande riconvenzionali di nullità per decadenza per non uso di alcuni dei marchi di titolarità delle attrici nonché dell'accertamento di atti di concorrenza sleale asseritamente commessi dalle attrici nei confronti della convenuta che dovranno, per ciò solo, essere respinte” (cfr. note CP
scritte att. 14/10/2022, p. 4);
- hanno negato qualsivoglia rapporto di continenza o connessione tra il giudizio Nrg
75178/2021, pendente dinanzi al Tribunale di OM, e l'odierno procedimento “dal momento che hanno ad oggetto materie e titoli del tutto differenti - questioni contrattuali e, più precisamente, di illegittimità del recesso contrattuale operata da il primo, e questioni CP di marchio quello odierno” (cfr. note scritte att. 14/10/2022, p. 5);
- hanno rilevato come la legittimazione passiva dell'ing. (titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Eta TA CA) derivi dalla commercializzazione dei piani di abbonamento della contenenti il segno “ , circostanza non contestata, CP CP_2 mentre non rilevano l'estensione temporale o quantitativa dell'illecito, né rileva l'autonoma cessazione dell'illecito.
L'ing. nell'ambito delle note scritte sostitutive della prima udienza, ha Controparte_5
insistito sulla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva e sulla correlata domanda di estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 22/10/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende), “ritenuto opportuno delibare le eccezioni preliminari sollevate in atti all'esito dell'attività difensionale di cui all'articolo 183 comma 6 del c.p.c.”, ha concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 Cpc, con ordinanza del
28/07/2023, è stata accolta l'istanza attorea di rimessione in termini per la produzione in giudizio dei doc. 76 e 77 fasc. att. ed è stata rigettata l'istanza di estromissione formulata dal convenuto ing. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di estromissione Controparte_5
previste dalla legge.
12 Con ordinanza in data 12/10/2023 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, stante l'opportunità di rimettere al Collegio la decisione sulle domande rispettivamente avanzate dalle parti attinenti all'an delle pretese giuridiche oggetto di causa, riservando all'esito l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'eventuale svolgimento di istruttoria concernente il quantum delle rispettive pretese.
Con ordinanza del 13/11/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 Cpc e, all'udienza del 14/03/2025, le parti hanno discusso oralmente la causa dinanzi al Collegio ex art. 275 Cpc.
2. Questioni preliminari.
2.1. In primo luogo, deve essere vagliata la tempestività della costituzione in giudizio delle convenute e, in particolare, della tenuto conto che per poter proporre CP eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali, la parte convenuta deve costituirsi tempestivamente, ai sensi degli artt. 166, 167 c. 2, 171 c. 2 e 38 c. 1 Cpc, nella formulazione ante riforma cd. Cartabia, tenuto conto che il presente giudizio è stato avviato prima del
28/02/2023.
Al riguardo, in punto di diritto, va premesso che il termine per la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 166 Cpc, è di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione (anche se rinviata d'ufficio ex art. 168 bis, c. 4 Cpc) ovvero dell'udienza differita dal giudice ex art. 168 bis c. 5 Cpc. Con la precisazione che, se l'udienza fissata in citazione o nel decreto ex art. 168 bis c. 5 Cpc è indicata in una data successiva al compimento del periodo feriale (dal 1/08 al 31/08 di ciascun anno a partire dal 2015 ex art. 1
L. 742/1969, come modificato dal Dl 132/2014, conv. in L. 162/2014), ma tale per cui il termine di 20 giorni prima di essa cade in questo periodo, allora tale termine va calcolato mediante un conteggio a ritroso che nel periodo feriale incontra una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento;
in tal senso Cass. 12044/2010, che richiama:
Cass. 12490/2007 (che, "tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale", ha giudicato tardiva "la costituzione ... avvenuta soltanto diciotto giorni prima dell'udienza indicata in citazione (udienza 3 ottobre 1996, costituzione depositata il 13 settembre 1996)", e ritenute maturate le "preclusioni di legge, tra cui l'impossibilità di chiamare in causa un terzo");
Cass. 13444/2003 (la quale ha sottolineato che il termine per la costituzione del convenuto ha la funzione "di consentire all'altra parte di prendere visione della comparsa di risposta in tempo utile per l'udienza di prima comparizione. Il che, necessariamente, impone di tenere
13 conto della sospensione dei termini nel periodo feriale"); Cass. 9351/2003 (la quale -con riguardo al termine decadenziale di venti giorni prima per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 Cpc- ha ritenuto, in un caso nel quale l'udienza di comparizione era stata fissata nell'appello principale per il 5 ottobre, che, "ricadendo il 15 settembre nell'ambito del periodo di sospensione feriale dei termini, esso non possa essere assunto in alcun modo in considerazione a nessun fine, tanto meno a quello di integrare il termine dei venti giorni prima, fissato dall'art. 166 cod. proc. civ."); Cass. 3499/1983 (con riguardo al termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436 Cpc per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro); Cass. 19530/2005 (in relazione al termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, ai sensi dell'art. 378 Cpc, le parti, nel giudizio di cassazione, possono depositare memorie illustrative - nel caso, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo).
Nel caso di specie, l'atto di citazione ha fissato l'udienza del 20/07/2022, la quale è stata differita dal Giudice ex art. 168 bis c. 5 Cpc al 14/09/2022 (cfr. decreto dell'11/05/2022); conseguentemente, il termine di 20 giorni prima va calcolato a ritroso dal 14/09/2022, tenuto conto della parentesi costituita dal periodo feriale (1/08/2022-31/08/2022), oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento, cioè fino al ventesimo giorno corrispondente al 25/07/2022.
Ne consegue la tardività della costituzione di entrambe le convenute (la si è CP costituita il 9/08/2022, mentre l'ing. si è costituito il 13/09/2022), con la Controparte_5 conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali, non potendosi accogliere la tesi secondo cui il termine di venti giorni prima dovrebbe calcolarsi dall'udienza del 21/10/2022 stante il decreto di differimento del
18/08/2022, trattandosi di un provvedimento di mero rinvio (dettato da ragioni di organizzazione del ruolo d'udienza, come peraltro esplicitato nel decreto stesso), peraltro emesso dopo lo scadere del termine per la costituzione delle convenute (che, dunque, al momento di tale provvedimento, avrebbero già dovuto depositare le loro comparse se intendevano sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio o proporre domande riconvenzionali), sicché deve escludersi che la possa giovarsene per “sanare” le decadenze in cui CP
è incorsa.
2.2. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 166, 167 c. 2 e 171 c. 2 Cpc, devono essere
14 dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalla nei confronti CP
delle attrici (domanda di decadenza ex art. 24 Cpi, domanda di accertamento del diritto di preuso ex artt. 12 c. 1 lett. A Cpi e 2571 Cc, domanda di accertamento della concorrenza sleale e risarcimento dei conseguenti danni).
2.3. Altrettanto inammissibile, ai sensi degli artt. 166, 167 c. 2, 171 c. 2 e 38 c.1 Cpc, è
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla in favore del Tribunale di CP
OM (Sezione Specializzata in materia di imprese), non essendo condivisibile la tesi sostenuta da quest'ultima, secondo cui si verterebbe in un'ipotesi di competenza inderogabile ex art. 28 Cpc rilevabile d'ufficio dal Giudice.
L'art. 28 Cpc, infatti, stabilisce il generale principio della derogabilità della competenza
(per volontà delle parti o per ragioni di connessione), salva l'inderogabilità nelle cause previste nei n. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 Cpc, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge;
tutte ipotesi a cui non sono riconducibili le domande azionate dalle attrici (sulla cui base va effettuata la determinazione della competenza), atteso che l'art. 120 Cpi non prevede la natura inderogabile del foro generale di cui al c.

2 -norma invocata dalla CP
Solo con riferimento alla competenza territoriale esclusiva disciplinata al c. 3 dell'art. 120
Cpi (competenza territoriale esclusiva in favore del Giudice del luogo del domicilio eletto con la domanda di registrazione o di brevettazione del titolo) può sostenersi la natura inderogabile con riferimento all'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio, tenuto conto che, per tali azioni (e non anche per l'azione di contraffazione), è prevista la facoltà del Pubblico Ministero di promuovere il giudizio (art. 122 c. 1 Cpc), dunque ricorre l'ipotesi di cui all'art. 70 n. 1 Cpc, richiamato dall'art. 28 Cpc (in tal senso, Trib.Milano
13/07/2009; Trib. Venezia 5/10/2009, n. 5459).
Peraltro, al di là dell'inammissibilità, l'eccezione di incompetenza territoriale risulta comunque infondata nel merito, tenuto conto che la competenza dell'intestato Tribunale è stata individuata in applicazione del criterio (concorrente) del fumus commissi delicti ex art. 120 c. 6 Cpi (secondo cui “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”) e del cumolo soggettivo ex art. 33 Cpc.
15 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla il criterio concorrente CP
della commissione del fatto (art. 120 c. 6 Cpi) determina indubbiamente la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Torino e, in particolare, presso il negozio Eta TA CA del convenuto ing. - Controparte_5
corrente in Alpignano, provincia di Torino (cfr. doc. 40 fasc. att.)-, è stato attivato un abbonamento telefonico della (piano “Feder Special”) asseritamente CP
contraffattorio (cfr. doc. 41-43 fasc. att.); risultano, invece, inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla in quanto relativi ad acquisti avvenuti on line e non CP
presso negozi fisici (come, invece, verificatosi nel caso di specie).
Quanto ai fori contrattuali invocati dalla è sufficiente osservare che il CP
“contratto master dealer del 9/07/2019 (cfr. doc. 20 fasc. att. e doc. 4 fasc. conv.)
CP non regolava l'uso del segno “Feder” da parte della Contrariamente a quanto
CP sostenuto da quest'ultima, infatti, l'art.

5.17 del citato contratto fa riferimento unicamente ai marchi e ai segni distintivi di titolarità della il che sottrae il presente giudizio
CP all'applicazione del foro concordato all'art. 16.5 del contratto. Né può operare il foro di cui all'art. 10 dell'accordo di riservatezza allegato al “contratto master dealer del
CP
9/07/2019, tenuto conto che la determinazione della competenza va effettuata in base al contenuto della domanda attorea e non in base alle eccezioni e domande riconvenzionali della convenuta. Senza contare, da ultimo, che la e la non erano CP_1 CP_2 CP_3 parte del “contratto master dealer del 9/07/2019, così come non lo era il convenuto CP
ing. Controparte_5
2.4. Quanto alla prospettata litispendenza o continenza rispetto alla causa Nrg
75178/2021 pendente dinanzi al Tribunale di OM, si osserva:
- che, come dichiarato dalla stessa nelle note scritte del 5/10/2022, le CP domande promosse dalla nell'ambito del giudizio romano hanno ad oggetto il CP_2 recesso contrattuale esercitato dalla con riferimento al “contratto master dealer CP
del 9/07/2019; dunque, si tratta di domande del tutto differenti rispetto a quelle CP
proposte nella presente causa;

- che è ravvisabile una sovrapposizione parziale rispetto alle domande riconvenzionali avanzate dalla in entrambi i procedimenti (cfr. doc. 113 fasc. conv. ; CP CP tuttavia, l'inammissibilità di tali domande nella presente causa esclude qualsivoglia ipotesi di litispendenza.
16 2.5. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto ing. (eccezione che può essere proposta in ogni fase del giudizio, non Controparte_5
essendo soggetta alle preclusioni assertive), va chiarito che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione, nel caso di specie, può affermarsi:
- che sussiste la legittimazione passiva dell'ing. alla stregua del Controparte_5 contenuto della domanda delle attrici, che hanno individuato l'impresa di costui (denominata
Eta TA CA, corrente in Alpignano, provincia di Torino), quale luogo in cui è stato attivato un abbonamento telefonico della (piano “Feder Special”) ritenuto CP
contraffattorio;
- che sussiste altresì la titolarità passiva dell'ing. tenuto conto che è Controparte_5
pacifico in causa (non essendo stato oggetto di contestazione) che costui, mediante la sua impresa individuale Eta TA CA, abbia commercializzato l'abbonamento telefonico della denominato “Feder Special”, ritenuto contraffattorio, mentre sono irrilevanti, CP ai fini della determinazione della titolarità, l'estensione temporale e quantitativa dell'asserito illecito, così come l'autonoma cessazione dell'illecito, tenuto conto che l'inibitoria non ha solo la funzione di far cessare la reiterazione dell'illecito in atto, ma svolge anche una evidente funzione "preventiva" volta ad impedire la reiterazione dell'illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta se appare pur sempre concretamente possibile la reiterazione.
3. La domanda di accertamento della contraffazione dei “Diritti Feder”.
3.1. Preliminarmente, va osservato che è pacifico in causa:
17 - che l'utilizzo del segno “Feder” da parte della -ai fini di identificare alcuni CP
suoi piani telefonici- è iniziato nel corso del rapporto contrattuale con la società con CP_2 la quale la aveva sottoscritto, in data 9/07/2019, il “contratto master dealer CP
(cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 20 fasc. conv. , in forza del quale la CP CP CP
aveva concesso alla in qualità di master dealer, di commercializzare i suoi prodotti CP_2
e servizi in Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Puglia;
in particolare, il segno “ è stato utilizzato dalla per la prima volta, nel dicembre 2019, con CP_2 CP la tariffa “Christmas Feder” (cfr. doc. 9, 10 fasc. conv. , a cui sono seguite le tariffe: CP
“Feder Edition” introdotta nel gennaio 2020 (cfr. doc. 5 fasc. conv. ; “New Feder CP
Edition” e “ introdotte a marzo 2020 (cfr. doc. 6, 8 fasc. conv. ; Parte_2 CP
“Feder Special” introdotta nell'aprile 2020 (cfr. 7 fasc. conv. ; CP
- che, nell'ambito del citato rapporto contrattuale, l'utilizzo del segno , da parte CP_2
della è avvenuto con il consenso (più o meno esplicito) della (che,
CP CP_2 infatti, non se n'è doluta prima del recesso dal contratto della essendo tale
CP iniziativa della frutto di un'operazione di co-branding, finalizzata a pubblicizzare il
CP collegamento tra le due società e a facilitare l'identificazione dei servizi della
CP
attivabili presso la in qualità di master dealer;
infatti, i citati piani tariffari contenenti CP_2 il segno “Feder”, durante la vigenza del “contratto master dealer Rabona”, erano attivabili unicamente dalla CP_2
- che, dopo la costituzione della (17/11/2020) e l'ingresso di tale Controparte_3
società nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare dei servizi di CP_8
(2021), i rapporti tra la e la si sono incrinati fino allo scioglimento del CP_2 CP
vincolo contrattuale, perfezionatosi con decorrenza dal 8/07/2021 (cfr. doc. 26, 32, 27 fasc. att.);
- che la nonostante la cessazione del rapporto contrattuale con la CP CP_2
e nonostante fosse altresì precedentemente cessato il rapporto contrattuale che aveva con la
(“contratto master dealer sim pronto by ” del 16/12/2019 -in forza del quale la CP_1 CP
aveva concesso alla in qualità di master dealer, di commercializzare CP CP_1 suoi prodotti e servizi a marchio “SI Pronto” in Sicilia-, sciolto con decorrenza dal 12/12/2020 - cfr. doc. 28, 29 fasc. att.), ha continuato ad utilizzare il segno “ nella denominazione di CP_2 due piani tariffari attualmente compresi nel suo ventaglio commerciale, il “ ” Parte_3
e il “ (cfr. doc. 38, 39 fasc. att.). Parte_2
18 3.2. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la facoltà concessa dalla alla CP_2 di utilizzare il segno per la denominazione dei suoi piani tariffari non CP CP_2
possa avere una durata superiore rispetto al rapporto contrattuale nel quale è sorta (il
“contratto master dealer del 9/07/2019 - cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 20 fasc. conv. CP
. CP
Nell'ambito del citato rapporto contrattuale, infatti, la -titolare del marchio CP_2
europeo figurativo . 15175862 del 3/03/2016-21/06/2016 (cfr. doc. 9 fasc. att.) e della registrazione del domain name www.feder.it in data 25/01/2016 (cfr. doc. 10 fasc. att.), nonché licenziataria dei succitati della (cfr. doc. 15 fasc. att.)- ha Parte_6 CP_1 sostanzialmente concesso una sorta di licenza d'uso (non formalizzata) alla (per CP
l'utilizzo del segno “ ), la cui durata non può che essere ancorata a quella del rapporto CP_2
contrattuale di master dealer, rispetto al quale la citata licenza aveva carattere evidentemente accessorio, essendo pacifico in causa che lo scopo dell'operazione di co-branding era quello di pubblicizzare il collegamento tra le due società e facilitare l'identificazione dei servizi della attivabili presso la - obiettivi evidentemente venuti meno nel momento CP CP_2 in cui è cessato il rapporto contrattuale (in tal senso anche l'ordinanza del Trib. OM
4/02/2021 - cfr. doc. 37 fasc. att. e doc. 14 fasc. conv. . CP
Tale conclusione non è smentita dal contenuto del “contratto master dealer del CP
9/07/2019, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla non ha attribuito a CP quest'ultima alcuna titolarità esclusiva del marchio “ , né ha disciplinato l'uso di tale CP_2
marchio da parte della Gli articoli invocati dalla convenuta (artt.

5.17 e 14 del CP
“contratto master dealer ), infatti, riguardano tutt'altro e cioè: da un lato, i marchi e i CP
segni distintivi di titolarità della (che la si è impegnata a non CP CP_2 pregiudicare); dall'altro lato, gli obblighi di riservatezza assunti dalle parti contrattuali rispetto alle rispettive informazioni commerciali riservate.
Né può accogliersi la tesi del pregresso uso del segno “ da parte della CP_2 CP
tenuto conto che:
[...]
se è vero che la è stata costituita ed è entrata nel settore dei servizi Controparte_3
MVNO (novembre 2020-2021) quando la già aveva iniziato ad utilizzare il segno CP
“ per contraddistinguere alcuni piani telefonici (dal dicembre 2019) e se è vero che le CP_2
19 domande di marchi europei figurativi n. 18355304 e n. 18355350 sono state presentate dalla a dicembre 2020 (cfr. doc. 13, 14 fasc. att.), quando l'uso del segno “ Controparte_3 CP_2
da parte della per identificare alcuni suoi piani telefonici, aveva già assunto una CP
significativa diffusione;

è pur vero che:
- (come sopraesposto) l'uso del segno “ da parte della è iniziato CP_2 CP nell'ambito del “contratto master dealer del 9/07/2019 e con il consenso della CP CP_2
il quale è venuto meno una volta cessato il rapporto contrattuale (8/07/2021);
[...]
- la oltre ad utilizzare il segno “ come denominazione sociale sin dalla CP_2 CP_2 sua costituzione (2014), è titolare e licenziataria di svariate registrazioni anteriori CP_2 rispetto all'uso fattone dalla CP
- i marchi “ della rispetto ai quali la e la sono CP_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 licenziatarie, sono tutti anteriori rispetto all'uso del segno “ da parte della CP_2 CP
Va, dunque, escluso che possa essere riconosciuto alla un preuso CP
giuridicamente rilevante ex artt. 12 Cpi e 2571 Cc, tenuto conto che il mero uso di un segno oggetto di anteriore registrazione, indipendentemente dall'intensità e dalla durata dell'utilizzo, non attribuisce il diritto di continuare nell'uso del segno una volta cessato il consenso del titolare.
3.3. Accertato che, dopo la cessazione del rapporto di distribuzione (8/07/2021), è venuto meno il consenso della all'utilizzo del segno “Feder” e chiarito che non può CP_2
essere riconosciuto alla n preuso giuridicamente rilevante, occorre ora verificare CP la sussistenza di interferenza tra i piani di abbonamento della denominati “New CP
Feder Edition” e “ -tutt'oggi sul mercato- e i “Diritti Feder” delle attrici. Parte_2
In punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (nonché della Corte di Giustizia Ue), il giudizio sulla contraffazione deve compiersi non già in via analitica (attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo dettaglio del marchio), ma in via globale e sintetica, avendo riguardo all'impressione complessiva prodotta dai segni nella memoria del pubblico di riferimento, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti;
è, dunque, richiesta una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, avuto riguardo alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quei prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio
20 che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. ex multis Cass. 26862/2022; Cass.
5491/2022; Cass. 37355/2021; Cass. 26001/2018; Cass. 8577/2018; Cass. 15840/2015).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce alla conclusione della sussistenza della contraffazione poiché la denominazione dei piani tariffari in contestazione
(“New Feder Edition” e “ ) è idonea a creare confusione con i “Diritti Parte_2 CP_2 delle attrici, tenuto conto che, sia nei segni delle attrici sia nei piani “New Feder Edition” e
“ l'elemento dominante -tale da essere ricordato dal pubblico di Parte_2 riferimento- è la parola , mentre non paiono decisive le differenze grafiche e di forma, CP_2
né la presenza, nella denominazione dei piani tariffari della delle ulteriori parole CP
“New”, “Edition” e “Special”.
Il fatto che i piani “New Feder Edition” e “ siano proposti unitamente Parte_2 all'indicazione della dei suoi loghi e dei suoi segni -attinenti al mondo del calcio CP
(ai cui appassionati si rivolge la convenuta)- non esclude il rischio di erronea riconduzione dei citati piani tariffari alle parti attrici (rischio, peraltro, già concretizzatosi tenuto conto del contenuto della mail del 26/08/2022 ricevuta dalle attrici da parte di un dealer - cfr. doc. 64 fasc. att.), essendo del tutto normale per i consumatori assistere ad operazioni di co-branding
(come, peraltro, accaduto nel caso di specie fino all'8/07/2021), con conseguente associazioni tra marchi diversi.
Quanto alla contestata assenza di affinità e/o identicità di servizi (atteso che la CP_1
e la non sono operatori di telefonia mobile, mentre la opera nel CP_2 CP_2 CP_3
settore dei servizi di solo dal 2021), è sufficiente osservare che sussiste stretta CP_8
connessione tra le attrezzature di telecomunicazione (hardware e software) e i servizi di telecomunicazione, i quali, molto spesso, vengono commercializzati insieme.
4. La domanda di accertamento della concorrenza sleale
Sussiste altresì la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 Cc (concorrenza sleale confusoria), che vieta agli imprenditori concorrenti di utilizzare segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri.
Si ritiene, infatti, che l'utilizzo del segno “Feder” nella denominazione dei piani tariffari della commercializzati (anche) dall'ing. (quale titolare CP Controparte_5 dell'impresa individuale Eta TA CA), sia idoneo ad ingenerare il rischio di confusione, sussistendo la concreta possibilità che il pubblico possa credere che tali piani provengano dalle società attrici, titolari dei “Diritti Feder”.
21 5. I provvedimenti conseguenti.
Accertata la contraffazione dei “Diritti Feder” e la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1
Cc, occorre pronunciare i conseguenti provvedimenti richiesti da parte attrice.
5.1. In particolare, deve essere inibito alle parti convenute ogni e qualsivoglia ulteriore uso del segno “ su tutto il territorio dell'Unione Europea, tenuto conto che, tra i marchi CP_2
azionati, alcuni godono di protezione europea e non si ravvisano motivi (la cui allegazione sarebbe spettata a parte convenuta) per escludere il rischio di confusione in una determinata parte del territorio Ue. Infatti, al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio europeo nell'intero territorio dell'Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio, salvo che il Tribunale dei marchi dell'Unione Europea constati, sulla base degli elementi che il convenuto è tenuto a fornirgli -assenti nel caso di specie-, l'insussistenza del rischio di confusione in una determinata parte dell'Unione, in particolare per motivi linguistici (in tal senso, Corte Giust. Ue, 12/04/2011, causa C-235/2009, DHL Express France Sas vs
). CP_14
5.2. Al fine di conferire maggiore efficacia ed effettività a quanto disposto, viene fissata a carico delle convenute ex art. 124 c. 2 Cpc:
- la somma di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso;

- la somma di € 500,00 per ogni nuovo servizio/prodotto messo in commercio nel territorio dell'Unione Europea in violazione dell'inibitoria.
Tali importi si ritengono congrui in relazione alla natura delle violazioni e agli interessi coinvolti.
5.3. In ragione della domanda proposta da parte attrice e dell'accertamento delle violazioni denunciate deve essere disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza ex art. 126 Cpi sul quotidiano “Corriere della Sera” nonché sulle riviste di settore
“MOBILEnews” e “Marketplace”, a caratteri normali, a cura delle attrici e a spese delle convenute.
Viene altresì disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sull'home page del sito ufficiale della er una durata di 60 giorni consecutivi, a decorrere dal CP
quinto giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
22 5.4. Quanto ai danni causati dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale, parte attrice ha chiesto di condannare la sola l risarcimento del danno emergente e del lucro CP
cessante ex art. 125 c. 1 Cpi ovvero, in alternativa o in aggiunta al lucro cessante, alla restituzione degli utili realizzati dalla x art. 125 c. 3 Cpi. CP
Rispetto a tali domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo, onde procedere ad adeguata istruttoria.
6. Le spese di lite:
- nei rapporti tra le attrici e la verranno regolate e liquidate in sede di CP
sentenza definitiva;

- nei rapporti tra le attrici e l'ing. vengono integralmente compensate, Controparte_5
sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 77/2018), tenuto conto della peculiare posizione di tale parte convenuta, a cui non possono essere imputate le scelte commerciali della (e, in particolare, la scelta di continuare a commercializzare CP piani tariffari contenenti il segno “ anche dopo la cessazione del contratto con la CP_2 CP_2
rivelatesi illecite.
[...]


PQM


Il Tribunale,
Definitivamente pronunciando nei rapporti tra le attrici e l'ing. (titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Eta TA CA) e non definitivamente pronunciando nei rapporti tra le attrici e la CP
DICHIARA inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP
[...]
DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalla CP
RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva solleva dall'ing. CP_5
(titolare dell'impresa individuale Eta TA CA);
[...]
ACCERTA e DICHIARA che la denominazione dei piani tariffari “New Edition” e CP_2
“ della la loro commercializzazione da parte delle convenute Parte_2 CP costituisce contraffazione dei “Diritti Feder” della della e della CP_1 CP_2 [...]
CP_3
INIBISCE alla e all'ing. (titolare dell'impresa individuale CP Controparte_5
Eta TA CA) ogni e qualsivoglia ulteriore uso del segno “Feder”, su tutto il territorio dell'Unione Europea;

23 FISSA a carico della e dell'ing. (titolare dell'impresa CP Controparte_5
individuale Eta TA CA):
- la somma di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso;

- la somma di € 500,00 per ogni nuovo servizio/prodotto messo in commercio nel territorio dell'Unione Europea in violazione dell'inibitoria;
ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano
“Corriere della Sera” nonché sulle riviste di settore “MOBILEnews” e “Marketplace”, a caratteri normali, a cura delle attrici e a spese delle convenute;

ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sull'home page del sito ufficiale della per una durata di 60 giorni consecutivi, a decorrere dal quinto CP
giorno successivo dalla comunicazione del presente provvedimento;

COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra le attrici e l'ing. CP_5
(titolare dell'impresa individuale Eta TA CA);
[...]
rispetto alle domande risarcitorie avanzate dalle attrici nei confronti della CP
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza in materia di titoli di proprietà industriale all' ex art. 122 c. 8 Cpi. Controparte_15
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
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