TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di
Dr. Lina Tosi Presidente rel.
Dr Chiara Campagner Giudice
Dr. Maddalena Bassi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Ordinanza
a scioglimento della riserva del 8/4/2025 nel procedimento rubricato al n. 3232/2025 r.g. di questo ufficio introdotto con atto di reclamo depositato il 27/1/2025 da

(C.f. ), Parte_1 C.F._1
(C.f. ), Parte_2 P.IVA_1
(C.f. Parte_3 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Caringella del foro di Bari reclamanti, contro

(c.f. e p. i.v.a.: , Controparte_1 P.IVA_3 con l'avv. Gianluca Barneschi di Roma e l'avv. Emanuele Montelione di Perugia il primo anche domiciliatario di Roma reclamata
contro l'ordinanza 11/1/2025, comunicata il 13/1/2025, resa nel procedimento cautelare in corso di causa R.G. n. 11562/2024 r.g.
MOTIVI
Le reclamanti si dolgono del rigetto, contenuto nell'ordinanza impugnata, delle loro richieste di tutela del marchio denominativo italiano “forever young” di cui a domanda di primo deposito del
28/8/2008 n° 362018000046095, con rinnovo decennale nel 2018, in classi 35 (pubblicità), 38
(telecomunicazione, diffusione di programmi radio e TV) e 418 attività di svago, sportive, culturali, attività di divertimento) in titolarità di e dato in licenza: Pt_1
1) dapprima a che esercita attività di diffusione radio con la denominazione Parte_2
“Ritmo 80”:
- in tecnica analogica (FM) nelle province di Bari, BAT, Foggia, Taranto, Potenza, Matera,
Campobasso e Avellino;

- in tecnica DAB + in virtù dell'autorizzazione sperimentale prot. 0042838 rilasciata dal Mimit al
MUX del consorzio “ON DAB” per la regione;
Pt_2
- in streaming attraverso il sito web “RITMO 80 – La radio dei Young” (raggiungibile CP_2 all'indirizzo URL https://ritmo80.it/) e con la APP multimediale “RITMO 80 – ”; CP_3
- ancora sul web tramite le pagine ufficiali della dei social network Facebook, , Pt_4 CP_4
Instagram
2) successivamente anche a titolare della radio Baby Radio, denominata anch'essa Parte_3 Pt_4
[...
dal 2023, esercente diffusione radio:
- in tecnica analogica tramite l'emittente (già “Baby Radio” nelle province di Pt_4
Belluno, Bergamo e Ferrara;

- come fornitore di programmi radiofonici numerici e dei programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri col marchio “RITMO 80 FOREVER YOUNG”;
- in tecnica DAB + nella Regione Veneto in virtù dell'assegnazione definitiva dei diritti d'uso a favore del di cui fa parte la con Controparte_5 Parte_3
Decreto n° 136 del 12.7.2024 della DGTL del MIMIT;
nella regione Emilia Romagna in virtù dell'assegnazione definitiva dei diritti d'uso a favore del , con provvedimento CP_5 Pt_5
prot. 2368 del 12.4.2024 della DGTEL del MIMIT;
nella regione Lombardia in virtù dell'assegnazione definitiva dei diritti d'uso a favore del . CP_5 Pt_5
Esse lamentano che la resistente, esercente attività di diffusione di programmi radio nel Nord Italia tramite emittente denominata Radio Piterpan, utilizzava indebitamente il marchio "Forever young" in trasmissioni radiofoniche, analogiche, digitali e streaming, e sui social media.
Prospettavano la cautela come funzionale a giudizio di merito sia risarcitorio che volto a consolidare inibitoria e altre misure richieste. Parte Il giudice di prime cure, rigettando la domanda contro per la ritenuta carenza di prova della sua qualità di licenziatario, e rigettando l'eccezione di nullità del segno, respingeva le domande cautelari:
- sia per assenza del periculum in mora, per avere dichiaratamente il titolare appreso della violazione già nel 2020, così lasciando correre un tempo che gli sarebbe stato sufficiente all'ottenimento di una pronuncia di merito;

- sia per assenza del fumus boni iuris, in quanto, ritenendo il segno dei ricorrenti connotato da una certa debolezza e valutando anche il rispettivo utilizzo dei segni, ha ritenuto non violati i disposti degli artt. 20 e 22 c.p.i.
Reclamano i soccombenti, contestando:
1) la ritenuta carenza di legittimazione di TRD, sia in quanto tardivamente eccepita sia in quanto non corretta nel merito;

2) la ritenuta debolezza del segno;

3) la ritenuta diversità degli ambiti programmatici delle opposte emittenti (“generalista”
Piterpan, “settoriale anni 80” ); Parte_2
4) l'apprezzamento del segno fatto unitamente al nome della radio;

5) l'apprezzamento della non somiglianza fra i due opposti segni, rispettivamente marchio denominativo “Forever young” e segno scritto o jingle “Forever fun, forever young” e della non confondibilità, a questo ultimo proposito richiamando fattori quali la natura dei prodotti, la loro destinazione, la concorrenza tra i soggetti che fanno ricorso al marchio, i canali di distribuzione, il pubblico di riferimento, il preuso (che per “Forever young” sarebbe sia formale che fattuale) e sottolineando che nel caso in esame si tratta di due emittenti radiofoniche a carattere commerciale che operano nelle medesime aree territoriali e attraverso analoghi canali di comunicazione e che si rivolgono sostanzialmente a una platea similare;

6) la carenza di periculum in mora, ritenuto in via principale immanente alla materia e alla violazione, e comunque sussistente in quanto la tolleranza anteriore aveva riguardato un fenomeno
Parte circoscritto, in ogni caso ricordando che era abilitata ad emettere in digitale in area comprendente anche il Veneto fin dal 2022, e rappresentando l'evoluzione successiva della situazione “a seguito della concessione nel 2024 sia alla che alla Parte_3 Controparte_1
[...
del diritto di trasmettere in nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia: era Pt_5 allora che si concretizzava un periculum qualificato, che giustificava il ricorso d'urgenza”. Si è costituita la resistente che, senza riprendere l'eccezione di nullità, sostiene le ragioni dell'ordinanza, sottolineando anche che comunque il pubblico di ciascuna radio, quali che siano le potenzialità di diffusione di questa, rimane saldamente ancorato al territorio locale, anche in considerazione dei contenuti pubblicitari e promozionali che ciascuna fa con riferimento ad un territorio circoscritto.
MOTIVI
Parte Con riguardo alla legittimazione attiva della ricorrente , va ricordato che la legittimazione è uno dei presupposti processuali e si valuta alla stregua della mera prospettazione della ricorrente riguardo alla sua qualità; mentre l'effettiva titolarità della qualità è questione di merito.
Al proposito, l'art. 122 bis del Codice della proprietà industriale riguardo al licenziatario prevede:
“Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario:


1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.


2. Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3...”.
Una lettura sistematica delle norme contenute nell'articolo (che ripercorre invero il dettato di quelle comunitarie riguardo ai marchi) mostra come la legittimazione ad esercitare l'azione del licenziatario debba ritenersi sussistere, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca.
La concessione in licenza del marchio infatti configura essa stessa strumento attraverso il quale il titolare usa il suo segno;
e il titolare, quando agisce in futuro, procura protezione non solamente a sé, ma anche ai licenziatari. E difatti la disciplina prevede che i licenziatari possano “avviare” un'azione - parola che implica l'intrapresa di un'azione in solitaria - solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari avanti a giudici diversi (caso già verificatosi), e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per la tutela delle privative da essi utilizzate. L'azione cautelare o anche di merito del titolare, volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio... con penali) va infatti di per sé a beneficio di tutti i licenziatari;
ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare. Tale interpretazione si rafforza considerato che l'art. 122bis al comma 2, con riguardo al profilo relativo al risarcimento del danno, che certamente ciascun soggetto, anche il licenziatario, patisce nella sola propria sfera giuridica, disciplina la sola ipotesi dell'intervento del licenziatario in causa incardinata dal titolare.
Parte Ora, nel presente giudizio cautelare l'affermazione di di essere titolare di licenza soddisfa il requisito della legittimazione attiva in senso proprio;
mentre, quanto al merito (che è la ragione su cui ha deciso l'ordinanza) il riconoscimento da parte del titolare del marchio, agente nel medesimo Parte giudizio, della qualità di licenziataria in capo alla interveniente adesiva può bastare a provare in fumus tale qualità in capo ad essa, tanto da permetterle di partecipare al giudizio.

Se il marchio sia forte o debole, se e come rilevi l'uso. Nelle valutazioni di contraffazione del marchio deve muoversi, quanto al segno tutelato, dalla sua ampiezza quale definita dalla privativa, e non ha rilevanza se esso sia usato in abbinamento con altri segni;
in materia di contraffazione l'esame di quali specifici prodotti in concreto esso contrassegni, in tesi applicandosi ad un ambito più limitato di quello per cui è concesso, assume rilevanza limitata, in quanto, nell'ambito per il quale esso è concesso, il titolare ha sempre libertà di usarlo (salva la decadenza). E' invece riguardo al contraffattore che rileva l'uso concreto, in quanto è l'uso concreto ad essere, o non essere, contraffattivo. Ciò posto, il giudice di prime cure ha apprezzato una “certa debolezza” del marchio registrato. Il Collegio ritiene invero che esso sia da qualificare marchio debole, in forza di un ragionamento però diverso da quello del giudice a quo, che ha ricollegato il segno ad una specifica canzone degli anni Ottanta e ha valorizzato il fatto che la radio esercita da trasmetta Parte_2
musica degli anni Ottanta.
Per la definizione di marchio debole è di riferimento Cass. 5633/1982: “La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati.” Parte resistente ha indicato, incontestata, una quantità rilevantissima di brani o addirittura album musicali, di film, e di opere di scrittura, utilizzanti il titolo “Forever Young”: si tratta di titoli distribuiti dagli anni Settanta in poi:
• Forever Young – singolo di Bob del 1974, dall'album Planet Waves;
Per_1
• Forever Young – singolo di del 1988; Persona_2
• Forever Young – traccia dell'album Don't Come Easy dei Tyketto del 1991;
• Forever Young – film TV del 1991, diretto da Persona_3
• Amore per sempre (Forever Young) – film del 1992, diretto da Persona_4
• Forever Young – album dei Bone Brothers del 2005;
Tanto già prima della registrazione del segno di (2008). Pt_1
Nell'apprezzamento della forza del marchio anche il decorso del tempo e i fatti successivi hanno rilievo.
Successivamente l'utilizzo è divenuto ancora più massiccio:
• Forever Young – brano musicale dell'album Up All Night dei One Direction del 2010;
• Forever Young – brano musicale delle Blackpink del 2018; Per_
• Forever Young – singolo di del 2023.
• Forever Young - pellicola del 2016, diretta da Persona_6
• Forever young - libro di Alessandra Montrucchio, editore 2017 CP_6
• - Les Amandiers- , film del 2022 diretto da Valeria Bruni Tedeschi CP_3
• Forever Young - Crescere in saggezza. Un approccio contemplativo all'impermanenza e alle sfide dell'età– libro di Marco Valli, editore Verdechiaro, 2024
L'espressione Forever Young, designativa della perenne giovinezza, trova dunque impiego larghissimo proprio nel mondo della musica e dello spettacolo, e viene ripresa in opere della letteratura, più in generale, come espressione di impiego comune per fare riferimento all'ambito - anche solo emotivo – della giovinezza e all'entusiasmo, alle paure, ai gusti che ne sarebbero attributo;
o per fare riferimento alla aspirazione alla giovinezza stessa.
Pertanto la scelta di questo marchio per contrassegnare l'offerta radiofonica e ciò che ad essa si correla anche quanto a eventi anche fisici, programmi, gadget, concreta l'utilizzo di una espressione convenzionale del mondo artistico. In ciò si ravvisa debolezza del marchio.
Ciò comporta che anche varianti minime sono sufficienti ad escludere la confondibilità.

Somiglianza e confondibilità:
I segni in conflitto “forever young” e “forever fun, forever young” sono certo simili ma non affatto
“quasi identici”: - dal punto di vista visivo, tenendo conto della ripetizione dell'avverbio (sia pure lo stesso) e dell'allungamento dell'espressione con un altro aggettivo (anteposto);
- dal punto di vista fonetico (come per l'aspetto visivo);
- dal punto di vista concettuale, dove vi è la maggiore distanza fra i segni, in quanto nel segno pretesamente contraffattivo al mero elemento “giovinezza” (perenne) si coniuga un altro, connesso ma non sovrapponibile né formante abbinamento di mera ripetizione o comunque scontato (“fun”, divertimento, anche questo perenne).
La confondibilità va esclusa, tenuto conto del criterio di valutazione sopra richiamato (sufficienza di anche limitata variante) e del fatto che ad una espressione convenzionale (forever youg) la parte resistente antepone e collega una espressione non formante mera ripetizione concettuale;
e per di più atta a legare l'intera espressione con il nome della radio, che evoca il personaggio di ER PA, il bambino che non voleva crescere e voleva sempre divertirsi. L'uso dell'espressione “forever fun, forever young” da parte della resistente è del resto sempre o quasi sempre usata, per quanto dimostrato, insieme al nome della radio (irrilevanti brevi suoni frapposti, nell'uso in trasmissioni radio, fra le due metà della frase “forever fun, forever young”).
Stante l'assenza di fumus boni iuris, non vi è ragione di passare all'esame del pericolo nel ritardo.
L'ordinanza, rivista nella motivazione, resta confermata quale rigetto totale;
pertanto nel regolare le spese si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c.d. contributo unificato.



P.Q.M.


Visto l'art. 669 terdecies c.p.c . 131 c.p.i., 700 c.p.c.,
1) rigetta il reclamo;

2) condanna le reclamanti a rifondere le spese di lite della reclamata, e le liquida in euro
4.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Si comunichi
Venezia, 8/4/2025
Il Presidente rel. dr. Lina Tosi