N. R.G. 631/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 17/03/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 631/2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare ante causam ex artt. 129 e 131 d.lgs. 30/2005, 669 bis e ss. e 700 c.p.c., le società ed invocavano, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 inaudita altera parte, l'inibitoria in danno di produzione, commercializzazione Controparte_4
e pubblicizzazione dei modelli di sandali riproducenti i sandali “AN”, “IS” e “IA 60” sostenendo la contraffazione del marchio internazionale n. 1325552, registrato in data 08.09.2016, ovvero la concorrenza sleale;
chiedevano, altresì, la concessione del sequestro dei prodotti e dei documenti contabili, l'applicazione di una sanzione pecuniaria per ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché la pubblicazione di quest'ultimo su almeno un quotidiano.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva la società resistente, contestando il ricorso. Parte ricorrente formulava espressa rinuncia alla domanda di sequestro ed il Giudice, con l'ordinanza qui reclamata, accoglieva in parte il ricorso, inibendo a la produzione, Controparte_4 commercializzazione e pubblicizzazione dei modelli di sandali riproducenti i sandali “AN”, “IS” e “IA 60”.
In sede di reclamo cautelare, invocava la sospensione e la revoca del Controparte_4 provvedimento impugnato, lamentando la mancata contraffazione del marchio IR n. 1325552 e l'insussistenza della fattispecie di concorrenza sleale.
Costituitesi in giudizio, le società reclamate contestavano l'impugnazione.
La causa era discussa oralmente dinanzi al Collegio e riservata per la decisione all'udienza del
17.3.2025, all'esito del deposito di note conclusive.
Il reclamo è infondato e viene rigettato.
In ordine al difetto di legittimazione, parte reclamante dichiara espressamente di non voler contestare sul punto la decisione impugnata, divenendo quindi irrilevante l'esame della questione posta, tenuto peraltro conto della proposizione congiunta del ricorso anche da parte delle società pacificamente legittimate all'azione.
Nel merito, insiste preliminarmente per l'accertamento della decadenza per non Controparte_4 uso del marchio “IR 552” registrato in data 08.09.2016, sulla scorta degli esiti della decisione resa dall'EUIPO.
Pagina 1 Trattasi di un marchio figurativo che contraddistingue una serie di prodotti/servizi in classe 25:
“abbigliamento per uomo, donna e bambino, stivali, scarpe, pantofole, accessori di abbigliamento moda per uomo, donna e bambino, vale a dire cappelli, berretti, cuffie, guanti, cravatte, cinture, sciarpe, fazzoletti da taschino, fusciacche da indossare, scialli, calze, calze, collant, bretelle, anelli per sciarpe”.
L'immagine è la seguente:
Sul punto, condividendo sul punto l'ordinanza qui reclamata, è sufficiente osservare che la decisione resa dall'EUIPO in primo grado, di decadenza e cancellazione della registrazione del marchio, è stata annullata in secondo grado, escludendosi la decadenza con riferimento alla categoria di prodotti in oggetto, con rimessione del caso alla Divisione di Cancellazione per la verifica dell'alterazione o meno del carattere distintivo del marchio.
In particolare, la decisione ha riconosciuto l'utilizzo del marchio in relazione alle scarpe oggetto di controversia, demandando alla fase successiva la verifica se il marchio contestato sia stato utilizzato in una forma che non ne alteri il carattere distintivo e se sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale nel rispetto dei criteri di tempo, luogo ed estensione dell'uso.
Nella parte motivazionale, in ogni caso, si afferma e riconosce che nel settore di mercato in oggetto sia frequente l'inclusione del marchio nella forma di tomaia di sandalo e che la maggior parte dei principali produttori di sandali segua questa prassi, aggiungendosi che i consumatori sono abituati a vedere marchi che fanno parte di una tomaia per sandali, concludendosi che tale riconoscimento del marchio e della marca da parte dei consumatori rilevanti è possibile nel mercato di riferimento e che almeno una parte non trascurabile del pubblico di riferimento si aspetta che i marchi siano integrati nelle tomaie dei sandali.
Sulla base di tali elementi, richiamata la natura sommaria della cognizione possibile in questa sede,
e tenuto conto che è stata dimostrata in atti la titolarità del marchio figurativo in oggetto, sussiste il fumus boni iuris della cautela invocata, demandando all'eventuale giudizio a cognizione piena un accertamento definitivo sul punto.
Infatti, l'art. 20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni".
Deve, quindi, ricordarsi che “l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. 15840/2015;
Cass. 3118/2015; Cass. 1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass. 21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass. 4405/2006). Inoltre, secondo costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono
Pagina 2 ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass. 18920/2004). In presenza di un marchio
"forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perchè rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (Cass. civ. n. 37697/2022)” (Cassazione Civile, sez.
I, Ordinanza 19/04/2018, n. 9769).
Analoghi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza europea, laddove si osserva che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli (Corte giustizia UE sez. III, 12/06/2007, n.334).
Ciò chiarito, la notorietà e la rinomanza del marchio in oggetto -legato alla storica casa di moda- e le caratteristiche dello stesso marchio, costituito dalla lettera “H” dell'alfabeto con una particolare forma allungata, alette laterali sporgenti verso l'esterno e variamente declinata sulle tomaie, conferiscono allo stesso una spiccata capacità distintiva presso il pubblico.
Il marchio, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, deve essere qualificato come forte, non presentando alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e non rivestendo capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata (Cass. civ. n. 39765/2021).
Alla luce di quanto esposto, gli elementi di differenza tra i sandali di ed i modelli Controparte_4
AN, IS e IA 60 di appaiono del tutto marginali, inidonei a modificare l'impressione CP_1 generale di somiglianza che la visione dei prodotti ingenera nel consumatore medio.
Si consideri, infatti, che la distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riflette sulla loro tutela di fronte alle varianti: per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per quello forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio (v. Cass. 39765/2021).
Ponendo a confronto i modelli:
Pagina 3 I sandali della reclamante, al pari di quelli oggetto di tutela, si presentano come sandali caratterizzati da forme pulite e senza evidenti elementi decorativi sui lati della tomaia, riproducendo il marchio caratterizzato dalla lettera “H” di forma allungata e alette laterali sporgenti verso l'esterno nella tomaia, presentando, altresì, la stessa tipologia di tacco.
A fronte di tali elementi di comunanza, l'inserimento di fori in una delle tomaie, il doppio perimetro interno con diverso colore, l'uniformità della suola e la presenza di un rigonfiamento in corrispondenza del tallone dei prodotti imitativi non paiono incidere in modo significativo sulla generale impressione di identità o somiglianza dei prodotti, né assumono in alcun modo carattere individualizzante.
In conclusione, deve affermarsi che le calzature commercializzate dalla reclamante violano il marchio registrato.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 9 c.p.i., infine, oltre a richiamare quanto già evidenziato circa l'attuale validità del marchio e la sufficienza di tale dato ai fini cautelari,
Pagina 4 demandandosi ad un eventuale giudizio di merito l'accertamento della dedotta nullità, deve in ogni caso evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza prevalente: “La circostanza che in forza dell'art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell'uso, non risulta applicabile il divieto di cui all'art. 9 CPI. Una forma puo' essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello” (Trib. Torino, 4 Ottobre
2019).
Si afferma, in particolare, nella giurisprudenza di legittimità, che “i segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso (Cass. 28 giugno 1980, n. 4090), (…) Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione (così Cass. 23 novembre
2001, n. 14863; e già Cass. n. 60 del 2001; Cass. n. 6644 del 1996); essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale (così, in motivazione, Cass. 16 luglio 2004, n. 13159). La giurisprudenza unionale ha più volte ribadito che un segno, il quale rappresenti la forma di un prodotto, rientra tra i segni idonei a costituire un marchio,
a condizione che sia, da un lato, riproducibile graficamente e, dall'altro, adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un'impresa da quelli di altre imprese (Corte di giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15, Simba Toys, punto 37; 29 aprile 2004, Henkel, C-456/01, C-457/01, punti 30 e 31;
14 settembre 2010, C-48/09, punto 39)” (Cassazione civile sez. I, 11/05/2023, n.12881). Per_1
Sulla base di quanto esposto, sussiste il fumus boni iuris della cautela invocata.
Assorbito l'esame delle altre questioni sollevate.
Quanto al requisito del periculum in mora, la persistente commercializzazione del prodotto contraffatto è in grado di svilire il valore del marchio e di arrecare un danno non solo patrimoniale ma anche di immagine e reputazione che non appare di facile ristoro.
Peraltro, la reazione della reclamata risulta assolutamente tempestiva, tenuto conto del periodo di circa due mesi intercorso tra la scoperta dell'illecito e la reazione in via giudiziaria.
Il reclamo è conclusivamente rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile per i procedimenti cautelari.
Trattandosi di decisione di rigetto del reclamo ed avendo tale rimedio processuale carattere impugnatorio, occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della reclamante del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, confermando l'ordinanza impugnata.
Condanna la reclamante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della reclamata, liquidate in € 6000,00 oltre r.f. iva e cap.
Pagina 5 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della reclamante del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Bari, 14/04/2025
Il Giudice rel.
Dr.ssa Paola Cesaroni
Il Presidente dott. Giuseppe Rana
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