REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner - Presidente, relatore, estensore dott.ssa Lisa Torresan - Giudice dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1498/2020 R.G. promosso da:

e , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 Parte_2 dell'impresa individuale denominata Parte_3
, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.
[...]
Maurizio Nucci e Andrea D'Amico del Foro di Roma e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arrigo Ivancich in Venezia, S. Croce 312/a, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori– contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Milazzo e Lucia Vanzo del Foro di Verona e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma
468/b, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
1 avente per oggetto: nullità e contraffazione marchi
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale:
i. accertare e dichiarare: (a) che agli odierni attori spetta la titolarità del marchio registrato “L'EREMITA”, avendone peraltro gli attori fatto un uso effettivo ed ininterrotto dal 1991 ad oggi tale da procurare al segno una notorietà qualificata;

(b) che il contegno della convenuta descritto in narrativa ed, in particolare, l'impiego da parte della convenuta del marchio “ ” e/o la riproduzione del cd. “look alike” Parte_4
delle etichette di parte attrice costituisce contraffazione del segno di titolarità degli attori, nonché atto doloso o comunque colposo di concorrenza sleale idoneo a indurre in confusione il pubblico di riferimento, ed ha cagionato agli attori un grave danno quantomeno per annacquamento del marchio “ ” e/o perdita di mercato, con Parte_4
correlato indebito arricchimento della convenuta;
per l'effetto di quanto sopra
ii. inibire alla convenuta l'uso del marchio “ ” (nonché di segni ad esso simili Parte_4
o affini) per contraddistinguere, fabbricare, pubblicizzare anche via internet, commercializzare e/o comunque distribuire al pubblico bevande alcoliche ed altri beni ad esse affini, concorrenti o complementari, nonché etichette, imballi, cataloghi e qualsivoglia altro materiale possa essere impiegato ai fini della promozione e/o commercializzazione delle proprie bevande alcoliche;

iii. ordinare la distruzione o comunque l'immediato ritiro dal commercio delle bevande alcoliche della convenuta recanti il marchio ”, e/o il ritiro – o, se del caso, la Parte_4
distruzione o la cancellazione – di qualsivoglia bene – ivi comprese etichette, imballi, confezioni, brochure, cataloghi, pagine di siti internet, ecc. – comunque recante il marchio
“ ” in congiunzione con bevande alcoliche della convenuta, fissando un Parte_4
2 termine per l'esecuzione dell'ordine giudiziale non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione in cancelleria della sentenza;
iv. fissare una congrua penale, non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00), per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti sopra citati e/o per la violazione dell'inibitoria;
v. condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, da quantificarsi attraverso successivo, separato ed autonomo giudizio, salva l'eventuale provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà eventualmente liquidare ad esito del presente giudizio, sussistendone i presupposti;

- con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta: rigettarla in quanto del tutto infondata;

- in ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite.
In via istruttoria
Si reiterano le richieste istruttorie già avanzate, e, pertanto, salvo che per le istanze istruttorie ammesse, si chiede all'intestato Tribunale di voler:
i. ordinare alla convenuta – ex artt. 121 c.p.i. ovvero, in subordine, 230 c.p.c. – di fornire ogni più ampia informazione e/o documentazione in proprio possesso inerente alla rete distributiva dei vini (e/o di qualsivoglia altra bevanda alcolica) a marchio “ ” Parte_4 prodotti dalla convenuta medesima e/o da terzi. A tal fine l'intestato Tribunale vorrà disporre interrogatorio formale di ciascun socio e legale rappresentante pro-tempore della convenuta vertente sui capitoli di seguito riportati:
a. riferisca l'interrogato nome e indirizzo di qualsivoglia distributore di bevande alcoliche prodotte dalla convenuta e/o da terzi a marchio “ ”, sia esso dettagliante o Parte_4
grossista ed ivi compresi coloro che operano tramite internet o qualsiasi altro mezzo di vendita a distanza;

b. dica l'interrogato le quantità di bevande alcoliche a marchio “ ” prodotte, Parte_4
fabbricate e consegnate dalla convenuta e/o da terzi a far data dalla prima commercializzazione del proprio vino ad oggi.
3 ii. ordinare ex artt. 210-213 c.p.c. al competente consorzio di tutela (il “Consorzio
[...]
”, ovvero il diverso soggetto emerso in corso di causa) di Controparte_2 comunicare il numero dei contrassegni (cd. “fascette”) indicanti la denominazione
D.O.C.G. “ ”, rilasciati alla convenuta dalla prima messa in commercio del Parte_4
proprio prodotto ad oggi;

iii. ordinare ex artt. 210-213 c.p.c. al competente consorzio di tutela (Valoritalia S.r.l., sede operativa provinciale di Solighetto, ovvero il diverso soggetto emerso in corso di causa) di comunicare il numero dei contrassegni (cd. “fascette”) indicanti la denominazione D.O.C.G. “ ”, rilasciati agli attori dalla prima messa in Parte_4
commercio del proprio prodotto ad oggi;
iv. disporre CTU contabile sulle fatture prodotte da parte convenuta – se del caso da integrarsi anche in sede di CTU in base alla documentazione acquisita dal competente consorzio di tutela, ove essa attestasse un numero di fascette superiore alle vendite dichiarate dalla convenuta – ai fini del risarcimento dei danni cagionati agli attori;

v. disporre prova per testi, vertente sui seguenti capitoli di prova, ognuno dei quali deve intendersi preceduto dall'espressione “vero è che”, salvo laddove incompatibile:
a. in data 18.12.1997 ha acquistato presso gli attori n. 20 colli di bottiglie del vino a marchio “ ” come da d.d.t. allegato sub doc. 38 che si rammostra al teste;
Parte_4
b. in data 01.10.1997 ha acquistato presso gli attori n. 36 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 43 che si rammostra al teste;
Parte_4
c. in data 12.3.1998 ha acquistato presso gli attori n. 60 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 56 che si rammostra al teste;
Parte_4
d. in data 21.12.1999 ha acquistato presso gli attori n. 54 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 85 che si rammostra al teste;
Parte_4
e. nel corso degli anni 2006/2007 ha acquistato presso gli attori n. 180 confezioni del vino
a marchio “ ” come da comunicazione allegata sub doc. 89 che si rammostra Parte_4
al teste;

f. nel corso dell'anno 2008 ha acquistato dagli attori n. 96 bottiglie del vino a marchio
“ ” successivamente rivendute a , con sede legale a Milano (a sua Parte_4 CP_3
volta fornitrice del Senato della Repubblica), come da fattura allegata sub doc. 90 che si rammostra al teste;

4 g. nel corso dell'anno 2008 ha acquistato dagli attori n. 72 bottiglie del vino a marchio
“ ” successivamente rivendute a , con sede legale a Milano (a sua Parte_4 CP_3
volta fornitrice del Senato della Repubblica), come da fattura allegata sub doc. 91 che si rammostra al teste;

h. nel corso dell'anno 2009 ha acquistato dagli attori n. 72 bottiglie del vino a marchio
“ ” successivamente rivendute a Compass Group Italia SpA, con sede legale a Parte_4
Milano, come da fattura allegata sub doc. 98 che si rammostra al teste;

i. in data 19.2.2009 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 103 che si rammostra al teste;
Parte_4
j. in data 6.8.2012 ha acquistato presso gli attori n. 240 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 147 che si rammostra al teste;
Parte_4
k. in data 19.12.2012 ha acquistato presso gli attori n. 60 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 159 che si rammostra al teste;
Parte_4
l. in data 15.10.2014 ha acquistato presso gli attori n. 300 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 169 che si rammostra al teste;
Parte_4
m. in data 22.1.2018 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 175 che si rammostra al teste;
Parte_4
n. in data 21.8.2018 ha acquistato presso gli attori n. 120 bottiglie del vino a marchio
“ ” come da fattura allegata sub doc. 177 che si rammostra al teste;
Parte_4
o. riferisca il teste in quali regioni distribuisce, nella sua qualità di rappresentate, distributore e/o rivenditore, il vino a marchio “ ” degli attori;
Parte_4
p. dica il teste se a partire dagli anni '90 ad oggi ha rilasciato “fascette” all'azienda agricola , in persona dei Sig.ri e, successivamente, Parte_3 Parte_1 Pt_2
specificando anche il numero delle fascette rilasciate, ove in grado;

[...]
q. nell'ottobre/novembre 2001 presso il ristorante da Lino a Solighetto è stata celebrata la festa per gli 80 anni del poeta in cui sono state scattate le foto allegate Persona_1
sub doc. 179 che si rammostrano al teste;

r. riferisca il teste l'anno dal quale acquista ininterrottamente dagli attori il loro vino a marchio “ ”; Parte_4
s. le bottiglie di vino a marchio ” sono state ininterrottamente Parte_4 commercializzate dagli attori a partire quantomeno dal 1994 anche presso la “TENUTA
5 SAN GALLO”, sita in Farra di Soligo (TV), Via San Gallo 40, ove tale vino è stato altresì proposto costantemente alla clientela ivi soggiornante.
Si indicano a testi:
➢ sui capitoli da a) a c), nonché i) e k): , uno dei principali clienti degli Tes_1
attori (Piazza del Granatiere 16, Cortellazzo di Jesolo, Venezia, c/o Ristorante Al
Gambero);
➢ sul capitolo d): , uno dei principali clienti degli attori (Vicolo Cavour Testimone_2
83, Lancenigo di Villorba, Treviso, c/o Impresa Buosi Costruzioni);
➢ sul capitolo e): c.e.o. di uno dei principali clienti degli attori Testimone_3
(Corso Stati Uniti 35, Padova, c/o ); Controparte_4
➢ sui capitoli da f) a h): distributore del vino a marchio Testimone_4
“ ” (Via di Vannina 80/82, Roma); Parte_4
➢ sui capitoli j) e da l) a n): , uno dei principali clienti degli attori (Via Testimone_5
Principi di Piemonte 3, Torre a Mare, Bari, c/o Ristorante Da Nicola);
➢ sul capitolo o): distributore del vino a marchio “ ” Testimone_4 Parte_4
(Via di Vannina 80/82, Roma); TO Scaloni, distributore del vino a marchio
“ ” (Viale Mazzini 122, Roma, c/o Enoteca Scaloni,); Parte_4 Testimone_6
rappresentate di commercio (Via Primo Maggio 15, Campoleone, Lanuvio, Roma);
➢ sul capitolo p): il direttore pro-tempore della sede operativa provinciale competente di
Valoritalia Società qualità delle vitivinicole e Controparte_5 CP_6 agroalimentari italiane S.r.l. (domiciliato per l'incarico presso la sede sita in Piazza
Libertà n. 7, loc. Villa Brandolini Solighetto, Pieve di Soligo, Treviso);
➢ su tutti i restanti capitoli di prova a partire dalla lett. q) a seguire: Tes_4
distributore del vino a marchio “ ” (Via di Vannina 80/82, Roma);
[...] Parte_4
TO Scaloni, distributore del vino a marchio “ ” (Viale Mazzini 122, Roma, Parte_4
c/o Enoteca Scaloni,); rappresentate di commercio (Via Primo Maggio 15, Testimone_6
Campoleone, Lanuvio, Roma); c.e.o. di uno dei principali clienti degli Testimone_3
attori (Corso Stati Uniti 35, Padova, c/o ); Controparte_4 Tes_1
uno dei principali clienti degli attori (Piazza del Granatiere 16, Cortellazzo di
[...]
Jesolo, Venezia, c/o Ristorante Al Gambero); , uno dei principali clienti Testimone_5
6 degli attori (Via Principi di Piemonte 3, Torre a Mare, Bari, c/o Ristorante Da Nicola);
, uno dei principali clienti degli attori (Vicolo Cavour 83, Lancenigo di Testimone_2
Villorba, Treviso, c/o Impresa Buosi Costruzioni); , cliente degli attori (Via Persona_2
Avicenna 9, Roma); , dipendente della cantina (Via Predazzo Testimone_7 Parte_3
16, Farra di Soligo, Treviso); , dipendente della cantina Testimone_8 Parte_3
(Via Predazzo 16, Farra di Soligo, Treviso); , ideatore dell'etichetta del vino Testimone_9
a marchio “ ” (Via Treviset 77, Col San Martino, Farra di Soligo, Treviso). Parte_4

Parte convenuta così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
A) Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex artt. 81 e 100 c.p.c. del sig. con riguardo alle domande da questi Parte_1 formulate nel presente giudizio nei confronti della Controparte_1
per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e
[...]
conseguentemente dichiararsi inammissibili le suddette domande.
NEL MERITO
B) Rigettarsi e/o dichiararsi inammissibili tutte le domande ex adverso formulate nel presente giudizio dai sig.ri e quest'ultimo in proprio e Parte_1 Parte_2
quale titolare della ditta individuale Tenuta San Gallo, Azienda Agricola e Forestale di
Viezzer Damiano, nei confronti della Controparte_1
in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di
[...]
costituzione e risposta.
C) Dichiararsi in tutti i casi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente vantato dagli attori ex art. 2947 c.c. con riguardo al periodo anteriore al quinquennio precedente la promozione del presente giudizio e, in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria, qualora ritenuta applicabile alla richiesta di retroversione degli utili.
IN VIA RICONVENZIONALE
D) Accertarsi e dichiararsi che il marchio nazionale denominativo “ ”, n. dep. Parte_4
domanda di registrazione TV1991C000139 del 10.06.1991 successivamente registrato in
7 data 30.09.1994 con n. reg. 0000632385 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, in titolarità del sig. è scaduto per mancato Parte_1 rinnovo entro il termine di validità decennale di cui all'art.15 C.P.I.;
E) Accertarsi e dichiararsi che la Controparte_1
è titolare del marchio di fatto “ ” che sta usando per
[...] Parte_4 contraddistinguere il proprio prodotto vino sin dall'anno 2003, in modo effettivo, omogeneo, costante nel tempo e territorialmente diffuso a livello nazionale, con notorietà non puramente locale ma generale e qualificata;

F) Conseguentemente, per effetto del predetto preuso non puramente locale, accertarsi e dichiararsi la nullità per carenza del requisito di novità ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 1 lett. a) e 25 comma 1 lett. a) C.P.I., dei seguenti marchi nazionali denominativi registrati in titolarità del sig. Parte_2
• marchio nazionale denominativo “L'EREMITA”, n. dep. domanda di registrazione
302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
• marchio nazionale denominativo “EREMITA”, n. dep. domanda di registrazione
302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
Ordinando l'annotazione della sentenza nell'apposito Registro a cura dell' Controparte_7

[...]
G) In ogni caso accertarsi e dichiararsi il diritto della CP_1 [...]
di continuare ad usare il marchio di fatto “ ” Controparte_1 CP_1 Parte_4
per contraddistinguere il proprio prodotto vino, nei limiti del preuso effettivo esercitato.
IN OGNI CASO:
Vittoria di spese, diritti e compensi di causa.
***
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere la prova per testi formulata dalla società nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. depositata Parte_5
telematicamente in data 21.12.2020 sui capitoli (precedentemente non ammessi) nn. 4), 5),
6), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16) e 18) con i testi ivi indicati.
8 La società insiste nel chiedere il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate Parte_5
dagli attori nei propri scritti difensivi riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. depositata telematicamente in data 11.01.2021 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.03.2021 depositate telematicamente in data 25.03.2021, oltre che negli ulteriori scritti difensivi di causa e verbali di udienza. Con abilitazione alla prova contraria nella denegata e non creduta eventualità di riammissione dei capitoli di prova di parte attrice, con i testi indicati dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.2.2020, i sig.ri Parte_6
quest'ultimo in proprio e quale titolare della ditta individuale
[...] [...]
, citavano in giudizio la Parte_3 Parte_2 [...]
chiedendo volersi accertare e Controparte_1 dichiarare (i) la titolarità in capo agli attori del marchio registrato ”, Parte_4
avendone essi ottenuto la registrazione e fatto un uso effettivo ed ininterrotto dal 1991 all'attualità tale da procurare al segno una notorietà qualificata;
(ii) che il contegno della convenuta costituiva contraffazione del predetto segno, nonché atto doloso o comunque colposo di concorrenza sleale idoneo a produrre confusione nel pubblico di riferimento;
(iii) che detto contegno aveva cagionato agli attori un grave danno quantomeno per annacquamento del marchio e/o perdita di mercato, con correlato indebito arricchimento della convenuta.
Gli attori chiedevano quindi la pronuncia dell'inibitoria nell'uso del predetto marchio
(nonché segni ad esso simili o affini), dell'ordine di distruzione e ritiro dal commercio delle bevande alcoliche e di ogni altro bene recante il suddetto marchio oltre che di etichette imballi, confezioni ecc., con termine per l'esecuzione non superiore a 30 gg. dalla
9 pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione e/o ritardo, e la condanna della convenuta al solo an debeatur del risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in separato giudizio, salva la concessione di una provvisionale ex art. 278 comma 2 c.p.c..
In data 22.04.2020 si costituiva in giudizio la convenuta mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva in via preliminare che venisse accertata la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del sig. Parte_1
con riguardo alle domande formulate nei confronti di con conseguente
[...] Parte_5
dichiarazione di inammissibilità delle suddette domande.
Nel merito la società chiedeva il rigetto e/o la dichiarazione di Parte_5
inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate dagli attori nei propri confronti in quanto infondate in fatto e diritto e chiedeva che venisse comunque dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da essi asseritamente vantato ex art. 2947
c.c. con riguardo al periodo anteriore al quinquennio precedente la promozione del presente giudizio e, in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria, qualora ritenuta applicabile alla richiesta di retroversione degli utili.
In via riconvenzionale, la società chiedeva volersi accertare e dichiarare (i) la Parte_5
scadenza per mancato rinnovo ex art. 15 c.p.i. del marchio nazionale denominativo
” registrato dal sig. in data 30.09.1994 con n. reg. Parte_4 Parte_1
0000632385; (ii) il preuso costante, diffuso a livello nazionale, con notorietà non puramente locale ma generale e qualificata della società sul marchio di fatto CP_1
” a far data dall'anno 2003 per contraddistinguere il proprio prodotto vino;
Parte_4
(iii) la nullità, per effetto del predetto preuso non puramente locale, per carenza del requisito di novità ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 1 lett. a) e 25 comma 1 lett. a) c.p.i., dei marchi nazionali denominativi “L'EREMITA” ed “EREMITA”, registrati dal sig. in data 04.01.2018 e in data 22.10.2018, con riguardo ai Parte_2 prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, ordinando l'annotazione della sentenza nell'apposito Registro a cura dell' (iv) in ogni Controparte_7 caso il diritto della di continuare ad usare il marchio di fatto Controparte_1
” per contraddistinguere il proprio prodotto vino, nei limiti del preuso Parte_4
effettivo esercitato;
(v) il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi di causa.
10 La causa veniva istruita a mezzo escussione di testi.
Dalla banca dati dell'UIBM risultano i seguenti marchi con la denominazione
” riconducibili agli attori: Parte_4
1) Marchio nazionale denominativo ”, domanda di registrazione n. Parte_4
TV1991C000139 del 10.06.1991 successivamente registrato in data 30.09.1994 con n. reg.
0000632385, con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza (doc.1 fasc. attore); tale marchio era in titolarità del sig. esso è scaduto in data Parte_1
10.06.2001 per mancato rinnovo ex art. 15 c.p.i.
2) Marchio nazionale denominativo ”, domanda di registrazione n. Parte_4
302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, in titolarità del sig.
(doc.2 fasc. attore). Parte_2
3) Marchio nazionale denominativo “EREMITA”, domanda di registrazione n.
302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza, sempre in titolarità del sig. (doc. 9 fasc. conv.), non invocato da parte attrice nel presente Parte_2
giudizio.
Parte attrice ha posto a fondamento delle proprie domande, da una parte, la registrazione, a nome di nel 1991 e a nome di nel 2016 Parte_1 Parte_2 del marchio denominativo dall'altro la titolarità da parte di entrambi del Parte_4
medesimo segno quale marchio di fatto a far data dal 1991.
In via preliminare, parte convenuta ha osservato che il marchio di fatto sino Parte_4
alla data della sua registrazione nel 2016, è stato utilizzato, peraltro in modo saltuario, da parte del solo il quale ha cessato la propria attività aziendale nel 2017, Parte_1
sicchè egli sarebbe privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex artt. 81 e 100 cpc rispetto alle domande formulate in atto di citazione;
non risulta, inoltre, agli atti di causa alcuna cessione di azienda da parte di in nome del figlio Parte_1 Pt_2
comprensiva anche del diritto su tale segno.
I due attori, pur avendo allegato l'utilizzo da parte di entrambi del marchio di fatto hanno prodotto unicamente delle fatture emesse da relative Parte_4 Parte_2
11 alla commercializzazione di vino a marchio a far data dal 2018 e non invece Parte_4
riferibili al periodo precedente.
Inoltre, gli attori risultano titolari di due distinte imprese individuali, rispettivamente l'impresa individuale scritta al Registro Imprese nel 1997, con inizio Parte_1
attività in data 10.2.1980, avente ad oggetto attività vitivinicola e cancellata per cessata attività nell'anno 2017 e l'impresa individuale Parte_3
di , iscritta nel 1998, con inizio attività dal 29.9.1998 con la
[...] Parte_2 denominazione “ ” mutata nel 2017 nell'attuale denominazione, avente ad Parte_2
oggetto attività di viticoltura e dal 2019 attività di imbottigliamento di vini;
negli atti di causa gli attori non hanno, in alcun modo, esplicato come sarebbe avvenuto tale utilizzo congiunto.
Solo con le note di udienza del 26.3.2021 e dopo la scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc, gli attori hanno allegato che essi sarebbero stati l'uno, ossia il padre, il fondatore e l'altro, ossia il figlio, il continuatore della medesima azienda, seppur svolta in forma individuale, nella quale sarebbe stato commercializzato lo stesso vino con lo stesso marchio.
Ferma la tardività di tali allegazioni, gli attori non hanno fornito sufficienti elementi di valutazione attestanti il giuridico e/o fattuale subentro di nella titolarità e Parte_2 svolgimento dell'attività imprenditoriale del padre Parte_1
Orbene, il marchio registrato dal sig. nel 1991 è divenuto inefficace a Parte_1
seguito del mancato rinnovo;
il sig. successivamente al mancato Parte_1
rinnovo, ha continuato ad utilizzare il marchio di fatto, pur se con una significativa interruzione ed infine, dopo la cessazione dell'attività di impresa, non utilizza più il suddetto marchio.
Ed invero, la tutela del marchio di fatto trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa non più esercitata dal preteso titolare.
Egli non è pertanto legittimato in senso sostanziale rispetto alle domande proposte in atto di citazione.
12 Quanto a non vi è prova che egli abbia mai usato il marchio Parte_2 denominativo prima della registrazione a suo nome nel 2016 e nel 2018; le Parte_4
fatture prodotte sub docc, 175, 176 e 177 e da lui emesse si riferiscono tutte al 2018.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono in ordine al difetto di prova del subentro di costui nell'azienda paterna, le domande proposte dalla parte attrice, con riferimento al marchio di fatto, risulterebbero, comunque, infondate, nel merito alla luce del preuso fatto valere da parte convenuta, che ha chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi registrati da per carenza del requisito Parte_2
della novità.
Tale ultima domanda è fondata, mentre sono infondate tutte le domande proposte dagli attori.
La lettera a) dell'art. 12, comma 1 cpi prevede che non possono essere oggetto di registrazione come marchi di impresa i segni che siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Il cit. art. 12 cpi dispone che l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso ed inoltre che l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.
Il secondo requisito di validità dei marchi, ossia quello della novità, che si affianca al requisito della capacità distintiva, viene meno in caso di preesistenza di marchi o di altri segni noti ai consumatori ed utilizzati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere.
La norma prevede che il segno precedente, per ostacolare la registrazione del marchio successivo, sia noto e non solo utilizzato, e che tale notorietà non abbia rilevanza meramente locale, essendo invece previsto che, qualora il marchio abbia raggiunto una notorietà meramente locale, il preutente abbia diritto a continuare ad utilizzare il segno ma solo nei limiti della diffusione locale
13 L'acquisto del diritto sul marchio di fatto dipende quindi non solo dall'utilizzo del segno, ma richiede anche che il segno abbia raggiunto una notorietà qualificata.
Il preutente deve conseguentemente provare non solo l'uso, ma anche che il proprio preuso ha determinato la notorietà generalizzata del proprio segno distintivo (marchio di fatto, denominazione o ragione social, ditta individuale) prima dell'uso da parte di altri.
Si deve trattare di un uso sistematico, non sporadico e tale da consentirne la conoscenza effettiva da parte del pubblico dei consumatori interessati, mediante commercializzazione dei prodotti o servizi.
La prova può essere offerta non solo documentalmente, tramite, ad esempio, la produzione di cataloghi e documentazione pubblicitaria, ma anche tramite prove testimoniali e indizi, purché dimostrino la rilevanza quantitativa o qualitativa del prodotto del servizio sul mercato, la durata della presenza e il suo ambito territoriale, facendo riferimento alle concrete modalità di diffusione del segno.
La società convenuta ha fornito piena prova di produrre sin dall'anno 2001 un vino che è stato immesso in commercio per la prima volta nel Parte_7
2003 con la denominazione ”. Parte_4
Si tratta di un vino pregiato, posto in vendita al prezzo di circa € 25,00 a bottiglia da 500 ml (50 euro al litro).
Come riferito dai testimoni, l'uva rimane ad appassire per 5-6 mesi e successivamente dopo la pigiatura trascorre un periodo di affinamento in botte di due anni.
Le circostanze testè riportate sono state confermate dal teste , Testimone_10
Responsabile della produzione di CP_1
A riprova del preuso costante nel tempo e territorialmente diffuso a livello nazionale, con notorietà generale e qualificata del marchio di fatto ” da parte di Parte_4 [...] sin dall'anno 2003, militano sia la testimonianza della teste Pt_5 Tes_11 responsabile dell'Ufficio amministrativo e Contabile di sia del teste CP_1 Tes_12
, impiegato amministrativo, sia la seguente produzione documentale:
[...]
• Foto bottiglie vino “ ” Parte_4
- doc. 10, 11 e 12: n. 3 foto raffiguranti le bottiglie del vino recioto L'EREMITA relative alle annate dal 2001 al 2017, conservate dalla società convenuta nel proprio archivio vinicolo.
14 Nell'anno 2014 il vino in parola non è stato prodotto a causa delle condizioni climatiche non favorevoli (cfr. testimonianza ); Tes_10
• Fatture di vendita in Italia del vino ” anni 2003 – 2020 Parte_4
- doc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Per ciascun anno sono state prodotte delle fatture, recanti l'espressa indicazione del vino “ , dalle Parte_4
quali si ricava che la commercializzazione è stata effettuata in molteplici regioni, con una vendita di qualche migliaio di bottiglie all'anno; la teste ha precisato che il vino in CP_1 questione è stato indicato con il codice “BR Rr 3” e che la commercializzazione avveniva in tutta Italia;
il teste consulente marketing esperto del settore vinicolo, ha Tes_13
dichiarato di aver contribuito a selezionare nel periodo di tempo compreso tra il 2000 e il
2020 i vini della società da inserire nel portfolio della società Partesa del CP_1
gruppo Heineken;
ha confermato che Partesa effettuava una distribuzione dei vini di compreso L' su tutto il territorio nazionale e negli ultimi anni nelle CP_1 Pt_4
regioni del Sud;

• Depliant pubblicitari della cantina Parte_8
71 contenenti anche la descrizione delle caratteristiche del vino L'Eremita
[...]
• Pubblicazioni e riconoscimenti al Vino “L'Eremita” nelle seguenti Guide del Vino
- doc. 31: “Enogea II serie – newsletter bimestrale indipendente dicembre 2005 – gennaio
2006”;
- doc. 32: “ nella guida 2007; Parte_9 Parte_10
- doc. 33: “I – Le ” negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, Parte_11 Parte_12
2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015.
- doc. 34: – Gambero Rosso”, per gli anni 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, Parte_11
2011, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.
- doc. 35: “Vitae – La Guida dei vini ( ” per i seguenti Controparte_8
anni: 2017, 2018, 2019, 2020;
- Slow wine – Storie di vita vigne vini in Italia” per gli anni 2011, 2013, 2015 e 2019;
- doc. 37 attribuzione di 90 punti al vino L'EREMITA del 2009 da parte della rivista “Wine
Spectator;
- docc. da 38 a 44 estratti archivi Internet di contenenti la pubblicità del vino CP_1
L'Eremita, circostanza confermata dalla teste CP_1
15 Inoltre, la società è stata presente dal 2008 a tutte le edizioni della Fiera CP_1
Vinitaly di Verona e dalle pose fotografiche dimesse sub docc. da 50 a 63 risulta esposto nello stand della società anche il vino come confermato dalla teste e dal Parte_4 CP_1
teste non essendo in tutte le pose fotografiche immediatamente intellegibile Tes_13
l'etichetta o l'anno di esposizione.
Per quanto riguarda i marchi di parte attrice, il riconoscimento del cd. preuso del marchio esige la prova della sua utilizzazione concreta, effettiva e continuata che, nella specie, avrebbe dovuto riguardare il periodo anteriore alla registrazione del marchio da parte di Parte_2
Orbene, non risulta prodotta alcuna documentazione che comprovi l'utilizzo da parte degli attori del marchio per un lasso di tempo assai considerevole di 8 anni dal Parte_4
2000 al 2008, proprio in concomitanza con l'inizio dell'utilizzo da parte della convenuta del marchio Parte_4
L'unico documento prodotto per gli anni 2006-2007, ossia il doc. 89, attesta l'acquisto da parte di Porsche di 180 confezioni regalo per le festività di Natale 2006, come confermato da Direttore Generale di Porsche Financial Services. Testimone_3
Le testimonianze assunte non consentono di supplire alla dedotta carenza documentale e di provare l'uso continuativo del marchio anche nel periodo dal 2001 (scadenza del marchio registrato nel 1994 e non rinnovato) al 2008.
Ed invero, quanto ai testimoni assunti avanti al Tribunale di Roma, a mezzo prova delegata, il teste ha dichiarato di aver cominciato ad acquistare lo Testimone_4
spumante prosecco di Conegliano e Valdobbiadene d.o.c.g. di produzione dei sig.ri Pt_1 intorno al 1998 e di essere un loro rivenditore all'ingrosso limitatamente alla Regione del
Lazio, specificando con riferimento al vino di aver acquistato nel 2008 due Parte_4
partite di tale vino e di averlo rivenduto ad società che in allora gestiva il CP_3
Ristorante degli Onorevoli Senatori sito presso Palazzo Madama;
inoltre, ha confermato un successivo acquisto di tale vino del 2009, poi rivenduto a Compass Group Italia SpA, con sede legale a Milano. Tuttavia, non vi è prova che per il periodo precedente al 2008, il teste avesse acquistato anche il vino in quanto i producono una moltitudine Parte_4 Pt_1 di spumanti, non solo a marchio ”, come si ricava dalle stesse fatture dimesse Parte_4
dagli attori con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.
16 Il secondo teste, TO Scaloni, ha dichiarato di aver comprato il vino dei “signori per poi rivenderlo nella propria enoteca in Roma, ma di non ricordare come si Pt_1
chiamasse, ricordava solo che era un prosecco, circostanza questa del tutto irrilevante alla luce dei molteplici vini prodotti e commercializzati dagli attori.
La teste , titolare dell'impresa Buosi Costruzioni srl, ha confermato Testimone_14 solo l'acquisto di 54 bottiglie nell'anno 1999.
Il teste , titolare dei ristoranti Il Gambero di Cortellazzo e il Porto, Tes_1
attualmente chiuso, nel rispondere affermativamente ai capitoli a), b), c), i) e k), ha confermato gli acquisti del vino per gli anni 1997, 1998, 2009 e 2012. Parte_4
Il teste , titolare del ristorante “Da Nicola” a Torre a Mare, presentato Testimone_5
dagli attori come il loro principale cliente, ha dichiarato di approvvigionarsi da oltre trenta anni da e che ordina ogni anno il vino l' molto apprezzato dai suoi clienti Pt_13 Pt_4
e confermato le fatture che gli sono state rammostrate, precisando che gli acquisti sono molti di più.
Tuttavia, tale unica testimonianza non consente di superare il deficit probatorio per il periodo di tempo 2000-2008.
Dal complesso delle prove raccolte risulta allora che nel 2001 non è stato rinnovato il marchio registrato a nome di e che tale marchio fino al 2008 Parte_4 Parte_1
non è più stato utilizzato nemmeno come marchio di fatto (ad eccezione di una sola vendita a fine 2006 come da fattura di data 25.1.2007 doc. 89 fasc. attore).
Successivamente a tale data, ha ripreso ad utilizzare tale marchio, con Parte_1
notorietà a livello non puramente locale.
L'uso non deve necessariamente essere effettuato in un ambito territoriale esteso, così escludendo una notorietà sull'intero territorio nazionale, ma è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto che la notorietà si riverberi ultra-localmente.
Nel caso, di specie l'uso è stato effettuato quantomeno nelle province di Treviso e
Venezia, Milano e Bari, nel Lazio. Essendo stato distribuito il vino a marchio Parte_4
degli attori in una pluralità di regioni, pur se con quantitativi non elevati, ritiene il Collegio che il marchio di fatto abbia acquisito una notorietà non puramente locale.
La convenuta ha, invece, utilizzato in via continuativa e in un ambito territoriale nazionale il proprio marchio di fatto a partire dal 2003. Parte_4
17 Quindi di fatto, parte attrice e parte convenuta, imprenditori in concorrenza tra loro, hanno utilizzato i loro marchi di fatto, obiettivamente confondibili, in ambito non meramente locale, tollerando per facta concludentia la reciproca attività per un prolungato periodo di tempo, fino a quando ha chiesto ed ottenuto la registrazione Parte_2
del marchio a suo esclusivo vantaggio.
Nel caso in cui i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso non meramente locale, siano due, il preuso dell'altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione e nessuno dei due preutenti può registrare il segno senza il consenso dell'altro
(cfr. Cass. civ. 2976 del 2020).
In sintesi, la domanda di registrazione n. TV1991C000139 del 10.06.1991 del marchio nazionale denominativo ” deve essere dichiarata inefficace per mancata Parte_4
rinnovazione.
La domanda di nullità degli altri due marchi registrati da è fondata e Parte_2 va accolta stante la violazione compiuta dall'attore del disposto di cui all'art. 12 lett. a)
c.p.i.
In tema di invalidità di un marchio, l'art. 25, primo comma, lett. a) c.p.i. stabilisce che:
“Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12.
Viene pertanto accertata la nullità del marchio nazionale denominativo “L'EREMITA” di cui alla domanda di registrazione n. 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di
Nizza e di cui alla domanda di registrazione n. 302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018 con riguardo ai prodotti della classe 33 della classificazione di Nizza.
La convenuta conserva Controparte_1 il diritto di continuare ad usare il marchio di fatto ” per contraddistinguere il Parte_4
proprio prodotto vino, nei limiti del preuso effettivo esercitato e conseguentemente tale uso non integra concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 cc.
Parte attrice ha fatto valere la concorrenza sleale confusoria anche sotto il profilo dell'asserita rassomiglianza tra le due etichette.
18 Dall'esame delle pose fotografiche delle due bottiglie contenute a pag. 27 della comparsa di costituzione e risposta non emerge alcun profilo di confondibilità.
L'etichetta della bottiglia di parte attrice è di colore bianco, il marchio è di colore nero e in carattere corsivo, nella parte centrale è raffigurato un paesaggio con modalità stilistiche tradizionali, quasi rurali, e nella parte bassa è chiaramente indicata la denominazione dell'asserito produttore: “Derio – I” Parte_14
L'etichetta è di colore nero, il marchio è di colore rosso ed è in carattere Parte_5
stampatello, nella zona centrale è raffigurata l'immagine stilizzata di una casa con una pianta d'ulivo; nella zona bassa è chiaramente indicata la denominazione dell'azienda
[...]
. Pt_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile, complessità media e con aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/14, in ragione dei collegamenti ipertestuali effettuati da parte convenuta con riguardo ai documenti depositati.



P.Q.M.


Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1
e , in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_2
denominata Parte_3 Parte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
ed iscritta al n. 1498/20 R.G., ogni diversa eccezione, Controparte_1 CP_1
domanda ed istanza disattesa:
- Rigetta le domande di parte attrice;

- Dichiara inefficace per mancata rinnovazione la domanda di registrazione del marchio denominativo L'EREMITA n. TV1991C000139 del 10.06.1991 depositata da successivamente registrato in data 30.09.1994 con n. reg. Parte_1
0000632385;
- Dichiara nulle le domande di registrazione depositate da del Parte_2 marchio denominativo L'EREMITA n. 302016000078076 del 26.07.2016 successivamente registrato in data 04.01.2018 con riguardo ai prodotti della classe
19 33 della classificazione di Nizza e n. 302018000000818 del 08.01.2018 successivamente registrato in data 22.10.2018;
- ordina l'annotazione della presente sentenza nell'apposito Registro a cura dell' Controparte_7
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.075,00 per anticipazioni, €
13.666,90 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 10 luglio 2024
Il Presidente est. dott.ssa Chiara Campagner
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