REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott.ssa Lisa Micochero Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 827/2022 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 30.4.2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, , con sede in Parte_1 Parte_2
Arcugnano (VI), Via A. Rossi n. 26, C.F. ; P.IVA_1
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_3
Via Spianzana n. 14/16, C.F. , C.F._1 rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Broglio e R. Bognolo, attori in riassunzione/appellati/attrice e intervenuto in primo grado
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. CP_1
, con sede in Mussolente (VI), Via del Commercio n. 7/c; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_2
, con sede in Mussolente (VI), Via del Commercio n. 7/c, P.IVA_3 rappresentate e difese dagli avv.ti S. Francini e G. Piovesana, convenute in riassunzione/appellanti-convenute in primo grado avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 3339/22, dep. il 3.2.2022, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1364/17 della Corte
d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, formulando il seguente principio di diritto: «La nullità parziale del brevetto oggi prevista dall'art.
1 76, comma 2, c.p.i., che provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione, è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente (nella fattispecie: per carenza di altezza inventiva), laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica». causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite, come precisate nelle note sostitutive dell'udienza di p.c. del 2.5.2024 tempestivamente depositate in pct:
➢ conclusioni di parte attrice in riassunzione ( ): Controparte_3
“Nel merito: dato atto di quanto statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 3339-22 dep. il 3 febbraio 2022, ed applicato alla fattispecie il principio di diritto ivi enunciato, voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza respinta, accogliere le domande di seguito formulate (in conformità a quelle inizialmente introdotte): 1.
Ritenuta la validità del brevetto italiano per invenzione industriale n. 01289087 depositato in data 13.3.1996 e concesso in data 25.9.1998 dal titolo “Macchina diamantatrice, in particolare per effettuare lavorazioni su oggetti filiformi” di cui
l'attrice è titolare, dandosi atto, in applicazione del principio di diritto statuito dalla
S.C. con l'ordinanza n. 3339/22, della parziale nullità ex art. 76, comma II, c.p.i., della rivendicazione indipendente;
effettuato ogni necessario accertamento, ferme le già acquisite risultanze delle C.T.U. disposte in primo grado;

2. Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione ed utilizzazione, da parte delle convenute e delle CP_1 Controparte_2 macchine diamantatrici per la lavorazione di oggetti filiformi di cui è causa costituiscono violazione del brevetto per invenzione industriale n. 01289087 dal titolo
“Macchina diamantatrice, in particolare per effettuare lavorazioni su oggetti filiformi” di cui l'attrice è titolare e, quindi, dei diritti esclusivi della società 3. Dichiarare Pt_1 inoltre le convenute responsabili di attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3
c.c. nei confronti dell'attrice.

4. Inibire conseguentemente alle convenute qualsivoglia reiterazione degli illeciti summenzionati, in ogni loro forma e manifestazione. 5.
Ordinare l'assegnazione in proprietà all'attrice o, in subordine, il ritiro dal commercio
e la distruzione a spese e cura delle convenute entro termine prefiggendo delle macchine di cui è causa realizzate in violazione dei diritti esclusivi dell'attrice, di ogni loro componente ed accessorio, nonché di tutto il relativo materiale pubblicitario e
2 promozionale.

6. Condannare le convenute al risarcimento in via solidale dei danni tutti patiti e patiendi dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale, nella misura già liquidata dalla sentenza n. 2988/2015 del Tribunale e comunque secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno, anche in via equitativa. 7.
Fissare una penale a carico delle convenute, ex art. 124 c.p.i., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti e per ogni violazione successivamente constatata, nella misura già determinata dal Tribunale con la sentenza n. 2988/2015. 8. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” e su di una rivista a scelta dell'attrice e ciò in caratteri doppi del normale ed in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, a spese delle convenute ed a cura dell'attrice con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso dietro presentazioni delle relative fatture. 9.
Condannarsi le convenute in riassunzione all'integrale rifusione delle spese di lite e peritali della procedura di descrizione, dei giudizi di primo e secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio. 10. Disporsi l'acquisizione dei fascicoli
d'ufficio dei seguenti procedimenti: - Proc. per descrizione - Tribunale di Venezia -
Sez. specializzata impresa n. 4187/09 R.G.; - Proc. di primo grado Tribunale di
Venezia – Sez. specializzata impresa n. 5867/09 R.G.; - Proc. di appello Corte
d'appello di Venezia - Sezione specializzata impresa n. 2744/15 R.G.”. 11.- Rigettarsi di ogni avversa domanda ed istanza, anche istruttoria, ivi comprese quelle attinenti alle CTU, risultando già esaustive le due CTU espletate in primo grado, rispettivamente in ordine alla validità del brevetto de quo e in ordine ai danni da risarcire, richiamando altresì le risultanze del proc. di descrizione iscritto sub n
4187/09 RG Tribunale di Venezia - Sez. Spec. Impresa, nonché le prove orali già acquisite;
senza accettazione del contraddittorio su domande nuove. 12.- Dichiararsi
l'inammissibiltà: - dell'avversa nuova produzione documentale sub doc. n 5
(costituita da e-mail con documentazione fotografica allegata attinente macchine
, per le ragioni già sinteticamente illustrate con le note scritte del 3/11/2022; Pt_1
- dell'avversa produzione sub doc. n. 4 (estratto di catalogo celebrativo dei 40 anni di attività di recante foto del macchinario “RA/2000”) per le ragioni già Pt_1 sinteticamente illustrate con le note scritte del 3/11/2022; - di ogni ulteriore avversa deduzione tendente ad importare nuovi temi d'indagine”;
➢ conclusioni di parte convenuta in riassunzione (Dymach S.r.l. – CP_2
:
[...]
3 “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, discostandosi dai contenuti della sentenza del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 2988 stesa il
24/10/2014, depositata il 16/09/2015, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito:

1. Accertarsi e dichiararsi la nullità del brevetto di cui è causa per carenza dei suoi requisiti di validità in ragione di quanto esposto.

2. Respingersi di conseguenza tutte le domande formulate dall'attore e dal terzo intervenuto in primo grado poiché infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto negli atti e documentato nel corso dei gradi di giudizio. 3.
In via gradata, accertata la nullità parziale del brevetto di cui è causa, respingersi le domande delle parti attrici/appellate non sussistendo la contraffazione ex adverso invocata.

4. In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi che il brevetto di cui è causa fosse ritenuto in tutto od in parte valido ed il prodotto TW1 interferente, respingersi la domanda di concorrenza sleale e le domande risarcitorie delle parti appellate. 5.
In via di ulteriore subordine, per la non creduta ipotesi che il brevetto avverso fosse ritenuto valido e contraffatto e parimenti sussistente la fattispecie di concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione, mandare indenne le qui esponenti da qualsiasi obbligo risarcitorio in ragione degli esiti e delle risultanze della CTU contabile, per quanto esposto in atti.

6. In via di estremo subordine, per l'ipotesi che il brevetto avverso fosse ritenuto valido e contraffatto e parimenti sussistente la fattispecie di concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione, condannare le qui esponenti al risarcimento del danno risultante in misura non superiore ad € 60.346,40. In via istruttoria - Si chiede il rinnovo della CTU tecnico/brevettuale perché sia accertata
l'invalidità del titolo di cui è causa, anche nella versione limitata, ed in ogni caso perché sia accertata la non interferenza con il brevetto del macchinario delle parti qui esponenti con esplicito riferimento a quella parte del brevetto che dovesse risultare valida e conforme ai precetti di cui agli artt. 52 e 79 c.p.i. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite, di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU e di
CTP”;
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con ricorso ex artt. 128 e 130 D.L.gs. 10.2.2005, n. 30, in data 19.5.2009 (R.G.
4187/2009) (società operante nel campo della progettazione, Parte_1 costruzione e commercializzazione di macchine per la lavorazione dei gioielli e delle pietre preziose, titolare del brevetto per invenzione industriale n. 01289087 [“IT
087”] depositato in data 13.3.1996, concesso in data 25.9.1998, dal titolo “Macchina
4 diamantatrice, in particolare per effettuare lavorazioni su oggetti filiformi”), premesso di avere realizzato sulla base degli insegnamenti del brevetto IT 087 una macchina denominata “VRT-05” e di essere venuta a conoscenza che le società CP_1
e producevano e commercializzavano una macchina diamantatrice Controparte_2 denominata “TW1” costituente indebita interferenza con l'ambito protettivo della summenzionata privativa, chiedeva di essere autorizzata ad eseguire la descrizione del suddetto macchinario, che veniva compiutamente illustrato al paragrafo 7 del ricorso. La richiesta descrizione veniva concessa in data 3 giugno 2009 ed eseguita in data 22 giugno 2009 presso la sede delle società e in CP_1 CP_2
Mussolente (VI).

2. All'esito dell'eseguita descrizione O.M.P.A.R., alla luce della documentazione acquisita in esecuzione del provvedimento di descrizione e del parere tecnico redatto dal C.T.U. nominato, ing. , con atto di citazione in data 26.6.2009, Per_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Parte_1 in Materia di Impresa, le predette società e chiedendo: CP_1 CP_2
a) che venisse accertato e dichiarato che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione ed utilizzazione, da parte delle stesse delle macchine diamantatrici per oggetti filiformi denominate “TW1”, costituiscono violazione del brevetto nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; Pt_1
b) che, di conseguenza, venisse alle stesse inibita qualsivoglia reiterazione degli illeciti, in ogni loro forma e manifestazione;

c) la condanna delle convenute al risarcimento in via solidale dei danni patiti e patiendi dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale, con la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza.

3. Con separate comparse depositate in data 9.11.2009, e si CP_1 CP_2 costituivano in giudizio proponendo, in via principale, domanda di nullità del titolo brevettuale azionato da Pt_1

4. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti dell'inventore , che Parte_3 interveniva nel giudizio ex art. 105 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle domande attoree.

5. L'istruttoria si svolgeva mediante C.T.U. brevettuale, C.T.U. contabile e assunzione delle prove orali. Nello specifico:
a) con ordinanza in data 29.7.2010, successiva allo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'istruttore, rilevato che le convenute non avevano espressamente contestato la denunciata contraffazione (che doveva pertanto ritenersi circostanza
5 pacifica in causa) ammetteva la richiesta C.T.U. brevettuale, limitando l'indagine tecnica alla verifica della validità del brevetto azionato in causa. Il C.T.U. rispondeva ai quesiti nei seguenti termini: i) sul primo quesito, attinente alla validità del titolo azionato: “il brevetto n. 1289087 è provvisto del requisito della novità e Pt_1 dell'attività inventiva: in particolare, risulta nuova, e non ovvia, una nuova rivendicazione indipendente ottenuta dalla combinazione della rivendicazione 1 e della rivendicazione 14 iniziali”; ii) sul secondo quesito attinente la domanda subordinata di conversione in modello di utilità: “il brevetto n. 1289087 è valido come invenzione e non come modello di utilità”;
b) con ordinanza in data 2.11.2012 il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (con i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, e ), che veniva assunta
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 all'udienza del 29.11.2012;
c) veniva di seguito disposta C.T.U. contabile volta alla quantificazione del danno risarcibile, con assegnazione del seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed esaminata presso le convenute la documentazione contabile di cui all'ordine di esibizione, e tenuto conto della disposta descrizione, determini il consulente il numero di prodotti oggetto della denunciata contraffazione che sono stati venduti, e il relativo prezzo di vendita nel lasso di tempo interessato dalla condotta denunciata fino al momento della prestazione del giuramento. Ricostruisca il consulente, quindi, il danno patito dall'attrice secondo il criterio della retroversione degli utili, indicando il margine di guadagno delle convenute e tenendo altresì conto, se si riveli necessario alla luce del numero di prodotti che risultino venduti dalle convenute, dei costi di produzione variabili attribuibili all'attrice”;
d) all'udienza del 12.12.2012, il giudice, su richiesta della difesa attorea, integrava il quesito con il seguente punto: “Determini, altresì il c.t.u. il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti, calcolati sulla differenza tra prezzo di listino e quello effettivo di vendita, come riportato nel doc. 19 e confermato dai testi assunti”;
e) il C.T.U. depositava la propria relazione così rispondendo ai quesiti: i) sul primo quesito, attinente alla quantificazione del numero di prodotti oggetto della denunciata contraffazione che sono stati venduti ed il relativo prezzo di vendita: “il numero di prodotti oggetto della denunciata contraffazione che sono stati venduti ed il relativo prezzo di vendita nel lasso di tempo interessato dalla condotta denunciata fino al momento della prestazione è stato così accertato (…) numero pezzi 5; ricavi di
6 vendita: € 127.800,00”; ii) sul secondo quesito, attinente alla quantificazione del danno secondo il criterio della retroversione degli utili, il C.T.U. ha proposto due soluzioni: A) con applicazione dei ricavi di vendita indicati nelle fatture: Utile in retroversione: - € 15.853,60; B) con applicazione, in luogo dei ricavi di vendita indicati nelle fatture, del presunto valore commerciale della macchina TW1: Utile in retroversione: € 60.346,40; iii) sul terzo quesito, attinente alla quantificazione del danno subito dall'attrice in conseguenza degli sconti che è stata costretta a riconoscere ai clienti: “il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti, calcolati sulla differenza tra prezzo di listino e quello effettivo di vendita, come riportato nel doc. 19 e confermato dai testi assunti è stato accertato in euro
515.321,20”.

6. La causa veniva decisa in primo grado con la sentenza n. 2988/2015, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, così statuiva: “1) accerta e dichiara che la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione delle macchine diamantatrici “TW1” da parte di e costituiscono CP_1 Controparte_2 violazione del brevetto per invenzione industriale n. 01289087 di titolarità di
2) accerta e dichiara che attraverso la condotta di cui al capo 1) Parte_1
e hanno posto in essere atti di concorrenza sleale ex CP_1 Controparte_2 art. 2598 n. 3) c.c.; 3) inibisce a e la reiterazione degli CP_1 Controparte_2 illeciti di cui ai capi 1) e 2); 4) ordina il ritiro dal commercio dei macchinari CP_1
e denominati “TW1”; 5) fissa la somma di euro 10.000,00 per
[...] Controparte_2 ogni violazione o inosservanza constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
6) condanna e a pagare a titolo CP_1 Controparte_2 di risarcimento del danno, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 515.321,20 oltre interessi legali dalla deliberazione della sentenza al saldo;

7) condanna e a rifondere, in solido tra loro, ad CP_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida, quanto alla fase di descrizione in euro Parte_1
170,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, quanto al giudizio di merito in euro 340,00 per anticipazioni ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
8) pone a carico di parte convenuta gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidati in separato decreto, nonché le spese di c.t.p. documentate in atti”. Nello specifico, a fondamento della decisione il Tribunale:
i) ha dato atto dell'esatto inquadramento della questione attinente alla validità del brevetto sia sotto il profilo della novità, che sotto quello della altezza Pt_1
7 inventiva, da parte del c.t.u. ing. , avendo l'ausiliare preso in considerazione Per_1
“le anteriorità opposte (v. doc. da D1 a D6), ritenendo che nessuna di esse contenesse tutte le caratteristiche descritte nella rivendicazione principale del brevetto;
Pt_1
ii) ha altresì rilevato che le conclusioni a cui era giunto il c.t.u. erano state dal medesimo confermate anche con l'esposizione di motivate argomentazioni a riscontro delle osservazioni svolte dai CC.TT.PP.;
iii) ha fatto proprio l'intero sviluppo argomentativo esposto dal C.T.U. nella
Relazione depositata il 21.6.2012; iv) ha dato atto delle critiche sviluppate dai nuovi difensori di e CP_1 CP_2 dichiarandone l'inammissibilità in quanto esposte per la prima volta in comparsa conclusionale in violazione del contraddittorio;

v) ha analizzato la conclusione formulata dal C.T.U. brevettuale secondo cui
“risulta nuova e non ovvia una nuova rivendicazione indipendente ottenuta dalla combinazione della rivendicazione 1 e della rivendicazione 14 iniziali”, sottolineando in proposito che prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 79 – comma III°
c.p.i. – il prevalente orientamento ammetteva la possibilità, non solo di interpretare il brevetto, ma anche di determinarne la portata, limitandola. (Trib. Venezia
16.2.2006; App. Milano 25.6.2002; Cass. 1.10.2008, n. 24388); vi) ha conclusivamente affermato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande fondate sulla contraffazione della privativa O.M.P.A.R., ritenuta adeguatamente dimostrata dall'attrice e non efficacemente contrastata, né contestata, dalle società convenute, tanto che sulla questione era stata ritenuta superflua, ex art. 115 c.p.c. ogni indagine tecnica;
vii) sulla domanda risarcitoria conseguente alla contestata condotta di concorrenza sleale ha dato atto del pacifico rapporto di concorrenzialità tra i soggetti coinvolti: viii) ha altresì accertato, sulla base di plurimi riscontri emersi dall'istruttoria orale
(ed in particolare dalla testimonianza resa da ), che il macchinario Testimone_1 denominato “TW1” era stato “realizzato” grazie alla collaborazione tecnica di tale
, che per circa trent'anni aveva operato quale dipendente e da ultimo Persona_2 quale collaboratore di per poi costituire la soc. di Pt_1 CP_4 Persona_2
e C., attraverso la quale aveva “collaborato” con le società e CP_1 CP_2 così da realizzare l'apparecchio oggetto di contraffazione. Reputata, quindi, conseguita la prova del fatto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3), c.c., posto che
“le conoscenze dell'ex-dipendente e collaboratore relative ad una valida privativa
8 industriale non potevano essere liberamente acquisite e sfruttate dalle odierne convenute al fine di realizzare un macchinario basato sui medesimi insegnamenti del brevetto in oggetto”, ha disposto l'inibitoria, assistita da penale, nonché il ritiro dal commercio dei macchinari prodotti in violazione della privativa;
ix) quanto alle domande risarcitorie, richiamate le allegazioni attoree attinenti agli effetti dell'attività promozionale posta in essere da e a causa CP_2 CP_1 della quale l'attrice si era trovata sostanzialmente costretta a praticare cospicui sconti alla clientela in precedenza contattata dalle concorrenti, ha richiamato e fatto proprie le risultanze della C.T.U. contabile e delle testimonianze (rese in particolare da
[...]
, , e ), in una con le Testimone_3 Testimone_2 CP_5 Testimone_4 risultanze documentali (in particolare doc. 13, 14, 15 a/h, 16 a/c, 19) che comprovavano la fondatezza dell'istanza risarcitoria attinente al lucro cessante in misura pari ad € 515.321,20, oltre accessori (in valori del 2015).

7. Con atto di citazione d'appello notificato in data 23.11.2015, le convenute e impugnavano la sentenza relativamente ai capi nei quali: CP_2 CP_1
i) la decisione aveva recepito e fatte proprie le risultanze della C.T.U. brevettuale, contestando la presenza di plurimi vizi e la conseguente nullità della sentenza che sulla base di detti riscontri aveva motivato il rigetto della domanda di nullità del brevetto Ompar;

ii) era stata accertata la contraffazione in violazione del brevetto;

iii) era stata accertata la commissione di fatti di concorrenza sleale in danno di
Pt_1 iv) era stato accertato e determinato il risarcimento del danno, nonostante: - la carenza di accertamento in punto di nesso causale;
- le incongruenze nei documenti e nelle prove orali offerte dall'attrice a sostegno dell'istanza risarcitoria;
- l'omessa valutazione di deduzioni e argomentazioni difensive, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Nel merito:

1. Accertarsi e dichiararsi la nullità del brevetto di cui è causa per carenza dei suoi requisiti di validità in ragione di quanto esposto con totale riformulazione della decisione sul punto.

2. Respingersi di conseguenza tutte le domande formulate dall'attore e dal terzo intervenuto in primo grado poiché infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto negli atti e documentato nel corso di entrambi i gradi di giudizio, revocando/riformulando i capi della sentenza di primo grado.

3. In via gradata accertarsi la nullità parziale del brevetto di cui è causa e conseguentemente respingersi le domande delle parti appellanti, disponendo di conseguenza per la revoca/riformulazione di tutti i relativi
9 capi della sentenza.

4. In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi che il brevetto di cui
è causa fosse ritenuto in tutto od in parte valido ed il prodotto TW1 interferente, respingersi la domanda di concorrenza sleale e le domande risarcitorie delle parti appellate e di conseguenza revocare/riformulare i capi della sentenza.

5. in via di ulteriore subordine, per la non creduta ipotesi che il brevetto avverso fosse ritenuto valido e contraffatto e parimenti sussistente la fattispecie di concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione, in parziale riforma della sentenza, mandare indenne le qui appellanti da qualsiasi obbligo risarcitorio in ragione degli esiti e delle risultanze della CTU contabile, per quanto qui esposto sul punto.

6. In via di estremo subordine, per l'ipotesi che il brevetto avverso fosse ritenuto valido e contraffatto e parimenti sussistente la fattispecie di concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione, in parziale riforma della sentenza, condannare le qui appellanti al risarcimento del danno risultante in misura non superiore ad € 60.346,4. In via istruttoria: - Si chiede il rinnovo della CTU tecnico/brevettuale perché sia accertata l'invalidità del titolo di cui è causa per come azionato, ed in ogni caso perché sia accertata la non interferenza con il brevetto del macchinario delle parti qui appellanti con esplicito riferimento a quella parte del brevetto che dovesse risultare valida e conforme ai precetti di cui agli artt. 52 e 79 c.p.i. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU e di CTP”.

8. Disposta con ordinanza in data 1.2.2016 l'inibitoria parziale della pronuncia relativamente alla condanna pecuniaria e limitatamente alla somma eccedente l'importo di complessivi € 70.000, la causa veniva decisa con la sentenza n.
1364/2017, con la quale la Corte d'Appello così provvedeva: “

1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la nullità del brevetto per invenzione industriale n. 01289087 di titolarità di rigetta tutte le domande Parte_1 proposte in primo grado da e dal sig. ;

2. Condanna la Parte_1 Parte_3 alla rifusione in favore delle parti appellanti delle spese del doppio grado, Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 15.000, nonché, quanto al presente grado, in complessivi € 13.560 per compensi e in € 3.866 per anticipazioni, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;

3. Spese del doppio grado compensate nei confronti di;

4. Pone definitivamente a carico di Parte_3 Pt_1 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado e quelle
[...] sostenute dalle appellanti per il pagamento della tassa di registrazione della sentenza appellata;

5. Manda al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficio Italiano brevetti e marchi”. Nello specifico, la Corte ha ricordato che il
10 consulente tecnico d'ufficio aveva concluso affermando che la combinazione delle caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 14 fosse nuova e non ovvia rispetto allo stato della tecnica menzionato nel brevetto opposto dalle convenute. In particolare, secondo il C.T.U., una nuova rivendicazione indipendente riformulata in modo da comprendere nella sua parte caratterizzante le attuali caratteristiche e), f) e g) della rivendicazione (indipendente) 1 e le caratteristiche aa) e bb) contenute nella rivendicazione (dipendente) 14 “sarebbe provvista dei requisiti della novità e dell'attività inventiva ai sensi degli artt. 46 e 48 c.p.i.”, con la conseguenza che
“sarebbero valide anche tutte le restanti rivendicazioni se rese dipendenti dalla suddetta nuova rivendicazione indipendente”. Ha osservato, inoltre, il giudice distrettuale che il brevetto, valido solo con le connotazioni sopra indicate, “verrebbe così ad assumere una delimitazione nuova e diversa, assurgendo la rivendicazione
14 a rivendicazione principale e indipendente, in combinazione con alcune delle caratteristiche della rivendicazione 1, e tutte le altre diciannove rivendicazioni diventerebbero dipendenti dalla combinazione delle rivendicazioni 1 e 14”. Ha quindi ritenuto che l'accorpamento delle rivendicazioni mutasse nettamente l'oggetto della protezione brevettuale. Ha inoltre negato che nella fattispecie potesse configurarsi una riduzione dell'ambito della protezione, venendo il brevetto ad assumere un profilo caratterizzante oggettivamente difforme da quello iniziale e più ampio di esso, avendo anche riguardo agli effetti su tutte le altre rivendicazioni.

9. La pronuncia di secondo grado veniva impugnata per cassazione da e Pt_1 dall'intervenuto con ricorso basato su cinque motivi, attinenti ai Parte_3 seguenti profili:
1) con il primo motivo di ricorso veniva denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, c.p.i.: vi si deduceva, in particolare, che il C.T.U. aveva ritenuto la rivendicazione dipendente 14 dotata di novità ed altezza inventiva,
e quindi brevettualmente valida;
secondo i ricorrenti, quindi, quella del consulente tecnico sarebbe “una valutazione di nullità parziale, in relazione alla quale opera l'art. 76, comma 2, c.p.i., a tenore del quale la nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto”;
2) con il secondo motivo veniva denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, c.p.i.: vi si deduceva, in particolare, che la conseguenza della corrispondente limitazione del brevetto, contemplata dalla norma citata, impone al giudice di dichiarare con sentenza la nullità parziale e di enunciare contestualmente quale sia la limitazione apportata al brevetto, il che significa specificare qual è, o quali
11 siano, la rivendicazione, o le rivendicazioni, che restano valide. Il giudice, in sintesi, risulterebbe svincolato dalla iniziativa della parte e la norma gli farebbe preciso obbligo di pronunciare la nullità parziale;

3) con il terzo motivo veniva, ancora, prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, c.p.i.: vi si deduceva, in particolare, che “se la rivendicazione principale è nulla, ma è valida la rivendicazione dipendente, l'effetto della nullità parziale è che nella rivendicazione dipendente non è più protetta la parte di essa già esistente e rivendicata, derivata dalla rivendicazione principale, mentre resta proteggibile solo quella che caratterizza la rivendicazione dipendente”. In sintesi, ci si troverebbe in presenza di una sola rivendicazione (quella dipendente, che incorpora, e continua ad incorporare, il contenuto di essa e della rivendicazione nulla). In tal senso non risulterebbe necessaria alcuna riscrittura delle rivendicazioni e il contenuto del brevetto non subirebbe mutazione;

4) con il quarto motivo veniva opposta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, e comma 1, lett. c), c.p.i.: la censura investiva l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui il contenuto della protezione brevettuale risulterebbe più ampio rispetto a quello della domanda iniziale. Si obiettava che la nullità di cui all'art. 76, comma 1, lett. c), cit., opera in relazione alla parte esorbitante la domanda iniziale, ed integra, quindi, un'ipotesi di nullità parziale;
si deduceva, inoltre, che “la presenza della fattispecie di cui alla norma in esame non è prevista come causa ostativa della declaratoria di nullità parziale in favore della declaratoria di nullità totale in contrasto con l'intero sistema brevettuale, orientato alla tutela e conservazione del brevetto”. Veniva infine spiegato che la rivendicazione dipendente aggiunge caratteristiche ulteriori a quelle dedotte nella rivendicazione da cui dipende e che tale aggiunta definisce ulteriormente l'oggetto brevettuale e quindi lo restringe;

5) con il quinto motivo veniva infine denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, e comma 1, lett. c), c.p.i., sul presupposto che la sentenza impugnata aveva interferito nella limitazione del brevetto escludendo dalla rivendicazione discendente dalla nullità parziale le caratteristiche a), b), c) e d) già facenti parte del preambolo della rivendicazione 1, così configurando un oggetto della rivendicazione diverso e più ampio di quello originariamente oggetto del brevetto e da quello che sarebbe risultato dalla applicazione della limitazione del brevetto disposta dall'art. 76, comma 2, c.p.i.
10. La Cassazione ha accolto il ricorso con ordinanza n. 3339/22, depositata il
3.2.2022, motivata sulla base delle seguenti considerazioni:
12 a) in base all'art. 76, comma 2 c.p.i., nel testo modificato dall'art. 39, co. 2,
D.L.gs. n. 131/2010, se le cause di nullità “colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto, e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, c.p.i. la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione”;
b) opera pertanto un principio di conservazione della privativa brevettuale, a motivo del quale si deve escludere che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità;
c) la fattispecie si configura, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, quando “la domanda di privativa cumuli un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge: in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per un'autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione (cfr. Cass. 4.9.1998, n. 8778; Cass. 23.3.2012, n.4739)” per cui, in sintesi, la nullità parziale è nullità delle singole rivendicazioni;

d) nella concreta fattispecie, pur essendo rimasta accertata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, l'assenza, nella rivendicazione 1 (principale e indipendente), del requisito dell'altezza inventiva, lo stesso C.T.U. ha comunque affermato come "la combinazione di caratteristiche della rivendicazione 1 e 14 sia nuova e non ovvia rispetto allo stato della tecnica menzionato nel brevetto ed opposto dalle convenute", per cui l'effetto conservativo viene raggiunto attraverso una nuova rivendicazione indipendente ricomprendente alcune caratteristiche, indicate come e),
f) e g), della rivendicazione 1, e le caratteristiche aa) e bb) della rivendicazione 14);
e) risulta pertanto fondato il rilievo della parte ricorrente, secondo cui, proprio in ragione dell'accertato difetto di attività inventiva, la parte caratterizzante della rivendicazione 1 (e cioè gli elementi che avrebbero dovuto definire l'invenzione) degrada a “tecnica nota” del brevetto, con la conseguenza che la rivendicazione 14
(comunque in sé tutelabile in ragione dell'accertata validità delle sue caratteristiche) può essere posta alla base del brevetto, incorporando come tecnica nota (quindi come sua parte precaratterizzante: espressione che designa, appunto, lo stato della tecnica riferita al trovato) quegli elementi della rivendicazione 1 che sono risultati privi di altezza inventiva;

13 f) non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente (quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14) possa mantenere la sua validità – con conseguente nullità solo parziale del brevetto – quando è nulla la rivendicazione principale. Non è corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui nella fattispecie muterebbe l'oggetto della protezione brevettuale. La nullità parziale del brevetto comporta, difatti, una semplice limitazione del brevetto (art. 76, comma 2, c.p.i.). Vero è che la limitazione, quando è domandata in giudizio attraverso la sottoposizione al giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto, quale inizialmente depositata, e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, c.p.i.), ma ciò vale per l'appunto a circoscrivere l'ambito di operatività della limitazione, ma non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l'oggetto della protezione. Non vi
è dubbio che nella circostanza la nullità parziale produca proprio il risultato di restringere tale oggetto, giacché il titolare del diritto di privativa vede tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14, la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 (degradata a stato della tecnica e quindi a parte precaratterizzante) definisce un trovato munito di una protezione meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto n. 01289087;
g) gli assunti trovano conferma nella giurisprudenza di merito che ha rilevato come lo spostamento di elementi dalla parte caratterizzante a quella precaratterizzante determini un corrispondente effetto limitativo dell'ambito di protezione dell'invenzione, tanto più accentuato quanto maggiori sono gli elementi così trasposti nella parte precaratterizzante, formulando all'esito il seguente principio di diritto: “La nullità parziale del brevetto oggi prevista dall'art. 76, comma 2, c.p.i., che provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione, è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente (nella fattispecie: per carenza di altezza inventiva), laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica”.
11. Con l'atto introduttivo del presente giudizio e hanno Parte_1 Parte_3 riassunto il processo reiterando le domande svolte nel primo grado, esclusa l'ipotesi
14 della nullità integrale del brevetto per le ragioni esposte dalla S.C. e tenuto conto del fatto che già il C.T.U. brevettuale aveva evidenziato la possibilità che il brevetto si reggesse su una rivendicazione costituita dalla combinazione tra la prima (ridotta al rango di tecnica nota) e la quattordicesima.
12. Costituendosi nella presente fase di rinvio, le convenute in riassunzione hanno censurato gli assunti attorei riproponendo le contestazioni svolte nel giudizio di gravame e chiedendo il rigetto delle domande.
13. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scriti conclusivi, la causa è stata rimessa sul ruolo per una nuova precisazione delle conclusioni avanti al Collegio tabellarmente competente in ragione del temporaneo esonero dal servizio di uno dei componenti del Collegio avanti al quale le conclusioni erano state inizialmente precisate, e quindi trattenuta in decisione e decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
A) Sulla contraffazione del brevetto.
A.1) Sulla validità parziale del brevetto dedotto in causa.
14. Gli attori ripropongono nel presente giudizio di rinvio la domanda di concorrenza sleale interferente proposta nel primo grado, ritenuta fondata dal Tribunale e per contro infondata dal giudice del gravame, con sentenza a sua volta cassata dall'ordinanza della S.C. a cui si fa seguito.
Considerato il “dictum” della Corte di Cassazione, riassunto nel trascritto principio di diritto, deve escludersi che il brevetto di riferimento (brevetto per invenzione industriale n. 01289087 in titolarità di possa ritenersi integralmente Parte_1 nullo – come viene invece sostenuto anche in questa sede di rinvio dalla difesa delle società convenute (v. il successivo punto 14.2) – essendolo in realtà solo parzialmente, con limitato riguardo alla rivendicazione n. 1 (intesa come rivendicazione indipendente nella sua integralità), in conformità al principio di conservazione della privativa brevettuale a motivo del quale si deve escludere che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità (e nella specie certamente li presentava, come rilevato dal C.T.U. fin dal giudizio di primo grado), tenuto conto che in base all'art. 76, comma 2, c.p.i., nel testo modificato dall'art. 39, co. 2, D.L.gs. n.
131/2010, se le cause di nullità “colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto
15 stesso e, nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, per il caso di espressa formalizzazione dell'istanza, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione”.
La fattispecie si configura, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, quando la domanda di privativa cumula un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge. In tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per un'autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione (cfr.
Cass. 4.9.1998, n. 8778; Cass. 23.3.2012, n. 4739).
Nel caso in esame, pur essendo rimasta accertata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio l'assenza, nella rivendicazione 1 (principale e indipendente), del requisito dell'altezza inventiva, lo stesso C.T.U. ha comunque rilevato come “la combinazione di caratteristiche della rivendicazione 1 e 14 sia nuova e non ovvia rispetto allo stato della tecnica menzionato nel brevetto ed opposto dalle convenute", per cui l'effetto conservativo viene raggiunto, secondo il consulente brevettuale, attraverso una nuova rivendicazione indipendente ricomprendente le caratteristiche e), f) e g) della rivendicazione 1) e le caratteristiche aa) e bb) della rivendicazione 14)”.
Risulta pertanto fondato il rilievo degli attori secondo cui, proprio in ragione dell'accertato difetto di attività inventiva, la parte caratterizzante della rivendicazione
1 (e cioè gli elementi che avrebbero dovuto definire l'invenzione) degrada a tecnica nota del brevetto, con la conseguenza che la rivendicazione 14 (comunque in sè tutelabile in ragione dell'accertata validità delle sue caratteristiche), può essere posta alla base del brevetto incorporando come tecnica nota, e quindi come sua parte precaratterizzante (espressione che designa, appunto, lo stato della tecnica riferita al trovato), quegli elementi della rivendicazione 1 che sono risultati privi di altezza inventiva, non esistendo alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente (quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14) possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. Non risulta, in particolare, corretta l'affermazione secondo cui nella fattispecie muterebbe l'oggetto della protezione brevettuale: la nullità parziale del brevetto comporta, infatti, una semplice limitazione del brevetto stesso (ex art. 76, comma 2, c.p.i.: “

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità
16 parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso”) e quindi della relativa protezione, giacchè il titolare del diritto di privativa vede tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14, la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 (degradata a stato della tecnica e quindi a parte precaratterizzante), definisce un trovato munito di una protezione valida, per quanto meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto n. 01289087.
Tali profili erano già stati considerati ed esposti dal C.T.U., e corrispondentemente valutati dal Tribunale, che ha solamente omesso di dare formalmente atto nel dispositivo della sentenza di tale situazione di nullità parziale del brevetto, pur rilevando la sussistenza delle relative premesse (v. sentenza di primo grado, pag. 6:
“(omissis) Con particolare riguardo poi alla conclusione cui è giunto il c.t.u. là dove afferma che “risulta nuova e non ovvia una nuova rivendicazione indipendente ottenuta dalla combinazione della rivendicazione 1 e della rivendicazione 14 iniziali” vale osservare che, precedentemente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 79, terzo comma, c.p.i., giurisprudenza e dottrina concordemente ritenevano possibile, non solo interpretare il brevetto, ma altresì definirne, limitandola, la sua portata (v. Trib. Venezia, 16.2.2006 in GADI 2007, 5082/5: “E' possibile che nel corso del giudizio si pervenga ad una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, ottenuta per esempio dalla rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario.”; App. Milano 25.6.2002 in GADI 2003: “In linea generale deve essere ammessa la facoltà di sottoporre al C.T.U. una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, che il C.T.U. e il Giudice possono fare propria, ottenendola per esempio dalla combinazione della rivendicazione principale con una
o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originale, allorché si pensi che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità”; Cass. 1.10.2008
n. 24388). In definitiva, ritenuta la validità del brevetto per invenzione azionato, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree fondate sulla contraffazione da parte delle convenute di tale privativa;
la contraffazione è stata da parte dell'attrice adeguatamente denunciata, descritta e dimostrata (v. ricorso per descrizione, atto di citazione, memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2, c.p.c.), mentre le convenute non hanno assolto al preciso onere di contestazione che sulle stesse incombeva ex art.115, secondo comma, c.p.c., sicché sul punto si è
17 correttamente ritenuta superflua ogni indagine di carattere tecnico”), sicchè la soluzione del caso da parte del Collegio in questa sede di rinvio non può essere diversa.
In altri termini, l'ambito di protezione riconosciuto valido dal C.T.U. e dalla sentenza di primo grado è quello che era già definito da una rivendicazione del brevetto azionato, e segnatamente dalla rivendicazione 14 in combinazione con le indicate caratteristiche della rivendicazione indipendente 1. Tanto risulta evidente dalla relazione del C.T.U. e dalle sue conclusioni, per cui l'ambito di protezione valido del brevetto deve intendersi delineato dalla rivendicazione indipendente ricomprendente le caratteristiche e), f) e g) della rivendicazione 1) e le caratteristiche aa) e bb) della rivendicazione 14).
E' appena il caso di aggiungere che da parte della titolare del brevetto non vi è stata
(e non vi è) alcuna necessità di chiedere, ex art. 79, co. 3, c.p.c., una riformulazione,
o una riscrittura delle rivendicazioni, in quanto le valutazioni del C.T.U. sono state basate su ciò che il brevetto azionato già conteneva nelle sue rivendicazioni e già esplicitamente prevedeva, in particolare tramite la dipendenza della rivendicazione
14 dalla rivendicazione 1, come appena detto. Si tratta, peraltro, di una questione già risolta in termini irrevocabili dalla S.C., che a fronte dell'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado secondo cui “L'art. 76, comma 3, CPI consente la conversione del brevetto nullo anche in corso di giudizio (in ogni stato e grado), purché sia richiesta dal titolare del brevetto stesso. Nella fattispecie in esame nessuna richiesta in tal senso è stata formulata dalla che neppure ha riproposto, Parte_1 in via subordinata, la domanda di accertamento dei requisiti di validità come modello di utilità”, ha statuito che “non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente (quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14) possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. Non appare, in particolare, corretta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui, nella fattispecie che qui interessa, muterebbe l'oggetto della protezione brevettuale.
La nullità parziale del brevetto comporta, difatti, come si è visto, una semplice limitazione del brevetto stesso (art. 76, comma 2, c.p.i.). Vero è che la limitazione, quando è domandata in giudizio attraverso la sottoposizione al giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto, quale inizialmente depositata, e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, c.p.i.):
18 ma ciò vale per l'appunto a circoscrivere l'ambito di operatività della limitazione, non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l'oggetto della protezione. E non vi è dubbio che nella circostanza la nullità parziale produrrebbe proprio il risultato di restringere tale oggetto, giacché il titolare del diritto di privativa vedrebbe tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14, la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 — degradata come si è visto, a stato della tecnica, e quindi a parte precaratterizzante —, definirebbe un trovato munito di una protezione meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto n. 01289087. A conferma di ciò è da rimarcare, in proposito, come la giurisprudenza di merito abbia già avuto modo di rilevare, a ragione, come lo spostamento di elementi dalla parte caratterizzante a quella precaratterizzante determini un corrispondente effetto limitativo dell'ambito di protezione dell'invenzione, tanto più accentato quanto maggiori sono gli elementi così trasposti nella parte precaratterizzante”.
Conclusivamente, considerato quanto rilevato e valutato dal C.T.U. – e cioè:
a) che “tutti i documenti da D1 a D6 posseggono gruppi di rettifica e/o di lucidatura atti ad eseguire lavorazioni su un oggetto filiforme ma nessuno di tali documenti possiede una fresa costituita da un disco circolare munito di almeno una punta diamantata ed atta ad effettuare una lavorazione di diamantatura (serie di intagli di varia forma con finitura speculare sulla superficie esterna dell'oggetto filiforme in lavorazione)”;
b) che “tutti i documenti presentano sistemi di controllo dei due movimenti di rotazione, ma nessuno utilizza un encoder né un dispositivo elettronico. Solo D1 utilizza un reostato, che è un dispositivo di regolazione di natura elettrica e non elettronica. Si osserva, infine, che nessuno dei documenti mostra che il mandrino dell'utensile abrasivo può ruotare attorno ad un asse perpendicolare all'asse dell'oggetto filiforme, come indicato nelle rivendicazioni 14 e 15 (caratteristiche aa), bb) e cc))” (v. relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 21 giugno
2012, pag. 38 e 39);
c) che “Poiché nessuna delle anteriorità citate dalle Convenute divulga esplicitamente o implicitamente tutte le caratteristiche della rivendicazione 1, questa rivendicazione è provvista del requisito della novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i..
Conseguentemente, anche le rivendicazioni dalla 1 alla 20, dipendenti direttamente o indirettamente dalla 1, sono anch'esse nuove” (ibidem, pag. 41);
19 d) che “nessuno dei documenti da D1 a D6 divulga o suggerisce benché minimamente l'oggetto della rivendicazione 14, in combinazione con le caratteristiche della rivendicazione 1 da cui dipende, ovvero le caratteristiche aa) e bb) secondo cui il mandrino che porta la fresa è montato girevolmente su una struttura di supporto girevole tale da consentire la rotazione del mandrino, e quindi della fresa, attorno ad un asse di rotazione disposto perpendicolarmente all'asse longitudinale dell'oggetto in lavorazione. Grazie a questa disposizione si risolve il problema tecnico oggettivo di realizzare tutte le diamantature possibili comprese tra quella longitudinale, con la fresa disposta lungo l'asse dell'oggetto filiforme, e quella trasversale, con la fresa disposta perpendicolarmente all'asse dell'oggetto in lavorazione” (ibidem, pagg. 44
e 45), deve concludersi nel senso della nullità (solo) parziale del brevetto oggetto di causa, che mantiene la sua validità ed efficacia con riferimento alla rivendicazione, provvista dei requisiti della novità e dell'altezza inventiva ai sensi degli articoli 46 e 48 c.p.i., costituita dalla combinazione delle caratteristiche e), f), g) della Rivendicazione n. 1
e di quelle aa) e bb) della rivendicazione n. 14. Conseguentemente restano valide anche tutte le restanti rivendicazioni siccome dipendenti dalla suddetta nuova rivendicazione indipendente.
15. Nonostante l'evidenza di tale inquadramento le società convenute insistono nel sostenere che il brevetto dovrebbe ritenersi comunque nullo “nella sua Pt_1 versione originaria” in quanto:
a) la C.T.U. risulterebbe inficiata da una serie di vizi di ordine metodologico, nonchè da violazione del principio del contraddittorio, tali da renderne necessaria la rinnovazione, o comunque l'integrazione;
b) non è mai stata formalizzata da alcuna istanza diretta all'ottenimento di Pt_1 una nuova rivendicazione indipendente secondo quanto ipotizzato dallo stesso C.T.U.
Si tratta di argomenti infondati, dovendo nello specifico osservarsi: sub a), che non possono seriamente imputarsi al C.T.U. errori nell'impostazione metodologica, avendo l'ausiliario fatto correttamente ricorso al noto e diffusamente applicato “approccio problema-soluzione” che deriva dalla giurisprudenza dell'Ufficio
Brevetti Europeo ed è stato ammesso anche dalla giurisprudenza italiana, vale a dire: determinazione del problema tecnico oggettivo;
individuazione dello stato della tecnica più prossimo;
definizione della persona esperta del ramo;
e valutazione se, partendo dallo stato della tecnica più prossimo, la soluzione rivendicata al problema tecnico oggettivo potesse essere ottenuta in modo ovvio dalla persona esperta del
20 ramo. Nel contesto di tale valutazione, il C.T.U. ha identificato le caratteristiche della rivendicazione 1 presenti nello stato della tecnica più prossimo, identificate in quelle del preambolo della rivendicazione 1, cioè le caratteristiche denotate come a), b), c),
d) a pagina 18 e nella tabella di pagina 39.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla pretesa violazione del principio del contraddittorio che sarebbe risultato compresso per non aver potuto prendere adeguata posizione su alcune questioni tecniche definite dalla consulenza tecnica brevettuale. Il C.T.U., infatti, non ha trascurato, ma anzi diffusamente trattato tutte le questioni che si assumono fondate sul richiamato doc. 4, osservando (a pag. 51/59 dell'elaborato) che: “le affermazioni del c.t.p. delle convenute circa il montaggio girevole del mandrino delle macchine RA 2000 ed RA Fantasy attorno all'asse Y non possono essere dedotte direttamente ed inequivocabilmente da nessuno dei nuovi documenti prodotti”, “inoltre, che lo stesso c.t.p. delle convenute riconosce che una nuova rivendicazione indipendente ottenuta dalla combinazione delle rivendicazioni
1 e 14 è nuova. Per quanto riguarda il requisito dell'attività inventiva della suddetta nuova rivendicazione indipendente lo scrivente non può condividere l'opinione del
c.t.p. delle convenute e ritiene invece accettabile il ragionamento del c.t.p. dell'attrice in quanto nessuna delle macchine R.A. 2000 ed R.A. Fantasy presenta un mandrino capace di ruotare oltre che attorno al proprio asse anche attorno all'asse longitudinale dell'oggetto in lavorazione. Pertanto una persona esperta del ramo non avrebbe trovato in nessuna delle suddette macchine anteriori un suggerimento a Pt_1 modificare lo stato della tecnica riconosciuto nel brevetto in esame – ovvero un gruppo di diamantatura con un mandrino motorizzato portante una fresa diamantata, un gruppo di alimentazione e un gruppo di raccolta disposti rispettivamente a monte
e a valle del gruppo di diamantatura ecc. in modo da pervenire alla combinazione di caratteristiche definite nelle rivendicazioni 1 e 14. Ne consegue che anche alla luce dei nuovi documenti prodotti dal c.t.p. delle convenute, nell'ipotesi cioè di completa ammissibilità formale degli stessi, lo scrivente non può far altro che confermare la propria opinione di validità del brevetto oggetto di causa, sia sotto il profilo della novità che dell'attività inventiva”. Nè hanno apprezzabile rilevanza le deduzioni fondate sul documento 5 di p.c. costituito da una mail apparentemente inviata da
(ex-dipendente in data 7.9.2022. In disparte l'inammissibilità Persona_2 Pt_1
(per evidente tardività) della relativa produzione, ne va esclusa la rilevanza alla luce di quanto diffusamente illustrato dal C.T.U. circa il limite della macchina Ompar
21 RA/2000, che, pertanto, non può rappresentare, rispetto alla rivendicazione tutelabile, alcuna anteriorità validamente opponibile;
sub b), che si tratta di una questione inammissibile – in quanto già risolta in termini irrevocabili dalla S.C. affermando che: “non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente
(quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14) possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. Non appare in particolare corretta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui, nella fattispecie che qui interessa, muterebbe l'oggetto della protezione brevettuale. La nullità parziale del brevetto comporta, difatti, come si è visto, una semplice limitazione del brevetto stesso (art. 76, comma 2, c.p.i.). Vero è che la limitazione, quando è domandata in giudizio attraverso la sottoposizione al giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto, quale inizialmente depositata, e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, c.p.i.): ma ciò vale per l'appunto a circoscrivere l'ambito di operatività della limitazione, non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l'oggetto della protezione. E non vi è dubbio che nella circostanza la nullità parziale produrrebbe proprio il risultato di restringere tale oggetto, giacchè il titolare del diritto di privativa vedrebbe tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14: la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 – degradata come si è visto,
a stato della tecnica, e quindi a parte precaratterizzante -, definirebbe un trovato munito di una protezione meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto n.
01289087” – e comunque infondata alla luce del chiaro disposto normativo per cui:
“se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione”; “in un giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice in ogni stato e grado del giudizio una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”, che rende nella fattispecie superfluaa la riformulazione/riscrittura delle rivendicazioni, atteso che tutte le valutazioni del C.T.U. sono basate esclusivamente su ciò che il brevetto azionato già conteneva nelle sue rivendicazioni e già
22 esplicitamente prevedeva (in particolare, tramite la dipendenza della rivendicazione
14 dalla rivendicazione 1).
A.2) La prova della avvenuta contraffazione del brevetto da parte delle società convenute.
16. Ciò posto, ritenuta la validità del brevetto per invenzione azionato in causa da sia pure con le indicate limitazioni, devono ritenersi provati anche i Parte_1 presupposti per l'accoglimento delle domande attoree fondate sulla contraffazione da parte delle società convenute di tale privativa: invero, la contraffazione è stata dall'attrice adeguatamente denunciata, descritta e dimostrata (v. ricorso per descrizione, atto di citazione, memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 e 2, c.p.c.), mentre le convenute non hanno assolto al preciso onere di contestazione che sulle medesime incombeva ex art. 115, co. 1, seconda parte, c.p.c., sicché sul punto deve ritenersi superflua ogni indagine di carattere tecnico.
Nello specifico, negli atti introduttivi della fase cautelare e del giudizio di merito di primo grado, ha espressamente allegato i seguenti fatti costitutivi della Pt_1 propria pretesa:
a) nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha fatto espresso richiamo alla precisa descrizione tecnica contenuta nel verbale redatto con l'assistenza dell'ing.
in occasione dello svolgimento della descrizione giudiziale. Con tale atto ha Per_1 espressamente chiesto di “Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione ed utilizzazione, da parte delle convenute e delle macchine diamantatrici per la lavorazione di CP_1 Controparte_2 oggetti filiformi di cui è causa, costituiscono violazione del brevetto per invenzione industriale n. 01289087 dal titolo “Macchina diamantatrice, in particolare per effettuare lavorazioni su oggetti filiformi” di cui l'attrice è titolare e, quindi, dei diritti esclusivi della società ; Pt_1
b) nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e segnatamente nel paragrafo 2, rubricato: “Sulla validità del brevetto attoreo e sulla contraffazione da parte delle convenute”) ha rilevato come la controparte non avesse sviluppato alcuna

contro

- argomentazione in tema di contraffazione e che “Risulta quindi difficile contestare
“nel merito” delle argomentazioni che in realtà non sono state neppure formulate”;
c) nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha evidenziato che pur avendo parte attrice già adempiuto al proprio onere probatorio, la C.T.U. venisse richiesta al solo fine di sgomberare il campo da ogni ipotetico – ancorchè inesistente – dubbio in merito alla sussistenza della contraffazione, di talchè appariva ovvio che tale
23 consulenza avrebbe avuto esclusivamente valore di “conferma” della già dimostrata contraffazione.
A fronte di tali specifiche allegazioni, le società convenute non hanno contestato espressamente e specificamente la sussistenza della contraffazione denunciata da non sollevando e svolgendo alcuna eccezione nei confronti dell'ordinanza in Pt_1 data 29.7.2010 che aveva espressamente escluso dal processo il tema dell'accertamento dell'attività contraffattrice siccome questione incontestata. Va quindi confermata l'affermazione già fatta dal Tribunale secondo cui: “In definitiva, ritenuta la validità del brevetto per invenzione azionato, sussistono i presupposti per
l'accoglimento delle domande attoree fondate sulla contraffazione da parte delle convenute di tale privativa;
la contraffazione è stata da parte dell'attrice adeguatamente denunciata, descritta e dimostrata (v. ricorso per descrizione, atto di citazione, memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 e 2 c.p.c.,) mentre le convenute non hanno assolto al preciso onere di contestazione che sulle stesse incombeva ex art. 115 secondo comma c.p.c., sicché sul punto si è correttamente ritenuta superflua ogni indagine di carattere tecnico”.
Sussistono in ogni caso chiari riscontri che confermano la sussistenza della contestata contraffazione: come risulta dalla C.T.U., oltreché dalla copia del brevetto azionato, la rivendicazione 14 reca testualmente: “macchina diamantatrice secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detto mandrino (6) portante detta fresa
(7) è montato girevolmente su detta struttura di supporto girevole(32), potendo ruotare attorno ad un asse di orientazione (Y) disposto perpendicolarmente a detto asse longitudinale (X) di detto oggetto filiforme (8)”. Come già detto, il C.T.U. ha diffusamente motivato sulla validità quale invenzione brevettata della rivendicazione
14 in combinazione alla rivendicazione 1, ritenendo che: “nessuno dei documenti da
D1 a D6 suggerisce benché minimamente l'oggetto della rivendicazione 14, in combinazione con le caratteristiche della rivendicazione 1 da cui dipende, ovvero le caratteristiche aa) e bb) secondo cui il mandrino che porta la fresa è montato girevolmente su una struttura di supporto girevole tale da consentire la rotazione del mandrino e quindi della fresa attorno ad un asse di orientazione disposto perpendicolarmente all'asse longitudinale dell'oggetto in lavorazione”, ed ancora, che
è proprio grazie a questo accorgimento che “si risolve il problema tecnico oggettivo di realizzare tutte le diamantature possibili comprese tra quella longitudinale con la fresa disposta lungo l'asse dell'oggetto filiforme e quella trasversale con la fresa disposta perpendicolarmente all'asse dell'oggetto di lavorazione”.
24 Tali evidenze vanno raffrontate con la descrizione della macchina “TW1” di CP_1 contenute nel depliant illustrativo sub doc n. 7 allegato al ricorso per descrizione:
“diamantatrice automatica per tubo, filo e catene con sezione rotonda.
Apparecchiatura a controllo elettronico per diamantare tubo, filo e catena a sezione rotonda in modo continuo e alternato. Equipaggiata di elettromandrino con portautensile orizzontale e predisposta per l'opzionale dispositivo verticale entrambi con velocità variabile ed installati su un meccanismo rotante attorno al prodotto da decorare. Traino per filo e catena con spartitore a passo variabile”; caratteristiche che risultano ancora più approfonditamente esposte e analizzate dal verbale di descrizione del 22 giugno 2009.
Risulta evidente da tali riscontri che la descrizione del depliant illustrativo della macchina TW1 pone l'accento proprio sulla tecnologia oggetto della rivendicazione 14 del brevetto che, in combinazione con la rivendicazione 1, come accertato Pt_1 dal C.T.U., ha per la prima volta determinato la soluzione del già indicato problema tecnico oggettivo.
Va infine valorizzato il dato secondo cui alcuni clienti, ottenuta l'offerta della macchina
“TW1”, si siano poi rivolti ad per ottenere preventivi della corrispondente Pt_1 macchina da questa prodotta, il che lascia presumere che le due macchine fossero sostanzialmente equivalenti, ossia che la gamma delle lavorazioni operabili dall'una fosse tecnicamente possibile anche con l'altra e quindi che la macchina denominata
TW1 costituisca la pressoché integrale copia della corrispondente macchina Pt_1 munita delle componenti caratterizzanti la privativa tutelabile anche a seguito dell'accertata parziale nullità.
B) Sulla concorrenza sleale.
17. Pacifico essendo il rapporto di concorrenzialità tra i soggetti coinvolti (tutte imprese operanti nel campo della produzione e commercializzazione di macchine per la lavorazione dei gioielli e delle pietre preziose) e adeguatamente provata, per quanto detto, la contraffazione da parte delle convenute del brevetto di invenzione industriale di l'istruttoria ha altresì consentito di accertare che il macchinario Pt_1 in contraffazione, denominato “TW1”, è stato realizzato dalle società convenute avvalendosi della collaborazione tecnica di tale (il quale, per un Persona_2 trentennio, era stato, dapprima dipendente, e poi collaboratore, di e che da Pt_1 tale collaborazione è derivato un effettivo vantaggio a favore delle stesse, con i conseguenti gravi pregiudizi patiti da Pt_1
25 In particolare, il teste , sentito all'udienza del 26 novembre 2012, Testimone_1 ha confermato che aveva lavorato alle dipendenze di dal 1982 Persona_2 Pt_1 al 1998 (v. anche doc. 18 fascicolo di parte attrice), occupandosi della progettazione tecnica dei macchinari, rivestendo l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, e che fu proprio il ad occuparsi della progettazione meccanica del macchinario Per_2 Pt_1 denominato “VRT-05”, realizzato sulla base degli insegnamenti di cui al brevetto azionato, antesignano del macchinario “VRT-10”. Cessata la collaborazione con il aveva quindi costituito una propria società di consulenza in materia Pt_1 Per_2 di progettazione di macchinari, specificamente nel settore oreficeria (
[...]
, e per il tramite di questa aveva dato avvio a una collaborazione Controparte_6 con le società convenute, che aveva condotto alla realizzazione del macchinario in contraffazione. Sempre il teste ha poi dichiarato di avere visto il Tes_1 macchinario “TW1” esposto alla Fiera Internazionale di Gioielleria denominata “Basel
World 2009”, allestito e predisposto per le lavorazioni, evidente copia del macchinario realizzato sulla base della privativa, come da dichiarazione dello stesso Pt_1 Tes_1
prodotta sub doc. 8 (pare superfluo rilevare che le conoscenze dell'ex
[...] dipendente e collaboratore relative ad una valida privativa Parte_4 industriale non potessero essere liberamente acquisite e sfruttate dalle odierne convenute al fine di realizzare un macchinario basato sui medesimi insegnamenti del brevetto in oggetto).
La prima attività di concorrenza sleale accertata deriva direttamente dalla violazione delle norme in tema di tutela dei titoli di proprietà industriale.
A tale proposito è sufficiente richiamare quanto già detto in tema di contraffazione del brevetto ricordando che la contraffazione di un brevetto posta in essere, Pt_1 come nel caso di specie, da un imprenditore concorrente costituisce ex art. 2598, n.
3, c.c. attività di concorrenza sleale c.d. “dipendente”.
Quanto allo specifico tema riguardante l'attività svolta dal , non trova Per_2 fondamento l'assunto secondo cui la collaborazione tra questi e le società convenute non sarebbe mai stata dimostrata nel corso del giudizio di primo grado e che pertanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la concorrenza sleale pur in mancanza di alcuna prova del summenzionato rapporto, né aver indicato il percorso logico seguito per giungere a tale conclusione. E' invero pacifico che nel giudizio di primo grado le convenute non abbiano mai messo in dubbio che il avesse Per_2 effettivamente prestato la sua collaborazione a loro favore – con la conseguenza che anche tale fatto può dirsi acquisito per mancata contestazione ai sensi del già
26 richiamato art. 115 c.p.c. – e abbiano, anzi, ammesso la circostanza fin dalla comparsa di risposta di primo grado (pag. 6 , dove si legge: “Lo stesso CP_2
fondava l'anno successivo e precisamente nell'anno 1999 una società di Per_2 consulenza tecnica e di progettazione collaborando in piena libertà e senza esclusiva con la società la quale, nella primavera del 2006 poneva termine alla Parte_1 collaborazione per ristrutturazione aziendale. Successivamente quest'ultimo a seguito di molte offerte pervenute da altre società accettava una proposta di collaborazione con la ditta nel dicembre 2007 tuttora in corso”. CP_2
Risultano, infine, infondate le contestazioni delle convenute-appellanti secondo cui non sarebbe possibile desumere in quale maniera le convenute sarebbero state avvantaggiate dalla collaborazione prestata a loro favore dal nello sviluppo del Per_2 macchinario dichiarato in contraffazione. E' invero pacifico, sul tema, il rilievo che l'ex-dipendente e l'impresa concorrente che a qualsiasi titolo si avvalga della sua professionalità debbano operare in conformità alle disposizioni dell'art. 2598 c.c., vale a dire che il dipendente è tenuto ad astenersi dall'utilizzare a favore del nuovo datore di lavoro quelle conoscenze e informazioni che vanno oltre il suo personale bagaglio di conoscenze professionali, trattandosi di informazioni che appartengono alla vita interna dell'azienda con cui precedentemente egli collaborava. Allo stesso tempo l'azienda concorrente che si avvale delle (identiche) prestazioni di un ex dipendente di un concorrente non può, senza violare il disposto dell'art. 2598 c.c., avvalersi delle informazioni e conoscenze in tal modo acquisite.
In definitiva, va affermato e dichiarato che la società convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598, n. 3), c.c..
Conseguentemente, a seguito dell'accertamento dell'attività contraffattiva e di concorrenza sleale, va inibita alle società convenute la prosecuzione delle violazioni e degli illeciti sopra descritti, come meglio specificato in dispositivo.
Va inoltre disposto il ritiro dal commercio dei macchinari in contraffazione, di ogni loro componente ed accessorio, nonché di tutto il relativo materiale pubblicitario e promozionale.
Appare infine opportuno affiancare all'inibitoria e all'ordine di ritiro della merce, la previsione di una penale di euro 10.000,00 per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione, quale strumento idoneo a contenere le conseguenze della condotta posta in essere e a presidiare l'efficacia del provvedimento.
C) Sul risarcimento del danno.
27 18. Ai fini del risarcimento del danno, ex art. 125 c.p.i., parte attrice ha chiesto che, previa esibizione dei libri contabili, nonché di tutte le scritture contabili e le fatture riguardanti i prodotti in contraffazione emesse a far data dal 1.6.2009 (e quindi non acquisite in esecuzione della descrizione), la quantificazione del danno tenga conto del numero di macchinari in contraffazione venduti da e CP_2
e del relativo margine di ricavo. CP_1 ha altresì chiesto che si tenga conto di tutti i danni provocati dall'attività Pt_1 promozionale di e più precisamente, ha allegato – circostanza CP_2 CP_1 che ha trovato riscontro oltre che nei documenti prodotti anche in sede di escussione testimoniale – di essere stata messa nella condizione, a causa dell'illecita attività concorrenziale delle convenute, di concedere ai potenziali acquirenti, in molti casi precedentemente contattati dalle predette, generosi sconti al fine di ottenere la conclusione del contratto.
Allo scopo di quantificare il risarcimento del danno patito dall'attrice è stata disposta in primo grado consulenza tecnica d'ufficio con assegnazione al C.T.U. nominato, dott. , del seguente quesito (da ritenersi tuttora attuale in difetto di Persona_3 contrarie o ulteriori evidenze, non adeguatamente fornite da alcuna delle parti): “Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed esaminata presso la convenuta la documentazione contabile di cui all'ordine di esibizione e tenuto conto della disposta descrizione, determini il consulente il numero di prodotti oggetto della denunciata contraffazione che sono stati venduti ed il relativo prezzo di vendita nel lasso di tempo interessato dalla condotta denunciata fino al momento della prestazione del giuramento;
ricostruisca il consulente, quindi, il danno patito dall'attrice secondo il criterio della retroversione degli utili, indicando il margine di guadagno della convenuta e tenendo altresì conto, se si riveli necessario alla luce del numero di prodotti che risultino venduti dalla convenuta, dei costi di produzione variabili attribuibili all'attrice; determini altresì il c.t.u. il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti, calcolati sulla differenza tra prezzo di listino e quello effettivo di vendita, come riportato nel doc.19 e confermato dai testi assunti”.
In esecuzione dell'incarico, il C.T.U. contabile:
a) ha determinato il numero di prodotti venduti dalle soc. convenute e il relativo prezzo di vendita (il risultato [v. tabella a pag. 7 dell'elaborato peritale depositato in data 15 maggio 2013, che rinvia all'Allegato 7] indica che le convenute hanno provveduto a vendere 5 macchinari, realizzando un ricavo di euro 127.000,00;
28 b) ha chiarito che “Nella determinazione del numero dei pezzi venduti e dei conseguenti ricavi si è tenuto conto delle due vendite a “terzi” effettuate da con le fatture nn. 281 e 151 e delle tre vendite, sempre effettuate Parte_5
a “terzi”, da Non si è tenuto conto, invece, del “passaggio interno” tra CP_1 le società convenute (alcune delle macchine prodotte da , infatti, sono Parte_5 state da questa vendute a e da quest'ultima, poi, rivendute a “terzi”)”; CP_7
c) ha quindi ricostruito l'utile in retroversione provvedendo a sottrarre ai ricavi conseguiti (che si ottengono moltiplicando il numero dei prodotti in contraffazione per il prezzo di vendita) i soli costi variabili che sarebbero stati sopportati per produrre e commercializzare il numero dei prodotti venduti. Nel caso di tale utile in CP_2 retroversione è stato calcolato in un importo negativo pari a - 67.041,60, mentre nel caso di tale utile è stato calcolato in un importo positivo pari ad euro CP_1
51.188,00. Il C.T.U. ha tuttavia evidenziato come i ricavi di vendita a “terzi” (v. tabella a pag.12 dell'elaborato peritale) evidenziassero “una sostanziale incoerenza rispetto a qualsivoglia logica commerciale (o di “penetrazione del mercato”)”. Ha quindi rilevato che “Quanto riferito dal dott. (c.t.p. delle convenute) Persona_4 circa la “attività in fase di start-up è secondaria rispetto al core business …” e circa l'applicazione di “…scontistiche per poter essere conosciuta nel mercato visto che era senza rete commerciale …” non è parso sufficiente a giustificare le vendite effettuate nell'anno 2009 a prezzi oscillanti tra euro 18.000 ed euro 44.000, e le successive all'inferiore prezzo di euro 17.000,00 (Vds. All. 3 e 4)” e ha pertanto ritenuto, già nel corso delle operazioni peritali, di considerare il valore commerciale della macchina
“TW1” non inferiore ad euro 40.000,00, dato coerente con i prezzi di vendita, seppur scontati, applicati da ed ha quindi formulato un'ulteriore ipotesi di Parte_1 ricostruzione del danno (sempre secondo il criterio di retroversione degli utili) sostituendo ai ricavi indicati nelle fatture di vendita di entrambe le convenute, il valore commerciale di euro 40.000,00. Ne è conseguito un complessivo “utile in retroversione” positivo pari ad euro 60.346,40 (v. tabella a pag. 13 dell'elaborato);
d) infine, in relazione all'ultima parte del quesito, ha determinato il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti in complessivi euro
515.321,20 (v. All.11).
Vale in proposito evidenziare come l'istruttoria abbia messo in luce come Parte_1 sia stata costretta, a fronte dell'attività illecita delle convenute, a concedere ai potenziali acquirenti, che in molti casi erano già stati contattati dalle predette,
29 notevoli sconti al fine di ottenere la conclusione del contratto, con conseguente erosione del margine di guadagno.
In particolare, i testi e , escussi all'udienza del 26 Testimone_3 Testimone_2 novembre 2012, hanno rispettivamente confermato che la ditta TA di RE
e IL di Bressanvido hanno richiesto sconti sull'acquisto del macchinario
“VRT-10” in seguito alle proposte di acquisto pervenute dalle società odierne convenute.
Il doc. 13 prodotto da p.a. costituisce una proposta di acquisto inviata da CP_8 ad altro potenziale cliente (circostanza confermata dalla teste , CP_5 impiegata presso l'ufficio commerciale di , il quale poi si è rivolto ad CP_2
, ed ottenendo, un notevole sconto sull'acquisto del Parte_6 macchinario “VRT-10”. Dal documento si evince che il prezzo di listino della diamantatrice è pari a euro 44.800,00, cifra dalla quale è da sottrarre un CP_1 ulteriore sconto pari al 15% (“sconto da riservare a voi su tali prezzi: 15%”). Dal listino prezzi di si evince che il prezzo ufficiale di vendita delle Parte_1 diamantatrici “VRT-5” e “VRT-10”, realizzate sulla base degli insegnamenti del brevetto azionato, è pari a euro 63.700,00, oltre accessori (v. doc. 14 fascicolo di parte attrice).
Dall'ulteriore documentazione dimessa agli atti di causa e dalle testimonianze assunte si evince altresì che da quando le convenute hanno iniziato a proporre sul mercato la diamantatrice in contraffazione, e fino al luglio 2012, per riuscire a Parte_1 vendere i propri prodotti, ha dovuto garantire sconti per una cifra pari a complessivi euro 510.971,20 (v. docc. 15 a/h, 16 a/c, 19 fascicolo di parte attrice e deposizioni testimoniali di , e ). Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4
Il C.T.U., sulla base della documentazione agli atti di causa dei documenti offerti nel corso delle operazioni peritali, ha quindi quantificato il danno patito dall'attrice a causa degli sconti praticati ai clienti in complessivi euro 515.321,20.
La complessiva ricostruzione della vicenda compiuta dal C.T.U. appare condivisibile ed esaustiva, sicché deve ritenersi in questa sede integralmente richiamato il contenuto della relazione peritale depositata in data 15 maggio 2013, resa all'esito di un approfondito contraddittorio tra le parti.
In definitiva, il danno risarcibile ammonta ad euro 515.321,20, somma liquidata in valori attuali, oltre interessi legali dalla deliberazione della sentenza al saldo.
Va altresì disposto il ritiro dal commercio dei macchinari e CP_1 CP_2 denominati “TW1”, ovvero in altro eventuale diverso modo.
[...]
30 Non appare, infine, opportuno disporre la pubblicazione della sentenza, considerata la adeguata entità del danno risarcito.
Non risultano, per contro, apprezzabili le contestazioni delle convenute, reiterate anche in questa sede, vale a dire:
a) la mancata verifica del nesso di causalità tra l'attività contraffattiva posta in essere dalle convenute e il danno effettivamente subito dall'attrice;
b) l'incongruenza e anomalia che caratterizzerebbero, sia la documentazione versata in atti da che le dichiarazioni rese dai testi escussi;
Pt_1
c) la circostanza che il Tribunale non avrebbe preso in debita considerazione le argomentazioni difensive svolte dalle convenute.
Trattasi di contestazioni relative a temi di indagine non più ammissibili, non essendo stati oggetto di specifiche allegazioni nel corso del giudizio di primo grado e in ogni caso infondate.
Quanto al profilo sub a), nella prospettiva sostenuta dalle convenute appellanti vi sarebbe, anzitutto, un'apparente incongruenza tra la data in cui è stata effettuata la prima vendita dei macchinari in contraffazione (6.8.2009) e la data in cui è Pt_1 stata “costretta” ad offrire il primo sconto a fronte dell'attività illecita delle appellanti.
Il dato è fuorviante, posto che gli sconti che a “subìto” (o meglio, che è stata Pt_1 costretta a praticare per tentare di contrastare l'avversa attività illecita per cercare di restare sul mercato) sono stati determinati, non tanto dalle altrui vendite dei macchinari contraffatti, ma dall'attività di promozione e reclamizzazione degli stessi, che sicuramente risale ad epoca ben antecedente la prima vendita nota. A conferma di tali circostanze è sufficiente osservare che, come dichiarato dal teste , Tes_1 la prima attività delle contraffattrici di cui ha avuto contezza, e che è riuscita Pt_1
a dimostrare documentalmente, reca la data del 20 marzo 2009 (partecipazione alla fiera Baselworld) e che tra questa data e quella in cui è stata costretta ad Pt_1 offrire il primo sconto a causa della presenza delle controparti sul mercato sono trascorsi meno di due mesi.
Vengono poi evidenziate tre specifiche vendite in cui lo sconto concesso da Pt_1 viene giustificato in fattura come sconto derivante dalla partecipazione a una fiera di settore, ragione che escluderebbe il nesso di causalità tra il danno subito da quest'ultima e l'attività contraffattiva delle appellanti.
In realtà, tale rilievo non risulta conducente. Le società parti in causa erano infatti solite partecipare alle fiere di settore e presentare in tali contesti i propri macchinari.
Appare pertanto assolutamente ovvio che proprio in tali occasioni si siano verificati
31 numerosi casi in cui i potenziali acquirenti, che potevano effettuare un confronto diretto tra le prestazioni delle macchine rispettivamente proposte dalle parti e i relativi prezzi, abbiano preteso da un forte sconto a fronte del costo più Pt_1 vantaggioso della macchina contraffatta.
Inconferente appare, infine, il rilievo secondo cui le fatture di vendita che contenevano il forte sconto che era stata costretta a concedere non Pt_1 recherebbero la specificazione che tale sconto veniva offerto a causa e in dipendenza della presenza sul mercato delle diamantatrici realizzate dal e CP_2 CP_1
La circostanza appare invero agevolmente spiegabile col fatto che in tali casi, per evidenti ragioni di opportunità commerciale, venivano usate delle espressioni che si riferivano genericamente al contatto intercorso con il cliente, quali, a titolo esemplificativo, l'offerta del 29.6.2009 e quella dell'11.2.2010 (cfr. doc. 10 all. alla
C.T.U. contabile), essendo evidente che una simile indicazione riportata in fattura non sarebbe stata gradita, né al cliente, né ad stante il rischio di diffusione Pt_1 della notizia nel mercato di riferimento, che avrebbe determinato la repentina perdita di ogni possibilità di controllo della situazione.
Quanto al profilo sub b), la presunta incongruenza denunciata in relazione alla vendita di cui alla fattura n. 69 del 4.3.2001 si spiega, in termini di apprezzabile evidenza probatoria, con il fatto che la data di offerta indicata nel documento esaminato dal
C.T.U. (doc. 10 C.T.U. contabile): 20.01.2010, è stata erroneamente trascritta nel doc. 19 come 20.1.2011. Peraltro, un'integrale ed imparziale lettura dei documenti in atti consente di fare chiarezza sulle pretese anomalie.
Riguardo, invece, all'argomento circa l'inammissibilità di una condanna al risarcimento del danno quantificato in una misura superiore al fatturato generato dalle vendite dei macchinari contraffatti, è sarà sufficiente ricordare che il risarcimento dei danni subiti dal titolare della privativa ha la funzione di ristorare a questi i danni subiti a causa dell'attività contraffattrice e di reintegrare il suo patrimonio in modo da restituirgli la consistenza che avrebbe mantenuto in assenza dell'attività illecita perpetrata dai contraffattori. È pertanto indiscutibile che l'entità del risarcimento dei danni vada commisurata ai danni effettivamente subiti da Pt_1
e non certo al beneficio ottenuto dalle appellanti, anche se palesemente indebito.
Correttamente, quindi su tale aspetto il Tribunale ha statuito che tra i vari criteri di calcolo del danno risarcibile indicati dalla consulenza contabile vada preferito quello che riporta gli sconti che era stata costretta a concedere, con l'unico scopo di Pt_1 contrastare per quanto possibile l'illecita attività posta in essere dalle convenute,
32 posto che “tale sconto integra infatti la perdita di utile di riflette il pregiudizio Pt_1 effettivamente subito dall'attrice” mentre “il profitto realizzato dalle contraffattrici risarcirebbe solo in parte il danno effettivamente registrato dalla titolare del diritto”.
Quanto al profilo sub c), va respinta, siccome infondata, la tesi secondo cui Pt_1 avrebbe “sempre invocato unicamente l'applicazione del criterio della retroversione degli utili, non altri”. Si osserva, infatti, che:
i) fin dall'atto di citazione aveva allegato che “il risarcimento del danno Pt_1 riconosciuto ad ovrà considerare sia il lucro cessante, derivante dalla vendita Pt_1 delle macchine in contraffazione da parte delle convenute, sia il danno emergente, costituito da tutte le altre conseguenze economicamente negative per l'attrice derivanti dalla necessaria attività posta in essere da quest'ultima e finalizzate a contrastare l'attività illecita da parte delle convenute come, a mero titolo esemplificativo, la necessità di offrire sconti sostanziosi a clienti che avevano ricevuto
l'offerta di vendita delle convenute”;
ii) tale questione è stata, quindi, estesamente ripresa nel contenuto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ove è stato evidenziato che “in numerose occasioni, come risulterà dai capitoli di prova qui proposti nonché dai documenti prodotti, è Pt_1 stata costretta, a fronte dell'attività delle convenute, a concedere ai potenziali acquirenti, che in molti casi erano già stati contattati dalle controparti, generosi sconti al fine di ottenere la conclusione del contratto con un'inevitabile erosione del margine di guadagno. In particolare in più occasioni i collaboratori commerciali della Pt_1 nel corso delle trattative per concludere la vendita delle diamantatrici di cui è causa, sono stati informati dai potenziali acquirenti di essere già stati contattati dalle convenute le quali avevano proposto l'acquisto del macchinario TW1 ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo di vendita ufficiale del corrispettivo macchinario di
e che, in mancanza di un forte sconto da parte di quest'ultima, si sarebbero Pt_1 rivolta alle convenute per la conclusione del contratto”;
iii) tali circostanze sono state confermate dai testi escussi nel giudizio di primo grado, i quali hanno dichiarato che a fronte della specifica attività Pt_1 contraffattrice posta in essere da Worldmec/Dyamach, ha dovuto effettivamente garantire tutti gli sconti riportati nella tabella di cui al doc. 19, (cfr. le testimonianze di , e in particolare sul cap. 16); Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4 iv) è pertanto corretta l'integrazione al quesito peritale formulata in sede di conferimento dell'incarico, con il seguente punto: “determini, altresì il c.t.u. il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti, calcolati sulla
33 differenza tra prezzo di listino e quello effettivo di vendita, come riportato nel doc.
19 e confermato dai testi assunti”;
v) a seguito dell'esame dei documenti prodotti dall'attrice nel corso del giudizio e di quelli offerti al C.T.U. in sede di operazioni peritali il C.T.U. ha potuto accertare che
“il danno patito dall'attrice in conseguenza degli sconti praticati ai clienti ammonta ad euro 515.321,20”, senza che la difesa di parte convenuta evidenziasse alcun errore a carico del consulente incaricato.
In definitiva, le risultanze ottenute all'esito della consulenza contabile sono state correttamente valorizzate dal Tribunale con l'esatta quantificazione del danno subito da e la conseguente determinazione del corrispondente risarcimento a carico Pt_1 delle appellanti.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite (di tutti i gradi in cui si è sviluppato il giudizio, compresa la fase di descrizione) seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico (in solido) delle originarie convenute-appellate ( e e a favore di CP_1 Controparte_2
e , con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e Parte_1 Parte_3 int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore intermedio tra il minimo e il medio per ciascuna delle fasi (di studio, di introduzione, trattazione/istruttoria e decisoria) in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di riferimento nell'ambito dello scaglione dichiarato, da € 260.001 a € 520.000.
Per le stesse ragioni, le spese delle CC.TT.UU. (brevettuale e contabile) svolte in primo grado vanno poste in via definitiva a carico delle convenute-appellanti ( CP_1
e . Controparte_2
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.

1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.


P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio n. 827/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara che il brevetto per invenzione industriale n. 01289087 in
34 titolarità di è valido nei limiti e con l'estensione indicati in Parte_1 motivazione, sub § 14, ultimo cpv.;
b) accerta e dichiara che la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione delle macchine diamantatrici “TW1” da parte di e CP_1 CP_2 costituisce violazione del brevetto per invenzione industriale n. 01289087
[...] di titolarità di valido nei limiti e con l'estensione indicati nel Parte_1 capo che precede;

c) accerta e dichiara che mediante la condotta di cui al capo b) che precede,
e hanno posto in essere atti di concorrenza CP_1 Controparte_2 sleale ex art. 2598, n. 3), c.c., a danno di Parte_1
d) inibisce a e a la reiterazione degli illeciti di cui CP_1 Controparte_2 ai capi b) e c);
e) ordina il ritiro dal commercio dei macchinari e CP_1 Controparte_2 denominati “TW1”, ovvero in altro, eventuale, diverso modo;

f) dispone a carico di e di il pagamento della CP_1 Controparte_2 somma di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza constatata, o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

g) condanna in solido e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione, la
[...] complessiva somma di euro 515.321,20, oltre agli interessi legali dalla deliberazione della sentenza al saldo;

h) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio Controparte_9
i) condanna in solido e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
e ad le spese di lite (della fase di descrizione, dei giudizi di
[...] Parte_3 primo grado, di secondo grado, di legittimità e di rinvio), che liquida: A) quanto alla fase di descrizione, in euro 170,00 per anticipazioni e in euro 2.500,00 per compensi, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
B) quanto al giudizio di primo grado, in euro 340,00 per anticipazioni e in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
C) quanto al giudizio di secondo grado, in euro 11.000,00, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
D) quanto giudizio di cassazione, in euro
2.099,00 per anticipazioni e in euro 6.000,00 per compensi, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
E) quanto al
35 giudizio di rinvio, in euro 3.669,00 per anticipazioni e in euro 14.000,00 per compensi, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;

j) pone in via definitiva a carico delle convenute-appellate ( e CP_1
gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidati in separati Controparte_2 decreti, nonché le spese di c.t.p. documentate in atti;

k) dà atto della sussistenza a carico delle società appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
36