REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Guido SANTORO Presidente
Dott.ssa Gabriella ZANON Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1082/2022 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, corrente in San Giovanni Lupatoto (VR), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Giovanni Galimberti, Edoardo Barbera ed Enrico Vedova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia – Mestre, via Galleria
Matteotti n. 3, in forza di procura alle liti in atti;

APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in Ponte di Piave (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti
Mariacristina Rapisardi e Marco Solveni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Polo n. 3005, in forza di procura alle liti in atti;

APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 849/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 4 maggio 2022 e notificata il successivo 5 maggio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 cpc, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione - qualora medio tempore avviata - della sentenza n.
849/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nella parte in cui dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata su due riviste di categoria a scelta di ed a spese di CP_1
Nel merito, respingere le domande proposte da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accogliere l'istanza di CP_1
limitazione ex art. 79, comma 3, cpi del brevetto italiano IT1404101 formulata da in data 6 giugno 2022 contestualmente all'atto di Parte_1
citazione in appello e, conseguentemente, stabilire ex art. 76, comma 2, cpi le nuove rivendicazioni del brevetto conseguenti alla limitazione. Accertare e dichiarare che i prodotti di denominati “12” e “L3” e, CP_1
comunque i prodotti di riproducenti le caratteristiche tecniche CP_1
descritte in atti, comunque denominati ed identificati, costituiscono contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di Parte_1 formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente all'atto di citazione in
[...]
appello, e della frazione italiana del brevetto europeo EP2621676 di titolarità di
Inibire a qualsivoglia attività volta alla Parte_1 CP_1
produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione, offerta e promozione in vendita dei prodotti di denominati 12 e L3 CP_1
2 e comunque dei prodotti di riproducenti le caratteristiche tecniche CP_1
descritte in atti, comunque denominati ed identificati, che costituiscono contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente al Parte_1
presente atto di citazione in appello e/o della frazione italiana del brevetto europeo
EP2621676 di titolarità di Condannare al Parte_1 CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da a causa Parte_1
della contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente al Parte_1
presente atto di citazione in appello, e della frazione italiana del brevetto europeo
EP2621676 posta in essere da , nella misura che verrà accertata in CP_1 corso di causa, previo accoglimento delle istanze istruttorie dell'appellante o anche in via equitativa, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
nonché alla restituzione integrale degli utili realizzati da grazie alla CP_1
commercializzazione dei prodotti di denominati 12 e Controparte_1
L3 e comunque dei prodotti di riproducenti le caratteristiche CP_1
tecniche descritte in atti, comunque denominati ed identificati, in contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di Parte_1
formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente all'atto di citazione in
[...]
appello e/o della frazione italiana del brevetto europeo EP2621676, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, nella misura in cui detti utili eccedano il risarcimento del lucro cessante. Fissare, a carico di , una penale che CP_1
si indica in misura non inferiore a euro 200,00.= per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla pubblicazione della sentenza e non inferiore a euro 500,00.= per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto dall'emananda sentenza. Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica nonché su due riviste di settore a scelta di Napoleon, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo
3 non inferiore ad un quarto di pagina, a cura di Napoleon ed a spese di CP_1
con rivalsa delle spese medesime in caso di omesso pagamento da parte di
. Ordinare la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza per quattro CP_1
mesi sulla home page del sito internet dell'appellata www.nastroflex.it. In via istruttoria, disporre l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 cpc, di un rotolo da 120 mm x 50 m e di un rotolo da 150 mm x 50 m per ciascuno dei seguenti materiali: 41 (Prodotto film bianco) (doc. 8 e 8 bis di ): solo film, di CP_1
colore bianco;
12 (Prodotto film bianco accoppiato con carta) (doc. 9 e doc.
9 bis di ), film e carta, di colore bianco;
L3 (Prodotto film verde CP_1
Sunmight accoppiato con Velcro) (doc. 10 e doc. 10 bis di ), film e CP_1
velcro, di colore verde lato grano, giallo il velcro;
prodotto L3, solo film, colore verde;
precisandosi che i campioni devono avere la stessa grana (ad esempio grana P400). Disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la validità del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente al Parte_1
presente atto di citazione in appello;
svolgere le opportune prove chimiche ed elettriche richieste da come precisate nell'atto di citazione Parte_1
in appello o comunque ritenute idonee a valutare la contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di Parte_1 formulata in data 6 giugno 2022 contestualmente all'atto di citazione in appello e/o della frazione italiana del brevetto europeo EP2621676 da parte dei prodotti di denominati 12 e L3 e comunque dei prodotti di CP_1 CP_1
riproducenti le caratteristiche tecniche descritte in atti, comunque denominati
[...]
ed identificati;
accertare la contraffazione del brevetto italiano IT1404101 come limitato con istanza di formulata in data 6 giugno 2022 Parte_1 contestualmente all'atto di citazione in appello e/o della frazione italiana del brevetto europeo EP2621676 da parte dei prodotti di denominati CP_1
12 e L3 e comunque dei prodotti di riproducenti le CP_1
4 caratteristiche tecniche descritte in atti, comunque denominati e identificati.
Ordinare a , ai sensi degli artt. 121 e 121 bis cpi e 210 cpc, CP_1
l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie nella parte relativa alla commercializzazione dei prodotti di denominati 12 e L3 e CP_1
comunque dei prodotti di riproducenti le caratteristiche tecniche CP_1
descritte in atti, comunque denominati ed identificati, e di fornire tutte le informazioni necessarie ad individuare il produttore, l'importatore e tutti gli eventuali distributori e fornitori di tali prodotti, nonché a determinare i quantitativi di detti prodotti eventualmente importati in Italia e quivi commercializzati da
, oltre ai prezzi di acquisto e di vendita. Disporre, ai sensi degli artt. 121 CP_1
e 121 bis cpi, l'interrogatorio formale del legale rappresentante di , CP_1 sui seguenti capitoli, con facoltà per il Giudice di rivolgere all'interrogato,
d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio: 1) fornisca l'interrogato i nomi e gli indirizzi di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, importazione, distribuzione, fornitura e commercializzazione in Italia dei prodotti per cui è causa, nonché dei grossisti e dei dettaglianti che partecipano alla loro distribuzione e commercializzazione;
2) fornisca l'interrogato le informazioni sulle quantità di prodotti per cui è causa prodotte, importate e/o distribuite, commercializzate e/o ordinate in Italia e/o all'estero, nonché sul prezzo di acquisto dal fornitore e di vendita al pubblico dei singoli prodotti di cui è causa. Disporre l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 121 bis, comma 1, lett. c), cpi, sugli stessi capitoli, anche nei confronti di coloro che verranno indicati dal legale rappresentante di CP_1
quali persone coinvolte nella produzione, fabbricazione, importazione,
[...]
distribuzione o commercializzazione dei prodotti per cui è causa. Disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i danni subiti da
[...]
nonché gli utili realizzati da grazie alla Parte_1 CP_1
commercializzazione dei prodotti di denominati 12 e L3 e CP_1
5 comunque dei prodotti di riproducenti le caratteristiche tecniche CP_1
descritte in atti, comunque denominati e identificati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e disattesa ogni contraria produzione, così giudicare. Nel
merito, rigettare tutte le domande formulate in appello da Parte_1 dichiarando altresì la nullità del brevetto IT1404101 come limitato con istanza formulata da in data 6 giugno 2022. Condannare Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 150.000,00.= Parte_1
o della diversa somma ritenuta equa a titolo di risarcimento danni ex art. 96 1° e 3°
comma cpc. Con vittoria di spese, e competenze di entrambi i gradi del giudizio,
comprensive di quelle relative al procedimento di inibitoria con maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE

impresa operante nel settore della produzione e Parte_1
commercializzazione di nastri abrasivi, ha interposto appello avverso la sentenza n.
849/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata in data 4 maggio 2022 e notificatale il successivo 5 maggio 2022, con cui, su domanda dell'odierna appellata , è stata dichiarata la nullità CP_1 del suo brevetto n. [...] dal titolo “Abrasivo flessibile con un supporto combinato”, previa declaratoria di inammissibilità delle riformulazioni delle relative rivendicazioni da parte della stessa titolare;
è stata accertata la non contraffazione da parte dei prodotti “41”, “12” e “L3” della stessa della frazione italiana del brevetto n. EP2621676 in titolarità della CP_1
medesima appellante;
è stata disposta la pubblicazione delle ridette pronunce di
6 nullità e di accertamento negativo della contraffazione su due riviste specializzate di categoria a spese di , condannata, altresì, alla rifusione delle spese di Pt_1 lite, ivi comprese quelle della disposta consulenza tecnica dell'ufficio.
Nel dettaglio, il giudizio di prime cure era introdotto da , CP_1 anch'essa operante nel settore della produzione e commercializzazione di nastri abrasivi flessibili impiegati nella levigatura di superfici di varia natura. L'attrice, convenendo in giudizio la concorrente allegava il suo Parte_1
intendimento di realizzare un nuovo prodotto abrasivo con caratteristiche asseritamente innovative e che si era premurata di controllare la presenza di privative nel settore, verificando l'esistenza di due brevetti in titolarità della controparte, ovvero il brevetto italiano IT'101, concesso in data 8 novembre 2013 su domanda del 30 settembre 2010, dal titolo “Abrasivo flessibile con un supporto combinato”, ed il brevetto europeo EP'676, convalidato in Italia il 3 dicembre
2015, con deposito della relativa traduzione. Sulla scorta del fatto che dette privative proteggessero, a sua detta, nastri abrasivi flessibili aventi proprietà antistatiche che nulla avevano a che vedere con il rammentato prodotto innovativo,
asseriva di avere preso contatti con al fine di renderla edotta CP_1 Pt_1
della sua prossima iniziativa e rappresentando la sua opinione di non interferenza con i brevetti citati, avendo la concorrente evidenziato, di contro, che questi ultimi tutelavano qualsiasi prodotto abrasivo, anche in assenza di impiego delle sostanze con proprietà antistatiche citate nei documenti brevettuali.
In ragione di dette premesse, l'attrice evocava in giudizio
[...]
affermando la nullità del brevetto IT'101 per violazione dell'art. 76 Parte_1 lett. c) del D.Lgs. 30/2005, posto che, all'esito dei rilievi contenuti nel rapporto di ricerca dell'EPO che evidenziava l'esistenza di priorità brevettuali britanniche e statunitensi, la privativa era stata concessa sulla scorta di una modificazione sostanziale della rivendicazione indipendente n. 1), modificazione operata dalla convenuta che aveva determinato l'aggiunta di materia nuova, con estensione del
7 brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. In particolare, CP_1 affermava che controparte aveva sostituito la dicitura “aderisce all'abrasivo” con la dicitura “è presente un abrasivo”, nonché la dicitura “viene laminato” con “è fissato tramite un opportuno adesivo”, locuzioni dal significato tecnico completamente differente e più ampio. In ogni caso, affermava, ai sensi CP_1 dell'art. 46 cpi, la nullità del citato brevetto per come riformulato per difetto di sua novità, in considerazione delle anteriorità invalidanti costituite dai brevetti britannici e statunitensi citati.
Infine, l'attrice asseriva che il suo prodotto innovativo non poteva dirsi interferente con l'ambito di tutela accordato sia dal brevetto IT'101, ove ritenuto valido, sia dalla frazione italiana del brevetto EP'676, concludendo per la declaratoria di nullità della prima privativa e per l'accertamento di non contraffazione dei suoi prodotti abrasivi con le privative citate, nonché per la pubblicazione, a spese della convenuta, delle relative statuizioni su quotidiani e riviste specializzate.
si costituiva in giudizio, in primo luogo, eccependo Parte_1
la nullità del citazione per carenza dell'editio actionis, per non essere individuato il prodotto effettivamente realizzato e messo in commercio da controparte, nonché eccependo il difetto di interesse ad agire, posta la carenza di attualità della produzione e commercializzazione dell'abrasivo e posto che nessuna CP_1
contestazione di contraffazione era stata allegata da controparte, limitandosi la stessa ad affermare di non avere ricevuto conferma dell'assenza di interferenza.
Nel merito, contestava le deduzioni relative alla nullità della Parte_1
propria privativa italiana così come la domanda di accertamento negativo, chiedendone il rigetto e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione dei propri trovati, ove fosse stato accertato che, nelle more, controparte avesse effettivamente messo in produzione e commercio il
8 nuovo abrasivo, con conseguente pretesa inibitoria e risarcitoria, con pubblicazione dell'emananda sentenza.
A fronte della eccezione di nullità dell'atto introduttivo, il Giudice istruttore assegnava termine per l'integrazione della citazione e, in ottemperanza, CP_1
provvedeva ad allegare che il prodotto innovativo era effettivamente in produzione e commercializzato con le sigle denominative “41”, “12” e “L3”, depositando in giudizio i relativi disegni e campioni.
Disposta consulenza al fine di verificare la novità e l'estensione oltre il contenuto della domanda originaria di IT'101, nonché la contraffazione dei brevetti Napoleon da parte dei prodotti citati, depositava istanza di Pt_1
limitazione del brevetto italiano chiedendo che il quesito peritale venisse integrato al fine di vagliare la validità del set di rivendicazioni per come riformulate, essendo la causa trattenuta in decisione all'esito del deposito della relazione peritale.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale riteneva che l'originaria nullità dell'atto introduttivo era stata sanata, essendo stato individuato compiutamente il prodotto innovativo dell'attrice, così come affermava il concreto interesse ad agire di . Nel merito, previa declaratoria di inammissibilità CP_1 della limitazione di IT'101 operata in corso di causa dalla convenuta e ritenuto che oggetto del giudizio dovesse essere detta privativa nella sua originaria formulazione, il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni assunte dal CTU ed aderendo alle stesse, riteneva che il trovato da ultimo indicato dovesse considerarsi concesso oltre il contenuto della domanda iniziale, in violazione dell'art. 76 lett. c) cpi, dichiarandone la nullità. Il primo Giudice accoglieva anche la domanda di accertamento negativo della contraffazione di EP'676, sostenendo che “41”,
“12” e “L3” non interferissero con l'ambito di tutela accordato dalla frazione italiana della privativa europea e neppure con IT'101, sempre aderendo
9 all'opinione espressa dal consulente dell'ufficio, essendo così implicitamente rigettate le domande riconvenzionali di Parte_1
Come accennato, avverso la pronuncia del Tribunale ha interposto appello articolando quattro motivi di gravame, insistendo per il Parte_1 rigetto delle pretese di e per l'accoglimento di tutte le proprie domande CP_1
formulate in via riconvenzionale in prime cure, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in riferimento alla statuizione di pubblicazione a spese dell'impugnante, sospensiva concessa con ordinanza di data
14 luglio 2022.
L'appellante, preliminarmente, ha chiarito di non impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di limitazione formulata in prime cure, nel contempo depositando, unitamente all'iscrizione della causa al ruolo, ulteriore riformulazione delle rivendicazioni di sottoscritta dal CP_2
proprio legale rappresentante in data 6 giugno 2022, riformulazione asseritamente rispettosa dei requisiti di cui agli artt. 79 comma 3 e 76 lett. c) D.Lgs. n. 30/2005.
A detta di , la nuova riformulazione brevettuale sarebbe idonea a Pt_1
superare ogni contestazione di materia aggiunta, con conseguente necessità di riformare la sentenza impugnata relativamente al capo di declaratoria di nullità del brevetto come da ultimo limitato.
In ogni caso, con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della decisione del Tribunale relativo alla declaratoria di nullità del brevetto IT'101 come originariamente concesso, stante l'affermata inammissibilità della riformulazione proposto in prime cure.
Nell'esporre il motivo di appello, ha lamentato, in Parte_1 primo luogo, l'asserita violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali aventi ad oggetto la questione della nullità della privativa, posto che il consulente dell'ufficio avrebbe argomentato circa la sussistenza di materia aggiunta per il brevetto per come concesso rispetto alla originaria domanda sulla
10 scorta di valutazioni dal medesimo identificate del tutto autonomamente rispetto a quelle indicate da , valutazioni queste ultime reputate infondate dal CP_1
CTU. Così, l'appellante ha evidenziato che gli argomenti su cui il consulente avrebbe fondato la sua opinione di nullità ex art. 76 lett. c) cpi sarebbero stati esposti solo con la bozza della relazione trasmessa alle parti, avendo la stessa avuto modo di replicare unicamente con la memoria di osservazioni, senza poter ulteriormente difendersi in ambito tecnico rispetto alle considerazioni finali svolte dal CTU con la relazione definitiva depositata in giudizio. ha Pt_1 evidenziato che la questione, sottoposta all'attenzione del Tribunale, sarebbe stata erroneamente decisa nel senso che nessuna violazione del contraddittorio vi sarebbe stata, avendo avuto modo l'odierna appellante di interloquire in sede di osservazioni sugli argomenti contenuti nella bozza della relazione peritale.
In secondo luogo, ha censurato l'erroneo accertamento della Parte_1 nullità di IT'101 per violazione dell'art. 76 lett. c) cpi, statuizione che avrebbe fatto propri gli altrettanto erronei argomenti del consulente tecnico dell'ufficio. In punto, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale, correttamente avrebbe premesso, in accordo con l'art. 123 delle linee guida dell'EPO, che dovrebbero considerarsi contenute nel testo brevettuale dell'originaria domanda di privativa, escludendosi così la materia aggiunta, tutte le informazioni anche implicitamente descritte dal testo brevettuale agli occhi del tecnico del settore. Tuttavia,
l'impugnante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe scorrettamente concluso nel ritenere che le informazioni introdotte nella rivendicazione indipendente n. 1),
a seguito del rapporto di ricerca che avrebbe poi condotto alla concessione del brevetto, sarebbero materia nuova, al contrario essendo dette informazioni semplici “esempi” di componenti, quali il carbon black, la grafite e i sali metallici o affini, atti a conferire proprietà antistatiche al substrato di rinforzo dell'abrasivo flessibile combinato in forma di nastro. A detta di , dette informazioni Pt_1
esemplificative, espressione della facoltà concessa al richiedente la concessione
11 del brevetto dall'art. 172 comma 2 cpi, disposizione nazionale conforme al citato art. 123 delle linee guida EPO, sarebbero state non solo contenute nella parte descrittiva del documento brevettuale, ma sarebbero state anche individuabili dall'esperto del ramo, in ragione delle sue specifiche conoscenze del settore degli abrasivi, quali elementi noti idonei a rendere antistatico il nastro abrasivo, secondo gli insegnamenti dell'arte pregressa, con particolare riferimento al brevetto statunitense US5677039, indicante gli stessi citati componenti, tenuto conto del problema tecnico che il trovato intendeva risolvere, ovvero la necessità di evitare l'accumulo di carica elettrostatica dipendente dall'impiego del nastro e tale da portare alla generazione di scintille con pericolo di incendio delle polveri di levigatura e dei sistemi di aspirazione.
Sempre in riferimento alla censurata declaratoria di nullità di IT'101,
l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione rispetto ai propri rilievi critici mossi all'elaborato peritale.
Preliminarmente evidenziando di rinunciare ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha accertato la non contraffazione dei brevetti azionati da parte del prodotto “41”, con il secondo e terzo motivo di gravame, Parte_1 ha contestato l'asserita erronea decisione del Tribunale di escludere la
[...] contraffazione da parte degli abrasivi “12” e “L3”, o altrimenti denominati, essendosi il primo Giudice appiattito acriticamente sulle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio e senza dare atto delle critiche in punto sollevate, con conseguente assoluta carenza di motivazione.
Nel dettaglio, con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe aderito alle conclusioni del consulente dell'ufficio senza considerare le critiche mosse, anche alla metodologia da quest'ultimo adottata al fine di rilevare la sussistenza o meno delle caratteristiche antistatiche di “12” e “L3”. A detta di il CTU, dopo aver Pt_1 sottoposto ad analisi chimica presso l'università di Padova i campioni dei prodotti
12 , avrebbe commesso l'errore di escludere l'interferenza in ragione del CP_1
fatto che dette analisi non avrebbero permesso di appurare la presenza dei materiali rivendicati nei brevetti attorei, ovvero il carbon black, la grafite e i sali metallici o affini, pur sussistendo – per asserzione dell'appellante - le caratteristiche antistatiche dei prodotti in affermata contraffazione, circostanza sufficiente per ritenere la violazione delle privative oggetto di lite e considerato che detta assenza di riscontro probatorio non doveva andare a pregiudizio dell'odierna appellante, visto che ad agire in giudizio era stata con la CP_1
propria domanda di accertamento negativo. Ad ulteriore sostegno del motivo di gravame, l'impugnante ha censurato la scelta del consulente, avallata dal
Tribunale, di far sottoporre, sempre presso l'università di Padova, “12” e
“L3” a prove elettriche di tipo statico, ossia a campione fermo e collegato ad un coppia di elettrodi, anziché di tipo dinamico, ossia in condizioni di utilizzo normale dei prodotti in questione, ovvero con nastro montato su levigatrice in opera, cosa che avrebbe permesso di rilevare la caratteristiche antistatiche di ridetti nastri, con conseguente loro interferenza con i brevetti oggetto di lite, e dipendendo da detto errore metodologico l'ulteriore errore di misurazione dell'antistaticità come valore assoluto e non relativo, dipendente dalla comparazione del comportamento antistatico del materiale con quello esibito da prodotti analoghi in condizioni di normale utilizzo. Sempre in tema, ha Pt_1 lamentato che scorrettamente il CTU avrebbe valutato l'antistaticità in valori assoluti alla luce della norma CEI EN 61340-5-1 relativa al diverso ed irrilevante settore della protezione dei dispositivi elettronici in fase di fabbricazione, assemblaggio ed installazione.
Con il terzo motivo di appello, conseguente al secondo, ha Pt_1
lamentato che scorrettamente il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente dell'ufficio, non avrebbe dato corso ai richiesti approfondimenti
13 tecnici, oggetto di istanza anche nel presente grado di impugnazione, considerata l'inattendibilità delle prove esperite dal CTU.
Infine, con il quarto di gravame, l'appellante ha censurato l'affermata erronea statuizione relativa alla pubblicazione della sentenza di prime cure, facendo presente che detta possibilità sarebbe stata consentita dal legislatore unicamente per i capi della sentenza di accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale, secondo il disposto dell'art. 126 D.Lgs. n. 30/2005, e non per il caso di accoglimento della domanda di accertamento negativo della contraffazione ovvero per il caso di declaratoria di nullità della privativa, essendo la pubblicità in quest'ultima ipotesi garantita con la sola annotazione della sentenza nel registro tenuto a cura dell' . CP_3
Si è costituita nella presente sede , evidenziando come, alla CP_1
luce della nuova formulazione delle rivendicazioni di IT'101 proposta nel giudizio di gravame, comportante a suo dire la rinuncia del brevetto per come originariamente concesso, dovrebbe considerarsi certamente superato il primo motivo di appello relativo alla contestazione della declaratoria di nullità del trovato, dovendo il giudizio avere ad oggetto unicamente il brevetto per come da ultimo riformulato. Nel contempo, l'appellata ha eccepito la violazione dell'art. 76 lett. c) anche in riferimento a detta ultima riformulazione della privativa in discussione, con conseguente sua nullità. Ad ogni buon conto, ha CP_1 proposto le sue difese anche in punto affermata nullità di IT'101 per come originariamente concesso, affermando la correttezza dell'operato del CTU e della sentenza gravata. In ordine all'accertamento della non contraffazione, l'appellata ha ribadito che “12” e “L3” non sarebbero interferenti con i brevetti di
, come dichiarato dal primo Giudice che del tutto legittimamente avrebbe Pt_1
disposto anche la pubblicazione della sentenza. ha, quindi, concluso per CP_1
la conferma della pronuncia del Tribunale di Venezia, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
14 *****
1 – Prima di considerare le questioni sottese ai motivi di gravame relativi al capo della sentenza del Tribunale che ha dichiarato la nullità di , appare CP_2 necessario chiarire quale sia l'oggetto del presente giudizio di gravame, tenuto conto che ha rinunciato espressamente all'impugnazione Parte_1
della statuizione di prime cure con cui è stata dichiarata inammissibile la riformulazione delle rivendicazioni di proposta nel corso di quel giudizio, CP_2
nel contempo proponendo nella presente sede di appello una nuova riformulazione che, secondo le difese di , avrebbe comportato la rinuncia al brevetto CP_1
come originariamente concesso e sul quale il Tribunale ha deciso con la declaratoria di nullità, essendo così superato il primo motivo di impugnazione, censurante detta decisione, per essere oggetto del giudizio esclusivamente il brevetto per come da ultimo riformulato. L'assunto da cui muove la difesa di parte appellata, ovvero che la riformulazione delle rivendicazioni del brevetto comporterebbe l'irrimediabile rinuncia del trovato per come originariamente concesso, non può essere condiviso. L'art. 79 comma 3 del D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, cosicché, ove la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda originaria, essa comporta che il brevetto si debba intendere come concesso fin dalla sua origine come limitato, non equivalendo la riformulazione a nuova privativa. Nel contempo, ove detta riformulazione ecceda i limiti della domanda originaria, comportando materia aggiunta, essa deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 76 lett.c) cpi, secondo cui il brevetto è nullo se il suo oggetto si
15 estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa. Consegue che la riformulazione delle rivendicazioni brevettuali, non equivalendo a nuova domanda di privativa, non può determinare di per sé la rinuncia del brevetto originariamente concesso, rinuncia diversamente disciplinata dall'art. 78 cpi, di modo che ove la riformulazione non si mantenga nei limiti della domanda originaria, la nullità riguarderà unicamente la riformulazione, permanendo il brevetto per come originariamente concesso. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la riformulazione delle rivendicazioni brevettuali, ove comportante una limitazione dell'ambito di tutela garantito dalla privativa, sia un atto dispositivo del diritto che può essere compiuto nel corso del giudizio personalmente dal titolare ovvero dal suo procuratore speciale, nel senso che la parte rinuncia esclusivamente al più ampio ambito di tutela originario ma non all'originaria privativa che viene solamente ristretta. Così, ove la riformulazione del brevetto non sia proposta in accordo a quanto previsto dall'art. 79 comma 3 cpi, essa sarà nulla ed inidonea a limitare il brevetto per come originariamente concesso che rimarrà oggetto del giudizio di nullità. Va, poi, evidenziato che, nel caso di specie, non ha affatto rinunciato, con la proposizione della Parte_1
nuova riformulazione, al brevetto originariamente concesso. Sebbene nelle proprie conclusioni l'appellante abbia espressamente chiesto di accogliere l'istanza di limitazione di data 6 giugno 2022 e, quindi, di accertare la contraffazione del trovato per come da ultimo limitato, nondimeno ha insistito, con i motivi di gravame, nell'affermare l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la nullità del brevetto originariamente concesso. L'atto introduttivo del giudizio deve essere interpretato in ragione del suo complessivo tenore che, nel caso, evidenzia, al di là delle conclusioni formulate da , la volontà Pt_1 comunque di far valere in giudizio IT'101 per come concesso dall' . In CP_3 conclusione, l'oggetto del presente giudizio di gravame dovrà essere la valutazione se la nuova formulazione delle rivendicazioni del brevetto in questione sia stata
16 effettuata in accordo con quanto previsto dall'art. 79 cpi e, quindi, ove si debba ritenere la nullità della limitazione, la valutazione della fondatezza dei motivi di gravame inerenti alla nullità del trovato per come originariamente concesso.
2 – Venendo, dunque, ad esaminare le questioni relative alla riformulazione del 6 giugno 2022 delle rivendicazioni della privativa italiana oggetto di lite, va subito evidenziato che correttamente l'istanza di limitazione, proponibile in ogni stato e grado del giudizio, è stata proposta personalmente dal legale rappresentante di e che detta istanza di limitazione è stata oggetto di Parte_1 consulenza tecnica dell'ufficio disposta nella presente sede al fine di verificare se essa sia rispondente alle condizioni poste dal citato art. 79 comma 3 cpi, con conseguente valutazione della validità del brevetto medesimo, così come riformulato. Il testo della rivendicazione indipendente n. 1) di cui alla domanda di brevetto del 30 settembre 2010 recita testualmente: “ Abrasivo flessibile con supporto combinato composto da uno di film plastico, a cui vengono applicate delle resine leganti, composte da un maker coat, su cui aderisce dell'abrasivo, fissati da un size coat ed eventualmente rivestiti da un terzo legante, caratterizzato dal fatto che il film plastico di supporto viene laminato con almeno un substrato di rinforzo o supporto di base di materiale adatto allo scopo di resistenza a trazione, capacità di ammortizzare, dissipazione del calore, capacità antistatiche, sufficiente attrito per l'utilizzo di macchine levigatrici automatiche e semiautomatiche, quale in carta, od in velcro, od in tela od in spugna”. Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che, a seguito del rapporto di ricerca dell'EPO, la rivendicazione indipendente è stata modificata, tanto che il testo brevettuale come concesso dall' in data 8 novembre 2013 recita: “Abrasivo flessibile ed antistatico con CP_3
supporto combinato composto da film plastico di supporto, a cui vengono applicate delle resine leganti, composte da un primo strato di legante convenzionalmente denominato maker coat, su cui è presente un abrasivo in granuli fissati da un secondo strato di legante convenzionalmente denominato size coat ed eventualmente rivestiti
17 da un terzo strato di legante, in cui il film plastico di supporto è fissato tramite un opportuno adesivo ad almeno un substrato di rinforzo o supporto di base in carta,
oppure in tessuto, oppure in tessuto-non-tessuto, in particolare velcro o simile, oppure in spugna, caratterizzato dal fatto che, allo scopo di conferire proprietà antistatiche al detto abrasivo flessibile, le dette resine leganti e gli adesivi o collanti del detto supporto combinato includono carbon black e/o grafite, e/o sali metallici o affini, e dal fatto che il detto substrato di rinforzo: a) nel caso in cui sia di carta include carbon
black e/o grafite e/o sali metallici o affini;
b) nel caso in cui sia in tessuto o tessuto-non-tessuto esso è costituito da un composto in grado di formare attorno ai filamenti una struttura polimerica reticolata;
e c) nel caso in cui sia in spugna, la detta spugna sia del tipo a scambio di ioni”. A sua volta, l'istanza di limitazione del 6 giugno 2022 è caratterizzata dal fatto che le rivendicazioni dipendenti 2 – 7 sono state eliminate, mentre la rivendicazione indipendente n. 1) è stata riformulata nel modo seguente: “Abrasivo flessibile e ad elevato comportamento antistatico in forma di nastro con supporto combinato composto da film plastico di supporto, a cui vengono applicate delle resine leganti, composte da un primo strato di legante convenzionalmente denominato maker coat, su cui è presente un abrasivo in granuli fissati da un secondo strato di legante convenzionalmente denominato size coat ed eventualmente rivestiti da un terzo strato di legante, in cui il film plastico di supporto è
fissato tramite un opportuno adesivo ad almeno un substrato di rinforzo o supporto di base in carta, oppure in tessuto, oppure in tessuto-non-tessuto, in particolare velcro o simile, oppure in spugna, in cui allo scopo di conferire proprietà antistatiche al detto abrasivo flessibile, le dette resine leganti e gli adesivi o collanti del detto supporto combinato includono carbon black e/o grafite, e/o sali metallici o affini, in cui il detto substrato di rinforzo: a) nel caso in cui sia di carta include carbon black e/o grafite e/o sali metallici o affini;
b) nel caso in cui sia in tessuto o tessuto-non tessuto esso è
costituito da un composto in grado di formare attorno ai filamenti una struttura polimerica reticolata;
e c) nel caso in cui sia in spugna, la detta spugna sia del tipo a scambio di ioni, ed in cui l'abbinamento tra il supporto film plastico ed substrato in
18 velcro/carta/tela/spugna è ottenuto mediante laminazione preferibilmente in continuo”.
Sulla base di dette evidenze documentali, deve condividersi quanto opinato dal consulente tecnico dell'ufficio circa il fatto che la nuova riformulazione della rivendicazione indipendente n. 1), espressione della volontà di tutela del richiedente il brevetto, non è espressa in accordo a quanto dispone l'art. 79 comma 3 cpi, con conseguente nullità della riformulazione medesima ai sensi dell'art. 76 lett. c) cpi. In
effetti, deve evidenziarsi che il documento brevettuale attoreo nel suo preambolo individua, rispetto all'arte nota, alcuni inconvenienti che il trovato si prefiggerebbe di risolvere mediante la soluzione tecnica espressa nella rivendicazione citata, in particolare il problema dell'accumulo di carica elettrostatica che può portare alla generazione di scintille tali da comportare il rischio dell'incendio delle polveri di levigatura e dei sistemi di aspirazione, precisandosi che il comportamento antistatico sarebbe estremamente importante nel settore del legno e della verniciatura. Così, nella versione emendata della rivendicazione indipendente, il problema tecnico oggettivo relativo all'immagazzinamento di cariche elettriche sarebbe risolto inserendo negli strati che costituiscono il nastro flessibile i componenti antistatici più volte citati che non si rivengono affatto nel testo brevettuale oggetto di originaria domanda, ovvero indicando caratteristiche non presenti in essa, quali la struttura polimerica reticolata,
ovvero la spugna del tipo a scambio di ioni, caratteristiche peraltro presenti nel testo brevettuale come concesso dall'UIBM, ma assenti nella domanda di privativa, e non rimosse con la riformulazione del 6 giugno 2022.
2.1 - Se è ben vero che l'art. 172 comma 2 cpi permette al richiedente di correggere,
negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata, o ogni altra istanza ad essa relativa e di integrare anche con nuovi esempi le rivendicazioni, va osservato che ciò è possibile nei limiti di quanto previsto dall'art. 76 lett. c) del D.Lgs.
n. 30/2005, norma diretta ad evitare l'abuso da parte del richiedente la tutela brevettuale del diritto di emendare la domanda: la causa di nullità introdotta dal citato art. 76 lett. c) sanziona, quindi, l'inosservanza della regola per cui la facoltà di correggere il testo brevettuale può essere esercitata unicamente “negli aspetti non
19 sostanziali”. Nel caso di specie, nel testo delle rivendicazioni della domanda di brevetto, così come nella parte descrittiva di essa domanda, non si rinvengono affatto le caratteristiche aggiunte nella rivendicazione indipendente n. 1), così come riformulata con l'istanza di limitazione depositata nel presente grado di appello, non potendosi ritenere che dette caratteristiche siano mere esemplificazioni di quanto si trae della domanda di brevetto originaria, cosicché si deve escludere che la facoltà di emendare il testo brevettuale di cui all'art. 172 comma 2 cpi sia stata esercitata negli aspetti non sostanziali del , posto che le caratteristiche aggiunte sono Pt_2
chiaramente funzionali a perseguire la soluzione del problema tecnico di evitare l'accumulo di cariche elettriche, attribuendo al trovato caratteristiche antistatiche.
Inoltre, non è convincente quanto sostenuto da , secondo cui il tecnico del Pt_1 settore, esperto di abrasivi e conoscitore dell'arte nota, come espressa in particolare dall'anteriorità US5677039, avrebbe ben potuto ritenere che la soluzione tecnica di rendere antistatico il nastro abrasivo rivendicato nella domanda di brevetto IT'101 era raggiungibile in ragione delle caratteristiche aggiunte nella rivendicazione indipendente n. 1) di cui all'istanza di limitazione. Va ribadito che, ai fini della disciplina del combinato disposto degli artt. 172 comma 2 e 76 lett. c) del D.Lgs. n.
30/2005, non può dirsi sussistere materia aggiunta unicamente nel caso in cui dal testo brevettuale della domanda si traggano le informazioni proprie della rivendicazione che risultino emendante nell'istanza di limitazione, dovendosi escludere che ciò sia possibile, in ragione del problema tecnico da risolvere, combinando la caratteristica genericamente antistatica del trovato con gli insegnamenti di arte nota differenti che neppure siano citati nella domanda di brevetto, come è nel caso in esame. Opinare
diversamente condurrebbe a riconoscere tutela monopolistica di privativa per un trovato differente rispetto a quello richiesto, in violazione della tutela dell'affidamento dei terzi ed in violazione dell'art. 76 lett. c) cpi che ha la funzione, proprio ai fini di tutela dei terzi, di evitare che la domanda di brevetto serva come una sorta di prenotazione di copertura brevettuale di trovati non ancora individuati al momento del deposito.
20 2.2 – Posto che il più volte citato art. 76 lett. c) del D.Ls. n. 30/2005 sanziona di nullità la privativa, non solo se la protezione del brevetto è stata estesa, ma anche se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale, ovvero nell'ipotesi di materia aggiunta, deve ritenersi in termini dirimenti, anche sulla scorta dei condivisibili rilievi del consulente tecnico dell'ufficio, che la nuova istanza di limitazione del 6 giugno 2022 di IT'101, depositata ai sensi dell'art. 79 comma 3 cpi nel presente giudizio di gravame, introduce una riformulazione del brevetto non tutelabile.
3 – Per quanto già esposto, a fronte della non riconoscibilità della nuova riformulazione della rivendicazione indipendente del brevetto italiano a cui Pt_1
ha affidato la sua volontà di tutela del trovato, è necessario considerare gli argomenti di gravame di cui al primo motivo di appello riferito alla declaratoria di nullità di
IT'101 così come originariamente concesso, dovendosi subito mettere in evidenza che le questioni di merito sottese alla decisione sono in punto sostanzialmente sovrapponibili a quanto già considerato relativamente alla non tutelabilità, ai sensi dell'art. 76 lett. c) della riformulazione brevettuale deposita nel presente giudizio di impugnazione.
3.1 – Come già accennato, l'appellante afferma l'erroneità della decisione del
Tribunale affermando che scorrettamente il primo Giudice non avrebbe dato modo a di replicare adeguatamente in termini tecnici agli argomenti del CTU Pt_1 inerenti all'affermata opinione di nullità del brevetto per materia aggiunta, posto che detti argomenti sarebbero stati indicati dal consulente solo con lo scambio della bozza della relazione peritale, avendo possibilità l'odierna appellante di manifestare le sue critiche solo nel termine concesso per le osservazioni. La doglianza dell'appellante non merita seguito in considerazione del fatto che, non solo è Parte_1 stata messa in condizione dal CTU di poter svolgere i suoi rilievi critici entro il termine assegnato per le osservazioni, rilevi su cui il consulente dell'ufficio ha risposto nella propria relazione definitiva, ma ha ben potuto reiterare detti rilievi nei
21 suoi successivi scritti difensivi sottoposti all'attenzione del Giudice, non potendosi predicare in alcun modo la violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio.
3.2 – Quanto alle censure di merito della declaratoria di nullità di IT'101 così come originariamente concesso, appare necessario riprendere quanto già evidenziato ovvero che il testo della rivendicazione indipendente n. 1) di cui alla domanda di brevetto del 30 settembre 2010 recita testualmente: “Abrasivo flessibile con supporto combinato composto da uno di film plastico, a cui vengono applicate delle resine leganti, composte da un maker coat, su cui aderisce dell'abrasivo, fissati da un size coat ed eventualmente rivestiti da un terzo legante, caratterizzato dal fatto che il film plastico di supporto viene laminato con almeno un substrato di rinforzo o supporto di base di materiale adatto allo scopo di resistenza a trazione, capacità di ammortizzare, dissipazione del calore, capacità antistatiche, sufficiente attrito per l'utilizzo di macchine levigatrici automatiche e semiautomatiche, quale in carta, od in velcro, od in tela od in spugna”. Diversamente, a seguito della modificazione della riportata rivendicazione indipendente, il testo brevettuale come concesso dall'UIBM in data 8 novembre 2013 recita: “Abrasivo flessibile ed antistatico con supporto combinato composto da film plastico di supporto, a cui vengono applicate delle resine leganti, composte da un primo strato di legante convenzionalmente denominato maker coat, su cui è presente un abrasivo in granuli fissati da un secondo strato di legante convenzionalmente denominato size coat ed eventualmente rivestiti da un terzo strato di legante, in cui il film plastico di supporto è fissato tramite un opportuno adesivo ad almeno un substrato di rinforzo o supporto di base in carta,
oppure in tessuto, oppure in tessuto-non-tessuto, in particolare velcro o simile, oppure in spugna, caratterizzato dal fatto che, allo scopo di conferire proprietà antistatiche al detto abrasivo flessibile, le dette resine leganti e gli adesivi o collanti del detto supporto combinato includono carbon black e/o grafite, e/o sali metallici o affini, e dal fatto che il detto substrato di rinforzo: a) nel caso in cui sia di carta include carbon
black e/o grafite e/o sali metallici o affini;
b) nel caso in cui sia in tessuto o tessuto-non-tessuto esso è costituito da un composto in grado di formare attorno ai
22 filamenti una struttura polimerica reticolata;
e c) nel caso in cui sia in spugna, la detta spugna sia del tipo a scambio di ioni”. Appare, così evidente che il compendio motivazionale già speso nell'argomentare la non tutelabilità della riformulazione proposta in sede di appello della rivendicazione indipendente del trovato trova la sua rilevanza anche al fine di riaffermare la nullità del brevetto così come originariamente concesso, ancora una volta a norma dell'art. 76 lett. c) cpi per violazione del divieto di materia aggiunta, dovendosi concludere per l'infondatezza del gravame in argomento.
In effetti, il problema tecnico oggettivo relativo all'immagazzinamento di cariche elettriche indicato nel preambolo della domanda di brevetto che predica nella sua originaria rivendicazione indipendente la sola generica caratteristica antistatica del nastro abrasivo, risulta risolto nel testo della rivendicazione indipendente per come concessa dall' mediante l'indicazione della presenza negli strati che CP_3 costituiscono il nastro flessibile dei componenti antistatici del carbon black e/o grafite,
e/o sali metallici o affini che non si rivengono affatto nel testo brevettuale oggetto di originaria domanda, ovvero indicando caratteristiche non presenti in essa, quali la struttura polimerica reticolata, ovvero la spugna del tipo a scambio di ioni. Così, la rivendicazione indipendente n. 1) formulata con l'originaria domanda non è stata corretta nella rivendicazione per come concessa in accordo a quanto previsto dell'art. 172 comma 2 cpi, ovvero nei suoi “aspetti non sostanziali”, non potendosi ritenere che le caratteristiche aggiunte alla rivendicazione oggetto di concessione siano semplici
“esempi” di ciò che già è rinvenibile nel testo della domanda, dovendosi affermare la violazione dell'art. 76 lett. c) cpi che ha la funzione, ai fini di tutela dell'affidamento dei terzi, di evitare che la domanda di brevetto serva come prenotazione di copertura brevettuale di trovati non ancora individuati al momento del deposito. Neppure è convincente, per le ragioni già espresse, l'argomentazione secondo cui il tecnico esperto di abrasivi avrebbe ben potuto ritenere che la soluzione tecnica di rendere antistatico il nastro abrasivo rivendicato nella domanda di brevetto IT'101 era raggiungibile in ragione delle caratteristiche aggiunte nel testo brevettuale per come
23 concesso dall' , in forza della sua conoscenza dell'arte nota, come espressa in CP_3 particolare dall'anteriorità US5677039.
3.3 – Infine, seppure si deve dare atto che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di nullità di IT'101 per come concesso, non ha dato motivazione circa le contestazioni mosse alla CTU dall'odierna appellante, quanto testé motivato rende contezza dell'infondatezza di detti rilievi critici come riproposti nella presente sede di gravame.
3.4 – In conclusione, deve affermarsi, non solo che la nuova istanza di limitazione del
6 giugno 2022 di IT'101, depositata ai sensi dell'art. 79 comma 3 cpi nel presente giudizio di gravame, introduce una riformulazione del trovato non tutelabile, ma anche che la medesima privativa è nulla per come originariamente concessa dall' , per CP_3 violazione dell'art. 76 lett. c) cpi. Conseguentemente, non è possibile predicare la contraffazione da parte dei prodotti di “12” e “L3” del brevetto CP_1
italiano per come oggetto di riformulazione nella presente sede di appello e del medesimo trovato per come originariamente concesso dall'ufficio brevetti.
4 – Venendo a considerare i motivi di appello relativi al capo della sentenza gravata che ha accolto la domanda di accertamento negativo della contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP'676, con implicito rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della violazione della privativa, va precisato, come già accennato, che ha espressamente Parte_1
rinunciato ad impugnare la declaratoria di non contraffazione da parte del prodotto di denominato “41”. In argomento, è bene premettere, a norma CP_1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 30/2005, applicabile alla frazione italiana del brevetto europeo in forza del disposto dell'art. 56 del medesimo testo normativo, che l'ambito di tutela accordato dalla privativa al suo titolare è delimitato dal contenuto delle rivendicazioni e, in particolare, delle rivendicazioni indipendenti a cui è affidata la volontà di tutela, contenuto interpretabile in ragione della parte descrittiva e dei disegni del trovato. Così, la contraffazione della privativa sussiste nell'ipotesi in cui il prodotto del terzo rientri in detto ambito di tutela, tenendosi nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle
24 rivendicazioni. Detti concetti sono altrimenti correttamente espressi dal consulente tecnico dell'ufficio incaricato in prime cure di verificare la contraffazione di
EP'676, quando questi afferma che l'ambito di tutela del brevetto è definito dalle rivendicazioni principali indipendenti, posto che le rivendicazioni dipendenti hanno lo scopo di limitare e non ampliare la tutela definita delle rivendicazioni indipendenti, e quando precisa che sussiste contraffazione nell'ipotesi in cui i prodotti oggetto del giudizio possiedano le caratteristiche, anche per equivalenti, indicate nelle rivendicazioni indipendenti del trovato.
4.1 – Il brevetto EP'676, dal titolo “Antistatic flexible abrasive with a combined support”, nella traduzione italiana regolarmente depositata ai fini della sua efficacia “Abrasivo flessibile antistatico con un supporto combinato”, rivendica un abrasivo flessibile ed antistatico in forma di nastro comprendente un film plastico di supporto;
un primo e un secondo strato di resine leganti applicate sul film plastico di supporto, le quali includono carbon black, grafite, sali metallici o affini;
un abrasivo in granuli, inglobato tra il primo ed il secondo strato di resine leganti;
un substrato di rinforzo in carta, fissato al film plastico di supporto. Inoltre, detto film plastico di supporto è dotato di un trattamento antistatico superficiale ed il substrato di rinforzo comprende carbon black, grafite, sali metallici o affini;
il substrato di rinforzo è laminato assieme al film plastico di supporto con un adesivo contenente carbon black, grafiti, sali metallici o affini. Ora, la presenza di detti componenti antistatici è rivendicata in ragione del problema tecnico che il trovato intende risolvere ovvero, tra gli altri e secondo la dichiarazione del suo preambolo, similmente a quanto visto per IT'101, il problema della elevata elettrostaticità che può accumularsi nel supporto plastico tale da generare cariche elettrostatiche nell'utilizzo del nastro, con pericolo di generazione di scintille che potrebbero portare all'incendio delle polveri di levigatura e dei sistemi di aspirazione.
4.2 – Come già detto, con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe aderito alle conclusioni del
25 consulente dell'ufficio in punto di esclusione della contraffazione di EP'676, nonostante che le analisi chimiche condotte presso l'università di Padova non avrebbero permesso di appurare la presenza dei materiali rivendicati nei brevetti attorei, ovvero il carbon black, la grafite e i sali metallici o affini, pur sussistendo - per asserzione dell'appellante - le caratteristiche antistatiche dei prodotti in affermata contraffazione, circostanza sufficiente per affermare la violazione delle privative oggetto di lite. Tuttavia, l'interferenza, anche per equivalenti di
“12” e “L3”, non può essere affermata per il semplice fatto che detti prodotti presentino caratteristiche più o meno antistatiche, posto che la tutela assicurata dal brevetto europeo è individuata dalla presenza dei componenti antistatici più volte menzionati, dovendo inoltre la prova dell'interferenza essere fornita dal titolare del brevetto che ne lamenti la contraffazione, essendo così parimenti infondata l'argomentazione dell'impugnante secondo cui l'assenza di riscontro probatorio non doveva andare a suo pregiudizio.
4.3 – , sempre al fine di censurare la declaratoria di non interferenza di Pt_1
“12” e “L3” con EP'676, si duole della scelta del consulente, avallata dal
Tribunale, di far sottoporre i campioni dei prodotti in questione, sempre presso l'università di Padova, a prove elettriche di tipo statico, ossia a campione fermo e collegato ad un coppia di elettrodi, anziché di tipo dinamico, ossia in condizioni di utilizzo normale dei prodotti in questione, ovvero con nastro montato su levigatrice in opera, cosa che avrebbe permesso di rilevare la caratteristiche antistatiche di ridetti nastri, con conseguente loro interferenza con i brevetti oggetto di lite, e dipendendo, a suo dire, da detto errore metodologico l'ulteriore errore di misurazione dell'antistaticità come valore assoluto e non relativo, derivante dalla comparazione del comportamento antistatico del materiale con quello esibito da prodotti analoghi in condizioni di normale utilizzo. Ancora una volta deve ribadirsi che le prove elettrostatiche debbono ritenersi, nel caso di specie, adeguate ad appurare la presenza dei componenti rivendicati con il brevetto
26 nei prodotti in asserita contraffazione, non dovendosi procedere a testare la minore o maggiore capacità antistatica dei medesimi prodotti con prove elettrodinamiche di funzionamento, indipendentemente dalla presenza dei materiali in questione.
4.4 – Per maggiore chiarezza espositiva dell'infondatezza dei motivi di appello in esame è bene evidenziare che il CTU correttamente ha evidenziato che in
“12” le analisi chimiche hanno permesso di appurare che le resine leganti del prodotto (carta abrasiva chiara) includono sali metallici in forza di zinco stereato, cosicché detti sali metallici non sono contenuti nella base di supporto in carta e negli adesivi, come rivendicato dal brevetto, mentre la presenza di carbon black o grafite nel supporto di carta è smentita dal fatto che la presenza di detto componente determinerebbe la pigmentazione nera del supporto di carta medesimo, anche in presenza di quantità minime, oltre che dal fatto che la presenza di carbon black sarebbe in grado di diminuire la resistività superficiale del supporto in carta stesso, resistività che, di converso, dalle analisi elettriche è risultata dell'ordine di grandezza della normale carta da stampa. Quanto ad
“L3”, il CTU ha evidenziato che nel prodotto di sono presenti, CP_1 all'interno del primo e del secondo strato di resine leganti, carbonato di calcio e metal soap, considerabili sali metallici, come confermato dalle analisi chimiche più volte menzionate, mentre detti sali metallici non sono contenuti nella base di supporto di velcro e negli adesivi del prodotto di parte convenuta, diversamente da quanto rivendicato in EP'676. Inoltre, la presenza di carbon black o grafite è esclusa coerentemente dal CTU secondo gli argomenti già evidenziati per
“12”. In definitiva, sia “12” che “L3” non riproducono tutte le caratteristiche riportate nella rivendicazione indipendente del brevetto europeo oggetto di lite, dovendosi escludere che detti prodotti ne costituiscano contraffazione.
4.5 – Infine, l'esaustività dei convincenti rilievi tecnici esposti dal CTU in prime cure e quanto evidenziato nei punti di motivazione che precedono escludono la
27 necessità di procedere nella presente sede ad esperire nuovo accertamento peritale secondo quanto richiesto dall'appellante previe nuove prove chimiche ed elettrodinamiche.
5 – Di converso, deve reputarsi fondato il quarto motivo di gravame con cui è censurata la statuizione relativa alla pubblicazione della sentenza di prime cure. Va rammentato che il Tribunale ha disposto, a spese di , la pubblicazione Pt_1
della propria pronuncia avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di limitazione di IT'101 svolta in prime cure, la declaratoria di nullità del medesimo titolo brevettuale per come concesso originariamente dall' e CP_3
la declaratoria di non contraffazione da parte dei prodotti di della CP_1 frazione italiana del brevetto europeo EP'676. Secondo quanto prevede l'art. 126 del D.Lgs n. 30/2005, la pubblicazione della sentenza può essere disposta unicamente laddove la pronuncia accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, avendo l'istituto in questione una funzione fondamentalmente risarcitoria o riparatoria di ristoro in forma specifica del danno non patrimoniale sopportato dal titolare della privativa violata o di limitazione e riduzione del danno, patrimoniale e non, cagionato dall'illecito. Peraltro, analoga funzione riparatrice del danno ha la pubblicazione della sentenza così come prevista dall'art. 120 cpc, ove è disposto che il Giudice può ordinare detta pubblicazione nei casi in cui essa contribuisca a riparare il danno derivante dall'illecito. Nel caso della pronuncia che accerta la non contraffazione della privativa altrui, manca in radice una condotta illecita che giustifichi la pubblicazione, così come manca nel caso in cui nel corso del giudizio siano state presentate istanze di riformulazione del brevetto giudicate inammissibili, in difetto di accertamento della responsabilità processuale ex art. 96 cpc. Nel contempo, non hanno rilievo le difese spese in argomento da secondo cui la stessa sarebbe stata pregiudicata nei suoi CP_1
interessi economici dalla condotta di che avrebbe fatto valere Pt_1
l'insussistente contraffazione delle sue privative, ostacolando la
28 commercializzazione dei prodotti asseritamente interferenti, posto che in giudizio l'odierna appellante non ha mai fatto valere domande in tal senso, tese ad accertare la condotta professionalmente scorretta di controparte. Infine, in tema di brevetto per invenzione industriale, la mera nullità della privativa non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 cpc, come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e
126 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall' (Cass. n. 21835/2009). CP_3
6 – In definitiva, previa declaratoria di nullità della riformulazione delle rivendicazioni di IT'101 come depositata nel presente grado di appello in data 6 giugno 2022, deve confermarsi la pronuncia di nullità del medesimo brevetto come originariamente concesso dall' , escludendosi qualsivoglia sua CP_3
contraffazione, così come deve confermarsi la declaratoria di non contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP'676 da parte dei prodotti di
“12” che “L3”, o comunque altrimenti denominati, negandosi CP_1
nel contempo la fondatezza delle domande introdotte da di Parte_1
accertamento della violazione di detta privativa, di inibitoria e risarcimento del danno. Di converso, la sentenza del Tribunale di Venezia deve essere riformata in punto sua pubblicazione, rigettando la domanda in tal senso formulata in prime cure dall'odierna appellata. L'esito complessivo del giudizio vede la prevalente soccombenza di essendo rigettata unicamente la pretesa Parte_1
di di pubblicazione della sentenza, di modo che sussistono giustificati CP_1
motivi per compensare solo in minima parte, ovvero per la quota di un quinto, le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannandosi l'odierna appellante alla rifusione della residua frazione, da liquidarsi ai valori medi secondo D.M. n.
29 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore indeterminato di rilevante complessità della causa. Quanto liquidato in favore del
CTU in entrambi i gradi di giudizio deve rimanere a definitivo ed integrale carico dell'appellante, considerato l'esito degli accertamenti peritali e del giudizio sulle questioni esaminate dal consulente. Infine, l'accoglimento parziale dell'impugnazione esclude la possibilità di condannare ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc, diversamente da quanto richiesto da . CP_1


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della appellata sentenza del
Tribunale di Venezia n. 849/2022, pubblicata in data 4 maggio 2022, così provvede:

1. dichiara la nullità della riformulazione delle rivendicazioni del brevetto n.
[...] depositata dall'appellante in data 6 Parte_1
giugno 2022 nel presente giudizio di gravame;

2. conferma la declaratoria di nullità del brevetto n. [...] come originariamente concesso all'appellante dall' in Parte_1 CP_3
data 8 novembre 2013;

3. conferma la declaratoria che i prodotti di “41”, “12” e CP_1
“L3”, o altrimenti denominati, non costituiscono contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo n. EP2621676 in titolarità di
[...]
; Parte_1

4. rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza di prime cure proposta da
; CP_1

5. compensa per la quota di un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio;

30 6. condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata della residua frazione delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio che si liquida, già operata la decurtazione della quota compensata, quanto al primo grado, in euro 850,04.= per spese borsuali ed in euro 12.000,00.= per compensi professionali, nonché in euro 11.453,36.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;

7. pone a definitivo integrale carico dell'appellante quanto liquidato in favore del
CTU nel presente grado di appello con separato provvedimento, confermando la corrispondente statuizione presa in prime cure;

8. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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