N. R.G. 2303/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Vitro' Presidente relatore dott. Alberto La Manna Giudice dott. ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2020 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SINDICO DOMENICO e dell'avv. RAVEZZANI EUGENIA ATTRICI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. , CP_2 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti VENTURELLO MARCO, FERRARO ALESSIA, LADURNER MICHAEL, DALLA COSTA MATTIA CONVENUTI
OGGETTO: contratto di sponsorizzazione;
violazione marchio;
risarcimento del danno
CONCLUSIONI

Per le attrici:
-Nel merito
pagina 1 di 29 -Rigettare tutte le domande ex adverso rassegnate in via riconvenzionale, assolvendo nel miglior modo le attrici;

-accertare e dichiarare che non ha alcun obbligo di sottoscrivere alcuna Pt_1 licenza con CP_1
-accertare e dichiarare la liceità dell'uso del segno Audi sui TI LI realizzati da IT nell'ambito e nei termini del contratto di Sponsorizzazione FI;

-accertare e dichiarare che, nei termini del contratto di sponsorizzazione FI, l'autorizzazione concessa da IT è valida ed efficace fino alla scadenza CP_1 del contratto IT / FI, a condizione che il segno Audi utilizzato da non presenti modifiche rispetto al segno autorizzato;
Pt_2
-accertare e dichiarare come, nel caso di non creduta soccombenza totale o parziale, il risarcimento preteso da on possa riguardare le pretese violazioni risalenti oltre i CP_1
5 anni precedenti la data di costituzione in giudizio di nella presente causa, CP_1 trattandosi, in ogni caso, di una pretesa responsabilità extra-contrattuale.
-Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Per le convenute:
-Accertata e dichiarata l'intervenuta scadenza e/o cessazione degli effetti dell
[...] in data 30.06.2018 o nella diversa data che dovesse essere Parte_3 accertata, e/o, comunque, accertata e dichiarata l'intervenuta revoca del consenso da parte di all'uso dei Marchi di cui alle registrazioni sub doc. da 2 a 6 nei CP_2 CP_1
TI LI a far data dal 13.09.2018 o nella diversa data che dovesse essere accertata, e/o la violazione contrattuale, rigettare tutte le domande delle attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;

-Accertare e dichiarare la necessità del consenso di , quale titolare dei Marchi CP_2 per l'uso dei Marchi di cui alle registrazioni sub doc. da 2 a 6; CP_1
-In via riconvenzionale (i) accertare e dichiarare che l'intervenuta fabbricazione e/o la commercializzazione/vendita e/o la promozione da parte di e/o Controparte_3
dei TI in Vendita e dei TI LI recanti i Marchi Audi Parte_1 successiva al 30.06.2018 o alla diversa data che dovesse essere accertata, costituisce violazione contrattuale e/o contraffazione dei marchi medesimi ai sensi in particolare degli artt. 20 c.p.i. e 9.2 RMUE;
(ii) in subordine, accertare e dichiarare che l'intervenuta fabbricazione e/o la commercializzazione/vendita e/o la promozione da parte di e/o Controparte_3
e dei TI LI recanti i Marchi Audi Controparte_4 successiva al 13.09.2018 o alla diversa data che dovesse essere accertata, costituisce violazione contrattuale e/o contraffazione dei marchi medesimi ai sensi in particolare degli artt. 20 c.p.i. e 9.2 RMUE;

pagina 2 di 29 (iii) accertare e dichiarare che il comportamento di cui in narrativa costituisce concorrenza sleale di e/o ex art. 2598 c.c. ai danni di Controparte_3 Parte_1
e/o ; CP_2 Controparte_1
(IV) inibire a e/o la fabbricazione, Controparte_3 Parte_1 commercializzazione e promozione dei TI in Vendita e dei TI LI recanti i Marchi nonché di qualsiasi altro prodotto recante i Marchi AUDI e/o altri marchi CP_1
o segni distintivi di , non autorizzato da e/o per il quale quest'ultima CP_2 CP_2 non ha prestato il proprio consenso;
(V) inibire a e/o la prosecuzione delle attività di Controparte_3 Parte_1 concorrenza sleale descritte in narrativa;
(VI) fissare una penale di Euro 2.000,00 per ogni prodotto venduto in violazione e/o per ogni inosservanza successivamente constatata e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
(VII) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura della convenuta CP_2
e a spese delle attrici per due volte a caratteri doppi del normale su due quotidiani a
[...] diffusione nazionale (“Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”) nonché, per almeno sessanta giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale, la pubblicazione della sentenza nella pagina di apertura in posizione centrale della home page dei siti web https://www.robedikappa.com/ , https://www.basicitalia.com/, http://www.basic.net/ e sugli altri indirizzi web riferibili a e/o a;
Controparte_3 Parte_1
(VIII) ordinare il sequestro, anche ai sensi dell'art. 124 comma 3 cpi, il ritiro del commercio e la distruzione, a cura e spese di e/o a e alla Controparte_3 Parte_1 presenza di almeno un incaricato di dei TI in Vendita, dei TI LI CP_1 nonché di qualsiasi altro prodotto recante i Marchi AUDI e/o altri marchi o segni distintivi di , non autorizzato da e/o per il quale quest'ultima non ha CP_2 CP_2 prestato il proprio consenso, che sia fabbricato e/o commercializzato da Controparte_3
e/o a , nonché delle confezioni e del materiale promozionale e Parte_1 pubblicitario ad essi relativi, che siano rinvenibili nelle rispettive sedi legali, negli opifici di produzione e/o nei magazzini di stoccaggio di e/o a Controparte_3 Parte_1
e/o anche presso qualsiasi soggetto terzo, distruzione che dovrà comunque essere
[...] comprovata da un adeguato verbale certificato da soggetto terzo indipendente che attesti la distruzione;

(IX) condannare e/o al risarcimento dei danni tutti, Controparte_3 Parte_1 anche morali e di immagine, subiti da e/o come CP_2 Controparte_1 conseguenza delle condotte delle attrici, il cui importo verrà accertato in corso di causa secondo i criteri di cui all'art. 125 c.p.i., ivi inclusa la retroversione degli utili o, in subordine ritenuto di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
(X) condannare e/o per indebito arricchimento ex. art. Controparte_3 Parte_1
2041 c.c. e per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per le condotte di cui in narrativa;

pagina 3 di 29 (XI) condannare e/o per responsabilità aggravata ai Controparte_3 Parte_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
-Con riserva di articolare i propri mezzi istruttori;

-Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 TP, IVA e CPA.” Si insiste altresì in via istruttoria
- per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, segnatamente: (i) istanze di prova orale sia diretta che contraria formulate a pag. 7 e ss. della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.p.c. e a pag. 5 e ss. della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 C.p.c.;
(ii) istanza per ordine di esibizione ex art. 121 comma 2 C.p.i. (o in subordine ex art. 210 e 212 cp.c. o ex art. 2711 c.c.) di cui a pag. 20 e ss. della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.p.c.;
(iii) istanza per richiesta di informazioni ex art. 121 bis c.p.i. (o in subordine ex art. 210 e 212 cp.c. o ex art. 2711 c.c.) di cui a pag. 21 e ss. e 24 e ss. della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.p.c.;
- per il rigetto delle istanze istruttorie delle attrici per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
C.p.c. di AUDI.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione del 22/1/2020 le società e hanno Parte_1 Controparte_3 convenuto in causa le società (già ) e , riferendo: Controparte_1 CP_5 CP_2
-che le attrici fanno parte del Gruppo AS, leader di mercato nel settore della produzione e commercializzazione di abbigliamento per lo sport e il tempo libero, contraddistinti da vari marchi registrati, tra cui PP e Robe di PP e che, in particolare, è la Pt_1 capogruppo e IT la licenziataria italiana dei marchi del Gruppo AS e Sponsor Tecnico della Federazione Italiana Sport Invernali (FI);
-che (già ) è la società tedesca licenziataria dei marchi della casa CP_1 CP_5 automobilistica Audi, anch'essa Sponsor della FI;

-che tra le parti sono sorte delle difficoltà di collaborazione dovute a una diversa interpretazione dei diritti relativi all'uso del marchio AUDI (denominativo e figurativo) sui TI LI venduti da IT, che le parti si sono scambiate una nutrita corrispondenza, che ha inviato a una bozza di licenza sui marchi CP_5 Pt_1
Audi, intimando a di firmarla e minacciando azioni legali in caso di non ottemperanza e Pt_2 che allora le attrici, non ritenendo legittimo accettare l'imposizione della sottoscrizione di tale licenza, hanno promosso la presente azione di accertamento negativo.
A questo punto le attrici hanno esposto:
-che la sponsorizzazione FI da parte della IT risale all'anno 2011 ed è stata successivamente in vigore sulla base dell'accordo raggiunto nel 2017, valido fino al 30/4/2022;
-che, nell'ambito della strategia della sponsorizzazione, risalta, in particolare nel campo dello sci, la realizzazione e la vendita di articoli cosiddetti “Prodotti LI”, ossia la riproduzione degli indumenti tecnici utilizzati dagli atleti nelle gare (“TI FI”), utilizzando materiali di buon livello, ma non altrettanto sofisticati;
la differenza di materiali pagina 4 di 29 tra TI LI e TI FI deriva dalla razionalizzazione dell'investimento effettuato dalle attrici per la sponsorizzazione;
in particolare, se i TI LI fossero realizzati con gli stessi materiali dei TI FI dovrebbero essere commercializzati a un prezzo tale da rendere quasi irrilevante la vendita al pubblico, vanificando, in modo significante, le aspettative di rientro dei costi e di ritorno economico dell'investimento effettuato;
si indica la percentuale del fatturato realizzato mediante la vendita dei TI LI (circa il 70% per i TI LI, e circa il 30% per i TI FI e i TI in licenza);
.che fin dall'inizio della sponsorizzazione ha prodotto e venduto Controparte_6 Parte_4
, apponendo su di essi i marchi PP, il marco della FI e i marchi di altri sponsor;

[...] si richiamano gli artt. 2 e 3.1 del contratti IT/FI del febbraio 2017;
-che appare palese che l'obbligo gravante su FI e sia quello di ottenere Pt_2 un'autorizzazione, esplicita o tacita, da parte degli altri Sponsor i cui marchi siano utilizzati per i TI LI, obbligo che, in termini generali, riguarda i colori utilizzati, la corretta realizzazione dei loghi ed, eventualmente, le dimensioni e il posizionamento degli stessi;
che tale obbligo è stato regolarmente osservato da e tutti i TI LI Pt_2 venduti sono stati autorizzati;
tale prassi è stata regolarmente seguita per quanto riguarda il Marchio e i TI LI sono stati sempre realizzati in conformità con le CP_1 autorizzazioni ricevute, anche tramite la FI, sulle collezioni inviate da a tal fine;
il Pt_2 contratto di sponsorizzazione FI prevede il tacito consenso una volta trascorsi 10 giorni dalla consegna del book delle collezioni, prevedendo che anche per i TI LI valgano le stesse condizioni d'accettazione (Allegato 7, art. 2 e 12, del contratto di sponsorizzazione IT/FI);
-che è sempre stata cosciente di tale situazione, tanto da aver sottoscritto, tramite la CP_1
GI (Volkswagen Group Italia spa, società italiana appartenente allo stesso Gruppo Industriale), nel marzo 2016, un “Official LI Products Agreement”- quindi non una licenza-, nel quale non si chiede alcun compenso per i TI LI sui quali si usa il Marchio si prevede, all'art. 2, un termine di 30 giorni per il silenzio-assenso delle CP_1 collezioni e, inoltre, si legge nel secondo paragrafo di pag. 3 che questo contratto è Pt_5 connesso alla validità dell'accordo tra GI e FI e a quella dell'accordo tra FI e IT;

-che dunque tale accordo non prevede alcun termine e fa solo riferimento alla possibilità che o cessino di essere sponsor della FI e non può attualmente considerarsi Pt_2 CP_1 decaduto, essendo stati stipulati altri contratti di sponsorizzazione tra e FI e tra FI Pt_2
e né può essere revocato unilateralmente da CP_1 CP_1
-che, ciò nonostante, nel corso degli ultimi mesi, la società che nulla ha a che Pt_1 vedere con la sponsorizzazione FI, non essendo né la titolare dei marchi, né la licenziataria degli stessi, è stata oggetto di reiterate diffide da parte della società tedesca “ CP_1
“ la quale, nella sua qualità di licenziataria dei marchi ritiene di aver diritto di
[...] CP_1 vietare a l'uso del marchio per i TI LI e cerca di imporre un'onerosissima Pt_2 licenza alla società Pt_1
pagina 5 di 29 -che, allora, che interviene nel presente contenzioso solo in quanto destinataria Pt_1 della richiesta di firmare la licenza, e IT, in qualità di Sponsor della FI, chiedono l'accertamento negativo della violazione dei diritti sul Marchio stante il disposto CP_1 del contratto di sponsorizzazione FI e l'autorizzazione fornita nel tempo da ll'uso di CP_1 tale marchio per i TI LI e confermata implicitamente, in assenza di risposta nei termini previsti, sia considerando il termine rilevabile dal contratto di sponsorizzazione FI (10 giorni), sia quello dell'accordo di cui all'accordo (30 giorni); Pt_5
-che, secondo con le modifiche da esse apportate all'ultimo contratto di CP_1 sponsorizzazione della FI (contratto del 2/7/2018, valido per gli anni 2018-2022), vi sarebbe stata una modifica sostanziale dei rapporti tra le Parti, tale da rendere inefficace l'autorizzazione da ià concessa a;
CP_1 Pt_2
-che una simile impostazione, tuttavia, è priva di fondamento, in quanto una nuova autorizzazione (che non è una “licenza”) potrebbe essere discussa solo qualora IT non fosse più lo sponsor tecnico di FI, oppure se venissero modificate da le modalità Pt_2
d'uso del Marchio ui “TI LI”, situazioni che non si sono verificate, essendo, CP_1 peraltro, la riproduzione di tale marchio su tali prodotti prevista dal contratto FI (del 2017, con scadenza nel 2022);
-che la bozza di licenza proposta dalle convenute non è accettabile, perché autorizzerebbe un controllo, anche di qualità, di ul prodotto replica (che non è un prodotto , invece CP_1 CP_1 del limitato controllo sulle modalità d'uso del marchio nell'ambito del contratto di CP_1 sponsorizzazione.
Le convenute e , costituitesi con comparsa del 19/11/2020, Controparte_1 CP_2 hanno contestato le domande attoree, affermando:
-che nei primi contratti di sponsorizzazione intercorsi tra GI e FI (contratto del 27/9/2010 con efficacia dall'1/7/2010 al 30/6/2012; contratto dell'1/7/2012 con scadenza al 30/6/2014) non veniva fatta alcuna menzione dei TI LI, né del consenso all'uso dei marchi u di essi;
CP_1
-che il fatto che i marchi otessero essere utilizzati solo per i TI FI era stato CP_1 ribadito da GI a FI con lettera 12/7/2013 e con mail del 16/9/2014;
.che non vi era alcuna best practice nel settore delle sponsorizzazioni circa l'uso dei marchi;

-che esplicito divieto di utilizzo dei marchi nei TI LI era stato inserito nel CP_1 contratto di sponsorizzazione del 5/11/2014, relativo alle stagioni agonistiche fino CP_7
30/6/2018 (così prorogata l'originaria scadenza), all'art. 4.6;
-che, però, a partire dalla fine del 2014 veva constatato l'utilizzo abusivo del proprio CP_1 marchio da parte dell'attrice, che con lettera 12/1/2015 GI aveva informato FI di tale circostanza, chiedendole di intervenire, che FI aveva inviato la lettera 14/1/2015 a IT, che aveva risposto che nei contratti di sponsorizzazione l'utilizzo CP_3 gratuito dei marchi dei vari sponsor sui TI LI doveva considerarsi implicito;

-che invece FI non aveva (e non ha) il diritto di concedere a il consenso all'uso Pt_2 dei marchi ui TI;
CP_1 Pt_3
pagina 6 di 29 -che iniziavano però delle trattative tra le parti, all'esito delle quali esse decidevano di regolamentare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni contrattuali dei contratti di sponsorizzazione esistenti con FI, la produzione dei TI da parte di IT Pt_3
e che veniva sottoscritto da FI, GI e IT l'accordo che le parti concordavano Pt_5 di integrare i contratti menzionati nelle premesse conformemente alle disposizioni dell' e Pt_5 che GI e FI, in ottemperanza a ciò, si scambiavano una lettera integrativa del contratto di sponsorizzazione del 5/11/2014, datata 30/5/2016, con la quale GI, con riferimento a quest'ultimo contratto, autorizzava l'utilizzazione del marchio sui TI , in CP_1 Pt_3 deroga alla previsione dell'art.

4.6 del contratto;

-che l ha cessato di produrre effetti alla data del 30/6/2018, data di scadenza del Pt_5 contratto 2014/2018; CP_7
-che il rapporto di sponsorizzazione tra FI e GI era poi stato rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo contratto in data 2/7/2018, con durata fino al 30/6/2022, e che in forza di tale contratto l'uso dei marchi era espressamente consentito ai soli TI CP_1
FI (art. 4.2), mentre, ai sensi dell'art. 4.8 l'autorizzazione da parte di GI all'apposizione del marchio sui TI LI era subordinata e disciplinata dalla CP_1 sottoscrizione di un separato accordo tra FI, GI e gli Sponsor CN (come IT) volto a disciplinare modalità, forme e caratteristiche di apposizione del marchio CP_1
-che tale disposto era ribadito nell'art. 17.4 e che FI e GI avevano sottoscritto un addendum in data 1-7/8/2019, prevedendo che l'autorizzazione dovesse essere rilasciata da
, anziché da GI;
CP_2
-che dunque mancava un successivo accordo e consenso della ll'uso dei suoi marchi CP_1 sui prodotti e che GI aveva comunicato ciò a con varie lettere, a partire da Pt_3 Pt_2 quella del 13/9/2018, trasmettendo all'attrice anche il modulo della licenza attraverso la quale sarebbe stato possibile per la ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio sui Pt_2 CP_1
TI LI;

-che IT aveva accettato di compilare il modulo e aveva partecipato alla procedura per addivenire al rilascio della licenza, in tal modo dimostrando di ammettere la necessità del consenso della anche se però continuava a vendere i TI LI apponendovi CP_1 illegittimamente il marchio CP_1
-che dopo l'ennesimo sollecito di in data 26/9/2019 AS aveva risposto ad CP_1 CP_1 rifiutandosi di sottoscrivere la licenza, e poi, dopo le ultime comunicazioni di aveva CP_1 promosso la presente causa di accertamento negativo.
Le convenute aggiungevano:
-che era errata la tesi attorea secondo la quale l'autorizzazione richiesta dal contratto di sponsorizzazione del 10/2/2017 riguarderebbe esclusivamente “i colori utilizzati, Parte_6 la corretta realizzazione di loghi ed eventualmente, le dimensioni e il posizionamento degli stessi” e tutte le collezioni di IT avrebbero ricevuto l'autorizzazione tramite FI, dal momento che era necessario il consenso all'uso del marchio da parte di che FI non CP_1 aveva alcun potere di rilasciare tale consenso;

-che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere ancora valido l anche dopo il Pt_5
30/6/2018, in ogni caso dovrebbe ritenersi che la comunicazione di GI del 13/9/2018, con pagina 7 di 29 cui veniva comunicata la necessità di negoziare direttamente con il nuovo contratto di CP_1 licenza, integri gli estremi di una revoca del consenso di ll'uso dei propri marchi. CP_1
In via riconvenzionale le convenute chiedevano:
-che, mancando il consenso all'uso del marchio sui TI , fossero accertati i Pt_3 comportamenti di contraffazione e di concorrenza sleale da parte di;
Pt_2
-che fossero adottati i provvedimenti di inibitoria, oltre penale, sequestro e ordine di ritiro dal commercio;

-che IT e/o fossero condannate a risarcire il danno derivato alle convenute Pt_1 dall'uso dei marchi sui prodotti LI, dal 30/6/2018 o dalla diffida del 13/9/2018 CP_1
(danno emergente, lucro cessante, per decremento fatturato, per annacquamento del potere attrattivo dei marchi prezzo del consenso e retroversione degli utili), o in subordine, CP_1 che fosse riconosciuto l'indebito arricchimento.
2) Con sentenza non definitiva del 21/10/2022 il Tribunale di Torino, decidendo sull'an della causa, ha respinto le domande delle attrici e , accertando la Pt_1 Parte_2 violazione del marchio con le conseguenti pronunce su inibitoria, fissazione di penale CP_1
e ordine di ritiro dal commercio;
con separata ordinanza il Tribunale ha rimesso in istruttoria la causa relativamente alla domanda riconvenzionale delle convenute di risarcimento danni.
In particolare, il Tribunale ha rilevato:
-che l'autorizzazione all'uso dei marchi sui TI LI delle attrici risulta CP_1 essere venuta meno con la scadenza del contratto c.d. , alla data del 30/6/2018; Pt_5
-che, più specificamente, i primi contratti di sponsorizzazione GI/FI non menzionavano in alcun modo il consenso della all'uso dei suoi marchi sui CP_1 Parte_4
; il divieto di utilizzo dei marchi ui TI LI è poi divenuto esplicito nel
[...] CP_1 contratto di sponsorizzazione del 5/11/2014, all'art. 4.6, ed è stato espressamente CP_7 citato dalla GI nella successiva corrispondenza intercorsa con la FI;

-che, dopo una serie di trattative le parti sono giunte ad un accordo, stipulato nel marzo 2016 tra GI, che prevedeva l'autorizzazione di GI all'uso, da parte di , Pt_1 Pt_2 dei marchi sui TI LI ( ; CP_1 Pt_5 Parte_3
l'autorizzazione (art. 2 ult. co.) all'utilizzo del Marchio lla Società AS– concessa CP_1 senza corrispettivo – era connessa alla validità del contratto tra GI e la Federazione e/o alla validità del contratto tra la Federazione e la Società (l rimarrà valido per tutta la durata Pt_5 del contratto tra GI e la Federazione e del contratto tra la Federazione e la Società) e in caso di sua cessazione– per qualsiasi caso – la Società non sarebbe stata autorizzata a continuare l'utilizzo e avrebbe dovuto cessare immediatamente la personalizzazione dei TI FI e dei TI LI FI con il Marchio eccezion fatta per gli CP_1 ordini di produzione pendenti effettuati più di 30 (trenta) giorni prima della data di risoluzione anticipata dei suddetti contratti, e sarebbe stata autorizzata a continuare a vendere gli LI Products autorizzati recanti il Marchio er un ulteriore periodo di 9 Pt_3 CP_1
pagina 8 di 29 (nove) mesi dalla data di risoluzione o dalla data di scadenza di uno o di entrambi i suddetti contratti”;
-che il contratto tra GI e FI del 5/1/2014 è scaduto in data 30/6/2018 e che il nuovo rapporto di sponsorizzazione tra FI e GI, rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo contratto in data 2/7/2018, con durata fino al 30/6/2022, dispone che l'uso dei marchi CP_1 espressamente consentito ai soli TI FI, mentre l'autorizzazione da parte di GI all'apposizione del marchio sui TI LI era subordinata e disciplinata dalla CP_1 sottoscrizione di un separato accordo tra FI, GI e gli Sponsor CN;

-che dunque, attesa la scadenza dei contratti ai quali era connessa la validità dell'accordo (i contratti vigenti all'epoca della sottoscrizione di tale accordo, marzo 2016), deve Pt_5 ritenersi venuto meno il consenso di all'utilizzo da parte di dei suoi marchi sui CP_1 Pt_2
TI LI;

-che del conseguente indebito utilizzo di tale marchio è stata più volte avvertita dalle Pt_2 controparti, a partire dalla mail di GI del 13/9/2018;
-che, inoltre, non è stata in alcun modo provata in causa una prassi in materia di sponsorizzazione da cui derivi l'automatica e necessaria autorizzazione all'uso del marchio di uno sponsor nei TI LI;

-che va pertanto accertato che la fabbricazione, commercializzazione e promozione da parte delle attrici dei recanti i marchi perlomeno successivamente alla Parte_4 CP_1 lettera di contestazione del 13/9/2018, costituiscono contraffazione dei marchi ai CP_1 sensi degli artt. 20 CPI e 9 RMUE, e concorrenza sleale per agganciamento alla notorietà del marchio delle convenute;

-che la richiesta di inibitoria può essere fatta valere anche nei confronti di Pt_1 capogruppo del gruppo , che distribuisce i prodotti oggetto di causa, e titolare dei Pt_2 marchi di cui IT è licenziataria, dovendosi ritenere che la responsabilità della società capogruppo vada valutata secondo i criteri di cui all'art. 2359 c.c., in ragione del quale ad una società che esercita influenza dominante su di un'altra società può essere estesa la responsabilità per gli illeciti compiuti dalla seconda (si veda anche C. Giust. UE C-407/08 del 1.7.2010, C-97/08 del 10.9.2009), e che, pertanto, l'illecito di contraffazione e concorrenziale commesso può essere imputato a ciascuna delle società non in quanto vi sia stato in concreto un concorso nella commissione dello stesso ma perché la condotta è riferibile ad entrambe in quanto unico soggetto economico.
Con separata ordinanza del 21/10/2022 è stata disposta la rimessione in istruttoria della causa, è stato ordinato alle attrici di esibire, davanti al CTU, all'inizio delle operazioni peritali, le scritture contabili relative alla vendita dei TI LI recanti il marchio CP_1
a partire dal 13/9/2018, ed è stata disposta CTU, formulando il seguente quesito:
-“Il CTU, esaminata la documentazione in atti, le scritture contabili come sopra esibite e la documentazione pubblicamente disponibile, 1)Accerti il canone-royalty che l'attrice avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei marchi ui citati TI LI;
CP_1
pagina 9 di 29 2)Accerti il fatturato inerente alla vendita, da parte dell'attrice, dei TI LI recanti il marchi CP_1 dal 13/9/2018 ad oggi, calcolando la percentuale di utile netto ricavato da tali vendite, riconducibile causalmente alla valorizzazione dei TI LI derivata dall'apposizione del marchio . CP_1
Con provvedimento successivo, a seguito delle istanze delle parti, il giudice ha ampliato il quesito peritale, anche per economia processuale, chiedendo al CTU:
-“Riguardo alla questione del termine per l'esaurimento delle scorte, di operare una doppia valutazione;

-di operare le valutazioni in base all'utile netto;
-di acquisire tutta la documentazione rilevante, inerente l'oggetto della causa (prodotti replica), considerati gli utili delle parti attrici in causa in senso ampio”.
E, successivamente: di approfondire l'esame della documentazione prodotta, in particolare circa l'individuazione dei codici prodotto, e di calcolare, accanto all'utile netto delle convenute, anche l'utile incrementale”.

3) A questo punto, nella presente seconda fase del procedimento di primo grado, a seguito della rimessione in istruttoria della causa e dell'esperimento della CTU contabile, viene accolta la domanda riconvenzionale delle convenute di risarcimento danni.

3.1) La violazione del marchio le sue conseguenze. CP_1

3.1.1) In primo luogo si rileva che, come appena esposto, con la sentenza non definitiva sull'an è stato accertato che la fabbricazione, commercializzazione e promozione da parte delle attrici dei recanti i marchi a partire dal 13/9/2018, costituiscono Parte_4 CP_1 contraffazione dei marchi ai sensi degli artt. 20 CPI e 9 RMUE, e concorrenza sleale CP_1 per agganciamento alla notorietà del marchio delle convenute
E' evidente, allora, che nella presente fase del procedimento non può essere rimessa in discussione né l'accertata illegittimità dell'apposizione, da parte delle attrici, del marchio sui TI a seguito della cessazione dell'accordo né che l'arco di CP_1 Pt_3 Pt_5 tempo dell'accertata violazione sia quello che va dal 13/9/2018 al 31/12/2022 (quando è cessata ogni vendita dei TI LI recanti i marchi come non contestato in CP_1 causa).
Dal momento che, tuttavia, le parti hanno nei loro secondi scritti conclusionali, affrontato alcune tematiche ancora relative alla prima fase del giudizio, pur rilevandosi l'inammissibilità, nella presente fase, di tali ulteriori osservazioni delle parti, si espone quanto segue, trattandosi di discussione comunque idonea anche a individuare l'esistenza e l'entità del danno risarcibile.
3.1.2) Le attrici sostengono che nell'ipotesi in esame, di mancata autorizzazione di CP_1 all'apposizione del suo marchio sui , non sussiste una fattispecie Parte_7
pagina 10 di 29 tipica di contraffazione di marchio, con determinazione della confusione nel pubblico dei consumatori circa la provenienza dei prodotti.
Si tratterebbe di un utilizzo del segno in funzione atipica, per ottenere corrispondenza di immagine estetica rispetto ai TI FI, come nell'ipotesi di uso dei marchi dei terzi sui modellini (utilizzo del segno in funzione non distintiva, ma essenzialmente decorativa/ornamentale).

Premesso che come già detto, queste deduzioni sono inammissibili perché la sentenza non definitiva ha già accertato la sussistenza della contraffazione e perché si tratta di deduzioni nuove non presentate in precedenza, si osserva che la tesi attorea risulta infondata.
Si nota che la violazione del marchio può verificarsi anche laddove non sussista un rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza del prodotto contraddistinto, in particolare prevedendo l'art. 20 CPI (citato nella sentenza non definitiva), al punto c del primo comma, che è vietato l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
E l'art. 21 CPI prevede, al comma 2: “Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”.
Ed infatti il marchio, oltre che una funzione distintiva, ha anche una funzione attrattiva, evocativa e pubblicitaria e la violazione del marchio può appunto consistere anche nella violazione di questa funzione evocativa (riservata all'uso esclusivo del titolare del marchio), nel trarre indebitamente vantaggio dall'utilizzo di segno avente valore attrattivo ed evocativo.
Si veda, per es.: Cass. Civ. sez. I, 29/10/2015, n.22119: “L'utilizzo in funzione descrittiva di un marchio non è lecito qualora, anche in assenza di un rischio di confusione o associazione, divenga strumento di indebito sfruttamento della fama del titolare del marchio (c.d. rischio di agganciamento)”.
Nel presente caso, l'apposizione del marchio sui TI LI, senza CP_1 autorizzazione delle convenute, comporta la violazione della funzione evocativa e promozionale del marchio della che si è rifiutata di continuare a consentire CP_1
(gratuitamente) tale sponsorizzazione, e conseguente vantaggio commerciale per la distribuzione dei TI LI delle attrici.
Né è accoglibile la tesi delle attrici circa la liceità dell'utilizzo del segno Audi in funzione atipica, estetica.
Si ritiene, infatti, che non sussista un diritto assoluto dei terzi all'uso del marchio altrui in funzione estetico-ornamentale.
In particolare, si richiama l'art. 21, co. 1, CPI, secondo il quale:
pagina 11 di 29 -“

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:… b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio”.
Da un lato, dunque, si osserva che l'uso atipico del marchio altrui è lecito, laddove non pregiudichi la funzione distintiva dello stesso, ma abbia funzione descrittiva, e dunque sia diretto a fornire indicazioni sulla destinazione o le caratteristiche del prodotto e non ecceda questa funzione meramente descrittiva.
Nel presente caso, l'apposizione del marchio Audi sui prodotti LI non appare avere alcuna funzione descrittiva della destinazione o delle caratteristiche del prodotto.
Dall'altro lato, sempre dall'art. 21 CPI citato, appare risultare l'ammissibilità di usi atipici del marchio altrui, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e si tratti di segni o indicazioni che non sono distintivi.
Si deve, pertanto, indagare, nel caso concreto, se dall'uso atipico fatto del marchio altrui (per esempio, appunto, con funzione estetico-ornamentale) possa derivare pregiudizio alle funzioni del marchio riservate al titolare (valenza distintiva, promozionale, evocativa).
Nel presente caso non può accogliersi la tesi delle attrici, secondo cui l'apposizione del marchio a prettamente una funzione estetica, diretta a ripristinare l'aspetto estetico dei CP_1
TI , perché corrispondano ai prodotti FI (sui quali è apposto anche il Pt_3 marchio , perché la visione del marchio ui TI LI non può non creare CP_1 CP_1 nella percezione del consumatore l'impressione di un collegamento commerciale tra CP_1
e con conseguente illecito sfruttamento della funzione evocativa del segno Audi (si Pt_2 veda, sull'illiceità della tesi dell'uso estetico-ornamentale del segno, Tribunale Torino, 11 giugno 2021, in tema di diritto del ricambista di apporre il marchio della Casa madre automobilistica sui copricerchioni).
Né al caso in esame è applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione in materia di modellini di auto.
In particolare, in tema di apposizione del marchio della (il “cavallino”) sui CP_8 modellini di auto prodotti dalla , la Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 32408 del 3 CP_9 novembre 2022), dopo aver ritenuto che l'uso del marchio della non sia scriminato CP_8
(ex art. 21, comma 1, lett. b, CPI- che, come visto, scrimina l'uso non distintivo o l'uso sostanzialmente descrittivo di caratteristiche dell'oggetto-) perché descrittivo (perché l'immagine del cavallino rampante non descrive alcuna caratteristica essenziale del bene), afferma che detto uso è scriminato perché è imprescindibile al fine di creare una copia fedele dell'auto, restando da accertare nel merito se tale uso arrechi o meno pregiudizio al titolare del marchio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c CPI.
Nel presente caso, non è dimostrata la necessità di creare una copia identica ai TI FI, considerato che le attrici non hanno provato l'assoluta identità dei TI LI ai TI FI. Anzi, ha menzionato più volte la necessità di una Pt_2 autorizzazione di circa posizione colori, dimensione dei marchi sui TI CP_1 CP_1
LI (se questi ultimi avessero dovuto essere una copia identica dei TI FI, non pagina 12 di 29 ci sarebbe stata necessità di un controllo e conseguente autorizzazione circa dettagli vari degli stessi in tema di posizione, dimensione dei marchi, colori, ecc.).
Inoltre, mentre nel caso dei modellini auto è necessaria la riproduzione fedele di ogni elemento dell'auto del produttore originario, marchio compreso, ma nello stesso tempo resta con evidenza escluso qualsiasi collegamento tra le case automobilistiche e il produttore dei modellini (la riproduzione dei marchi delle case automobilistiche è percepita solo come integrante la suddetta copia fedele, non come utilizzo delle varie funzioni del marchio originario), nel presente caso, invece, come si è già detto, l'apposizione del marchio ui CP_1
TI LI inevitabilmente suggerisce l'esistenza di una collaborazione commerciale tra e nell'ambito della sponsorizzazione di questo abbigliamento CP_1 Pt_2 sportivo, con conseguente illecito sfruttamento della funzione evocativa e promozionale del marchio CP_1
Più specificamente, i TI LI non sono semplicemente delle riproduzioni dei TI FI (come se fossero dei modellini), ma sono prodotti dotati di autonomo valore commerciale. In questa prospettiva, il titolare del marchio uò essere interessato CP_1
a valorizzare il suo marchio anche per la vendita dei TI LI, concedendo autorizzazione al creatore di tali prodotti per lo sfruttamento della funzione evocativa del proprio marchio anche su di essi (oltre che sui TI FI).
L'utilizzazione da parte di del marchio sui TI LI, senza Pt_2 CP_1 autorizzazione, interferisce dunque con il diritto di i sfruttare economicamente la CP_1 funzione evocativa del suo marchio anche su tali prodotti.
3.1.3) Alla luce di quanto sopra detto, e come già accertato nella sentenza non definitiva, è accertata la violazione della funzione promozionale ed evocativa del marchio Audi.
E, di fronte l'illegittimo sfruttamento del marchio vanno accolte sostanzialmente CP_1 quasi tutte le domande risarcitorie delle convenute.
Si osserva infatti, che è infondata la tesi sostenuta dalle attrici nelle difese conclusionali, circa la gratuità dell'uso del marchio ui TI LI. CP_1
Da un lato, tale tesi è inammissibile nella presente sede, dal momento che la sentenza non definitiva ha già accertato (a fronte delle contestazioni di che hanno sempre sostenuto CP_1 in causa di non aver prestato il consenso alla continuazione, dopo la scadenza dell Pt_5 dell'utilizzo gratuito del loro marchio sui TI LI) l'esistenza della violazione del marchio.
Dall'altro lato, comunque, le attrici non hanno dimostrato l'esistenza di una costante e uniforme prassi, nel settore, circa la possibilità di utilizzare i marchi altrui sui TI LI (e la produzione- tra l'altro tardiva, nell'ambito del supplemento di CTU- di un singolo contratto, stipulato fra altre parti, non prova una tale prassi).

Si osserva, inoltre, che è altresì infondata la tesi delle attrici circa il fatto che il marchio on aggiungerebbe alcun valore commerciale ai . CP_1 Parte_4
pagina 13 di 29 Si nota, infatti, che l'apposizione del marchio oltre a permettere la riproduzione, nei CP_1
TI LI, di quelli FI (sia pure senza la necessità che si trattasse di copie perfettamente identiche, come sopra rilevato), è senz'altro idoneo a conferire ai TI LI il suo valore evocativo e promozionale, considerata anche la sua rinomanza, che va oltre il settore specifico automobilistico.
Né rileva l'osservazione delle attrici, secondo le quali non dovrebbe essere pagata una royalty o risarcito il danno, a seguito dell'apposizione sui TI LI dei marchi CP_1 perché le convenute beneficiano della presenza del marchio sui TI LI, CP_1 ottenendo una promozione aggiuntiva di tale marchio attraverso questi TI.
Infatti tale ragionamento non esclude l'illiceità dell'uso delle attrici. Di fronte al rifiuto di i sponsorizzare i TI LI, la mera rilevazione della presenza del marchio CP_1 CP_1 su tali prodotti non esclude l'illecito vantaggio acquisito da e il diritto di di Pt_2 CP_1 ottenere il risarcimento per tale sfruttamento illegittimo.
Infatti, all'eventuale aumento della visibilità del marchio ttraverso la distribuzione dei CP_1
TI LI recanti anche tale marchio, non corrisponde un vantaggio economico di alla quale, attraverso questo arbitrario uso delle attrici, senza autorizzazione delle CP_1 convenute e senza pagamento di royalties, viene precluso lo sfruttamento del valore evocativo del suo marchio anche in relazione ai TI LI.
E nell'indebito vantaggio economico derivante a e in questa preclusione dello Pt_2 sfruttamento del valore evocativo del marchio Audi consiste il danno subito dalle convenute.
3.2) La quantificazione del danno.
Sin dalla comparsa di costituzione e dalla memoria istruttoria, le convenute formulano le seguenti richieste risarcitorie: a) danno emergente: per spese sostenute per l'accertamento della contraffazione, spese per legali e consulenti tecnici;
costi sostenuti per attività di ricerca, innovazione, sviluppo e marketing volte a promuovere i marchi Audi e appianare il vantaggio concorrenziale dei contraffattori;
b) danno all'immagine; c) lucro cessante, i sensi dell'art. 125 CPI, da liquidarsi, come precisato nella memoria istruttoria, sulla base del criterio del c.d. "prezzo del consenso" (in particolare in base al canone del 15% del fatturato, proposto durante le ultime trattative per il rilascio di autorizzazione, raddoppiato); d) retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 co. 3 CPI
3.2.1) In primo luogo, va respinta la domanda delle convenute di risarcimento del danno emergente (nel quale rientra anche il danno all'immagine).
pagina 14 di 29 Infatti, le convenute non hanno dimostrato di aver sostenuto specifiche spese per l'accertamento della contraffazione, nè di aver sostenuto costi per innovazione e marketing al fine di promuovere i marchi riparare lesioni di immagine (lesioni non provate). CP_1
E' vero che la contraffazione di un asset IP è in grado di ledere l'immagine di un'azienda o di un prodotto. La lesione dell'immagine è pertanto in grado di compromettere i redditi di un'azienda e, come tale, è un danno emergente. Tuttavia, nel presente caso, le convenute non hanno provato tale lesione, né di aver dovuto sostenere costi promozionali ulteriori per restaurare la propria immagine.
D'altra parte, nelle proprie difese, via via (e specialmente nelle difese conclusionali) le convenute non hanno più menzionato il danno emergente e il danno all'immagine, focalizzando la loro attenzione sul risarcimento del lucro cessante, liquidato sulla base del criterio del “prezzo del consenso”, e sulla ”restituzione degli utili” ai sensi dell'art. 125, co. 3,
CPI.
3.2.2) La liquidazione della royalty
Ai sensi dell'art. 125, co. 2 CPI, “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”.
Come ormai pacifico in giurisprudenza:
-“ L'art. 125, comma 2, c.p.i. (d. lgs. n. 30 del 2005) detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno “in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa “semplificata” del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività del ristoro;
ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe” (Cass. Civ., sez. I, 25/05/2023, n.14593).
Naturalmente, come approfondito dalla giurisprudenza, se da un lato tale criterio non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di privativa (ma nel presente caso le convenute non hanno indicato altri criteri per un accertamento più pregnante di un loro lucro cessante), dall'altro lato, pur potendosi utilizzare questo parametro di semplificazione dell'onere probatorio gravante sull'attore, non si può prescindere dalla prova, anche indiziaria, di un adeguato rapporto di
pagina 15 di 29 causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo gli ordinari criteri probatori.
Nel presente caso, come sopra rilevato, è evidente il danno subito dalle convenute, consistente nella preclusione dello sfruttamento del valore evocativo del marchio CP_1 utilizzato senza autorizzazione sui Prorotti LI delle attrici.
E' pertanto accoglibile la richiesta delle convenute di liquidazione del “prezzo del consenso”.
A questo punto si ritiene di aderire alle valutazioni effettuate dal CTU, dott. Per_1
alla luce delle seguenti considerazioni.
[...]
a) Perimetro oggettivo dell'indagine
Il CTU, esaminando la documentazione prodotta, a più riprese, dalle parti, ha individuato correttamente i TI LI commercializzati dalle attrici, identificandoli attraverso una serie di codici-prodotto indicati dalle attrici (pag.

9-12 della relazione 5/1/2024).
Le contestazioni delle convenute, circa la completezza dell'elenco di codici-prodotto e comunque della documentazione fornita dalle attrici, risultano infondate, considerato che correttamente il CTU ha, via via, puntualmente osservato:
-l'elenco relativo ai n. 37 codici prodotto esibito dal Ct di parte attrice e successivamente integrato, si riferisce esclusivamente agli articoli relativi alle stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e quindi alle stagioni ricomprese nell'arco temporale d'indagine. In relazione a tali stagioni l'elenco risulta completo e dalle verifiche svolte non sono emersi ulteriori codici prodotto relativi a capi di abbigliamento sui quali sia possibile riscontrare graficamente i marchi KA, FI;
CP_1
-tale elenco non include, tuttavia, i codici relativi agli articoli delle stagioni precedenti (per le quali era in vigore l' ), sebbene, come precisato anche dal Ct di parte attrice, le estrazioni dei dati delle vendite Pt_5 dei TI LI includano anche i dati relativi ad articoli delle stagioni passate la cui commercializzazione è avvenuta anche negli anni successivi (n. 34 codici prodotto, indicati nell'All. 13).
-Con riguardo ai c.d. cataloghi tecnici, lo scrivente, dall'esame di quanto riportato nella seconda e della terza memoria ex art. 183 c.p.c. di parte Attrice, ha potuto rilevare che tali cataloghi erano stati depositati per fornire, nel corso del dibattimento, «prova documentale di aver seguito la procedura prevista nell'ORPA per l'approvazione dei prodotti destinati alla vendita» e, quindi, come dichiarato anche da Parte attrice nella corrispondenza del 3 novembre 2023, con una finalità diversa da quella richiesta dalla consulenza tecnica per la stima dei dati di vendita. Le considerazioni della parte non appaiono, quindi, manifestamente illogiche o incongruenti, anche se non è possibile escludere che alcuni degli articoli inclusi nel catalogo tecnico e non in quello commerciale siano stati, in effetti, commercializzati (pag. 12, 13 CTU)- Ma si veda in prosieguo, le argomentazioni del CTU escludono rilevanza a questa ipotetica e non provata ulteriore commercializzazione-:
-Nel corso della riunione sono emerse alcune contestazioni in ordine alle modalità di rendicontazione richieste da ai propri licenziatari…In relazione ai limiti segnalati dal Ct di parte convenuta lo Pt_1
Scrivente evidenzia che il processo di rilevazione adottato è stato elaborato al fine di tenere conto dell'indisponibilità agli atti della consulenza tecnica di rendiconti che consentano di individuare puntualmente le quantità e i prezzi dei TI LI venduti dai licenziatari esteri. In particolare, in considerazione del fatto che i licenziatari esteri si approvvigionano dei TI LI presso i
pagina 16 di 29 e tali acquisti sono puntualmente tracciati a livello di codice articolo, lo scrivente ha Parte_8 preso in considerazione i dati relativi agli acquisti dai suddivisi per annualità, ed ha Parte_8 assunto che i licenziatari abbiano, a loro volta, commercializzato tutti i prodotti nell'arco temporale d'indagine. Inoltre, nel corso dell'accesso presso gli uffici dell'attrice, alla presenza di entrambe le parti, sono state svolte alcune verifiche a campione dalle quali non sono emerse evidenze di casi di vendita di prodotti rilevanti da parte di soggetti diversi da quelli dichiarati, siano essi sourcing centers o licenziatari. L'assunzione, formulata dallo scrivente, riguardante la corrispondenza tra le vendite effettuate dai licenziatari e gli acquisti da essi compiuti presso i centri di approvvigionamento, si rivela dunque essere una valutazione plausibile e non sembra sottostimare l'entità effettiva di tali vendite (pag. 23, 24 della CTU);
-Lo Scrivente, rinviando al § 4.1 per le considerazioni in ordine ai cataloghi tecnici e commerciali, osserva di aver condotto alcune analisi sui codici riportati nel citato documento n. 53, riportati da parte convenuta nell'allegato 2 alle Osservazioni. In particolare, lo Scrivente ha selezionato tutti gli articoli indicati, nell'allegato 2 alle Osservazioni, dal Ct di controparte in vendita sui marketplace che, graficamente, riportano i marchi di causa (FI, PP e e per tali articoli ha verificato le informazioni disponibili, rilevando che le descrizioni degli articoli CP_1 in vendita risultano spesso incomplete e, come confermato in alcuni passaggi anche dal Consulente di
Audi, mancano di alcuni elementi che consentano di identificare in maniera puntuale il prodotto dell'annuncio: gli annunci non riportano né, talvolta, il riferimento alla stagione sportiva, né il codice univoco che consente di identificare il prodotto per cui è causa mentre le informazioni disponibili sono limitate ad un codice secondario che viene utilizzato da per più di un articolo. L'assenza del codice Pt_2 univoco non consente allo scrivente di verificare la presenza o meno, tra gli articoli oggetto di estrazione da parte di , dei prodotti presenti sui marketplace. Sulla base dell'analisi delle informazioni Pt_2 disponibili per i prodotti di cui all'allegato 53, non sono, quindi, emerse evidenze di prodotti diversi e ulteriori rispetto a quelli per cui ha trasmesso i dati di vendita o comunque elementi che possano Pt_2 suggerire l'esistenza di articoli non considerati nella consulenza tecnica (pag. 53, 54 della CTU)
Anche nel supplemento di indagine del 27/5/2024 il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni dlele convenute (pag. 6-10):
-In sede di memoria tecnica Parte convenuta…ha formulato alcune precisazioni in ordine:
.alla incompletezza della documentazione depositata da (v. pagg.

4-10 della Memoria tecnica di parte Pt_2 convenuta);
.alla esistenza di codici prodotto mancanti non contenuti nelle c.d. collezioni commerciali di (v. Pt_2 pagg. 10-11 della Memoria tecnica di parte convenuta).
Nessuna considerazione è stata, per contro, svolta da Parte attrice.
-In merito all'incompletezza della documentazione depositata da , il Ct di parte osserva, in Pt_2 CP_1 primo luogo, che non sarebbero stati prodotti «gli allegati da 1 a 4 e la pagina 12 del contratto di licenza tra
AS IE BV e del 26 aprile 1996, e cioè gli allegati relativi ai marchi oggetto del Parte_2 contratto di licenza». Il sottoscritto, pur confermando la mancata produzione del predetto documento, osserva che tale profilo non sembra assumere diretto rilievo ai fini della consulenza tecnica, tenuto conto che la collaborazione tra e FI risulta essere molto più recente e che, comunque, nel successivo addendum contrattuale del 23 Pt_2 dicembre 2013, è stato precisato che il perimetro del contratto è limitato ai marchi KA e ROBE di
KA.
-In secondo luogo, il dott. osserva che non sarebbero stati prodotti «tutti i contratti di licenza (o altro Per_2 genere) delle società del gruppo (sia intercompany che con soggetti terzi) in versione integrale e Pt_2 completi di allegati che risultano nominare diritti IP relativi a FI, Italian sky team e simili». In particolare, la contestazione muove dal fatto che il contratto di licenza tra AS IE e IT (a cui si è
pagina 17 di 29 aggiunta in occasione dell'addendum del 2013) oggetto di produzione riguarderebbe unicamente i Pt_1 marchi PP e Robe di PP e non anche il marchio FI e sottende la possibilità che esistano o siano esistiti contratti intercompany che prevedevano una maggiorazione del tasso di royalty nel caso di co- branding.
Sul punto lo Scrivente conferma che la documentazione contrattuale prodotta è circoscritta a quella indicata dal dott. e risalente al 2013, e non riporta l'indicazione del marchio FI. Lo scrivente non ha, Per_2 tuttavia, rinvenuto elementi che confermino l'applicazione, anche nei contratti intercompany, di tassi di royalty differenziati nel caso di co-branding- E' evidente, dunque, che le osservazioni delle convenute, su questi punti, sono esplorative ed ipotetiche, prive di prova concreta-;
-Da ultimo il Ct di parte contesta che parte non avrebbe prodotto «tutti i report di vendita dei Pt_2 licenziatari per ciascuno dei contratti di licenza che risultino nominare diritti IP relativi a FI e/o Italian sky team e/o simili per tutto l'arco temporale di indagine 13/9/2019-31/12/2022». In particolare, il dott. rileva come «l'esame approfondito dei contratti ha confermato la presenza di clausole Testimone_1 contrattuali – già evidenziate dallo scrivente a seguito dell'esame dei contratti tra e e Pt_2 CP_10
– in forza delle quali i licenziatari sono obbligati a fornire un dettaglio delle vendite e del Controparte_11 relativo fatturato per singole categorie di prodotti e per singolo paese del territorio loro assegnato».
Lo Scrivente osserva come tale profilo, integrante una limitazione alla consulenza tecnica, è già stato oggetto di ampio dibattito nel corso dell'accesso presso gli uffici del gruppo del 21 settembre 2023 Pt_2
e delle successive operazioni peritali ed è stato ampiamente trattato in sede di relazione preliminare e di successiva relazione definitiva. A pag. 23 e seguenti della Relazione peritale, lo Scrivente riportava in conclusione che «in relazione ai limiti segnalati dal Ct di parte convenuta lo Scrivente evidenzia che il processo di rilevazione adottato è stato elaborato al fine di tenere conto dell'indisponibilità agli atti della consulenza tecnica di rendiconti che consentano di individuare puntualmente le quantità e i prezzi dei TI LI venduti dai licenziatari esteri. In particolare, in considerazione del fatto che i licenziatari esteri si approvvigionano dei TI LI presso i Sourcing Centers…(v. quanto sopra riportato);
-In sede di memoria tecnica il Ct di parte Audi osserva che tale argomentazione non sarebbe tuttavia sufficiente a superare le contestazioni in quanto due licenziatari, e il licenziatario Controparte_12 [...]
«non sono obbligati ad acquistare i prodotti dai sourcing centers ma sono autorizzati a produrli CP_13 direttamente». Tuttavia, si osserva che:
.per , il fatturato di vendita è stato determinato secondo un procedimento che non Controparte_12 tiene conto degli acquisti da sourcing center, dettagliatamente illustrato nella relazione (§ 6.2) (In particolare, «in relazione al fatturato del licenziatario , essendo nota esclusivamente la misura del canone- Controparte_12 royalty sulla base delle fatture esibite e del tasso di royalty (pari al 10% per entrambi i canali di vendita), lo Scrivente lo ha determinato secondo un procedimento inverso. Il fatturato è stato, poi, ripartito equamente per canale di vendita in assenza di rendicontazione»);
.quanto al licenziatario estero , non può escludersi che vi sia stata anche produzione diretta, della CP_13 quale, però, lo scrivente non ha avuto alcuna evidenza, dovendo, per contro, rilevare che il licenziatario ha effettuato acquisti presso i sourcing centers per un quantitativo non inferiore agli acquisti effettuati da altri licenziatari (circa 2.500 pezzi nell'arco temporale dell'indagine).
-Da ultimo, il Ct di parte convenuta segnala, per un numero estremamente limitato di codici-prodotto, alcune “discrepanze” che confermerebbero «la presenza sui portali EBay e di prodotti replica CP_14 commercializzati ma non contenuti nelle c.d. collezioni commerciali che ha dichiarato vendere». Pt_2 Tutte le osservazioni muovono dall'esame del doc. 53 di parte (trattasi di documento che riporta alcuni CP_1 screenshot degli annunci di vendita dei capi AS sui siti di e-commerce eBay e . CP_14
In particolare, si possono formulare le seguenti considerazioni:
.relativamente al codice “3031WL0 6CENTO 687B FI” il Ct di parte segnala che, sul sito di e- CP_1 commerce, il prodotto sarebbe stato pubblicizzato per “bambino” e non per “adulto” come invece indicato nei pagina 18 di 29 prospetti di AS. Lo scrivente, pur confermando la circostanza, non vede come questa discrasia possa segnalare l'esistenza di codici prodotto non comunicati, fermo restando che l'analisi è stata effettuata sulla base del codice alfanumerico “3031WL0”, che, per quanto è dato comprendere, prescinde da elementi di natura “qualitativa” come la taglia, il colore, il genere, ecc.
.il Ct di parte segnala che il codice “303SAD0 6CENTO 608B FI”, indicato nei cd. cataloghi tecnici CP_1 di (§4.1 della Relazione peritale), sarebbe presente sui siti di e-commerce ma non nei prospetti di parte Pt_2
. Lo Scrivente dall'esame del citato documento n. 53 non ha però riscontrato il codice indicato. Il Pt_2
Ct segnala, poi, la somiglianza tra alcune immagini riportate nei siti di e-commerce e associate al codice
303SJ con quelle riportate nel doc. 20 B allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di , che è CP_15 però relativo a prodotti appartenenti alla stagione invernale 2017/2018, antecedente l'arco temporale dell'indagine;
.quanto al codice “303SA50 6CENTO 607B” il dott. segnala una discrepanza tra il cd. “style name” Per_2 (identificato dal codice “6CENTO 607B”) riportato sul sito di e-commerce rispetto a quello indicato nei prospetti di (“6CENTO 652A”). Sul punto, richiamate le considerazioni svolte al primo alinea, il Pt_2 sottoscritto precisa che, a prescindere da quanto indicato nell'elenco prodotto da parte , tra le Pt_2 reportistiche relative ai dati di vendita di IT è stata positivamente riscontrata l'inclusione del codice segnalato “303SA50 6CENTO 607B”;
.medesime considerazioni di cui al precedente alinea possono essere svolte in ordine alle discrepanze segnalate per il codice “303T3Q0 6CENTO 660A”.
b) Arco temporale
L'arco temporale dell'indagine peritale va individuato nel periodo che va dal 13/9/2018 al 31/12/2022 (data di cessazione dell'utilizzo del marchio sui TI CP_1
LI di , come pacifico in causa). Pt_2
Infatti, la sentenza non definitva ha già accertato che la violazione ha avuto inizio a partire dal 13/9/2018 e tale accertamento non può essere qui messo in discussione.
In ogni caso si osserva, da un lato, che risulta corretta l'indicazione del dies a quo nel 13/9/2018 (data della comunicazione, da parte di della necessità di negoziare CP_1 direttamente con il nuovo contratto di licenza), invece che nel 30/6/2018 (scadenza CP_1 dell ), dal momento che, a seguito della lettera di contestazione di è divenuta Pt_5 CP_1 evidente, per , l'interpretazione data da al contrato e comunque la revoca Pt_2 CP_1 Pt_5 del consenso di ll'uso dei propri marchi. CP_1
Dall'altro lato, va respinta la richiesta di di tenere conto del periodo di nove mesi Pt_2 per l'esaurimento delle scorte, come previsto dall'art. 2 dell'ORPA.
Infatti, tale previsione non appare applicabile all'ipotesi patologica in cui , alla Pt_2 cessazione dell , non si è limitata ad operare l'esaurimento delle scorte (doveva Pt_5 trattarsi solo degli ordini di produzione pendenti effettuati più di 30 giorni prima della data di risoluzione dei contratti), ma ha continuato l'utilizzo del marchio sui TI LI, CP_1 insistendo su di una interpretazione dello stesso giudicata errata dalla sentenza non definitiva.
c) Perimetro soggettivo
pagina 19 di 29 Correttamente il CTU, a seguito di istanza delle parti convenute, ha accertato la commercializzazione dei TI LI, nell'arco temporale suddetto (pag. 17-19 della CTU),
- non solo ad opera delle parti in causa, e , Pt_1 Parte_2
.relativamente alla capogruppo Pt_1 ricavi da commissioni di sourcing; ricavi da royalties attive che sono corrisposte dalla licenziataria IT e da licenziatari esteri indipendenti;
in via residuale, ricavi dalla vendita del campionario;

.relativamente alla IT: ricavi dalla vendita diretta dei TI LI, sia sul canale wholesale che sul canale e-commerce; ricavi da royalties che sono corrisposte esclusivamente dal licenziatario;
Controparte_12
-ma anche ad opera delle altre società del Gruppo AS, AS RA (oggi PP srl, società titolare anche del marchio PP) e AS IE CA NC (sublicenziante dei marchi del Gruppo ASnet per il mercato americano), società interamente partecipate da
Pt_1 ricavi da royalties attive che sono corrisposti dai licenziatari in relazione alla licenza del marchio KA.
Si osserva, infatti che, secondo la giurisprudenza, è corretta la quantificazione dell'utile conseguito anche dalle altre società del Gruppo, anche se diverse dalle parti in causa, dovendosi individuare un centro economico facente capo alla capogruppo.
In tal senso:
-Trib. Milano sez. spec. Impresa, 05/07/2022, n.5877: “In un caso di violazione di diritti su modelli registrati comunitari, vanno computati, ai fini della liquidazione del danno subito dal titolare sulla base del criterio dei benefici ottenuti dall'autore della violazione, il MOL relativo al numero complessivo dei beni protetti acquisiti dalla società convenuta capogruppo e da questa distribuiti alle altre società del gruppo anche in vista di vendite al di fuori del perimetro dell'Unione europea, nonché il MOL delle vendite di tutte le società del gruppo aventi sede nell'Unione europea”;
-Corte d'Appello di Milano n. 11094/20 del 14/5/2020: “Nella fattispecie in esame, inoltre, "l'indagine …. deve essere condotta .... riferendone i risultati alle tre società indicate coinvolte ( CP_16 Cont e ora incorporata in ) e quindi Controparte_17 Controparte_18 procedendo alla stima di una figura speciale di "MOL di Gruppo", in ragione della posizione di capogruppo della società , cui "risalgono" in tale sua qualità Controparte_17 tutti i risultati economici delle società appartenenti al Gruppo”.
d) Il tasso di royalty e il fattore di correzione per la compresenza di più marchi
Si ritiene poi corretta la determinazione del tasso di royalty effettata dal CTU (pag. 25 e ss. della CTU).
Sottolineando che la sua impostazione parte dalla considerazione che oggetto della causa non è la concessione in licenza del marchio ma l'autorizzazione all'utilizzo del marchio su beni che sono la replica di prodotti (quelli ufficiali) sui quali l'utilizzo del marchio è già previsto, il CTU ha osservato come il percorso di individuazione del tasso di royalty deve muovere, innanzitutto, dall'esame di contratti che abbiano ad oggetto situazioni
pagina 20 di 29 comparabili, e quindi, se disponibili, di contratti di licenza (o di autorizzazione all'uso) in una situazione di compresenza di più marchi.
In particolare, nel corso delle operazioni peritali sono stati acquisiti i contratti sottoscritti dal gruppo per la commercializzazione dei propri prodotti, tra cui sono Pt_1 inclusi anche i TI LI.
Il CTP di parte attrice ha obiettato che non constano precedenti specifici di autorizzazione a riprodurre il marchio sponsor sui a fronte del pagamento di royalties;
ma Parte_4 questa osservazione è irrilevante, dovendosi valutare il presente caso concreto in cui a CP_1 revocato il suo consenso.
Il CTP di parte convenuta ha insistito per l'applicazione della misura del 15% sul fatturato retail, quale tasso di royalty richiesto a parte attrice nel corso delle trattative precedenti l'avvio della presente causa, e ha fatto riferimento a royalty applicate nell'ambito della federazione sciistica della Repubblica ceca.
Tuttavia il CTU ha rilevato l'assenza di analogia del presente caso con quello della federazione sciistica ceca (dove l'unico marchio utilizzato era quello della . CP_1
Inoltre, si osserva che non può essere preso in considerazione il canone che retendeva CP_1 da , bensì un canone avente valore oggettivo, prendendo a riferimento i valori di Pt_2 mercato di situazioni analoghe.
Infatti, per calcolare la “giusta royalty” non è richiesto al titolare della privativa di dimostrare secondo quali estremi avrebbe concluso un contratto di licenza del suo diritto;
il giudice, può prendere in considerazione la royalty praticata per prodotti, servizi e diritti di proprietà intellettuale che presentino elementi di omogeneità con quelli colpiti dalla denunciata violazione (v., per es.: Cass. Civ. sez. I, 16/09/2021, n.25070).
In conclusione, il CTU (pag. 33).
-“Sulla base di quanto sopra esposto, lo Scrivente, ai fini dell'individuazione del tasso di royalty, ha ritenuto opportuno considerare esclusivamente le transazioni con soggetti terzi, e quindi di mercato, che prevedono un'esplicita remunerazione del marchio FI, marchio al quale la remunerazione del marchio è implicitamente connessa in ragione del rapporto CP_1 di sponsorizzazione esistente a monte. Il tasso è stato, pertanto, assunto nella media delle transazioni con licenziatari esteri e il licenziatario , quindi in una misura pari all'11,7% e al 9,6% sulle Controparte_12 vendite di , rispettivamente, nel canale “wholesale” e nel canale “retail. Parte_4
Si osserva, peraltro, come la disponibilità di informazioni sui tassi di royalty riconosciuti dal mercato per ottenere la licenza alla commercializzazione dei TI LI (e quindi indirettamente anche per il marchio consenta allo di discostarsi dai “generici” tassi di mercato, tassi che sono CP_1 Parte_9 generalmente elaborati con riferimento al caso di utilizzo di un marchio per la produzione di un bene contraddistinto da quello specifico segno distintivo e che non sono, quindi, sovrapponibili alla situazione per cui è causa”.
Si osserva, poi, che parte attrice ritiene che, nella stima del tasso di royalty, dovrebbe essere esclusa quella porzione del tasso che, nei contratti esaminata e che sono stati presi a riferimento, corrisponde alla remunerazione del c.d. “know-how”: in particolare, secondo pagina 21 di 29 il CTP di parte attrice tale componente non sarebbe «in alcun modo collegata al marchio, ma riferita alla messa a disposizione di informazioni e processi relativi al prodotto incluso, in particolare, il design».
Il CTU, correttamente, risponde (pag. 49), osservando che il percorso logico adottato nella relazione per la stima del tasso di royalty muove dalla ricerca di quella misura del tasso che un operatore economico razionale sarebbe disposto a pagare per poter commercializzare il TO nel suo complesso, e non un qualsiasi prodotto con Pt_3 marchio o con un particolare design. Per tale motivo è stato considerato l'intero tasso previsto contrattualmente, senza escludere componenti la cui quantificazione è più che altro rivolta a regolare i rapporti interni tra licenzianti nella ripartizione della complessiva remunerazione.
Il CTU ha anche respinto altra osservazione del CTP attoreo (pag. 50 della CTU), rilevando di non aver riscontrato, dall'esame della documentazione contrattuale, alcun riferimento sull'applicazione generalizzata di un tasso dimezzato nel caso di vendite di prodotto FI realizzate sul canale retail.
A questo punto il CTU (pag. 33 e ss.), dopo aver quantificato il tasso di royalty relativo al TO LI nel suo complesso, ha cercato di individuare un criterio che consenta di stimare il contributo che il marchio apporta al TO e quindi la quota di CP_1 Pt_3 remunerazione ad esso riconducibile, definito dallo Scrivente come “fattore di correzione per compresenza di più marchi.
Dopo l'esame della documentazione e delle osservazioni delle parti, il CTU è giunto alla condivisibile conclusione che, in assenza di precisi dati in altro senso, il criterio migliore sia quello della suddivisione in parti uguali dell'apporto di ciascun segno.
Espone il CU (ag. 35): “Il fattore di correzione per compresenza di più marchi può essere pertanto individuato dividendo il tasso di royalty come anzi determinato per il numero dei marchi principali presenti sul
TO LI (KA, AUDI e FI).
Sulla base di tali considerazioni, la quota riferibile al marchio può essere stimata pari ad 1/3 di talché la CP_1 misura del tasso di royalty per l'autorizzazione all'utilizzo del marchio sui TI LI può essere CP_1 individuata nel:
3,9% (ovvero pari ad 1/3 di 11,7%) per il fatturato del canale wholesale;
3,2% (ovvero pari ad 1/3 di 9,6%) per il fatturato del canale retail”.
Né tale criterio appare poter essere inficiato dall'osservazione delle convenute, secondo le quali il marchio per la sua rinomanza, dovrebbe avere un maggior peso. CP_1
Risponde correttamente il CTU: “Anche in merito a tali considerazioni, lo Scrivente evidenzia come la parte, limitandosi a richiamare la rinomanza del marchio, che non può certo essere negata, non abbia tuttavia fornito in sede di consulenza tecnica elementi che consentissero allo Scrivente di valutare il peso che tale marchio può avere nella decisione di acquisto del TO LI da parte dell'acquirente, attesa proprio la specificità della situazione che è oggetto di causa. Nessuna delle Parti ha fornito argomenti decisivi che consentono di stimare la quota di contribuzione di ciascun segno distintivo alla marginalità del TO
LI e per quanto sia ragionevole ritenere che la forza del marchio costituisca un elemento attrattivo CP_1 per il cliente, il TO , e la motivazione di acquisto che ne è alla base, pare essere indissolubilmente Pt_3 legata alla necessaria compresenza di marchi che consentano di associare il TO LI a quello utilizzato dagli atleti”.
In sostanza, l'interesse del consumatore appare essere quello di comprare un capo di abbigliamento prodotto dal titolare del marchio PP e che corrisponda all'indumento pagina 22 di 29 indossato dagli atleti. La, indubbia, forza attrattiva degli altri marchi, tra cui viene CP_1
“stemperata” dall'interesse alla suddetta corrispondenza tra capi di abbigliamento.
Per quanto riguarda il fatturato, derivante dalla vendita dei TI LI, al quale applicare il tasso di royalty, correttamente il CTU ha tenuto conto di quanto segue (pag. 35-37 della relazione):
-“lo Scrivente ha considerato che, come emerso dall'analisi del modello di business delle attrici, non è prevista esclusivamente la vendita diretta dei ma questa avviene anche previa Parte_10 concessione in licenza a licenziatari terzi, in forza di distribution and licence agreements, della possibilità di commercializzare gli articoli.
Si è ritenuto, pertanto, corretto assumere, come base di calcolo, tutti i fatturati realizzati, nell'arco temporale d'indagine:
.dalla licenziataria IT, tramite i diversi canali di vendita;

.da per la vendita del campionario ai licenziatari;
Pt_1
.dai licenziatari esteri e nazionali.
Lo Scrivente ha ritenuto, al contrario, opportuno escludere il fatturato realizzato dai sourcing centers sulla vendita dei TI LI in quanto, come dichiarato da Parte attrice, tali soggetti effettuano le vendite di esclusivamente nei confronti dei licenziatari. Pertanto, l'eventuale applicazione Parte_4 delle royalties anche a tali proventi comporterebbe una duplicazione del canone-royalty.
Ciò premesso, il fatturato realizzato sulla vendita dei TI LI, dal 13 settembre 2018 al 31 dicembre 2022, ammonta a complessivi euro 11.480.338…
Valgono le seguenti precisazioni:
.il fatturato realizzato da IT è stato stimato puntualmente sulla base di quanto riportato nei prospetti di riepilogo dei dati di vendita esibiti da parte attrice;

.il fatturato realizzato da dalla vendita del campionario ai licenziatari è stato stimato, non essendo Pt_1 disponibile una rendicontazione puntuale, sulla base del dato di royalties percepite dai licenziatari. Tali proventi sono stati considerati nel fatturato del canale “wholesale”;
.in relazione alla stima del fatturato dei licenziatari esteri, non essendo noto il canale di vendita in assenza di una puntuale rendicontazione delle vendite, lo scrivente ha assunto prudenzialmente che le stesse siano state effettuate in parti uguali tra i due canali.
Sul punto, non si condivide la proposta del Ct di parte attrice di assumere forfettariamente tutto il fatturato come vendite “wholesale” in quanto ciò comprimerebbe ingiustificatamente il valore di fatturato (essendo il prezzo al dettaglio maggiore di quello all'ingrosso);
.in relazione al fatturato del licenziatario , essendo nota esclusivamente la misura Controparte_12 del canone-royalty sulla base delle fatture esibite e del tasso di royalty (pari al 10% per entrambi i canali di vendita), lo Scrivente lo ha determinato secondo un procedimento inverso. Il fatturato è stato, poi, ripartito equamente per canale di vendita in assenza di rendicontazione”.
A questo punto il CTU ha calcolato il canone royalty moltiplicando il tasso royalty per il fatturato e ottenendo il seguente risultato:
.euro 435.338 per il periodo dal 13/09/2018 al 31/12/2022.

Va respinta la richiesta delle convenute di ottenere una maggiorazione del canone (il doppio o oltre) del canone.
Per arrivare ad una royalty “ragionevole” ed anche “giusta”, secondo la giurisprudenza tradizionale, il giudice, valutata la situazione concreta, tendeva ad aumentare la royalty sino pagina 23 di 29 al doppio di quella corrente sul mercato. Non veniva considerato un atteggiamento «punitivo» della giurisprudenza, bensì un metodo per evitare situazioni premiali per l'infringer.
Tuttavia, la Suprema Corte (Cass civ., sez. I, n. 2/3/2021 n. 5666) ha affermato che non risulta doverosa l'applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall'analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario.
In particolare, Cass. 5666/21 osserva:
- Le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, "alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi", purché la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi" (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera).
-E' vero che la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2017 C- 367/2015), investita di questione pregiudiziale da un giudice polacco, ha affermato che l'art. 13 Direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale il titolare di un brevetto violato può chiedere o il risarcimento del danno effettivo o il pagamento di una somma equivalente al doppio della royalty.
- Giova, inoltre, rammentare che il legislatore comunitario ha abbandonato l'originaria formulazione dell'art. 13 della proposta di direttiva del 2003, in cui si prevedeva che il giudice potesse "alla luce della gravità e del carattere intenzionale o meno dell'infrazione" disporre "un risarcimento del danno pari al doppio del valore dei diritti" e che, nel Considerando n. 26 della Direttiva 2004/48, si legge espressamente che "il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche".
-La Corte, dunque, precisa che la Direttiva fissa uno standard minimo di risarcimento, non impedendo agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive. Lo scopo non è quello di prevedere un “risarcimento punitivo”, ma di adeguare meglio il risarcimento all'effettivo danno subito.
-Tuttavia, la Cassazione osserva che non vi sono, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre una doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l'art. 125, comma 2, CPI si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l'importo effettivo del danno.
E, nel presente caso, non risultano esistere i presupposti per fare luogo ad una maggiorazione della royalty, non rilevando a tal fine la consapevolezza con la quale le attrici hanno agito nella violazione del marchio, né l'entità delle vendite dei TI LI (già considerate nella base di calcolo del CTU).
pagina 24 di 29 3.2.3) La retroversione degli utili
a) Ai sensi dell'art. 125 c.p.i., comma 3, il titolare della privativa danneggiato può chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.
Si tratta di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito.
La Cassazione (Cass. 8944/2020) ha chiarito che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.
La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.
La Cassazione (Cass. Civ. sez. I, 29/07/2021, n. 21832) desume dalla natura diversa della retroversione degli utili, il seguente principio di diritto: "In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito, con domanda proposta ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua".
Per evitare, però, che l'attribuzione degli utili del contraffattore operi in termini ingiustificatamente premiali per il titolare, occorre identificare esattamente gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire.
Questi non sono tutti gli utili che egli ha realizzato con la commercializzazione e vendita di un certo prodotto, ma solo gli utili realizzati con l'attività di violazione del marchio altrui. E quindi gli utili da restituire saranno, non tutti gli utili realizzati da contraffattore con la produzione e vendita di prodotti, ma solo quella parte degli utili che può essere imputata alla contraffazione, cioè alla apposizione di quel marchio.
Per questo motivo, nel quesito peritale si è chiesto al CTU di accertare il fatturato inerente alla vendita, da parte delle attrici, dei recanti il marchio dal Parte_4 CP_1
13/9/2018 ad oggi, calcolando la percentuale di utile ricavato da tali vendite, riconducibile causalmente alla valorizzazione dei TI derivata dall'apposizione del Pt_3 marchio CP_1
pagina 25 di 29 Va poi individuato il tipo di utile oggetto della richiesta di retroversione.
L'utile del contraffattore coincide con il ricavo al netto dei soli costi variabili incrementali relativi ai prodotti contraffatti, per cui devono essere esclusi (cioè non devono essere sottratti dal fatturato per calcolare l'utile): i costi fissi di produzione, gli ammortamenti, i costi variabili generali, amministrativi, commerciali, i costi variabili di produzione (compresi i costi del personale), che comunque la società avrebbe sostenuto anche in mancanza della produzione contraffattoria.
L'utile incrementale, dunque, viene ricavato sottraendo dal fatturato esclusivamente i costi variabili incrementali che sarebbero stati sostenuti per produrre e commercializzare i prodotti (per esempio: materie prime, imballi, spese di trasporto).
In tal senso la giurisprudenza:
- Cass. Civ., 14 maggio 2020, n. 8944: "L'utile del contraffattore, oggetto di retroversione, non consiste nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene poi rivenduto (o della materia prima, ove essa sia oggetto di trasformazione da parte dell'autore della violazione) e il prezzo di rivendita, in quanto occorre considerare anche i costi particolari affrontati dalla società responsabile della contraffazione. Infatti, fattori negativi (quali ad esempio i costi produttivi e di distribuzione) concorrono a determinare l'utile e la mancata considerazione di essi porterebbe alla valorizzazione di un elemento economico diverso da quello preso in considerazione dalla norma";
- Trib. Torino Sez. spec. Impresa, 18/05/2021: “L'utile ricavato dal contraffattore va individuato nella differenza tra il valore del fatturato generato dal prodotto in contraffazione e il totale dei costi incrementali
(ossia dei costi variabili direttamente imputabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti in contraffazione, con esclusione in linea di principio dei costi generali e commerciali);j
- Trib. Genova Sez. spec. Impresa, 15/12/2020: “La retroversione degli utili deve essere calcolata utilizzando il criterio del margine operativo lordo, il c.d. MOL, che va computato in relazione ai soli costi
e ricavi incrementali relativi al prodotto in contraffazione, e cioè non considerando quei costi comuni ad altre produzioni (costi fissi di struttura, finanziari e di personale, compreso l'accantonamento per TFR, nonché servizi non specificamente imputabili alla produzione e commercializzazione del prodotto contraffatto) che l'azienda avrebbe sostenuto comunque”.
Soltanto nel caso di contraffazione incolpevole, la deduzione può riguardare anche i costi fissi.
In tal senso Corte Appello Torino Sez. spec. Impresa, 27/05/2019, n.887: “Poiché la finalità della retroversione è quella di disincentivare la contraffazione, nel caso in cui si verifichi una contraffazione colpevole, occorre tenere conto solamente dei costi c.d. variabili, legati cioè strettamente ai prodotti distribuiti (come, ad esempio, gli imballaggi, gli involucri, gli espositori, ecc.); laddove, invece, la contraffazione avvenga inconsapevolmente od incolpevolmente, occorre far riferimento anche ai costi fissi, che l'azienda ha comunque sopportato anche per la contraffazione (come, ad esempio, i costi del personale, dei macchinari, ecc.), applicando quindi il metodo detto del "full costing".
Nel presente caso la violazione del marchio è, come sopra visto, non incolpevole, perlomeno a partire dalla comunicazione di el 13/9/2018. CP_1

b) Pertanto, è corretto il calcolo dell'utile incrementale effettuato dal CTU nel supplemento di relazione del 27/5/2024 (pag. 11 e ss.):
- “Nel fornire risposta a tale punto del quesito, ad avviso del sottoscritto Consulente Tecnico occorre preliminarmente osservare che l'utile incrementale realizzato dalla Parte attrice dalle vendite relative ai
pagina 26 di 29 TI replica deve essere calcolato in misura pari alla differenza tra i ricavi che non sarebbero stati conseguiti e i costi che non sarebbero stati sostenuti se la parte non avesse posto in essere l'attività incentrata sull'indebito utilizzo del marchio escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad CP_1 altre aree di business che l'azienda avrebbe comunque sostenuto. La grandezza da ricercare ha natura incrementale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei TI replica, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla commercializzazione dei TI LI.
Al riguardo si precisa, inoltre, che la determinazione è stata effettuata al lordo delle imposte, e ciò trova giustificazione nel fatto che il risarcimento del danno costituisce reddito imponibile per il soggetto percipiente e onere deducibile per il soggetto erogante…
- Ciò premesso, ai fini del calcolo dell'utile incrementale lo Scrivente ritiene opportuno definire preliminarmente le voci che, sulla base dei dati forniti da Parte attrice, concorrono alla determinazione di tale grandezza.
IT.
Ai fini del calcolo, sono stati assunti i seguenti elementi: quanto ai ricavi, il fatturato inerente alla vendita dei TI recanti il marchio è stato Pt_3 CP_1 determinato, secondo le logiche descritte al § 7.1 della Relazione peritale, considerando
1) i ricavi derivanti dalla vendita diretta dei;
Parte_4
2) i ricavi da royalties corrisposte dal licenziatario;
Controparte_12 quanto ai costi, sulla base dell'analisi delle voci di costo desumibili dai bilanci di verifica dell'attrice, lo Scrivente ha assunto le seguenti componenti (in All. 21 il dettaglio dei conti contabili considerati ai fini del calcolo), la cui quantificazione è stata dell'utile netto (§ 7.2): costo del venduto;
provvigioni passive di vendita;
spese nette di trasporto e di esportazione;
imballi e materiale per il confezionamento;
royalties passive; commissioni di vendita applicate dai siti internet, tenuto conto della commercializzazione dei prodotti replica anche sui canali e-commerce; commissioni bancarie sui pagamenti effettuati mediante strumenti elettronici. In merito alle voci sopra indicate si precisa che trattasi di costi afferenti esclusivamente alla vendita diretta di in quanto, con riferimento ai ricavi da royalties, lo Scrivente condivide l'impostazione Parte_4 proposta dal Ct di parte secondo il quale «tutti i costi eventualmente connessi ai ricavi da royalty non CP_1 sono, salvo prova contraria (mai fornita), costi incrementali», ma hanno natura sostanzialmente fissa.
ASNet. Ai fini del calcolo, sono stati assunti i seguenti elementi: quanto ai ricavi, il fatturato inerente alla vendita dei TI recanti il marchio è stato Pt_3 CP_1 determinato, al § 7.1 della Relazione peritale, considerando
1) i ricavi da royalties corrisposte dalla licenziataria IT e dai licenziatari esteri;

2) i ricavi da commissioni di sourcing;
3) i ricavi derivanti dalla vendita del campionario. quanto ai costi, lo Scrivente ha assunto le seguenti voci relative ricavi per la vendita del campionario (v. All.
21):
a) costo del venduto;

b) spese nette di trasporto e di importazione;
c) imballi e materiale per il confezionamento.
pagina 27 di 29 Nessun costo incrementale è stato, invece, considerato in relazione ai ricavi da royalties e alle commissioni di sourcing per le motivazioni anzi esposte. AS RA e AS IE CA.
Con particolare riferimento alla AS RA e alla AS IE CA, che dalla vendita dei
TI LI ritraggono esclusivamente ricavi da royalties attive, che sono corrisposte, alternativamente a una delle due licenzianti, dalla licenziataria IT e dai licenziatari esteri, lo Scrivente, richiamate le precedenti considerazioni ha ritenuto corretto assumere l'utile incrementale in misura pari ai ricavi per royalties (§ 7.1 della Relazione peritale).
Il sottoscritto Consulente Tecnico, sulla base del percorso logico anzi descritto, ha pertanto calcolato l'utile incrementale derivante dalla vendita dei TI replica nella seguente misura:
per IT euro 2.288.711 per il periodo dal 13/09/2018 al 31/12/2022;
per euro 561.391 per il periodo dal 13/09/2018 al 31/12/2022; Pt_1
per AS RA euro 474.341 per il periodo dal 13/09/2018 al 31/12/2022;
per AS IE CA, euro 7.122 nel periodo dal 13/09/2018 al 31/12/2022”. Per un totale di €. 3.331.565, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Tale utile incrementale, però, va ridotto ad un terzo, considerato che, come espresso dal CTU (in aderenza al quesito peritale), “poiché il Quesito chiede specificatamente di determinare la percentuale di utile netto ricavato dalla vendita di prodotto replica «riconducibile causalmente alla valorizzazione dei TI LI derivata dall'apposizione del marchio , agli utili così come sopra determinati deve essere CP_1 applicato il fattore di correzione per compresenza di più marchi, come individuato ai fini del primo punto del Quesito (§ 6.1), pari ad 1/3” (pag. 46 della relazione del 5/1/2024) Precisazione, questa, che il CTU ha dimenticato nel supplemento di indagine del 27/5/2024. Pertanto, la somma dovuta alle convenute è pari ad €. 3.331.565 : 3 = 1.110.521,7
Ed è questa la somma al pagamento della quale vengono condannate le attrici, dal momento che essa supera la misura della royalty come sopra individuata.
4) Le spese processuali, di entrambe le fasi processuali, seguono il criterio della soccombenza.
Non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta delle convenute ex art. 96 c.p.c.
Viene respinta la richiesta delle convenute di pubblicazione della sentenza su quotidiani e siti web, perché le convenute, pur riportando in sede di precisazione delle conclusioni anche quelle sull'an, non hanno poi più chiesto e trattato il tema della pubblicazione nelle comparse conclusionali e repliche definitive.
Inoltre, non appare necessaria tal pubblicazione, ritenendosi satisfattivo il risarcimento ottenuto dalle convenute, come sopra liquidato.


P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-Condanna e , in solido tra loro, a pagare alle convenute Controparte_3 Parte_1 pagina 28 di 29 la somma di €. 1.110.521,7, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e gli interessi, nella misura della metà del tasso legale, sulle somme via via rivalutate, dalla domanda ad oggi;

-Condanna le attrici, in solido tra loro, a rimborsare alle convenute le spese processuali, che liquida in €. 32.000 (€.

5.000 per fase studio, €.

3.000 per fase introduttiva, €. 15.000 per fase istruttoria ed €.

9.000 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;

-Pone definitivamente a carico delle attrici le spese di CTU, come liquidate con provvedimenti del giudice del 29/2/2024 e del 9/6/2024.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all ex art. 122 co. 8 Cpi CP_19
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 6/6/2025
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
pagina 29 di 29