N. R.G. 2203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
EL MI Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2203/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZALE Parte_1 P.IVA_1
CADORNA, 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRETTA GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. EGITTO LUCA
( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TRoparte_1 P.IVA_2
B. ZENALE 19 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE PASQUALE DANIELA
( ) C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 14 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa, ritenuti fondati i motivi di gravame esposti, riformare la sentenza n. 5091/2023 (R.G. n. 28010/2019) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Quattordicesima Civile, Giudice Relatore dott.ssa Elisa
Fazzini, pubblicata in data 20.06.2023 e notificata in data 27.06.2023, e, per l'effetto:
Nel merito:
(A) respingere la domanda di convalidazione dei marchi nn. 302012902076395 e CP_2
302012902091017;
(B) accertare e dichiarare l'uso effettivo dei marchi UIBM nn. 302016000026398, 302014902314727 e
302009901748437 svolto da , nonché accertare e dichiarare la loro appartenenza ad Parte_1 una famiglia di marchi “blue”, e, per l'effetto, respingere la domanda di decadenza per non uso formulata da TRoparte_1
(C) accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. 302012902076395 e CP_2
302012902091017 e, per l'effetto:
(i) disporre la cancellazione dal registro marchi dell' delle TRoparte_3 registrazioni di marchio nn. 302012902076395 e 302012902091017;
(ii) inibire a l'utilizzo dei marchi oggetto delle registrazioni nn. TRoparte_1
302012902076395 e 302012902091017, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e/o uso l'uso di altri segni o altre diciture simili che contengano la parola “blue” e possano ingenerare confusione con i segni dell'attrice sul mercato di riferimento, in ogni configurazione grafica;

(D) accertare e dichiarare che l'utilizzo dei MA da parte di TRoparte_1 TRoparte_1 costituisce violazione dei diritti di proprietà industriale di ed
[...] Parte_1 integra atti di concorrenza sleale e, per l'effetto:
(i) inibire definitivamente l'ulteriore utilizzo dei MA , nonché di qualsiasi TRoparte_1 marchio identico o simile ai MA o comunque contenente la parola “blue”, da parte Parte_1 di per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli TRoparte_1 rivendicati nelle registrazioni dei MA , in ogni configurazione grafica;
Parte_1
(ii) inibire a l'ulteriore utilizzo dei MA , nonché TRoparte_1 TRoparte_1 di qualsiasi marchio identico o simile ai MA o comunque contenente la parola Parte_1
“blue” nella propria denominazione sociale e nel proprio nome a dominio;

pagina 2 di 14 (iii) inibire a l'ulteriore uso di segni idonei a generare confusione con TRoparte_1
i segni, i prodotti e le attività di nonché la prosecuzione di atti contrari alla Parte_1 correttezza professionale;

(iv) ordinare a la distruzione di qualsiasi materiale (quali documenti TRoparte_1 non ufficiali, brochure, volantini) in suo possesso contenente i MA;
TRoparte_1
(v) ordinare a il trasferimento dei nomi a dominio TRoparte_1 www.blueunderwriting.com e www.blueunderwriting.it a o, in subordine, la Parte_1 cancellazione degli stessi;

(vi) disporre a carico di una penale di euro 500 per ogni giorno di TRoparte_1 ritardo nell'osservanza del provvedimento e per ogni singolo ulteriore atto di utilizzo di marchio uguale, simile o confondibile con i MA;
Parte_1
(vii) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell'attrice, su Il Corriere della Sera e La Repubblica, a caratteri doppi del normale, sulla homepage dei siti www.blueunderwriting.com e www.blueunderwriting.it (ove non ne sia ordinato il trasferimento all'attrice) e l'inserimento come pinned post sul profilo Facebook www.facebook.com/Blueunderwriting/;
(viii) condannare al risarcimento del danno emergente patito da TRoparte_1 [...]
a causa degli illeciti perpetrati dalla convenuta, pari ad Euro 2.972; Parte_1
(E) respingere l'appello incidentale condizionato proposto da nonché TRoparte_1 tutte le domande, eccezioni e allegazioni formulate da quest'ultima;
(F) rigettare tutte le domande di rimaste assorbite nella Sentenza TRoparte_1 impugnata e non riproposte nel giudizio d'appello;
(G) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre ai compensi legali del presente giudizio di appello liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, comprese IVA e CPA, rimborso forfettario, interessi e rivalutazione.
Per TRoparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previo ogni opportuno accertamento, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione,
In via principale:
pagina 3 di 14 -rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto per tutti i Parte_1 motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva n. 2970/2023, resa dal
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, G.I dott.ssa Elisa Fazzini, in data 10 gennaio 2023, depositata in data 20 giugno 2023;
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, con riguardo al primo motivo d'appello formulato da : Parte_1
-accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la decadenza per non uso, ex articoli 24, 26 e 27 c.p.i., del marchio di parte attrice “ ”, registrazione UIBM n. 0001357735 del 15/10/2010 e successivo rinnovo n. Parte_1
362018000047964 del 25/03/2019, in relazione a tutti i servizi di cui alla Classe n. 36 della
Classificazione di Nizza – ad eccezione dei soli servizi di “Gestione e liquidazione sinistri” – e, quindi, in tutto o in parte, anche in relazione ai seguenti servizi assicurativi: 1. 2. Consulenza CP_4 in materia di assicurazioni;

3. Informazioni in materia di assicurazioni;

4. Assicurazioni CP_5


5. Assicurazioni contro gli incidenti;

6. Mediazione in assicurazioni;

7. Sottoscrizione di
[...] assicurazioni;

8. Sottoscrizione di assicurazioni antincendio;

9. Sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti;
10. Sottoscrizione di assicurazioni malattia;
11. Sottoscrizione di assicurazioni marittime;
12. Sottoscrizione di assicurazioni sulla vita;

-rigettare le domande tutte di parte appellante rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, per le ragioni esposte in atti, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto;

In ogni caso:
-condannare parte appellante a rifondere spese e compensi professionali del grado di appello, oltre a spese vive ed accessori (IVA e CPA) come per legge, a favore dell'appellata, liquidati anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa (A), con la sentenza non definitiva n.
5091/23, ha risolto talune questioni controverse, aventi ad oggetto marchi registrati, fra Parte_1
Co (da qui anche solo , società del gruppo e (da
[...] CP_7 TRoparte_1
TR qui anche solo , società che, secondo quanto riferito nella sentenza del Tribunale, svolgerebbe la propria attività per conto della . TRoparte_9
Co
aveva agito chiedendo al Tribunale, in estrema sintesi e per quanto ancora rileva, l'adozione di rimedi inibitori e risarcitori, previa dichiarazione di nullità della registrazione di taluni marchi ottenuta pagina 4 di 14 TR da , ritenuti dall'attrice in contraffazione di propri marchi registrati in precedenza e caratterizzati dall'elemento verbale blue. TR
si era costituita ed aveva richiesto:
-la convalidazione dei propri marchi, registrati in epoca successiva rispetto a quelli della controparte, che ne avrebbe tuttavia tollerato l'uso per oltre cinque anni
-la decadenza per non uso dei marchi avversari.
Il Tribunale ha accolto la domanda di convalidazione della società convenuta e respinto di conseguenza la domanda di nullità della società attrice, ritenendo di poter desumere la consapevolezza, in capo a Co TR
, della registrazione e dell'uso protratto dei marchi da parte di , dalle seguenti circostanze: TR Con
-appartenenza di “al gruppo assicurativo americano , senza dubbio noto e conosciuto nel settore da parte delle varie concorrenti” (testuale in motivazione)
-registrazione del nome a dominio www.blueunderwriting.it fin dal 16.11.2012;
-diffusione dei servizi mediante convenzioni fin dal 2013 con Ordini professionali “fra cui quello dei
Giornalisti, quello degli Architetti, quello degli Ingegneri, quello degli Agrotecnici, con la Cassa degli
Avvocati, con l'Associazione Nazionale Magistrati e con la Unione dei Giudici di pace” (testuale in motivazione);
-rilevante campagna pubblicitaria sin dal 2013, mediante pubblicazione di articoli su riviste specializzate e, nello specifico: Con
--la pubblicazione di un articolo, relativo ad , con un riferimento a , sul Giornale TRoparte_1 delle Assicurazioni a gennaio 2013 [in motivazione testualmente “articolo pubblicato su una rivista specializzata, intitolata “Giornale delle Assicurazioni”, apparso nel numero di gennaio 2013, la cui Con copertina era dedicata al gruppo , con un titolo a caratteri cubitali relativo a: “I piani di AIG sul mercato italiano” e un sottotitolo del seguente tenore “il responsabile per l'Italia del gruppo americano illustra i progetti di sviluppo nel nostro Paese e i programmi sul fronte distributivo”. In tale articolo il manager responsabile per l'Italia aveva precisato come la struttura distributiva dei servizi forniti fosse costituita dall'85% dai broker, dalle banche assicurazioni e dalle underwriting agencies, ossia da delle agenzie generali di sottoscrizione che raccolgono affari da agenti e da broker, le quali operano in pratica come intermediari grossisti, specificando che: “ce ne sono due una a Roma (…) e un'altra a Milano, risultando la stessa dicitura del relativo marchio TRoparte_1
pagina 5 di 14 denominativo “ contestato (cfr. doc. 14 pagg.

1-5 del fascicolo di parte Parte_2 convenuta)] TR
--la pubblicazione di un articolo e di pubblicità relativa a su Insurance Review di maggio 2014, in un numero in cui era presente anche un'intervista al vice direttore generale di CP_7
[testualmente in motivazione “sulla rivista “Insurance rewiew” del mese di maggio 2014 erano riportati a pag. 32 un'intervista al vice direttore generale di , del cui gruppo fa parte CP_7 [...]
, a pag. 45 la pubblicità a pagina intera del marchio “blue underwriting” quale Parte_1
Con
“agenzia di sottoscrizione per conto di ” e a pag. 52 un articolo dedicato alla , TRoparte_1
Con quale società nata nel 2012 come agenzia di sottoscrizione (cfr. 14 del fascicolo di parte convenuta)]
--la pubblicazione nel 2015, su Assinews.it, di un articolo avente ad oggetto il marchio
[...]
(n.d.e. si può sin d'ora segnalare che il doc. 14 pag. 7, richiamato dal Tribunale TRoparte_1 nella motivazione della sentenza appellata, contiene un articolo datato 6.9.2013 e non, come riportato in sentenza per un refuso, 2015: la circostanza assume rilievo in relazione al primo motivo di appello
v. oltre)
-relazioni commerciali, seppure indirette, fra le due società.
I marchi oggetto di convalidazione sono stati così indicati nel dispositivo della sentenza:
“ ”, registrato presso l'UIMB al n. 0001533598 in data 05.04.2013 e “ TRoparte_1 [...]
”, registrato presso l'UIBM al n. 0001539056 in data 17.04.2013” CP_1
TR Il Tribunale ha altresì accolto la domanda formulata da , di decadenza per non uso di tre dei marchi registrati di BA (“Blue Pass”, “Blue Program” e “Blue Family Care”), respingendola, invece, per il marchio “ ”. Parte_1
Co Per i primi tre marchi, il Tribunale ha ritenuto che , onerata ex art. 121 c.p.i., non avesse offerto la prova dell'uso effettivo e ininterrotto per un quinquennio e che non avesse offerto la prova dell'appartenenza dei marchi ad una serie/famiglia, non avendo provato nessuno dei tre criteri che Co caratterizzano la fattispecie;
per il marchio “ ” il Tribunale ha ritenuto, invece, che Parte_1 avesse fornito adeguata prova documentale.
Il Tribunale ha poi respinto, in conseguenza dell'accertamento dell'uso legittimo dei marchi convalidati e della mancanza di prova di diverse condotte illecite, la domanda di concorrenza sleale proposta da Co
.
pagina 6 di 14 Sulla domanda di nullità del marchio in corso di registrazione “Blue is underwriting”, il Tribunale, rilevando che risultavano pendenti giudizi di opposizione sia a livello nazionale che europeo, in applicazione dell'art. 120 c.p.i. ha disposto la sospensione del giudizio, previa rimessione della causa in istruttoria.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due TRoparte_10 articolati motivi.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, svolgendo appello incidentale condizionato.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
Primo motivo – la convalidazione dei marchi nazionali: violazione e falsa TRoparte_1 applicazione dell'art. 28 cpi, errata valutazione dei mezzi di prova, violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115-116 c.p.c.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato e applicato l'art. 28 c.p.i. poiché:
-ha omesso di indicare il dies a quo del quinquennio e, comunque, lo ha calcolato erroneamente
-ha erroneamente attribuito rilevanza a circostanze e documenti che ricadono nel quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e non dovevano quindi, per espressa lettera normativa, essere tenuti in considerazione (testuale in atto di appello);
-ha ritenuto sufficiente la conoscibilità ed ha attribuito rilevanza a circostanze che non provano l'effettiva conoscenza.
Secondo l'appellante, ai fini della corretta interpretazione e applicazione della norma, tenuto conto dell'introduzione del giudizio in data 8.5.2019, sarebbe stato necessario provare la conoscenza effettiva dell'uso del marchio avversario in data antecedente all'8.5.2014, mentre sarebbero irrilevanti i riferimenti alle date successive.
Secondo l'appellante, inoltre, con riferimento al dies a quo dal quale calcolare il quinquennio, il
Tribunale, che non ha espressamente indicato tale dato, avrebbe errato se avesse inteso far decorrere il TR periodo di tolleranza dalla data di registrazione dei marchi di , poiché la sola registrazione del pagina 7 di 14 marchio non è sufficiente, essendo necessaria la conoscenza effettiva, sia per la giurisprudenza interna che per quella europea.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe poi errato nell'attribuire rilievo alle relazioni commerciali indirette fra le parti, che non proverebbero la conoscenza dell'uso dei marchi e che comunque sarebbero iniziate nel 2016 (quindi in epoca successiva al momento al quale dovrebbe farsi risalire la conoscenza, per affermare la tolleranza).
Analogamente non avrebbe rilievo l'articolo pubblicato su Assinews.it nel 2015, che non sarebbe rilevante al fine di dimostrare la conoscenza effettiva (n.d.e.: come accennato, l'articolo pubblicato su
Assinews porta la data 6.9.2013, anche se nella sentenza appellata è riportato, per un evidente refuso,
l'anno 2015). TR In ogni caso, l'appellante deduce che, se anche avesse avuto notizia dei marchi attraverso tali dati, l'azione sarebbe stata promossa nel quinquennio e quindi non sussisterebbe il presupposto della convalidazione.
Per l'articolo pubblicato su Insurance Review nel maggio 2014, l'appellante fa notare, oltre alla irrilevanza ai fini della prova della conoscenza effettiva, che comunque non si conosce la data esatta di pubblicazione e che l'onere di provare che tale data fosse anteriore all'8 maggio ricade sulla controparte, che non vi avrebbe assolto. La parte appellata, in replica a tali censure, fa notare, inter alia, che vi è un ulteriore articolo di stampa (non richiamato dal Tribunale), risalente al giugno 2013
(doc. 14 pag. 6) nel quale “si menziona il marchio contestato “ TRoparte_1
Con quale “partner selezionato di che sta supportando gli intermediari qualificati, intenzionati a dare soluzioni su misura per i propri clienti che per le prime volte si trovano ad approcciare il prodotto RC professionale” (testuale in comparsa di risposta)
In relazione agli altri elementi valorizzati dal Tribunale per desumere la conoscenza, l'appellante: TR Con
-contesta che appartenga al gruppo e in ogni caso eccepisce l'irrilevanza di tale pretesa appartenenza, non essendo oggetto di causa i marchi
[...]
TR
che abbia svolto una “massiccia pubblicizzazione del marchio” attraverso l'acquisto del CP_11 nome a dominio, che è una operazione in sé priva di rilievo, nell'ambito “dei miliardi di domini raggiungibili da ogni utente”, che possono anche rimanere inattivi e nella maggior parte dei casi TR rimangono tali. non avrebbe dimostrato la data di messa on line né i contenuti, mentre da ricerche effettuate dall'appellante sarebbe emerso che “Il primo “scheletro” di una pagina accessibile dagli utenti che consentisse di comprendere l'attività svolta da risale al 16.12.2014, ossia TRoparte_1
pagina 8 di 14 – di nuovo – all'interno del quinquennio di irrilevanza” (testuale in atto di appello). Sul punto, la parte appellata eccepisce che i documenti che proverebbero queste ricerche sono stati prodotti per la prima volta in appello e, quindi, non sarebbero utilizzabili TR
-contesta la rilevanza delle Convenzioni stipulate da con Ordini professionali, poiché alcune sarebbero prive di data, altre sarebbero successive all'8.5.2014 e tutte comunque sarebbero estranee a Co
che non vi ha partecipato. Sul punto la parte appellata fa rilevare che la quasi totalità delle
Convenzioni (“con la sola eccezione delle convenzioni con , TRoparte_12
Magistrati Onorari e Associazione Nazionale Forense” testuale in comparsa di risposta) risulta stipulata nel 2013 e che l'attività pubblicitaria sarebbe stata riconosciuta dall'appellante, come emergerebbe dalla dichiarazione resa all'udienza del 19.2.2020 dal procuratore
-contesta la rilevanza dell'articolo pubblicato sul Giornale delle Assicurazioni, nel quale “in un articolo Con dedicato ad (e non a ), su circa 200 righe complessive, viene citata TRoparte_1 [...]
come canale di vendita di alcune polizze” (testuale in atto di appello). CP_1
La sentenza viene contestata anche nella parte in cui, richiamando la giurisprudenza europea e i principi sulla tutela dei titolari di marchi “sufficientemente vigilanti”, ha ritenuto che la parte attrice
“abbia potuto conoscere”, attribuendo così rilievo alla conoscibilità e non alla conoscenza effettiva.
L'appellante contesta il richiamo a tale giurisprudenza, che il Tribunale avrebbe male interpretato, e ribadisce che la conoscenza deve essere effettiva e non potrebbe provarsi in via indiziaria (“le presunzioni non sono sufficienti neanche se concordanti” testuale in atto di appello). La parte appellata sul punto non contesta che la conoscenza debba essere effettiva e che l'onere della prova incomba su chi chiede la convalidazione, ma deduce che tale prova possa essere raggiunta anche in via indiziaria e che correttamente il Tribunale l'avrebbe desunta da indizi gravi, precisi e concordanti.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Correttamente l'appellante deduce che ai fini della convalidazione dei marchi è necessaria la prova della conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio anteriore, non essendo sufficiente la mera conoscibilità (v. Cass. 7504/23 “Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n.
30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore”).
pagina 9 di 14 La sentenza appellata, tuttavia, non ha fondato l'accoglimento della domanda di convalidazione sull'accertamento della mera conoscibilità dell'uso, bensì ha utilizzato a fini probatori un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti per accertare la conoscenza effettiva dell'uso del marchio in capo all'odierna appellante.
Tale decisione risulta corretta in punto di diritto poiché la prova presuntiva ai fini della dimostrazione della conoscenza effettiva dell'uso è ammessa, a differenza di quel che ritiene l'appellante, anche dalla giurisprudenza europea.
La decisione richiamata dalla difesa a sostegno di una pretesa inammissibilità della prova per presunzioni (Tribunale UE 4.10.2018 n. 150) al § 35 si esprime, infatti, nel modo seguente: “Pertanto, il titolare di un marchio che è contestato mediante una domanda di dichiarazione di nullità non potrebbe limitarsi a provare la conoscenza potenziale dell'uso del suo marchio da parte del titolare di un marchio anteriore o produrre indizi concordanti che facciano presumere l'eventuale esistenza di una tale conoscenza”, per poi prendere in esame, nel prosieguo della motivazione, gli indizi offerti dalla parte ed escludere in concreto che abbiano valore probatorio ai fini della dimostrazione della conoscenza effettiva.
Gli indizi che non possono essere ammessi, secondo il Tribunale UE, non sono, quindi, quelli idonei a provare la conoscenza effettiva (che sono ammissibili), bensì quelli idonei a “far presumere l'eventuale esistenza” della conoscenza potenziale, cioè della conoscibilità.
Correttamente l'appellante fa poi rilevare che tali indizi devono provare una conoscenza effettiva dell'uso del marchio in un momento antecedente al quinquennio dall'introduzione del giudizio e, quindi, gli indizi da prendere in considerazione devono essere idonei a provare la conoscenza alla data dell'8.5.2014.
Tale circostanza, ad avviso della Corte, è stata, tuttavia, ritenuta correttamente accertata dal Tribunale, poiché gli indizi indicati dal Tribunale si collocano tutti (ad eccezione delle relazioni commerciali indirette fra le parti, che risalgono al 2016) in momenti antecedenti all'8.5.2014.
Sui due indizi che, sotto il profilo temporale, parrebbero dubbi, si può osservare che:
-l'articolo pubblicato su Assinews, come già evidenziato, porta la data 6.9.2013 e non 2015, sicchè ben può costituire indizio rilevante
-in relazione all'articolo pubblicato su Insurance Review nel maggio 2014, dal doc. 14 appellata si desume che la rivista è mensile, essendo indicato in calce alle pagine “maggio 2014” e, posto che le pagina 10 di 14 riviste mensili vengono pubblicate all'inizio del mese, anche tale indizio può assumere rilevanza ai fini della prova della conoscenza in epoca antecedente all'8.5.2014.
Agli indizi indicati dal Tribunale può essere utilmente aggiunto l'indizio segnalato dalla parte appellata e cioè l'articolo di stampa risalente al giugno 2013 (doc. 14 pag. 6) nel quale “si menziona il marchio Con contestato “ quale “partner selezionato di che sta TRoparte_1 supportando gli intermediari qualificati, intenzionati a dare soluzioni su misura per i propri clienti che per le prime volte si trovano ad approcciare il prodotto RC professionale”, elemento certamente idoneo a provare adeguata pubblicità.
Sulle contestazioni relative al nome a dominio, risulta fondata l'eccezione della parte appellata, di tardività della produzione dei documenti che proverebbero che “Il primo “scheletro” di una pagina accessibile dagli utenti che consentisse di comprendere l'attività svolta da risale al TRoparte_1
16.12.2014, ossia – di nuovo – all'interno del quinquennio di irrilevanza”, posto che si tratta di documenti prodotti per la prima volta in appello e per i quali non è stata neppure dedotta l'impossibilità di una produzione tempestiva per causa non imputabile.
Secondo motivo – la decadenza per non uso dei marchi di : violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 24-26-27 cpi, errata valutazione dei mezzi di prova, violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115-116 c.p.c.
L'appellante contesta la dichiarazione di decadenza dei propri marchi “Blue Pass”, “Blue Program” e
“Blue Family Care”, ritenendo che la sentenza non abbia correttamente applicato gli artt. 24-26-27 cpi, il cui combinato disposto impedirebbe la decadenza per non uso a fronte dell'uso di altri marchi simili.
Secondo l'appellante, in primo luogo il Tribunale, dopo aver accertato l'uso “effettivo del marchio
“ , avrebbe dovuto verificare la somiglianza con gli altri marchi di titolarità Parte_1 dell'attrice, accertare l'identità del nucleo distintivo e rigettare la domanda di decadenza formulata da controparte” (testuale in atto di appello).
Nei marchi dell'appellante sarebbe presente un elemento comune avente carattere distintivo, rappresentato dal lemma “blue”.
Tale elemento avrebbe caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie posto che “L'attrice ha infatti valorizzato la caratterizzazione di tutti i marchi con l'elemento distintivo “blue”, la preminenza di tale lemma posto all'inizio di tutti i marchi coinvolti e la strategia commerciale di Parte_1 volta a consolidare il valore del brand attraverso l'identificazione di un segno capostipite (la parola
pagina 11 di 14 “blue”) “al fine di renderlo noto sul mercato di riferimento [per sviluppare], poi, tutti i servizi correlati intorno a tale elemento fortemente identificativo” (testuale in atto di appello).
Il Tribunale avrebbe poi errato, secondo l'appellante, a richiedere che i marchi tutelabili in quanto appartenenti ad una serie debbano essere almeno tre e, comunque, oltre al marchio , Parte_1
“l'attrice utilizza i marchi “Blue Health Center”55, “Virtual Hospital Blue”56, “Welfare Blue”57
“My Net Blue”58 per contraddistinguere una serie di servizi del comparto assicurazione/assistenza offerti ai propri clienti” (testuale in atto di appello).
L'appellata, sul punto, eccepisce l'inammissibilità delle allegazioni relative ai marchi “Blue Health
Center”, “Virtual Hospital Blue”, “Welfare Blue” e “ , menzionati – per la prima volta – CP_13 al punto 2.3.2 dell'atto di appello” (testuale in comparsa di risposta).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
L'appellante non contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ritiene che non sia stato provato l'uso dei marchi, bensì invoca l'applicazione dell'art. 24 co. 4 cpi e la tutela dei marchi appartenenti ad una serie o famiglia.
L'art. 24 co. 4 cpi (d. lgs. 30/05) stabilisce che “Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti
o servizi”.
La norma è considerata espressione della tutela dei cc.dd. marchi difensivi, cioè dei marchi simili ad un marchio principale, dal quale si discostano per qualche elemento e che, per la loro funzione
“difensiva”, sfuggono alla decadenza per non uso, a condizione che il marchio principale venga usato.
La tutela di tali marchi accordata dalla legge italiana è, tuttavia, in contrasto con il diritto comunitario.
Corte Giustizia 13.9.2007 C-234/06 (relativa al caso Il Ponte, riguardante proprio la legge italiana) si è, infatti, così pronunciata: § 103 “La tesi secondo la quale il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario potrebbe far valere un marchio anteriore il cui uso non è stato dimostrato in quanto lo stesso costituisce, in forza di una norma nazionale, un «marchio difensivo» non è dunque compatibile con l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n.
40/94”.
La parte appellante, in replica alle difese sul punto della parte appellata, sostiene, infatti, di non invocare la tutela di marchi difensivi, bensì chiede di escludere la decadenza dei tre marchi oggetto pagina 12 di 14 della decisione del Tribunale, in quanto appartenenti ad una serie/famiglia, alla quale appartiene il marchio , per il quale il Tribunale ha escluso la decadenza. Parte_1
Il Tribunale non ha, invece, riconosciuto la tutela invocata dall'odierna appellante, rilevando il difetto di prova dell'appartenenza dei marchi contestati ad una serie/famiglia, non essendo stata dimostrata la sussistenza dei tre presupposti necessari, rappresentati:
“a) dal carattere distintivo dell'elemento comune;

b) dalla prova dell'utilizzo di un numero di marchi, almeno 3, sufficienti a suscitare nel pubblico la percezione dell'esistenza di una serie (C-553/2011 del 25/10/2012 RINTISCH /EDER PUNTO 27);
c) dal fatto che il marchio richiesto non solo deve essere simile ai marchi anteriori, ma deve presentare anche caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie” (testuale sentenza appellata).
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia corretta.
La sentenza Corte Giust. cit. si è, infatti, così espressa: § 64 “…non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia
o una serie, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. Pertanto, affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l'appartenenza ad una «famiglia» o «serie» del marchio richiesto, i marchi anteriori facenti parte di tale «famiglia» o «serie» devono essere presenti sul mercato…§ 65 “…il Tribunale ha richiesto non la prova dell'uso in quanto tale dei marchi anteriori, ma soltanto l'uso di un numero sufficiente di essi in grado di costituire una serie di marchi e dunque di dimostrare l'esistenza di essa, ai fini della valutazione del rischio di confusione”.
Indipendentemente dal numero (tre) indicato dal Tribunale, va, quindi, affermato che, per riconoscere la tutela invocata dall'appellante, è necessario dimostrare l'esistenza di una pluralità di marchi registrati e utilizzati: se, come nel caso di specie, manca tale prova (essendo stato dimostrato l'uso di un solo marchio), la tutela non può essere accordata e rimangono assorbite la questione del carattere distintivo dell'elemento comune (affrontata in altre sentenze e ad altri fini) e quella delle caratteristiche che ricollegano il marchio contestato alla serie.
L'appello deve essere, quindi, respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi pagina 13 di 14 delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di media complessità), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;

- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 9.4.2025
Il Presidente est.
EL MI
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