N. R.G. 2308 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2308 /2022 promossa da:
C.F. e P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maurizio Miculan e dall'avv. Andrea Piai, con
1 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Santa
Croce 2122
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Mario Franzosi, dall'avv.
Voncenzo Jandoli, dall'avv. , dall'avv. Dario Parte_2
Palmas e dall'avv. Valentina Tonon Meggiolaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-Mestre, via Torino 186
APPELLATO

Oggetto: Brevetto di invenzione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di
Impresa n. 1873/2022, pubblicata il 7 novembre 2022

CONCLUSIONI
per parte appellante:
Nel merito,
respinta ogni contraria domanda, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 1873/2022, accogliersi le
2 domande dedotte in primo grado dalla convenuta e Parte_1
dunque:
in via principale,
• respingersi integralmente tutte le domande formulate dall'attrice;
• per l'effetto,
a) revocarsi l'ordine d'inibitoria pronunciato dal Tribunale;

b) a norma dell'art. 96, 2° comma, del codice di rito, condannarsi
[...]
al risarcimento dei danni cagionati a Controparte_1 Parte_1
per effetto della vigenza del suddetto ordine di giustizia basato su un presunto diritto in realtà inesistente;

in via riconvenzionale,
• accertarsi e dichiararsi la nullità, per carenza di novità e/o di altezza inventiva, della porzione italiana del brevetto europeo EP1464429, dichiarandosi altresì inammissibili le istanze di limitazione depositate da CP_1
• accertarsi altresì che l'offerta sul mercato dei dispositivi di
“deburring” prodotti dalla convenuta non costituisce condotta contraria ai principi della leale concorrenza tra imprenditori come stabilito dalla Convenzione di Parigi del 1883 e dall'art. 2598 cod. civ.;
3 • ordinarsi, ai sensi degli articoli 126 c.p.i., 2600 cod. civ. e 120 cod. proc. civ., la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, in lingua giapponese, inglese e italiana nella front-page del sito web della convenuta in apposito banner pop-up autoeseguibile e CP_1
per almeno 30 giorni a far data da quello successivo al deposito;
nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e su due riviste di settore, che si individuano in “Iron & Steel Technology”
(https://www.aist.org/publications-advertising/ironsteel-technology/)
e “Stahl +Eisen” (https://www.stahleisen.de/), per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice e a spese della medesima convenuta, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle convenute;

in via istruttoria,
si chiede che, occorrendo, la Corte voglia ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli (da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”):


1. il documento che mi viene esibito (doc. 60 di è stato redatto Pt_1
dalla dott.ssa dipendente della società convenuta Testimone_1
in qualità di legale interno, desumendo i dati in esso riportati dalle scritture contabili di e in Parte_1
4 particolare dalle fatture d'acquisto, dal libro giornale e dai registri
IVA;


2. il documento che mi viene esibito (doc. 62 di è stato redatto Pt_1
dalla dott.ssa Chief financial officier di Persona_1 CP_2
Studio legale e tributario, desumendo i dati in esso riportati dalle fatture di vendita emesse nei confronti di Parte_1

[...]
Testimoni, le signore presso Testimone_1 [...]
e Chief financial officier di Parte_1 Persona_1
Studio legale e tributario. Con rifusione di spese, CP_2
onorari e accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.
per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia così giudicare:
Rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Pt_1
sentenza impugnata. Con rifusione di spese di lite.

5 Motivi della decisione
In fatto
ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 1873/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, pubblicata in data 7 novembre
2022, che: ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità della rivendicazione n.3 della frazione italiana del brevetto europeo EP '429 in titolarità dell'attrice-appellata (avente a oggetto un “metodo per la rimozione di sbavature” che si formano quale conseguenza della saldatura di testa delle barre in acciaio destinate a essere lavorate con il processo di c.d. “laminazione in continuo”); ha dichiarato che il dispositivo di deburring (rimozione delle sbavature) di Pt_1
costituisce contraffazione di detta rivendicazione;
ha ordinato a il ritiro dal commercio e la distruzione di detti dispositivi posti Pt_1
in commercio tra la data di efficacia in Italia di EP '429 e la relativa scadenza;
ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione del danno da risarcire, la decisione sull'istanza di pubblicazione e le spese di lite.
Il giudizio di prime cure veniva introdotto con atto di citazione del 31 ottobre 2018 da società di diritto giapponese, Controparte_3
corrente in Yokohama ed operante nel settore dell'ingegneria per acciaierie, titolare del brevetto europeo EP1464429B1, concesso il 13
6 dicembre 2006 e validato per l'Italia con deposito della relativa traduzione in data 2 marzo 2007, avente titolo “Metodo per rimuovere sbavature”, scaduta in corso di causa in data 28 ottobre 2019.
La società attrice affermava che il brevetto individuava il problema tecnico che il trovato si proporrebbe di risolvere e consistente nella necessità di rimuovere in modo efficace le sbavature di saldatura dai componenti in acciaio prima della loro laminazione, per consentire migliore resa nella lavorazione ed evitare le rotture in caso di componenti cavi o similari, posto che l'arte nota, consistente nella rimozione di dette sbavature, mediante taglierina o elemento di taglio
(cutter) operante sulla lunghezza della sbavatura e verso l'esterno del pezzo di acciaio, comporterebbe l'inconveniente della formazione di una diversa sbavatura di rimozione sporgente nella direzione di movimento della , inconveniente evitato dagli insegnamenti Parte_3
del brevetto menzionato. evidenziava come il principio CP_1
fondamentale su cui si basava il metodo di rimozione di EP1464429B1 consisteva nel taglio della sbavatura mediante l'applicazione di una forza diretta verso l'interno del pezzo di acciaio, assumendo particolare rilevanza la rivendicazione indipendente n. 3 del trovato, recitante “Metodo per rimuovere sbavature comprendente le fasi di disporre il cutter dotato di un bordo di taglio circolare in modo che il fianco del cutter sia sostanzialmente parallelo alla superficie di un pezzo di acciaio su cui è presente una sbavatura e il centro del cutter
7 è situato all'esterno del bordo del pezzo d'acciaio attraversato dalla sbavatura;
caratterizzato dal fatto che il taglio della sbavatura situata su un bordo del pezzo d'acciaio viene effettuato mediante uno spostamento relativo del cutter perpendicolarmente rispetto al senso longitudinale della sbavatura”.
L'attrice evocava quindi in giudizio Parte_1
con sede in provincia di Udine e sua diretta concorrente,
[...]
lamentando che la convenuta aveva fornito a l'impianto CP_4
denominato EWR, dotato di sistema di rimozione delle sbavature, interferente con la menzionata rivendicazione indipendente. Esponeva di avere proposto, anteriormente al giudizio di merito, ricorso volto ad ottenere la concessione di inibitoria, nel corso del quale era stata disposta consulenza tecnica dell'ufficio che aveva affermato la validità della rivendicazione n. 3 del trovato e la sua violazione;
la domanda cautelare era stata respinta dal Giudice designato per carenza di periculum in mora e successivamente accolta a seguito dell'accoglimento dell'interposto reclamo con ordinanza del 20 settembre 2018 con cui era stato inibito a di produrre, Pt_1
commercializzare, offrire in vendita, pubblicizzare, il sistema di rimozione delle bave contestato, anche ove parte integrante del più ampio macchinario denominato EWR, nonché disposta una penale in caso di violazione. Chiedeva quindi la conferma dell'inibitoria concessa;
la condanna della convenuta al ritiro dal commercio degli
8 impianti EWR, inclusivi del dispositivo di taglio denunciato, con conseguente loro distruzione;
la previsione di penale dissuasiva per il caso di violazione delle indicate condanne;
la condanna di al Pt_1
risarcimento dei danni per avere la stessa violato il divieto di pubblicizzare a mezzo web la macchina EWR, così come contenuto nel provvedimento cautelare;
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per la violazione del brevetto;
la pubblicazione dell'emananda sentenza.
Costituendosi in giudizio, Parte_1
contestava la correttezza del provvedimento di reclamo adottato in sede cautelare in favore dell'attrice sulla base delle conclusioni cui era giunto il CTU del procedimento cautelare in punto validità della rivendicazione n. 3 del brevetto attoreo ed in punto interferenza. In particolare, la società convenuta evidenziava che il CTU del cautelare avrebbe illustrato la ridetta rivendicazione indipendente in modo difforme rispetto al testo brevettuale, in quanto, in primo luogo, aveva indicato che il metodo prevederebbe l'impiego di un solo cutter, tradotto i termini “disposing a cutter” con “disporre il cutter”, sostituito con l'articolo determinativo l'articolo indeterminativo, indicato nella normale prassi l'impiego anche di più cutter, e concluso affermando che il brevetto rivendicherebbe l'esistenza di un solo cutter che taglia la sbavatura.
9 In secondo luogo, a detta della convenuta, il CTU avrebbe arricchito scorrettamente la rivendicazione in questione di una caratteristica limitante non presente, affermando che dalle figure esplicative si osserverebbe che, anche in presenza di due cutter, l'azione sulla saldatura (o bava) sarebbe effettuata solo e sempre da un cutter, in accordo con la terza rivendicazione letta nel modo già illustrato.
Secondo quanto argomentato da , in tal modo il consulente Parte_1
avrebbe scorrettamente valutato la validità della rivendicazione azionata, rispetto alla prior art altrimenti distruttiva. Erroneamente, pertanto, il CTU avrebbe escluso la rilevanza invalidante delle anteriorità allegate quali US5626181A, DE223081B, US1759327A,
DE479195C e US4978259A.
richiamava altresì il parere tecnico obiettivo dell' già Pt_1 Per_2
ottenuto nel corso del processo cautelare ed integrato in occasione del giudizio di merito, in cui l'estensore, ing. aveva ribadito la sua CP_5
opinione circa la nullità della privativa sia in punto novità, sia in punto altezza inventiva.
Sul presupposto dell'invalidità della rivendicazione azionata da
[...]
e, di conseguenza, esclusa l'interferenza del proprio dispositivo CP_1
con il brevetto attoreo, chiedeva la declaratoria di nullità della Pt_1
privativa attorea ed il rigetto delle domande di controparte, con revoca del provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo, contestando
10 anche le pretese risarcitorie avanzate da e Controparte_1
l'affermazione attorea secondo cui avrebbe violato l'inibitoria cautelare relativa al divieto di pubblicizzare il prodotto in contraffazione sul proprio sito internet, posto che quanto risultante dal sito medesimo sarebbe esclusivamente la pubblicazione di impianto
EWR, senza alcun riferimento al suo interno al dispositivo di deburring in asserita contraffazione. Infine, accertato che la propria condotta non costituiva neppure concorrenza sleale, ha chiesto Pt_1
la pubblicazione dell'emananda sentenza e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. per i danni cagionati per effetto della vigenza del provvedimento cautelare fondato su presunto diritto in realtà inesistente.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica dell'ufficio, affidata ad un collegio di tre consulenti sui cui nominativi vi era accordo tra le parti, volta a verificare la validità della porzione italiana del brevetto europeo azionato in giudizio, con particolare riferimento alla sua rivendicazione n. 3, nonché volta a verificare l'eventuale interferenza dei dispositivi di deburring di con ridetta Pt_1
rivendicazione.
Nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali – dopo il deposito della relazione provvisoria che evidenziava la nullità della rivendicazione n.3 del brevetto attoreo per carenza di attività inventiva
11 – depositava istanza di limitazione ai sensi dell'art.79, comma CP_1
3, CPI. I consulenti tecnici d'ufficio, esaminata detta istanza, ritenevano inammissibile la riformulazione proposta per aggiunta di materia nuova.
Il giorno precedente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (il 18 gennaio 2022) presentava una nuova istanza CP_1
di limitazione, con riformulazione della rivendicazione n.3 (doc.71:
“Metodo per rimuovere sbavature in cui vengono rimosse sbavature di saldatura (2) che si formano quando billette sono sottoposte a saldatura di testa nella laminazione in continuo di billette, il metodo comprendente le fasi di - disporre due cutter (11a, 11b) ciascuno dotato di un bordo di taglio circolare - in modo che i fianchi dei cutter
(11a, 11b) siano sostanzialmente paralleli alla superficie di una billetta (1) su cui è presente una sbavatura di saldatura (2), e - i centri dei cutter (11a, 11b) sono situati separatamente all'esterno di entrambi i bordi della billetta (1) rispettivamente attraversati dalla sbavatura di saldatura (2); e - il taglio della sbavatura di saldatura
(2) situata sui bordi della billetta (1) viene effettuato mediante uno spostamento relativo dei cutter (11a, 11b) perpendicolarmente rispetto al senso longitudinale della sbavatura di saldatura (2) in modo che la sbavatura di saldatura (2) situata a entrambi i bordi della billetta (1)”) affermando che la precedente avrebbe dovuto intendersi revocata.
12 La causa è stata decisa, come indicato in premessa, con la sentenza n.1873/2022, pubblicata il 7 novembre 2022, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 gennaio 2022.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello
[...]
sulla base di quattro motivi. Si è costituita Parte_1
in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 13/25 aprile 2022 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (ossia del capo di sentenza che ha condannato a provvedere alla Pt_1
“distruzione dei dispositivi di deburring meglio descritti in atti interferenti con la rivendicazione n. 3 della frazione italiana di
EP'429 e che la convenuta ha posto in commercio tra la Parte_1
data di efficacia in Italia del ridetto brevetto e la data di scadenza del medesimo”.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9 gennaio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

13 In diritto
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'errato rigetto Pt_1
da parte del Tribunale dell'eccezione di inammissibilità della seconda istanza di limitazione con la quale aveva provveduto, alla CP_1
vigilia dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a riformulare il brevetto, previa revoca della prima istanza di limitazione, emendando la rivendicazione n.3 dalle parti di essa ritenute inammissibili, “per aggiunta di materia nuova”, dal collegio peritale.
Assume a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, che la Pt_1
seconda riformulazione della rivendicazione oggetto di causa non sarebbe stata possibile nei termini prospettati da ossia CP_1
facendo “rivivere” il titolo originario, che invece doveva ritenersi rinunciato a seguito della proposizione della prima istanza di limitazione;
la revoca della limitazione determinerebbe, invece, inammissibilmente, la possibilità di depositare una nuova istanza di limitazione diversa ed anche potenzialmente contraddittoria con quella precedente. Sarebbe invece corretto ipotizzare esclusivamente una limitazione ulteriore, riducendo così maggiormente l'ambito di protezione derivante dalla precedente istanza.
Inoltre, l'istanza di limitazione non potrebbe essere proposta con riguardo ad una privativa ormai scaduta, in quanto, se la facoltà attribuita dall'art.79, comma 3, CPI di riformulare le rivendicazioni
14 brevettuali “in ogni stato e grado del giudizio” fa venir meno le preclusioni processuali alla proposizione dell'istanza, le preclusioni sostanziali restano ferme.
L'assunto di che la limitazione comporterebbe la rinuncia Pt_1
tanto al titolo come concesso quanto alle altre domande circa la validità del medesimo, non è condivisibile. L'art. 79, comma 3, CPI prevede che, in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, cosicché, ove la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda originaria, essa comporta che il brevetto si debba intendere come concesso fin dalla sua origine come limitato, non equivalendo la riformulazione a nuova privativa. Nel contempo, ove detta riformulazione ecceda i limiti della domanda originaria, comportando materia aggiunta, essa deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 76 lett.
c) CPI, secondo cui il brevetto è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa. Consegue che la riformulazione delle rivendicazioni brevettuali, non equivalendo a nuova domanda di privativa, non può determinare di per sé la rinuncia al brevetto originariamente concesso, rinuncia diversamente disciplinata dall'art. 78 CPI, sicché, qualora la
15 riformulazione non si mantenga nei limiti della domanda originaria, la nullità riguarderà unicamente la riformulazione, permanendo il brevetto per come originariamente concesso. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la riformulazione delle rivendicazioni brevettuali, ove comportante una limitazione dell'ambito di tutela garantito dalla privativa, sia un atto dispositivo del diritto che può essere compiuto nel corso del giudizio personalmente dal titolare ovvero dal suo procuratore speciale, nel senso che la parte rinuncia esclusivamente al più ampio ambito di tutela originario ma non all'originaria privativa che viene solamente ristretta. Così, ove la riformulazione del brevetto non sia proposta in accordo a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, CPI, essa sarà nulla ed inidonea a limitare il brevetto per come originariamente concesso che rimarrà oggetto del giudizio di nullità. Nulla osta alla riproposizione di una nuova istanza di limitazione, che deve intendersi proposta con riferimento all'originario titolo brevettuale, non rinunciato a seguito della proposizione della prima istanza di limitazione, poi revocata da
CP_1
Neppure la circostanza che la privativa sia scaduta e che l'istanza di limitazione in via amministrativa sia possibile solo fintantoché il brevetto è valido ed efficace appare un argomento convincente al fine di ritenere preclusa l'istanza di limitazione anche nel corso del processo civile avente ad oggetto la nullità del brevetto. La limitazione
16 di cui all'art.79, comma 3, CPI richiede infatti esclusivamente che, come sopra già evidenziato, la “riformulazione delle rivendicazioni rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”. E' poi di intuitiva evidenza che il riconoscimento della validità di un brevetto, ancorché scaduto, considerato che la modifica apportata dalla limitazione produce effetti ex tunc, risulta funzionale all'accoglimento di eventuali domande di accertamento della contraffazione, risarcimento del danno ed emissione di provvedimenti accessori (quali il ritiro dei prodotti, la distruzione etc.).
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1
impugnata per avere escluso la rilevanza di D19 quale anteriorità distruttiva della validità del brevetto EP' 429. Afferma in proposito che anche la nuova limitazione della rivendicazione n. 3 – qualora considerata ammissibile – sarebbe priva di altezza inventiva alla luce della anteriorità DE479195C e delle considerazioni svolte dai consulenti dell'ufficio, applicabili anche al testo della nuova ed ultima limitazione.
Rigettata l'eccezione di inammissibilità della nuova istanza di limitazione, il Tribunale ha così argomentato in merito alla questione relativa all'altezza inventiva di EP'429:
17 “L'art. 48 D.Lgs. n. 30/2005, nel regolare il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva, prescrive che l'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, di modo che il brevetto deve considerarsi nullo ove l'invenzione sia in modo evidente ricompresa nello stato della tecnica noto, secondo il parametro di valutazione proprio del tecnico del ramo. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l'inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto. Inoltre, lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio sulla attività inventiva è quello definito dai commi 1 e 2 dell'art. 46 D.Lgs. n. 30/2005, comprendendosi le conoscenze dello stato della tecnica inerenti il settore di appartenenza dell'invenzione a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini da selezionare, tuttavia, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell'invenzione brevettata.
Al fine di giudicare l'altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del problem solution approach richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l'anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al
18 medesimo scopo o effetto dell'invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all'invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall'arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo: se il problema tecnico spinge l'esperto a cercare la sua soluzione in un altro settore, lo specialista di detto settore è la persona qualificata a risolvere il problema, chiarendosi così che, se lo stato della tecnica non contenga suggerimenti nel senso di guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto per trovare la soluzione, il riferimento allo specialista di quel campo ed alle sue conoscenze come base di partenza per il giudizio di non evidenza, sarebbe frutto di una analisi a posteriori che penalizzerebbe il titolare, in quanto non sarebbe stato ovvio per l'inventore attingere al sapere di un altro ramo.
Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.
19 Applicando detti rilievi generali al caso che occupa, appare in primo luogo importante notare che il problema tecnico che DE479195C intende risolvere, per quanto affermato dallo stesso collegio peritale,
è quello, tra l'altro, della ridotta velocità con cui lavorano i taglienti degli utensili, limitata velocità derivante dalla quantità di calore che
l'utensile è in grado di assorbire e smaltire, tanto che la soluzione a detto problema è data dal concepire l'utensile di taglio a forma di tronco di cono a guisa di una cesoia circolare e volvente il cui asse giace perpendicolarmente alla superficie da lavorare, di modo che nel taglio sia impegnato solo il 10 % dell'intero tagliente, mentre il restante 90 % non effettuando l'operazione di taglio può raffreddarsi.
L'esigenza di impegnare solo una parte ridotta del tagliente, così da concepirlo come cesoia circolare e volvente, limitando la quantità di calore che l'utensile è in grado di assorbire e smaltire, è poi dettata dal campo di applicazione del trovato in discussione che è quello della lavorazione delle superfici di acciaio che vengono “spellate” per rimuoverne le imperfezioni superficiali di lavorazione, non scomponendosi più lo strato da asportare in strisce o parti fini.
Diversamente, è chiaro che il problema tecnico che EP'429 intende risolvere, non è quello proprio del settore di impiego di DE479195C
(lavorazione di superfici metalliche mediante asportazione di uno strato dal pezzo ove è necessario, per garantire la velocità di lavorazione, l'adeguato raffreddamento del tagliente), ma quello
20 relativo alla formazione di bavature di taglio sporgenti dal bordo della billetta durante l'operazione di taglio delle sbavature di saldatura di testa delle billette nella laminazione continua. Nel brevetto attoreo, l'operazione di taglio, sebbene intervenga mediante
l'impiego di elementi taglienti circolari e volventi, riguarda esclusivamente la rimozione delle sbavature di saldatura di testa delle billette e non la lavorazione di un elemento di acciaio o metallo, ove ciò il problema tecnico che si intende risolvere è assolutamente lontano da quello di DE479195C, posto che nella sua versione da ultimo riformulata, non si pone la questione del raffreddamento dell'elemento tagliente e, quindi, il problema della velocità di lavorazione, quanto la necessità di evitare bavature di taglio che si formano al bordo della billetta in corrispondenza della sbavatura di saldatura da rimuovere quando il materiale è ancora caldo, ovvero nella laminazione in continuo.
Consegue che non appare corretto sostenere, come afferma il collegio peritale, che quello rappresentato in EP'429 sarebbe un sotto problema tecnico o un caso particolare e più limitato del problema tecnico rappresentato in DE479195C. In altre parole, l'unica prior closest art individuata dal collegio peritale non indica suggerimenti oggettivi tali da far guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto, per trovare la soluzione di evitare bavature di taglio che si formano al bordo della billetta in
21 corrispondenza della sbavatura di saldatura da rimuovere quando il materiale è ancora caldo. Il tecnico del settore, partendo dagli insegnamenti di DE479195C e dal problema tecnico che lo stesso intendeva risolvere, non sarebbe arrivato in modo ovvio a EP'429.
A riprova della sussistenza del giudizio di non evidenza, vi è anche il fatto che l'anteriorità presa in considerazione come arte nota prossima insegna a muovere i cutter nel senso della lunghezza del materiale da rimuovere, operando gli elementi taglienti sulla superficie del pezzo in modo da “spellarlo”, rimuovendo le imperfezioni superficiali di lavorazione. In modo differente operano i taglienti indicati nella rivendicazione n. 3 così come da ultimo riformulata: la bava di saldatura di testa delle billette viene tagliata mediante uno spostamento relativo dei cutter perpendicolarmente rispetto al senso longitudinale della sbavatura di saldatura, in modo che la sbavatura di saldatura situata ai bordi della billetta venga sospinta verso la parte interna della billetta. In altre parole, i cutter operano esclusivamente per la rimozione della sbavatura della saldatura di testa delle billette e non sull'intera superficie della billetta, non essendovi alcuna esigenza in tal senso.
Infine, a corroborare il giudizio di non evidenza vi è anche l'elemento indiziario di carattere storico, ovvero la circostanza che l'unico documento anteriore reputato prior closest art è brevetto risalente al
22 1929, ovvero a circa settanta anni prima della domanda di brevetto attoreo, quando è incontestato che non esisteva la tecnologia metallurgica dalla laminazione in continuo di billette, mentre la risalenza dell'arte nota più prossima è indizio della ricorrenza del requisito dell'altezza inventiva della rivendicazione attorea, posto che la soluzione predicata dal trovato di una volta introdotta la CP_1
laminazione in continuo, verosimilmente non era affatto evidente nello stato della tecnica in quanto non anticipata da arte nota relativa al settore di pertinenza più prossima temporalmente, arte nota più prossima non individuata neppure dal collegio peritale.
In definitiva, deve reputarsi che, a fronte della presunzione di validità del trovato attoreo e, segnatamente della rivendicazione n. 3, così come da ultimo riformulata, non sono acquisiti elementi adeguati per affermare l'invalidità, neppure sotto il profilo del difetto dell'altezza inventiva, oggetto di specifico rilievo tecnico operato dai consulenti dell'ufficio.”.
L'appellante ritiene che il primo Giudice abbia errato sia nell'identificare la “persona esperta del ramo”, sia nell'applicare il criterio del c.d. “problem-solution approach” sbagliando nell'individuare 1) la “closest prior art”, 2) nel definire il “problema tecnico oggettivo”, 3) nel formulare giudizio di ovvietà dell'invenzione.
23 Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Come ricordato anche dal Tribunale, ai sensi dell'art.48 CPI,
“un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Un'invenzione, per essere valida, al momento del deposito della domanda di brevetto dev'essere dotata di carattere inventivo, non deve risultare evidente allo stato della tecnica, ossia non deve risultare evidente e “ovvia” per un tecnico del settore (skilled person in the art), dovendosi intendere con il termine “ovvia” tutto ciò che non vada al di là del normale progresso, vale a dire quanlcosa che non comporti l'esercizio di alcuna abilità o capacità oltre a quella che ci si aspetta dall'esperto del ramo, inteso come un professionista qualificato nel relativo campo della tecnica, in possesso di conoscenze e abilità medie
(persona mediamente qualificata), nel senso che deve essere informato di tutto ciò che è comune conoscenza generale nell'arte (common technical knowledge) alla data di riferimento.
Al fine di valutare il requisito dell'altezza inventiva il Tribunale ha seguito il c.d. metodo “problem and solution approach”, ossia il c.d. approccio problema - soluzione, nel quale è necessario distinguere tre fasi principali: 1) quella volta a determinare l'arte anteriore più vicina
(closest prior art); 2) quella volta a stabilire il problema tecnico
24 oggettivo da risolvere;
3) quella volta a verificare se l'invenzione rivendicata, partendo dall'arte anteriore più vicina e dal problema tecnico oggettivo, sarebbe stata o meno ovvia per l'esperto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di brevetto per invenzione, il requisito dell'altezza inventiva deve essere identificato con il superamento del confine dell'ovvio, secondo le conoscenze proprie di una persona esperta del ramo tecnico in cui si inserisce l'invenzione, garantendo una soluzione innovativa che non risulti evidente allo stato della tecnica. Tale requisito deve essere necessariamente valutato ex post sulla base di metodi di analisi formalizzati in guidelines conosciuti come “problem solution approach” (Cass n. 3805/2016); “Poiché la verifica della sussistenza di questo requisito [l'altezza inventiva] viene necessariamente compiuta ex post (ossia dopo l'invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. A questo scopo l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha fissato delle linee guida che vengono comunemente riassunte con la denominazione sintetica « problem-solution approach ». Nella conduzione del problem solving approach riveste cruciale importanza
l'individuazione delle caratteristiche del « tecnico del ramo » o
« esperto del settore », figura di riferimento di tutto il processo logico
e valutativo, posto che è ad essa che devono essere attribuite le
25 conoscenze della tecnica nota e le abilità nella ricerca delle possibili soluzioni al problema tecnico.” (Cass. 8584/2022).
La giurisprudenza europea prevede espressamente che il tecnico del ramo ricerchi le soluzioni al problema tecnico oggettivo non solo nel settore di riferimento, ma anche in quelli affini ed in quello più generale;
proprio le linee guida EPO precisano che “ci si aspetta che la persona esperta cerchi suggerimenti nei campi vicini e generali”.
E' l'esperto, quindi, che individua l'arte nota più vicina, sulla base del suo bagaglio, costituito, quantomeno, dalle comuni conoscenze del settore;
l'esperto, secondo le linee guida EPO, cerca suggerimenti nei campi vicini e generali.
L'anteriorità D19 (DE 479195), intitolata “procedimento per la lavorazione di superfici metalliche mediante asportazione di uno strato”, espone, nella descrizione, che “Il nuovo tipo di asportazione di truciolo secondo l'invenzione consiste nel fatto che un utensile a forma di tronco di cono che si scarica a guisa di una cesoia circolare, il cui asse giace perpendicolarmente alla superficie da lavorare, non scompone più lo strato da asportare in strisce o parti fini, bensì lo spella dal pezzo .... l'utensile non lavora ininterrottamente con la stessa parte del suo tagliente, bensì con parti del suo tagliente che cambiano continuamente ... mediante il fatto che funge da tagliente il bordo inferiore di un tronco di cono girevole intorno al suo asse, che
26 viene condotto contro il pezzo in maniera tale che in ogni momento soltanto una parte dell'intero tagliente sia attiva nella proporzione di circa il 10% della sua lunghezza complessiva, mentre il restante 90% non può effettuare un'operazione di taglio e può raffreddarsi” (cfr. pagina 1 della traduzione italiana di D19).
La rivendicazione 1 di D19 verte su un “Procedimento per la lavorazione di superfici metalliche mediante asportazione di uno strato, caratterizzato dal fatto che una lama circolare a forma di tronco di cono viene utilizzata come lama volvente, il cui asse si trova perpendicolarmente alla superficie da lavorare”.
Nella descrizione è altresì specificato che: - “in caso di utilizzo di soltanto due lame circolari, è possibile adottare la disposizione secondo la Figura 4 anche in modo tale che le due lame circolari 5 siano sfalsate l'una rispetto all'altra in misura tale che i relativi bordi taglienti, osservati nella direzione di movimento, si sovrappongano tra loro” (pag. 3 di D19) e che – la figura 5 mostra una disposizione con più di due lame circolari (cfr. pag. 3, righe 10- 11 della traduzione italiana di D19), ciascuna lama circolare volvente avendo il centro di rotazione esterno alla superficie del pezzo da lavorare.
Rispetto a tale documento anteriore, i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto che la rivendicazione 3 di 29 sia dotata del Contr
27 requisito della novità, ma sia carente del requisito dell'attività inventiva.
Il Tribunale si è discostato dalle conclusioni cui è giunto il collegio peritale, affermando che il problema tecnico che EP'429 intende risolvere “è assolutamente lontano da quello di DE479195C” e che non sarebbe corretto sostenere “che quello rappresentato in EP'429 sarebbe un sotto problema tecnico o un caso particolare e più limitato del problema tecnico rappresentato in DE479195C”.
Ritiene, per converso, il Collegio di condividere quanto osservato dal collegio peritale, ossia che “D19 non appartiene ad un settore della tecnica “lontano” da quello al quale appartiene EP'429, tanto è vero che in accordo con la è Controparte_7
classificato come B23D13/00, mentre EP'429 è classificato anche come B23D37/08, dunque la differenza è solo in relazione a specifiche sottoclassi.
In considerazione di ciò, il documento anteriore D19 rientra fra lo stato della tecnica nota che può essere considerata nel valutare
l'attività inventiva della rivendicazione 3 di EP'429.
Con riferimento alla suddetta caratteristica distintiva, vale a dire il fatto che D19 verte su un metodo per la lavorazione di superfici metalliche mediante asportazione di uno strato, e non specificatamente su un metodo per rimuovere sbavature (se così non
28 fosse stato D19 avrebbe privato la rivendicazione 3 di EP'429 del requisito della novità), il collegio dei CCTTUU concorda sul fatto che il metodo di rimozione di strati superficiali da un pezzo di acciaio divulgato in D19 è sicuramente idoneo a rimuovere anche sbavature, come evidenziato dalla convenuta, essendo il problema di rimuovere una sbavatura un cosiddetto “sottoproblema” o, più propriamente un caso particolare e più limitato della problematica di rimuovere uno strato continuo esteso per tutta la lunghezza longitudinale di superficie metallica da sottoporre a lavorazione di asportazione.
… il Collegio dei CCTTUU si trova a convenire sul fatto che la differenza riscontrabile fra l'asportazione di un intero strato della superficie di una billetta (dunque di uno strato esteso anche in direzione longitudinale), rispetto alla rimozione “solo” di una sbavatura dalla superficie di una billetta risiede solo nella quantità di materiale asportato e nel continuare l'asportazione di tale strato anche per un prevalente tratto longitudinale lungo l'asse della billetta.
In considerazione di ciò è poi possibile anche condividere
l'affermazione circa la maggior difficoltà di riuscire a rimuovere un intero strato superficiale, se non altro per le difficoltà di dover proseguire l'asportazione per un tratto longitudinale per tutta la lunghezza della billetta.
29 Dunque, la rimozione di una sbavatura dalla superficie di un pezzo meccanico individua un sottocaso (specie) rispetto al caso più generico di rimozione di un intero strato superficiale (genere) il che porta il tecnico del ramo certamente a considerare la rilevanza del documento anteriore D19 e gli insegnamenti in esso divulgati…”.
La valutazione compiuta dai consulenti tecnici d'ufficio è infatti in linea – pur non avendo i predetti espressamente affermato di seguire il metodo del problem solution approach – con quanto indicato dalle linee guida EPO e dalla giurisprudenza europea, ossia che il tecnico del ramo ricerchi le soluzioni al problema tecnico oggettivo (che prende in considerazione l'arte nota pertinente) non solo nel settore di riferimento, ma anche in quelli affini ed in quello più generale. Così, il tecnico del ramo che volesse migliorare la problematica della sbavatura dalla superficie di un pezzo meccanico avrebbe considerato
D19, che afferisce al più generale settore delle macchine che rimuovono un intero strato superficiale da un materiale metallico.
Il collegio peritale è stato chiaro nell'affermare che i settori tecnici cui attengono le privative in questione non sono lontani, differendo solo per sottoclassi.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno ben evidenziato che l'esperto del ramo, sulla base delle generali conoscenze del settore, sarebbe arrivato ad applicare l'insegnamento di D19 anche alla “rimozione delle
30 sbavature di saldatura che si formano quando billette sono sottoposte
a saldatura di testa nella laminazione in continuo di billette” (v. rivendicazione n. 3 di come da ultimo limitata). CP_8
E' stato efficacemente osservato da autorevole dottrina che: -
l'invenzione in senso giuridico consiste in una combinazione di precedenti idee tecniche, combinazione resa possibile perché con un atto mentale di intuizione (e non di ragionamento) si scopre la idoneità delle idee ad essere utilmente combinate;
- l'invenzione in senso giuridico consiste in una scoperta intuitiva, seguita da una combinazione esecutiva.
L'invenzione, quindi, scaturisce dall'intuizione, non dal ragionamento;
è l'intuizione che consente di collegare idee quando un principio di collegamento non esiste.
Nel caso di specie non è ravvisabile un'invenzione in quanto la persona esperta del ramo, conoscendo le caratteristiche di D19, sarebbe pervenuto in modo ovvio – ragionando sugli insegnamenti di
D19, ma senza necessità di un guizzo inventivo – alla soluzione del brevetto per cui è lite.
Il collegio peritale ha infatti ritenuto che, in conformità a EP' 429:
“- anche D19 prevede l'impiego di una lama circolare “il cui asse si trova perpendicolarmente alla superficie da lavorare”;
31 - il cutter è posizionato rispetto al pezzo da lavorare in modo che il suo centro risulti situato all'esterno del bordo del pezzo da lavorare e
- la rimozione dello strato di materiale superficiale avviene mediante uno spostamento relativo del cutter perpendicolarmente alla direzione longitudinale dello strato metallico da asportare, e dunque anche dell'eventuale sbavatura da rimuovere.
A ciò si aggiunga altresì che le frecce relative ai sensi di rotazione dei cutter volventi riportate sulle figure di D19 sono inequivocabilmente chiare nell'evidenziare all'esperto del ramo che, durante il movimento relativo di avanzamento della billetta rispetto a ciascun cutter, i cutter si trovano a ruotare con un senso di rotazione (cfr. le frecce circolari apposte su ogni cutter) tale per cui la forza di taglio sia diretta verso
l'interno del pezzo da lavorare, ciò evitando la formazione di sbavature sporgenti.
Del resto è immediato realizzare che il problema di evitare la formazione di sbavature sporgenti a seguito del taglio si verifica anche qualora si debba rimuovere un intero strato superficiale nel caso in cui non vengano prese in considerazione le dovute accortezze.
Con riferimento alla problematica derivante dall'impiego di utensili a lama fissa, come esposto al paragrafo [0006] di EP'429, occorre evidenziare come D19 consideri la stessa identica problematica proponendo la stessa soluzione prevista in EP'429, vale a dire
32 impiegare utensili con lama volvente, in modo da evitare che l'utensile si trovi a lavorare ininterrottamente con la stessa parte del suo tagliente, bensì con una porzione attiva di circa il 10% che viene variata durante l'operazione di taglio.
In conclusione, il collegio dei CCTTUU ritiene che la suddetta caratteristica distintiva riscontrabile fra quanto divulgato in D19
(metodo per asportare un intero strato della superficie di un pezzo meccanico) rispetto a quanto specificato nella rivendicazione 3 di
EP'429 (metodo per rimuovere sbavature da un pezzo meccanico) sia idonea a rendere la rivendicazione 3 di EP'429 nuova rispetto a D19, ma non altresì inventiva, dal momento che la metodologia impiegata in D19 per asportazione di un intero strato della superficie di un pezzo da lavorare si trova a poter esser applicata tout court, senza problematica alcuna, per rimuovere una sbavatura che, come più sopra evidenziato, richiede solo di dover rimuovere una minor quantità di materiale asportato per il fatto che una sbavatura presenta una estensione longitudinale lungo l'asse della billetta molto contenuta rispetto alla intera lunghezza longitudinale di una billetta.
In altre parole, D19 consente di attuare anche un caso nel quale venga richiesto di rimuovere uno strato superficiale avente una estensione longitudinale ridotta, quale le sbavature di saldatura considerate in
33 EP'429, che si formano quando le billette sono sottoposte a saldatura di testa nella laminazione in continuo delle barre di acciaio.
In D19 non vi sono elementi o insegnamenti contrari che possano precludere l'asportazione di uno strato superficiale di materiale avente una ridotta larghezza in direzione trasversale/frontale.
Oltretutto, si evidenzia come le forme di realizzazione delle figure 4 e
5 di D19 prevedono la presenza di cutter sfalsati longitudinalmente fra loro in modo da riuscire ad interessare l'intera larghezza del pezzo
2, esattamente come mostrato nelle figure 9 e 10 di EP'429.”.
La circostanza che D19 non si riferisce ad un metodo per rimuovere sbavature, bensì ad un metodo per la lavorazione di superfici metalliche mediante asportazione di uno strato, fa sì che EP'429 possa considerarsi nuovo.
Le ulteriori caratteristiche di EP'429 (le fasi di metodo II, III e IV) sono invece anticipate da D19:
- la caratteristica II (disporre il cutter dotato di un bordo di taglio circolare in modo che il fianco del cutter sia sostanzialmente parallelo alla superficie di un pezzo d'acciaio su cui è presente una sbavatura) è esplicitata nella descrizione di D19 (“una lama circolare a forma di tronco di cono viene utilizzata come lama volvente, il cui asse si trova perpendicolarmente alla superficie da lavorare”);
34 - la caratteristica III relativa al posizionamento del cutter in modo da avere il suo centro situato all'esterno del bordo del pezzo d'acciaio attraversato dalla sbavatura risulta da una qualunque delle figure da 1
a 5 di D19;
- la caratteristica IV relativa al taglio della sbavatura mediante uno spostamento relativo del cutter perpendicolarmente rispetto al senso longitudinale della sbavatura risulta da ciascuna delle viste in pianta di
D19 (cfr. figure da 3 a 5 di D19), essendo il movimento di avanzamento relativo fra cutter e pezzo da lavorare indicato da apposite frecce riportate nelle figure.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, per cui
“l'anteriorità presa in considerazione come arte nota prossima insegna a muovere i cutter nel senso della lunghezza del materiale da rimuovere, operando gli elementi taglienti sulla superficie del pezzo in modo da “spellarlo”, rimuovendo le imperfezioni superficiali di lavorazione. In modo differente operano i taglienti indicati nella rivendicazione n. 3 così come da ultimo riformulata: la bava di saldatura di testa delle billette viene tagliata mediante uno spostamento relativo dei cutter perpendicolarmente rispetto al senso longitudinale della sbavatura di saldatura, in modo che la sbavatura di saldatura situata ai bordi della billetta venga sospinta verso la parte interna della billetta” non trova riscontro, in quanto in D19 le
35 lame da taglio volventi non si muovono nel senso della lunghezza del materiale da rimuovere, ma parallelamente al senso della lunghezza della barra da lavorare. Dalla relazione peritale risulta infatti che “D19 consente di attuare anche un caso nel quale venga richiesto di rimuovere uno strato superficiale avente una estensione longitudinale ridotta, quale le sbavature di saldatura considerate in EP'429, che si formano quando le billette sono sottoposte a saldatura di testa nella laminazione in continuo delle barre di acciaio. In D19 non vi sono elementi o insegnamenti contrari che possano precludere
l'asportazione di uno strato superficiale di materiale avente una ridotta larghezza in direzione trasversale/frontale”.
Il Tribunale si discosta quindi rispetto alla descrizione delle caratteristiche e del funzionamento di D19 compiuta dal collegio peritale, senza tuttavia illustrare le ragioni della diversa rappresentazione esposta.
Va infine considerato che la risalenza nel tempo dell'anteriorità D19 potrebbe assumere una qualche rilevanza solo in caso di dubbio, che nel caso di specie, per quanto sopra esposto, non sussiste.
Ritenuto, pertanto, che la rivendicazione 3 di EP'429 sia nulla in quanto carente del requisito dell'attività inventiva rispetto al documento anteriore D19, anche le rivendicazioni dipendenti 4 e 5 di
36 EP' 429 sono da ritenersi nulle, sempre per carenza del requisito dell'attività inventiva rispetto al documento anteriore D19.
In definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità della rivendicazione n. 3 della frazione italiana di EP'429, così come riformulata in corso di causa, proposta dalla convenuta ed Parte_1
in accoglimento di detta riconvenzionale, va accertata e dichiarata la nullità, per carenza di altezza inventiva, della porzione italiana del brevetto europeo EP 1464429, così come da ultimo limitato.
Consequenziale alla pronuncia di nullità, è la riforma delle seguenti statuizioni della sentenza di primo grado (richiesta oggetto del terzo motivo di impugnazione):
“

2. dichiara che il dispositivo di deburring della convenuta meglio descritto in atti costituisce contraffazione della ridetta rivendicazione;



3. condanna la convenuta a Parte_1
ritirare dal commercio i dispositivi di deburring meglio descritti in atti interferenti con la rivendicazione n. 3 della frazione italiana di
EP'429 e che la convenuta ha posto in commercio tra la Parte_1
data di efficacia in Italia del ridetto brevetto e la data di scadenza del medesimo;

4. condanna la convenuta Parte_1
a provvedere alla distruzione dei dispositivi di
[...]
deburring meglio descritti in atti interferenti con la rivendicazione n.
37 3 della frazione italiana di EP'429 e che la convenuta ha Parte_1
posto in commercio tra la data di efficacia in Italia del ridetto brevetto
e la data di scadenza del medesimo;
”.
Il quarto motivo di impugnazione, con cui lamenta violazione Pt_1
degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ragione del mancato esame dei mezzi di prova offerti da una delle parti, ovvero le altre anteriorità opposte, risulta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
chiede altresì la pubblicazione della sentenza e l'accoglimento, Pt_1
ex art.96, comma 2, c.p.c., della domanda di risarcimento dei danni cagionati da con le sue iniziative giudiziarie (domande CP_1
oggetto del quinto motivo).
Tali domande non meritano accoglimento.
Secondo quanto prevede l'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza può essere disposta unicamente laddove la pronuncia accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, avendo l'istituto in questione una funzione fondamentalmente risarcitoria o riparatoria di ristoro in forma specifica del danno non patrimoniale sopportato dal titolare della privativa violata o di limitazione e riduzione del danno, patrimoniale e non, cagionato dall'illecito. Peraltro, analoga funzione riparatrice del danno ha la pubblicazione della sentenza così come prevista dall'art. 120 c.p.c., ove è disposto che il Giudice può ordinare
38 detta pubblicazione nei casi in cui essa contribuisca a riparare il danno derivante dall'illecito.
La Suprema Corte ha avuto modo, da tempo, di precisare che “In tema di brevetto per invenzione industriale, la mera nullità della privativa non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del
d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.” (Cass. n. 21835/2009).
Né ricorrono i presupposti ex art. 96, comma 2, c.p.c., considerato che il Tribunale, in sede di reclamo, riteneva sussistente il fumus boni iuris del diritto fatto valere da sulla base delle risultanze della CP_1
consulenza tecnica disposta nella fase cautelare, che aveva concluso per la validità del brevetto EP'429 sotto entrambi i profili (novità ed altezza inventiva) nonché per la contraffazione della rivendicazione 3 da parte di Né può far valere, ai fini del risarcimento Pt_1 Pt_1
del danno, genericamente, “l'avvio di procedimenti penali nei confronti dei vertici dell'impresa italiana, tuttora in corso”.
39 L'esito del giudizio d'appello comporta una differente regolazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del non integrale accoglimento delle istanze dell'appellante, ritiene il Collegio che
[...]
debba essere condannata alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di nella Parte_1
misura di 5/6, con conseguente compensazione tra le parti della residua misura di 1/6, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza.
Le spese di CTU – sia del primo grado che della precedente fase cautelare – vanno definitivamente poste a carico di nella CP_1
misura dei 5/6 e di nella misura di 1/6. Pt_1


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Specializzata in materia di
Impresa, ogni diversa domanda ed eccezione reiette od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,
in riforma dei capi 1., 2., 3., 4., della appellata sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa n.
1873/2022, pubblicata in data 7 novembre 2022,
40 1. dichiara la nullità, per carenza di altezza inventiva, della porzione italiana del brevetto europeo EP 1464429, nella versione risultante dalla limitazione depositata il 18 gennaio 2002

2. rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza e di condanna di parte appellata ex art.96, comma 2, c.p.c.;

3. condanna l'appellata al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante dei 5/6 delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per l'intero, - quanto al primo grado in euro 20.119,00 per compensi professionali, - quanto al presente grado di appello in euro 1.554,00 per anticipazioni ed in euro 14.239,00 per compensi professionali in ogni caso oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
compensa tra le parti la residua frazione di 1/6 di entrambi i gradi di giudizio;

4. pone gli oneri di consulenza tecnica – sia del primo grado che della precedente fase cautelare, come liquidati in distinti provvedimenti – definitivamente a carico di nella misura dei 5/6 e di CP_1 Pt_1
nella misura di 1/6.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente Dott. Guido Santoro Il Consigliere estensore Dott.ssa Gabriella Zanon
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