N. R.G. 1625/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1625/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORNIA Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'avv. CORNIA PAOLO ( VIA SANTO STEFANO, 32 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 32 BOLOGNApresso il difensore avv. CORNIA FEDERICO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNIA FEDERICO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CORNIA PAOLO ( VIA SANTO STEFANO, 32 BOLOGNA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 32 BOLOGNApresso il difensore avv. CORNIA FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI Controparte_2 C.F._3
GIANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GOITO N. 3 40126 BOLOGNApresso il difensore avv. GUIDI GIANNI
APPELLATO
In punto a: riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bologna a seguito della
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12796/2021, depositata in data 13/05/2021.
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate.
Motivi della decisione
1. e onvenivano innanzi al Tribunale di Bologna la ditta Parte_1 CP_1
pagina 1 di 17 , esponendo che il prodotto Controparte_3 pubblicizzato e proposto in vendita da quest'ultima interferiva con quanto rivendicato dal proprio brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001342580 e dal brevetto europeo n. 1603437.
In particolare, l'attrice affermava che era un ex dipendente di che Controparte_2 CP_1 aveva ricoperto il ruolo di tecnico software e, pertanto, aveva accesso a informazioni riservate della società.
Con la sentenza n. 67/2012 il Tribunale di Bologna, resa in un precedente giudizio, aveva ritenuto che il brevetto italiano di fosse nullo. sosteneva che la presunzione di validità CP_1 CP_1 del brevetto europeo non potesse essere intaccata sulla base della CTU effettuata nel giudizio avente ad oggetto la contraffazione del brevetto italiano, in quanto condizionata, nelle conclusioni, dalle presunte carenze redazionali delle rivendicazioni del brevetto italiano. domandava, dunque, di accertare che la macchina denominata RS-ROBOT prodotta CP_1 dalla convenuta integrava contraffazione del brevetto europeo, in quanto avente le stesse caratteristiche dell'invenzione oggetto del brevetto, con un'unica differenza che costituiva al più un mero equivalente tecnico.
L'attrice domandava altresì di accertarsi la violazione della normativa in materia di concorrenza sleale e di pubblicità comparativa in capo alla convenuta che, nel proprio sito internet, affermava migliori rendimenti e minori consumi rispetto ai macchinari della . CP_1
2. Si costituiva , chiedendo il rigetto Controparte_3 delle domande formulate dall'attrice e, in via incidentale, l'accertamento della nullità e/o invalidità del brevetto europeo n. 1603437 per pre-divulgazione del trovato e carenza dei requisiti di cui agli artt. 46
e ss. c.p.i.; chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. . In particolare, la convenuta deduceva che la causa inerente alla validità del brevetto italiano era decisiva, in quanto il novum introdotto dall'attrice era rappresentato dalla mera confezione brevettuale europea e dal medesimo congegno inventivo, per cui doveva concludersi che il titolo brevettuale EPO fosse una mera riformulazione-traduzione della privativa italiana. Il titolo brevettuale europeo non poteva, dunque, beneficiare di alcuna priority connessa alla privativa italiana. Lo stesso andava esaminato ex art. 46 c.p.i. a far data dalla presentazione della domanda del 08.11.2004, con la conseguenza che doveva dichiararsi nullo perché il prodotto inventivo era stato pre-divulgato da terzi prima del 2004.
Parte convenuta eccepiva, inoltre, che le proprie apparecchiature presentavano un quid pluris rispetto a quelle oggetto del brevetto di controparte, derivante dalla presenza di bobine induttrici riscaldanti. Con riferimento alla condotta di concorrenza sleale, la convenuta deduceva che la dichiarazione riportata nel proprio sito internet non conteneva riferimenti alla società attrice, limitandosi ad illustrare meri dettagli tecnologico-operativi e non confronti sminuenti della concorrente.
pagina 2 di 17 3. Il Tribunale di Bologna decideva come segue.
In merito alla domanda di accertamento avanzata in via incidentale dalla convenuta, il Tribunale riteneva che l'invalidità del brevetto italiano per carenze descrittive nella rivendicazione non potesse trasporsi presuntivamente nel brevetto europeo, in quanto, per tale titolo era stata presentata una domanda autonoma e ripetutamente emendata su richiesta degli esaminatori europei, superando così le ragioni che avevano determinato l'invalidità del brevetto italiano. Allo stesso modo, la priority del brevetto europeo decorreva dal 13.11.2003, a prescindere dall'invalidità del brevetto italiano.
4. Con riferimento alla contraffazione, il Tribunale riteneva che la CTU espletata nel giudizio riguardante la validità del brevetto italiano potesse validamente considerarsi anche nel presente giudizio, in quanto avente ad oggetto i medesimi macchinari. Il CTU aveva ritenuto che non vi fosse contraffazione diretta tra i due macchinari. Infatti, una delle caratteristiche dell'invenzione che limitava la rivendicazione indipendente era l'intercapedine per la circolazione di fluidi di raffreddamento e riscaldamento della vasca. La macchina realizzata dalla presentava intorno alla Controparte_4 vasca una o più bobine di tubo che fungevano da conduttore elettrico per il riscaldamento e da conduttore di fluido per il raffreddamento.
Il CTU precisava, inoltre, che l'intercapedine dell'invenzione era a tenuta stagna mentre il carter di protezione presente nella macchina della concorrente non lo era e che i mezzi riscaldanti realizzati dalla ditta di non presentavano raccordi di tipo fluidodinamico, che erano essenziali CP_2 all'intercapedine della rivendicazione.
Il Tribunale escludeva anche la contraffazione per equivalente: “Non rileva quindi, sulla sussistenza della contraffazione, la circostanza che la rivendicazione principale del Brevetto europeo sia stata modificata, prevedendo ora che la parete della vasca sia selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento, in quanto ad escludere l'equivalenza è comunque la presenza e la funzionalità dell'intercapedine, assente nel congegno della ”. CP_5
5. In merito alla condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. il Tribunale riteneva che le affermazioni contenute nel sito internet della ditta convenuta non fossero contestabili sul piano concorrenziale, in quanto non vi era alcun elemento identificativo della società attrice.
6. Il Tribunale respingeva la domanda avanzata dalla convenuta ex art. 96 c.p.c. e così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande proposte dagli attori e dal convenuto;

- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e la in solido, a Parte_1 CP_1 rimborsare al convenuto i restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, a Controparte_2 parziale compensazione già operata, in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali su detta somma,
pagina 3 di 17 i.v.a., c.p.a. .”
7. Avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna proponevano appello e Parte_1
CP_1
8. Con il primo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la statuizione resa dal Tribunale in merito alla condotta di contraffazione del brevetto europeo.
9. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la statuizione resa dal Tribunale con riferimento alla condotta di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c..
10. Gli appellanti così formulavano le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge: A) nel merito – previo rigetto dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a.1) accertare e dichiarare CP_ che la macchina denominata “RS – robot system”, prodotta dalla convenuta, integra contraffazione del Brevetto Europeo n. 1603437, concesso il 26.09.2012 a seguito di domanda internazionale PCT/IB2004/003634, depositata l'8.11.2004 e rivendicante una priorità dal CP_ 13.11.2003, di cui è titolare il Sig. conseguentemente inibire alla convenuta, Parte_1 in persona del titolare, la produzione ed il commercio della macchina in questione, nonché di ogni altro pro-dotto e/o apparecchiatura che costituisca contraffazione del brevetto in atti;
ordinare il ritiro CP_ dal commercio della macchina medesima;
condannare la convenuta, in persona del titolare, al pagamento di euro 5.000,00 per ogni inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
a.2) accertare e dichiarare che la convenuta appellata si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale per i fatti descritti in atti;
a.3) ordinare la pubblicazione della sentenza o del solo dispositivo su uno o più quotidiano a tiratura nazionale a cura delle parti attrici ed a spese della parte convenuta;
a.4) in dipendenza dei fatti di causa, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
, in persona dell'omonimo titolare, Sig. Controparte_6 [...]
, al risarcimento dei danni in favore delle attrici, nella misura che risulterà provata o che CP_2 parrà equa e di giustizia, oltre accessori. B) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
C) in via istruttoria – si insiste per l'ammissione di ctu che, previo eventuale esame dei requisiti di validità del Brevetto Europeo di cui è causa, accerti se la macchina denominata RS ROBOT SYSTEM, prodotta dalla Ditta appellata, integri contraffazione del citato Brevetto Europeo. Si chiede, inoltre, che sia ordinato alla controparte di esibire fatture di vendita della macchina de qua relativamente agli ultimi cinque anni.”
11. Si costituiva nel giudizio di appello , che formulava appello incidentale. Controparte_2
12. L'appellato così formulava le proprie conclusioni:
“Ogni contraria istanza disattesa, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello in via incidentale di merito: in
pagina 4 di 17 riforma del relativo capo decisorio, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge, in via di accertamento incidentale in rapporto al brevetto europeo attoreo n. 1603437 (concesso il 26.09.2012), accertarne la nullità e/o invalidità per evidente pre-divulgazione del trovato e/o comunque per carenza dei requisiti di cui agli artt. 46 e ss cpi. In via principale di merito: rigettare le doglianze, le istanze di rinnovazione peritale e le connesse domande di contraffazione e tutela concorrenziale proposte dagli appellanti principali, poiché infondate ed improvate;
per l'effetto, confermare integralmente il relativo capo decisorio di prime cure. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente gravame.”
13. La Corte d'Appello di Bologna con la Sentenza n. 1791/2019 così statuiva:
“La Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
II. dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese del presente grado di giudizio e condanna il solido gli appellanti a rifondere all'appellato i residui due terzi di esse, che liquida per l'intero in euro 12.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cpa ed all'iva, se dovuta;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato e carico degli appellanti e dell'appellato.”
14. Avverso la decisione resa dalla Corte d'Appello proponevano ricorso per Cassazione Parte_1
e
[...] Controparte_1
15. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunziavano l'omesso esame da parte della Corte territoriale di un motivo di impugnazione. La Corte di Appello si era soffermata sugli elementi che potevano assumere rilevanza ai fini della contraffazione per equivalente del brevetto, ma non aveva reso alcuna statuizione sulla censura, da loro svolta, con cui si era posto in rilievo il dato della parziale utilizzazione della privativa da parte di . CP_2
16. La Corte di cassazione accoglieva il motivo. Infatti, secondo il Supremo Consesso, la Corte
d'Appello non aveva esaminato la questione sollevata in appello dagli appellanti, fondata sul principio, secondo il quale, per escludere la contraffazione per equivalente, non rilevava la variazione, seppur originale, apportata a un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consentiva di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore. La Corte territoriale si era limitata ad accertare che il sistema utilizzato da per ottenere il medesimo effetto, consistente CP_2 nell'aumento e nell'abbassamento della temperatura della vasca per la preparazione dei prodotti alimentari attraverso induzione elettromagnetica (impiego di una serpentina), realizzava trovato diverso che non si poneva in relazione di equivalenza rispetto alla soluzione adottata da CP_1
17. La Corte di cassazione così statuiva:
pagina 5 di 17 “La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di
Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.”
18. Riassumevano il giudizio innanzi a codesta Corte d'Appello e Parte_1 CP_1
che formulavano le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge:
A) NEL MERITO – in parziale riforma della sentenza di primo grado: (I) accertare e dichiarare che la CP_ macchina denominata “RS – ROBOT SYSTEM”, prodotta dalla convenuta, integra contraffazione del Brevetto Europeo n. 1603437, concesso il 26.09.2012 a seguito di domanda internazionale PCT/IB2004/003634, depositata l'8.11.2004 e rivendicante una priorità dal CP_ 13.11.2003, di cui è titolare il Sig. conseguentemente inibire alla convenuta, Parte_1 in persona del titolare, la produzione ed il commercio della macchina in questione, nonché di ogni altro prodotto e/o apparecchiatura che costituisca contraffazione del brevetto in atti;
ordinare il ritiro CP_ dal commercio della macchina medesima;
condannare la convenuta, in persona del titolare, al pagamento di euro 5.000,00 per ogni inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
(II) ordinare la pubblicazione della sentenza o del solo dispositivo su uno o più quotidiano a tiratura nazionale a cura delle parti attrici ed a spese della parte convenuta;
(III) in dipendenza dei fatti di causa, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_6
, in persona dell'omonimo titolare, Sig. , al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni in favore delle attrici, nella misura che risulterà provata o che parrà equa e di giustizia, oltre accessori. B) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. In ogni caso, si richiede la liquidazione delle spese del procedimento in Corte di Cassazione e la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme liquidate nella sentenza cassata e pagate dalle attrici, pari ad euro
11.672,96 (doc. n. 1). C) IN VIA ISTRUTTORIA – si chiede ammettersi C.T.U. che accerti se la macchina denominata “RS _ ROBOT SYSTEM,” prodotta dalla Ditta appellata, integri contraffazione
(anche parziale) del citato Brevetto Europeo. Si chiede, inoltre, che sia ordinato alla controparte di esibire fatture di vendita della macchina de qua relativamente al periodo 2014 – 2019.”
19. Si costituiva nel presente giudizio di rinvio , il quale formulava le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza disattesa ed a conferma della sentenza parzialmente cassata n. 1791/2019, piaccia alla Corte di Appello su intestata: IN VIA PRINCIPALE di MERITO:
- rigettare le doglianze, le istanze di rinnovazione peritale e le connesse domande di contraffazione parziale riproposte dagli appellanti, poiché tecnicamente smentite e perciò infondate ed improvate;

- - per l'effetto, confermare integralmente il relativo capo decisorio di prime cure, respingendo
pagina 6 di 17 qualsivoglia addebito di contraffazione anche parziale a carico dell'appellato CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente gravame, oltre che del concluso giudizio di legittimità n.
25444/2019 RG”.
20. Questa corte, previa rimessione della causa sul ruolo, disponeva CTU col seguente quesito:
Visti gli atti, ritenuta la necessità di procedere a CTU, volta ad accertare se la macchina RS 2050 plus prodotta dalla ditta di rientri nell'ambito di protezione del Controparte_7 Controparte_2 brevetto europeo per cui è causa, avuto riguardo al principio di diritto affermato da Cass. Ord.
12796/21, secondo cui “al fine di escludere la contraffazione per equivalente non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore” e tenuto conto che, secondo tale pronuncia “La questione posta col mezzo di censura non è stato affatto esaminata dalla
Corte di merito, la quale si è limitata ad accertare che il sistema utilizzato da per ottenere il CP_2 medesimo effetto, consistente nell'aumento e nell'abbassamento della temperatura della vasca per la preparazione dei prodotti alimentari attraverso induzione elettromagnetica (impiego di una serpentina) realizzava trovato diverso che non si poneva in relazione di equivalenza rispetto alla soluzione adottata da ; CP_1
21. Nella sua relazione di CTU il consulente perveniva alle seguenti conclusioni:
“7. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto in precedenza, in risposta al quesito peritale formulato dalla Corte di Appello nell'ordinanza del 22 settembre 2023 e confermato con ordinanza in data 3 novembre 2023, tenuto conto del principio di diritto affermato da Cass. Ord. 12796/21, lo scrivente c.t.u. formula le seguenti conclusioni.
La macchina RS 2050 PLUS prodotta dalla ditta di non rientra Controparte_8 Controparte_2 nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP 1 603 437 di Pt_1
In particolare, la macchina di non presenta nessuno degli elementi definenti la caratteristica CP_2 rivendicata dal brevetto di operare il riscaldamento e il raffreddamento del prodotto contenuto nella vasca tramite una intercapedine relativamente isolante la singola vasca di processo ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento. La soluzione alternativa proposta nella macchina RS 2050 PLUS prevede invece l'impiego di una serpentina di tubi di rami che è avvolta sulla vasca ed è coibentata esternamente tramite una fasciatura di materiale isolante, il raffreddamento del prodotto essendo attuato mediante la circolazione di un fluido freddo nei tubi di rame della serpentina;
il riscaldamento del prodotto essendo attuato facendo circolare corrente elettrica lungo gli stessi tubi di rame della serpentina, in modo da generare un campo elettromagnetico che per induzione elettromagnetica si chiude sulla superficie della vasca riscaldandola. La soluzione originale proposta nella macchina RS 2050 PLUS permette di raggiungere il medesimo risultato finale dell'invenzione (il selettivo 5 riscaldamento e raffreddamento del prodotto) senza tuttavia utilizzare la stessa invenzione, giacché nessuno degli elementi rivendicati vi è riprodotto”.
pagina 7 di 17 22. In base al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, occorre accertare se sussistono i presupposti della contraffazione brevettuale per equivalente.
Cass. Ord. 12796/21, ha affermato, infatti, che “al fine di escludere la contraffazione per equivalente non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.
23. Si riporta, di seguito, la rivendicazione 1 del titolo brevettuale europeo (EP 1603437):
Rivendicazione 1
1 Apparecchiatura per la preparazione di alimenti per effettuare una varietà di diversi programmi di lavorazione di alimenti, comprendente:
- una singola vasca di processo per effettuare detta varietà di diversi programmi di lavorazione di alimenti;

- una intercapedine relativamente isolante la singola vasca di processo ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento;

- un utensile principale intercambiabile che può essere accoppiato ad un motore principale;

- un sistema sottovuoto e
- una valvola di ingresso per un fluido di processo connessa alla vasca di processo per introdurre un fluido di processo direttamente nel prodotto alimentare.
24. Il nominato c.t.u. ha accertato quanto segue:
“In definitiva, è parere dello scrivente c.t.u. che la macchina RS 2050 PLUS di non presenti CP_2
i seguenti componenti della prima rivendicazione del brevetto EP 1 603 437:
- una intercapedine isolante la vasca di processo
- selettivamente riscaldabile e raffreddabile
- attraverso un fluido di raffreddamento”.
25. Il c.t.u. è dunque giunto alla conclusione, secondo cui la accertata variazione ad una pluralità di elementi brevettuali escluderebbe la contraffazione per equivalente, che presupporrebbe, invece, oltre alla utilizzazione anche solo parziale del brevetto, la variazione ad un singolo elemento brevettuale.
“Alla luce del quesito, che chiede di accertare se la macchina RS 2050 PLUS di rientri CP_2 nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP 1 603 437, avuto riguardo al principio di diritto affermato dalla Cassazione nel pronunciamento 12796/21, secondo cui “al fine di escludere la contraffazione per equivalente non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”, lo scrivente c.t.u. rileva che la macchina in oggetto si differenzia dall'ambito di tutela del brevetto per più di “un singolo elemento del trovato brevettato”. Questo implica, secondo il pronunciamento della Cassazione, che le differenze rilevate fra le due soluzioni rientrano in un ambito che consente di escludere la contraffazione per equivalenti”.
26. La soluzione del c.t.u. viene condivisa da questa Corte.
pagina 8 di 17 27. Deve, in primo luogo, condividersi la valutazione seguente, implicante la scomposizione in quattro elementi logicamente e funzionalmente autonomi, della “intercapedine (2) relativamente isolante la singola vasca di processo (1) ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento”, descritta nella rivendicazione indipendente del brevetto.
Si riporta la relazione sul punto.
“Nel caso presente, entrambe le parti concordano sul fatto che l'unica caratteristica della prima rivendicazione del brevetto europeo EP 1 603 437 non riprodotta letteralmente dalla macchina RS
2050 PLUS di , e per la quale quindi si pone la questione della possibile contraffazione per CP_2 equivalenti, è la seguente:
“intercapedine (2) relativamente isolante la singola vasca di processo (1) ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento”,
Le parti sono invece in disaccordo su come vada interpretata tale diversa caratteristica in rapporto alle caratteristiche della macchina RS 2050 PLUS di , e quindi in quali singoli elementi (uno o CP_2 più) si sostanzi la citata diversità.
Nella relazione preliminare, lo scrivente c.t.u. ha affermato che la caratteristica menzionata può essere scomposta nei seguenti singoli elementi:
- una intercapedine (2)
- relativamente isolante la singola vasca di processo (1)
- selettivamente riscaldabile e raffreddabile
- attraverso un fluido di raffreddamento.
A parere dello scrivente, la caratteristica menzionata è perfettamente e univocamente leggibile dal punto di vista della costruzione grammaticale nella successione di subordinate che progressivamente limitano l'ambito di tutela della rivendicazione come segue:
a. un'intercapedine che b. ha la funzione di isolare la vasca di processo ed è c. selettivamente riscaldabile e raffreddabile d. attraverso un fluido di raffreddamento [con ovvio riferimento al termine
“raffreddabile” che precede].
Il c.t.u. ha dunque ritenuto che gli elementi caratterizzanti del brevetto siano costituiti dalla intercapedine, dal carattere isolante della intercapedine rispetto alla vasca di processo, dal processo selettivo di riscaldamento e raffreddamento e dal raffreddamento a mezzo di fluido raffreddamento.
Il c.t.u. ha ritenuto la sussistenza anche nella macchina di della intercapedine. CP_2
Ha escluso, invece, nella macchina di , il carattere isolante della intercapedine rispetto alla CP_2 vasca di processo nel senso che essa non è idonea a isolare la vasca di processo.
Ha escluso, nella macchina di , la caratteristica della intercapedine di selettiva riscaldabilità CP_2
e raffreddabilità, ritenendo che la serpentina di tubi in rame, che nella macchina di avvolge CP_2 la vasca di processo, operi un riscalamento e un raffreddamento diretto di tale vasca e non già della pagina 9 di 17 intercapedine de qua.
28. Si veda la relazione di c.t.u., quanto all'intercapedine:
“a. una intercapedine
Il termine indica nel linguaggio comune lo spazio compreso fra due superficie ravvicinate, ad esempio parallele l'una all'altra. Lo scrivente c.t.u. è del parere che l'unica figura del brevetto EP 1 603 437 non lasci dubbi alla persona esperta del settore su quale sia l'intercapedine che circonda la vasca. Si tratta evidentemente dello spazio compreso fra la superficie esterna della vasca (1) e la superficie interna dell'involucro che avvolge la vasca stessa, come visibile nel particolare ingrandito dell'unica figura del brevetto (qui riprodotta a pag. 5) in cui l'intercapedine è evidenziata in colore verde, particolare tratto dalla prima memoria tecnica per . Sembra di rilevare nel disegno un errore di numerazione CP_2
o, per meglio dire, una contraddizione con la descrizione brevettuale. L'intercapedine dovrebbe essere lo spazio (3) compreso fra la vasca (1) e l'involucro esterno (2). Ciò comunque non compromette la comprensione dell'ambito di tutela del brevetto da parte della persona esperta del ramo.
Lo scrivente c.t.u. concorda con il consulente delle appellanti e che Pt_1 CP_1 un'intercapedine non debba essere necessariamente a tenuta stagna e pertanto è del parere che il
“carter di protezione circolare apribile” rilevato nel corso della descrizione della macchina RS 2050
PLUS, al di là della funzione svolta, individui un'intercapedine come sopra definita. Tale singolo elemento della caratteristica rivendicata nel brevetto di è dunque presente nella macchina di Pt_1
. CP_2
È da osservare che, secondo quanto afferma la descrizione giudiziale della macchina RS 2050 PLUS eseguita in fiera, la parete esterna della vasca è “avvolta da una pluralità di spire elettriche a formare una bobina elettrica… in particolare, la serpentina e costituita da tubi in rame”.
Il consulente delle appellanti e lamenta un “evidente equivoco” in cui sarebbe Pt_1 CP_1 incorso il c.t.u., quello cioè di considerare che l'intercapedine della macchina di si limiti allo CP_2 spazio vuoto compreso fra il carter esterno e la fasciatura rossa che avvolge i tubi di rame a serpentina.
Lo scrivente non ha mai affermato nulla di simile. L'intercapedine che si può individuare nella macchina RS 2050 PLUS è ovviamente data dallo spazio compreso fra la vasca e il carter di protezione esterno”.
29. Si veda la relazione di c.t.u., quanto al carattere isolante dell'intercapedine rispetto alla vasca di processo;

“b. relativamente isolante la singola vasca di processo
Viene indicata con tale espressione, nel contesto della rivendicazione, la funzione dell'intercapedine di isolare termicamente la vasca di processo rispetto all'ambiente esterno. Tale funzione è resa esplicita dalla descrizione del brevetto, laddove si afferma che “la vasca di processo [è] opportunamente coibentata con relativa intercapedine” – dove è ribadito che la coibentazione, cioè l'isolamento termico,
è realizzato mediante una “relativa intercapedine”.
pagina 10 di 17 Lo scrivente c.t.u. è del parere che tale singolo elemento della caratteristica rivendicata nel brevetto di non sia presente nella macchina di , cioè l'intercapedine definita dal carter di Pt_1 CP_2 protezione apribile non abbia di per sé la funzione di coibentare la vasca di processo. Perché infatti l'intercapedine possa svolgere una funzione isolante nei confronti della vasca, deve necessariamente essere chiusa a tenuta;
cosa che evidentemente non si verifica nel caso del carter della macchina RS 2050 PLUS.
Il consulente, il c.t.u. delle appellanti e afferma che il c.t.u. confonde l'isolamento Pt_1 CP_1 della vasca di processo, ottenibile con la coibentazione, con la tenuta stagna, laddove la coibentazione non presuppone necessariamente la tenuta stagna dell'intercapedine.
A parere del consulente, la tenuta stagna dell'intercapedine descritta nel brevetto di ma non Pt_1 rivendicata nella prima rivendicazione), serve a utilizzare il vapore quale fluido di riscaldamento della vasca di processo. Tuttavia, l'isolamento relativo della vasca di processo non dipende né dalla tenuta stagna dell'intercapedine, né tanto meno dall'impiego di un fluido di riscaldamento, di cui non si fa menzione nella prima rivendicazione del brevetto di Pt_1
A parere del consulente, l'intercapedine fra il carter esterno apribile (della macchina RS 2050 PLUS, si intende evidentemente) e la vasca di processo potrebbe essere riempita con uno strato di un isolante termico, quale ad esempio un tessuto di lana di vetro, per riprodurre identicamente la funzione di isolare relativamente la vasca di processo, come definito nella rivendicazione.
Al di là della vis polemica del consulente, la censura non coglie nel segno.
Lo scrivente c.t.u. non confonde affatto la coibentazione della vasca con la tenuta stagna dell'intercapedine, bensì legge e interpreta quanto è descritto e rivendicato nel brevetto di Pt_1
Il brevetto europeo EP 1 603 437 menziona un'unica soluzione per la coibentazione della vasca di processo, una “intercapedine per la circolazione di fluidi di raffreddamento e riscaldamento della vasca”.
È vero che, come d'uso, si precisa che la descrizione non definisce in alcun modo i limiti dell'invenzione. E come già si è osservato, non è specificata nella prima rivendicazione una modalità di riscaldamento dell'intercapedine, in particolare attraverso un fluido di riscaldamento (come invece è descritto).
Tuttavia il brevetto europeo EP 1 603 437 descrive e rivendica che l'intercapedine è “raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento”.
Perché ciò sia possibile, perché l'intercapedine possa essere interessata da un fluido di raffreddamento, essa deve essere realizzata necessariamente a tenuta stagna, cioè capace di impedire la fuoriuscita di fluidi.
Non c'è dunque nessuna confusione da parte del c.t.u. L'intercapedine rivendicata dal brevetto europeo EP 1 603 437 deve essere in grado tanto di isolare termicamente (cioè coibentare) la vasca di processo, quanto di consentire la circolazione di un fluido di raffreddamento (cioè a tenuta stagna).
Cosa che evidentemente non si verifica nel caso del carter di protezione della macchina RS 20 2050
PLUS”.
pagina 11 di 17 30. Si veda la relazione di c.t.u., quanto alla caratteristica dì selettiva riscaldabilità e raffreddabilità.
“c. selettivamente riscaldabile e raffreddabile
Il soggetto della subordinata è evidentemente l'intercapedine isolante che circonda la vasca, intercapedine che risulta selettivamente riscaldabile e raffreddabile: l'intercapedine può essere a scelta
(selettivamente) riscaldata o raffreddata. La descrizione e le rivendicazioni 2 e 3 precisano che il raffreddamento e il riscaldamento dell'intercapedine sono attuati selettivamente mediante un fluido raffreddante e un fluido riscaldante. A tal fine l'apparecchiatura rivendicata presenta un ingresso (17) per il fluido raffreddante e un ingresso (18) per il fluido riscaldante, connessi entrambi all'intercapedine.
Il riscaldamento o il raffreddamento dell'intercapedine isolante hanno chiaramente la funzione di riscaldare o raffreddare il prodotto in lavorazione all'interno della vasca. Si veda ad esempio alle pagine 4 e 5 della traduzione depositata:
“Riscaldamento dell'intercapedine per trasformare l'acqua in vapore ed aumentare la pressione all'interno della vasca…”
“Raffreddamento con circolazione di acqua fredda nell'intercapedine combinato con il sistema sottovuoto del raffreddamento rapido del prodotto...”
“eseguire un preraffreddamento a mezzo circolazione di acqua fredda nell'intercapedine e allo stesso tempo mischiare/agitare il prodotto…”
Lo scrivente c.t.u. è del parere che tale singolo elemento della caratteristica rivendicata nel brevetto di non sia presente nella macchina RS 2050 PLUS, che cioè l'intercapedine in precedenza Pt_1 individuata nella macchina di , definita fra la superficie della vasca di processo e il carter CP_2 esterno di protezione, non sia riscaldabile né raffreddabile. Il riscaldamento o il raffreddamento del prodotto contenuto nella vasca di processo non avvengono infatti mediante lo scambio termico con un fluido riscaldante o raffreddante, che del resto non può essere alimentato all'interno dell'intercapedine
(non a tenuta) definita dal carter di protezione esterno.
Il raffreddamento del prodotto è attuato mediante la circolazione di un fluido freddo nei tubi di rame che avvolgono a serpentina la vasca di processo;
il riscaldamento del prodotto è attuato facendo circolare corrente elettrica lungo gli stessi tubi di rame della serpentina, in modo da generare un campo elettromagnetico che per induzione elettromagnetica si 5 chiude sulla superficie della vasca riscaldandola.
Che non vi sia scambio termico fra i tubi di rame della serpentina avvolta sulla vasca e l'intercapedine
è attestato anche dal fatto che la stessa serpentina è ricoperta esternamente da uno strato di materiale isolante (la fasciatura di colore rosso) che svolge appunto tale funzione.
Detto altrimenti, la fasciatura che ricopre le spire che selettivamente riscaldano e raffreddano la vasca di processo isola la serpentina non dall'ambiente esterno al carter di protezione (come afferma il consulente delle appellanti) ma dall'ambiente interno al carter, in maniera che lo scambio termico avvenga in sostanza unicamente fra le spire e la vasca, e non fra le spire e l'ambiente interno al carter.
All'interno dell'intercapedine, cioè nello spazio lasciato libero fra la fasciatura che ricopre le spire e il pagina 12 di 17 carter di protezione, si ha sostanzialmente la temperatura dell'ambiente, essendo impedito lo scambio termico con la serpentina che in uso riscalda o raffredda la vasca.
A differenza di quel che afferma il consulente delle appellanti, nella macchina di il fluido di CP_2 raffreddamento che circola nelle spire di rame raffredda la vasca di processo ma non l'intercapedine attorno a essa. Proprio per evitare che ciò avvenga, la serpentina è stata avvolta mediante una fasciatura di materiale isolante che impedisce lo scambio termico.
Il consulente delle appellanti e sostiene che i tubi di rame formanti la serpentina Pt_1 CP_1 che avvolge la vasca di processo nella macchina RS 2050 PLUS svolgono la funzione organo di riscaldamento e raffreddamento dell'intercapedine rivendicata dal brevetto di Nella realtà la Pt_1 serpentina di rame è utilizzata per riscaldare e raffreddare il prodotto contenuto nella vasca e non la presunta intercapedine, che infatti potrebbe non essere presente, al di là della funzione di protezione a cui è preposta.
31. Si veda la relazione di c.t.u., quanto alla raffreddabilità mediante un fluido di raffreddamento.
“d. attraverso un fluido di raffreddamento
Come già si è osservato, questo singolo elemento della caratteristica rivendicata dal brevetto di va riferito evidentemente al raffreddamento dell'intercapedine, non avendo senso che Pt_1
l'intercapedine stessa sia riscaldabile attraverso il fluido di raffreddamento. La descrizione specifica che il fluido di raffreddamento può essere ad esempio acqua fredda. La caratteristica rivendicata non specifica invece in maniera esplicita come sia riscaldabile l'intercapedine, benché la descrizione e la rivendicazione indichino chiaramente che ciò avviene tramite la circolazione di un fluido riscaldante.
Il consulente delle appellanti sottolinea il fatto che la prima rivendicazione del brevetto EP 1 603 437 non precisa che il riscaldamento della vasca debba avvenire mediante un fluido di riscaldamento.
Questa osservazione è corretta, sebbene la descrizione brevettuale non lasci intendere in quale altro eventuale modo alternativo potrebbe attuarsi il riscaldamento. Aggiunge il consulente delle appellanti che la differenza fra il brevetto di la macchina di risiede semplicemente nel fatto Pt_1 CP_2 che la parete della vasca dell'apparecchiatura brevettata viene riscaldata scaldando (in un qualunque modo) l'intercapedine, mentre nella macchina RS 2050 PLUS essa viene riscaldata con induzione magnetica. Anche questa osservazione è corretta e coincide con quanto afferma lo scrivente c.t.u., ovvero che la differenza sostanziale è data dal fatto che nella macchina di l'intercapedine CP_2 definita dal carter di protezione non è riscaldabile né raffreddabile in alcun modo, non potendo fra l'altro avvenire la circolazione al suo interno di un fluido riscaldante o raffreddante.
32. Poste queste premesse in punto di fatto, il ctu conclude per la assenza di una contraffazione per equivalente.
“Alla luce di ciò, lo scrivente c.t.u. conferma che la macchina RS 2050 PLUS di non CP_2 presenta i seguenti singoli elementi della prima rivendicazione del brevetto EP 1 603 437:
- una intercapedine isolante la vasca di processo
- selettivamente riscaldabile e raffreddabile pagina 13 di 17 - attraverso un fluido di raffreddamento, cioè non presenta (nessuno degli elementi definenti) la caratteristica rivendicata di operare il riscaldamento e il raffreddamento del prodotto contenuto nella vasca tramite una intercapedine relativamente isolante la singola vasca di processo ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento.
Alla luce del quesito, che chiede di accertare se la macchina RS 2050 PLUS di rientri CP_2 nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP 1 603 437, avuto riguardo al principio di diritto affermato dalla Cassazione nel pronunciamento 12796/21, secondo cui “al fine di escludere la contraffazione per equivalente non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”, lo scrivente c.t.u. rileva che la macchina in oggetto si differenzia dall'ambito di tutela del brevetto per più di “un singolo elemento del trovato brevettato”. Questo implica, secondo una stretta applicazione del pronunciamento della Cassazione, che le differenze rilevate fra le due soluzioni rientrano in un ambito che consente di escludere la contraffazione per equivalenti.
33. Si riportano dunque le conclusioni finali del c.t.u.:
“7. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto in precedenza, in risposta al quesito peritale formulato dalla Corte di
Appello nell'ordinanza del 22 settembre 2023 e confermato con ordinanza in data 3 novembre
2023, tenuto conto del principio di diritto affermato da Cass. Ord. 12796/21, lo scrivente c.t.u. formula le seguenti conclusioni.
La macchina RS 2050 PLUS prodotta dalla ditta di Controparte_8 Controparte_2 non rientra nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP 1 603 437 di Pt_1
In particolare, la macchina di non presenta nessuno degli elementi definenti la CP_2 caratteristica rivendicata dal brevetto di operare il riscaldamento e il raffreddamento del prodotto contenuto nella vasca tramite una intercapedine relativamente isolante la singola vasca di processo ed essendo selettivamente riscaldabile e raffreddabile attraverso un fluido di raffreddamento. La soluzione alternativa proposta nella macchina RS 2050 PLUS prevede invece l'impiego di una serpentina di tubi di rami che è avvolta sulla vasca ed è coibentata esternamente tramite una fasciatura di materiale isolante, il raffreddamento del prodotto essendo attuato mediante la circolazione di un fluido freddo nei tubi di rame della serpentina;
il riscaldamento del prodotto essendo attuato facendo circolare corrente elettrica lungo gli stessi tubi di rame della serpentina, in modo da generare un campo elettromagnetico che per induzione elettromagnetica si chiude sulla superficie della vasca riscaldandola. La soluzione originale
pagina 14 di 17 proposta nella macchina RS 2050 PLUS permette di raggiungere il medesimo risultato finale dell'invenzione (il selettivo 5 riscaldamento e raffreddamento del prodotto) senza tuttavia utilizzare la stessa invenzione, giacché nessuno degli elementi rivendicati vi è riprodotto”.
34. La soluzione ravvisata dal c.t.u. è tanto più condivisibile se si considera che, come emerge chiaramente dalla dialettica processuale sviluppata anche in sede di c.t.u., la caratteristica fondamentale del trovato brevettuale è proprio costituita dalle modalità tecniche, con cui viene realizzato il sistema di riscaldamento e raffreddamento della intercapedine de qua.
La variazione contenuta nella macchina di è stata apportata ad una pluralità di elementi del CP_2 trovato brevettuale, relativi ad una caratteristica fondamentale del medesimo.
La contraffazione per equivalente va esclusa per le stesse ragioni individuate da cass. sez. 1,
Ordinanza n. 30943 del 20/10/2022 , secondo cui la contraffazione per equivalente si determina quando la realizzazione contestata permette di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore:
“infatti, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass.
13 gennaio 2004, n. 257; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, circa il rilievo che assume, ai fini dell'equivalenza della soluzione inventiva, il fatto che la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema).
Nel caso che ci occupa, deve escludersi la mancanza di originalità delle varianti adottate, aventi ad oggetto una pluralità di elementi caratterizzanti di importanza primaria del trovato brevettuale.
35. Il c.t.u ha escluso l'utilizzazione del brevetto da parte del : CP_2
“La soluzione originale proposta nella macchina RS 2050 PLUS permette di raggiungere il medesimo risultato finale dell'invenzione (il selettivo 5 riscaldamento e raffreddamento del prodotto) senza tuttavia utilizzare la stessa invenzione, giacché nessuno degli elementi rivendicati vi è riprodotto”.
36. Deve, dunque, rigettarsi la domanda di accertamento della contraffazione per equivalente, accertamento demandato a questa Corte dalla Corte di cassazione, con la sentenza che ha disposto il presente giudizi di rinvio.
pagina 15 di 17 37. Quanto alle spese processuali.
Nella presente sede di rinvio, occorre regolamentare le spese processuali di tutte i precedenti gradi di giudizio, ad eccezione del primo, avendo riguardo all'esito globale della lite.
Si veda in tal senso Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Nel caso di specie, nonostante che la parte riassumente sia risultata vittoriosa nel giudizio di legittimità, l'esito finale della lite ne evidenzia la sostanziale soccombenza nel merito.
Le spese del grado di appello, a suo tempo caratterizzato dal rigetto dell'appello principale di Pt_1
e e di quello incidentale di , vengono disciplinate e liquidate nella presente sede CP_1 CP_2 come già fatto dal giudice di appello, dandosi atto del già avvenuto pagamento delle medesime da parte di e Pt_1 CP_1
Le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta la domanda di accertamento della contraffazione per equivalente del Brevetto Europeo n.
1603437, proposta da ei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
in relazione alla macchina denominata “RS – ROBOT SYSTEM”, prodotta da
[...] quest'ultimo;
II – Disciplina le spese del grado di appello alla stregua di quanto disposto nella sentenza di secondo grado, dandosi atto del già avvenuto pagamento delle medesime da parte di e Pt_1 CP_1
III - condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 CP_1 favore di delle spese di lite, che liquida: - quanto al giudizio di legittimità, Controparte_2 in euro 7.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
- quanto al giudizio di rinvio, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico di in solido Parte_1 CP_1 tra loro, le spese per compenso di c.t.u., come liquidato in separata sede.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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