N. R.G. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materie di Imprese CIVILE
La Corte, composta dai seguenti consiglieri:
dott. Domenico BONARETTI - Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI - Consigliere rel.
dott. Lorenzo ORSENIGO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti OSGNACH BORIS, Parte_1
FERRETTI NICCOLO' e DE GASPARI ANDREA elettivamente domiciliata in
VIA ALTINATE 33 35121 PADOVA presso il difensore avv. OSGNACH BORIS
APPELLANTE contro
C.F. , CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._1
APPELLATI CONTUMACI

CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pag. 1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 4148/2023, emessa dalla Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Milano,
Nel merito
1) condannare gli Appellati al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall'Appellante, nelle misure determinate in narrativa o in quelle che risulteranno a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile o, ancora, in quella che sarà ritenuta di giustizia e, nella misura prevista dall'art. 125, comma
1, 2 e 3 c.p.i., eventualmente quindi anche nella forma della retroversione degli utili conseguiti dai convenuti eventualmente anche previa quantificazione equitativa degli stessi;

In via istruttoria
2) disporre ex art. 121 c.p.i. e 210 c.p.c. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili bancarie e amministrative (inclusi in via esemplificativa e non esaustiva, ordini di acquisto, prezzi di acquisto e vendita, fatture di acquisto e vendita, bolle di consegna
e documenti di trasporto, inventari di magazzino, libri mastri e mastrini, registri iva, transazioni bancarie, ecc.) in possesso degli Appellati, relative ai prodotti in contraffazione ed ai contratti eventualmente stipulati con altre società, relativamente alla commercializzazione dei prodotti in violazione dei diritti di esclusiva azionati;

3) disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e degli CP_1
Appellati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 bis c.p.i., volto ad ottenere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione, con riserva di ulteriormente precisare la formulazione dei capitoli di prova nel corso del giudizio;

4) ove dall'interrogatorio di cui sopra emergesse la importazione dei cerchi in contraffazione, disporre ai sensi dell'articolo 213 c.p.c., la richiesta alle autorità doganali del rilascio della documentazione in loro possesso, relativa all'importazione da parte delle convenute dei cerchi in contraffazione dei diritti attorei, anche, al fine di conoscere l'identità dei soggetti coinvolti nell'illecito e le quantità importate;

5) disporre, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 e 121 bis c.p.i. l'esibizione dell'intera documentazione contabile, amministrativa e promo pubblicitaria di CP_1
afferente ai cerchi de quibus inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, offerte
pag. 2 commerciali, bolle doganali, di accompagnamento, di scarico e di trasporto, ordini, materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, archivi computerizzati e/o cartacei, inventari, libri mastri e mastrini e, soprattutto le fatture di acquisto e vendita dei cerchi in contraffazione dei diritti dell'Appellante.
6) disporre, ai sensi degli artt. 213 del c.p.c., la richiesta alle Autorità Doganali dell'esibizione della documentazione, relativa all'importazione da parte della convenuta dei cerchi in contraffazione dei diritti attorei, anche, al fine di conoscere
l'identità dei soggetti coinvolti nell'illecito e le quantità importate, nonché sempre ai sensi dell'art. 213 del c.p.c., disporre la richiesta al ministero dei trasporti o altra autorità competente l'esibizione della copia dei certificati di omologazione relativi a tutti i modelli di cerchi replica VW venduti da . CP_1
7) disporre CTU contabile per la valutazione del danno.
Con vittoria di spese, diritti e onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del Tribunale di Milano, sez. Imprese, in data 21 novembre 2019 - 5 giugno 2020, veniva accertata l'illiceità delle condotte serbate da CP_1
(d'ora in avanti, ) ed consistite nella importazione, CP_1 CP_2
esportazione, produzione, offerta, vendita e distribuzione, promozione, pubblicità, commercializzazione e detenzione dei prodotti a marchio , in quanto in CP_3
Con violazione dei marchi di titolarità .
Per effetto di tale pronuncia, veniva inibita ai convenuti la prosecuzione della condotta illecita accertata, con l'applicazione di una penale per ogni successiva violazione, e venivano disposti il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti in violazione dei modelli industriali dell'attrice. Era inoltre disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Con separata ordinanza, poi, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire elementi utili alla determinazione del danno risarcibile: a tale scopo, veniva ordinata ad l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione contabile e CP_1
commerciale relativa ai prodotti oggetto di causa, ordine al quale , dopo aver CP_1
notificato atto di appello avverso la sentenza parziale, non ottemperava, dando atto di essersi, nel frattempo, cancellata dal RR.II. per incorporazione nella società
[...]
Controparte_5
Il giudizio di secondo grado nel frattempo incardinato veniva di fatto abbandonato da
, che non nominava nuovo difensore in luogo di quello rinunziante al CP_1 pag. 3 mandato, e non svolgeva ulteriore attività difensiva;
il processo veniva infatti dichiarato estinto per mancata comparizione dell'appellante alla seconda udienza rinviata ex art. 309 c.p.c., e la sentenza parziale passava quindi in giudicato.
Con successiva ordinanza in data 24 maggio 2021, il Tribunale disponeva farsi luogo a CTU contabile per la determinazione del danno, nominando all'uopo la dott.ssa
, e, all'esito del deposito della relazione, la causa veniva Persona_1
nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni.
Con successiva pronuncia del Tribunale di Milano, sez. Imprese, del 23 maggio 2023,
n. 4148, pubblicata in data 23 maggio 2023, i convenuti ed CP_1 CP_2
sono stati condannati a pagare, in solido tra loro, a favore di
[...]
Con
(d'ora in avanti, ), a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, la somma di € 1.070,00, oltre rivalutazione ed interessi, ed a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 20.000,00, comprensiva di interessi maturati fino alla data della pronuncia, nonché al pagamento delle spese del grado.
Il Tribunale, visti gli esiti della consulenza, riteneva che non potesse esser Con riconosciuto alla alcun danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per effetto dell'illecito concorrenziale commesso da , in quanto il metodo seguìto dalla CP_1 consulente per determinare l'utile realizzato da quest'ultima non era condivisibile;
in particolare poiché la consulente, dopo aver dato atto di non disporre né della documentazione contabile, né delle fatture di vendita e di acquisto relative ai cerchioni oggetto di contraffazione e vendita da parte di , a causa dell'inottemperanza CP_1 di quest'ultima all'ordine di esibizione (dato noto al Tribunale prima di ammettere la consulenza), aveva individuato, quale metodo alternativo, l'utilizzo dei bilanci di esercizio di relativi agli anni in cui la contraffazione si era realizzata (cioè CP_1 dall'anno 2011 all'anno 2019), presumendo che la quota di ricavi imputabile ai cerchioni VW oggetto di imitazione fosse pari alla quota di mercato degli autoveicoli
Con posseduta da sul mercato italiano, sul presupposto che questi ultimi fossero anche veicoli circolanti, pari al 7,8% e dunque complessivi € 5.021.801,00.
E quindi, ricavato l'utile netto, sottraendo da tale posta i costi della sola produzione
(voce B6 dei bilanci), determinava l'utile in retroversione in € 2.670.603,00.
Il Tribunale riteneva non utilizzabili i risultati della CTU osservando:
a) la documentazione utilizzata per l'analisi non era congrua, trattandosi di bilanci di esercizio riportanti “voci cumulative” non senz'altro riferibili, per intero, ai ricavi conseguiti per effetto della contraffazione e ai costi a tale attività imputabili;

pag. 4 Con b) in particolare, il metodo consistente nell'utilizzare la quota detenuta da sul mercato dei cerchioni destinati ai veicoli usati di tale marca, sul presupposto che tali veicoli fossero anche circolanti, individuando poi il “margine lordo”, ovvero la differenza tra la il valore della produzione ed i costi incrementali, rappresentati dalla voce B6 del conto economico, non avrebbe condotto a risultati accettabili, considerando che con il termine “utile”, di cui al quesito peritale, si intendeva fare riferimento al differenziale tra “ valore e costi della produzione” (A e B). La consulente aveva determinato il margine lordo sottraendo dalla macroclasse “A” la voce B6 del conto economico, contenente “i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, trascurando il fatto che la macroclasse
“A” non contiene soltanto i ricavi derivanti dalle vendite (voce A1), bensì anche le seguenti voci: variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti (voce
A2), variazione dei lavori in corso (voce A3); incrementi di immobilizzazioni
(voce A4); altri ricavi e proventi (voce A5) (con riferimento a questa ultima voce, si osserva che l'espunzione dell'area straordinaria “E” del conto economico, avvenuta con l'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, ha determinato un incremento del contenuto della voce A5, a far data dai bilanci chiusi nel 2016, con la conseguenza che in tale voce non confluirebbero più soltanto i proventi accessori, ma anche quelli straordinari, con la conseguenza che l'utilizzo della macrovoce A porta con sé il rischio di una “sovrastima” dei ricavi, e, per differenza, dell'utile retrovertibile);
c) che tale scelta avrebbe potuto essere condivisibile solo se la CTU avesse utilizzato come sottraendo l'intera macroclasse B, ossia tutti i costi della produzione, non limitandosi esclusivamente a quelli della voce B6, perché in tal modo si sarebbe ottenuto un risultato omogeneo, atto a determinare il margine operativo netto;

d) che così facendo, invece, la CTU ha considerato tutte le voci positive di reddito, anche quelle diverse dai ricavi, e soltanto una voce di costo inerente alle materie prime, omettendo, invece, di considerare tutti gli altri costi gravanti sulla produzione, ovvero i costi per ammortamento (B10), per la locazione di beni strumentali (B8), i costi per consumi di energia elettrica, i costi per servizi e di personale (voci B 7 e B9), risultando dunque la ricostruzione contenuta nella consulenza fuorviante;

e) la scelta di applicare al margine lordo una percentuale del 7,80% pari alla quote
Con del mercato di vendita delle auto in Italia di non era da ritenersi condivisibile,
pag. 5 posto che tale decisione parte dal presupposto che i ricavi di parte convenuta derivino tutti dalla contraffazione dei cerchioni di tutte le automobili presenti sul territorio italiano (pag. 13 sentenza) e che la quota di cerchioni contraffatti dalla
Con convenuta sarebbe pari alla quota di mercato detenuta da sul territorio italiano per il diverso settore della vendita delle auto, e non per la produzione dei cerchioni.
In definitiva, secondo la sentenza impugnata, dette considerazioni non consentirebbero di accogliere la domanda di ristoro del danno patrimoniale avanzata
Con da .
Quanto al danno emergente consistente nelle spese affrontate per porre rimedio alla violazione dei propri diritti di privativa, il Tribunale ha ritenuto documentate e
Con provate, tra tutte le voci di danno indicate a pag. 15 della comparsa conclusionale , solo il costo affrontato per l'acquisto sul mercato dei cerchioni contraffatti, pari ad €
1.070.
Gli altri costi pubblicitari, per promozione e sviluppo del marchio, sarebbero stati Con infatti affrontati ugualmente da , a prescindere dall'attività di contraffazione.
Quanto poi al danno non patrimoniale, il Tribunale lo ha determinato equitativamente in euro 20.000.
Con riferimento, infine, alle spese di lite, anche relative alla fase del giudizio conclusasi con la sentenza parziale passata in giudicato, riteneva di porle a carico dei convenuti in solido, così come le spese della CTU, come già liquidate dal Giudice
Istruttore.
Con Avverso tale decisione propone appello , rassegnando i seguenti motivi:
a) INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 125 C.P.C.
PER MANCATA LIQUIDAZIONE DEL LUCRO CESSANTE
DERIVANTE DALLA CONTRAFFAZIONE O, IN ALTERNATIVA,
DELLA RETROVERSIONE DEGLI UTILI CONSEGUITI CON LA
CONTRAFFAZIONE.
Parte appellante censura la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto non condivisibile l'analisi della CTU in ordine alla valutazione del lucro cessante, negando, per ciò solo, il diritto al risarcimento in capo all'attrice e non procedendo ad una quantificazione alternativa del risarcimento, ancorchè in via residuale o pag. 6 equitativa (pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata). Le motivazioni per cui il Giudice ha deciso di disattendere la CTU (come più sopra trascritte n.d.r.) non sono congrue, in quanto, in primo luogo, il fatto che il CTU non avesse a disposizione documentazione adeguata è imputabile esclusivamente a parte convenuta, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione, con risultati che, ingiustamente, si ritorcono in danno dell'odierna parte appellante.
Peraltro il giudice di prime cure avrebbe potuto supplire a tale carenza richiedendo
Con informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c., come aveva richiesto che venisse fatto, ed in ogni caso, ben i bilanci versati in causa avrebbero potuto ritenersi sufficienti, laddove la lettura delle relazioni di gestione e l'analisi dei bilanci stessi lasciava intendere il modello di business di , interamente fondato sull'outsourcing (la CP_1
società cioè non produceva, ma acquistava da terzi cui commissionava le lavorazioni).
La stessa CTU, invero, veniva ammessa proprio sul presupposto dell'inottemperanza di all'ordine di esibizione, circostanza che il Tribunale, poi, CP_1 contraddittoriamente, non aveva considerato se non in funzione destruens dell'operato del consulente.
L'appellante dichiara poi di condividere le critiche sollevate dalla sentenza impugnata in merito al metodo di calcolo dei ricavi adottati dal consulente: dovrebbe essere senz'altro valorizzata la sola voce A 1, e non le voci A2 e A3, in quanto non direttamente riferibili alla vendita dei prodotti contraffatti.
Non si condivide invece il ragionamento del Tribunale in ordine alla individuazione dei costi.
Contato che i costi possono essere fissi o variabili, si ritiene che l'utile conseguito dal contraffattore possa assumere diverse qualificazioni, e che il Tribunale abbia errato nel giudicare corretto il ricorso al margine operativo netto, e non, come ha fatto il
CTU, al margine di contribuzione, come la giurisprudenza prevalente richiede.
Invero, secondo parte appellante, i costi che avrebbero dovuto essere sottratti dai ricavi come sopra enucleati sono i soli costi variabili sostenuti per la specifica produzione e commercializzazione, prendendo in considerazione il cd. margine di contribuzione incrementale, come inteso nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità (v. Cass. ord. 20800 del 18 luglio 2023). Infatti, sottrarre dai costi per la produzione anche i costi fissi, significherebbe ridurre l'utile stimato realizzato dal contraffattore attribuendogli in defalco costi che costui avrebbe comunque sostenuto.
Soltanto nel caso in cui l'attività di contraffazione fosse la prevalente attività esercitata pag. 7 dalla società che ha posto in essere la contraffazione, avrebbe senso sottrarre i costi fissi, fermo restando che gli stessi dovrebbero essere comunque sottratti in quota, conteggiando i soli costi strettamente afferenti all'attività di contraffazione (in tal senso si richiama Trib. Milano, n. 472 del 14 gennaio 2016, in www.dejure.it). Nel caso di specie, varrebbe tuttavia considerare che dall'analisi dei bilanci di esercizio e delle relazioni di accompagnamento a tali bilanci, si evince chiaramente che CP_1
operava quasi esclusivamente valendosi di produzioni in outsourcing, sicchè non affrontava costi fissi per immobilizzazioni, impianti, in quanto non aveva produzione interna. Per questo motivo, bene avrebbe fatto il CTU ad utilizzare la sola voce B6 in defalco dei ricavi, cui potrebbe aggiungersi la sola voce B11 relativa alle
“variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”. Alle pagg. 20 e ss. l'atto di appello si esamina comunque se e come una quota di costi fissi avrebbe potuto comunque sottrarsi alla somma dei ricavi specifici di cui alla voce A1, arrivando a sostenere che, a tutto voler concedere, avrebbero potuto essere sottratte le voci B7, B8 e B9, in parte la voce B10 relativa agli ammortamenti, tenendo conto del tipo di organizzazione imprenditoriale di . Non le voci B 12, B13 e B14. CP_1
Si lamenta ancora l'erronea determinazione della quota di mercato posseduta da
, ritenendo che il solo 7,8% sia riduttivo, tenendo conto che CP_1 CP_1 svolgeva, per l'appunto, attività in pressoché esclusivo regime di outsourcing: data la mancata acquisizione dei dati contabili per inadempimento di all'ordine di CP_1
esibizione, esaminando i cataloghi di vendita di , parte appellante ritiene che CP_1
Con i prodotti imitati da rappresentino invece il 9,7% delle vendite di , CP_1
pertanto tale percentuale, in luogo di quella del 7,8%, si sarebbe dovuto utilizzare.
Propone dunque la seguente ipotesi di ricostruzione dell'utile ricavato dal contraffattore (pagg. 26-27 dell'atto di appello):
pag. 8 .
In ogni caso, secondo parte appellante, il Tribunale – posto che la sussistenza di un danno per la contraffazione era già stata accertata con sentenza passata in giudicato –
pag. 9 avrebbe potuto ed anzi dovuto determinare il ridetto danno in via equitativa, essendone indiscutibile l'ontologica esistenza.
Parte appellante dimette poi i seguenti motivi ulteriori di appello, riguardanti il danno emergente (secondo motivo) ed il danno non patrimoniale (terzo motivo).
b) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 125 C.P.I. PER
ERRONEA LIQUIDAZIONE DEL DANNO EMERGENTE SOFFERTO DA Co
.
Quanto al danno emergente, insiste affinché la Corte reputando erronea la liquidazione effettuata dal Tribunale in soli € 1.070,00, consideri le ulteriori voci di Con danno allegate da ragionevolmente ricollegabili, causalmente, alla necessità di recuperare il prestigio e la forza del marchio compromessi dall'attività di contraffazione.
In particolare, si chiede alla Corte di considerare le seguenti voci di spesa:
- spese legali e di consulenza tecnica sostenute per il presente procedimento;

- spese legali e di investigazione sostenute prima dell'instaurazione del giudizio e in quelle di acquisto dei cerchi contraffatti;

- spese sostenute dall'Attrice per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e Co marketing per creare, promuovere e sviluppare il design , in parte perse per la presenza sul mercato di cerchi imitativi, il tutto tenendo conto che il costo aziendale approssimativo per il design e la prototipazione si aggira su ca. 50.000 € per ciascun singolo modello di cerchio;

- spese sostenute dall'Attrice per procedere alla registrazione e al mantenimento dei titoli di privativa a tutela del design;

- spese di promozione e di pubblicità dei prodotti inglobanti le privative, almeno parzialmente annichilite o comunque andate a beneficio della controparte.
c) DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 125 C.P.I. PER ERRONEA
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE SOFFERTO
Con DA
Si sviluppa poi un terzo motivo relativo al danno non patrimoniale, liquidato in soli €
20.000, di cui si dovrebbe invece effettuare una nuova liquidazione, in misura pag. 10 proporzionale alla ri-determinazione del danno per lucro cessante e per danno emergente, così come quantificati in tesi di parte appellante.
Si rassegnano quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
Nessuno si è costituito per i due convenuti, che sono stati dichiarati contumaci.
Previa deposito degli atti difensivi conclusivi, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
***
Alla luce degli atti e dei documenti di causa, e dei principi giuridici applicabili alla fattispecie, ritiene la Corte che l'appello possa essere accolto nei seguenti limiti.
Primo e secondo motivo verranno trattati congiuntamente, anche perché strettamente interconnessi tra loro.
Pare però opportuno premettere le seguenti osservazioni generali in ordine al danno dal contraffazione.
A tal proposito, infatti, l'art. 125, comma 1, c.p.i. richiama l'art. 1223 c.c. e individua dei parametri da cui poter desumere indirettamente il danno (quali le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione).
Il danno risarcibile in conseguenza dell'accertata contraffazione comprende dunque, secondo le regole generali, il danno emergente e il lucro cessante.
Il danno emergente consiste nelle spese vanificate dall'illecito e nelle spese affrontate per rimediare alla contraffazione.
Il lucro cessante, e cioè il mancato profitto del titolare del diritto di proprietà intellettuale, è dato dalla differenza tra i flussi di vendita effettivi e quelli che il titolare avrebbe avuto senza la contraffazione.
L'art. 125 c.p.i., comma 2, poi, detta una regola speciale di liquidazione equitativa del lucro cessante, consentendo che il giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano".
E' il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale.
Tale criterio opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante, qualora il titolare della privativa non sia riuscito a dimostrare pag. 11 l'effettivo mancato guadagno, e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento.
Anche in caso di valutazione equitativa, è bene rammentarlo, è tuttavia sempre necessaria la c.d. prova ontologica del danno, la prova cioè che un danno, se pure non quantificabile con esattezza, esista.
In base all'art. 125 c.p.i., dunque, il danneggiato può scegliere tra due alternative: a) il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni, utilizzando per il lucro cessante uno dei seguenti criteri: 1) il criterio del mancato profitto;
2) il criterio della royalty “giusta”; 3) il criterio della valutazione equitativa;
b) il criterio della retroversione degli utili.
La Cassazione (si veda sentenza n. 5666/2021 del 2 marzo 2021) ha affermato che il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.
Ciò premesso in linea generale, per quanto attiene al danno emergente questo, secondo le definizioni emerse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, può essere riassunto come corrispondente alla perdita dei valori economici che erano già esistenti nel patrimonio del titolare della privativa prima che si verificasse la contraffazione.
In particolare, si ha riguardo alle spese causate dalla contraffazione ossia le spese vive e gli incrementi di spese che il titolare del marchio deve sostenere per reagire alla contraffazione (quali, ad esempio, spese di pubblicità, di marketing, di monitoraggio del mercato, spese affrontate per contrastare la contraffazione).
Per quanto invece riguarda il lucro cessante, di esso come detto, laddove non possa pervenirsi ad una esatta quantificazione, pur sussistendo prova, ancorché presuntiva, della sua esistenza, è possibile ricorrere ai suddetti criteri equitativi e subordinati, potendo ben rilevare, al fine del raggiungimento della prova, anche il comportamento processuale del contraffattore, laddove, per esempio, come si è verificato nel caso di specie, non venga ottemperato un ordine di esibizione specificamente volto alla ricerca ed individuazione dei profitti realizzati dal contraffattore.
Invero, questa Corte si è già in tal senso pronunciata (v. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2637 del 12 settembre 2023, ex multis), secondo orientamento che merita condivisione anche in questa sede. In particolare, questa Corte ha già rilevato come vada giustamente valorizzato, in senso ad essa sfavorevole, il comportamento pag. 12 processuale della parte che, non ottemperando all'ordine di esibizione delle scritture contabili (e di ogni altra documentazione utile all'uopo in generale) renda
“impossibile la determinazione degli utili conseguiti sulla base di dati certi, con la conseguenza che si deve procedere a una quantificazione equitativa, ai sensi dell'art.
1226 c.c., tenuto conto di quanto indicato dalla Suprema Corte che, in un caso, come quello di specie, di ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210, ha ritenuto che sia possibile valutare tale comportamento processuale ai fini della desunzione di argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno”.
Per quanto riguarda invece il danno morale, questa Corte (si veda in particolare, Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 28/05/2019, n.2323 in www.deiure.it) ha già affermato che “sebbene la liquidazione del danno morale non vada circoscritta, in ambito industrialistico, alla lesione di un grave danno alla persona, devono emergere dal materiale probatorio elementi concreti e peculiari, tali da giustificare e fare ritenere "appropriata" la liquidazione di un danno morale, che non può essere presunto”.
Occorre infatti tener presente che tale voce di danno, ora espressamente disciplinata dall'art. 125, comma primo, c.p.i., è risarcibile, per espressa previsione normativa (che pur consente al danneggiato di omettere la prova circa la rilevanza costituzionale del diritto leso, che è presunta per legge) solamente “in casi appropriati”, ovvero nei casi in cui la contraffazione vada ad incidere sugli aspetti strettamente “soggettivistici” del marchio, in quanto, per esempio, provochi una distorsione nel pubblico circa la percezione del titolare del marchio, ovvero un offuscamento dell'immagine della società che ne sia titolare (per esempio, Trib. Firenze, 26 ottobre 2017; in senso analogo, si veda Trib. Roma, Sez. Spec., 9 dicembre 2014, nel caso di violazione di un marchio ad opera di un segno apposto su prodotti di qualità inferiore ai prodotti originali, per di più venduti ad un prezzo sensibilmente ribassato, sicché il pubblico era indotto ad associare al titolare del marchio leso dalla contraffazione una produzione che non era in linea con i suoi standard; v. anche, Trib. Roma, 31 maggio
2010, che intende il danno morale come offuscamento del potere attrattivo del segno, ossia come pregiudizio che si risolve da ultimo in un danno patrimoniale;
proprio per evitare indebite duplicazioni di risarcimento, si è precisato che “il danno all'immagine derivante dalla contraffazione del marchio e dal conseguente offuscamento della posizione acquisita dall'azienda sul mercato, se [...] risarcito come danno emergente,
pag. 13 non può essere ristorato anche come danno non patrimoniale, avendosi altrimenti un'inammissibile duplicazione delle voci di danno": Trib. Milano, 13 settembre 2010).
Tanto premesso, questa Corte osserva e ritiene:
Sui primi due motivi di appello:
Ritiene la Corte, alla luce della disamina sopra effettuata, che non sia meritevole di censura alcuna la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato provato, sotto il profilo del danno emergente, il solo esborso di € 1.070,00. Infatti le voci di danno di cui parte appellante lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure consistono in parte in esborsi non strettamente necessari al fine di ripristinare la perdita di credibilità e giungere ad un ripristino dell'eventuale svilimento del marchio
(in particolare, le spese di lite tutte e le spese investigative funzionali all'instaurazione della lite) ed in parte in spese non documentate.
Quanto invece alla porzione di lucro cessante, va rilevato che la stessa parte appellante, riconoscendo la criticabilità del metodo di calcolo prescelto dal CTU, con particolare riferimento all'incidenza dei costi rilevanti, ha proposto in via subordinata una quantificazione del danno che tiene conto dell'incidenza, sull'ammontare dei ricavi individuati, dei costi fissi per la quota riferibile alla vendita dei prodotti contraffatti, e proponendo, del pari, logiche e supportate considerazioni sul peso che, nel complessivo volume di vendita dei contraffattori, poteva attribuirsi ai prodotti
Con commercializzati in violazione della privativa , giungendo così ad una stima del danno per lucro cessante di € 1.150.281,00, che la Corte ritiene sia idonea a rispecchiare con maggiore precisione e ponderazione il danno effettivamente subito, sotto tale profilo, da parte appellante.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata esclusivamente in relazione a tale porzione di danno patrimoniale, e confermata nel resto.
Si precisa che sulla somma come sopra riconosciuta dovranno, come sull'altra voce di danno già liquidata, esser calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 16 luglio 2015 (data individuata dal giudice di prime cure con statuizione non gravata) e fino al saldo effettivo, in applicazione dei principi giurisprudenziali ormai consolidati sull'adeguamento del debito di valore in ragione del trascorrere del tempo dalla verificazione dell'evento dannoso (cfr. Cass.
pag. 14 9 novembre 2022, n. 32985; Cass. 20 novembre 2018, n. 29830, ed altre numerose conformi).
Sul terzo motivo di appello:
Si osserva, alla luce dei principi sopra ricapitolati, che nel caso di specie, non si hanno motivi per discostarsi dalle valutazioni del danno morale compiute dal giudice di primo grado. In particolare, non vi sono elementi, nemmeno presuntivi, per dedurre che le attività illecite poste in essere dalla convenuta abbiano determinato un
Con offuscamento dell'immagine commerciale di , uno svilimento del prestigio del marchio o un effetto confusorio circa l'identità della casa produttrice.
Pertanto, anche in difetto di costituzione dei convenuti e di svolgimento di difese al proposito, va confermata la quantificazione che di tale danno è stata espressa dal giudice di primo grado.
La regolazione delle spese di lite.
Segue la soccombenza, secondo il valore del decisum, e tenendo conto delle attività svolte, secondo i parametri minimi, nonché della mancata costituzione dei convenuti e della non necessità di fronteggiare avverse difese.


P.Q.M.


La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 4148/2023 del 23 maggio
2023, dichiara tenuti e condanna ed in CP_1 CP_2
solido tra loro, e per il titolo specificato in motivazione, a pagare la somma di
€ 1.150.281,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 16 luglio 2015 e fino al saldo effettivo;

- conferma la sentenza impugnata nel resto;

- condanna ed al pagamento, in favore CP_1 CP_2
della società delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 12.033,00, di cui € 3.709,00 per studio controversia, € 2.157,00 per la fase introduttiva ed € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e spese generali.
pag. 15 Milano, 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico Bonaretti
pag. 16