N. R.G. 428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott.ssa Marcella Murana Presidente
Dott. Enrico Rao Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 428/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Strada Guastella, elettivamente P.IVA_1
domiciliato nel suo studio in Via San Biagio, n. 165 97013 Comiso
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VA DISTEFANO GUELI, elettivamente domiciliato in VIA FORLANINI 39
97013 COMISO, presso il difensore avv. DISTEFANO GUELI VA
APPELLATO

pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3981/2021, pubblicata in data 30.9.2021, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, nella contumacia di “
[...]
, accoglieva la domanda contro la stessa Parte_1
proposta da e, per l'effetto, le inibiva “l'utilizzo del marchio Controparte_1
registrato “Ciaobar” ed ordinava “la cancellazione delle parole, figure o segni indicanti il nome “Ciaobar” dall'insegna del locale commerciale sito in Comiso in via degli
Eucalipti n. 31 e da ogni altro apparato aziendale e prodotto”, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso che l'attore lamentava “un illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo del nome commerciale “Ciaobar”, dallo stesso ideato nel 1985, usato a titolo gratuito a partire dal 1986 dalla Controparte_2
e, successivamente, dalla registrato come marchio nel Controparte_3
2013, ed utilizzato indebitamente dalla e, dal 2018, Controparte_4
dalla , Parte_1
riteneva, sulla base delle testimonianze acquisite, che il “nome commerciale Ciaobar sia invenzione di ” e ravvisava nell'utilizzo di esso da parte della Controparte_1
convenuta, escludendo la sussistenza del preuso che la legittimasse ai sensi dell'art. 2571 c.c., una violazione dei suoi diritti di privativa industriale da rimuovere tramite la accolta domanda di inibitoria.
pagina 2 di 9 Avverso la detta sentenza e Parte_1 Parte_1
proponeva appello.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
Accolta l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza dell'8.7.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza a trattazione cartolare del 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello vada accolto e che la domanda proposta dall'attore
[...]
meriti di essere accolta nei limitati termini appresso specificati. CP_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata, quale conseguenza della nullità della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c., per esserle stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge, atteso che la citazione le era stata notificata in data 24.5.2018 a fronte di udienza di prima comparizione fissata per il 19.9.2018.
Il motivo di gravame è, all'evidenza fondato, e la decisione nel merito della domanda proposta da (a cui questo giudice di appello è tenuto giusta quanto Controparte_1
chiarito da Cass., sez. un. 26 gennaio 2022, n. 2258 secondo cui: “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294
pagina 3 di 9 c.p.c.”), va adottata sulla base delle allegazioni dell'attore e della sola documentazione da lui prodotta nel giudizio di primo grado, senza alcuna necessità di rinnovare l'assunzione delle prove orali in quanto del tutto inutili ed anche senza bisogno di valutare la documentazione prodotta per la prima volta in appello dall'appellata, in tal modo non risultando minimamente necessario delibare la questione – su cui pure le parti hanno ampiamente dibattuto – relativa alla necessità, o meno ed in capo a chi, di richiedere la rinnovazione delle prove testimoniali assunte in primo grado e la ammissibilità della produzione documentale dell'appellata.
In punto di fatto, secondo quanto allegato da e quanto emerge dalla Controparte_1
visura camerale storica della convenuta “ Parte_1
, va premesso che:
[...]
in data 10.02.1986 l'attore costituiva, con , una s.n.c. con ragione sociale CP_5
“ avente ad oggetto “la gestione di bar, con la vendita Controparte_2
di alcolici, pasticceria in conto proprio ed in conto terzi, edicola, giornali, libri, tabacchi, enalotto, totocalcio e lotterie nazionali”; il nome commerciale “Ciaobar” (graficamente rappresentato dalla scritta “Ciaobar” di colore rosso ad eccezione della lettera “C” di colore giallo posta all'interno di un quadrato di colore blu accompagnata dalla figura di una palma di colore verde posta sopra la denominazione tra le lettere “C” ed “I”), ideato dallo stesso attore, veniva inserito nell'insegna del bar ed utilizzato per contraddistinguere i prodotti della società; in data 5.10.1990 acquistava la quota sociale di e la società Parte_1 CP_5
mutava la propria ragione sociale in “ , ferma la Controparte_3
prosecuzione dell'utilizzo del nome commerciale “Ciaobar”; in data 18.03.2013 presentava domanda di registrazione del marchio Controparte_1
d'impresa, n. RG2013C000038, avente la seguente descrizione: “il marchio consiste nella denominazione “CIAOBAR” di colore rosso ad eccezione della lettera “C” di colore giallo posta all'interno di un quadrato di colore blu e nella figura di una palma di colore verde posta sopra la denominazione tra le lettere “C” ed “I”, già
pagina 4 di 9 pacificamente usato dalla società di cui era socio;
in data 18.04.2013 l'attore cedeva la propria quota sociale a che ne Parte_1
diventava socio unico senza che nell'atto di cessione della quota sociale si facesse menzione alcuna alla ditta “Ciaobar” sotto cui l'impresa operava;
successivamente la società mutava forma giuridica in s.a.s. con l'ingresso, quale socio accomandante, di e quindi, previa cessione della sua quota a Controparte_6 [...]
, mutava nuovamente forma giuridica in quella attuale di s.n.c., Parte_1
assumendo quale ragione sociale quella di “ Pt_1 Parte_1
(v. visura camerale storica in atti);
[...]
in data 8.4.2015 l'attore (il quale aveva nelle more intrapreso, in zona limitrofa, una nuova attività commerciale avente ad oggetto l'attività di bar) diffidava formalmente la convenuta dall'utilizzo del nome commerciale “Ciaobar” nell'insegna e sui prodotti da essa commercializzati e reiterava la diffida in data 7.3.2018, ricevendo in risposta la missiva del 19.4.2018 con cui si rappresentava che il preuso del marchio ne legittimava, ai sensi dell'art. 2571 c.c., la prosecuzione del suo utilizzo (v. produzione dell'attore con la costituzione nel giudizio di primo grado).
Tanto premesso il Tribunale, con la sentenza nulla in questa sede impugnata, da un canto ha valorizzato il dato, emerso dalle prove testimoniali acquisite, secondo cui il nome commerciale “Ciaobar” era stato “inventato” da , e dall'altro, dopo Controparte_1
avere richiamato gli artt. 20 (rubricato “Diritti conferiti dalla registrazione”) e 22 del
CPI (rubricato “Unitarietà dei segni distintivi”) e ritenuto sussistente il rischio di confusione “riguardo alla titolarità delle attività commerciali svolte dalle parti”, accoglieva la domanda dopo avere espressamente escluso che in atti sussistesse la prova del preuso del marchio da parte della convenuta (si legge infatti in sentenza: “Peraltro occorre richiamare la lettera dell'art. 2571 c.c., il quale stabilisce che “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.”. Orbene,
l'art. 2697 c.c. ripartisce l'onere probatorio tra le parti, stabilendo all'uopo che “Chi
pagina 5 di 9 vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”. In applicazione della norma testé richiamata, era quindi onere di parte convenuta dimostrare entro quali limiti aveva utilizzato il nome commerciale oggetto di contestazione al fine di dar prova del lecito uso dello stesso. Nel caso di specie tuttavia la volontà dell'odierno attore di cedere, oltre che le quote sociali, anche la ditta “ , non emerge in Pt_1
alcun modo dalla lettura della documentazione versata in atti. Infatti nell'atto di trasferimento delle quote sociali, predisposto dal Notaio in data Persona_1
18.04.2013, non si fa mai riferimento alla ditta “Ciaobar”, né al nome presente sul logo
o sull'insegna e nemmeno al marchio nel frattempo registrato dal ; v. pp. 8 e 9 CP_1
della sentenza appellata).
Con l'atto di appello la società originariamente convenuta in giudizio, oltre ad avere denunciato la nullità della sentenza impugnata per le fondate ragioni sopra esposte relative alla nullità della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c., nel merito la ha censurata evidenziando che “Ciaobar” costituiva, ben prima della sua registrazione da parte dell'appellato, un marchio di fatto pacificamente da essa utilizzato da decenni e che, proprio in forza del detto preuso, avrebbe ben potuto continuare ad essere dalla stessa utilizzato.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame spiegato, nel merito, dall'appellante, sia fondato, atteso che il fatto in esso dedotto è pacificamente acquisito nel processo, sì come ammesso ed allegato dall'appellato e come tale avrebbe pure dovuto essere colto dal primo giudice il quale, dopo avere richiamato la disposizione contenuta nell'art. 2571 c.c. relativa al preuso del marchio, ne ha escluso l'applicazione in fatto riportandosi alla vicenda traslativa della quota sociale dell'attore che però, rispetto al preuso del marchio da parte della società, è del tutto inconferente.
Invero, come è noto sia l'art. 2571 c.c., secondo cui: “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri
pagina 6 di 9 ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.”, che l'art. 12, comma 1, lett. b),
CPI (rubricato “Novità”), secondo cui “L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”, costituiscono la base normativa del c.d. marchio di fatto o marchio non registrato.
La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consiste – e si esaurisce – nell'uso di esso fattone nell'ambito dell'attività di impresa, fino a raggiungere una soglia di notorietà qualificata che ne giustifichi la tutela (nel caso a mani indiscussa, atteso che entrambe le parti danno per pacifico che all'interno del territorio del comune di Comiso il nome commerciale per cui è causa sia ampiamente conosciuto): la mera ideazione di un segno distintivo non registrato non conferisce di per sé all'ideatore – a differenza di quanto accade nel caso in cui il segno distintivo venga registrato –, alcun diritto di proprietà industriale su di esso, in quanto il marchio di fatto viene in essere con il suo uso e, ovviamente, il conseguente diritto di privativa si intesta in capo a soggetto giuridico che lo usi per contraddistinguere sé ed i suoi prodotti nello svolgimento della sua attività economica (sul punto, per quanto evidente, v. Trib. Roma, sez. specializzata imprese, 26 agosto 2021, in Giur. annotata dir. ind. 2021, 1, 1165, secondo cui: “In assenza di registrazione il diritto sul marchio si acquista con l'uso, il quale deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno. Ove l'impresa sia esercitata da una società, la titolarità dell'impresa, e quindi del marchio di fatto, è riferibile alla società, non al socio di maggioranza o all'amministratore unico”).
Se questo è vero, la dedotta circostanza secondo cui sarebbe stato ad Controparte_1
avere avuto l'idea di contraddistinguere l'attività della società di cui all'epoca era socio, al pari dei suoi prodotti, sotto l'insegna e con il marchio “Ciaobar”, è del tutto irrilevante, una volta che sia chiaro ed indiscusso che fin dalla sua costituzione, e per gli oltre vent'anni in cui la società convenuta ha operato prima che il Controparte_1
pagina 7 di 9 registrasse il marchio (come gli è consentito proprio dall'art. 12 CPI sopra riportato che permette la registrazione del marchio a dispetto della sua mancanza di novità, nel caso di preuso locale dello stesso), la stessa lo ha utilizzato, di fatto – raggiungendo un livello di notorietà su base solo locale – nel comune di Comiso – da entrambe le parti riconosciuto, atteso che da ciò consegue il diritto della stessa (esistente prima della registrazione del marchio), in forza delle norme sopra citate, alla prosecuzione nell'uso, sebbene entro i limiti in cui anteriormente se è avvalsa (del tutto a prescindere dal trasferimento delle quote sociali del , secondo il regime di c.d. “duopolio” CP_1
costantemente ammesso dalla giurisprudenza (v. Cass., sez. I, 27 dicembre 2019, n.
34531, secondo cui: “In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale (nella specie, per la commercializzazione dei prodotti attuata soprattutto mediante la vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di alcuni negozi), non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato;
tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato” e prima Cass., sez. I, 26 giugni 2007, n. 14787 e Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405).
A tal ultimo proposito, considerato che prima della registrazione del marchio da parte del le parole “ non risultavano inserite nella ragione sociale della CP_1 Pt_1
società appellante (sì come avverrà a seguito della modifica intervenuta soltanto il
7.3.2018), questo utilizzo, non rientrante nei limiti originari del preuso, non è legittimato dallo stesso e va inibito (non essendo ipotizzabile un uso locale della ragione sociale, iscritta peraltro nel registro delle imprese).
pagina 8 di 9 Nel resto invece la domanda, con riferimento all'inserimento del nome commerciale
Ciaobar nell'insegna ed al suo utilizzo per contrassegnare i prodotti commercializzati dalla convenuta, va rigettata, trovando la sua legittimazione nel preuso locale consentito dalla legge.
Il rigetto quasi integrale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di un quarto, mentre i restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo (considerata la causa come di valore indeterminabile e di complessità bassa), vanno posti a carico dell'appellato.

P.Q.M.

La Corte di Appello, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa n. 428/22 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, n. 3981/2021, pubblicata in data
30.9.2021: accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza appellata e, in parziale accoglimento della domanda di , inibisce alla società convenuta l'utilizzo delle Controparte_1
parole “ nella sua ragione sociale;
Pt_1
rigetta nel resto la domanda;
compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
[...]
al pagamento, in favore della convenuta, dei restanti tre quarti che liquida, CP_1
per ciascuno dei gradi di giudizio, in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
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