REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Mario Fucito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6114/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Altre contr. di comp. della Sez. Spec. dell'Impresa in mat. di propr. Industriale e dir. d'autore”, e vertente
TRA
COD. FISC. , Parte_1 P.IVA_1
corrente in Napoli (NA), alla via Verdi n. 18, in persona del proprio legale rappresentante p.t.;
COD. FISC. , corrente in Napoli al CP_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2
p.t.; entrambe rappresentate e difese dagli Avv. MASSIMO BAGHETTI, ALBERTO
CAMUSSO, FORTUNATO ANNUNZIATA e PAOLO BURDESE (quest'ultimo rinunciatario);
E
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 P. IVA , con sede in Napoli alla via Piave 205, in CP_3 P.IVA_3
persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. IVAN ZOFF.
CONCLUSIONI
Come da processo verbale del 3 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ L'oggetto del processo: la nullità del marchio " " Parte_2
Il presente giudizio, promosso con citazione notificata il 7 marzo 2022 da
(di seguito, ) e Parte_1 Parte_1 CP_1
contro ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di
[...] CP_3
nullità del marchio italiano " " (n. 302017000136394, depositato il Parte_2
28 novembre 2017 e registrato il 7 dicembre 2018), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 comma 2, e 25 lett. b) del Codice della Proprietà
Industriale.
⧫ La posizione delle società attrici
Le società attrici, che si qualificano come operatori del settore della produzione e commercializzazione di articoli per la scrittura, fondano la loro legittimazione e il loro interesse ad agire con riferimento alla pregressa attività di dichiarata fallita il 6 ottobre 2017. CP_4
Per meglio dire: la ha acquistato dalla procedura fallimentare Parte_1
di (fallimento pendente al n. 145/2017 del Tribunale di Napoli CP_4
Nord) i marchi " " e " ", nonché le relative giacenze di materie CP_4 CP_5
prime, semilavorati, prodotti, minuterie e accessori. Successivamente all'acquisto, la ha concesso in licenza i diritti sui propri marchi Parte_1
" " e " " alla società per l'attività di sviluppo e CP_4 CP_5 CP_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 commerciale.
Le società attrici sostengono che la registrazione del marchio " " da Parte_2
parte di rappresenti un ostacolo concreto e ingiustificato CP_3
all'esercizio della loro attività imprenditoriale, impedendo di sfruttare un asset che, a loro dire, dovrebbe ragionevolmente far parte del loro patrimonio aziendale. Questo ostacolo, secondo le asserzioni contenute in citazione, deriva anche dal rischio di confusione per i consumatori, che potrebbero associare il prodotto di Ispira alla celebre penna "DolceVita" di
. CP_4
In particolare, a fondamento delle loro domande, le attrici, anzitutto, riferiscono che il segno " " ha contraddistinto, per oltre vent'anni Parte_2
(dal 1996 al 2017), un'iconica penna prodotta da CP_4
(ivi riprodotta a margine), celebre per aver rivoluzionato il mercato degli articoli per scrittura di pregio con le sue linee e gli innovativi colori arancio e nero. Il successo di tale prodotto avrebbe portato il nome
" ad assumere notoriamente la qualità di "segno notorio" e di Parte_2
"marchio di fatto".
Le attrici ritengono che la nullità del marchio " " debba essere Parte_2
dichiarata per mala fede del depositante, ai sensi dell'art. 19, comma 2,
c.p.i., il quale stabilisce che "Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede".
Specificamente, la malafede della convenuta sarebbe consistita nell'aver registrato il marchio italiano " " nella piena consapevolezza che si Parte_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 trattasse di un marchio di fatto appartenente alla società fallita, sì da approfittarsi della sua pregressa notorietà. Tale condotta sarebbe stata resa possibile dalla stretta conoscenza delle dinamiche interne di CP_4
derivante dai rapporti familiari e professionali dei soci di CP_3
( e , figli di , co-fondatore e Persona_1 Persona_2 Parte_3
dirigente di ) con stessa. L'obiettivo sarebbe stato CP_4 CP_4
un'appropriazione indebita dell'avviamento altrui, causando confusione nel pubblico e precludendo ad altri l'utilizzo e la registrazione del segno. Detto altrimenti, la registrazione sarebbe avvenuta con l'intenzione disonesta di di privare altri imprenditori della disponibilità di un segno distintivo CP_3
notorio, sfruttando una posizione di vantaggio e violando i principi di lealtà commerciale.
Le attrici hanno sostenuto, altresì, che il marchio " " registrato da Parte_2
non sia stato concretamente utilizzato, all'uopo affermando CP_3
testualmente: <… se quanto sopra non fosse sufficiente, si rilevi come all'intento di di appropriarsi di un segno distintivo particolarmente CP_3
celebre e prestigioso, si debba aggiungere un'ulteriore circostanza che conduce a ritenere sussistente la mala fede dell'odierna convenuta. In particolare, ci si riferisce al fatto che, nonostante la domanda di registrazione sia stata depositata in tempi ormai risalenti (circostanza questa che rileva anche ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i.), a parte l'iniziativa promo- pubblicitaria sopra descritta, non abbia fatto alcun uso del marchio>>. CP_3
Detta circostanza dimostrerebbe – secondo gli assunti attorei - l'intento illegittimo della convenuta di appropriarsi di un segno che mai le sarebbe spettato, con lo scopo esclusivo di sottrarlo alla disponibilità di altri
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 imprenditori
Alla luce delle circostanze di fatto sopra riassunte, la e la Parte_1
hanno rassegnato in citazione le seguenti conclusioni: CP_1
<Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano “ ” (n. Parte_2
302017000136394 del 28 novembre 2017-7 dicembre 2018) di titolarità di
per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa e comunque ex artt. CP_3
19, 24, 26 c.p.i., e per quant'altro ci si riserva di meglio dedurre, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la relativa annotazione;
e per l'effetto b) Ordinare la pubblicazione della sentenza, per due volte ed a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “La
Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore” ed “Il Mattino”, nonché sulla rivista di settore Pen World, a cura degli attori ed a spese della convenuta dietro la semplice presentazione della fattura, sul sito internet aziendale di www.leonardopen.com, oltre che su qualsiasi CP_3
ulteriore sito web e account creato sui social network di titolarità della stessa>>.
⧫ La posizione della convenuta, CP_3
Si è costituita la quale ha contestato in fatto e in diritto ogni CP_3
avversa affermazione, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta:
- ha contestato che il termine " " abbia mai costituito un "marchio Parte_2
di fatto" per in quanto rappresentava esclusivamente il nome di CP_4
un modello di penna (quella bicolore arancione e nera) commercializzata sotto il marchio " "; CP_4
- ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 attrici, avendo la acquisito dalla procedura fallimentare di Parte_1
solo i marchi " " e ", oltre a materie prime e CP_4 CP_4 CP_5
semilavorati, ma non l'azienda nel suo complesso o il presunto "marchio di fatto" " "; Parte_2
- ha evidenziato, altresì, che qualora il segno " " fosse stato un Parte_2
marchio di fatto, l'azione di nullità sarebbe dovuta rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 122, co. 2 c.p.i. e, come tale, esperibile solo dal titolare dei diritti anteriori (il ; Controparte_6
- ha negato l'applicabilità dell'art. 19, co. 2 c.p.i. nel caso di specie, in quanto l'azione di nullità per registrazione in mala fede tutela la "legittima aspettativa" del soggetto che si avviava a registrare il marchio, laddove le attrici non rientrerebbero in questa categoria, poiché la ha Parte_1
acquisito il marchio " " solo nel 2021, ben dopo la registrazione del CP_4
marchio " " da parte di nel 2017; Parte_2 CP_3
- ha contestato l'elemento soggettivo della mala fede, negando il coinvolgimento di nell'attività imprenditoriale di . Parte_3 CP_3
⧫ Rilievi preliminari
Esaurita la fase di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti
(ed espressamente reiterati in sede d conclusioni) ed assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito degli atti conclusioni.
Si dà atto che, pur essendo stata formulata dalle attrici, nell'atto di precisazione delle conclusioni, richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 275 c.p.c., tale istanza non è stata reiterata “al presidente” nel termine di legge.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 ⧫ La domanda di nullità
Il presente giudizio, concernendo una domanda di nullità di un marchio registrato, impone una disamina dei presupposti e dei limiti della legittimazione attiva, nucleo dirimente della questione sottoposta a questo
Tribunale.
Il sistema della proprietà industriale, come codificato nel D.Lgs. 30/2005
(Codice della Proprietà Industriale, c.p.i.), distingue le cause di nullità della registrazione di un marchio in due macro-categorie: le nullità assolute e le nullità relative.
Le nullità assolute sono quelle che attengono a vizi intrinseci del segno o che ledono interessi di carattere generale, preminenti rispetto alla posizione soggettiva di specifici operatori economici. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, la mancanza di capacità distintiva, la decettività, o la contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Per queste ipotesi, l'art. 122, comma 1, c.p.i., prevede una legittimazione ad agire di carattere generalizzato, spettando l'azione a "chiunque vi abbia interesse".
Le nullità relative, al contrario, sono poste a presidio di diritti anteriori specifici di terzi. Tali sono i casi in cui la registrazione del marchio difetta del requisito della novità, in ragione della preesistenza di marchi anteriori registrati o di fatto, diritti al nome, al ritratto, o diritti d'autore. In queste fattispecie, la legittimazione ad agire è circoscritta al titolare del diritto anteriore o al suo avente causa, come espressamente previsto dall'art. 122, comma 2, c.p.i.
La ratio di tale limitazione si rinviene nella natura disponibile dei diritti in
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 questione: la legge rimette unicamente al titolare del diritto leso la scelta di esercitare o meno l'azione di nullità, potendo egli optare per diverse soluzioni, come la coesistenza dei segni o la conclusione di accordi transattivi successivi alla registrazione.
L'azione di nullità per registrazione del marchio in mala fede, contemplata dall'art. 19, comma 2, c.p.i., si colloca in questo sistema con una peculiare funzione di "norma di chiusura" o residuale. Tale norma non è destinata a replicare o a sostituire le specifiche previsioni che già regolamentano i conflitti tra segni distintivi sulla base della preesistenza di diritti anteriori.
La sua applicazione trova il suo campo d'elezione laddove non sia già prevista una tutela specifica per la "legittima aspettativa" di un soggetto alla registrazione o all'uso di un segno.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha fornito chiarimenti essenziali. Con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10390 del 30 aprile 2018 (nota come caso " ), la Suprema Corte ha Parte_4
espressamente ribadito il carattere residuale dell'art. 19, comma 2, c.p.i. In quella pronuncia, è stato evidenziato che la norma sulla mala fede non può essere invocata da chi si affermi già titolare di un diritto di marchio (pur se scaduto ma con notorietà persistente), poiché tale soggetto riceve già tutela in ragione della sua posizione giuridica specifica, tipicamente ai sensi dell'art. 12 c.p.i. L'art. 19, comma 2, c.p.i. è, pertanto, volto a tutelare le aspettative che non trovano altra protezione nell'ordinamento, non a fornire un'alternativa o un "doppione" per situazioni già contemplate da norme più specifiche.
In linea con tale principio, si deve rilevare che l'atteggiamento di buona o
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 malafede del registrante è, ai fini della determinazione della legittimazione attiva dei terzi concorrenti (che non siano titolari del diritto anteriore leso), del tutto irrilevante. La ratio che sottende la distinzione tra nullità assolute e relative è quella di rimettere al titolare del diritto anteriore, quale unico soggetto legittimato, la scelta di far valere o meno la nullità della registrazione che lede i suoi specifici diritti. Tale autonomia si fonda sulla disponibilità del diritto stesso. Ne segue che, anche qualora la registrazione del marchio sia avvenuta in malafede, ledendo un diritto anteriore altrui, il titolare di tale diritto potrebbe liberamente decidere di non impugnare la registrazione, ad esempio, raggiungendo un accordo transattivo con chi ha registrato il marchio. In un tale scenario, nessun terzo concorrente potrebbe validamente contestare la legittimità dell'uso del marchio, anche se la registrazione originaria fosse avvenuta in malafede, poiché la gestione del diritto di privativa rientra nella piena autonomia del titolare. Il pregiudizio al sistema concorrenziale in questi casi è indiretto e non tale da generare una legittimazione generalizzata per i terzi non titolari del diritto anteriore specifico.
Peraltro, la più recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5866 del 5 marzo 2024 (nel caso "Hotel Britannique", che si è pronunciata sulla sentenza della Corte di Appello di Roma richiamata dalle società attrici), pur avendo confermato la nullità di un marchio registrato in malafede (oltre che per difetto di novità), non contrasta con il principio appena enunciato in merito alla legittimazione attiva del terzo. In tale fattispecie, l'azione di nullità era stata proposta dal titolare del diritto anteriore (il marchio di fatto "Hotel Britannique" con notorietà residua) nei confronti del
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 registrante in malafede. La Suprema Corte ha confermato l'accertamento della mala fede basato su "circostanze oggettive" quali "relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale" e "conflitto d'interessi", riconducendo la nullità tanto alla mancanza di novità (Art. 12 c.p.i.) quanto alla mala fede (Art. 19, comma 2, c.p.i.). Questo orientamento conferma che la mala fede può essere un vizio invalidante del marchio, desumibile da specifici indizi oggettivi e dall'intento disonesto del registrante. Tuttavia, la pronuncia non estende la legittimazione attiva all'azione di nullità per violazione di diritti anteriori a soggetti diversi dal titolare di tali diritti. La
Cassazione ha ritenuto la domanda ammissibile perché promossa dal soggetto direttamente leso nei suoi diritti anteriori specifici, ribadendo la centralità della posizione del titolare del diritto violato.
Alla luce di quanto esposto, se la domanda di nullità del marchio è fondata sulla violazione di diritti anteriori specifici, la legittimazione ad agire spetta unicamente al titolare di tali diritti. L'invocazione della mala fede del registrante, pur essendo un'autonoma causa di nullità del marchio, non ha l'effetto di ampliare la sfera dei soggetti legittimati ad agire oltre il titolare del diritto anteriore, qualora il pregiudizio si concretizzi in una lesione di un diritto individuale già specificamente tutelato. L'atteggiamento di buona o malafede del registrante, infatti, è irrilevante per la legittimazione di soggetti terzi che non siano i diretti titolari del diritto anteriore leso.
Per le suesposte ragioni, pur a prescindere da ogni accertamento in ordine alla natura di “marchio di fatto” del segno " ", poiché già dalla Parte_2
prospettazione dei fatti contenuta in citazione risulta che nessuna delle società attrici è titolare del diritto anteriore asseritamente violato, la
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 domanda di nullità, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
⧫ La domanda di decadenza
Parimenti inammissibile la domanda di decadenza del marchio, per asserito non uso, dovendosi accogliere l'eccezione di tardività formulata al riguardo dalla difesa della convenuta.
Le attrici, con l'atto di citazione, hanno incardinato l'azione volta a far dichiarare la nullità del marchio italiano " ", individuando quale Parte_2
principale ragione di nullità la malafede nella registrazione ai sensi degli artt. 19 e 25 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.). Nell'ambito delle argomentazioni a sostegno della malafede, le attrici hanno effettivamente fatto riferimento al mancato uso del marchio da parte della convenuta e agli artt. 24 e 26 del Codice della Proprietà Industriale. CP_3
Si osserva, tuttavia, che tale il richiamo al "mancato uso" del marchio da parte della convenuta era funzionale ed esclusivamente strumentale a corroborare la tesi della malafede. In tale prospettiva, la deduzione del mancato uso da parte di nell'atto introduttivo del giudizio era CP_3
inserita nel quadro fattuale della causa petendi inerente alla malafede, non costituendo autonoma allegazione di fatti a fondamento di una distinta domanda di decadenza.
Il solo richiamo degli artt. 24 e 26 c.p.i. nell'atto di citazione non può essere inteso come la proposizione di una domanda autonoma di decadenza per non uso, poiché il contesto fattuale in cui è inserito è interamente incentrato sulla malafede e sulla domanda di nullità.
Per meglio dire: nell'atto di citazione, il riferimento agli artt. 24 e 26 c.p.i.,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 che disciplinano la decadenza per non uso, è inserito nel contesto della domanda di nullità (principalmente ex art. 19 c.p.i. per malafede), senza una chiara e autonoma formulazione di una domanda di decadenza separata.
Nella prima memoria exart. 183, comma 6, n. 1, cpc, le attrici si limitano a ribadire le conclusioni già formulate nell'atto di citazione, chiedendo di
"Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano “ ” [...] ex artt. Parte_2
19, 24, 26 c.p.i."47. La formulazione rimane la stessa, associando la menzione degli artt. 24 e 26 c.p.i. alla domanda di nullità; nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc la difesa di parte attrice si concentra ampiamente sulla legittimazione attiva e sulla natura del segno " " Parte_2
come marchio di fatto, nonché sulla malafede di , ma non introduce CP_3
esplicitamente una domanda autonoma di decadenza per non uso. Solo con la terza memoria 183, comma 6, n. 3, cpc viene introdotta una sezione specifica e ben distinta dedicata alla decadenza per non uso del marchio
. Parte_5
Alla luce di quanto precede resta confermata la tardività della domanda , in quanto la formalizzazione dettagliata dei fatti posti a fondamento della stessa è avvenuta tardivamente, soltanto con le terze memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In difetto dei presupposti di legge, va disattesa la richiesta della convenuta di risarcimento ex art. 96 cpc.


P.Q.M.


Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande proposte dalle società attrici,
[...]
e nei confronti della società Parte_1 CP_1
convenuta, CP_3
- condanne le società attrici, e Parte_1 CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore della
[...]
società convenuta, che si liquidano in euro 7.000,00 CP_3
(settemila/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Rigetta la domanda avanzata dalla società convenuta di condanna ex art. 96 cpc.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13