REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Gianluca Morretta e Laura Brandoli che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
[...]
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Pietro Ilardi che le rappresenta e difende con gli Avv. Cesare Galli e Mariangela Bogni per mandato in atti
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: impugnazione sentenza non definitiva del Tribunale di Roma- sezione specializzata imprese - n. 17250/2022 resa nel procedimento 83338/2016 – contraffazione - concorrenza sleale -
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 83338/2016 ) operante Parte_1 nel settore della distribuzione di ricambi e accessori per elettrodomestici, conveniva ex art.669 octies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese,
[...]
, e Controparte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Deduceva di commercializzare con successo da diverso tempo, anche tramite importazione in , prodotti quali sacchetti, profumi, sotto-spazzole e filtri, con il marchio “Filterhouse”, CP_1 tutti ricambi recanti la dicitura di compatibilità con gli aspirapolveri “TT” prodotti da parte convenuta.
Affermava che quest'ultima aveva tenuto condotte ostruzionistiche e diffamatorie già a partire dagli anni 2011-2012.
Tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 poi aveva denunciato all'autorità doganale CP_1 parte attrice per asserita contraffazione e ciò aveva portato al sequestro di quasi mezzo milione di pezzi, al blocco pressochè totale delle importazioni in Italia, all'apertura di quattro procedimenti penali;
altra denuncia era stata sporta riguardo a ricambi stoccati in un deposito in , anche questi sequestrati. CP_1
Con ordinanza del tredici ottobre 2016 il Tribunale, in accoglimento di domanda cautelare promossa da aveva inibito a la presentazione di istanze di tutela doganale Pt_1 CP_1 in relazione a spazzole, profumi e i filtri per aspirapolvere, aveva fissato in € 50.000,00 la penale per ogni violazione e assegnato termine di quaranta giorni per la proposizione della causa di merito. Con ordinanza del quattordici dicembre 2016 era stato accolto il reclamo proposto da e respinta di conseguenza l'istanza cautelare. CP_1
con l'atto di citazione in sede di merito chiedeva accertarsi che le denunce sopra Pt_1 indicate costituissero atti di concorrenza sleale previa:
a) declaratoria della nullità, con efficacia erga omnes, dei disegni italiani [...] e
[...] ( erano stati sequestrati 28.750 profumi e 823 piastre sotto-spazzola adattabili per HD 35 e VK 35 ) e, in via incidentale, dei disegni europei EP 690482-0003 e
EU 000124912 e comunque declaratoria della non contraffazione di tutte tali privative;

2 b) declaratoria di nullità con efficacia erga omnes del brevetto italiano IT 1391510, nonché della porzione italiana dei brevetti europei EP 0934016, EP 60 ed EP 21 e comunque declaratoria della non contraffazione di tutte tali privative e della porzione italiana dei brevetti europei EP 1174073B1, EP 1482825B1 e EP 60.
Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'inibitoria per le future condotte denigratorie, la fissazione di una penale di € 50.000,00 per ogni singola violazione, la pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche e sul sito web di controparte.
Le convenute si costituivano, eccepivano in via preliminare: a) il difetto di giurisdizione riguardo alle domande concernenti i disegni europei 000124912 e 000690482 o comunque la loro inammissibilità; b) il difetto di competenza territoriale, sussistendo quella del
Tribunale di Milano, per le domande relative a privative non di rilevanza nazionale.
Affermavano nel merito l'infondatezza di tutti gli assunti attorei.
Proponevano domanda riconvenzionale di accertamento della concorrenza sleale e di contraffazione dei modelli italiani n. [...] e n. [...] e dei brevetti europei per invenzione n. EP 1 137 360, n. EP 1 174 073 B1 ( EP 073 da parte dei sacchetti codici X5128, X05128 e X05128CDR per VK 135-136 ) e n. EP 1.482.825, con ordine di ritiro dal commercio, inibitoria e pubblicazione della sentenza.
In via riconvenzionale subordinata chiedevano che fosse accertato che controparte aveva contraffatto i modelli comunitari n. RCD 000124912 e n. RCD 000690482-0003, i brevetti europei per invenzione n. EP 0.934.016 ( fino al 14/3/2017 per i sacchetti IC codici
X5136 e X 5136 CDR ) e n. EP 1 360 921 ( fino al primo settembre 2020 per i sacchetti
IC codici 5140, X5140CDR per VK 140 e sacchetti oggetto di sequestro 19303/13 a
S. Maria Capua Vetere nonché per il filtro MICROMIC codice O806S ) e il brevetto italiano per invenzione n. IT 1 391 510 ( per i sacchetti IC codici X5140 e X5140CDR, destinati all'aspirapolvere modello VK 140 ), oltre all'inibitoria, liquidazione di una penale e pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale con ordinanza depositata il dieci maggio 2018 disponeva CTU formulando i seguenti quesiti : “Accerti il C.T.U.: 1) la validità del brevetto italiano IT 1391510, nonché della porzione italiana dei brevetti europei EP 0934016, EP 60 ed EP 21 delle
3 convenute avuto riguardo ai requisiti di brevettabilità richiesti alla legge e con particolare riferimento al requisito della novità e dell'altezza inventiva;

2) in caso di risposta positiva al quesito n. 1, l'eventuale contraffazione (anche per equivalente) da parte dei prodotti di della porzione italiana dei brevetti Parte_1 europei EP 1174073B1, EP 1482825B1 e EP 60”.
Erano poi escussi testi e all'esito con sentenza non definitiva n. 17250/2022 il Tribunale così stabiliva:
“accoglie parzialmente la domanda di nullità proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara la nullità dei disegni italiani [...] e [...] di titolarità d
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
; ordina il dissequestro dei prodotti sequestrati in presunta Controparte_1 violazione dei disegni italiani di cui al capo che precede, e precisamente: di 28.750 profumini e di 823 piastre sotto-spazzola adattabili per HD 35 adattabili per VK 35;
- visto l'art. 28 Reg. UE n. 608/2013 rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per la quantificazione del danno;

- rigetta le restanti domande proposte d Parte_1
- accoglie parzialmente le domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
[...] Controparte_3
e per l'effetto:
[...]
accerta e dichiara la contraffazione del brevetto IT '510 da parte dei sacchetti codici X5140
e X5140CDR, destinati all'aspirapolvere modello VK 140 e commercializzati da Pt_1 accerta e dichiara la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 016 fino al 14/3/2017 da parte dei sacchetti codici X5136 e X 5136 CDR commercializzati da accerta e dichiara la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo Pt_1
fino al 1/9/2020 da parte dei sacchetti codici 5140, X5140CDR per VK 140 e sacchetti CP_4 oggetto di sequestro 19303/13 a S. Maria Capua Vetere commercializzati da Pt_1 accerta e dichiara la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 921 da parte del filtro MICROMIC codice O806S commercializzato d accerta e dichiara Pt_1 la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 073 da parte dei sacchetti codici X5128, X05128 e X05128CDR per VK 135-136 commercializzati d accerta Pt_1
e dichiara che le condotte indicate costituiscono atto di concorrenza sleale da parte di
4 nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
; inibisce all Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 nei limiti indicati in motivazione, la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione e vendita dei prodotti costituenti contraffazione delle privative violate;
ordina il ritiro dal commercio e di distruzione dei prodotti in violazione delle privative e del relativo materiale pubblicitario, nonché dei mezzi specifici adibiti alla loro produzione;
fissa in euro 500,00 la penale per ogni violazione all'ordine di inibitoria;
ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese dell'attrice e a cura della convenuta per due volte, e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti ed i brevetti in grassetto, sui seguenti quotidiani: a tiratura nazionale;
condanna Controparte_5 Controparte_6 al risarcimento del danno conseguente alle violazioni accertate, da liquidarsi in Parte_1 separato giudizio”.
proponeva appello con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e concludeva chiedendo:
“Accertata l'intervenuta scadenza dei brevetti d EP '016, EP '360, EP '073, EP '825 CP_1 ed EP '921 e conseguentemente venuto meno l'interesse ad agire delle società appellate in relazione a tali privative ex art. 100 c.p.c., dichiarare cessata la materia del contendere a far data dalla scadenza dei singoli brevetti o, in subordine, respingere le domande d CP_1 per il periodo successivo a tale data. Dichiarare nulla o comunque inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta d sub punti 9) e 13) delle conclusioni di cui all'atto CP_1 di citazione del giudizio di primo grado.
Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità e/o la non contraffazione da parte d delle seguenti Pt_1 privative delle società appellate: brevetto italiano IT '510, porzione italiana dei brevetti europei EP '016, EP '360, EP '921, EP '073 e '825, nonché disegni italiani IT '432 e IT '816.
Conseguentemente, anche tenuto conto della nullità dei disegni europei di DMC CP_1
'482 e DMC '912 accertata a livello EUIPO, accertare che le dichiarazioni doganali e/o denunce penali rese dalle società appellate (docc. 18, 21, 22.A, 25-30, 36, 37 e 80) costituiscono concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. ai danni d nonché Parte_1
5 violazione dell'art. 28 del Reg. (UE) 608/2013. Per l'effetto, condannare le società appellate ex artt. 2600 cod. civ. e 28 Reg. (UE) 608/2013, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da ciascuna delle dichiarazioni doganali Pt_1
e/o denunce penali rese d (docc. 18, 21, 22.A, 25-30, 36, 37 e 80), in relazione a CP_1 ciascuna tipologia di prodotti d da determinarsi in via equitativa, secondo i criteri Pt_1 indicati dagli artt. 1223 e 1226 cod. civ., anche con retroversione degli utili, nella misura accertata in corso di causa. Inibire ex art. 2599 cod. civ. in via definitiva alle società appellate il compimento di ulteriori atti di contestazione della contraffazione delle privative d CP_1 oggetto di causa, in sede doganale, penale e/o altra sede, con fissazione di una penale di €
50.000 per ogni singola violazione della richiesta inibitoria successivamente constatata.
Accertare che la campagna denigratoria delle società appellate meglio descritta in atti costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. ai danni di Per l'effetto, Pt_1 condannare le società appellate ex art. 2600 cod. civ., in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti a dalla predetta campagna Pt_1 denigratoria, da determinarsi in via equitativa, secondo i criteri indicati dagli artt. 1223 e
1226 cod. civ., nella misura accertata in corso di causa. Inibire ex art. 2599 cod. civ. in via definitiva alle società appellate qualsiasi ulteriore condotta denigratoria ai danni d Pt_1 con fissazione di una penale di € 50.000 per ogni singola violazione della richiesta inibitoria successivamente constatata. Ordinare la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il
Corriere della Sera” e “La Repubblica” in caratteri doppi del normale, per due volte consecutive, a cura d e a spese delle società appellate, nonché sul loro sito internet Pt_1 aziendale https://www.vorwerk-group.com/en/home, per 30 (trenta) giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2600 comma 2 cod. civ. Rigettare tutte le eccezioni e le domande, anche in via di appello incidentale, proposte dalle società appellate, in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si accerti la validità e/o la contraffazione di , tenuto CP_7 conto dell'intervenuta scadenza di tale privativa, escludere la stessa dall'elenco delle privative in relazioni alle quali è disposta l'inibitoria ex art. 124 c.p.i. (pag. 43 della sentenza impugnata). Nella denegata ipotesi in cui si accerti la contraffazione d , tenuto conto CP_8 dell'intervenuta scadenza della privativa, eliminare il riferimento al brevetto EP '073 dall'elenco delle privative in relazioni alle quali è disposta l'inibitoria ex art. 124 c.p.i. (pag. 6 46 della sentenza impugnata). Nella denegata ipotesi in cui si accerti la validità e/o la contraffazione di EP '016, indicare quale ultimo giorno di tutela del brevetto EP '016 il 4 marzo 2017 in luogo del 14 marzo 2017 (pag. 46 della sentenza impugnata).”
Le appellate si costituivano, proponevano appello incidentale e concludevano chiedendo :
“1) Dichiarare inammissibile o in subordine respingere nel merito l'appello avversario per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale del 5 maggio 2023, delle difese conclusionali del 22 novembre 2024, e di cui agli atti del giudizio di prime cure e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre
2022 nella parte in cui essa ha parzialmente accolto le domande delle appellate ed appellanti incidentali ed ha rigettato le domande dell'appellante;
In via d'appello incidentale, sotto il profilo rescindente:
2) Accertare che la Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre 2022 ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di appello incidentale;

In via d'appello incidentale, sotto il profilo rescissorio:
3) Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni agli accertamenti di fatto compiuti dalla Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre 2022 indicate in narrativa della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale del 5 maggio 2023 e ribadite nelle difese conclusionali del 22 novembre 2024 in relazione ai singoli motivi di appello incidentale;

4) Accogliere il primo motivo di appello incidentale proposto dalle appellate ed appellanti incidentali, riformando la Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre 2022 nella parte in cui essa ha dichiarato la nullità dei disegni italiani n. [...] e [...] in contrasto con gli insegnamenti vincolanti per i Giudici nazionali della giurisprudenza comunitaria, e per l'effetto accertare invece la validità di tali titoli;

5) Accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto dalle appellate ed appellanti incidentali, riformando la Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre 2022 nella parte in cui essa ha accertato la non contraffazione del brevetto europeo n. EP 1 482 825;
6) Per effetto dell'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di appello incidentale proposti dalle appellate e appellanti incidentali:
7 a) accertare e dichiarare che, con le condotte di cui in narrativa della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale del 5 maggio 2023, l'appellante si è resa responsabile di contraffazione del modello italiano n. [...] e/o del modello italiano n. [...] e/o del brevetto EP 1 482 825, nonché di correlativi atti di concorrenza sleale in danno delle appellate e appellanti incidentali;

b) inibire la prosecuzione e/o la ripetizione degli illeciti di contraffazione del modello italiano n. [...] e/o del modello italiano n. [...] di cui al precedente punto 6a)
e segnatamente la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione e vendita dei prodotti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale del 5 maggio 2023, costituenti contraffazione delle predette privative, comunque denominati, e di ogni altro prodotto che rientri nell'ambito di protezione di esse;

b) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio, anche mediante riacquisto dai rivenditori, e la distruzione dei prodotti di cui al precedente punto 6b), la distruzione del materiale pubblicitario ad essi relativo e dei mezzi univocamente diretti alla realizzazione dei predetti prodotti;

c) Fissare una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui all'emananda sentenza;

d) Condannare l'appellante a rifondere alle appellate e appellanti incidentali i danni patiti e patiendi cagionati con gli illeciti di cui al precedente punto 6a), compresi i danni morali, nonché alla retroversione degli utili, con ricorso occorrendo alla liquidazione in via equitativa, rinviandone la liquidazione a separato giudizio;

7) Accogliere il terzo motivo di appello incidentale proposto dalle appellate ed appellanti incidentali, riformando la Sentenza n. 17250 del 10-17 novembre 2022 nella parte in cui essa ha disposto a loro carico la condanna generica al risarcimento del danno ex art. 28 del
Regolamento UE 608/2013.
In ogni caso:
8) Condannare l'appellante principale a rifondere alle appellate ed appellanti incidentali compenso professionale, spese vive e spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio d'appello, comprese quelle relative al rigettato ricorso avversario per
8 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva ex art. 351 c.p.c., R.G.
n. 6782-1/2022, e quelle del rigettato (secondo) ricorso avversario per rettifica di pretesi errori materiali della sentenza appellata, R.G. n. 6782-2/2022”.
La Corte, respinta l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del nove dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato con riferimento ai passaggi argomentativi in diritto e ricostruttivi in fatto della sentenza impugnata.
Le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale sollevate in primo grado e sotto vari profili disattese o ritenute assorbite dal Tribunale non sono state oggetto di impugnazione come anche le relative domande concernenti: a) le piastre sotto- spazzola HD40 codice IC 0847 adattabili per 140 disegno EP 690482-0003 CP_9
- DMC 482 ( dichiarato nullo da nel 2020 ) e b) sacchetti filtro in relazione al disegno CP_10
EU 000124912 DMC'912 ( parimenti dichiarato nullo da nel 2020 ). Le questioni CP_10 sono state riproposte sotto il residuo profilo relativo alla concorrenza sleale oggetto di primo motivo di appello principale per cui sono trattate dal Collegio in tale sede.
*************
Di seguito il riepilogo sintetico dei brevetti, modelli e disegni oggetto di domande in primo grado la statuizione contenuta nella sentenza impugnata e le relative domande in secondo grado:
a) disegni italiani [...] ( blocchetto sagomato profumante ) e
[...] (piastra sottospazzola): domanda principale di in primo grado di Pt_1
9 nullità e non contraffazione;
domanda riconvenzionale di contraffazione di in primo CP_1 grado;
sentenza dichiarativa di nullità di entrambi i disegni;
appello incidentale CP_1
b) disegni europei EP 690482-0003 ( piastra sotto-spazzola per VK 140 ) ed EU
000124912 ( sacchetto filtro per aspirapolvere per VK 135-136 ) dichiarati nulli nelle more del procedimento da con decisioni, non impugnate, del ventotto aprile CP_10
2020 e del ventidue maggio 2020; domanda di di non contraffazione, di Pt_1 declaratoria in via incidentale di nullità e di concorrenza sleale;
il Tribunale ha ritenuto testualmente : “La domanda di nullità incidentale relativa a queste privative è dunque superata ed è invece assorbita quella di non contraffazione svolta da parte attrice.”
Sul punto, come già indicato, non vi e' impugnazione se non per il profilo relativo all'esclusione della concorrenza sleale ( appello principale);
c) brevetto italiano IT 1391510 ( sacchetti ) depositato il ventitrè settembre 2008 e rivendicante tre priorità, di cui la più risalente è del ventotto settembre 2007: domanda principale di primo grado di nullità e riconvenzionale subordinata (solo in caso di ritenuta competenza territoriale del Tribunale adito) di contraffazione;
il
Tribunale, ritenutosi competente con statuizione sul punto non impugnata, ha respinto la domanda di nullità e accolto la riconvenzionale di contraffazione;
appello di Pt_1
d) porzione italiana dei brevetti europei EP 0934016, EP 60 ed EP 21 di cui i primi due scaduti nelle more del primo grado: domanda di di nullità per tutti e tre, Pt_1 solo per EP 60 domanda di accertamento della non contraffazione da parte di Pt_1
e domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione da parte di solo CP_1 per EP 0934016 ed EP 21 domanda riconvenzionale subordinata di ( in caso CP_1 di ritenuta competenza territoriale del Tribunale adito ) di accertamento della contraffazione;
il Tribunale: 1) per 34 ( sacchetti filtro ) ha respinto la domanda di nullità e accertato la contraffazione fino alla scadenza riguardo alla descrizione letterale relativa ai sacchetti IC X5136 e X 5136 CDR;
2) per EP60 ( sistema di chiusura per sacchetto filtro che unisce una chiusura operativa e una igienica ) ha respinto la domanda di nullità per insufficiente descrizione, ha dichiarato la tardività della domanda di nullità per assenza di novità e altezza inventiva, ha dichiarato la contraffazione per i sacchetti con i codici 5140, X5140CDR per VK 140 e per i sacchetti oggetto di sequestro 19303/13 a S.
10 Maria Capua Vetere, ha respinto la domanda di contraffazione per i sacchetti X5128, X05128
e X5128CDR; 3) per EP 21 ( filtro Hepa per particelle finissime ) ha respinto la domanda di nullità e ha accertato la contraffazione riguardo al prodotto IC 0806S; appello principale di Pt_1
e) porzione italiana dei brevetti europei EP 1174073 e EP 1482825: domanda in primo grado di accertamento della non contraffazione da parte di e domanda riconvenzionale Pt_1 di accertamento della contraffazione da parte di il Tribunale ha accolto la CP_1 domanda di contraffazione indiretta per EP 1174073 relativa ai sacchetti IC X5128,
X05128 e X5128CDR, a seconda dei vari tipi di confezione compatibili con VK 135/136; ha respinto la domanda di contraffazione per 48 ( sacchetto filtrante con profumo ) per i sacchetti MICROMIC con codici "5140" per VK 140 e "5128" per VK 135-136 : appello principale e incidentale Pt_1 CP_1
*************
PRIMO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato escludendo la concorrenza sleale ex art. 2598 n.
3 cod. civ. in tutti i casi in cui la contestazione di contraffazione ha riguardato una privativa in corso di validità.
SETTIMO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato respingendo la domanda di condanna Pt_1
a carico di per concorrenza sleale denigratoria. CP_1
I motivi sono esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica e argomentativa e sono entrambi infondati.
La sentenza impugnata, riguardo alle privative ha affermato : “la richiesta di tutela doganale può essere considerata illecita (anche sotto il profilo della concorrenza sleale) solo in caso
11 di consapevole azionamento di diritti già scaduti o decaduti all'atto della proposizione della relativa richiesta;
il principio della presunzione di validità delle privative (art. 121 CPI) consente di disattendere la prospettazione avversaria a fonte delle denunce rese negli anni
2015 e 2016”.
Il riferimento è in particolare alle denunce doganali del 2015/2016 relative ai disegni comunitari dichiarati nulli alcuni anni dopo, ossia nel 2020.
Si tratta: a) del disegno Vorwerk EP 690482-0003 ( piastra sotto-spazzola per aspirapolvere
VK 140 DMC 482 ); b) del disegno EU 000124912 ( sacchetto filtro per aspirapolvere VK
135-136- DMC '912 ).
Il Tribunale ha poi affermato che “il destinatario dell'attività di denuncia doganale…. ha sempre e comunque la possibilità di tutelarsi nei conseguenti procedimenti penali
(chiedendo il dissequestro), oltre che valersi dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 28 del
Reg. UE n. 608/2013…”.
Riguardo alla concorrenza sleale denigratoria ha poi affermato :
“la domanda va rigettata in quanto le dichiarazioni citate da parte attrice a sostegno di tale presunto illecito (cfr. docc.

9-13 allegati all'atto di citazione) si limitano a recepire le conclusioni delle perizie rese presso l'IM (Istituto italiano del marchio di qualità) …. e relative all'esame di alcuni motori di aspirapolvere venduti da , che hanno Pt_1 concluso evidenziando che i prodotti esaminati non soddisfano i requisiti di sicurezza previsti
(cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta). Sul punto, peraltro, il difetto di allegazione
è all'origine del rigetto della richiesta di prova testimoniale avanzata dall'attrice. Va dunque rigettata la domanda…”
Parte appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dato credito a una relazione
IM spa priva di autorevolezza e comunque basata su presupposti non veritieri senza dare il giusto valore alle deposizioni testimoniali e avrebbe reso un'affermazione: a) parziale in quanto non riferibile neppure in astratto alle false contestazioni di contraffazione poste a base della concreta denuncia doganale presentata e b) comunque errata avendo escluso le contestazioni avanzate da “in mala fede e/o ignorando con colpa ingiustificabile CP_1
l'invalidità della privativa stessa e/o l'assenza di contraffazione”.
12 L'appellante afferma poi che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato l'abusivo ricorso alle denunce doganali effettuate, a prescindere dalla malafede o colpa ingiustificabile sopra indicata, con modalità comunque non necessarie, sproporzionate e imprudenti.
I profili di doglianza non sono fondati sulla base dei seguenti rilievi:
1) i disegni comunitari dichiarati nulli nel 2020 erano stati oggetto di domanda di IC non solo di nullità della privativa ma anche di accertamento della non contraffazione e su di esse espressamente il Tribunale ha omesso di pronunciare ritenendo superata quella di nullità ed assorbita quella di non contraffazione senza che vi sia appello sul punto;

2) comunque per le altre privative l'oggettiva contraffazione in concreto di gran parte dei prodotti sequestrati è stata riconosciuta dal Tribunale con motivazione del tutto condivisibile, per quanto verrà indicato di seguito e ciò rende priva di consistenza sotto questo profilo la doglianza;

3) per quanto riguarda le modalità ritenute abusive parimenti, in presenza della fondatezza in gran parte delle denunce e della consistente mole di prodotti importati, la richiesta di blocco doganale, sempre comunque soggetta al vaglio dell'autorità amministrativa e giudiziale, non mostra alcuna abusività in termini di consapevolezza o colposa ignoranza dell'invalidità della privativa;

4) l'art. 28 reg. UE 608/2013, richiamato dall'appellante a sostegno della propria tesi, prevede la responsabilità per danni nel caso in cui emerga dopo il blocco doganale l'assenza di violazione di privativa, limitandosi ad esprimere un principio di carattere generale senza scalfire i presupposti specifici di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 ( diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito e utilizzo diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda );
4) nel caso di specie a supporto della concorrenza sleale per denigrazione l'appellante ha prodotto unicamente cinque dichiarazioni scritte pressochè sovrapponibili nel testo a firma di titolari di esercizi commerciali e concernenti i sequestri subiti da parte della Guardia di
Finanza alla presenza di un rappresentante Vorwerk: in tale occasione i firmatari riferivano del prelievo, oltre ai prodotti oggetto di denuncia doganale ( sacchetti, piastre e profumi ) anche dei cavi di alimentazione e, solo in uno sporadico caso, di motori di ricambio
13 giustificati a dire del suddetto rappresentante dalla loro pericolosità; ciò non è CP_1 sufficiente, in assenza totale di altri riscontri e per la ridotta circolazione delle affermazioni,
a far ritenere la diffusione di apprezzamenti denigratori in termini tali da determinare atti di concorrenza sleale;

5 ) è di conseguenza ininfluente la portata della relazione IM s.p.a. ( istituto italiano marchio di qualità ) ritenuta attendibile da e dal Tribunale e non da CP_1 Pt_1
**********
SECONDO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
E' impugnata la sentenza laddove ha affermato :
a) la contraffazione indiretta della porzione italiana di da parte dei sacchetti CP_8 compatibili per VK 135-136;
b) la validità della porzione italiana del brevetto EP'016 e la contraffazione da parte dei sacchetti compatibili per VK 130-131 ;
c) la validità della porzione italiana del brevetto EP'921 e la contraffazione da parte dei filtri igienici HEPA adattabili per aspirapolveri TT;

d) la validità della porzione italiana del brevetto EP'360 e la contraffazione da parte dei sacchetti compatibili per VK 140 ;
e) la validità del brevetto IT'510 e la contraffazione da parte dei sacchetti compatibili per VK 140 ;
f) La riferibilità a IC dei sacchetti compatibili per VK 135-136 sequestrati presso la società King House
Il Collegio osserva quanto segue rispetto a ciascuno dei suddetti profili :
a) La doglianza riguarda il punto della sentenza con cui è stata dichiarata la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 073 da parte dei sacchetti codici X5128, X05128 e X05128CDR per aspirapolvere VK 135-136 commercializzati da Pt_1
14 I sacchetti filtro in questione ( 253.224 pezzi ) sono stati sequestrati nell'ambito di due procedimenti doganali e di un procedimento presso il Tribunale di Velletri.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto l'esistenza di una contraffazione indiretta della rivendicazione dipendente 17 della suddetta privativa laddove si descrive il sacchetto
– filtro sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Gli appellanti sostengono l'erroneità della pronuncia sotto diversi profili:
1) in quanto i sacchetti non costituirebbero elementi indispensabili per l'invenzione aspirapolvere ( ciò asseritamente derivando dalla natura dipendente della rivendicazione ) ma meri ricambi potendo l'elettrodomestico funzionare anche senza.
Il profilo di doglianza è infondato poiché, riguardo alla natura dipendente della rivendicazione non si confronta con l'affermazione della sentenza del Tribunale laddove è stata ritenuta, del tutto condivisibilmente, l'irrilevanza di detto aspetto in quanto la norma disciplinante l'istituto ( art. 66 comma 2 bis CPI ) non prevede alcuna distinzione a riguardo;
osserva a tale proposito ad abundantiam il Collegio come la norma sia stata posta per fornire maggiore tutela al titolare del brevetto nei confronti di soggetti che, pur non violando direttamente l'invenzione tutelata, ottengano dei benefici economici in altro modo quale, come accade di frequente, commercializzando parti o accessori degli stessi a prezzi inferiori di quelli originali;
per quanto riguarda la possibilità per l'aspirapolvere di funzionare anche senza sacchetto si tratta di elemento irrilevante in quanto connaturale alla natura dipendente della rivendicazione;
si osserva comunque come il sacchetto aspirapolvere costituisca sicuramente un componente particolarmente qualificante rispetto all'uso ordinario che nella massima parte dei casi viene espletato proprio con l'utilizzo del suddetto;

2) in quanto i sacchetti erano destinati a coloro che già avevano acquistato l'aspirapolvere e quindi a coloro che avevano diritto a utilizzare l'invenzione brevettata per cui il Tribunale avrebbe errato non avendo applicato l'art. 66 comma 2 bis che esclude in tal caso la sussistenza di contraffazione indiretta.
Il profilo di doglianza è infondato in primo luogo in quanto i ricambi sono consegnati da non direttamente a chi acquista un aspirapolvere ma a commercianti e Pt_1 in secondo luogo in quanto espressamente la norma esclude che tra i soggetti aventi
15 diritto all'utilizzazione siano coloro che fruiscano del bene ad uso privato ( in forza del richiamo all'art. 68 primo comma CPI ) ;
3) il fatto della destinazione dei ricambi direttamente al consumatore finale che ha già legittimamente acquistato l'aspirapolvere originale escluderebbe anche l'elemento soggettivo della fattispecie mancando la volontà contraffattiva dell'elettrodomestico principale;
la messa in vendita degli aspirapolveri originali poi esaurirebbe il brevetto ai sensi dell'art. 5 C.P.I. in relazione a dette macchine e di conseguenza agli accessori.
La doglianza in primo luogo non si confronta con la parte di motivazione con cui il
Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo in base all'analisi, non contestata, della stessa conformazione dei sacchetti, dotati di una piastra di incastro esattamente coincidente con quella, brevettata, dell'aspirapolvere, per cui non utilizzabili se non per l'elettrodomestico si osserva poi come l'accessorio, CP_1 per i motivi già visti, anche se facente parte di una rivendicazione dipendente, comunque ha una tutela ex se per cui la commercializzazione del macchinario originale non esclude l'esistenza dell'elemento soggettivo riguardo alla contraffazione del ricambio e tantomeno esaurisce il brevetto.
b) La doglianza riguarda il passo motivazionale della sentenza con cui il Tribunale, dando atto della scadenza in corso di causa della porzione italiana del brevetto EP
'016 ( 0934016 ), ha respinto per il periodo precedente la domanda di nullità svolta da e accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione svolta da Pt_1 CP_1 riguardo ai sacchetti compatibili per aspirapolvere VK 130-131 .
Cont La domanda di brevetto EP'016 è stata depositata presso il quattro marzo 1997, la registrazione è del 29 gennaio 2003 e la convalida per quanto riguarda l'Italia è del
18 aprile 2003.
A sostegno della propria tesi ha indicato come in pari data ( quattro marzo Pt_1
1997 ) abbia depositato altra domanda di brevetto ( EP 964) pubblicata il CP_1 tre febbraio 1999, espressamente rivendicante una priorità ossia la domanda di
16 brevetto tedesca DE 511 del 4 aprile 1996 contenente sua volta un espresso riferimento, ai fini dell'incorporazione, alla domanda tedesca di brevetto DE 547 del venticinque gennaio 1996 pubblicata il trentuno luglio 1997: ha poi rilevato come detta ultima domanda DE 547 riguardi un sacchetto filtro del tutto uguale a quello della domanda EP '016. La priorità della domanda tedesca DE 547 rispetto a quella
EP'016 escluderebbe quindi in sintesi la novità di quest'ultima.
Ha poi comunque sostenuto l'assenza di novità anche per predivulgazione del medesimo prodotto riferendosi alla messa in commercio dal 1983 dei sacchetti compatibili con aspirapolveri VK 120-121-122 asserendone appunto la sovrapponibilità con quelli di cui alla domanda EP'016 ( compatibili con aspirapolveri
VK 130- 131 ) .
Il Tribunale ha ritenuto in primo luogo che la domanda costituisca stato CP_12 dell'arte rispetto alla domanda in quanto, seppur depositata in pari data, la CP_13 domanda compie un'espressa rivendicazione di priorità. CP_12
Ha però respinto la tesi di affermando, riguardo alla novità, la mancata Pt_1
Cont prova della disponibilità presso l' della documentazione relativa alla domanda tedesca DE 547 alla data del deposito della domanda EP'964 ( documenti di cui lo stesso CTU non ha trovato traccia ) e la mancata pubblicazione della domanda DE
547 al momento del deposito della domanda EP'964 e EP'016: la domanda tedesca
DE 547 infatti, come sopra indicato, era stata presentata a luglio 1996 ma pubblicata solo il trentuno luglio 1997, oltre quattro mesi dopo la presentazione della domanda
EP'016 di cui al presente appello .
Riguardo poi alla pre-divulgazione ha aderito alle risultanze della CTU che aveva attestato la sostanziale differenza tecnica tra i sacchetti già in commercio alla data di presentazione della domanda EP'016 e quelli descritti nella privativa in questione.
L'appellante censura la sentenza sostenendo che la mancanza della documentazione nel fascicolo sarebbe irrilevante e comunque sarebbe stata pienamente CP_1 consapevole dell'assenza di novità in quanto titolare di entrambe le domande ( EP '016
e EP' 964 ). Il dato rilevante poi ai fini della novità sarebbe unicamente l'anteriorità della data di pubblicazione della domanda di brevetto tedesco DE 547 avvenuta il trentuno Cont luglio 1997 rispetto a quella di pubblicazione della domanda di brevetto europeo 64, avvenuta il tre febbraio 1999, con cui si dichiarava di incorporare il brevetto tedesco.
17 Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la normativa in questione pone una disciplina a sostegno non solo dell'interesse commerciale del singolo titolare della privativa ad avere certezza in ordine allo stato della tecnica ma, attraverso un sistema di registri pubblici, anche dell'analogo interesse in generale degli operatori del settore, ivi compresi gli uffici a ciò preposti, nell'ottica comunque dell'efficienza del servizio a tutela dell'affidabilità del sistema di pubblicità.
La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo e il Codice della Proprietà Industriale non compiono infatti alcun riferimento agli stati soggettivi del richiedente e in tal senso l'aspetto della consapevolezza dedotto tra i motivi di doglianza risulta del tutto irrilevante.
L'esigenza di certezza dello stato della tecnica si trasfonde nella definizione di cui all'art. 54 n. 2 CBE : “ Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale…”.
L'art. 46 CPI rende una definizione pressochè sovrapponibile.
Ai fini della novità, come correttamente evidenziato dal Tribunale, occorre quindi avere riferimento a ciò che è stato reso accessibile al pubblico e, di conseguenza, occorre confrontare nel caso di specie la data di deposito della domanda di brevetto europeo
(quattro marzo 1997) con ciò che era accessibile per gli utenti a tale data.
Atteso quanto detto l'assenza di prova della data di deposito della domanda di brevetto tedesco ( neppure allegata alla domanda di brevetto europeo ) rende la prima data di accessibilità per gli utenti l'unica certa ossia quella di pubblicazione della domanda avvenuta il trentuno luglio 1997.
L'appellante sostiene poi che comunque “la domanda di brevetto n. EP '964 e la sua priorità DE '511 anticiperebbero l'oggetto di EP '016, in quanto mostrerebbero una piastra del sacchetto filtro sostanzialmente corrispondente a quella del brevetto di cui è causa” sussistendo tra i prodotti differenze minimali.
L'affermazione è priva di pregio. In primo luogo infatti, secondo il criterio delle priorità e conoscibilità, la domanda DE 511 non era stata pubblicata al momento del deposito della domanda relativa al brevetto europeo EP '016. In secondo luogo comunque il ctu ha 18 verificato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che la descrizione operata nella domanda EP '964, per l'assenza degli insegnamenti incorporati dalla domanda DE457 (a sua volta richiamata da DE 511) relativi alla configurazione e funzione delle caratteristiche dei sacchetti, non forniva “al tecnico un'indicazione chiara e univoca sul fatto che tali elementi “ fossero “arresti resi visibili attraverso aperture ritagliate”.
In buona sostanza i riferimenti contenuti nella domanda di brevetto europeo EP'016, in assenza di documentazione giustificativa al momento del deposito della domanda stessa, non costituiscono elementi sufficienti per far ritenere la sovrapponibilità dei prodotti.
Per quanto riguarda la predivulgazione anche in questo caso manca la prova specifica della diffusione dei sacchetti anteriormente al quattro marzo 1997 e, a prescindere da ciò, l'articolato esame svolto dalla ctu attesta come detti accessori, asseritamente precommercializzati, nulla avevano a che vedere con quelli oggetto della privativa in questione in quanto il problema riscontrato per i primi ( assenza di arresti interni idonei e difficoltà nella pulizia ) non sarebbero stati risolti da un tecnico medio.
La CTU ha difatti affermato “….. un tecnico medio a conoscenza del duplice problema tecnico da risolvere, come sopra indicato, non avrebbe avuto nessun suggerimento per modificare la piastra di supporto Vorwerk ritenuta anteriore con la soluzione di EP016, ritenuta oltretutto nuova ed inventiva dopo esame EPO. Pertanto, anche se la presunta predivulgazione contenesse degli arresti interni, oltre a quello già visibile dall'esterno che viene portato a battuta alla chiusura dell'elemento di chiusura, non risolverebbe il duplice problema della pulizia dall'esterno e della semplificazione del processo produttivo. Se, al contrario, non li contenesse sarebbe ugualmente diversa da in cui l'elemento di CP_14 chiusura viene portato a battuta al momento della apertura contro gli arresti tutti visibili dall'esterno, permettendone la pulizia e facilitando il processo produttivo….”
c) La doglianza riguarda il passo motivazionale della sentenza con cui il Tribunale ha Cont respinto la domanda di nullità della porzione italiana del brevetto europeo 21 e accolto quella riconvenzionale di contraffazione: si tratta di filtri igienici HEPA commercializzati da con il codice O806S. Pt_1
19 Il brevetto ha origine da una domanda europea presentata da Controparte_1 depositata il 14 aprile 2003 e accolta il diciotto maggio 2011, rivendicante una
[...] priorità tedesca dell'otto maggio 2002; il brevetto è stato convalidato in con il CP_1 deposito della traduzione il ventotto agosto 2011 con il titolo "Filtro finissimo disposto nel flusso dell'aria di scarico di una aspirapolvere, nonché relativo aspirapolvere”. Il filtro risolve il problema tecnico di filtraggio delle particelle finissime contenute nell'aria di scarico dell'aspirapolvere, con un inserimento facilitato e un migliore accostamento a tenuta alla sezione frontale associata al canale di scarico.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'allegazione di di predivulgazione del filtro e Pt_1 quindi di nullità del brevetto, basata sulla commercializzazione a partire dal 2000 (o dal maggio 2002) dell'aspirapolvere VK 135 su cui detto accessorio era di regola installato;
ha in particolare dato rilievo alle risultanze peritali laddove il CTU aveva affermato che la documentazione a sostegno non fosse sufficientemente chiara da poter affermare che il filtro facesse parte del VK 135. Ha poi ritenuto le deposizioni testimoniali ( testi e ) generiche e comunque attestanti che il “ modello VK135 è stato Tes_1 Tes_2 commercializzato solo a partire dal settembre 2002 …. quindi successivamente alla data di priorità (otto maggio 2002) del brevetto EP'921”.
Il Tribunale ha infine accolto la domanda di contraffazione svolta da recependo CP_1 le risultanze della CTU che aveva ritenuto che il filtro IC O806S risolvesse il medesimo problema tecnico con analoga soluzione e una forma pressochè sovrapponibile a quello tutelato dalla privativa.
L'appellante afferma a supporto della doglianza : a) in base ai dati di webarchive ( prodotti in atti ) risulterebbe come in realtà il modello di aspirapolvere VK 135-136 con l'annesso filtro uguale a quello oggetto del brevetto contestato fosse in commercio almeno dal ventisei ottobre 2000 quindi un anno e mezzo circa prima della priorità tedesca rivendicata nel brevetto;
c) i testi avevano affermato che detto filtro era comunque già utilizzato per il precedenti modelli di aspirapolvere VK 130 -131 ; c) il filtro risultava infatti raffigurato nelle piastre dei sacchetti installati negli aspirapolveri VK 130-131.
Il motivo è infondato.
20 ha prodotto: a) il numero 2 anno 2003 della rivista italiana di settore ove, riferendo CP_1 della presentazione in del VK 135, si specificava che la commercializzazione in CP_1
Germania era iniziata a settembre dell'anno precedente;
b) la certificazione tedesca del filtro relativo al VK 135, necessariamente precedente alla commercializzazione, datata ventidue maggio 2002.
Si tratta quindi di date tutte successive alla priorità tedesca.
Il rilievo concernente le notizie del web archive è poi contrastato da una relazione tecnica di parte, non contestata specificamente, da cui emerge come sebbene lo schema informatico delle pagine web risalga al 2000 i contenuti siano stati “catturati “ solo il due agosto 2004.
Per quanto riguarda le prove testimoniali il teste sentito nel corso dell'udienza del Tes_1 sei ottobre 2021 ha dichiarato, riferendosi al modello vk135: “mi occupavo di manualistica istruzioni prodotto e nel settembre 2002 ci siamo occupati proprio del lancio di questo prodotto che è avvenuto attraverso un test di mercato fino al marzo 2003, se il test funziona come in questo caso poi il prodotto è stato lanciato nelle zone. Il modello 135 all'interno aveva il filtro HEPA di cui mi si legge quindi sono stati lanciati insieme, aggiungo che quel filtro è esclusivo di quel prodotto. In Germania invece il lancio del prodotto è avvenuto direttamente nel settembre 2002 senza prima effettuare il test… il modello 131 è l'evoluzione del 130 lanciato nel settembre 1997 cui ho partecipato e nel 1999 novembre siamo partiti con il test di questo VK 131.”
Il teste , sentito nel corso dell'udienza del diciotto novembre 2021 ha Testimone_3 dichiarato : “sul filtro posso dire che già i modelli precedenti VK 130 e 131 avevano il filtro
Hepa circa dieci anni prima: il filtro a cui mi riferisco era comunque diverso, era di colore verde”.
In buona sostanza la presenza del filtro Hepa anche in modelli antecedenti quello oggetto del brevetto EP'921 ( per aspirapolveri vk 130-131 ) di per sé non integra la predivulgazione trattandosi comunque di termine identificativo di una generale tipologia di filtri che comunque ben possono avere in concreto caratteristiche diverse;
i testi poi non hanno riferito di una identità tra il filtro presente negli aspirapolveri vk 130-131 e quello presente nel modello vk 135; al contrario il teste , che si occupava proprio di manualistica Tes_1
e di istruzioni, ha precisato che il secondo era “esclusivo” di quel prodotto.
21 Si osserva da ultimo come il disegno stilizzato del filtro Hepa riportato sui sacchetti filtro per i modelli vk 130-131 nulla aggiunge a quanto già rilevato non emergendo da detta indicazione alcun elemento che attesti come si tratti proprio del medesimo filtro utilizzabile anche per il modello vk 135.
d) E' impugnato il passo motivazionale della sentenza laddove il Tribunale ha accertato la validità del brevetto Vorwerk EP '360 ( 1 137 360 ) e la contraffazione del medesimo ad opera: 1) dei sacchetti IC per aspirapolvere cod. 5140, X5140CDR compatibili con l'aspirapolvere TT VK 140 e 2) dei sacchetti oggetto di sequestro
19303/13 a S. Maria Capua Vetere commercializzati da Pt_1
La domanda europea è stata depositata il primo settembre 2000 con il N° 00965909.5, rivendicante la priorità tedesca dell'undici ottobre 1999 N° DE 19948909, concessa in forma emendata dopo procedura di opposizione e di appello e convalidata in con il deposito CP_1 della traduzione in italiano il dodici marzo 2018 con il titolo "Sacchetto del filtro per aspirapolvere". Il brevetto è scaduto il primo settembre 2020 e pertanto il Tribunale ha limitato l'accertamento al periodo precedente.
Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto infondata la tesi di relativa alla nullità Pt_1 disposta dall'art. 76 comma 1 lett. b CPI in caso di violazione dell'art. 51 comma 2 CPI ( in base a cui “ L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto” ); ha in secondo luogo ritenuto infondata la tesi della non corretta traduzione e quindi dell'inefficacia in Italia del brevetto come sancito dall'art. 56 terzo e quinto comma CPI ( in base a cui - 3 “Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione” e- 5 n caso di inosservanza… il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia”. ).
La questione riguardava l'espressione “effetto di superamento” come riportata in italiano e riferita alle caratteristiche di elasticità delle molle di chiusura dei sacchetti. Detto meccanismo consente di utilizzare la parte di chiusura del sacchetto sia per bloccare la
22 fuoriuscita di polvere quando l'elettrodomestico non è acceso sia come chiusura igienica, per evitare detta fuoriuscita durante l'estrazione del sacchetto, a prescindere dalla posizione dell'elettrodomestico e senza comandi aggiuntivi. Il Giudice di prime cure, aderendo alla tesi del CTU, ha ritenuto che la suddetta espressione, pur non corrispondendo esattamente alla traduzione corretta, comunque era comprensibile “a un esperto del ramo in unione con il diagramma di Figura 7 del brevetto, pur sintetizzando il concetto di quanto più ampiamente descritto ed illustrato nella detta Figura”.
L'appellante a tale proposito si limita a ribadire quanto sostenuto in primo grado riguardo all'insufficienza e non corretta traduzione della descrizione senza nulla affermare riguardo alla lettura integrata della sintetica descrizione letterale con il diagramma di figura 7 allegato e contenente una compiuta illustrazione del meccanismo.
Non solo : il CTU ha anche compiuto un espresso rinvio a quanto statuito in sede di appello Cont
proprio in relazione al brevetto in questione ove “La Corte stessa si esprime in merito alla espressione "effetto di superamento" della rivendicazione 1 ritenendo che tale definizione descrive una caratteristica delle molle sufficientemente chiara per un esperto del ramo e che tale caratteristica è definita dalla forma della curva “. Anche su questo punto non vi è specifica doglianza e argomentazione.
L'appellante sostiene poi che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la contraffazione dei sacchetti IC.
In particolare il Giudice di prime cure si sarebbe limitato sbrigativamente a riportare le conclusioni della CTU che ha ritenuto che i detti ricambi comporterebbero contraffazione diretta o almeno per equivalente in quanto risolverebbero “lo stesso problema tecnico del brevetto EP360 di prevedere mezzi di chiusura dell'apertura di passaggio sicuri CP_1 subito dopo lo spegnimento dell'aspirapolvere, con mezzi di chiusura aventi un comportamento elastico sostanzialmente analogo a quello di superamento descritto e rivendicato”.
Si afferma che in realtà il comportamento elastico della molla nei sacchetti Vorwerk sarebbe digressivo ( maggiormente resistente all'inizio con diminuzione dopo l'aggancio del sacchetto all'aspirapolvere ) mentre quello dei sacchetti IC sarebbe all'opposto progressivo.
23 Si afferma poi che comunque non vi sarebbe “effetto di superamento” che potrebbe derivare unicamente da un immediato decremento dell'elasticità della molla, effetto che si crea solo
“ in presenza di una molla laminare incurvata quando piegata in senso contrario alla sua curvatura” mentre la molla dei sacchetti IC è lamellare piana.
Il profilo di doglianza è infondato.
Il CTU ha infatti constatato, rispondendo ad analogo rilievo dei ct di parte che in Pt_1 realtà pur risultando una diversa conformazione l'effetto era comunque di digressione e risolveva il medesimo problema con un meccanismo del tutto analogo affermando : “Il sacchetto IC 5140 prodotto e indicato come sacchetto per VK140 presenta uno sportello di chiusura con una molla a lamina tale da, pur non presentando una bombatura immediatamente percepibile, conferire all'inizio dell'apertura una resistenza massima allo sportello, che diminuisce non appena viene superato il punto critico dovuto alla piegatura della lamina, con un click percepibile dall'orecchio, facilitando quindi l'apertura dello sportello subito dopo il superamento di tale punto critico. I sacchetti IC 5140 risolvono quindi lo stesso problema tecnico del brevetto…”
Parte appellante si limita a ribadire i rilievi di primo grado senza confrontarsi con la compiuta analisi effettuata dal CTU che il Tribunale, seppur sinteticamente, ha recepito.
e ) impugnazione del passo motivazionale della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la domanda di nullità e accolto la domanda incidentale di contraffazione del brevetto italiano IT '510 ( 1391510 ) da parte dei sacchetti codici X5140 e X5140CDR compatibili per aspirapolvere VK 140.
Si tratta di una domanda di brevetto a nome Controparte_1 depositata il ventitré settembre 2008 e accolta il trenta dicembre 2011 rivendicante le priorità tedesche del ventotto settembre 2007, del sedici agosto 2008 e del ventinove agosto 2008.
Il brevetto è volto a evitare che, in caso di spegnimento dell'aspirapolvere o a sacchetto troppo pieno, si possa determinare una chiusura non completa dello sportello a causa
24 dell'accumulo o ristagno di particelle di polvere o sporco nella fessura tra lo sportello di chiusura e l'apertura della piastra di sostegno del sacchetto stesso, con conseguente perdita di pressione e fuoriuscita di materiale aspirato.
In particolare la rivendicazione “uno” prevede un sacchetto del filtro per aspirapolvere avente una piastra di sostegno che presenta una superficie di attacco e uno sportello di chiusura che sbocca all'interno del sacchetto del filtro;
sulla piastra di sostegno è realizzato un collare di flusso che si estende sulla superficie della piastra stessa rivolta verso l'interno del sacchetto del filtro, circondando lo sportello di chiusura.
aveva affermato la predivulgazione ( data in primo luogo dalla preesistenza Parte_1 dell'aspirapolvere Shop- Vac Corporation WO2007/109660 del ventinove settembre 2007
e in secondo luogo dalla precommercializzazione dei sacchetti-filtro per VK 135-136 della stessa ) nonché la nullità del brevetto per assenza di novità e di inventiva. CP_1
Predivulgazione per WO2007/109660
Il Tribunale ha recepito l'articolata relazione del CTU che, riguardo alla predivulgazione di
WO2007, dopo aver esaminato tutta la copiosa documentazione prodotta, ha rilevato come per il brevetto WO2007/109660, il collare che circonda il sistema di chiusura ivi previsto non sia sovrapponibile a quello descritto nella rivendicazione “uno” e in quelle dipendenti del brevetto IT'510. L'appellante a tale proposito sostiene che tale affermazione sarebbe errata in quanto il collare previsto in WO2007/109660 svolgerebbe la medesima funzione di quello previsto nel brevetto IT'510.
In realtà la questione, già compiutamente esposta in primo grado è stata risolta dal CTU con motivazione pienamente condivisibile.
In particolare il CTU ha confrontato i due brevetti, ha chiarito il concetto di “collare” e constatato come il brevetto in WO2007/109660, pur prevedendo un tubo allungato interno al sacco del filtro, atto a convogliare la polvere verso l'alto per farla ricadere nel fondo del sacco, “ non insegna a disporre uno sportello chiudibile sulla piastra di base, né a prevedere un collare di flusso, che si estende internamente alla piastra di sostegno e circonda lo sportello di chiusura, all'interno del sacchetto del filtro”.
Il CTU ha poi rilevato come non siano ricavabili nel brevetto WO2007/109660 “le ulteriori caratteristiche dimensionali e di configurazione del collare limitato in altezza, che si estende
25 su tre lati dello sportello di chiusura, oggetto delle rivendicazioni dipendenti… non è pertanto possibile ricavare dagli insegnamenti della pubblicazione anteriore un collare che circonda parzialmente uno sportello chiudibile e che abbia le caratteristiche della rivendicazione 1 e delle rivendicazioni dipendenti di IT510.”
Anche in questo caso le conclusioni, recepite sinteticamente dal Giudice di prime cure, non risultano scalfite dalla tesi dell'appellante che sul punto si è sostanzialmente limitato a ribadire quanto affermato in primo grado e correttamente disatteso dalla sentenza del Tribunale.
Predivulgazione per i sacchetti relativi agli aspirapolveri VK 135-136
Parimenti la sentenza deve essere confermata laddove ha ritenuto, in linea con la CTU, che non vi fosse predivulgazione. a tale proposito aveva sostenuto che i sacchetti per Pt_1 aspirapolveri VK 135-136, già in commercio all'epoca della presentazione della domanda di brevetto IT'510, prevedevano un meccanismo corrispondente alla rivendicazione “uno” del brevetto stesso e in particolare : a) una piastra di supporto configurata per consentire l'aggancio della stessa all'aspirapolvere ed un sacchetto di contenimento saldamente impegnato a detta piastra di supporto e b) un collare, posto attorno alla linguetta di chiusura, esteso verso l'interno e soprattutto innalzato rispetto alla piastra di sostegno.
Il CTU ha invece rilevato, mettendo analiticamente a confronto tutte le fotografie e la documentazione prodotta, come, sebbene le foto relative ai sacchetti VK 135-136 mostrassero “ una struttura che circonda lo sportello” non fosse possibile “…stabilire con certezza dalle figure se tale struttura forma un collare che si innalza rispetto alla superficie della piastra di sostegno. Oltretutto, tali figure non sono riconducibili in modo certo né al modello di aspirapolvere né alla data della sua messa in commercio”.
L'appellante censura la pronuncia per aver omesso qualsiasi statuizione riguardo all'aver esibito un sacchetto per aspirapolvere VK135 dopo il deposito della ctu e quindi CP_1 riguardo alla possibilità per il Giudice di verificare direttamente le caratteristiche del collare.
In realtà il motivo è del tutto generico e, come correttamente già evidenziato da in CP_1 sede di memoria di replica in primo grado e ribadito costituendosi in appello, non Pt_1 indica in quale occasione vi sarebbe stata detta esibizione né risulta, osserva il collegio, traccia in atti di detta esibizione;
comunque nemmeno afferma di aver chiesto Pt_1 tempestivamente prova sul punto nella prima difesa utile.
26 Le prove testimoniali assunte sulla predivulgazione relativamente a vk 135-136 poi correttamente sono state ritenute irrilevanti dal Tribunale, con ciò dovendosi disattendere il relativo profilo di doglianza di in quanto i testi si sono limitati a riferire in ordine Pt_1 alla data di commercializzazione dei sacchetti vk 135-136, elemento temporale che, attesa la non provata sovrapponibilità di detti prodotti rispetto a quello di cui al brevetto IT'510, è del tutto ininfluente.
Per quanto riguarda la novità e altezza inventiva si osserva quanto segue.
Rispetto a CP_15
L'appellante sostiene : “contrariamente a quanto ritenuto dal CTU prima e dal Tribunale poi, lo stesso, al pari di IT '510, rivendica un aspirapolvere che prevede un sacco entro cui è disposto un tubo che si estende verso l'interno del sacchetto. È evidente che tale brevetto si differenzi da quello rivendicato nel brevetto di soltanto per la maggiore altezza CP_1 del tubo, che costituisce un “collare allungato” (CTU, pag. 48). Non si vede quindi come la sentenza impugnata possa ritenere che tale brevetto non privi di novità la privativa avversaria, visto che la rivendicazione nulla dice rispetto all'altezza del collare. Né si capisce come la sentenza possa ritenere che tale brevetto non privi IT '510 di attività inventiva, posto che dallo stesso è più che ragionevole immaginare per il tecnico del ramo di ridurre le dimensioni del collare pur sempre allo scopo di ridurre la possibilità di fuoriuscita della polvere dal sacchetto”.
In realtà il CTU non ha limitato la differenza alla maggiore altezza del tubo in quanto dopo avere articolatamente comparato il brevetto in esame con quello anteriore relativo all'aspirapolvere WO2007/109660 ha appurato “…Il tubo 40 del sacchetto di
WO2007/109660, che si estende per quasi l'intera altezza del sacchetto, non è… un collare nel senso della rivendicazione 1 del brevetto IT'510. Pertanto, pur prevedendo un tubo allungato interno al sacco del filtro atto a convogliare la polvere verso l'alto per farla ricadere nel fondo del sacco, il brevetto non insegna a disporre uno sportello chiudibile sulla piastra di base, né a prevedere un collare di flusso, che si estende internamente alla piastra di sostegno e circonda lo sportello di chiusura, all'interno del sacchetto del filtro. Neppure
27 ricavabili dal documento anteriore sono le ulteriori caratteristiche dimensionali e di configurazione del collare limitato in altezza, che si estende su tre lati dello sportello di chiusura, oggetto delle rivendicazioni dipendenti… non è pertanto possibile ricavare dagli insegnamenti della pubblicazione anteriore un collare che circonda parzialmente uno sportello chiudibile e che abbia le caratteristiche della rivendicazione 1 e delle rivendicazioni dipendenti di IT510...”.
Riguardo all'attività inventiva parimenti il CTU non ha contenuto la valutazione nei limiti indicati dall'appellante ma ha affermato : “conformemente alla pubblicazione anteriore WO
2007/109660 considerata, era noto prevedere un aspirapolvere avente all'interno del sacco per filtro un tubo collegato tramite un elemento a tenuta 36 (chiamato "collare" nel brevetto) tra il condotto dell'aria sporca aspirata e il tubo che si estende dalla piastra di base per almeno tre quarti dell'altezza del sacco, in modo da dirigere l'aria sporca verso la parte alta del sacco. Tuttavia, dal suddetto brevetto non era noto prevedere di disporre uno sportello chiudibile sulla piastra di base, né era noto prevedere un collare di flusso che si innalza dalla piastra di sostegno e si estende internamente alla piastra di sostegno e circonda lo sportello di chiusura, all'interno del sacchetto del filtro secondo quanto specificato dalla rivendicazione 1 di IT510. Inoltre, non era noto un collare di flusso con dimensioni in altezza limitate e che si estende su tre lati dello sportello di chiusura con determinate caratteristiche dimensionali e di configurazione. Pertanto, il tecnico medio dell'epoca, a conoscenza di una tecnica anteriore che prevedeva solo un tubo continuo esteso fin quasi alla sommità del sacco, doveva passare alla realizzazione di uno sportello chiudibile sulla piastra di base circondato da un collare che si estende su tre lati dello sportello di chiusura e che si innalza dalla piastra di sostegno con determinate dimensioni e caratteristiche di configurazione. Nel particolare settore a cui ci si riferisce, tale passaggio comporta tuttavia una differente disposizione e costruzione delle parti non derivabile da quanto noto”.
L'appellante non si confronta con tali passaggi argomentativi che per la loro esaustività e logicità motivazionale sono pienamente condivisibili.
Per vk 135-136
28 Il ctu ha articolatamente verificato tutti i documenti a sua disposizione e constatato l'insufficienza della documentazione prodotta. In particolare è stato affermato “ Non è possibile desumere dalla documentazione prodotta:
- la struttura interna dei sacchetti IC adattabili a K135 Vorwerk LD TT oggetto del Rapporto Fotografico dell'Ing datati ottobre 2004 (doc 73); Per_1
- la struttura interna dei sacchetti Vorwerk illustrati nei Libretti di istruzioni (allegati 6 e 7) e nell'Ordine di acquisto (allegato 5), allegati alla I memoria di Parte Attrice;

- la presenza di un collare che si estende verso l'interno del sacchetto sporgendo dalla piastra di sostegno, nei sacchetti di cui alle foto di pagina 40 dell'Atto di Citazione, e pagina 70 della
I Memoria di Parte Attrice. Anche se la documentazione costituita dalla foto di pagina 40 della Citazione e di pagina 70 della I memoria Attorea venisse ritenuta dall'Ill. G.I. una prova sufficientemente chiara, affidabile e datata con certezza dell'esistenza, anteriormente alla data di priorità del brevetto, di un sacchetto avente la struttura della piastra interna corrispondente a quella illustrata nelle foto stesse, la rivendicazione 1 del brevetto italiano
N° 1.391.510 in esame risulterebbe ugualmente dotata del requisito della novità”.
Non vi è appello specifico sul punto e le argomentazioni sono del tutto condivisibili in quanto basate su approfondito esame delle emergenze istruttorie.
La carenza di prova riguardo alla struttura dei sacchetti per vk 135 non consente parimenti di verificare se, sulla base delle medie conoscenze tecniche, il problema risolto da IT '510 sarebbe stato già risolvibile sulla base del meccanismo adottato per vk 135.
Il Tribunale, sulla base della ctu dopo aver affermato l'assenza di predivulgazione, la novità
e altezza inventiva del brevetto IT'510 ha anche ritenuto che i sacchetti messi in commercio da parte di comportassero una contraffazione in quanto “i sacchetti MICROMIC Pt_1 con codici X5140 e X5140CDR per VK 140 rientrano nell'ambito di protezione del brevetto italiano N° 1.391.510 come definito nella prima rivendicazione e nelle rivendicazioni 2-29,
34, 36-44, per cui è riconoscibile una contraffazione letterale di tale brevetto”.
Sul punto non vi è impugnazione.
F) Impugnazione del passo motivazionale della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto riferibili a i sacchetti compatibili per aspirapolveri VK 135-136 Pt_1
29 sottoposti a sequestro il venticinque marzo 2015 e il diciassette dicembre 2015 presso
'KING HOUSE' di Aversa (procedimento penale n. 19303/13 presso la Proc. Rep. di
Santa Maria Capua Vetere)

L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che i sacchetti sequestrati fossero stati prodotti da in quanto si sarebbe basato solo su fotografie Pt_1 irrilevanti.
Ciò in primo luogo in quanto, come affermato dal CTU, si trattava di sacchetti senza alcuna scritta, senza in particolare la riproduzione del marchio “Filterhouse “ che è proprio di tutti i sacchetti IC;
in secondo luogo in quanto non sono stati prodotti i sacchetti ma solo riproduzioni fotografiche effettuate nell'ambito di memorie tecniche di parte depositate in atti;
in terzo luogo in quanto “nei verbali di perquisizione e sequestro eseguiti presso la sede legale e il magazzino di e prodotti come docc. 33 e 34 la Guardia di Finanza non Pt_1 ha … rinvenuto in tali luoghi alcun sacchetto d compatibile per VK 135-136” Pt_1
Il motivo è infondato.
La mancata produzione dei sacchetti deriva dall'essere oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale, le foto sono state scattate da un tecnico nell'ambito di una relazione depositata nel medesimo procedimento per cui sussiste una prova sufficiente della corrispondenza tra gli oggetti fotografati e i sacchetti sequestrati.
Per quanto riguarda le caratteristiche è vero che non vi è il marchio Filterhouse ma ciò non
è dirimente in quanto, come risulta dalle foto prodotte, vi è la chiara scritta “prodotto importato e distribuito da per cui vi è la riferibilità all'odierna appellante. Il Parte_1 fatto che in altra perquisizione intervenuta il diciassette dicembre 2015, non presso King
House ma presso la sede e il magazzino non siano stati trovati sacchetti Parte_1 compatibili per VK 135-136 è del tutto irrilevante poiché non si tratta dell'esito del medesimo atto investigativo.
*************
30 TERZO MOTIVO APPELLO PRINCIPALE
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe commesso errori nell'accertamento della pretesa concorrenza sleale di Parte_1
Si afferma che erroneamente il Giudice di primo cure avrebbe ritenuto che la contraffazione delle privative integrasse automaticamente un comportamento di concorrenza CP_1 sleale.
Il Giudice non avrebbe poi considerato il difetto di allegazione di riguardo CP_1 all'esistenza di condotte diverse e ulteriori rispetto alla contraffazione e la loro rilevanza ex art. 2598 c.c..
In concreto poi vi sarebbe stata la prova dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale in quanto “i prodotti sono venduti attraverso canali diversi rispetto a quelli utilizzati Pt_1 da (nota per la sua vendita “porta a porta”), i consumatori sono perfettamente CP_1 consapevoli di acquistare prodotti “compatibili” con l'aspirapolver , non già originali, CP_2 essendo ciò espressamente chiarito sul relativo packaging non si è appropriata di Pt_1 nessun pregio delle società convenute, avendo da sempre mantenuto una netta posizione di ricambista;
utilizza con grande evidenza sui prodotti i propri marchi, che sono Pt_1 ampiamente accreditati nel settore dei prodotti compatibili”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto infatti “ accertata la contraffazione nei limiti indicati, le condotte poste in essere dall'attrice configurano anche atti di concorrenza sleale in danno delle convenute in quanto comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, oltre che comportamenti illeciti sotto il profilo dell'appropriazione dei pregi, ai sensi dei n. 2 e 3 dell'art. 2598 c.c.”
Non vi è alcun automatismo da parte del Giudice ma un ragionamento in base a cui, con riferimento alle condotte contraffattorie già descritte è stato appurato non solo la contrarietà
a correttezza professionale ma anche l'idoneità dei comportamenti di a Pt_1 danneggiare CP_1
La valutazione è del tutto corretta: non si è trattato di un caso isolato ma di una massa consistente di pezzi di ricambio incidenti nel medesimo settore di mercato ove opera che non produce solo aspirapolveri ma tutta la componentistica relativa. E' stata CP_1
31 del resto la stessa ad agire in primo grado proprio affermando che i blocchi Pt_1 doganali avrebbero inciso in modo consistente sul settore dei ricambi e avrebbero falsato la concorrenza con ciò riscontrando proprio l'interferenza tra i prodotti che, osserva il Collegio, sono di regola venduti a prezzi inferiori a quelli originali per cui attraggono sotto questo profilo la clientela già proprietaria dell'aspirapolvere.
In tale contesto comunque non è provato ed anzi contestato che i ricambi originali siano commercializzati “porta a porta” e il fatto dell'aver evidenziato che si tratti di prodotti compatibili e non originali sulle confezioni risulta del tutto irrilevante. Nel caso di specie infatti non avrebbero dovuto essere commercializzati proprio detti prodotti compatibili nei limiti in cui essi abbiano costituito anche contraffazione e non tutti gli altri venduti con marchio Pt_1
******************
QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Con il quarto motivo d'appello sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha Parte_1 accertato la sussistenza del diritto al risarcimento solo per i prodotti sequestrati in asserita violazione dei disegni IT '432 e IT '816, non anche del disegno DMC '482.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie la domanda ex art. 28 del regolamento doganale non riguarda in generale tutte le tipologie di risarcimento collegate alla nullità della privativa ma unicamente quella che ha come presupposto il fatto storico consistente nel sopravvenuto accertamento della mancata violazione della privativa stessa e ciò prescinde dalle modalità con cui è avvenuto detto accertamento.
L'art. 28 del Regolamento doganale difatti prevede per quanto di interesse: “ … se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile.”
32 Atteso quanto detto, il fatto che il disegno DMC'482 sia stato dichiarato nullo da con CP_10 pronuncia non impugnata integra il fatto storico della sopravvenuta emersione di assenza di violazione della privativa.
Non può di conseguenza, una volta ritenuta assorbita la questione di giurisdizione per sopravvenuta dichiarazione di nullità EUIPO, essere omessa qualsiasi pronuncia in ordine al risarcimento per cui la sentenza sul punto deve essere riformata.
Un dato incontestato ed emergente dagli atti è il fatto che i prodotti IC relativi a detto disegno distinti con il codice O847 e consistenti in piastre sotto-spazzola HD40 adattabili per
VK 140 sono stati sequestrati nel numero di 2.791. CP_2
Per quanto riguarda l'entità del risarcimento, al fine di consentire una maggiormente rapida definizione del procedimento evitando la rimessione sul ruolo e considerando la limitata portata della pronuncia rispetto alla totalità delle privative interessate dall'appello si reputa congruo individuare ai fini di una valutazione i seguenti elementi :
a) Nella sentenza definitiva con cui è stato concluso il procedimento di primo grado e prodotta anche nel presente grado ( sentenza n. 6334/2024 ) è stato individuato, previa analisi demandata a un CTU;
per 823 piastre sottospazzola e Parte_2 un risarcimento comprensivo di danno emergente ( essenzialmente i costi di stoccaggio e custodia dopo il sequestro ) e lucro cessante ( differenza tra presso di vendita al dettaglio e costi di produzione ) pari a € 44.087,00 oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal primo sequestro del ventitré novembre
2015 alla sentenza di primo grado e gli interessi legali successivi su detto importo fino al saldo;

b) occorre considerare peraltro il fatto che si tratti di beni solo in parte sovrapponibili ( senza profumini ma con un maggior numero di spazzole ) rispetto a quelli considerati nella sentenza 6334/2024 e si tratta comunque di una stima necessariamente equitativa non avendo precisa contezza dell'ingombro dei beni e quindi dei costi di custodia e stoccaggio.
Atteso quanto detto si reputa congruo liquidare la somma complessiva di € 35.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data della pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
***************
33 QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Con il quinto motivo di appello si sostiene che il Tribunale avrebbe commesso degli errori riguardo alle misure adottate conseguentemente alle pronunce in ordine alle privative.
In particolare secondo IC:
a) La distruzione e il ritiro dal commercio disposta in sentenza non potrebbe essere attuata in quanto i beni sono oggetto di sequestro penale;
il profilo di doglianza è infondato poiché l'inibitoria riguarda la generalità dei prodotti violativi delle privative che ben possono essere ulteriori rispetto a quelli reperiti e sequestrati mentre per quelli oggetti di sequestro penale comunque la pronuncia vale come accertamento del diritto destinato ad avere effetti esecutivi pieni solo al momento in cui detta misura dovesse cessare di efficacia;

b) alla scadenza dei brevetti EP '016 ed EP '360 avrebbe dovuto seguire una pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse non solo per l'inibitoria ( come statuito dal Tribunale ) ma anche rispetto alle domande di ritiro dal commercio e distruzione;
non sarebbe stato tenuto conto della scadenza intervenuta in corso di causa ( tredici luglio 2021 ) del brevetto EP'073 e di conseguenza sarebbe erronea la pronuncia di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione;
occorrerebbe inoltre tenere conto del fatto che il brevetto EP'921 ( filtri igienici HEPA ) è scaduto il quattordici aprile 2023.
I profili di doglianza sono infondati. Come statuito in motivazione da Cass.
29252/2019 “…qualora sia proposta una domanda di accertamento della nullità di un brevetto per invenzione industriale e, nel corso del giudizio, sopravvenga la scadenza di detto brevetto, poiché quest'ultima fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo, va dichiarata cessata la materia del contendere nel solo caso in cui l'attore non abbia proposto una domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'ostacolo alla produzione e commercializzazione del bene derivante dal brevetto ed il risarcimento degli eventuali danni subiti, per il periodo precedente la scadenza…”
Per il periodo precedente, attesa la validità della privativa, sussiste comunque l'interesse ad ottenere il provvedimento di distruzione e ritiro dal commercio.
34 Nel caso di specie avendo richiesto anche la tutela risarcitoria per il periodo CP_1 pregresso sussiste l'interesse all'accertamento della contraffazione. Ciò che non può essere fatto è invece emettere un provvedimento, quale quello di inibitoria che è intrinsecamente legato all'attuale permanenza della contraffazione e quindi validità della privativa. D'altro canto la stessa difesa costituendosi in appello ha CP_1 affermato riguardo al ritiro dal commercio che “l'art. 124 C.P.I. è chiaro nel prescrivere che l'ordine di ritiro dal commercio …..riguarda non i prodotti già sequestrati, bensì quelli di cui il contraffattore ancora disponga o abbia ceduto a rivenditori dai quali possa ricomprarli “ nonché “attivandosi mediante i comuni mezzi contrattuali, ad esempio non eseguendo i contratti già stipulati, sospendendo quelli in atto, riacquistando la merce”. Ha poi affermato riguardo all'ordine di distruzione che lo stesso si riferisce “….ai prodotti contraffatorî ancora in possesso di o Pt_1 dei suoi rivenditori, presso i quali dovrà recuperarli…”.
c) l'ordine di pubblicazione del dispositivo risulta sproporzionato anche in quanto è intervenuto a sette anni dai fatti ( senza tenere conto del fatto che diversi prodotti sono stati modificati ), non è chiaro a quali prodotti si riferisca, non tiene conto della libera commerciabilità acquisita per i sacchetti compatibili per VK 135-136 (brevetti
EP '073 ed EP '360, scaduti, EP '825, di cui la sentenza accerta la non contraffazione, disegno DMC '912, dichiarato nullo dall' ) per i sacchetti compatibili per VK CP_10
130-131 ( brevetto EP '016, oggi giunto a scadenza) per i filtri igienici HEPA ( brevetto
EP '921, scaduto nel 2023) oltre ai profumatori e piastre sotto-spazzola per VK 135-
136 e per VK 140 contro cui ha azionato disegni, italiani ed europei, nulli. CP_1
Il profilo di doglianza è infondato.
La sopravvenuta scadenza dei brevetti non inficia la contraffazione e la concorrenza sleale per il periodo pregresso nonché per tutte le privative non scadute per cui l'ordine di pubblicazione risulta del tutto proporzionato anche considerando il considerevole numero di registrazioni coinvolte.
******************
35 SESTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Con il sesto motivo si censura il capo di sentenza ove il Tribunale, dopo aver ritenuto la contraffazione per alcune delle privative e la concorrenza sleale di ha emesso una Pt_1 condanna generica al risarcimento del danno .
Si sostiene che erroneamente sarebbe stata pronunciata detta condanna in quanto la domanda risarcitoria anche riguardo all'an difettava di allegazione e di prova e non potendosi ritenere un danno in re ipsa.
Il motivo è infondato.
ha concluso in primo grado chiedendo espressamente una pronuncia di condanna CP_1 generica.
La contraffazione e la concorrenza sleale accertati dal Tribunale costituiscono ex se fonti potenziali di danno e ciò è sufficiente per giustificare la pronuncia di condanna generica sia risarcitoria sia per la retroversione degli utili, domanda che non preclude l'onere probatorio da assolvere nel giudizio successivo dove ben la domanda potrebbe essere respinta.
Come da ultimo affermato condivisibilmente a tale proposito da Cass. 8729/2023 “Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.”.
********************
PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
Concerne la declaratoria di nullità pronunciata dal Tribunale con riferimento alle seguenti privative:
a) modello italiano [...] ( blocchetto di materiale profumato ): la domanda è stata depositata il cinque novembre 2001 e il brevetto rilasciato il venti luglio 2004;
36 b) modello italiano [...] (piazza sotto-spazzola attaccata a una parte di un blocco che si inserisce a sua volta nel tubo aspirante dell'elettrodomestico): la domanda è stata depositata il due maggio 2002 e il brevetto rilasciato il sette settembre 2004.
In base alla normativa di riferimento ( in particolare artt. 31 e ss. CPI che richiama la direttiva 98/71 CE e il regolamento UE 6/2002 e successive modifiche ) in sintesi il disegno, per essere tutelato come privativa, deve avere i caratteri della novità e della individualità; nel caso di prodotto complesso ( ossia un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio ) il componente e quindi il relativo disegno, ha carattere di novità e individualità se, una volta incorporato nel suddetto prodotto, rimane visibile durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione .
Il Tribunale ha ritenuto la nullità dei disegni per mancanza di novità e individualità qualificandoli in primo luogo come riferiti a componenti di un prodotto complesso e ritenendo in secondo luogo detti componenti non visibili durante la normale utilizzazione in quanto : a) il profumino nasce con l'aspirapolvere caratterizzandolo e la piastra sottospazzola è necessaria per farlo funzionare;
b) detti elementi sono presenti fin dalla fabbricazione del prodotto e sono compresi nel prezzo di vendita dell'aspirapolvere; d) componenti simili sono stati qualificati dalla terza commissione di ricorso come CP_10 parti di prodotto complesso privi di novità e individualità ( decisioni del ventotto aprile
2020 e del ventidue maggio 2020 con cui è stata accertata la nullità dei disegni europei della riguardanti rispettivamente il sacchetto filtro per aspirapolvere VK 135- CP_1
136 (DMC '912) e la piastra sotto-spazzola per VK 140 (DMC '482)) poiché concernenti componenti dell'aspirapolvere non visibili nel corso della sua normale utilizzazione;
d) non è condivisibile la statuizione del Board of Appeal dell' del ventitré agosto 2021 CP_10 che ha considerato il modello soggetto al suo esame ( sacchetto di raccolta polvere ) come un prodotto consumabile e dunque un accessorio.
L'appellante incidentale contesta la premessa da cui è partito il Tribunale ossia il fatto che i beni in questione siano componenti di prodotto complesso: si sostiene quindi che il dispensatore di profumo e la piastra sottospazzola siano accessori e come tali dotati di individualità e sottoponibili a privativa ex se;
si afferma poi che, anche a voler ritenere
37 detti disegni come riferiti a componenti di prodotto complesso comunque la sentenza sarebbe errata. Si tratterebbe infatti di componenti acquistabili dall'utilizzatore finale separatamente dall'elettrodomestico, una volta esauriti ( profumo ) o usurati ( piastra ); gli stessi sarebbero poi visibili dall'utilizzatore quando li colloca o li rimuove e quindi durante la normale utilizzazione dell'aspirapolvere il cui concetto sarebbe quindi esteso anche al momento in cui si inserisce o sostituisce il componente apprezzandone visivamente l'aspetto.
L'appello incidentale è infondato per quanto riguarda la piastra sottospazzola mentre per il blocchetto profumato l'appello incidentale è parzialmente fondato ma la sentenza deve essere confermata nella statuizione finale relativa al dissequestro e risarcimento del danno pur con diversa motivazione.
Nel caso di specie si tratta di privativa che non concerne un'invenzione ma l'aspetto estetico di un prodotto.
Come condivisibilmente ritenuto da Cass. Penale n. 29965/2020 in motivazione proprio in materia di ricambi dell'aspirapolvere TT “..la logica di tutela dell'aspetto esteriore del prodotto finito dotato di una propria autonomia, che costituisce l'in se della sua protezione come disegno o modello, si coglie anche nella regolamentazione dei requisiti per assicurare tutela, allo stesso titolo, ai componenti del prodotto complesso…… la necessità della visibilità ai fini della tutela come modello o disegno anche del semplice componente di un prodotto complesso si evince proprio dalle fonti ….. In particolare, secondo il par. 3, comma 1, lett. a) della direttiva, l'art. 4 del Regolamento e l'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.i., un componente di un prodotto complesso può essere oggetto di tutela, tra le altre cose, se, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo. Detto assetto normativo depone, dunque, nel senso che la visibilità sia un requisito essenziale per la tutela come disegno o modello del componente del prodotto complesso e che detta visibilità debba venire in rilievo durante l'utilizzazione "ordinaria" da parte del consumatore finale…”.
La materia è stata oggetto di pronunce comunitarie rilevanti nel caso di specie e volte a definire il concetto di componente di prodotto complesso stabilendo in buona sostanza che il componente è tale se il prodotto che ne sia privo non possa essere normalmente utilizzato.
38 Con sentenza del 22/23 marzo 2023 nella causa T-617/2021 il Tribunale dell'Unione
Europea, in caso di un elettrodo per torcia saldatrice ha invero affermato in generale che non si possa configurare un componente di prodotto complesso in presenza di indici quali la consumabilità, la vendita del prodotto privo del componente senza che l'acquirente lo consideri rotto o incompleto, l'assenza di un montaggio e uno smontaggio del prodotto per inserirlo, l'intercambiabilità del prodotto e la possibilità di utilizzo su supporti diversi.
Si tratta peraltro di un'affermazione che non trova altri riscontri, riguardante un caso non sovrapponibile a quello di specie poiché si faceva questione di un elettrodo con un ciclo di vita brevissimo ( poche ore ) che poteva essere montato su plurime tipologie di torce, prodotte da fabbricanti diversi e la torcia originale poteva utilizzare elettrodi provenienti da fabbricanti diversi;
lo stesso Tribunale ha poi rilevato come occorra verificare caso per caso in base a una concordanza di indizi.
E' stata poi in tale sede richiamata la sentenza del 20 dicembre 2017, e , Per_2 Per_3
C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992 laddove al punto 64 (anche se si trattava di cerchioni di pneumatici non originali venduti separatamente e utilizzati a scopo di riparazione invero soggetti alla particolare e diversa disposizione di cui all'art. 241 CPI) viene definita la nozione generale di «componente di un prodotto complesso» riferendola, come indicato del resto già dal CPI, alle molteplici componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio di tale oggetto, in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione.
La Corte di Giustizia con decisione del 16 febbraio 2023, nel procedimento C-472/21, ha poi statuito riguardo al concetto di “normale utilizzazione “ in sede di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E. ( attuata in Italia con il D.lgs 95/2001 sostituito dall'attuale Codice Proprietà Industriale del 2005 ) . Ebbene anche nella sentenza suddetta, riguardo a un sellino da bicicletta, è affermato : “la sella di una bicicletta o di una moto costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, ove una bicicletta o una moto costituiscono, di per sé, un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), di tale direttiva. Una sella, infatti, può essere sostituita in maniera tale da consentire di smontare o rimontare la
39 bicicletta o la moto e, in sua assenza, detto prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di un uso normale”.
Con decisione del Board of Appeal EUIPO del ventitrè Agosto 2021, considerata non condivisibile dal Tribunale, è stato ritenuto che non fosse un componente ma un mero accessorio un sacchetto di raccolta della polvere in quanto era venduto separatamente, non era necessario smontare e rimontare l'elettrodomestico per applicarlo e sostituirlo, non era necessario per valutare il funzionamento dell'aspirapolvere. Testualmente :
“Vacuum cleaner bags are consumables that may already be attached to vacuum cleaners upon purchase, but can be purchased independently, as argued by the appellant and known to the deciding Board on the basis of its own experience. A vacuum cleaner bag is promoted independently on the market, is sold at different locations and therefore differs, for example, from the thread lifter mentioned above. A vacuum cleaner bag is replaced as required;
A full vacuum cleaner bag is disposed of and not re-used. When replacing a vacuum cleaner bag, the vacuum cleaner is not separated and reconstructed;

Rather, the bag is placed or removed again in a roof intended for him. The vacuum cleaner bag is also not a requirement for examining the functionality of a vacuum cleaner. Nor is there a lack or full vacuum cleaner pouches for the repair of a vacuum cleaner.” Di conseguenza è stata riformata la decisione di primo grado ed è stata respinta la domanda di nullità del disegno.
Ebbene, alla luce della giurisprudenza richiamata occorre in primo luogo rilevare come l'affermazione generale di esclusione di tutti i prodotti consumabili dalla categoria
“componenti di prodotto complesso” sia errata in quanto la mera consumabilità può essere un concetto applicabile in generale a tutti i pezzi di ricambio anche ad esempio ai cavi di alimentazione;
si dovrebbe a questo punto distinguere i ricambi di parti soggette a un periodico prevedibile esaurimento della loro funzione escludendo i pezzi di ricambio destinati alla riparazione di componenti che hanno subito una rottura o un'usura derivante dall'utilizzo per un consistente periodo di tempo.
In realtà non è ricavabile dal contesto normativo una siffatta differenza per cui occorre esaminare nel caso concreto se la tipologia di prodotto rientri o meno nei parametri sopra indicati.
Nel caso di specie il Tribunale ha affermato che sia la piastra sotto-spazzola sia il profumatore costituirebbero elementi necessari per il prodotto complesso ma ciò per il
40 profumo è smentito dall'essere l'elettrodomestico normalmente utilizzabile secondo il proprio scopo principale senza il profumatore in quanto la funzione di profumare è chiaramente estranea e aggiuntiva alla raccolta polvere.
Il blocchetto profumato rientra pertanto nella privativa tutelabile per cui deve essere esclusa la nullità del brevetto e in tal senso riformata la pronuncia di primo grado.
L'appello incidentale sul punto è comunque infondato riguardo alla contraffazione.
Come risulta infatti dal confronto tra le foto delle due figure, in quella originale la porzione di blocchetto profumante con una sagoma riproducente la scritta “ CP_1 non costituisce un elemento secondario e poco visibile ma al contrario si tratta di un marchio tridimensionale che sovrasta sia in lunghezza che in larghezza tutto il profumatore coinvolgendo in modo pregnante l'attenzione dell'acquirente al contrario di quello IC che riproduce in modo del tutto anonimo solo la base del blocchetto.
Non vi è quindi confondibilità, a livello di disegno e quindi di percezione visiva, tra i prodotti e di conseguenza non vi è contraffazione.
Per la piastra sotto-spazzola invece la sentenza è del tutto condivisibile considerando la descrizione del disegno contenuta nel brevetto prodotto ( doc. 049 allegato all'atto di appello ) ove, si noti, il disegno tutelato dalla privativa non è la sottopiastra ma un oggetto consistente un unico blocco che si aggancia direttamente al corpo aspirante ed
è utilizzabile allorquando occorra pulire pavimenti duri;
in tale contesto la piastra sotto- spazzola, sicuramente sganciabile e sostituibile, in quanto contiene le setole conformate per raccogliere la polvere dal pavimento non può essere considerata estranea al normale utilizzo;
è infatti intuitivo come il riferimento alla complessità del prodotto vada compiuta in relazione al blocco pulente e comunque, pur potendosi attivare l'aspirazione senza la piastra questa ha anche la funzione di sollevare il blocco cui è agganciata rispetto al pavimento;
in sua mancanza si verrebbe a far entrare a diretto contatto il blocco aspirante con la superficie da pulire ( con probabile rischio di rovinarla o di rovinare il blocco aspirante) e non si avrebbe comunque l'effetto performante derivante dalle setole ai fini della pulizia dei pavimenti duri, effetto che costituisce uno dei motivi determinanti per utilizzare il blocco pulente;
del resto la stessa descrizione contenuta nel brevetto prevede un accessorio di aspirazione collegato al tubo e un “elemento di aspirazione orientabile” che ha come parte a contatto diretto con il pavimento proprio la piastra oggetto della presente causa.
41 Per quanto riguarda la visibilità come indicato dalla Cassazione penale sopra richiamata la stessa deve essere verificata con riferimento all'utilizzazione ordinaria del consumatore finale utilizzazione che necessariamente viene espletata non quando il consumatore compra e applica la piastra ( detta interpretazione proposta da non ha alcun CP_1 aggancio normativo ed esula dalla ratio della disposizione volta ad escludere tutto ciò che non è visibile dalla tutela del disegno ) ma quando l'aspirapolvere è in funzione.
**************************
SECONDO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
Viene impugnata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che i sacchetti filtranti con alloggio per profumo codice 5140 per VK 140 codice 5128 per VK 135-136 non costituissero contraffazione indiretta del brevetto EP'825.
La relativa domanda europea è stata depositata il ventisei febbraio 2003, rivendicante la priorità tedesca del primo marzo 2002; il brevetto è stato concesso il sette giugno 2006 e convalidato in Italia con il deposito della traduzione il trenta agosto 2006 con il titolo
"Sacchetto filtrante con elemento profumato".
Il problema tecnico cui si è inteso ovviare è quello di applicare sul lato esterno di un sacchetto filtrante un elemento profumato che neutralizzi i cattivi odori dello sporco aspirato.
Il brevetto è scaduto il ventisei febbraio 2023 per cui l'interesse alla domanda riguarda unicamente il periodo pregresso.
Il Tribunale, recependo le conclusioni del CTU ha affermato che i sacchetti IC contengono una piastra di sostegno cava ove alloggiare l'elemento profumato mentre la rivendicazione 1 del brevetto non prevede detta piastra per cui ha escluso la contraffazione.
L'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia in quanto “il Tribunale, ed il C.T.U. prima di esso, hanno negato la contraffazione in quanto i sacchetti IC oggetto di contestazione sono conformati per ospitare, ma non contengono un profumatore. Sennonché, la stessa
C.T.U. ha accertato che è possibile disporre il profumatore della nella parte di CP_1 sostegno dei sacchetti IC, dotata di un'apposita cavità: circostanza che dimostra che tali prodotti sono addirittura univocamente destinati ad attuare il brevetto EP '825, posto
42 che sono destinati ad essere utilizzati proprio negli aspirapolvere TT della CP_1 sussistendo dunque anche in questo caso tutti i requisiti di cui all'art. 66, comma 2-bis del
Codice della Proprietà Industriale per configurare un caso di contributory infringement….”
Il motivo è infondato.
Il CTU ha appurato che la rivendicazione 1 prevede un elemento profumato stampato ad iniezione con particelle di fragranza inserite. Nessun vano contenitore e nessuna autonomia tra elemento profumante e sacchetto è contemplato in detta descrizione.
I sacchetti IC al contrario non hanno un profumo stampato ad iniezione ma un vano contenitore ove possono essere inseriti sistemi profumanti di vario tipo, anche ma non solo si tratta quindi di accessori distaccati e da inserire in un sacchetto con vano CP_1 contenitore, non di un profumatore stampato a iniezione.
**************************
TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
Viene impugnato il capo di sentenza con cui è è stata condannata al risarcimento CP_1 del danno per le privative dichiarate nulle.
In particolare il Tribunale ha affermato : “Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento doganale più volte citato va esaminata la relativa domanda di risarcimento del danno in quanto ai sensi di tale disposizione: “Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto … o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile”.
La domanda di risarcimento del danno, alla luce della declaratoria di nullità dei disegni italiani, va dunque accolta…..”
sostiene che il diritto al risarcimento sorgerebbe solo nel caso in cui sia stata CP_1
l'autorità preposta ai procedimenti che seguono il blocco doganale ( ossia il Giudice Penale) ad accertare l'inesistenza della violazione e ad appurare che la non veridicità delle istanze
43 di tutela e delle dichiarazioni rese dal denunciante;
afferma comunque l'inesistenza di colpa grave e quindi anche sotto questo profilo l'insussistenza del diritto al risarcimento.
Il motivo è infondato.
La norma non lega il diritto al risarcimento ( di natura sicuramente civilistica ) all'accertamento della non veridicità delle istanze e dichiarazioni rese da in sede CP_1 doganale ma lo lega all'accertamento dell'insussistenza della violazione di diritti di privativa, accertamento che ben può essere svolto in sede civile a prescindere dall'instaurazione e dall'esito del giudizio penale.
Nel caso di specie occorre precisare come comunque, pur dovendosi riformare la sentenza laddove è stata pronunciata la nullità del disegno relativo al blocchetto profumatore comunque l'assenza di contraffazione integra il concetto di accertamento successivo dell'insussistenza della violazione di diritti di privativa e comunque si tratta di risarcimento del danno richiesto da in via generale quindi comunque la pronuncia condannatoria Pt_1 deve essere mantenuta.
La reciproca soccombenza, l'intervenuta perdita di efficacia di parte delle privative in corso di causa giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 17250/2022 resa nel procedimento
83338/2016
accoglie il quarto motivo di appello principale,
accoglie parzialmente il secondo motivo di appello incidentale,
considerata la scadenza in corso di causa di alcune delle privative azionate, in parziale modifica del provvedimento impugnato confermato nel resto:
a) dato atto della scadenza il ventisei febbraio 2023 della privativa di cui alla porzione italiana del brevetto EP '825 dichiara cessata la materia del contendere a partire da detta
44 data e per il pregresso respinge l'appello incidentale confermando la sentenza di primo grado che ha escluso la contraffazione;

b) respinge l'appello riguardo al capo di sentenza con cui il Tribunale ha accertato e dichiarato la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo fino al CP_4
1/9/2020 da parte dei sacchetti codici 5140, X5140CDR per e sacchetti oggetto di CP_16 sequestro 19303/13 a S. Maria Capua Vetere commercializzati da Pt_1
c) dato atto della scadenza del brevetto EP'073 alla data del tredici luglio 2021 dichiara la cessazione della materia del contendere da tale data e per il pregresso respinge l'appello principale;

d) in riforma parziale del capo di sentenza con cui è stata dichiarata la nullità dei disegni italiani [...] e [...] conferma la pronuncia per il solo disegno
[...] e la conseguente legittima commercializzazione dei prodotti IC codice
O597; accertata la validità del disegno [...], dichiara la non contraffazione da parte dei profumatori codice O530 e la conseguente legittima commercializzazione dei suddetti prodotti per l'effetto conferma l'ordine di dissequestro emesso dal Pt_1
Tribunale per entrambe le tipologia di prodotti;

e) dato atto della scadenza della porzione italiana del brevetto europeo EP'016 intervenuta il quattro marzo 2017 conferma per il resto la sentenza di primo grado laddove ha accertato e dichiarato per il pregresso la contraffazione di detta privativa da parte dei sacchetti codici X5136 e X 5136 CDR commercializzati da Pt_1
f) dato atto della scadenza alla data del quattordici aprile 2023 della porzione italiana del brevetto europeo EP'921 dichiara la cessazione della materia del contendere da tale data e per il pregresso conferma la sentenza di primo grado che ha dichiarato la contraffazione di detta privativa da parte del filtro MICROMIC codice O806S;
g) dato atto della scadenza alla data del ventisei febbraio 2023 della porzione italiana del brevetto europeo EP '825 dichiara la cessazione della materia del contendere da tale data e per il pregresso respinge l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado che ha escluso la contraffazione da parte dei sacchetti i IC codice 5140 per VK 140
e codice 5128 per VK 135-136;
45 h) ordina il dissequestro dei prodotti IC codice O847 consistenti in 2.791 piastre sotto-spazzola HD40 adattabili per TT VK 140 e condanna le appellate in solido a risarcire il danno all'appellante liquidato in € 35.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

Conferma, riguardo ai prodotti contraffatti di cui in motivazione rispetto a cui non sono ancora scadute le privative, la pronuncia di primo grado di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione, liquidazione della penale, pubblicazione della sentenza;

respinge per le privative scadute la domanda di inibitoria ferme restando per il pregresso quanto statuito dal Tribunale per inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti e liquidazione di una penale;

conferma la pronuncia di primo grado con cui è stata disposta la condanna generica a carico di al risarcimento del danno per tutti i prodotti contraffatti limitando il Parte_1 risarcimento per le privative scadute di cui è stata riconosciuta la contraffazione al solo periodo antecedente la scadenza;

compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, camera di consiglio del dieci marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta ET LU de Courtelary
46