REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL12 940/03 LA CORTE SUPREM CONTRAFFAZIONE D SEZIONE PRIMA CIVILE MARCHIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22614/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO · Consigliere Cron. 26825 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. 3399 Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Ud. 04/03/2003 - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva sul ricorso proposto da: dal Sig. DESTE FAM per diritti € 826±826 MA & CO SRL, in persona del legale rappresentante pro il 28-10-03 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO IL CANCELLIERE VITTORIO EMANUELE II 30, presso l'avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

MAX MARA FASHION GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato MAURIZIO DE 2003 STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente 543 all'avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 726/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/06/00; ! udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato D'ACUNTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati SPIAGGIARI e DI STEFANO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19 feb- braio 1993, la S.r.L. MAX MARA FASHION GROUP conveniva in giudizio la S.r.

1. MA & Co., in persona del legale rappresentante, con sede in Funo di Argelato di Bolo- gna, per sentire dichiarare la nullità della registra- zione del marchio della S.r.l. MA & Co., l'inibizione dell'uso del marchio stesso e condannare la S.r.L. MA & Co, al risarcimento dei danni cagionati alla stessa a seguito dell'uso del marchio. Si costituiva in giudizio la convenuta MA & Co. f 2 S.r.L., contestando la fondatezza della domanda e 30- stenendo che l'uso del marchio non costituiva contraf- fazione dei diritti della S.r.L. MAX MARA FASHION GROUP, né concorrenza sleale. All'esito della fase istruttoria il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 2643/98, accoglieva la do- manda dichiarando che l'uso del marchio MA & Co. co- stituisce contraffazione del marchio MAX & Co. ed atto di concorrenza sleale, inibendo l'uso, ordinando la ri- mozione e distruzione di etichette, insegne ed ogni al- tro segno distintivo che riproduca il marchio MA Co., ordinando la pubblicazione della sentenza, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Appellava, a questo punto, la MA & Co., sostenen- do che avrebbe errato il Tribunale: nel riconoscere al marchio RX & Co. la qualifica di "forte" e la corri- spondente pienezza di tutela;
nel ritenere, comunque, quella tutela riferibile anche a forme, dimensioni e colori (bianco su sfondo nero) del marchio stesso non effettivamente utilizzate dalla M.M. FASHION GROUP pri- ma dell'adozione del consimile marchio da parte di essa appellante;
nel non considerare, in ogni caso, che il consumatore di media diligenza fosse ben avveduto del fatto che i prodotti della MAX MARA F.G. non venissero 3 venduti fuori dai locali contrassegnati dalla Corri- spondente insegna. Con sentenza del 13 gennaio 2000, la Corte di Bolo- gna addita respingeva, però, ogni censura. Da qui l'ulteriore ricorso per cassazione della stessa MA & Co., al quale resiste la MAX MARA FASHION GROUP con controricorso. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo dei cinque mezzi in cui si articola l'odierna impugnazione (sostanzialmente ripetitivi dei motivi di appello che si assumono a torto disattesi dalla Corte di merito), la MA e Co. torna a lamentare che sia stata erroneamente riconosciuta la qualità di "forte" al marchio MAX e Co. E sostiene, per tal pro- filo, che quella Corte abbia "contraddittoriamente" at- tribuito una siffatta forza al marchio in questione, derivandola da una valutazione "riferita, invece, al marchio MAX MARA FASHION GROUP", continuando a disat- tendere la pur esatta obiezione che il marchio MAX E Co., per come caratterizzato dall'utilizzazione [non già di un nome di fantasia o di espressioni dotate di particolare forza distintiva, bensì di non altro che] di un nome comune (MAX), sarebbe, di per à, un 4 "marchio debole". - Ma la censura, così riproposta, non può, per al- cun aspetto, trovare, anche in questa sede, accoglimen- to. - Non è esatto in primo luogo, infatti, che i giu- dici a quibus abbiano, come si assume, "confuso i due marchi", "AX RA Fashion Group" e "AX e Co."; risul- tando, viceversa, da una corretta lettura della senten- za impugnata, come in essa si faccia esatto riferimento a "AX RA F.G. s.r.l." non già come marchio - che, bensì come sog- pacificamente, non esiste come tale getto creatore e titolare del marchio "AX e Co." Ed è proprio avendo ben presente siffatta distin- zione che quei giudici - nel dar ragione della ritenuta - hanno datoqualità "forte" del marchio "AX e Co. soprattutto rilievo alla imponente mole di investimenti economici e pubblicitari fatti dalla AX RA F.S. per evidenziarne la capacità distintiva, attraverso l'articolazione anche di una rete di circa duecento punti vendita in Italia, che si identificano con il marchio stesso. Il che, sul piano argomentativo, presuppone una corretta premessa di principio e, cioè, che vadano con- siderati "forti" anche quei marchi che una siffatta in- cisiva capacità individualizzante abbiano (ancorchè non F 5 inizialmente posseduta) comunque poi acquisito con l'uso (secondary meaning) e, per ciò, abbisognino della protezione più rigorosa, che si riconosce al marchio forte, senza la quale anche le lievi modificazioni, che il marchio debole deve tollerare nel segno antagonista, frustrerebbero il predetto risultato d'uso (cfr. nn. 5091/2000; 9617/98; 2884/85; 6262/82; 4294/74). E si risolve poi, per il profilo applicativo del principio stesso, in un apprezzamento di fatto (sulla ritenuta "acquisizione" di una tal forza distintiva da parte del marchio in parola) che non è, come tale, su- riesaminato nel merito, come siscettibile di essere pretende, in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo postula, a sua volta, un ana- logo riesame di una circostanza di fatto se sia sta- ta, cioè, la AX RA F.S. a "modificare" il suo mar- chio rendendolo simile a quello della MA & Co. - in ordine alla quale la ricorrente mira a sovvertire la conclusione, negativa, cui è pervenuta la Corte di me- rito. Obiettivo, questo, evidentemente incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità. Dal che l'inammissibilità, quindi, per tal ragione, di questa censura.

3. Ha denunciato poi, con successivo terzo mezzo, la ricorrente "violazione e falsa applicazione degli +1 artt. 2569 e 2571 c.c.", in cui assume essere incorsa la Corte Bolognese nell'affermare che la tutela del marchio registrato valga anche in relazione al marchio non effettivamente usato per contraddistingue la produ- zione. Sempre sul presupposto di fatto che il marchio "AX & Co.", nella versione asseritamente simile (per aspet- to grafico e colore) al marchio "MA & Co., sia stato utilizzato dalla AX RA solo dopo l'adozione di quest'ultimo marchio, sostiene, infatti, la MA & Co. s.r.

1. che "la prassi di registrare un nome come mar- chio per qualsiasi carattere, dimensione e colore" non dovrebbe far dimenticare che "marchio tutelabile ap- punto solo quello effettivamente usato per la produzio- ne" " Ma la tesi così prospettata non ha fondamento nor- mativo. La "facoltà di fare uso esclusivo del marchio regi- strato e di vietare a terzi l'utilizzazione di un segno identico o simile", riconosciuta al titolare del mar- chio registrato dall'art. 1 del r.d. 1942 n. 929, re- sterebbe infatti svuotata di contenuto (e con ciò azze- rato, sul piano effettuale, l'istituto stesso della re- gistrazione) ove dovesse attribuirsi rilevanza - come la ricorrente pretende - all'uso come unico evento at- tributivo del diritto con sostanziale equiparazione della disciplina del marchio registrato a quella del marchio non registrato. Per cui resiste, dunque, a critica la sentenza im- pugnata anche per la parte in cui ha correttamente ri- tenuto che la registrazione del marchio nominativo ne assicura una tutela che diversamente da quella, limi-S tata al solo preuso od uso effettivo, prevista per il marchio non registrato- si estende, invece, a tutte le possibili ipotesi di utilizzo, senza limiti derivanti dall'utilizzazione effettiva che ne venga fatta.

4. Il quarto motivo del ricorso prospetta, a sua volta, un duplice vizio di motivazione, addebitandosi, con esso, alla Corte di appello di avere solo in modo "affrettato e superficiale" ritenuto che l'esame visivo dei due marchi determini confusione nel "consumatore medio"; e di avere "illogicamente", altresì, escluso che lo stesso fosse ben in grado di percepire, invece, la diversità di quei due marchi, per il fatto che quel- lo della resistente è venduto solo nei negozi contras- segnati dalla corrispondente insegna MAX & Co. r Ma anche questa complessa censura è in ogni sua parte infondata: quanto al primo suo profilo per la genericità del rilievo impugnatorio e per la sua sostanziale inerenza a valutazioni di merito non suscettibili di riesame in tersa istanza (cfr. nn. 782/93; 1473/95; 13592); 8, quanto al secondo profilo, perchè inerisce del pari * all'area degli apprezzamenti di fatto, e non presta il fianco a rilievi di illogicità, l'argomento della Corte " bolognese per cui non possa pretendersi che il cd. con- sumatore medio-alto sia in grado di conoscere le stra- tegie aziendali al punto non solo di percepire, in po- sitivo, presso quali locali, in relazione ad una corri- spondente insegna, il marchio in questione sia di rego- la venduto, ma anche di escludere, in negativo, che presso alcun altro negozio non identicamente contrasse- gnato, quel marchio possa, per ciò stesso, mai essere commercializzato.

5. A non miglior sorte va, infine, incontro il re- siduo quinto motivo della impugnazione, a sua volta, subarticolato nella duplice censura, rivolta alla Corte di appello di avere (ai fini del risarcimento dei danni e della prova in ordine alla loro esistenza) "erroneamente inteso il riferimento della prima senten- za all'art. 2598 c.c. come compiuto non alla previsione del n. 1 [ uso di segni confusori ], bensì a quella del n. 3 [ uso di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale е idoneo a danneggiare l'altrui azienda]"; e di avere "immotivamente", in tale 9 prospettiva, affermato che la MA & Co. avrebbe "costantemente rincorso la AX & Co.", al fine di av- vantaggiarsi della possibile confusione fra i consuma- tori. Su entrambi i riferiti punti quella Corte ha, inve- contrariamente all'avverso (ed assertivo) assunto, ro, compiutamente e correttamente argomentato. Nel senso che: a) i primi giudici avevano fatto nella sostanza ri- ferimento proprio alla previsione del n. 3 dell'art. 2598, avendo "sottolineato il modo e il contesto in cui viene usato il marchio e non invece la semplice confon- dubilità dei prodotti". b) ed, "esaminata l'attività della MA & Co. nel suo svolgersi, sulla base delle produzioni in atti", essi avevano potuto constatare che quest'ultima aveva appunto costantemente "rincorso" la AX RA, "dapprima modificando la propria denominazione sociale (da Agnese s.r.l. in MA & Co.), quindi registrando ed utilizzan- do il marchio confondibile, da ultimo modificando la propria insegna così da renderla somigliante al marchio h AX & Co." 6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, che liquida in € 10.000,00 oltre ad € 100,00 per spese vive, spese generali, IVA e CAP come " per legge. Roma, 4 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morelim (Giovanni Elseves CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sa Civile Depositato Cancelleria CANCELLIERE -5 SET. 8003 CANCELLIERE 11=== -