Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29112-2007 proposto da:
S.I.SV.EL. - SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A. (P.I. 07004870015), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato PROSPERETTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANZOSI MARIO, FRIGNANI ALDO, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa GIOVANNA IOLI di TORINO - Rep. n. 55897 del 9.11.2007;

- ricorrente -

contro
ITALTEL S.P.A., EMME ESSE S.P.A., P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI TORINO;

- intimati -

sul ricorso 536-2008 proposto da:
ITALTEL S.P.A. (P.I. 132104 60153), EMME ESSE S.P.A. (P.I. 00551360985), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso l'avvocato SCRIVO PASQUALE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIDIA GIORGIO, giusta procure a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
S.I.SV.EL. - SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 752/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ALDO FRIGNANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso principale, per l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società IT ed ME SS, rispettivamente produttrice e distributrice in Italia di ricevitori digitali di segnali televisivi provenienti da satellite (cd. set top boxies), agirono in giudizio nei confronti delle società IT e SV, dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo l'accertamento della nullità dei brevetti italiani per invenzione industriale n.

1.159.686 e 1.108.410 della IT. Quest'ultima dedusse la propria carenza di legittimazione passiva affermando di avere ceduto i brevetti alla SV, la quale in giudizio confermò di essere titolare di entrambi i brevetti e chiese la condanna delle società attrici al risarcimento dei danni per contraffazione da liquidare in separato giudizio. Le società attrici rinunciarono al giudizio nei confronti della sola società IT che accettò la rinuncia. La causa proseguì nei confronti della SV e, con sentenza non definitiva, il tribunale accertò la validità dei brevetti, accolse la domanda della SV di accertamento della contraffazione ed emise condanna generica delle attrici al risarcimento dei danni.
Il giudizio di appello introdotto dalle società IT ed ME SS è stato definito dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 11 maggio 2007, che ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha rimesso la causa dinanzi al tribunale. La corte ha premesso che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità del brevetto per invenzione industriale deve essere esercitata, a norma del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 78, comma 2, nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sui medesimi, compresi i precedenti titolari del brevetto poi ceduto ad altri. Pertanto, poiché in caso di litisconsorzio necessario la rinuncia agli atti è idonea a produrre effetti solo se manifestata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ed accettata, la rinuncia da parte delle società attrici era inefficace perché accettata solo dalla convenuta IT e non anche dalla SV (nei cui confronti non era stata neppure espressa), con la conseguenza che il giudizio di primo grado era proseguito in una situazione di contraddittorio non integro, rendendo invalida la sentenza.
La società SV ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono le società IT ed ME SS. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che è passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11 dicembre 2009 che, prendendo atto della precedente sentenza della medesima corte (impugnata dalla IS in questa sede di legittimità) che aveva giudicato nulla la sentenza non definitiva del tribunale sull'an ha dichiarato la "caducazione" della successiva sentenza definitiva del Tribunale che, pronunciando sul quantum, aveva condannato le società attrici a pagare le somme dovute alla IS per contraffazione dei brevetti. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. le controricorrenti hanno eccepito che, in conseguenza di tale giudicato, sarebbero venuti meno il petitum e la causa petendi del ricorso in esame. La tesi è infondata alla luce del principio secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, in quanto condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull'an, non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza (v. Cass., sez. un., n. 2204/2005). Venendo ad esaminare i motivi di ricorso proposti dalla SV, nel primo è censurata (per violazione del R.D. n. 1127 del 1939, art. 78, comma 2; D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 122, comma 4 e art. 102 c.p.c.) l'interpretazione della corte di appello secondo cui l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un brevetto per invenzione industriale deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto, compresi gli inventori (come, nella specie, la società IT) che abbiano ceduto i diritti patrimoniali sull'invenzione. Il motivo è infondato. Questa corte (con sentenza n. 8564/1991) ha affermato il principio secondo cui il R.D. n. 1127 del 1939, art. 78, comma 2, disponendo che l'azione di nullità del brevetto deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, va inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, aventi qualità di litisconsorti necessari, anche quanti risultino, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullità del brevetto.
Il citato art. 78, comma 2, è stato trasfuso nell'art. 122, comma 4, del c.p.i. (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) il quale dispone che "l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto..." e, successivamente, il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 54 vi ha aggiunto le seguenti parole: "... in quanto titolari di esso" (e il medesimo D.Lgs. del 2010, art. 128, comma 2, ha disposto che "gli articoli 120 e 122 del codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo"). Tale aggiunta, ad avviso della ricorrente, avrebbe lo scopo di restringere il novero dei litisconsorti necessari nel giudizio, escludendo proprio gli inventori che, avendo ceduto i diritti sull'invenzione, non sarebbero più titolari attuali, sebbene annotati nel registro. Questa tesi non è condivisibile. Coloro che sul registro dei brevetti risultino come ex titolari del brevetto, per averlo ceduto ad altri, essendone stati titolari, ab origine avendolo essi richiesto, o successivamente avendolo a loro volta acquistato dal primo titolare, hanno in effetti un interesse giuridico a partecipare al giudizio in quanto portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del brevetto. Come osservato nella sentenza n. 8564 del 1991, "occorre tener conto della disposizione del R.D. del 1939, ex art. 59 bis, introdotta con la novella del 1979 v. l'attuale art. 77, lett. b, c.p.i., che ha risolto legislativamente i dubbi dottrinari e giurisprudenziali sugli effetti della dichiarazione di nullità del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullità. La decisione, stabilisce il nuovo art. 59 bis, ha effetto retroattivo;
quei contratti non sono pregiudicati soltanto nella misura in cui siano stati già eseguiti;
in questo caso il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto. È quindi evidente l'interesse essenziale di coloro che hanno trasferito il brevetto a difendere la validità del brevetto;
sia per l'ipotesi in cui i relativi contratti non siano stati eseguiti anche solo in parte;
sia anche per l'ipotesi di già avvenuta totale esecuzione, per l'eventualità che su richiesta del cessionario del brevetto poi dichiarato invalido, il giudice gli accordi un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto, rimborso, corò è ovvio, a carico del cedente. Questo interesse non apparirebbe sufficientemente protetto per la circostanza che il convenuto attuale titolare del brevetto possa a sua volta convenire in giudizio il suo dante causa, in garanzia;
o che, come è logico, il precedente titolare possa intervenire nel giudizio di nullità in corso, giudizio che vede come parti principali l'attore e il convenuto titolare attuale del brevetto. Il verificarsi dell'una e l'altra delle circostanze è meramente eventuale. Il titolare attuale del brevetto può non volere chiamare in causa il dante causa;
costui può non essere a conoscenza del procedimento in corso: nell'uno o nell'altro caso può ben succedere che la sentenza dichiarativa della nullità passi in giudicato con efficacia erga omnes e dunque il dante causa si trovi gravemente pregiudicato nell'ipotesi che il cessionario intenda agire sul presupposto della nullità del brevetto già al momento della stipulazione del contratto di cessione. L'unico modo per evitare questo serio pregiudizio è assicurare la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito".
L'ambiguo intervento legislativo del 2010 non giustifica il superamento della predetta interpretazione resa da questa corte nel 1991 sulla base di argomentazioni condivisibili e ancora valide. Deve infatti ritenersi che l'azione di nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale debba essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro "quali aventi diritto" e che l'aggiunta "in quanto titolari di esso" (introdotta dal decreto correttivo del 2010) non valga ad escludere coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi di soggetti pur sempre iscritti nel registro "in quanto titolari". La nuova disposizione non circoscrive il contraddittorio ai soli titolari "attuali" ma richiama genericamente "i titolari di esso" e non v'è dubbio che tra costoro vi siano anche i titolari originari del brevetto. Questa interpretazione evita l'irragionevole disparità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.) tra titolari attuali e originari del brevetto, essendo anche quest'ultimi - come detto - portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del brevetto, i quali potrebbero essere vulnerati da declaratorie di nullità o decadenza rese a conclusione di giudizi di cui non abbiano avuto conoscenza, pur essendo annotati nel registro. Nel secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 306 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che la corte del merito non avrebbe considerato che la SV aveva espresso in modo chiaro ed inequivoco la volontà di accettare l'estromissione dal giudizio della IT e che quest'ultima aveva espresso la volontà di essere estromessa. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte torinese ha ritenuto che la rinuncia al giudizio da parte delle società attrici nei confronti della società IT fosse inefficace poiché non espressa nei confronti di (e non accettata da) entrambe le società convenute (contraddittori necessari), ma soltanto nei confronti di una di esse (la IT) la cui accettazione era quindi inefficace. Infatti, poiché la sentenza è utiliter data solo se pronunciata nei confronti di tutti i contraddittori necessari (art. 102 c.p.c.), la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di uno di essi non può produrre i tradizionali suoi effetti estintivi (v. Cass. n. 4177/2008, n. 19968/2005, n. 1502/1994). Ne consegue che inutile si dimostra l'indagine volta a stabilire se la SV abbia accettato la rinuncia nei confronti della IT ovvero l'estromissione di quest'ultima dal giudizio, poiché questo non avrebbe potuto proseguire nei confronti della sola SV.
Nella rubrica del controricorso di IT ed ME SS è annunciato un "ricorso incidentale condizionato" che tuttavia non è stato proposto, come si desume anche dalle conclusioni nelle quali si chiede il rigetto del ricorso della SV e la conferma della sentenza impugnata. Su di esso va quindi dichiarato il non luogo a deliberare. In conclusione il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto della relativa novità della questione giuridica esaminata.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso della società SisVel e dichiara il non luogo a deliberare sul ricorso incidentale;

compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014