REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 562/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
, (DE234124599), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Karl-Simon-Straße 12, 78733 Aichhalden,
Germania, rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia Dalla Costa e dall'Avv. Alessia
Ferraro appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Maria Marton, dall'Avv. Lorenzo
Pennisi, e dall'Avv. Licinio Pennisi appellato- appellante incidentale
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, anche in sede di appello incidentale
In via preliminare:

1 - Dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione come esposto in narrativa;

- Rigettare tutte le eccezioni sollevate da in particolare l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità Cont sollevata da in relazione alle asserite nuove domande e documentazione formulate
Contr e depositata da parte di
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale di ai sensi dell'art. CP_1
348 bis cpc;
Nel merito:
Rigettate le eccezioni e deduzioni di a integrale riforma della sentenza n. CP_1
2727/2022 dal Tribunale di Genova – Sezione Specializzata in Materia di Impresa nella causa civile di I grado iscritta al n. 6163/2019 R.G.:

1. accertare e dichiarare che il brevetto IT1419865 depositato in data 17.09.2013 e concesso in data 11.12.2015 di titolarità di FAE si estende oltre il contenuto iniziale della domanda, e per l'effetto dichiararsi la nullità del brevetto IT1419865 ex art. 76 comma 1 lettera c) CPI;

2. accertare e dichiarare che il brevetto IT1419865 depositato in data 17.09.2013 e concesso in data 11.12.2015 di titolarità di FAE non è sufficientemente descritto né suscettibile di applicazione industriale e per l'effetto dichiararsi la nullità del brevetto Cont IT1419865 ex art. 76 comma 1 lettera a)

3. accertare e dichiarare che il brevetto IT1419865 depositato in data 17.09.2013 e concesso in data 11.12.2015 di titolarità di FAE è privo del requisito di novità e per l'effetto dichiararsi la nullità del brevetto IT1419865 ex art. 76 comma 1 lettera a) CPI;

4. accertare e dichiarare che il brevetto IT1419865 depositato in data 17.09.2013 e concesso in data 11.12.2015 di titolarità di FAE è privo del requisito di altezza inventiva e per l'effetto dichiararsi la nullità del brevetto IT1419865 ex art. 76 comma 1 lettera a) Cont

5. gli utensili KFS1226, KFS1264, KFS1173-2, KFS1174-2, Parte_2
KFS1240, KFS1268, KFS1203-1, KFS1215 non integrano una contraffazione né diretta, né indiretta, né per equivalenti della rivendicazione 9 di IT1419865.

6. revocare l'ordine di inibitoria, di ritiro dal commercio, di distruzione dei prodotti
KKT, la connessa penale e l'ordine di pubblicazione disposti dalla sentenza impugnata;

pag. 2/31 Cont

7. accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto a a titolo di risarcimento del
Cont danno, con conseguente ordine di restituzione dell'importo corrisposto a da King-
Kong Tools e dei costi sostenuti da quest'ultima per la pubblicazione della sentenza sulle riviste e sul sito internet, in forza dell'ordine di condanna provvisionale di cui alla sentenza impugnata.

8. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza ma solo nel caso in cui accerti la Cont nullità del brevetto italiano IT1419865 di e/o l'assenza di contraffazione del brevetto IT1419865 da parte degli utensili KKT, per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “La Repubblica” e “Corriere della Sera” e su due riviste di settore a scelta della convenuta tra Controparte_4
, , a cura della convenuta Controparte_5 CP_6 Controparte_7 appellante ed a spese dell'attrice appellata, nonché a caratteri doppi del normale sulla pagina iniziale del sito internet di FAE e presso tutti seguenti nomi a dominio www.faegroup.com/; www.fae-group.com/it; www.faegroup.com/de; www.fae- group.com/fr; www.faegroup.com/en https://www.faegroup.com/us/; www.fae- group.com/es; https://www.faegroup.com/ca/; https://www.fae-group.com/au/ e https://www.fae-group.com/ru/ (o altro sito ad essa riferibile) per almeno 60 giorni consecutivi.
Rigettare integralmente l'appello incidentale di controparte in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via istruttoria Previa rimessione sul punto della causa in istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie formulate dalla convenuta appellante, sia a prova diretta che a prova contraria, in particolare le istanze di prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (a pag. 8 e ss., a pag. 19 e ss., a pag. 36 e ss., a pag. 39 e ss. e a pag. 42 e ss)
Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e Contr contraria dall'attrice appellata, per i motivi dedotti negli scritti difensivi di parte
(in particolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c.), chiedendo altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova testimoniale articolate dall'attrice, di essere ammessi con i testi a prova contraria indicati nelle memorie ex art. 183 comma 5 n. 2 e n. 3 c.p.c.. Si chiede altresì che venga disposta la rinnovazione della pag. 3/31 CTU con contestuale nomina di un nuovo CTU ex art. 196 C.p.c. o, in subordine,
l'integrazione dell'elaborato peritale ex art. 196 C.p.c. chiedendo al CTU di rispondere al quesito peritale attenendosi ai principi enunciati dalla giurisprudenza in merito al divieto di introdurre per via interpretativa nelle rivendicazioni elementi presenti nella sola descrizione per determinare il contenuto delle rivendicazioni e l'ambito di esclusiva del . In ogni caso Con vittoria di onorari, spese ed accessori (15% spese generali, Pt_3
4% CPA, 22% IVA). Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado
(inclusi i costi di consulenza tecnica e di parte) del giudizio di appello”.
Per la parte appellata e appellante incidentale:
, senza accettare alcun contradditorio su domande e documenti CP_1
nuovi, rispettosamente chiede e confida che, contrariis reiectis, siano accolte le conclusioni e richieste, anche istruttorie, rassegnate nella menzionata Comparsa di risposta con appello incidentale;
conclusioni e richieste che vengono qui di seguito confermate e trascritte per immediatezza di riferimento:
1.- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da
, con condanna della stessa ex art. 13 co. I-ter del Parte_1
DPR n. 115/2002, e ciò anche per le ragioni ed i motivi di cui in atti, ivi inclusa la documentazione come tale identificata.
2.- Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria rigettare l'appello proposto da
, ivi incluse le domande ed eccezioni da quest'ultima Parte_1
formulate in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, inammissibili e prive di supporto probatorio, mandando così l'attrice ed i suoi titoli di CP_1
privativa, EP2848312 ed IT1419865, assolti da ogni petitum, richiesta e/o domanda avversaria, e ciò anche alla luce delle ragioni ed i motivi di cui in atti;

3.- In accoglimento dell'appello incidentale, per le ragioni, i motivi e le richieste, anche istruttorie, di seguito richiamate e, comunque, parte degli atti, riformare parzialmente la
Sentenza n. 2727/2022 in favore dell'attrice : CP_1
a) accertando e dichiarando che la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, promozione anche tramite siti Web, importazione, esportazione, distribuzione, fornitura, offerta di fornitura e/o offerta in vendita, in qualsiasi forma, sia direttamente che pag. 4/31 indirettamente, da parte della convenuta e/o suoi Parte_1
aventi causa degli utensili di cui in atti, inclusi i mezzi d'unione, comunque denominati ed identificati, e ad ogni modo interferenti, non solo con il brevetto italiano IT1419865, ma anche con l'ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo
EP2848312, costituiscono contraffazione, anche peggiorativa e/o parziale e/o per equivalenti e/o indiretta o per contributo, di detti brevetti;
e conseguentemente b) inibire alla convenuta e/o ai suoi aventi causa Parte_1
ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, promozione anche tramite siti Web, importazione, esportazione, distribuzione, fornitura, offerta di fornitura e/o offerta in vendita, in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, degli utensili, per cui è causa, inclusi i mezzi d'unione, comunque denominati ed identificati,
e ad ogni modo interferenti con l'ambito di protezione, non solo del brevetto italiano
IT1419865, ma anche della frazione italiana del brevetto europeo EP2848312, di cui costituiscono contraffazione, anche peggiorativa e/o parziale e/o per equivalenti e/o indiretta o per contributo;

c) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli utensili di cui in atti, inclusi i mezzi d'unione, comunque denominati ed identificati, ed in ogni caso interferenti con l'ambito di protezione, non solo del brevetto italiano IT1419865, ma anche della frazione italiana del brevetto europeo EP2848312, di cui costituiscono contraffazione, anche peggiorativa e/o parziale e/o per equivalenti e/o indiretta o per contributo entro trenta giorni dal deposito sentenza;

d) in ogni caso, accertando l'illiceità del comportamento della convenuta anche sotto il profilo delle norme repressive della Parte_1
concorrenza sleale ed inibirne conseguentemente la prosecuzione e/o a tale titolo ordinare il ritiro dal commercio nonché la distruzione di tutti gli utensili di cui in atti, inclusi i mezzi d'unione, comunque denominati ed identificati;

e) ulteriormente, e in ogni caso, condannando la convenuta Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice per i fatti, i titoli, i
[...]
motivi e le ragioni di cui in atti;
danni da liquidarsi nella misura che verrà accertata e, comunque, secondo i criteri di cui all'art. 125 CPI, ivi inclusa la retroversione degli utili,
o, in subordine, anche in via equitativa;

pag. 5/31 f) confermando in toto tutte le altre misure, decisioni e sanzioni civili e risarcitorie prese con la Sentenza parziale n. 2727/2022 dal Tribunale di Genova.
4.- In ogni caso e in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare altre istanze istruttorie o prove costituende nel corso del giudizio e ferma la possibilità di modificare e/o rinunciare e/o rivalutare istanze già formulate, si chiede
Contr disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di come da punto 15) del foglio di precisazione delle conclusioni accluso sub Allegato 5 alla Comparsa di risposta con appello incidentale, nonché ammettersi, tutte le altre richieste istruttorie e prove costituende ivi riportate, tra cui i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi di cui alle Pagg. 6 e ss., del già menzionato Allegato 5, come anche delle prove contrarie ivi riportate, e ciò soprattutto in caso di ammissione delle prove avversarie. Si precisa che tutte le istanze istruttorie e prove costituende erano state tempestivamente
Cont formulate da nell'ambito del giudizio di primo grado (cfr. Allegato 3 alla
Comparsa di costituzione con appello incidentale a cui si rimanda) e riportate nel succitato Allegato 5) in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, anche per consulenti tecnici e per entrambi i gradi di giudizio, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed anche dei tridimensionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2727/2022 pubblicata in data 2.12.2020 la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Genova, all'esito dell'istruttoria svolta anche mediante CTU, ha pronunciato in punto “an” sulle domande svolte in giudizio:
i. respingendo la domanda di nullità del brevetto IT n. 1419865;
ii. dichiarando che gli utensili prodotti da mod. Parte_1
“KFS1226”, KFS 1173-2, KFS 1172-2, KFS 1240, KFS 1264, KFS 1268, KFS
1203-1, KFS 1215, interferiscono con il brevetto n. 1419865; CP_8
iii. inibendo a ogni forma di produzione, Parte_1
commercializzazione, pubblicizzazione, promozione anche tramite siti Web,
pag. 6/31 importazione, esportazione, distribuzione, fornitura, offerta di fornitura e/o offerta in vendita, in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, degli utensili mod. “KFS1226”, nonché dei modelli KFS 1173-2, KFS 1172-2, KFS
1240, KFS 1264, KFS 1268, KFS 1203-1, KFS 1215, in quanto ritenuti interferenti con il brevetto FAE IT'865, e tutti dichiarati come sostituibili con i Cont corrispondenti utensili brevettati da iv. respingendo la domanda di cessazione di concorrenza sleale non interferente;

v. ordinando il ritiro dal commercio e la distruzione, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza, di tutti gli utensili ritenuti interferenti;
vi. fissando una penale a carico di di € 2.000 per Parte_1 ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine di ritiro dal commercio e di € 100 per ogni pezzo in caso di violazione dell'inibitoria; vii. disponendo la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulle riviste e entro 15 giorni CP_4 Controparte_4 Controparte_7
dalla comunicazione della sentenza, a cura e spese di Parte_1
, e, ove questa non provveda nel termine indicato, a cura e spese di
[...]
, con diritto di rivalsa nei confronti di parte convenuta, CP_1
nonché, per almeno trenta giorni consecutivi, sulla home page dei siti Web www.kingkong-tools.com/.eu/.it.; viii. condannando parte convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, conseguenti alle condotte illecite accertate, disponendo il pagamento a titolo di provvisionale della somma di € 18.350,15; ix. disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in punto quantum.
Ha osservato il Tribunale “che è pacifico in causa, ai sensi dell'art. 59 C.p.i che, il brevetto IT'865 abbia cessato di produrre effetti quanto alle rivendicazioni da 1 a 7, Cont per effetto della convalida in Italia di 12 di FAE”. Ha inoltre ritenuto il Tribunale che “deve escludersi la contraffazione sia diretta che indiretta degli utensili KKT rispetto alle rivendicazioni da 1-7 di EP'312” (pagg. 9 segg. motivazione).
pag. 7/31 2- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1 svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui (pag.13 segg. sentenza primo grado) non ha ritenuto l'aggiunta di materia nuova oltre il contenuto della domanda originale per generalizzazione intermedia nelle rivendicazioni 8 e 9 di
IT '865;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui (pag.16 sentenza primo grado) non ha ritenuto carente ed insufficiente la descrizione delle rivendicazioni
8 e 9 del brevetto IT '865;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui (pag.22 segg. sentenza primo grado) ha ritenuto la novità delle rivendicazioni di IT '865; iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui (pagg. 27 segg. sentenza primo grado) ha ritenuto l'altezza inventiva delle rivendicazioni 8 e 9 di IT '865;
v. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui (pagg. 32 segg. sentenza primo grado) ha ritenuto che gli utensili di integrano una Parte_2 contraffazione per equivalenti delle rivendicazioni di IT'865; vi. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ordinato l'inibitoria, il ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti KKT e applicato una penale, nonché disposto la pubblicazione della sentenza;
vii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato condanna generica al risarcimento del danno e disposto la condanna provvisionale.

3- L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e chiedendo, nel merito, rigettarsi lo stesso. Ha contestato tutte le deduzioni svolte dall'appellante, e affermato l'infondatezza dei motivi d'appello. Ha svolto motivi d'appello incidentale per sentir accertare che gli utensili KKT modelli KFS1226,
KFS1264, KFS1173-2, KFS1174-2, KFS1240, KFS1268, KFS1203-1, KFS1215 interferiscono in tutto o in parte, in via diretta o indiretta o per equivalente, non solo con il brevetto IT1419865 (come ritenuto con la sentenza di primo grado), ma anche con il Cont brevetto EP2848312 di nonché per sentir accertare che i mezzi di connessione
KSI114, KSI135, KSI137, KSI146, KSI109, KSI111, KSI140, KSI108, KSI194,
pag. 8/31 KSI107, KSI110 e SI306, SI307, SI308, SI302, e “i mezzi di unione”, comunque denominati, interferiscono in tutto o in parte, in via diretta o indiretta o per equivalenti con i brevetti IT1419865 e EP2848312 di FAE. Ha insistito nella richiesta di accertamento dell'interferenza, e di applicazione delle conseguenti sanzioni, “almeno per il mezzo d'unione KSI140 e per i denti KFS1226, 1264 e 1268 (cfr. docc. 23, 24 e
25) che lo implementano, ben potendo la testa della vite costituire un'ulteriore punto
d'appoggio tra utensile e portautensile. Aspetto sul quale il Giudice di prime cure ed il
CTU hanno omesso di pronunciarsi”. Ha svolto appello incidentale anche in ordine al rigetto delle domande di accertamento delle condotte di concorrenza sleale lamentate.

4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 co.2° c.p.c. con ordinanza del consigliere istruttore 31 marzo 2025, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 co.1° c.p.c..

5- Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, essendo rinvenibili nello stesso tutti gli elementi essenziali all'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, e non apparendo evidente la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

6- Osserva questa Corte che:
a. i motivi dell'appello principale in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda di nullità sono stati svolti, sotto i vari profili sopra ricordati, con esclusivo riguardo alle rivendicazioni n.8 e n.9 del brevetto italiano n. 1419865 (depositato in data 17.9.2013 e concesso in data 11.12.2015). Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dato atto che non è stata svolta domanda di nullità della frazione italiana del brevetto europeo n.2848312 (depositato in data 3.9.2014, concesso in data 14.12.2016. e convalidato in Italia ex art. 56 c.p.i. in data 27.1.2017);
b. il motivo d'appello principale in ordine alla pronuncia di accertamento della contraffazione è stato svolto con riguardo alla dichiarata interferenza degli
“utensili prodotti da mod. “KFS1226”, KFS Parte_1 Parte_1
pag. 9/31 1173-2, KFS 1172-2, KFS 1240, KFS 1264, KFS 1268, KFS 1203-1, KFS 1215
… con il brevetto n. 1419865”; interferenza ritenuta con riguardo a CP_8
IT1419865 (v. pagg. 32 segg. sentenza Tribunale);
c. è stato svolto motivo d'appello incidentale in ordine alla mancata pronuncia di accertamento della contraffazione, diretta, indiretta o per equivalente, del brevetto italiano IT1419865 con riguardo ai mezzi di connessione KSI114,
KSI135, KSI137, KSI146, KSI109, KSI111, KSI140, KSI108, KSI194, KSI107,
KSI110 e SI306, SI307, SI308, SI302, o “mezzi di unione”, comunque denominati;

d. sono stati svolti motivi d'appello incidentale in ordine alla mancata pronuncia di accertamento della contraffazione, diretta, indiretta o per equivalente, del brevetto europeo EP2848312, con riguardo agli utensili KKT modelli KFS1226,
KFS1264, KFS1173-2, KFS1174-2, KFS1240, KFS1268, KFS1203-1,
KFS1215, e con riguardo ai mezzi di connessione KSI114, KSI135, KSI137,
KSI146, KSI109, KSI111, KSI140, KSI108, KSI194, KSI107, KSI110 e SI306,
SI307, SI308, SI302, o “mezzi di unione”, comunque denominati;

e. sono stati svolti motivi d'appello incidentale in ordine al rigetto delle domande svolte con riguardo alle lamentate condotte di concorrenza sleale.

7- Ritiene opportuno questa Corte ricordare di seguito le sette rivendicazioni della frazione italiana di EP2848312, ove la prima costituisce rivendicazione indipendente e le seguenti sei rivendicazioni dipendenti (v. punto 43 pag.10 citazione primo grado di giudizio):
pag. 10/31 pag. 11/31 pag. 12/31 pag. 13/31 pag. 14/31 8- Osserva inoltre questa Corte, come già considerato dal Tribunale, che le rivendicazioni di IT1419865 non presenti in EP2848312, sono le seguenti:
a. la rivendicazione 8 è così formulata: “8) Portautensile (30; 50) atto ad essere fissato ad un rotore di una macchina sminuzzatrice e al quale è accoppiabile un utensile (10; 20) secondo la rivendicazione 9, in cui è compreso un corpo principale (32; 52) dal quale si estende un elemento sporgente (36; 56) così da creare uno scanso anteriore (38; 58) con una faccia inferiore (31; 51) ed una faccia frontale (33; 53), essendo ricavato in detto portautensile (30; 50) un foro passante (40; 60) aperto verso lo scanso anteriore (10; 20) e formato da un primo foro (42; 62) rivolto verso lo scanso anteriore (38; 58), e da un secondo foro (44; 64), caratterizzato dal fatto che la faccia inferiore (31; 51) del portautensile (30; 50) è disposta su un piano tangente la superficie interna del foro passante (40; 60) del portautensile (30; 50)”
b. la rivendicazione 9 è così formulata: “Utensile (10; 20) accoppiabile ad un portautensile (30; 50) secondo la rivendicazione 8, in cui sono comprese una faccia inferiore (11; 21) ed una faccia posteriore (13; 23) da cui sporge un corpo cilindrico (18; 28) in cui è ricavato un foro di accoppiamento (19; 29); caratterizzato dal fatto che la faccia inferiore (11; 21) è disposta su un piano tangente la superficie esterna del corpo cilindrico (18; 28) dell'utensile (10;
20)”.

9- Ha osservato il CTU, nel primo grado di giudizio, che “si tratta quindi nominalmente di una triplice invenzione che, come spiegato nel testo descrittivo costituisce un gruppo utensile-portautensile realizzato unendoli mediante mezzi di accoppiamento. Il gruppo così costituito viene utilizzato sulle trinciatrici, fresatrici o altre macchine per la frantumazione o sminuzzamento di piante, terreni o altri substrati, le quali prevedono uno o più rotori sui quali sono fissati i gruppi utensili-portautensili in questione”.
pag. 15/31 (immagine di utilizzo di gruppi utensile-portautensile su una macchina)
Si ricava inoltre dalla relazione di CTU nel primo grado di giudizio che “il porta- utensile del gruppo è ancorato rigidamente al tamburo rotante della macchina (quello visibile nella immagine soprastante), e su di esso viene fissato l'utensile tramite mezzi di collegamento filettato vale a dire una vite, un bullone o similari, come si vedrà meglio in seguito. Nella normale gestione delle macchine trinciatrici e fresatrici, gli utensili (chiamati anche denti) sono dei pezzi che vengono sostituiti periodicamente in quanto con l'uso si consumano e perdono l'affilatezza del loro bordo tagliente”.
10- Non vi è contrasto tra le parti in causa, in quanto emergente dai documenti, in ordine a quanto segue:

1. il brevetto italiano IT1419865 (IT'865) e quello europeo EP2848312 (EP'312) di differiscono tra loro in quanto il primo presenta due CP_1
rivendicazioni in più, la 8 e la 9, rispetto al secondo;

2. la descrizione, i disegni e le rivendicazioni 1-7, dei due brevetti sono corrispondenti tra loro;

3. i brevetti IT'865 e EP'312 di FAE sono stati depositati rispettivamente il
17.9.2013 il primo, e il 3.9.2014 il secondo rivendicando la priorità del primo;

4. all'esito del procedimento innanzi all'EPO le rivendicazioni del brevetto EP Cont '312 di erano state riformulate come segue: la nuova rivendicazione indipendente 1 è costituita dalle rivendicazioni 1 + 2 depositate;
le nuove rivendicazioni dipendenti 2-7 corrispondono alle rivendicazioni dipendenti depositate 3-8; le rivendicazioni depositate 9-10 sono state cancellate;

pag. 16/31 5. il brevetto europeo EP '312 di FAE, come modificato nel corso del procedimento innanzi all'EPO, e all'esito della concessione in data 14 dicembre
2016, è stato poi convalidato in Italia ed in altri paesi europei;

Cont

6. il brevetto IT1419865 di per effetto della convalida in Italia di EP'312, ha cessato di produrre effetti quanto alle rivendicazioni da 1 a 7 ex art. 59 c.p.i..
Come sopra ricordato, il brevetto italiano IT'865 e quello Europeo EP'312 presentano le medesime rivendicazioni 1-7, mentre le rivendicazioni 8 e 9 del brevetto italiano non sono presenti nel brevetto Europeo.
11- Ritiene questa Corte che siano infondati i motivi d'appello principale in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda diretta a sentir dichiarare la nullità di IT1419865.
11.1- Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della domanda di nullità del brevetto IT1419865 sotto il profilo dell'aggiunta di materia nuova (art. 76 co.1 lett. c cpi). L'aggiunta di materia nuova è dedotta essere costituita dalla modifica consistente nell'inserimento nella rivendicazione 8 delle parole “secondo la rivendicazione 9”, e nella rivendicazione 9 delle parole “secondo la rivendicazione 8”. La CTU svolta nel primo grado di giudizio ha evidenziato che l'utensile della rivendicazione 9 e il portautensile della rivendicazione 8 rientrano nelle rivendicazioni iniziali, ove l'aggiunta dei riferimenti incrociati nelle due rivendicazioni ha l'unico effetto di limitare l'ambito iniziale, e non di estenderlo. Il Tribunale ha condiviso le considerazioni del CTU. Ritiene questa Corte che, come già ritenuto dal Tribunale, le rivendicazioni già comprendessero un utensile e un portautensile. Il richiamo incrociato di utensile e portautensile non estende il contenuto della domanda inziale, ma lo riduce.
Come già ritenuto dal Tribunale non si ravvisa alcuna generalizzazione intermedia, essendo evidente il collegamento con le forme di realizzazione già descritte e raffigurate nei disegni, secondo un corretto criterio di interpretazione delle rivendicazioni n.8 e n.9.
Infondato è il primo motivo d'appello principale.
11.2- Il Tribunale ha ritenuto infondata la dedotta nullità di IT1419865 sotto il profilo dell'insufficiente descrizione (art.76 co.1 lett. b cpi). Il Tribunale è pervenuto a tale pag. 17/31 conclusione mediante un'interpretazione delle rivendicazioni n.8 e n.9, conforme alla previsione di cui all'art.52 co.2 cpi, che trae elementi nelle rivendicazioni da 1 a 7, divenute inefficaci per effetto della convalida in Italia di ma la cui definizione CP_10
del gruppo utensile-portautensile è considerabile nella valutazione del rimando incrociato al portautensile e all'utensile di cui alle rivendicazioni n.8 e n.

9. Condivide questa Corte quanto ritenuto dal Tribunale, ove la mera inefficacia delle rivendicazioni da 1 a 7 di IT '865, per effetto della convalida in Italia di EP '312, non ne esclude la residua utilità a fini meramente interpretativi delle rivendicazioni n.8 e n.9, tuttora efficaci. Nessuna violazione del disposto dell'art.59 cpi appare configurabile nel caso.
Nella formulazione definitiva le rivendicazioni n.8 e n.9, proprio per effetto delle modifiche apportate, sono chiaramente riferite al gruppo utensile-portautensile, essendo infondata ogni contraria deduzione di parte appellante nel senso di limitare la protezione del gruppo utensile alle sole rivendicazioni 1-7, rese inefficaci dalla registrazione di
EP'312. Inoltre, i precedenti di merito richiamati dall'appellante non sono rilevanti nel caso, in quanto attengono a differente fattispecie, nella quale era stata ritenuta l'inidoneità dell'invenzione a risolvere il problema tecnico per l'impossibilità dell'invenzione di funzionare secondo il suo scopo. Nessun fondamento può essere riconosciuto alla doglianza dell'appellante in ordine all'effetto di pregiudizio sull'affidamento dei terzi tutelato dall'art.52 co.2 cpi, che sarebbe determinato dalla pronuncia di primo grado sul punto. È appena il caso di osservare che il vaglio in sede giurisdizionale, anche mediante l'attività interpretativa, concluso con il rigetto di domanda di nullità, non inferisce con l'estensione della protezione brevettuale, offerta dal contenuto del brevetto. Il secondo motivo d'appello principale è infondato e non può trovare accoglimento.
11.3- Infondato è anche il terzo motivo d'appello principale, svolto in ordine al rigetto della domanda di nullità di IT1419865 per carenza del requisito della novità (art. 76 co.1 lett. a cpi e art. 46 cpi).
11.3.1- Sul punto ritiene questa Corte fondata l'eccezione di parte appellata in ordine alla tardività della produzione documentale di parte appellante relativa a “modello di pag. 18/31 utilità tedesco DE29715150U1”. Le nuove deduzioni di parte appellante relative a carenza di novità di IT'865 con riguardo a tale modello di utilità, oltre che tardivamente svolte per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, non possono che ritenersi sfornite di prova (per l'inammissibilità della tardiva produzione documentale), ove l'onere di prova in ordine all'esistenza di anteriorità distruttiva incombe su chi deduce la nullità del brevetto.
11.3.2- Il Tribunale ha escluso costituire anteriorità distruttiva di IT'865 il brevetto internazionale WO2005043981, condividendo le conclusioni del CTU. Nel primo grado di giudizio il CTU ha escluso la rilevanza di WO2005043981, quale anteriorità distruttiva, in quanto il portautensile, e l'ivi descritto adattatore, sono privi di sporgenza d'appoggio, anche tramite la quale vengono risolti i problemi cui offre soluzione l'invenzione (in ordine ai problemi che l'invenzione risolve v. descrizione di IT'865 ove
è dichiarato che “… un altro scopo dell'invenzione è quello di realizzare un sistema di accoppiamento che garantisca un fissaggio stabile e rigido dell'utensile al portautensile, ed allo stesso tempo consenta, in caso di necessità, una rimozione ed un'unione dei due elementi in modo semplice e veloce. Un ulteriore scopo dell'invenzione è quello di ridurre il più possibile gli 20 sforzi sulla vite di connessione utensile-portautensile. Altro scopo ancora dell'invenzione è quello di realizzare un sistema di accoppiamento che non permetta alcuno spostamento indesiderato dell'utensile rispetto al portautensile quando lo stesso utensile è in azione. Un ulteriore scopo dell'invenzione è quello di ottenere un 25 accoppiamento tra utensile e portautensile che non ponga in tensione i due elementi, riducendo il più possibile discontinuità superficiali ed evitando possibili rotture …”). Nella descrizione di IT'895
è chiaramente esposto che, per effetto della rivendicata configurazione del gruppo utensile-portautensile, “… la spinta sull'utensile verso il basso, indicata precedentemente con la freccia A, è contrastata dall'elemento sporgente, …, mentre la spinta opposta al senso di rotazione dell'utensile, …, è contrastata dalla faccia frontale dello scanso ricavato nel portautensile. Inoltre, l'accoppiamento del corpo cilindrico dell'utensile con il foro passante impedisce gli spostamenti laterali, ossia longitudinali rispetto al rotore. In particolare, il gruppo utensile-portautensile si caratterizza per il
pag. 19/31 fatto che la faccia inferiore del portautensile può essere disposta su un piano tangente la superficie interna del foro passante del portautensile e la faccia inferiore dell'utensile può essere disposta su un piano tangente la superficie esterna del corpo cilindrico dell'utensile. In altre parole, il foro passante ricavato nel portautensile si trova nel punto più basso dello stesso portautensile, ed, analogamente, il corpo cilindrico dell'utensile è disposto nel punto più basso dello stesso utensile”. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, non sono descritti in WO'981 portautensili con un elemento sporgente. Questa Corte condivide quanto ritenuto dal Tribunale sul punto, discendendone la considerazione che WO'981 non può essere ritenuto anteriorità distruttiva. Per le ragioni già sopra esposte sono infondate le deduzioni di parte appellante in ordine all'interpretazione della rivendicazione n.9 di IT'865.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'adattatore descritto in WO'981 non è un utensile quale quello della rivendicazione n.9 di IT'865. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'uso dell'utensile di IT'865 è chiaramente esposto nella descrizione del brevetto ove viene dichiarato che “la presente invenzione si riferisce, in generale, ad un utensile, ad un portautensile e ad un gruppo utensile-portautensile. Più in particolare si tratta di un utensile, di un portautensile e del gruppo utensile- portautensile realizzato unendo tale utensile a tale portautensile mediante mezzi di accoppiamento, così da poter ottenere uno stabile e duraturo fissaggio, comunque in modo rimovibile, dei due elementi da applicare su frese o trinciatrici. Come noto, le trinciatrici, le fresatrici o altre macchine per la frantumazione e lo sminuzzamento possono comprendere uno o più rotori ai quali sono fissati stabilmente dei portautensile;
a ciascun portautensile è a sua volta accoppiato un corrispondente utensile che comprende uno o più elementi taglienti. Il sistema di accoppiamento dell'utensile al portautensile deve consentire un fissaggio stabile e rigido in quanto
l'utensile deve sopportare carichi di lavoro elevati e forze contrastanti notevoli. Allo stesso tempo, però, l'utensile deve poter essere rimosso dal portautensile per essere sostituito con un nuovo utensile o per effettuare la relativa manutenzione, ad esempio per la sostituzione degli elementi taglienti usurati. Di conseguenza, il sistema di accoppiamento di un utensile ad un portautensile deve da una parte consentire una stabile unione per garantire un'ottimale azione dell'utensile su ciò che deve essere
pag. 20/31 sminuzzato; dall'altra deve anche permettere una pratica rimozione ed un veloce fissaggio tra utensile e portautensile per non complicare o rallentare le operazioni di regolare manutenzione”.
11.4- Infondato è il quarto motivo d'appello principale svolto in ordine alla carenza di attività inventiva (art.76 co.1 lett. a cpi e art.48 cpi). In ordine alla rivendicazione n.8 di
IT'865 il CTU (v. relazione CTU primo grado di giudizio) ha osservato che “…
l'insegnamento di predisporre un utensile che sia sostenuto in appoggio sulla parete inferiore del portautensile, è chiaramente anticipato da US'214” (US-3,642,214), ove però la faccia inferiore del portautensile non è disposta su un piano tangente la superficie interna del foro passante del portautensile. Ha osservato il CTU “… che per una persona esperta del ramo non sarebbe stato ovvio modificare il portautensile di dato che l'insegnamento che deriva da questo documento è quello di un CP_11
portautensile nel quale il foro passante per la vite sia posizionato più alto rispetto alla faccia inferiore sporgente sulla quale appoggia l'utensile, in modo da applicare una forza centrale sull'utensile che permetta di contrastare le sollecitazioni alle quali è soggetto durante l'uso. Ne consegue che …, una persona esperta del ramo non avrebbe avuto alcun motivo logico di modificare un portautensile come quello di US'214, per realizzare un portautensile con le caratteristiche enunciate nella rivendicazione 8 di
IT'865”. In ordine alla rivendicazione 9 di IT'865 il CTU ha osservato che “una persona esperta del ramo non avrebbe avuto alcun motivo di considerare un adattatore come quello di WO'981 ed anche se lo avesse fatto, non avrebbe trovato un insegnamento che lo avrebbe condotto all'utensile della rivendicazione 9 di IT'865”.
Lo stato della tecnica noto in precedenza è raffigurato nella figura che segue, ove “… il corpo dell'utensile U è supportato a sbalzo da quello del portautensile P, sul quale appoggia solo in corrispondenza dell'estradosso, cioè la faccia o parete superiore …. Il corpo dell'utensile è quindi distanziato rispetto al profilo circolare del rotore della macchina operatrice, su cui è fissato il portautensile P” (v. relazione CTU primo grado di giudizio):
pag. 21/31 Nei brevetti azionati (e, in particolare, in IT'865 per quanto qui rilevante in relazione alla domanda), l'utensile è accoppiato al portautensile mediante una vite che passa attraverso un foro passante nel portautensile ed uno cieco nell'utensile, dove viene avvitata, “… e non appoggia più solo in alto sull'estradosso (indicato con 35 e 55) del portautensile (indicato con 30 e 50), ma anche in basso sulla faccia superiore indicata come 31 e 51 della porzione sporgente 36, 56”. Le forme realizzative sono descritte come nelle figure che seguono, anche con vite di fissaggio esagonale oltre che rotonda.
pag. 22/31 Come ritenuto dal Tribunale, ed evidenziato nella relazione di CTU nel primo grado di giudizio, l'invenzione offre un sistema di fissaggio stabile e rigido dell'utensile al portautensile riducendo la forza sulla vite di connessione ed evitando possibili rotture, così risolvendo problemi non risolti dallo stato della tecnica, con insegnamento non desumibile dagli elementi noti.
Ritiene questa Corte corretto – come già ritenuto dal Tribunale – quanto emergente dalla relazione di CTU nel primo grado di giudizio in ordine alla distanza tra le rivendicazioni n.8 e n.9 di IT'865 e lo stato della tecnica noto. Le contrarie deduzioni dell'appellante sono inficiate dalla diversa interpretazione proposta per le rivendicazioni n.8 e n.9 di IT'865, ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte.
12- Infondato è il quinto motivo d'appello principale, relativo al punto della sentenza concernente la ritenuta interferenza degli utensili modelli KFS1226, KFS1264,
KFS1173-2, KFS1174-2, KFS1240, KFS1268, KFS1203-1, KFS1215 con IT'865.
Anche con riguardo a tale motivo l'appellante contesta l'applicazione del disposto dell'art.52 co.2 cpi fatta dal Tribunale nell'interpretazione delle rivendicazioni di
IT'865. La doglianza dell'appellante non è condivisibile in quanto sostanzialmente diretta ad elidere ogni effetto della norma di cui all'art.52 co2 cpi, negando la possibilità
pag. 23/31 di interpretare le rivendicazioni attraverso la descrizione e di disegni del brevetto.
L'attività interpretativa operata dal Tribunale, con l'utilizzo della descrizione e dei disegni, è corretta e condivisa da questa Corte, emergendo chiaramente – mediante tale opera interpretativa consentita dall'art. 52 co.2 cpi – la caratteristica della distanza massima possibile tra l'elemento tagliente e l'elemento cilindrico deputato al fissaggio tramite vite, ritenuta interferente in quanto presente negli utensili modelli KFS1226,
KFS1264, KFS1173-2, KFS1174-2, KFS1240, KFS1268, KFS1203-1, KFS1215.
Anche in questo caso i precedenti di merito richiamati dall'appellante non si ritengono rilevanti nel caso, in quanto concernenti fattispecie in cui era esclusa ogni necessità interpretativa delle rivendicazioni. Inoltre, con la sentenza appellata, l'accenno alla contraffazione diretta è stato svolto in via meramente ipotetica (pag.34 sentenza appellata: “… potrebbe forse anche ipotizzarsi una contraffazione diretta …”), non potendosi ritenere l'accertamento della contraffazione fondato anche su tale considerazione prospettata in forma dubitativa, ove l'interferenza è stata, al contrario, ritenuta accertata dal Tribunale nella forma equivalente sopra considerata. Ogni deduzione di parte appellante sul punto è da considerarsi in mera replica all'appello incidentale svolto dall'appellata.
13- Infondati sono il sesto e il settimo motivo d'appello principale. La ritenuta correttezza della sentenza appellata in ordine all'accertamento dell'interferenza – nei limiti indicati in sentenza – comporta la correttezza degli ordini di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti, assistiti da previsione di penale, nonché di pubblicazione, apparendo congrue con l'entità dei fatti accertati sia l'entità della penale che le modalità di pubblicazione della sentenza. Ritiene questa Corte che congrua sia l'entità della penale, anche considerando il prezzo dei singoli utensili allegato dall'appellante. Le circostanze accertate nel primo grado di giudizio consentono inoltre di ritenere la prova del danno sufficiente per la pronuncia di condanna generica e provvisionale, risultando documentati i costi relativi alla partecipazione alla fiera
, da riconoscersi compromessa in conseguenza delle condotte ritenute interferenti. CP_12
pag. 24/31 14- Stante il rigetto dell'appello principale in ordine alla ritenuta interferenza per equivalente con IT'865 degli utensili KKT modelli KFS1226, KFS1264, KFS1173-2,
KFS1174-2, KFS1240, KFS1268, KFS1203-1, KFS1215, resta assorbita ogni ragione d'appello incidentale in ordine ad interferenza diretta o indiretta di tali prodotti con
IT'865.
15- Infondato è il motivo d'appello incidentale relativo al mancato accoglimento della domanda diretta sentir dichiarare l'interferenza con la frazione italiana di degli CP_10
utensili KKT modelli KFS1226, KFS1264, KFS1173-2, KFS1174-2, KFS1240,
KFS1268, KFS1203-1, KFS1215 (così dovendosi intendere il rinvio agli “utensili di cui in atti”; v. memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc primo grado di giudizio), in quanto costituenti contraffazione, anche peggiorativa e/o parziale e/o per equivalenti e/o indiretta o per contributo. Correttamente il Tribunale ha considerato la rilevanza sul punto della differente conformazione della parte inferiore degli utensili KKT rispetto alle caratteristiche protette dalla privativa azionata. È stato ritenuto accertato che la conformazione è tale da rendere la parte inferiore degli utensili KKT non costituita da un unico piano tangente alla superficie esterna del foro cilindrico che sporge dal corpo dell'utensile, bensì da creare solo parziali e limitati punti d'appoggio (essendo così insufficiente per sostenere le ragioni dell'appello incidentale sul punto la prova tecnica, eseguita con una cartina per il controllo delle occlusioni dentarie, evidenziante appunto solo limitati punti d'appoggio).
Richiamando le risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio, il Tribunale ha correttamente considerato come, “… in condizioni statiche di assemblaggio “non vi sia un reale appoggio strutturale e continuo”. “Infatti, tutti i vari campioni di prodotti KKT forniti dalla Attrice e dalla Convenuta, quando accoppiati tra loro, presentano un leggero scostamento tra la faccia inferiore dell'utensile e quella corrispondente del portautensile;
questo scostamento non è regolare e uniforme per tutte le combinazioni degli esemplari di utensili e portautensili, ma può variare da qualche frazione di millimetro (0,5 o anche meno) a 1 millimetro circa, o poco più. Concettualmente la situazione può essere ben rappresentata usando una raffigurazione schematica fornita dalla Convenuta, che si riporta di seguito”.
pag. 25/31 Ritiene questa Corte condivisibile – stante le risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio (da ritenersi coerenti con gli accertamenti condotti e prive di vizi e contraddittorietà) – la ritenuta rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'interferenza, della presenza, nella parte inferiore degli utensili KKT di due distinte superfici piane inclinate e non di un unico piano tangente rispetto al punto di appoggio sul portautensile, ove la caratteristica protetta in parte qua da è costituita dal pieno appoggio della CP_10 superficie dell'utensile tangente il portautensile. Una diversa conformazione dei punti di contatto in situazione dinamica di funzionamento dei gruppi utensile-portautensile, una volta montati sul rotore di una macchina tranciatrice, non è risultata accertata all'esito Cont della CTU, ove l'onere di prova dell'interferenza, sotto tale profilo, era a carico di
Al riguardo il mero rumore metallico derivante dall'unione di utensile e portautensile non può ritenersi assumere rilevanza, entrando in contatto i due oggetti anche con altri punti differenti da quelli rilevanti in questa sede. Non rilevanti appaiono inoltre, a
Cont giudizio di questa Corte, gli ulteriori documenti offerti da in ordine alle possibili energie e potenze in gioco in condizioni di utilizzo, non essendo sufficienti le deduzioni sul punto per ritenere utilmente esperibile un supplemento di CTU al riguardo, che risulterebbe meramente esplorativa e non percipiente, in assenza – come già osservato dal Tribunale – di evidenze sostenute documentalmente. Infondata è ogni deduzione di
FAE diretta ad invertire l'onere di prova a suo carico, non essendo applicabili nel caso i
Contr principi in tema di prossimità alla prova, per essere i prodotti agevolmente
Cont acquisibili da pag. 26/31 16- Infondata è la doglianza svolta quale motivo d'appello incidentale in ordine al mancato accertamento dell'interferenza dei “mezzi di unione” con i brevetti azionati.
Sul punto l'appellata ha così dedotto: “si evidenzia come: - in citazione, col termine
“utensili” venissero intesi tutti i prodotti KKT di cui al corrispondente doc. 17, ovvero i
“denti” ed i loro “mezzi d'unione” e, come a pag. 12, si facesse poi espresso riferimento ai seguenti prodotti (KSI140, KSI137 e KSI146)
Rileva questa Corte che, con riguardo ai mezzi d'unione sopra indicati (denominati da
FAE in atto di citazione nel primo grado di giudizio quali “utensili”) non è possibile una Cont valutazione di interferenza con l'ambito di protezione delle rivendicazioni di 12 e delle rivendicazioni n.8 e n.9 di IT'865, non essendo rinvenibile, nelle generiche deduzioni di FAE sul punto, quale sia la peculiare caratteristica interferente e quale sia la specifica rivendicazione con la quale tale eventuale caratteristica interferirebbe, non giovando al riguardo la confusione creata in atti nell'utilizzo dei termini “utensili” e
“mezzi d'unione”. Per le ragioni sopra esposte è infondato il relativo motivo d'appello incidentale, anche come formulato in via subordinata.
17- Infondato è il motivo d'appello incidentale relativo al mancato accoglimento della
Cont domanda diretta a sentir dichiarare l'interferenza con la frazione italiana di 12 e con IT'865 dei mezzi di connessione KSI114, KSI135, KSI137, KSI146, KSI109,
KSI111, KSI140, KSI108, KSI194, KSI107, KSI110 e SI306, SI307, SI308, SI302 (così dovendosi intendere il rinvio nelle conclusioni ai “mezzi di unione, comunque denominati ed identificati” indicati dall'appellante incidentale quali parte degli “utensili Cont di cui in atti”; v. anche memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc nota pag.9 di nel primo grado di giudizio ove i prodotti con i codici sopra indicati sono denominati “mezzi di connessione”). Nell'esposizione del relativo motivo d'appello incidentale la doglianza di interferenza è svolta senza analitica esposizione delle caratteristiche di ciascuno dei pag. 27/31 prodotti, individuati dai codici indicati, che sarebbero interferenti con e con CP_10
IT'865, anche in questo caso non giovando allo svolgimento del motivo d'appello la confusione creata nell'utilizzo delle parole “mezzi di unione”, “mezzi di connessione”,
“utensili”. Solo per i prodotti con i codici KSI140, KSI137 e KSI146, viene reiterata, in subordine, la deduzione, più specifica, che l'interferenza discenderebbe dall'essere gli stessi destinati agli utensili KFS1226, KFS1264, KFS1268. Tale mera deduzione – come sopra considerato – non si ritiene sufficiente per offrire prova della lamentata interferenza. Il relativo motivo d'appello incidentale non può trovare accoglimento.
18- Infondati sono i motivi d'appello incidentale relativi al rigetto delle domande di accertamento di condotte di concorrenza sleale.
18.1- In ordine al motivo d'appello incidentale relativo alla lamentata concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n.1 cc, rileva questa Corte che correttamente il
Tribunale ha considerato i principi costantemente affermati dalla Corte Suprema di
Cassazione sul punto (v., tra le altre, Cass.Sez.1, 14 maggio 2020, n.8944, ove è stato precisato che “in tema di proprietà industriale, qualora sussista la contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile sul presupposto che il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio”). Manca nelle allegazioni di Cont l'indicazione dei caratteri dei propri prodotti idonei a conferire loro capacità distintiva e individualizzante così da consentire una valutazione dell'eventuale condotta di concorrenza sleale per imitazione servile, essendo insufficiente la mera allegazione dell'esistenza di parziali elementi di identità e funzione tra i prodotti, riproposta anche con il motivo d'appello incidentale. Anche l'allegazione – correttamente ritenuta tardiva dal Tribunale – dell'indicazione degli “elementi taglienti” quali elementi individualizzanti, è priva di fondamento non essendo definita nelle difese di FAE quale sarebbe la caratteristica distintiva interferente di tali “elementi taglienti”, ove tale caratteristica costituisce un evidente mero elemento funzionale del prodotto. Il motivo d'appello incidentale con cui si lamenta il mancato accoglimento della domanda di pag. 28/31 accertamento di condotte di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n.1 cc, non può trovare accoglimento.
18.2- In ordine alla domanda diretta all'accertamento di condotte di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, anche in termini di look-alike o work-alike, ex art. 2598 n.2 cpc, correttamente il Tribunale ha ritenuto l'insufficienza di allegazione da parte di Cont
E' stato precisato dalla Corte Suprema di Cassazione che “la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori”. La mera presenza di parole chiave tramite motori di ricerca web non è circostanza integrante condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi. Inoltre, in ordine alla lamentata configurabilità di condotta di
Cont concorrenza sleale nella forma del look alike o del work alike, con l'atto di citazione nel primo grado di giudizio, si limitava ad allegare le relative condotte mediante il mero richiamo alle circostanze della lamentata contraffazione. Tale allegazione non veniva meglio precisata con la successiva memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc, con conseguente evidente genericità della stessa. Questa Corte non può che ritenere infondato il relativo motivo d'appello incidentale
18.3- In ordine alla domanda diretta all'accertamento di condotte di concorrenza sleale parassitaria, per imitazione di strategie commerciali, correttamente il Tribunale ha ritenuto generiche e sfornite di prova le allegazioni di FAE. E' stato precisato dalla
Corte Suprema di Cassazione che “la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante
pag. 29/31 comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art.
2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale” (Cass.Sez.1, 12 ottobre 2018, n.25607; inoltre, sempre con la medesima pronuncia, è stato affermato il principio secondo cui, “nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale
l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicchè quando
l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda”). Nelle difese Cont svolte da nel primo grado di giudizio non sono riconoscibili specifiche allegazioni idonee ad offrire la rappresentazione della sistematicità – sincronica o diacronica – delle Contr iniziative commerciali di di cui genericamente si lamenta l'illiceità. Il motivo d'appello incidentale non può trovare accoglimento.
pag. 30/31 18.4- Le considerazioni sopra esposte, in ordine ai motivi d'appello incidentale concernenti il rigetto delle domande dirette all'accertamento di condotte di concorrenza sleale, esauriscono ogni doglianza svolta al riguardo con i motivi d'appello.
19- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio stante la soccombenza reciproca delle parti.
20- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello principale;

2. rigetta l'appello incidentale;

3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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