REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10944/2021 RG
PROMOSSA DA con sede in TA (NA) alla via Viggiano n.47 (c. f. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in RA (NA) alla viale delle Industrie n.16 (c. Parte_2
f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv. Luigi Pezone (c.f. ), con studio in C.F._1
PO alla via G. Santacroce n.79 attrici nei confronti di con sede in NU di PO (NA) al viale dei Platani n.6 (c. f. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
con sede in TA (NA) alla via Giovanni XXIII Controparte_2
n.1 (c. f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_4 rappresentate e difese dall'avv. Emma Galiero (c. f. ), con studio in C.F._2
RA (NA) alla via F.A. Giordano n. 36
Convenute
nato a [...] il [...] (c. f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Tonno (c. f. ), con studio CodiceFiscale_4
in OL NT (CE) alla via G. Coppola n. 7
Terzo Chiamato in causa 2
CONCLUSIONI
Alla udienza del 14.01.2025 le parti concludevano nei seguenti termini: per parte attrice: “…si riporta all'atto di citazione, alle memorie ritualmente depositate e alle conclusioni ivi precisate”; per parte convenuta:
“A) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle società attrici
“ e “ in quanto non hanno dimostrato di essere titolari, Parte_1 Parte_2
dirette e per effetto di licenza, del diritto di utilizzare i marchi indicati in citazione;

B) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
poiché nessuna delle condotte allegate dalle società attrici è ad essa ascrivibile;
nel merito:
C) respingere tutte le domande formulate dalle società attrici nei confronti della Parte_3

[...]
D) nell'ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva della società CP_2
respingere le domande di ciascuna delle società attrici nei confronti della
[...]
suddetta società Controparte_2
E) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione dell'accordo del 2008 da parte della società e, per l'effetto, condannarla Parte_2
al risarcimento dei danni in favore della società nella misura Parte_3 convenzionalmente pattuita di € 500.000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla notifica dell'atto di citazione;

F) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione dell'accordo del 2008 da parte del sig. , in proprio e quale amministratore Controparte_3 della società e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in Parte_2 favore della società nella misura convenzionalmente pattuita di € 500.000 Parte_3
ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla notifica dell'atto di citazione;

G) ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. applicare in danno di entrambe le attrici
e in favore della società condanna punitiva pari almeno al Controparte_2
quadruplo delle spese legali;

H) condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, comprese spese generali, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.”; 3 per terzo chiamato in causa: “…si riporta alla comparsa di costituzione e risposta nonchè alle memorie ritualmente depositate e alle conclusioni ivi indicate”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a mezzo pec notificato in data 23.04.2021 le società attrici convenivano in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata le società e Parte_3 CP_2
per l'accertamento e la declaratoria della violazione dei marchi e dei segni
[...]
distintivi delle società attrici nonchè della concorrenza sleale con richiesta di inibitoria e con condanna al risarcimento dei danni, fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento a carico delle società convenute.
A fondamento della domanda le parti attrici esponevano:
- di essere note società operanti da quasi un secolo nel settore della produzione e commercializzazione di biciclette contraddistinte da sempre sul mercato con il marchio
“Schiano” accompagnato dal pay off “biciclette dal 1923”;
- che il predetto segno distintivo si era affermato come marchio storico nel settore delle biciclette e nel tempo era stato affiancato da altri marchi, quali “MARIO SCHIANO
1923” e “SCHIANO KIDS”;
- che la società (già ) operava nel medesimo settore della Parte_3 CP_2
produzione e commercializzazione delle biciclette dal 20007, trattando una fascia di prodotti inferiore come prezzo e qualità rispetto a quelli delle società attrici;

- che con articolato accordo del 2008 le parti avevano convenuto “per regolamentare una serie di beni “di famiglia” a seguito di contenziosi nel frattempo insorti, l'utilizzo dei segni distintivi indicati in premessa, autorizzando la ad utilizzare il Parte_3 segno distintivo ”; CP_2
- che a partire dalla fine del 2018 la predetta società convenuta aveva intrapreso una serie di iniziative dirette a confondere il mercato approfittando della maggiore notorietà dei marchi delle società attrici, con l'ausilio di altra società denominata
[...] che utilizzava anch'essa i segni distintivi delle società attrici, così Controparte_2 ingenerando il falso convincimento di appartenere al medesimo “gruppo” societario;

- che le attrici erano licenziatarie o titolari di una serie di segni distintivi “a base
Schiano” tra cui: la denominazione aziendale e;
i nomi CP_2 Parte_2
a dominio www.schiano.eu, www.marioschiano.it, www.marioschiano.com di 4 titolarità di;
i segni distintivi utilizzati sui social networks da Parte_2 [...]
, vale a dire “SCHIANO BIKES”, #SCHIANO”, “#SCHIANO1923”, Pt_2
“#SCHIANOKIDS”; le registrazioni dei marchi “SCHIANO KIDS” depositato da in data 07.06.2006 (registrato in data 12.03.2009) nelle classi 12 e Parte_2
28 e successivi rinnovi, “MARIO SCHIANO 1923” depositato da Parte_2
in data 07.06.2006 (registrato in data 12.03.2009) nelle classi 12 e successivi rinnovi, marchio europeo ” depositato in data 21.09.2005 (registrato in data CP_2
08.01.2009 e rinnovato in 07.09.2015) nelle classi 11, 12, 25 e 28 preceduta dal deposito di altra domanda del 25.01.1994 (reg. in data 06.03.1997) intestata a CP_3
e di cui le società attrici erano licenziatarie, il marchio ” depositato
[...] Parte_4
in data 12.05.2009 e registrato in data 10.01.2011 nella classe 12;
- che la notorietà dei predetti segni distintivi era comprovata a livello nazionale dai notevoli volumi di vendita prossimi ai 5 milioni di euro all'anno, dalla costante presenza alle più importanti fiere del settore a livello internazionale, dalla pubblicità e dalla diffusione sul web ove sui canali - ad esempio facebook - erano presenti un numero cospicuo giornaliero di visitatori;

- che l'accordo transattivo (accordo di coesistenza) del 16.03.2008 era stato stipulato da una parte da (1940), (1975), Controparte_3 Persona_1 Parte_2
e la società e dall'altra da , CP_4 Parte_2 Parte_5
(1983), Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
(1986) e la società nelle premesse dello stesso le parti si erano date Controparte_2 atto che la società era titolare dei marchi “ e Parte_2 Pt_2 Pt_2
Schiano 1923”, mentre la era titolare del marchio “ ”; Controparte_2 CP_2
- che dopo 10 anni di coesistenza, la aveva incominciato a fare un uso del Parte_3
proprio marchio in chiave confusoria poiché stravolgendo la grafica aveva relegato a
CP_ margine la dicitura ed aveva posto in evidenza il patronimico CP_2 ricopiando il pay off “Biciclette dal 1923”.
- che l'attività contraffattoria si era palesata anche nell'apposizione sulle biciclette di un CP_ segno distintivo in cui la dicitura “ era poco visibile e la parola “ ” CP_2
sempre più evidente;

- che anche nell'utilizzazione delle mail aziendali faceva riferimento alle mail da tempo E usate dalle società attrici e quindi chiaramente confondibili: @grupposchiano. e [...
t, utilizzando le medesime diciture anche sui siti internet con indebito Email_2 uso del segno “1923” ed anche l'indebito uso del marchio “ ”; Parte_4
- che con diffida del 01.03.2017 la società attrice, in persona del proprio legale rappresentante, , intimava alla la cessazione della Parte_2 Parte_3
condotta di indebito utilizzo dei marchi in contesa invitandola ad esperire procedimento di negoziazione assistita, che non sortiva l'effetto conciliativo della lite;

- che infine le condotte denunciate integravano anche atti di concorrenza sleale confusoria, di appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertarsi e dichiararsi che l'uso da parte delle convenute dei segni “ Pt_6
”, “ , “ 1923”, “
[...] CP_7 CP_8 CP_9
1923”, “ con la seguente veste grafica: e/o
[...] Parte_7 qualunque marchio contente la parola “ ” non anteceduta dall'indicazione a CP_2 chiare lettere “ e/o “FRATELLI” per biciclette e prodotti affini integra violazione dei CP_2
marchi e segni distintivi delle attrici e concorrenza sleale;

- accertarsi e dichiararsi che l'uso da parte delle convenute dei nomi a dominio
“ ” e/o “grupposchiano.it” e dei metatag indicati in atti per attività nel Parte_8
settore della produzione e commercializzazione di biciclette integra violazione dei marchi e segni distintivi di titolarità delle attrici;

- accertarsi e dichiararsi che l'uso da parte delle convenute di indicazioni quali “biciclette dal 1923” o “operanti da oltre 90 anni nel settore delle biciclette” o “verso il centenario della fratelli ” ovvero l'attribuirsi listini cataloghi segni distintivi storici o altra Pt_2
documentazione risalente ad epoca anteriore al 2006 in pubblicità articoli o web, è illegittima e integra una ipotesi di concorrenza sleale in quanto indicazione fallace e in quanto appropriazione di pregi che spettano al patrimonio aziendale di Parte_1
- accertarsi e dichiararsi che le convenute hanno posto in essere atti di violazione dei marchi di titolarità delle attrici o da esse detenuti in licenza indicati in atti, nonché atti di concorrenza sleale sub specie di concorrenza confusoria, appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale ai danni di e per l'effetto: Parte_2 6
- inibirsi delle convenute l'uso dei suddetti segni distintivi e/o di segni simili per attività di produzione e commercializzazione di biciclette e/o prodotti in classe 12 della Classificazione
Internazionale;
- inibirsi delle convenute il compimento e/o la prosecuzione di qualunque atto idoneo a ingenerare confusione tra i nomi e i segni e/o tra i prodotti e/o le attività della attrice;

- disporsi la pubblicazione della sentenza per un tempo minimo di mesi sei sul sito internet www.grupposchiano.it e www.schianostore.com oltre che per una volta sui seguenti quotidiani nazionali e riviste del settore quali Il Corriere della Sera e Il Mattino a spese delle convenute in solido e, in ogni caso, autorizzarsi l'attrice a procedere direttamente alla pubblicazione, il tutto sempre a spese della convenuta;

- fissarsi ai sensi dell'art. 131, comma 2°, c.p.i. la somma di Euro 2.500 (Euro duemilacinquecento/00) a titolo di penale per ogni condotta in violazione dell'inibitoria che verrà emanata da codesto On.le Tribunale, e di Euro 500 (Euro duecentocinquanta/00) a titolo di penale per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;

- condannarsi entrambe le convenute, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali conseguenti agli illeciti sopra descritti e spettanti alle attrici, sempre per ciascuna di quanto di competenza, ivi incluso danno emergente e lucro cessante, danno alla reputazione commerciale, da liquidarsi anche in via equitativa e/o anche secondo le presunzioni che ne derivano nella misura che verrà determinata in corso di causa;

IN OGNI CASO
- condannarsi le convenute al pagamento delle spese di lite inclusi compensi professionali, spese, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituivano in giudizio le società e depositando Parte_3 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva delle società attrici, poiché non avevano dimostrato di essere titolari o licenziatarie dei marchi azionati nonché il difetto di legittimazione passiva della non essendo stata comprovata Controparte_2
l'ascrivibilità delle condotte di contraffazione denunciate a suo carico.
Le convenute contestavano la ricostruzione di parte che non aveva delineato un quadro completo sia delle vicende familiari che avevano condotto alla formazione dei due gruppi familiari in contesa, sia quanto al medesimo contenuto dell'accordo di coesistenza con il 7 quale le parti erano pervenute a transigere una serie di contenziosi che originavano dalla condotta illegittima di che aveva registrato il marchio “ ”. Controparte_3 Pt_2
In particolare, non rispondeva al vero la circostanza che nell'accordo di coesistenza era stato previsto che il ramo della famiglia facente capo al capostipite utilizzasse il Parte_5
CP_ marchio solo con la dicitura “ e quindi non potesse utilizzare il predetto Pt_2
patronimico, facendo credere che gli unici eredi della tradizione familiare fossero le società costituite dal contrapposto ramo familiare.
Parte convenuta contestava inoltre che il marchio ” godesse di notorietà, a fronte di Pt_2 una penetrazione nel mercato “scarsa ed in via di continua e vertiginosa riduzione”.
E' stato poi contestato il fatto che le società attrici fossero le eredi della tradizione familiare che le avrebbe legittimate ad utilizzare i marchi con la dicitura “1923” e comunque il patrimonio immateriale della e (da cui sarebbero originati poi Parte_5 Controparte_10
i due rami familiari a giudizio) era stato trasferito alla sig. (moglie di Controparte_5
), attuale titolare dei marchi che li ha concessi alle società convenute. Parte_5
In buona sostanza, non ricorrerebbero le condizioni poste a fondamento della domanda e per le quali le attrici invocavano l'inibitoria dell'uso del segno distintivo “Schiano” alle società convenute.
Parte convenuta contestava poi la dimostrazione del danno di cui si chiedeva il risarcimento,
a causa della genericità delle allegazioni a fondamento della domanda e sulla base di una liquidazione incongrua.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice a versare la penale Pt_3 Pt_3 di € 500.000 stabilita dal citato accordo di coesistenza per aver agito per impedire o limitare a controparte l'uso del marchio quando si era impegnata a rinunciare a qualsivoglia Pt_2
azione nei confronti della stessa.
Infine chiamava in causa il sig. per l'indennizzo da versare alla Controparte_3 Parte_3
in ragione delle azioni infondatamente avviate dalle società dallo stesso rappresentate.
[...]
Concludevano quindi chiedendo in prima battuta l'autorizzazione alla chiamata del terzo e nel merito il rigetto delle domande proposte nei loro confronti con accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato, , depositando comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, nella quale chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, riproponendo la ricostruzione in fatto già prospettata dalle società attrici. 8
Inoltre, eccepiva la nullità o l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell'accordo di coesistenza per difetto o invalidità della doppia sottoscrizione, con riferimento sia alla clausola penale di cui all'art. 12 sia alle rinunce ad azioni a tutela del marchio “Schiano” di cui all'art. 2 del predetto accordo di coesistenza.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti, con vittoria di spese e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 10.05.2022 il giudice istruttore concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed all'esito con successiva ordinanza venivano rigettate tutte le richieste istruttorie delle parti.
Dopo vari tentativi di bonario componimento della lite, all'udienza del 14.01.2025 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalle società convenute, che hanno contestato sia la legittimazione attiva di parte attrice sia la legittimazione passiva di una delle due società convenute.
Quanto alla prima eccezione, ritiene il Collegio che ancorchè qualificato come difetto di legittimazione attiva per non aver le società attrici dimostrato di essere titolari o licenziatarie dei marchi azionati in giudizio, già dalla medesima formulazione dell'eccezione si desume che trattasi di questione relativa alla titolarità dei marchi azionati in giudizio che attiene quindi segnatamente al merito della causa.
Deve essere invece integralmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della che secondo parte convenuta sarebbe estranea al giudizio Controparte_2
poiché parte attrice avrebbe in modo approssimativo indicato gli elementi di responsabilità della condotta di usurpazione dei segni distintivi delle attrici.
Invero, essendo incontestato che la predetta compagine societaria faccia parte del ramo familiare facente capo a , parte attrice ha offerto elementi di prova per Parte_5
tratteggiare la responsabilità di tale ente sociale nel coadiuvare la condotta asseritamente contraffattoria posta in essere principalmente dalla Parte_3
Invero, dalla documentazione prodotta in atti (costituita in prevalenza da email e da fatture) emerge che la presunta condotta usurpativa - consistita nell'uso indebito del marchio CP_
” con marginalizzazione della dicitura per attirare la clientela facendole Pt_2
credere di appartenere alla tradizione storica della famiglia proseguita soltanto dalle Pt_2 9 società attrici - è stata perpetrata anche dalla seconda società riconducibile al ramo familiare convenuto in giudizio.
Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari, tuttavia, il Collegio ritiene che la domanda delle società attrici non sia meritevole di accoglimento.
La ricostruzione di parte attrice muove da un'interpretazione erronea dell'accordo di coesistenza che i due rami familiari avevano sottoscritto (verosimilmente nel 2008, sebbene la scrittura privata peraltro prodotta da parte convenuta non riporti alcuna data di sottoscrizione) per “dirimere e comporre le incomprensioni, i dissidi e le liti insorte” (cfr. pag. 2 del predetto accordo di coesistenza in atti).
Il Collegio non si può esimere dal rilevare che tale patto negoziale che vede contrapposti i due rami familiari facenti capo l'uno ad e l'altro a non Controparte_3 Parte_5 brilla certo per chiarezza e ciò si riverbera sul piano dell'efficacia della regolamentazione pattizia a dirimere effettivamente i contrasti insorti ed a regolare con puntualità - al fine di prevenire eventuali liti - l'utilizzo dei marchi in contestazione.
Invero in questa sede il Collegio è chiamato ad operare un'esegesi dell'accordo transattivo che lo riporti in concreto alla sua funzione regolatoria dei rapporti tra le parti e siffatta interpretazione verrà approfondita al momento di scrutinare la domanda riconvenzionale.
Venendo alla parte di tale accordo che rappresenta il fondamento costitutivo della presente azione, in nessuna parte di tale vincolo contrattuale si riconosce che il patrimonio immateriale della società (che ha Controparte_11 proseguito l'attività di produzione e commercializzazione di biciclette iniziata all'inizio del secolo scorso dal capostipite con l'omonima ditta individuale) era stato ceduto Parte_2 al ramo famigliare delle società attrici (entrambe rappresentante dall'amministratore unico,
), che pretendono quindi ingiustificatamente di proporsi sul mercato come Controparte_3
l'unica azienda storica legittimata a poter utilizzare i segni distintivi ” e “Mario Pt_2
Schiano 1923”.
Ma soprattutto non ha trovato alcuna corrispondenza nel contenuto del predetto accordo di coesistenza la circostanza che in esso fosse prevista una sorta di autorizzazione concessa al ramo famigliare facente capo a di poter utilizzare unicamente il marchio Parte_5
”. CP_2
Invero, l'operazione di travisamento di tale accordo negoziale origina dall'interpretazione che viene fornita da parte attrice delle stesse premesse del patto, nella parte in cui si legge “E) che 10 la società è titolare del marchio 1923; F) che Parte_2 Parte_2 la società è titolare del marchio ” (cfr. pag. 2 della Controparte_2 CP_2
predetta scrittura privata in atti).
Tale premessa che sembra fotografare unicamente la titolarità dei marchi al tempo in cui è stato siglato l'accordo, non attribuisce alle società attrici il diritto esclusivo ad utilizzare il marchio con il patronimico ” nelle sue svariate declinazioni (oggetto delle Pt_2 registrazioni succedutesi negli anni), relegando l'altro ramo familiare a fare uso soltanto del segno distintivo ”. CP_2
E tale assunto trova inequivocabile conferma nella clausola di cui al n. 4 del citato accordo che prevede: “I signori , e con la Controparte_3 Persona_1 Controparte_5
sottoscrizione della presente scrittura, autorizzano i liquidatori della R.&A. a Parte_1
cedere gratuitamente i marchi;
; CP_12 Parte_2 CP_13 [...]
in favore della Sig.ra ovvero di persone fisiche, o giuridiche, CP_14 Controparte_5 da questa scelte”.
In buona sostanza e senza tema di smentita, tale clausola cristallizza l'unica formale cessione di marchi al ramo familiare di (attualmente rappresentato dalle società Parte_5
convenute), che smentisce quindi la tesi di parte attrice di essere unica erede dei segni distintivi riportanti il patronimico e di poterli utilizzare in esclusiva, quando tra Pt_2
questi espressamente ceduti figurava un segno distintivo che riportava peraltro il patronimico
” (in favore del ramo familiare facente capo a ), a Parte_2 Parte_5
riprova quindi della circostanza che con questo accordo non si intendeva stabilire in maniera definitiva l'utilizzo del patronimico solo a favore di un ramo familiare.
Invero, qualora l'accordo transattivo che sembra funzionale più a dirimere le controversie già insorte piuttosto che a regolare i rapporti futuri tra i due gruppi familiari, avesse sancito in maniera chiara ed inequivoca l'utilizzo dei segni distintivi circoscrivendo l'ambito di operatività dell'attività dei due rami familiari con l'espressa attribuzione non solo della titolarità dei segni distintivi ma anche dello spazio che non doveva essere usurpato con specifico riferimento al marchio ”, probabilmente non sarebbe insorta la presente CP_2
controversia.
La domanda di parte attrice si fonda quindi sull'assunto di essere l'unica erede dell'azienda costituita agli inizi del novecento con la pretesa di escludere l'altro ramo familiare 11 dall'utilizzo dei marchi che presentano il patronimico ” senza – si ribadisce – che Pt_2 tale aspetto sia stato disciplinato con l'accordo transattivo citato.
Ne consegue che insistere sulla circostanza che solo il ramo familiare facente capo a CP_3
sarebbe quello titolato a proseguire l'attività aziendale della società
[...] [...]
in continuità quindi con l'attività d'impresa inaugurata Controparte_11 dal capostipite, così accreditandosi come unica erede della tradizione familiare anche nell'uso del patronimico nei vari segni distintivi registrati, non tiene conto della mancata cessione del patrimonio immateriale, unica evidenza fattuale che avrebbe legittimato le società attrici ad agire in contraffazione nei confronti delle attuali convenute.
Poiché, non va ignorato che con il presente giudizio parte attrice non rivendica l'inosservanza dell'accordo di coesistenza, che invero non viene nemmeno posto in discussione, ma agisce al fine di ottenere la declaratoria dell'illegittimità della condotta di controparte che non si sarebbe limitata ad utilizzare il segno distintivo ”, ma avrebbe nel tempo CP_2
usurpato il marchio delle società attrici ponendo in evidenza il marchio patronimico e CP_ marginalizzando la dicitura “ .
La domanda così impostata non trova alcun titolo nell'accordo di coesistenza (e forse questo spiega perché la parte istante non ha ritenuto nemmeno di allegare all'atto introduttivo tale scrittura privata) né in nessun altro documento che escluda il ramo familiare concorrente dall'uso dei marchi “Schiano” ovviamente nei limiti della titolarità dei segni distintivi legittimamente detenuti dalle società convenute.
Infine, è priva di pregio la tesi di parte attrice che denuncia le iniziative assunte dalle società convenute dirette ad accreditarsi come “gruppo ” nella comunicazione con i propri Pt_2
clienti nonché nei social network onde accaparrarsi la clientela delle società attrici, quando le compagini societarie convenute hanno dato sufficiente dimostrazione che il ramo familiare capeggiato da è composto da un'articolata rete di compagini sociali idonea Parte_5
a presentarsi come gruppo , sul presupposto che non esiste all'attualità una realtà Pt_2
imprenditoriale che possa proporsi come unica erede della tradizione familiare di commercializzazione e vendita di biciclette dal 1923.
Il rigetto della domanda principale di contraffazione comporta che debba essere disattesa anche la domanda di accertamento di condotta anticoncorrenziale, non essendo ravvisabile nessuna delle fattispecie tipizzate ex art. 2598 c.c. a carico delle società convenute. 12
Infine, il mancato accertamento della condotta usurpativa ed anticoncorrenziale per le motivazioni testè esposte esclude la sussistenza di un'obbligazione di risarcimento del danno a carico delle convenute, dovendosi evidenziare che non risulta nemmeno allegato il presunto danno subito dalle società attrici e che si intendeva dimostrare mediante una consulenza dal carattere segnatamente esplorativo.
Il Collegio ritiene che non meriti accoglimento nemmeno la spiegata domanda riconvenzionale esercitata anche nei confronti del terzo chiamato in giudizio, con la quale le società attrici invocano l'applicazione della penale per l'inosservanza dell'accordo di coesistenza.
Invero, sia le società attrici che il terzo chiamato in causa eccepiscono la natura di clausole vessatorie ex art. 1341 e 1342 c.c. della pattuizione di cui ai nn. 2) dell'accordo di coesistenza in scrutinio nella parte in cui il ramo familiare con a capostipite
[...]
si impegnava a rinunciare “a qualsiasi azione a tutela del marchio “ ” e di Parte_5 Pt_2 qualsiasi altro marchio contenente la parola “ ” di loro proprietà o ad essi Pt_2
riconducibili, anche in relazione agli eventuali marchi già depositati ed in attesa di registrazione” nonché della pattuizione di cui al n. 12) che prevedeva l'applicazione di una penale dal contenuto piuttosto esoso per ogni inosservanza all'accordo transattivo.
Invero, non coglie nel segno l'eccezione di controparte che taccia di vessatorietà la clausola che prevede la suddetta penale nei casi di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo.
A tal riguardo, l'orientamento granitico della Cassazione ha escluso la natura vessatoria della previsione negoziale di una clausola penale, affermando in maniera costante il principio secondo il quale: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cass. n.18550/2021; Cass. n. 6558/2010).
Invero nemmeno l'assunta “obbligazione” di rinuncia a qualsiasi azione correlata all'utilizzo del segno distintivo ” assume il carattere di vessatorietà sia perché tale rinuncia è Pt_2 stata prevista anche a carico dell'altro ramo familiare (come si evince dalla clausola n. 3 del medesimo accordo) sia perché se il connotato della vessatorietà della pattuizione va interpretato nel contesto complessivo del contratto (cfr. Cass. n. 10258/2022), non sembra 13 che la speculare previsione di tale rinuncia a carico di ciascuno dei gruppi familiari determina un significativo squilibrio a carico di coloro che in questa sede denunciano il carattere vessatorio, non risultando alterato l'aspetto funzionale dell'adeguatezza delle rispettive prestazioni.
Piuttosto, sembra decisamente più convincente la tesi delle società attrici e del terzo chiamato, che chiedono il rigetto della predetta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno liquidato secondo la prevista penale nell'ammontare di € 500.000 sul presupposto della insussistenza di un inadempimento colpevole delle stesse parti tale da determinare l'applicazione della penale.
Ed invero, l'esclusione di un inadempimento colpevole e quindi dell'insussistenza della volontà delle parti che hanno siglato l'accordo di sottrarsi al rispetto del vincolo assunto postula la corretta opzione ermeneutica delle clausole di cui si invoca l'inadempimento.
Se come esplicato nelle premesse l'accordo di coesistenza prende le mosse da un giudizio pendente all'epoca presso il Tribunale PO di rivendicazione del marchio da parte Pt_2
della nei confronti di Controparte_11 Controparte_3
(terzo chiamato in questo giudizio) che poi sarà oggetto di abbandono come disciplinato nell'accordo transattivo, allora la previa rinuncia a “qualsiasi controversia” inerente all'uso del marchio ” da parte di ciascuno dei rami familiari (anche al fine dichiarato di Pt_2 prevenire eventuali liti future) non può essere intesa come limite all'esercizio costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. a fronte di comportamenti ritenuti asseritamente usurpativi.
La rinuncia a qualsiasi iniziativa anche stragiudiziale di rivendicazione del proprio diritto all'uso del marchio del patronimico nei limiti non chiari e piuttosto equivoci (come ampiamente ribadito nella superiore motivazione) fissati nell'accordo di coesistenza rischierebbe di creare una sorta di incondizionato esonero di responsabilità in casi di usurpazione dei segni distintivi in esame che non gioverebbe a nessuno dei gruppi familiari contrapposti e che non poteva essere l'obiettivo condiviso dell'intesa conciliativa, non rispondendo all'interesse di nessuno dei paciscenti.
Ne consegue pertanto che la rinuncia ad agire a tutela dei propri marchi come concordata nel predetto accordo non può limitare in modo costante ed assoluto il diritto di azione della parte ogni qualvolta si ritenga lesa dal comportamento asseritamente contraffattorio di controparte, come denunciato (anche se poi in maniera infondata) in questa controversia. 14
Va pertanto rigettata la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti delle società attrici e di , chiamato in giudizio ex art. 1381 c.c., come soggetto che aveva Controparte_3 sottoscritto di persona l'accordo di coesistenza, anche nella qualità di rappresentante legale delle odierne società attrici.
Non sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata non sussistendo elementi per qualificare come gravemente colposa la difesa processuale degli attori. Invero, la responsabilità ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.
Tantomeno può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.c. proposta dal terzo chiamato nei confronti delle società convenute che agiscono sulla base di una precisa clausola contenuta nel negozio di coesistenza del 2008.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti, mentre per il principio di soccombenza le società convenute devono rimborsare le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio, che vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (indeterminabile di media complessità) ed alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio


P. Q. M.


Il Tribunale di PO, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da e ei Parte_1 Parte_2
confronti di e nonché sulla domanda CP_1 Controparte_2
riconvenzionale proposta da e nei CP_1 Controparte_2
confronti di e e ne confronti del terzo chiamato Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra contraria istanza o eccezione, così provvede: Controparte_3
- rigetta tutte le domande;
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- compensa le spese di lite tra le parti e Parte_1 Parte_2
e e condanna queste ultime CP_1 Controparte_2
società in solido a rifondere in favore di le spese di giudizio che si Controparte_3 liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA