Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12802/2019 tra le parti:
ATTORE
p. IVA Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. NICODEMO IERITANO, cf C.F._1
- domicilio: Via Ponte alle Mosse 182, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
, p. IVA CP_1 P.IVA_2
p. IVA Controparte_2
P.IVA_3
- difesa: avv. ANNA GIANNERINI, cf C.F._2
- domicilio: Via Rinaldesca 3, Prato, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_2
OGGETTO: Brevetto di invenzione
Decisa nella camera di consiglio del 08/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale delle Imprese di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
1

A) Accertare e dichiarare che l'integratore alimentare denominato "IO AT" meglio descritto in narrativa e nei documenti allegati al ricorso, prodotto, pubblicizzato e commercializzato dalle società "
[...]
e " è stato realizzato in Controparte_3 CP_1 violazione del brevetto europeo n. EP 0945075 e la sua produzione e commercializzazione costituisce contraffazione del brevetto Pt_2
B) Condannare e Controparte_3 CP_1
, in solido fra esse, al risarcimento del danno equivalente all'utile netto
[...] conseguito dalla produzione e vendita del prodotto "IO CO" dal dì della sua commercializzazione e sino al 19.03.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 CPI, o in via subordinata secondo valutazione equitativa tenendo anche conto della royalty pagata dalla Parte_1
C) Accertare e dichiarare che la condotta delle convenute menzionata in narrativa costituisce fattispecie di concorrenza sleale anche ai sensi dell'art.
2598 c.c. e, per l'effetto, condannare Controparte_4
in solido fra esse, al risarcimento del danno da
[...] quantificarsi secondo valutazione equitativa a seguito dell'espletanda istruttoria.
D) Accertare e dichiarare che la condotta delle convenute menzionata in narrativa costituisce lesione del diritto di immagine della e, Parte_1 per l'effetto, condannare Controparte_4
in solido fra esse, al danno immagine da quantificarsi secondo
[...] valutazione equitativa a seguito dell'espletanda istruttoria.
E) in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Convenuti: NEL MERITO: Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- in via principale: disporre la rinnovazione della CTU svolta dal Dott. Ing. on sostituzione del perito nominato con un perito chimico;
Per_1
- in via subordinata: disporre l'integrazione/supplemento della CTU chiedendo che il perito esamini i processi che portano alla formazione del composto brevettato, così come richiesto nell'istanza depositata in data
08.06.2022.
Con vittoria di spese e compensi processuali nonché delle spese di CTU e di
CTP.
2 La
[...]
(d'ora in poi: , attiva nella Controparte_5 Pt_1 commercializzazione di integratori alimentari, riferisce di essere stata licenziataria esclusiva del brevetto europeo EP0945075 (o brevetto Pt_2 che tutela l'invenzione di una combinazione di vitamina C, IO e ribosio, attuata nell'integratore denominato Nike RCK (“NI”); la licenza, originariamente (2004) concessa dall'inventore e, a partire dal Persona_2
2011, dalla titolare , aveva validità (per quanto qui interessa) in C.F._3
Italia fino al 19/3/2019, dietro pagamento di una provvigione del 10% sul fatturato lordo.
Nel dicembre 2017 l'attrice è venuta a sapere che le società Controparte_4
(“VMN”) e (“ ”) commercializzavano un
[...] CP_1 CP_1 integratore alimentare (“POTASSIO ASCORBATO”, breviter “PA”) avente gli stessi componenti del NI, ancorché ottenuti con procedimenti equivalenti.
L'attrice afferma che la commercializzazione del prodotto delle convenute, protrattasi fino al 19/3/2019, è avvenuta in contraffazione del brevetto e violazione dei suoi diritti di sfruttamento nonché della leale concorrenza;
la loro condotta avrebbe provocato a non solo un danno patrimoniale, Pt_1 avendo ridotto il suo volume d'affari e compromesso il suo potenziale sviluppo economico, ma anche un pregiudizio all'onore, alla reputazione nonché al decoro dell'attrice, la quale si presentava sui mercati come l'unica produttrice del prodotto brevettato, laddove ne era presente un altro, benché di contraffazione, togliendo così credibilità alle sue campagne pubblicitarie.
Chiede pertanto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, ai sensi degli art. 2600 e 2043 CC, da quantificarsi in misura pari all'utile netto conseguito dalle convenute, per la lesione del diritto industriale, e in via equitativa per la concorrenza sleale e il danno all'immagine.
*
Si sono costituite VMN e chiedendo il rigetto della domanda: CP_1 evidenziati i componenti del loro prodotto, sottolineano che, secondo la
Rivendicazione 1 del brevetto, il trovato sarebbe costituito da un composto contenente il bicarbonato di IO e l'antiossidante (acido ascorbico e ribosio già tra loro salificati); i due componenti sono poi contenuti in bustine separate, in modo da consentire di unirli, con una seconda salificazione, in un nuovo composto (AT ribosato di IO), miscelandoli in soluzione acquosa nelle diverse proporzioni (2-1, 3-1, 4-1) previste dalle Rivendicazioni
3 da 3 a 8. Invece, nell'integratore PA il bicarbonato di IO è assente, perché salificato a monte con l'acido ascorbico, e il sale derivato (appunto, IO AT) è unito agli altri elementi nelle pillole preconfezionate, senza ulteriori processi di salificazione - in particolare, con il ribosio;
talché i due prodotti si presentano chimicamente diversi.
Inoltre, non è necessaria alcuna preparazione da parte dell'assuntore. Co Infine, l'integratore rivendica, nelle sue presentazioni, solo un effetto antiossidante, mentre il NI è stato brevettato come prodotto capace di contrastare forme degenerative, in particolare neoplastiche, di indebolimento immunitario o di deterioramento organico.
Non sarebbe perciò ravvisabile alcuna contraffazione o concorrenza sleale, né danno all'immagine.
*
Un ricorso cautelare ante causam, introdotto da

contro

VMN e Pt_1
per ottenere un provvedimento di inibitoria alla produzione e vendita CP_1 dell'integratore PA, è stato respinto per difetto di interesse, essendo scaduta la licenza di sfruttamento della ricorrente al momento della pronuncia.
Acquisita la documentazione prodotta, chieste consulenza brevettuale e altra consulenza contabile, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e spedito la causa a sentenza;
rimessa sul ruolo per acquisire una seconda consulenza centrata sulla composizione chimica dei prodotti, la causa è tornata all'esame del collegio.
La decisione
Si riporta il testo della R1 del brevetto nella sua traduzione Pt_2 giurata: integratore alimentare caratterizzato dal fatto di essere costituito da un composto di bicarbonato di IO e di un agente antiossidante comprendente D-Ribosio.
Il primo CTU interpellato (ing. ha individuato l'elemento Per_3 decisivo della controversia nel fatto che:
A. secondo l'attrice, la R1 individuerebbe un integratore alimentare costituito (i) da un composto derivato dal bicarbonato di IO e (ii) da un agente antiossidante che comprende il IB (Integratore alimentare caratterizzato dal fatto di essere costituito da un composto di bicarbonato di
4 IO e da un agente antiossidante comprendente D-ribosio); poiché il prodotto PA contiene tra i suoi ingredienti (come da etichetta) IO AT (a sua volta ottenuto dalla reazione fra bicarbonato di IO e acido ascorbico - vale a dire, un derivato del bicarbonato di IO) e ribosio (agente antiossidante), quest'ultimo replicherebbe l'insegnamento del brevetto;

B. secondo le convenute, invece, la R1 andrebbe letta così come è scritta nella traduzione giurata, l'unica che farebbe testo, e che recita: Integratore alimentare caratterizzato dal fatto di essere costituito da un composto di bicarbonato di IO e di un agente antiossidante comprendente D- ribosio; il brevetto, quindi, individuerebbe una miscelazione di due sali
(acido ascorbico + ribosio;
e poi questo + bicarbonato di IO), mentre l'integratore PA ha un sale solo (bicarbonato di IO + acido ascorbico),
e il ribosio non è salificato.
Ciò detto, l'ing. ha osservato che, benché nel testo italiano sia Per_1 individuato “un composto” di IO bicarbonato e antiossidante, nei testi inglese, francese e tedesco è individuato un prodotto ottenuto dalla miscelazione di “un composto di bicarbonato di IO” con “un antiossidante”, e questa versione si inserirebbe meglio anche nel resto del testo brevettuale;
con la conseguenza che il PA sarebbe da considerare interferente con il brevetto perché ha gli stessi componenti indicati nel titolo, anche se uniti tra loro in tempi e modi differenti.
*
La seconda consulente interpellata (dr.ssa coadiuvata dalla Persona_4 dr.ssa ), in accordo con il primo, premette innanzi tutto Persona_5 che individua un prodotto e non un processo, anche laddove (R9) CP_7 recita: Integratore alimentare secondo una qualunque delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che i componenti di detto composto sono in dosi singole per ogni componente associabili al momento dell'uso, così da determinare una soluzione estemporanea dell'integratore: poiché ciò che è descritto non è il metodo di intervento su materie di lavorazione ma il prodotto risultante da una modalità di preparazione.
Ciò detto, le consulenti , pur nell'assenza in EP'075 delle Persona_6 formule brute dei composti, hanno proceduto a delimitare tre ambiti di protezione:
5 I. l'integratore , individuato dalle RR 1 e 3-5 e Parte_3 consistente in una mescolanza di e , Parte_4 Parte_5 ove il peso del primo è 2, 3 o 4 volte il peso del secondo;

II. l'integratore CO di , individuato dalle RR 2 e 6-8 e Pt_3 consistente in una mescolanza di , Acido Parte_4
e D-Ribosio, ove il peso del primo è 2 o 4 volte il peso del Parte_6 secondo, e il peso del terzo è compreso tra 0,1 e 10% della somma degli altri due elementi;

III. integratori (I) e (II) ottenibili tramite il metodo di preparazione di cui alla R9, ad ambedue riferibile. Co Ciò detto, il confronto con ha evidenziato la presenza in questo di elementi in più (gli eccipienti e, a confronto del SA di IO, anche l'CO di IO) e in meno (IO ), rispetto tanto Parte_4 all'integratore (I) quanto al (II), il che esclude la riproduzione letterale. Al proposito, la consulente osserva che gli eccipienti, pur non producendo particolari effetti biologici, sono del tutto assenti in EP'075, in ragione delle sue modalità di preparazione, mentre sono necessari alla commercializzazione in pillole di PA.
Nella valutazione di una eventuale contraffazione per equivalente, le dr.sse
: Persona_6
- la escludono senz'altro con riferimento all'ambito di protezione (I), data l'assenza in PA di (presente nel prodotto brevettato) e la Parte_4 presenza di CO di IO e di eccipienti (assenti in questo ambito di
EP'075);
- la affermano, invece, con riferimento all'ambito (II) e, in particolare, con riguardo a R2 (poiché gli elementi di PA, scomposti dagli acidi gastrici, finiscono per corrispondere a quelli riconducibili a detta Rivendicazione), non anche con riguardo a RR 6-8 (attinenti solo alle proporzioni tra i componenti);
- negano, infine, che l'insegnamento di R9 (sia se riferito all'ambito I, sia se riferito all'ambito II), subisca interferenze, neanche per equivalente, atteso che la forma farmaceutica dei due prodotti è totalmente differente.
Considerato che la prima consulenza aveva proposto una soluzione su un piano di interpretazione eminentemente letterale del brevetto, traendo poi le conseguenze in punto di interferenza sul presupposto della identità delle sostanze indicate come componenti dei due prodotti;
mentre la seconda è
6 andata proprio a verificare la veridicità di quel presupposto, scendendo dal piano della denominazione degli elementi a quello dell'analisi della loro struttura chimica;
ritiene il collegio di basare la propria decisione su quest'ultima, più conferente alla questione della contraffazione brevettuale.
Deve quindi essere senz'altro esclusa la contraffazione letterale e, altresì, quella per equivalente con riguardo alle RR 1, 3-5, ritenendo il collegio perfettamente logica e condivisibile la conclusione della CTU.
*
Le consulenti dr.sse hanno invece affermato la Persona_6 contraffazione per equivalenti della R2. Da questa conclusione il collegio ritiene di doversi discostare, in base alla verifica di sussistenza dei fattori identitari elaborati dalla giurisprudenza (Cass. 120/2022) con richiamo al cd. test triplo di derivazione americana (TI Milano 7/11/2019), o al cd. test di ovvietà di elaborazione tedesca (TI Bologna 19/1/2021): per i quali la contraffazione per equivalenti sussiste quando il prodotto accusato di contraffazione, nonostante le differenze oggettive, raggiunge (i) il medesimo risultato, (ii) nello stesso modo e (iii) assolvendo alla stessa funzione dell'originale (triple identity test), o se è ovvio, per l'esperto del settore, che il risultato ottenuto dall'elemento rivendicato sia ottenibile nonostante la modificazione.
Con riferimento al modo (ii), la valutazione dell'interferenza non può prescindere dalla considerazione congiunta della R9, che, pur essendo
Rivendicazione di prodotto, insegna la modalità della sua preparazione;
se, dunque, EP'075 descrive un prodotto
• non altrimenti ottenibile che attraverso la modalità ivi descritte, tanto essenziali da costituire il contenuto di una Rivendicazione indipendente,
• e che conferisce al trovato la caratteristica di consentire all'utente di confezionarsi su misura l'integratore preferito, per componenti e per dosaggio, variamente combinando le dosi dei diversi elementi separatamente fornite, non può esservi equivalenza con altro prodotto ottenuto tramite processi del tutto differenti e che sfociano in un solo, preconfezionato e immodificabile dosaggio di componenti e proporzioni: a meno di ritenere irrilevante la modalità di preparazione, contraddicendo la struttura rivendicativa che, invece, la contiene come elemento necessario.
7 *
Quanto alla funzione (iii), dallo stesso brevetto risulta che il
[...]
del NI, oltre a quella di apporto di IO, ne avrebbe una di Parte_4 tampone dell'acidità gastrica, che invece, secondo la CTU, non può essere svolta dall'integratore PA, data l'assenza in esso del . Parte_4
Inoltre, la funzione di prevenzione contro le malattie degenerative, attribuita al trovato dalla D-0021, in forza di una asserita azione antiossidante e di regolazione cellulare (D-0006), per una (dichiarata da specifica Pt_1 azione del IO a livello intracellulare e grazie alle proprietà dell'Acido L-
Ascorbico e del D-Ribosio di agire come suoi trasportatori (così nelle presentazioni del NI), non risulta condivisa dal PA (anzi, le convenute denunciano la violazione del divieto di attribuzione a integratori alimentari di effetti terapeutici di cui all'art. 6 dLgs 169/2004), e, in effetti, non trova evidenza negli atti di causa;
prive di risposta, comunque, sono rimaste le osservazioni delle convenute, secondo le quali detta funzione sarebbe collegata:
a. a una funzione attiva a livello intracellulare, attribuita dalle Descrizioni di EP'075 al compreso nel trovato, ma sconosciuta a livello Pt_3 scientifico e che, pertanto, non potrebbe essere attribuita anche al
IO contenuto nel PA;

b. a una funzione di trasporto del , attribuita dalla attrice al Pt_3
presente nel NI ma anch'essa priva di evidenze scientifiche, CP_8 non potendosi quindi desumere dalla asserzione altrui una validità generalizzata e un'identità di funzione con quella svolta dal CP_8 contenuto nel PA.
Né vale osservare che le funzioni del e del sono quelle che Pt_3 CP_8 sono, indipendentemente dalla loro narrazione: perché, se si afferma la contraffazione per equivalente di un prodotto, al quale si attribuisce una determinata funzione – quale che sia, anche, in ipotesi, la più inverosimile - occorre dare la dimostrazione che anche il prodotto contraffatto la assolve.
Ciò detto, il fatto che i due integratori possano avere una identica, o simile, funzione nutritiva, diviene irrilevante, posto che una contraffazione potrebbe esservi solo se tutti gli effetti attribuiti a un prodotto (compresi, nella fattispecie, quelli terapeutici) sono riscontrabili nell'altro.
*
8 Con riguardo al risultato (i), infine, la valutazione delle consulenti (essere i due integratori SA e CO di non il risultato nuovo di una Pt_3 salificazione di elementi, ma una semplice mescolanza di elementi noti), è contestata dalle convenute (secondo le quali vari passaggi della Descrizione evidenzierebbero invece proprio un processo di salificazione essenziale all'attuazione del brevetto, assente nel PA); ma, pur partendo dall'assunto delle dr.sse , da loro diffusamente argomentato, si deve Persona_6 sottolineare l'importanza rivestita in EP'075 dalla proporzione degli elementi, che può variare ma non liberamente e solo entro i precisi limiti di cui alle
Rivendicazioni (3-5 e 6-8): così, per esempio, non può esservi più di una parte di D-Ribosio o di L-CO ogni due parti di (RR 3 e 6) Parte_4 né meno di una parte di D-Ribosio o L-CO ogni quattro di
[...]
(RR 5 e 7). Si tratta, però, di proporzioni del tutto differenti da Parte_4 quella – fissa – presente nelle compresse PA: così, mentre nel NI ci sono 3 mg D-Ribosio, nel PA ve ne sono 20 mg;
nel primo, 150 mg L-CO, nel secondo 200 mg;
nel NI si rinvengono 117 mg IO , nel PA Parte_4
43 mg.
A questo argomento, le consulenti hanno risposto sottolineando che R2
(così come R1) non indica dosi di elementi, talché qualunque proporzione potrebbe considerarsi coperta dalla privativa;
ma la presenza delle RR 6-8 impone di dare al brevetto un'interpretazione complessiva, per la quale risultano utili anche le Descrizioni;
ove si legge (con sottolineature aggiunte) che “le proporzioni fra ed devono Parte_7 Parte_8 essere nel rapporto 2:1. In condizioni particolari, è possibile raddoppiare le dosi di , determinando un rapporto di 4:1” (0022); e che “le Parte_7 proporzioni fra e devono essere nel rapporto 2:1, Parte_7 CP_8 ma risulta possibile una combinazione anche nel rapporto di 3:1” (0047).
L'indifferenza per i dosaggi è dunque vera per R2, ma non per EP'075 nel suo complesso, ove solo quelli indicati sono funzionali al raggiungimento dell'effetto. L'affermazione delle consulenti (“Gli aspetti regolatori per farmaci e integratori sono ininfluenti e irrilevanti ai fini delle valutazioni brevettuali”) può essere condivisa in termini generali, ma, allorché si debba formulare una valutazione di equivalenza dei risultati finali, occorre guardare a questi: e, nella fattispecie, il giudizio comparativo non può che essere riferito al risultato conseguente all'uso conforme al brevetto, non potendosi prendere quale parametro di riferimento ogni effetto ipoteticamente discendente da un uso di
9 un prodotto nutrizionale o addirittura terapeutico svincolato da qualsiasi prescrizione posologica.
Per queste ragioni, il collegio ritiene di non poter affermare una contraffazione per equivalente di PA all'insegnamento del brevetto: la domanda basata sulla asserita violazione del diritto industriale è infondata.
Rimane ai margini – e non spendibile in questa sede – ogni considerazione svolta dalle consulenti, pur consapevoli della estraneità dell'argomento ai quesiti, sulla nullità del brevetto per difetto del carattere di novità o, a seconda dell'interpretazione della esatta composizione chimica dell'integratore, di altezza inventiva: in assenza di una eccezione o domanda riconvenzionale in tal senso, infatti, la questione esula dal thema decidendum.
*
Le consulenti, infine, hanno fornito risposta anche al terzo quesito posto dal giudice, relativo alla identità o somiglianza (incidente sul piano della Co concorrenza) tra l'integratore e il NI, affermando che i due prodotti non possono essere ritenuti identici, in quanto le formulazioni sono differenti
(compresse vs bustine), contengono quantitativi diversi di ribosio (20 mg vs 3 mg), acido ascorbico (200 mg vs 150 mg) e IO (43 mg vs 117 mg) e differiscono per alcuni ingredienti (eccipienti e bicarbonato).
Vero è che essi possono essere considerati simili sia per le modalità di azione che per le finalità nutritiva e/o terapeutica, in quanto in seguito a somministrazione, i due prodotti rilasceranno nell'organismo i medesimi principi attivi che svolgeranno dunque le stesse funzioni nutritive e/o terapeutiche.
Tuttavia, ribadito che la funzione terapeutica non risulta essere la stessa in
NI e in PA, mentre potrebbe esservi una medesima funzione nutritiva, non vi è concorrenza sleale se sono immessi sul mercato prodotti simili per gli elementi nutritivi che li compongono, bensì se essi sono simili nel loro insieme al punto da poter essere confusi l'uno con l'altro per composizione, confezione, modalità di assunzione, effetti che dovrebbero sortire e per i quali sono offerti in vendita: il che, nella fattispecie, non è.
*
Non ravvisata una contraffazione, né una concorrenza sleale, non può essere affermato un danno all'immagine dell'attrice.
Le domande sono respinte. Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in applicazione del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile di media complessità, parametri medi per tutte le fasi,
10 aumentato per la fase istruttoria, caratterizzata dall'espletamento di tre consulenze.
Le spese delle consulenze sono poste a carico dell'attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta le domande proposte da e la condanna a rifondere alle Parte_1 convenute le spese del giudizio, liquidate in € 12.730,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
pone a definitivo carico della attrice le spese delle consulenze tecniche.
Firenze, 18 aprile 2024 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
11