REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Sezione Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tersa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 408/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., sig. c.f./p.iva Parte_1 Parte_2
, e in persona del legale rappresentante p.t., dott. P.IVA_1 CP_1 Controparte_2
c.f./p.iva , rappresentate e difese dall'avv. Emanuele Montelione (c.f. P.IVA_2
) e dall'avv. Diego Bolognini (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliate presso lo Studio Legale Montelione in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 28, con revoca del mandato all'avv. Bolognini da parte di in pendenza dei primi termini ex art. 190 Parte_1
c.p.c. concessi all'udienza del 02.03.2023;
PARTE ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 Controparte_4
p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caforio (c.f. ), P.IVA_3 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via Bartolo n. 10;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione contraffazione e/o violazione dei diritti di privativa sul marchio e di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;
1 CONCLUSIONI: come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024:
per parte attrice: “L'avv. Montelione conclude come da atto di citazione, confermando la rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni di cui al punto n. 8), che è l'unico punto a cui si rinuncia, delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria”, ovvero: “reiectis contrariis, previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. 4011/2021 e confermata, ove occorra, l'ordinanza cautelare emessa in data 29/11/2021 e comunicata il 02/12/2021 nell'ambito del suddetto procedimento: 1) Accertarsi e dichiararsi in via definitiva che l'uso in commercio del segno " nonché ogni altra condotta posta in essere dalla convenuta in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, come meglio descritto in narrativa, costituiscono contraffazione e/o violazione dei diritti di marchio di parte attrice, meglio descritti in narrativa;
2) Inibirsi in via definitiva alla convenuta l'uso del segno “ , meglio descritti in narrativa, nonché di CP_3 qualsivoglia segno simile e confusorio con i marchi e gli altri segni distintivi di parte attrice, a titolo di marchio nonché a qualsivoglia ulteriore titolo o ragione, ivi compresa la denominazione sociale
“ e ordinandosi la modifica presso il Registro Imprese, nonché in qualsiasi Controparte_3 ulteriore forma, modalità, tempo e luogo;
3) Accertarsi e dichiararsi che le condotte poste in essere dalla convenuta medesima costituiscono atti di concorrenza sleale interferente in danno di parte attrice, come descritti in narrativa e per l'effetto inibirsi in via definitiva alla medesima convenuta e comunque ogni altra attività che costituisca violazione dei diritti di parte attrice come meglio descritto in narrativa;
4) Disporsi il ritiro dal mercato dei prodotti recanti il marchio " oggetto delle CP_3 conclusioni che precedono, nonché di tutto il materiale utilizzato da parte convenuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo cataloghi, brochure, volantini, cartelloni e simili) che possa integrare contraffazione/violazione dei marchio suddetto e/o atti di concorrenza sleale interferente, il tutto come meglio descritto in narrativa;
5) Ordinarsi in via definitiva alla convenuta il trasferimento ai sensi dell'art. 133 CPI, a del nome a dominio " net;
in ogni caso ordinarsi in via CP_1 CP_3 definitiva l'inibitoria del suddetto nome a dominio nell'attività economica, sia come risorsa per un sito web che come risorsa per gli account di posta elettronica nonché a qualsivoglia ulteriore titolo o ragione, in ogni caso ordinandosi l'oscuramento del sito web www.baruffaldi.net in quanto lesivo dei diritti di parte attrice, per tutti i motivi descritti in narrativa. 6) Ordinarsi in via definitiva alla convenuta di attivarsi per la rimozione di ogni informazione, online ed offline, pubblicata in relazione ai prodotti recanti il marchio " , nonché ad ogni altro prodotto ad essi equivalente, CP_3 costituenti le suddette contraffazione/violazione di marchio e/o atto di concorrenza sleale interferente;
7) Ordinarsi in via definitiva alla convenuta la modifica della propria ditta in modo da non contenere più la parola “ ; (…) 9) Disporsi una penale a carico della convenuta e in favore di CP_3 [...] pari ad euro 2.500,00= per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra;
10) Ordinarsi la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza su due riviste del settore a scelta di parte attrice, nonché sul sito web www.baruffaldi.net, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, anche in questo caso sotto fissazione di apposita penale per il ritardo nella misura sopra quantificata, ovvero nelle diverse modalità che il Giudice riterrà opportune, ad esempio tramite rimborso delle relative spese alla mera presentazione della fattura. In ogni caso Spese e compensi di lite interamente rifusi”;

2 per parte convenuta: “L'avv. Caforio conclude per il rigetto delle domande avverse e, per quanto occorrer possa, accetta la rinuncia alla domanda risarcitoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.01.2022, che Parte_3 svolge attività di “produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento e accessori in genere;
prestazione di servizi a terzi relativi alla produzione di capi di abbigliamento e consulenza tecnica di produzione;
ricerca nel settore tessile, utilizzazione economica di disegni, modelli e marchi, brevetti e altre opere dell'ingegno; commercio all'ingrosso e al minuto, importazione e esportazione di prodotti di elettronica in genere, elettrodomestici, impianti telefonici audiovisivi, di macchine, attrezzature e mobili per ufficio, di mobili per arredamento, di articoli di vestiario e prodotti tessili di qualsiasi genere, pelletteria e articoli in pelle e di calzature, di chincaglieria e souvenirs, cosmetici e articoli di profumeria” - e
[...] CP_ (holding di partecipazioni operante nei settori finanziario, immobiliare e del private equity con particolare interesse nel settore moda) hanno congiuntamente evocato in giudizio Controparte_3
– operante nella produzione e commercio, anche in franchising e tramite internet, di occhiali
[...] sportivi, occhiali da vista e da moto, maschere ed occhiali di sicurezza, caschi da moto, sci, cross;
complementi di abbigliamento in pelle -, lamentando la contraffazione e/o la violazione dei diritti di privativa sul marchio così descritto < scritta in carattere corsivo con le due “f” che si slanciano come a fare da CP_3 astine di occhiali e con le lettere più degradanti dalla “b” alla “f” finale a formare una semisfera, Marchio figurativo>>, con rinnovo depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 22/07/2021 al n. 362021000133424 (precedente registrazione del 29/08/2012 n. 1507716 rubricata al n. 302012902021753), la violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi e la violazione dell'art. 2598, comma 1, c.c. (concorrenza sleale confusoria), e rassegnando le conclusioni sopra indicate.
Il presente giudizio fa seguito all'azione cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e 129 C.P.I. promossa da in cui è stata chiesta l'inibitoria dell'uso del marchio, della ditta e del nome di Parte_1 dominio contenente la parola da parte di il sequestro CP_3 Controparte_3 subordinatamente alla descrizione di tutti i prodotti commercializzati da quest'ultima società recanti il segno o ogni altro segno confondibile, la fissazione di idonea penale per ogni violazione di CP_3 quanto disposto dall'emanando provvedimento e/o per ogni giorno di ritardo nella sua attuazione e la pubblicazione dell'emanando provvedimento cautelare.
Ed invero, con ordinanza del 29/11/2021 il giudice della fase cautelare, in accoglimento del ricorso, ha così disposto: “inibisce alla società l'ulteriore utilizzo in qualsiasi forma e con Controparte_3 qualsiasi strumento, anche per via telematica e nella denominazione sociale nonché per la pubblicizzazione della propria attività di impresa del marchio “ , inteso sia quale marchio CP_3
3 figurativo, descritto come in motivazione, sia con riferimento alla parte denotativa, per contraddistinguere occhiali, caschi e qualsiasi articolo possa generare confusione con il predetto marchio;
ordina l'immediata cancellazione del segno denotativo “baruffaldi” dalla ditta della società resistente e come nome di dominio per l'attività di impresa svolta dalla resistente per contraddistinguere occhiali, caschi e qualsiasi articolo possa generare confusione con il marchio
“ ; autorizza la società ricorrente a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario e con CP_3
l'assistenza di un perito ove necessario, al sequestro dei prodotti contrassegnati dal segno distintivo
“baruffaldi” marchio registrato figurativo descritto in motivazione - ovunque essi si trovino ed in particolare presso la sede, il magazzino e i negozi della resistente e/o presso terzi che ne facciano commercio, nominandone custode, ai soli fini della diligente conservazione e senza facoltà di alcun uso, la società resistente;
all'attuazione del sequestro si procederà le indicazioni dettate in motivazione;
fissa la somma di euro 300,00 per ogni violazione o inosservanza della disposta inibitoria e per ogni giorno di ritardo esecuzione delle ulteriori misure disposte con il presente provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua comunicazione”, fissando altresì il temine per l'introduzione del giudizio di merito, cui è stata rimessa la regolamentazione delle spese della fase cautelare.
Il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 23/05/2022, ha rigettato il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto dalla società avverso l'ordinanza del 29/11/2021, Controparte_3 rimettendo al definitivo le spese anche del procedimento di reclamo.
Nel presente giudizio le parti hanno sostanzialmente riproposto le difese già svolte nella fase cautelare.
In particolare, parte attrice, a fondamento delle domande formulate, ha dedotto: che Parte_1
in quanto interessata a differenziare la propria capacità produttiva, aveva acquistato il citato
[...] marchio in data 07/06/2019, per effetto di aggiudicazione nel procedimento inc. n. CP_3
49/2019, RGE 1806/2017 Tribunale di Perugia (avente ad oggetto il marchio registrato nel 2012 da già amministratore unico e consigliere della , e che il Controparte_4 Controparte_3 trasferimento era stato trascritto all'UIBM in data 27/01/2020 al n.602020000015262; che, nel corso del giudizio, il marchio è stato ceduto alla società con atto sottoscritto il 20/12/2021; che, CP_1 pur dopo l'avvenuto trasferimento del marchio in favore di parte attrice, ha Controparte_3 perseverato nell'utilizzo dell'identico marchio per la medesima classe merceologica, commercializzando occhiali sportivi e da moto, caschi da moto ed altri accessori, e ha continuato ad utilizzare ancora il lemma nella denominazione sociale, nel domain name del sito CP_3
“https://www.baruffaldi.net” e negli account e-mail; che, in seguito all'acquisto, Parte_1 aveva avviato trattative sia con il sig. - che di fatto appariva essere quale titolare di CP_4 [...]
-, sia successivamente con l'apparente nuova compagine societaria, in vista di una licenza CP_3
d'uso, che non hanno avuto alcun esito e non si sono mai concretizzate, cosicché con nota del 28/09/2020 a mezzo pec a firma del legale, sia il sig. sia sono stati CP_4 Controparte_3 diffidati dal continuare nell'uso del succitato marchio;
che, stante la persistente violazione dei diritti di esclusiva, è stata costretta ad avviare il procedimento cautelare d'urgenza e, Parte_1 nonostante la tutelare ottenuta, la società si è dimostrata inadempiente anche Controparte_3 alle statuizioni dell'ordinanza cautelare;
che la condotta posta in essere da Controparte_3
4 consistente nel persistente utilizzo del marchio registrato per contrassegnare occhiali e CP_3 caschi, nonché, del lemma nella denominazione sociale, nel domain name del sito CP_3
“https://www.baruffaldi.net” e negli account e-mail, configura atto di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c., attesa l'identità fonetica, concettuale e visiva tra il cuore del marchio di proprietà di parte attrice e i segni utilizzati dalla convenuta, l'irrilevanza della parola “Googles” aggiunta alla denominazione sociale e l'identità merceologica tra i prodotti contrassegnati dal segno e quelli oggetto del marchio registrato;
che tale condotta configura, inoltre, atto di contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 d. lgs n. 30/2005 (C.P.I.), attesa la confondibilità sotto il CP_3 profilo del rischio di associazione tra il marchio registrato e il segno usato dalla convenuta, con conseguente violazione anche del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 C.P.I.; che l'avversa condotta illecita ha causato e sta causando ingenti danni all'odierna parte attrice sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, da quantificarsi quest'ultimo ai sensi dell'art. 125, comma 2, C.P.I. e, in ogni caso, mediante applicazione del criterio della retroversione degli utili, danni che comunque possono essere determinati anche in via equitativa dall'adito Tribunale.
Con comparsa depositata in data 21.04.2022 si è costituita in giudizio la società Controparte_3 contestando tutto quanto dedotto ed allegato da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande.
[...]
Specificamente parte convenuta ha esposto le seguenti circostanze: che, in considerazione della documentata identità e preesistenza di altri marchi registrati presso l'UIBM e data la CP_3 presenza, altresì, di altre società con omonima denominazione sociale ( operanti Parte_4 sul mercato italiano, il marchio registrato da parte attrice nel 2021 è da ritenersi nullo per difetto di novità e capacità distintiva;
che la parola aggiuntiva Googles è idoneo elemento identificativo e differenziante la denominazione sociale;
che parte attrice non ha individuato, né altrimenti emergerebbe dagli atti, la classe merceologica di riferimento del marchio, difettando, altresì, la prova che gli altri marchi registrati siano riferiti a classi diverse: l'elemento verbale , “cuore del CP_3 marchio”, sarebbe infatti identico sotto il profilo semantico e fonetico al nucleo distintivo di altri sei marchi registrati, due dei quali anteriormente registrati per classe n. 9 dell'Accordo Internazionale di Nizza, la stessa che individua i prodotti e servizi rivendicati per il marchio registrato da parte attrice oltre dieci anni dopo;
che l'odierna società convenuta gode di un preuso pacifico del marchio da oltre dieci anni;
che infatti quest'ultimo, in origine registrato in Italia nel 2002 da CP_3 per la specifica merceologica degli occhiali sportivi, da vista e da moto, maschere ed Controparte_4 occhiali di sicurezza, caschi da moto, sci, cross, complementi di abbigliamento in pelle, dal 2012 è stato utilizzato continuativamente da anche quale denominazione sociale, con Controparte_3 conseguente consolidamento del diritto ai sensi dell'art. 28 C.P.I.; che trova, inoltre, applicazione anche il principio di preclusione per coesistenza, atteso che la società da un lato e il sig. CP_4 dall'altro, sono soggetti distinti, non confondibili tra loro;
che con l'acquisto del marchio parte attrice ha implicitamente accettato anche oneri, vincoli e limitazioni che conseguono alla preesistenza del marchio sul mercato;
che le argomentazioni sopra esposte fondano anche l'uso legittimo della denominazione sociale – rispetto alla quale l'aggiunta dell'anglicismo Controparte_3 costituisce elemento differenziale idoneo ad escludere il rischio di confusione - e del domain name del proprio sito web; che non ricorrono i presupposti per la configurazione della fattispecie di concorrenza sleale sotto il profilo confusorio ex art. 2598, comma 1, c.c., atteso che, con riferimento alla denominazione sociale, sarebbe configurabile un “preuso” atto a legittimare, altresì, la coesistenza del
5 marchio pre-usato e di quello successivamente registrato, oltre al fatto che l'uso della parola nella denominazione sociale non determina alcuna confusione con i prodotti e l'attività di CP_3
in quanto esso non è in grado di dimostrare l'evidenza dell'uso del marchio ed, Parte_1 infine, parte attrice non ha fornito la prova dell'effettivo utilizzo del marchio per la commercializzazione di prodotti che possa creare confusione con i prodotti e l'attività di altro concorrente, né tantomeno dei danni sofferti e dell'asserito indebito vantaggio percepito dalla convenuta;
che non può ipotizzarsi nemmeno una violazione dei diritti di privativa intellettuale ai sensi dell'art. 20 C.P.I., rispetto alla cui paventata violazione la controparte non tiene conto del consolidato preuso del marchio da parte della società pacificamente tollerato CP_3 Controparte_3 per anni;
che, quanto alla presunta applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi, controparte pretenderebbe di inibire l'utilizzo della denominazione sociale usata sin dal 2012 dalla società convenuta senza avere allegato, né provato, che l'identità o affinità tra l'attività di impresa e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa ingenerare un rischio di confusione per il pubblico o di associazione fra i due segni;
che le richieste risarcitorie avanzate dall'odierna parte attrice non sono affatto fondate, non avendo quest'ultima dimostrato il presunto danno patito secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito e, quanto all'invocazione del criterio della retroversione degli utili, il rispetto del principio di necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c..
Con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice ha dato atto del rigetto del reclamo proposto dall'odierna società convenuta avverso l'ordinanza cautelare e precisato le conclusioni di cui a punto n. 9) dell'atto di citazione nel seguente modo: “Atteso il mancato adempimento da parte della società convenuta di quanto disposto dal Tribunale di Perugia con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29.11.2021, disporsi una penale a carico della stessa convenuta e in favore di pari ad euro 2.500,00= per ogni violazione o inosservanza successivamente CP_1 constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra a far data dalla instaurazione del presente giudizio di merito”; mentre con il deposito della seconda memoria istruttoria ha quantificato le somme da liquidarsi in base alla penale comminata in sede cautelare ed, infine, nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, ha eccepito l'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta per la presenza di deduzioni assertive precluse per avvenuto decorso del termine ultimo costituito dal deposito della prima memoria istruttoria.
Con ordinanza del 30/09/2022 sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e all'udienza del 02/03/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 02/05/2023, il procuratore di parte attrice ha rappresentato che era rientrata in possesso della privativa a seguito alla intervenuta Parte_1 risoluzione del contratto di cessione del marchio sottoscritto con nonché l'intervenuta CP_1 revoca del mandato conferito dalla società all'avv. Diego Bolognini, oltre a Parte_1 produrre ulteriore documentazione al fine di provare l'inosservanza delle statuizioni impartite alla convenuta in sede cautelare e a riformulare le proprie conclusioni chiedendo che le statuizioni di cui ai punti nn. 5 e 9 fossero pronunciate in favore di anziché, come indicato all'udienza Parte_1
6 di precisazione delle conclusioni, in favore di e domandando al punto 8) “Condannarsi la CP_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da entrambe le attrici, nella misura che risulterà in corso di causa nella misura di €150.000,00 (centocinquantamila/00 euro)” e, al punto 10), la pubblicazione della sentenza anche “….nei social network facebook e instagram….”, conclusioni riportate poi anche nella memoria di replica del 19/05/2023.
Parte convenuta ha contestato, nei propri scritti difensivi conclusivi, le ulteriori produzioni documentali attoree sia in quanto tardive e, quindi, inammissibili, sia in quanto prive di efficacia probatoria, deducendo inoltre l'inammissibilità della modifica delle conclusioni rassegante da parte attrice ai punti nn. 8), 9) e 10), nonché l'inammissibilità e il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 relazione alla domanda di cui al n.9).
Con ordinanza collegiale del 23/10/2023 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, essendo stato accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione attraverso la comparizione personale delle parti, all'udienza del 14/03/2024 il difensore di parte attrice ha espressamente rinunciato alla richiesta di risarcimento danni di cui al punto n. 8 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Alla successiva udienza del 19/09/2024, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024, parte attrice ha riformulato nuovamente le proprie conclusioni: in particolare, con riferimento al punto n. 5), ha chiesto che il trasferimento del domain name net” ai sensi dell'art. 133 C.P.I. fosse pronunciato in favore di CP_3 Parte_1
anziché, come richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni, in favore di ha
[...] CP_1 sostituito il punto n. 8), concernente la domanda risarcitoria espressamente rinunciata, con la seguente richiesta: “8) Condannarsi la convenuta al pagamento delle penali dovute a seguito dei provvedimenti cautelari emessi a partire dal quindicesimo successivo il 2 dicembre 2021 [ordinanza proc. RG 4011/2021poi confermata in sede di reclamo (proc. RG 6133/2021)] al 18 novembre 2024 pari a € 320.100 (trecentoventimilacento/00 euro) corrispondenti a €300 per 1067 giorni di inottemperanza”; ha domandato che la penale richiesta a carico della convenuta non venisse più pronunciata in favore di (punto n. 9)) e chiesto che la sentenza venisse pubblicata anche “…..nei social network CP_1 facebook e instagram, nonché nel quotidiano La Nazione….” (punto n. 10)).
ha a sua volta evidenziato l'inammissibilità della modifica delle conclusioni Controparte_3 operata da parte attrice con la comparsa conclusionale del 18/11/2024 e contestato le avverse produzioni documentali.
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1. Sulle questioni preliminari.
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1.1 Sulla rinuncia alla domanda risarcitoria di cui al punto 8) delle conclusioni rassegnate.
L'adito Tribunale ritiene necessario precisare, innanzitutto, come nel presente giudizio la società
[...]
e la società abbiano conferito mandato all'avv. Emanuele Montelione e Parte_1 CP_1 dall'avv. Diego Bolognini, avendo ciascuna di esse rilasciato distinta procura speciale in favore di entrambi gli avvocati senza alcuna specificazione circa il carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato, sebbene la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente sia poi stata effettuata da uno solo dei difensori. A tal proposito la giurisprudenza è univoca nel ritenere che, qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa e non equivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (Cass. n.15174/2017 e n. 13252/2006). Per cui la circostanza che in corso di causa abbia revocato il mandato originariamente Parte_1 conferito anche all'avv. Diego Bolognini non elide il fatto che parte immanente del CP_1 processo, continui ad essere rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Montelione, in difetto di specifica revoca o rinuncia al mandato, nessuna delle quali presente in atti.
Ciò detto e precisato, il difensore di parte attrice avv. Montelione ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria formulata al punto n. 8) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ossia alla domanda avente il seguente tenore:
“Condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da entrambe le attrici, nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa in applicazione dei criteri di cui all'art. 125 CPI o secondo il diverso criterio ritenuto applicabile, con richiesta sin da ora, ai sensi dell'art. 125, comma 3 CPI, della restituzione degli utili realizzati da parte convenuta, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, parimenti nella misura determinata in corso di causa o risultante in via equitativa” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 14/03/2024: “L'avv. Montelione, preso atto della difficoltà di raggiungere una conciliazione della presente lite, chiede che il processo sia deciso sull'an, rinunciando alla richiesta di risarcimento dei danni subiti di cui al punto n. 8 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.”, e dichiarazione resa all'udienza del 19/09/2024 di precisazione delle conclusioni: “L'avv. Montelione conclude come da atto di citazione, confermando la rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni di cui al punto n.8), che è l'unico punto a cui si rinuncia, delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria”.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richieda in capo al difensore un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra invece fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 13636/2024; n. 4837/2019; n. 28146/2013). La pronuncia da ultimo citata ha peraltro specificato che “…la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184
8 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2- 2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3- 1998 n. 2572). E' altrettanto vero che nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate 'ex adverso', ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018)”.
La rinuncia operata dal procuratore di parte attrice alla domanda di risarcimento del danno sopra riportata è stata quindi validamente esercitata dal difensore, non richiedendo il rilascio di apposita procura speciale, né alcuna accettazione ad opera della controparte, sostanziandosi la rinuncia effettuata concernente una parte delle originarie domande in una restrizione dell'oggetto del giudizio, rientrante negli originari poteri conferiti al procuratore, il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo anche in virtù dell'andamento e degli sviluppi del processo.
Deve conseguentemente ritenersi assorbita anche l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta – in cui quest'ultima ha dedotto in punto di mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alle richieste risarcitorie avversarie -, sollevata da parte attrice con memoria istruttoria depositata in data 29/08/2022, in ragione dell'asserito mancato rispetto dei termini delle preclusioni assertive.


1.2 Sulle conclusioni modificate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale;
la novità della domanda ivi formulata al n.8).

Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024, con comparsa conclusionale depositata in data 18/11/2024 parte attrice ha riformulato le proprie conclusioni nel seguente modo: specificamente, ai fini che qui interessano, con riguardo al punto n. 5), ha chiesto “5) Ordinarsi in via definitiva alla convenuta il trasferimento ai sensi dell'art. 133 CPI, a Parte_1
del nome a dominio " net;
in ogni caso ordinarsi in via definitiva l'inibitoria del
[...] CP_3 suddetto nome a dominio nell'attività economica, sia come risorsa per un sito web che come risorsa per gli account di posta elettronica nonché a qualsivoglia ulteriore titolo o ragione, in ogni caso ordinandosi l'oscuramento del sito web www.baruffaldi.net in quanto lesivo dei diritti di parte attrice, per tutti i motivi descritti in narrativa”, ovvero, che il trasferimento del domain name net” CP_3
9 ai sensi dell'art. 133 C.P.I. venisse pronunciato in favore di e non già in favore di Parte_1
come da conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle stesse;
ha inoltre sostituito la CP_1 domanda risarcitoria formulata al punto n. 8) ed espressamente rinunciata, con la seguente nuova domanda: “8) Condannarsi la convenuta al pagamento delle penali dovute a seguito dei provvedimenti cautelari emessi a partire dal quindicesimo successivo il 2 dicembre 2021 [ordinanza proc. RG 4011/2021poi confermata in sede di reclamo (proc. RG 6133/2021)] al 18 novembre 2024 pari a € 320.100 (trecentoventimilacento/00 euro) corrispondenti a €300 per 1067 giorni di inottemperanza”; ha poi chiesto al punto “9) Disporsi una penale a carico della resistente pari ad euro 2.500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra”, ovvero, che la penale richiesta a carico della convenuta non venisse più pronunciata in favore di infine, con riferimento al punto n.10), ha chiesto che la sentenza CP_1 venisse pubblicata anche “…..nei social network facebook e instagram, nonché nel quotidiano La Nazione….”. Le stesse conclusioni, come riformulate, sono state riprodotte anche nella memoria di replica attorea depositata il 04/12/2024.

A tale riguardo, il Collegio osserva, anzitutto, che le modifiche apportate alle domande di cui al n. 5 e al n. 9 non implicano questioni di legittimazione attiva e tantomeno comportano alterazione del thema decidendum, trattandosi di statuizioni consequenziali che il giudice, in caso di eventuale accoglimento della pretesa attorea, può pronunciare ai sensi degli artt. 118, comma 6, e 124 C.P.I. in favore del soggetto titolare del marchio. Quanto, poi, alla domanda di cui al punto n.10), si tratta di potere che l'art. 126 C.P.I. rimette alla discrezionalità del giudice, di talché ogni ulteriore considerazione appare superflua.
Per quanto concerne la domanda di cui al punto n. 8, invece, è noto che la comparsa conclusionale assolva unicamente a una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. n. 315/2012) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dai termini concessi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ex plurimis Cass. n.19453/2005; n.5478/2006). Difatti, negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c. le parti possono soltanto replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nei precedenti atti, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. n. 98/2016). Ne deriva, quindi, l'inammissibilità della domanda formulata per la prima volta da parte attrice in comparsa conclusionale del 18.11.2024 (e reiterata in memoria di replica) al punto n. 8 delle conclusioni come ivi modificate, in quanto tardiva.


1.3 Sulle produzioni documentali effettuate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale.

Per le medesime ragioni sopra appena esposte, nemmeno è possibile tenere conto a fini decisori delle produzioni documentali effettuate da parte attrice con comparsa conclusionale del 02/05/2023, essendo tali produzioni tardive e conseguentemente inammissibili.
10 Il regime di preclusioni assertive ed istruttorie, infatti, che caratterizza il giudizio civile di cognizione deve ritenersi inteso posto a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (Cass. n. 16800/2018); poiché nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie, il maturare delle relative preclusioni comporta la decadenza dal compimento della corrispondente attività processuale. Peraltro, tali produzioni (indicate come doc. nn. 8, 9, 10 e 11) sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere atteso che, da un lato, parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria e, dall'altro lato, la domanda di condanna al pagamento della penale comminata dal giudice del cautelare di cui al n.8) delle conclusioni riformulate in comparsa conclusionale è manifestamente inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sul merito



2. Sulla domanda di contraffazione del marchio di cui è titolare parte attrice. CP_3
Ad avviso dell'adito Tribunale è fondata la domanda di contraffazione del marchio CP_3 utilizzato dalla convenuta per commercializzare occhiali, caschi ed altri accessori vintage da moto ed auto.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince la titolarità in capo a parte attrice dei diritti di privativa sul marchio così descritto << scritta in carattere corsivo con le due "f" che si slanciano come a fare CP_3 da astine di occhiali e con le lettere più degradanti dalla "b" alla "f" finale a formare una semisfera. Marchio figurativo.>>, rinnovato in data 22/07/2021 con domanda n. 362021000133424, protetto in relazione agli stessi prodotti oggetto della precedente registrazione (n. 1507716 del 29/08/2012, domanda n. 302012902021753), come risulta dall'attestato di rinnovo del 22/07/2021 (“….. 2. l'esemplare del marchio è inteso uguale alla precedente registrazione di cui alla domanda n.302012902021753. 3. la protezione dei prodotti/servizi confermata con il presente attestato è identica alla precedente, salvo le eventuali limitazioni indicate nella domanda di rinnovazione di Part marchio sopra contraddistinta”, per averlo acquistato in data 07/06/2019 a seguito Parte_1 di aggiudicazione (poi trascritta il 27/01/2020 n. 602020000015262) nell'ambito della procedura n.1806/2017 RGE Tribunale di Perugia, promossa dal contro Parte_5
titolare del marchio registrato nel 2012, e successivamente trasferito a con Controparte_4 CP_1 scrittura privata 20/12/2021.
Il trasferimento del marchio registrato per effetto dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva, debitamente trascritto in favore del nuovo proprietario, comporta la completa acquisizione in capo a quest'ultimo dei diritti esclusivi che il marchio conferisce, cosicché il nuovo titolare del marchio può esercitare tutti i diritti relativi allo sfruttamento commerciale, come la fabbricazione, la vendita,
11 l'uso e la tutela legale di quel marchio. Il successivo rinnovo della registrazione ha determinato poi l'estensione della privativa offerta dalla registrazione, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi ivi indicati, per ulteriori 10 anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.
Ciò premesso, il marchio di cui si discute si configura quale “marchio complesso”, in quanto costituito da più elementi, parole e segni grafici: il termine “baruffaldi” (pur privo di significato semantico) e la particolare forma di scrittura delle due “effe”, connessa all'elemento denominativo “baruffaldi”, a formare le stanghette e le lenti di un occhiale, entrambi tutelati in ciascuno dei loro elementi, in quanto dotati di capacità distintiva e di novità per il settore degli occhiali, dei caschi ed accessori da moto ed auto. Invero, è proprio questo il carattere distintivo del marchio che ne rappresenta il c.d. “cuore”, essendo caratterizzato dall'elemento denominativo e dall'elemento figurativo costituito CP_3 dalla particolare fantasia ed originalità usata nella singolare forma di scrittura, con le due “effe” a formare le stanghette e le lenti di un occhiale, indissociabilmente connaturato al primo.
Come correttamente già rilevato in sede cautelare, con un argomentazione che questo Tribunale condivide, il marchio “ costituisce, inoltre, un “marchio forte”, privo com'è di aderenza CP_3 concettuale con i prodotti con lo stesso contrassegnati, e “…non essendo il termine “ un CP_3 sostantivo di senso compiuto ovvero un termine che nell'uso comune abbia una qualche attinenza con occhiali sportivi o caschi, l'assenza di collegamento tra l'immagine e la fonetica della parola usata come marchio e il prodotto commercializzato sotto quel segno consente di qualificare quel marchio, con la particolare forma grafica ricordata nelle premesse di fatto, come marchio forte. Manca, difatti, un'affinità concettuale tra il vocabolo usato come marchio (privo di significato semantico, trattandosi di un nome di fantasia) e la natura e funzione del prodotto cui questo si riferisce, costituito - quanto al mercato di riferimento nel quale il marchio può essere utilmente impiegato - dal settore degli accessori da moto (occhiali, caschi, guanti)”.
E' emerso, inoltre, che la società operante nel settore della produzione e del Controparte_3 commercio di occhiali sportivi e da moto, caschi ed altri accessori, dal 2012 utilizza il medesimo marchio registrato da nel 2012 e che la società convenuta, dopo che il CP_3 Controparte_4 detto marchio è entrato nella titolarità di parte attrice, ha perseverato nell'uso dell'identico marchio per la medesima classe merceologica, commercializzando occhiali sportivi e da moto, caschi da moto ed altri accessori, oltre a continuare ad utilizzare il lemma nella denominazione sociale, nel CP_3 domain name del sito web “https://www.baruffaldi.net” e negli account e-mail. Significativi al riguardo sono, non solo le ammissioni della stessa convenuta, ma anche le visure camerali, la lettera di diffida all'uso del marchio datata 28/09/2020 a firma dell'avv. Montelione per e il Parte_1 catalogo on-line 2020-2021 che riporta i prodotti contrassegnati con il sopra citato marchio CP_3
con i relativi codici, gli indirizzi del sito web ed e-mail della società CP_3 Controparte_3
(cfr. all.ti nn. 3, 6 e 8 di parte ricorrente nel giudizio cautelare).
[...]
Dalle risultanze processuali si evince altresì che la società è sempre stata Controparte_3 riconducibile a per esserne stato, questi, intestatario di partecipazioni e consigliere Controparte_4
(dal 31/08/2021 anche amministratore unico), e per esserne comunque rimasto, di fatto,
12 l'amministratore, anche quando non rivestiva formalmente alcuna carica (come risulta dalle ispezioni camerali in atti e come pure dimostra la corrispondenza intercorsa tra il sig. e l'amministratore CP_4 di prodotta da parte attrice sub. all. n. 4 nella fase cautelare). Parte_1 Parte_2
Pertanto deve ritenersi, come peraltro già rilevato in sede cautelare, che l'uso da parte della società convenuta del succitato marchio durante la vigenza della sua registrazione, configuri a CP_3 tutti gli effetti un uso del marchio da parte del suo effettivo titolare attraverso una società allo stesso riconducibile, esercitando, quest'ultimo, sotto il profilo sostanziale, un'influenza completa e sistematica, trascendente la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi, ed anzi, superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto. Non può, quindi, trovare alcun riconoscimento la tesi, sostenuta dalla convenuta, della configurabilità in capo a di un preuso pacifico del Controparte_3 marchio oggetto di causa a partire dal 2012, lungamente tollerato quando il marchio era nella titolarità di opponibile all'acquisto operato da e tale da aver determinato il Controparte_4 Parte_1 consolidamento del diritto ai sensi dell'art. 28 C.P.I..

A tale riguardo giova osservare che il preuso – che vale a disciplinare il conflitto tra l'imprenditore che preutilizza un segno distintivo, che abbia acquistato notorietà, in via di fatto e senza registrazione, e l'imprenditore che successivamente abbia registrato quel segno distintivo come marchio - presuppone la coesistenza nel mercato di due marchi analoghi, uno preesistente in via di fatto ed uno successivamente registrato, mentre invece nel caso di specie, in capo alla società convenuta non è ravvisabile un preuso del segno quanto, piuttosto, per quanto detto sopra, l'uso di quel CP_3 marchio durante la vigenza della sua registrazione nella consapevole tolleranza del suo titolare, con l'ulteriore conseguenza che nemmeno può trovare riconoscimento l'istituto della convalidazione ai sensi dell'art. 28 C.P.I. atteso che, in difetto di registrazione posteriore, il termine di preclusione per tolleranza non può cominciare a decorrere dal semplice uso (Cass. n. 17927/2008, n. 26498/2013).
Tanto meno è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del marchio per difetto di novità e capacità distintiva sollevata dalla società convenuta: la circostanza che il termine “baruffaldi” sia altrimenti registrato quale marchio verbale per la produzione e commercializzazione di prodotti relativi a differenti categorie merceologiche (quale patronimico di “angelo baruffaldi” o come marchio verbale per la commercializzazione di macchine utensili per la riduzione dei consumi e delle emissioni), non priva il citato marchio di capacità distintiva e di novità con riferimento al settore merceologico degli occhiali e caschi per auto e moto, potendosi escludere qualsiasi rischio di confusione per il pubblico, non emergendo in alcun modo dalla documentazione prodotta dalla convenuta l'uso del termine
“baruffaldi”, con la particolare forma di scrittura delle due “effe” a formare le stanghette e le lenti di un occhiale, o il suo impiego in relazione alla commercializzazione di occhiali e caschi per auto e moto;
né l'originalità del marchio è scalfita dalla presenza di marchi registrati precedentemente nel CP_3
1996 e nel 2000 (quest'ultimo da parte del medesimo sig. , poiché dalla documentazione versati CP_4 in atti non risulta che gli stessi siano stati rinnovati, sicché deve escludersi che essi siano idonei ad invalidare il marchio successivamente registrato nel 2012, ed in ultimo rinnovato nel 2021.
La condotta posta in essere quindi, è riconducibile nell'alveo della fattispecie Controparte_3 di usurpazione del marchio registrato ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) C.P.I., in ragione della quale il titolare di un marchio registrato, i cui diritti consistono nella facoltà di farne uso esclusivo, ha il
13 diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. La società convenuta, infatti, pur dopo l'avvenuto trasferimento del marchio in favore di ha continuato ad Parte_1 utilizzare quel segno, che riproduce, senza alcuna modifica né aggiunta, tutti gli elementi che costituiscono il marchio registrato , nella produzione, promozione e commercializzazione CP_3 di occhiali, caschi ed altri accessori da moto ed auto, ovvero, degli stessi prodotti per i quali la privativa era stata inizialmente registrata nel 2012 (dal sig. e successivamente rinnovata nel Controparte_4
2021 (da , sicché ogni ulteriore valutazione comparativa appare ultronea (cfr. Parte_1 occhiali e caschi raffigurati nel catalogo 2020/2021). CP_3


3. Sull'adozione dell'altrui segno distintivo come segno diverso. Il principio di unitarietà.

Le considerazioni appena sopra svolte valgono anche con riferimento all'utilizzo dell'altrui marchio come segno diverso.
L'art. 22, comma 1, C.P.I. stabilisce che “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
La norma afferma il principio secondo cui colui che acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica - nella specie, un marchio - acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento ad una sua utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse.
In tal senso, il persistente utilizzo da parte della convenuta dell'elemento denominativo del marchio registrato nella propria denominazione sociale, nonché nel domain name del proprio sito CP_3 web e nella denominazione dei propri account e-mail (per la ragione sociale e il nome a dominio non può, ovviamente, farsi questione di veste grafica) per promuovere e commercializzare quegli stessi prodotti per i quali la privativa era stata inizialmente registrata nel 2012 e successivamente rinnovata nel 2021, costituisce condotta lesiva del diritto di privativa sul marchio, svuotandolo di contenuto.
Considerato, inoltre, che i prodotti sono stati commercializzati sia in Italia che all'estero e che le società e svolgono la loro attività in settori merceologici Parte_1 Controparte_3 affini e tra loro complementari - operando la prima, tra l'altro, nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento e accessori in genere;
utilizzazione economica di disegni, modelli e marchi, brevetti e altre opere dell'ingegno; commercio all'ingrosso e al minuto, importazione e esportazione di prodotti di vario genere, tra cui articoli di vestiario e prodotti tessili di qualsiasi genere, pelletteria e articoli in pelle e calzature, etc…, e la seconda nella produzione e commercio, anche in franchising e tramite internet, di occhiali sportivi, occhiali da vista e da moto, maschere ed occhiali di sicurezza, caschi da moto, sci, cross, complementi di abbigliamento in pelle, etc.. -, diretti a soddisfare bisogni concettualmente prossimi della clientela e, quindi, potenzialmente idonei a incidere sul medesimo
14 target, deve ritenersi sussistente ed anzi, rafforzato, il rischio di confusione per il pubblico derivante dalla sostanziale identità della denominazione della convenuta rispetto al marchio dell'attrice, non potendosi ritenere variante idonea a consentire la contemporanea presenza dei due segni distintivi sul mercato l'aggiunta dell'anglicismo , contribuendo quest'ultimo semmai ad aumentare la CP_3 confusione in relazione ai prodotti oggetto del marchio registrato, anche come rischio di associazione.
Con riferimento al persistente utilizzo dell'elemento denominativo del marchio registrato CP_3 nel domain name del sito web della convenuta, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (Cass. n.4721/2020), trattandosi, come già riconosciuto nel vigore della precedente disciplina di “…… strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitano ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto”.
Analoghe ragioni possono mutuarsi anche relativamente agli account e-mail, per la funzione anche distintiva che caratterizza questi strumenti, consentendo loro di identificare e direttamente raggiungere il titolare dell'attività e di promuovere presso la clientela l'attività e i prodotti e servizi offerti al pubblico.


4. Sulla domanda di accertamento degli atti di concorrenza sleale.

Sebbene l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti, si deve tuttavia rilevare come nel caso di specie né né hanno dimostrato Parte_1 CP_1
l'effettivo utilizzo del marchio registrato per la produzione e/o commercializzazione dei CP_3 prodotti così da determinare quel ragionevole rischio di confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente. Risulta, anzi, che del tutto vane siano state le trattative avviate con il sig. al fine di CP_4 entrare nel settore, che non sia andato a buon fine neanche il successivo tentativo di concedere il marchio in licenza alla nuova compagine della e che, in ultimo, il marchio sia Controparte_3 stato trasferito a holding di partecipazioni nei settori finanziario, immobiliare e del private CP_1 equity con particolare interesse nel settore della moda, senza alcuna evidenza di utilizzo del marchio in questione, in disparte ogni considerazione sulle vicende successivamente occorse tra le due società attrici relative al contratto dallo stesso sottoscritto, non oggetto del presente giudizio.
15 Difettando l'uso di quel marchio, ovvero il suo concreto impiego rivolto al mercato, viene meno ogni potenzialità confusoria nell'adozione da parte di altri di un segno uguale o simile, con la conseguenza che la domanda di accertamento formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 2598, comma 1, c.c., deve essere rigettata.


5. Sulle pronunce conseguenziali
All'accertata contraffazione del marchio registrato , sia con riferimento all'elemento CP_3 figurativo che a quello denominativo, consegue ex art. 124 C.P.I. l'inibitoria in via definitiva alla convenuta all'ulteriore utilizzo dello stesso, in qualsiasi forma, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi contesto, anche per via telematica, nella produzione e commercializzazione occhiali, caschi e di qualsiasi articolo possa generare confusione con il predetto marchio, nonché nella propria denominazione sociale, nel domain name del proprio sito web e nella denominazione degli account di posta elettronica e come qualsiasi altro segno distintivo.
Deve conseguentemente disporsi anche il trasferimento in favore del titolare del marchio registrato del domain name “https://www.baruffaldi.net” recante il second level domain interferente CP_3 con i diritti di privativa di titolarità di parte attrice, nonché, a carico della convenuta, la immediata rimozione del segno denotativo dalla propria denominazione sociale e dagli account e- CP_3 mail.
All'accoglimento della domanda consegue inoltre l'ordine, rivolto alla società convenuta, di ritirare dal mercato tutti i prodotti contrassegnati con il marchio di cui è titolare parte attrice, nonché CP_3 tutto il materiale pubblicitario riportante e/o relativo al marchio , con spese a cura della CP_3 convenuta stessa.
A garanzia del rispetto delle statuizioni impartite con la presente, deve inoltre disporsi, ai sensi dell'art. 124, comma 2, C.P.I., una penale a carico di parte convenuta, la cui misura si determina in euro 300,00 per ogni violazione o inosservanza della disposta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle ulteriori misure disposte con la presente sentenza, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua comunicazione;

Quanto alla chiesta pubblicazione della sentenza, l'adito Tribunale ritiene infine, in considerazione dell'accertata condotta illecita posta in essere dalla società convenuta e degli elementi presi in considerazione ai fini della decisione, misura adeguata la pubblicazione della sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La Nazione”.


5. Sulle spese processuali, anche delle precedenti fasi cautelari.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati al d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, tenuto conto del valore della causa
16 (indeterminabile – complessità media) e delle quattro fasi di merito, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisionale nella misura del 50%, considerata l'attività istruttoria espletata e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
Anche le spese dei giudizi cautelari (giudizio di prime cure e fase di reclamo), in virtù del principio di soccombenza, sono poste a carico della società esse sono liquidate secondo i Controparte_3 parametri medi sopra richiamati previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media) e avuto riguardo, per ciascun procedimento, alle fasi di studio e introduttiva del giudizio.



P.Q.M.



Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
➢ dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice al punto n. 8) delle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata in data 18/11/2024 e nella memoria di replica depositata in data 04/12/2024;
➢ accerta e dichiara che l'uso da parte della società del marchio Controparte_3 registrato , sia con riferimento all'elemento figurativo che a quello denominativo, CP_3 per contraddistinguere occhiali, caschi e qualsiasi articolo possa generare confusione con il predetto marchio, nonché nella propria denominazione sociale, nel domain name del proprio sito web e nella denominazione degli account di posta elettronica, per la commercializzazione dei prodotti e la pubblicizzazione della propria attività di impresa, costituiscono condotte di contraffazione del marchio registrato “ di cui è CP_3 titolare parte attrice;

➢ rigetta la domanda di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, comma 1, c.c., formulata da parte attrice;

➢ inibisce in via definitiva a in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, l'ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma, con qualsiasi strumento e in qualsiasi contesto, anche per via telematica, e anche nella denominazione sociale nel domain name del proprio sito web e nella denominazione degli account e-mail, del marchio registrato
, sia con riferimento all'elemento figurativo che a quello denominativo, per la CP_3 commercializzazione dei prodotti e per la pubblicizzazione della propria attività di impresa, e come qualsiasi altro segno distintivo;

➢ ordina, a carico della convenuta, l'immediata cancellazione e rimozione del segno denotativo
“baruffalfi” dalla propria denominazione sociale, dalla propria denominazione degli account e- mail e come nome a dominio per l'attività d'impresa dalla stessa svolta per contraddistinguere
17 occhiali, caschi e qualsiasi articolo possa generare confusione con il marchio registrato;
CP_3
➢ dispone il trasferimento in favore del titolare del marchio registrato del domain CP_3 name “https://www.baruffaldi.net” recante il second level domain interferente con i diritti di privativa di cui è titolare parte attrice;

➢ ordina a parte convenuta di ritirare dal mercato tutti i prodotti contrassegnati con il marchio “ di cui è titolare parte attrice, e tutto il materiale pubblicitario riportante CP_3
e/o relativo al marchio di cui è titolare parte attrice, con spese a cura di parte CP_3 convenuta medesima;

➢ fissa la somma di euro 300,00 per ogni violazione o inosservanza della disposta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle ulteriori misure disposte con la presente sentenza, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua comunicazione;

➢ ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La Nazione”;
➢ condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.201,50 per compensi professionali ed € 1.581,00, per esborsi, oltre il 15% di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa);

➢ condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite relative ai giudizi cautelari (giudizio di prime cure e fase di reclamo) che liquida complessivamente in € 5.480,00 (€ 2.740,00 per ciascun procedimento), oltre il 15% di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa).

Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 13.06.2025 su relazione della dott.ssa Sara Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
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