Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELI Mario Rosario - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IRON FOX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 1 presso lo studio dell'Avv. RIZZO Antonio, dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli Avv.ti Maurizio PERTILE e Gabriele LENZI in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
F.LI NT NE S.N.C., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9 presso lo studio dell'Avv. QUEIROLO Stefano, dal quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. Pier Luigi COSTA in forza di procura a margine del ricorso;

- controricorrente -

e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;

avverso la sentenza n. 817/2002 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 19 settembre 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 dicembre 2005 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udita per la resistente l'Avv. Roberto COLLODEL per delega;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La F.lli AL HI s.n.c., titolare della domanda di brevetto per invenzione industriale n. B094A000166 del 18/04/1994, avente per titolo "metodo per l'applicazione di collante sulla superficie superiore di suole per calzature e dispositivo che attua tale metodo", nonché di altra domanda avente ad oggetto "pistola perfezionata per l'applicazione di collante", con ricorso per descrizione 10/05/1995 chiedeva al Presidente del Tribunale di Bologna l'autorizzazione, inaudita altera parte, alla descrizione di una macchina prodotta dalla ON OX s.r.l. ed esposta alla fiera di Bologna nel periodo 10-13/05/1995.
Autorizzato il provvedimento, durante la descrizione emergeva che il macchinario ON OX era dotato di una pistola per l'applicazione del collante completamente diversa da quella rivendicata dalla domanda di brevetto AL, per cui nella citazione introduttiva, notificata insieme al ricorso per descrizione, la AL abbandonava ogni pretesa di contraffazione della domanda di brevetto riguardante la pistola e promuoveva giudizio di merito solo sulla domanda riguardante il metodo per l'applicazione del collante e il relativo dispositivo.
Si costituiva in giudizio la ON OX s.r.l. rilevando preliminarmente l'improponibilità, l'improcedibilità e inammissibilità delle domande svolte dalla AL in quanto l'azione era stata intrapresa nel periodo di segretezza di 18 mesi, durante il quale la domanda avrebbe dovuto considerarsi priva di tutela e l'eventuale utilizzazione dell'invenzione da parte di terzi in tale periodo avrebbe dovuto essere ritenuta lecita. Nel merito contestava che la macchina ON OX costituisse contraffazione della domanda di brevetto AL e chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la nullità della domanda per invenzione industriale depositata dalla AL perché priva dei requisiti di novità e originalità.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il C.T.U. concludeva nel senso che il brevetto AL, nel frattempo concesso con il 1.268.380, possedeva al momento del deposito i requisiti di legge per la sua validità e la macchina ON OX interferiva con l'ambito di tutela del brevetto medesimo.
Con sentenza del 5 giugno 2000 il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda di contraffazione, ordinava la distruzione della macchina costituente violazione del brevetto, stabiliva una penale di L. 100 milioni per ogni violazione ulteriore, disponeva la pubblicazione del dispositivo per estratto su alcuni giornali e condannava la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio ed alla rifusione delle spese di causa.
Avverso tale sentenza proponeva appello ON OX riproponendo tutte le eccezioni, deduzioni e domande svolte in primo grado e censurando l'impugnata pronuncia con 5 motivi.
Con sentenza del 28 maggio - 3 luglio 2002 la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'impugnazione e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello la ON OX s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.
La AL HI s.n.c. ha resistito notificando controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 l.i. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;
mancata pronuncia di inefficacia, invalidità e nullità dei provvedimenti dell'U.I.B. 4 aprile 1995 di messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto AL, e nullità della descrizione in quanto la Corte d'Appello, erroneamente interpretando il sistema normativo, ha ritenuto che il richiedente del brevetto possa proporre istanze cautelari anche durante il periodo di segretezza della domanda, laddove in base al nuovo testo dell'art. 4 l.i., emanato in attuazione della disciplina comunitaria, gli effetti del brevetto decorrono dal momento in cui la domanda con la descrizione ed i disegni sono resi accessibili al pubblico e, cioè, decorsi diciotto mesi dal deposito della domanda, ovvero dopo novanta giorni dal deposito se il richiedente abbia dichiarato nella domanda di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, salva la possibilità di anticipare gli effetti della pubblicazione mediante notifica della domanda con la descrizione ed i disegni. Di qui, secondo la ricorrente, la nullità della descrizione eseguita alla Fiera di Bologna il 13 maggio 1995.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 83 bis l.i. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, improponibilità delle domande di merito ed insussistenza della prova della contraffazione avendo la Corte d'Appello trascurato di considerare che nel periodo di segretezza della domanda di brevetto non può configurarsi a favore del richiedente alcun diritto di agire in contraffazione e/o di chiedere l'adozione di misure cautelari, con conseguente improponibilità della domanda di merito nel confronti del presunto contraffattore. Configurandosi l'accessibilità della domanda come presupposto processuale della tutela, la mancanza di tale presupposto al momento in cui il giudizio venga intrapreso non sarebbe suscettibile di sanatoria successiva.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia di tardività del deposito dell'attestato della concessione del brevetto AL, avendo la Corte d'Appello trascurato di considerare che l'attestato del brevetto di cui la resistente è titolare è stato - prodotto solo dopo la scadenza del termine fissato dal G.I. per il deposto di documenti innanzi al C.T.U.. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 16 l.i. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che nel trovato AL siano presenti i requisiti di novità estrinseca ed intrinseca richiesti dalla legge per l'invenzione di combinazione, tra l'altro sottovalutando tutta la documentazione prodotta da essa ricorrente e, in particolare, le anteriorità brevettuali individuate dai documenti sub E), F), G), H) e I).

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. È ben vero, infatti, che in base all'art. 4 della l.i., come modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico e, cioè, decorsi diciotto mesi dal deposito della domanda, ovvero dopo novanta giorni dal deposito se il richiedente abbia dichiarato nella domanda di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, salva la possibilità di anticipare gli effetti della pubblicazione mediante notifica della domanda con la descrizione ed i disegni;
ed è altrettanto vero che la legge - nel contemperamento tra i diritti del depositante la cui domanda non sia stata ancora resa accessibile al pubblico, e quella dei terzi che per questa ragione non siano stati messi in condizione di conoscere l'esistenza della ipotetica anteriorità - non conosce forme di pubblicità equipollenti o sostitutive oltre a quelle come sopra indicate. Ma la Corte d'Appello di Bologna, pur accogliendo su questo punto una diversa premessa teorica e, conseguentemente, nel ritenere possibile una conoscibilità conseguibile anche in altre forme (in particolare, mediante "pubblicazione" su domanda del richiedente), non ha mancato di osservare come, da un lato, la nullità della descrizione in quanto eseguita nel periodo di segretezza della domanda, impedirebbe di utilizzare la descrizione stessa come fonte di prova, ma non precluderebbe certo di provare altrimenti che in fiera venne esposta una macchina interferente con quella oggetto del brevetto dell'attrice; dall'altro lato come l'inammissibilità della tutela cautelare, nel periodo antecedente all'accessibilità della domanda di brevetto, non impedisce l'esercizio dell'azione e la possibilità di ottenere la tutela contro gli atti di contraffazione allorché, al momento della decisione, sussista la condizione relativa al rilascio del brevetto e sempre che - come la Corte d'Appello ha in concreto potuto accertare - si sia in presenza di atti di contraffazione successivi al momento in cui la domanda di privativa è stata resa accessibile al pubblico (anche se anteriori al rilascio del brevetto). Poiché la sentenza impugnata è fondata anche sull'accertamento di illeciti comunque commessi dalla ricorrente in data successiva alla scadenza dei diciotto mesi rispetto al deposito della domanda di brevetto (e, quindi, dopo che la domanda era stata sicuramente resa accessibile al pubblico), le questioni sollevate dalla ON OX s.r.l. con i primi due motivi sono in ogni caso prive del carattere della decisività. Nè alcun rilievo può attribuirsi all'affermazione della ricorrente secondo cui la produzione della fattura relativa alla vendita del prototipo (correttamente indicata dalla Corte d'Appello come fatto di contraffazione) sia avvenuta successivamente ai termini preclusivi di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.. Da un lato, infatti, l'affermata tardività non ha costituito oggetto di doglianza in sede d'appello (nonostante che la vendita del prototipo fosse stata assunta anche dal Tribunale a fondamento della propria decisione); dall'altro lato la preclusione non può operare quando la circostanza "tardiva" sia stata allegata in causa dalla stessa parte che in ipotesi potrebbe giovarsi della preclusione. Sotto altro profilo, non trova alcun fondamento sul piano giuridico la tesi secondo cui nel periodo in cui la domanda di brevetto è inaccessibile al pubblico l'azione di contraffazione dovrebbe essere considerata improponibile e l'improponibilità "iniziale" sarebbe destinata a segnare l'intero corso del giudizio. È ben vero infatti che, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile (con,conseguente esclusione, sancita appunto dall'art. 83 bis l.i., della tutela anche in via cautelare);
ma in alcun modo la mancanza di brevetto (ovvero, come nel caso in esame, l'inaccessibilità della domanda) come pure la mancanza di titolarità del brevetto o la nullità di esso o la sua scadenza, precludono la possibilità di agire in giudizio (rendono, cioè, improponibile la domanda), salvo il rigetto dell'azione proposta ove al momento della decisione il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto (per quanto ciò possa apparire improbabile tenuto conto dei normali tempi di durata del giudizio) non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, cioè, non di domanda improponibile deve parlarsi, ma di domanda infondata, sicché non di presupposti ma, semmai, di condizioni dell'azione deve parlarsi.
Anche il terzo motivo è privo di fondamento. La Corte d'Appello ha invero rilevato nell'impugnata sentenza che il brevetto di cui è causa venne rilasciato il 27 febbraio 1997 e, cioè, un solo giorno prima della scadenza del termine fissato dal Giudice istruttore per il deposito di documenti con la conseguenza che - tenendo conto dei necessari tempi di comunicazione - la produzione per il 28 febbraio sarebbe stata impossibile per causa di forza maggiore (e non per fatto imputabile alla parte). La Corte d'Appello ha inoltre messo in luce come il Giudice istruttore, in applicazione dell'art. 77 l.i., ultimo comma, all'udienza del 13 novembre 1997 (tenutasi in epoca successiva alla scadenza del termine ex art. 184 c.p.c.) aveva consentito il deposito di ulteriori documenti nel corso delle operazioni peritali, deposito appunto avvenuto - per quanto riguarda l'attestato del brevetto AL - con la memoria in data 16 gennaio 1998 del consulente tecnico di parte. Non senza aggiungere che/ configurandosi il brevetto come condizione per l'accoglibilità della domanda, è sufficiente che esso sussista al momento della decisione.
Il quarto motivo, infine, è inammissibile, essendo evidente che la ricorrente sotto il profilo della violazione di legge ha inteso in realtà sindacare in sede di legittimità le valutazioni delle risultanze di causa e gli apprezzamenti delle circostanze di fatto riservati alla sfera del Giudice di merito. La ricorrente, cioè, ha inteso sollecitare una valutazione sul fatti preclusa alla Corte di Cassazione, senza che - sotto altro profilo - si evidenzino i vizi di motivazione denunciati nel ricorso.
Nè trova riscontro la tesi della ricorrente secondo cui la Corte d'Appello, nel ritenere che il trovato AL fosse dotato anche del requisito della originalità inventiva, avrebbe compiuto tuia erronea valutazione estensiva della conclusione cui era pervenuto il C.T.U. il quale, affermando che al trovato in questione fosse da riconoscere la novità estrinseca, aveva aggiunto non vedersi alcuna ragione "per negare a tale metodo anche il requisito della novità intrinseca, o originalità che dir si voglia". La Corte d'Appello, infatti, ha ampiamente motivato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali al metodo AL era da riconoscere carattere inventivo è, cioè, la sussistenza di quel "quid novi" che impedisce di qualificare come invenzione di combinazione la mera sommatoria di caratteristiche note nel loro funzionamento tecnico e nei loro effetti;
e ciò ha fatto evidenziando tra l'altro come il C.T.U., "avendo chiaramente escluso - con la formula del "suggerimento" ancor più immediata ed evidente - che un qualsiasi esperto del ramo potesse ricavare il trovato dallo stato della tecnica esistente", per ciò stesso ha tenuto concettualmente distinto il requisito della novità intrinseca, evitando di farlo discendere - quale effetto quasi necessario ed automatico - dal requisito della novità estrinseca.
Sotto altro profilo, costituisce orientamento assolutamente consolidato di questa Corte che il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere articolato con la precisa indicazione della carenze o lacune argomentative in cui sia incorso il Giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell'indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può essere fatto valere, invece, il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice del merito con il convincimento e con le tesi della parte, giacché, se si opinasse diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del Giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al Giudice del merito, al quale, per le medesime considerazioni, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass., 30 marzo 2000, n. 3904). Peraltro nella specie la Corte d'Appello, pur rilevando la tardività delle produzioni dell'appellante "in parte configgenti con il provvedimento assunto dal Giudice istruttore in data 27/09/1999 (che non risulta formare oggetto dell'appello proposto) e in parte in contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. 16/04/2002, che non ammette produzioni successive a quelle allegate all'appello)", non ha mancato di prendere in esame anche tale documentazione.
Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 147 marzo 2006