REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Maristella SARDONE Consigliere
Carmela ROMANO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Marchio” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1678 dell'anno
2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_1
dagli avv.ti Dimitri Russo e Alessandra Gammarota in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Buozzi, 47/A, presso il loro studio;

APPELLANTE
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Luca Trevisan e Gabriele
Cuonzo ed elettivamente domiciliati in Bari al c.so Vittorio Emanuele II, n. 52, presso il loro studio;

APPELLATA
1 All'udienza collegiale del 2 aprile 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2015, la conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la (di seguito , per sintesi) al Controparte_1 CP_1 fine di fare accertare la responsabilità di quest'ultima per la contraffazione dei marchi e e per la concorrenza sleale ex art. CP_2 CP_3
2598 nn. 1 e 3 cod. civ.; inibire, di conseguenza, alla convenuta l'utilizzo della denominazione scrocchiette a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché
l'immediata rimozione dei prodotti recanti il marchio contraffatto;
ordinare alla convenuta il ritiro definitivo dal commercio di tali prodotti;
con condanna al risarcimento del danno, alla restituzione degli utili realizzati in ragione della contraffazione, ai sensi dell'art. 125 co. 3 CPI, fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 126 CPI;
vinte le spese di lite.
A sostegno delle domande, aveva assunto di essere titolare, sin dall'11 settembre
1997 del marchio comunitario n. 000359968 a tutela dell'uso esclusivo della denominazione che contraddistingueva una propria linea di prodotti CP_2
salati che aveva avuto negli anni una amplissima diffusione nel mercato sia nazionale che internazionale.
A tutela del marchio inoltre, l'attrice aveva depositato, in data 31 CP_2
maggio 2013, la domanda di registrazione n. 011860087 del marchio comunitario
, ottenuta il successivo 25 settembre 2013, per la classe 30. CP_3
Aveva constatato, l'attrice, che era in vendita una linea di prodotti da forno identici ai propri, denominati SCROCCHIETTE, commercializzati dalla CP_1
Denunciava, pertanto, la contraffazione dei marchi attorei con l'utilizzo di un marchio identico ovvero simile/confondibile per prodotti identici;
rilevava la qualità
2 di marchio forte, sia perché esso era una segno di mera fantasia che esprimeva un concetto del tutto estraneo ai prodotti che esso contraddistingueva, sia perché, per l'ampiezza e l'uso reiterato nel mercato, aveva acquisito forza – riconducibile al c.d. secondary meaning – sia rinomanza;
ed allegava, altresì, il compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dei n. 1 dell'art. 2598 cod. civ., per la confusione ingenerata.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava quanto ex adverso assunto, CP_1
denunciava di nullità sia il marchio he quello , sotto CP_2 CP_3
diversi profili, concludendo per il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, per la declaratoria di nullità dei marchi suddetti, l'accertamento della concorrenza sleale da parte della società attrice e la condanna della stessa al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, senza approfondimenti istruttori e sulla scorta dei soli documenti prodotti, veniva decisa dal Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con la sentenza n. 2438/2022 del 20 giugno 2022, con la quale, accolta la domanda riconvenzionale di nullità del marchio e rigettata quella relativa alla CP_2
nullità del marchio , rigettava le domande attoree, condannando CP_3
l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, spese liquidate in complessivi €. 10.343,00, oltre oneri accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte la Parte_2 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione,
l'accoglimento delle conclusioni esattamente come proposte (e rigettate) in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello avverso ed, in via CP_1
incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità del marchio di per assenza di novità e per registrazione in CP_3 Pt_1 mala fede;
in ogni caso, con condanna di all'integrale rifusione delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio.
3 In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 2 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto tempestivi ed ammissibili i
“riferimenti a prodotti, snack dolci e salati, caratterizzati da denominazioni descrittive molto simili a quella utilizzata dall'attrice (“Scrocchi”) che denotano la valenza meramente descrittiva della denominazione”, prodotti con la comparsa conclusionale, in quanto si trattava di prodotti presentati sul mercato in data successiva al termine di scadenza delle preclusioni istruttorie, avendo avuto, tra l'altro, la controparte la possibilità di replicare a tale produzione con le memorie di replica.
In breve, l'appellante si duole della ritenuta utilizzabilità di una produzione documentale della parte appellata, avvenuta oltre i termini delle preclusioni istruttorie, soltanto con la comparsa conclusionale, di modo che, prima di verificare la fondatezza della censura, occorre valutarne la rilevanza, nel senso che, nell'economia della decisione, l'ulteriore produzione in contestazione potrebbe non avere alcun peso decisivo e la ratio decidenti essere confermata anche se priva del riscontro documentale di cui di deduce la tardività.
Occorre, pertanto, esaminare i motivi di appello concernenti il merito, ad iniziare dal secondo, nel quale la censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui ha accolto la domanda riconvenzionale di nullità del marchio CP_2
proposta dalla . CP_1
In proposito, l'appellante conviene, preliminarmente, sul ragionamento del primo giudice laddove ritiene l'azione di nullità del marchio (ed anche di marchi UE) pregiudiziale rispetto a quella per contraffazione vera e propria, poiché la presunzione di validità del marchio viene messa in discussione.
4 Parimenti, converge l'appellante sul quadro normativo di riferimento adottato dal primo giudice, assumendo che per la verifica della pretesa nullità di un marchio UE non doveva farsi riferimento alle norme del CPI, bensì – come affermato dal primo giudice – alle norme comunitarie in tema di marchio UE applicabili ratione temporis
(Reg. CE 40/49).
Infine, assume l'appellante che correttamente il primo giudice aveva qualificato la domanda riconvenzionale di come domanda di nullità fondata sulla CP_1
mancanza di capacità distintiva, ab origine, del marchio, e non come decadenza per sopravvenuta perdita della capacità distintiva.
Sin qui le premesse del giudice di prime cure non censurate dall'appellante.
Al contrario, le doglianze riguardano le conseguenze che, erroneamente, il Tribunale avrebbe tratto da tali premesse.
In primo luogo, l'appellante premette che l'onere di dimostrare l'invalidità del marchio, stante la presunzione rappresentata dalla registrazione, incombe su chi la invoca ed è, tale prova, estremamente rigorosa.
Inoltre, la dimostrazione del fatto generatore della invalidità (id est assenza del carattere distintivo) deve riguardare, a detta dell'appellante, il momento del deposito, nel senso che essa deve sussistere all'epoca della registrazione del marchio.
Secondo la prospettazione della la convenuta non avrebbe Parte_2 CP_1
offerto la dimostrazione che il carattere meramente descrittivo e non distintivo del marchio sussistesse sin dal momento della registrazione dello stesso, che, nel caso presente, è dato dall'11 settembre 1997.
In proposito, va ricordato che il Tribunale aveva motivato l'accoglimento della domanda di nullità sul presupposto che “Il termine “Scrocchi”, che solo identifica il marchio registrato di cui si discute, è privo di capacità distintiva poiché descrittivo di una specie di prodotto (precisamente, prodotto da forno salato croccante, dalla forma schiacciata e quadrangolare, realizzato anche sotto forma di snack) tipico della tradizione lucana, concretandosi quindi il marchio in questione in una
5 denominazione generica di un prodotto, appunto lo “scrocchio” nel cui plurale si identifica il marchio comunitario in esame”.
Di tal ché, il punto centrale della ratio decidendi del primo giudice risiede nel rilevare che la parola d i suoi derivati, fosse meramente descrittiva di CP_2
un prodotto da forno tipico lucano.
La funzione descrittiva, poi, trovava conferma, nella ricostruzione del primo giudice, nel fatto che “il termine “scrocchi” (ma anche le sue varianti “scrocchiarelle” e
“scrocchiette”) viene utilizzato diffusamente da altre imprese proprio per il commercio di snack salati esattamente identici ai salatini “Scrocchi” della Parte_1
; il che, a sua volta, era riscontrato “dai documenti prodotti dalla società
[...]
convenuta dai quali è emerso che tale termine (nelle sue diverse declinazioni) è ampiamente utilizzato nel mercato da altri imprenditori per il commercio di snack salati identici ai salatini “Scrocchi” della come si evince dalle Parte_1 immagini dei prodotti che seguono (doc. 11 fasc. società convenuta)”; nonché dalla pagina pubblicitaria a marchio “LEKKERLAND”, riportata nel doc. 11 del fascicolo della società convenuta ove si raffigurano le ” con altri tipici prodotti CP_3 da forno come le “Bruschette” e le ”. Parte_3
Ciò posto, il Tribunale, ad “ulteriore” conferma della bontà del ragionamento, ha richiamato la produzione documentale allegata dalla convenuta alla propria comparsa conclusionale, il che fa emergere la non decisività rispetto al ragionamento del primo giudice che si reggerebbe a prescindere dalla stessa, con la conseguenza che il primo motivo di appello concernente il l'esame di documentazione denunciata di tardività perde la propria rilevanza.
Passando al merito, l'appellante assume che non vi sarebbe la prova rigorosa del carattere meramente descrittivo e non distintivo del marchio alla data CP_2 dell'11 settembre 1997, in quanto nessuno dei documenti prodotti (sia tempestivamente che tardivamente) si riferirebbe all'epoca anteriore alla detta data.
In particolare, la assume che degli esempi riportati nella documentazione Parte_1
prodotta da controparte e posta dal primo giudice a base della sentenza impugnata,
6 solo in due casi vi sarebbe l'uso del termine Scrocchi, mentre negli altri vengono utilizzati termini simili ma non identici come Scrocchiette o Scrocchiarelle o
Crocchias; e, per di più, di tali due casi, il primo riguardava il marchio “Sommer” oggetto di un accordo transattivo prodotto dall'appellante, ed il secondo si riferiva ad un prodotto affatto differente da quello commercializzato dal Parte_1
In altri termini, l'appellante deduce che all'epoca di registrazione del marchio (11 settembre 1997) il termine non descriveva affatto “un prodotto da forno CP_2
salato croccante, dalla forma schiacciata e quadrangolare, realizzato anche sotto forma di snack) tipico della tradizione lucana”, sicché la detta denominazione aveva il carattere distintivo necessario per la validità del marchio, giacché le denominazioni utilizzate e documentate (in epoca successiva) o erano diverse dalla parola o si riferivano a prodotti affatto differenti. CP_2
In conclusione, l'appellante assume che “il marchio “ non costituiva CP_2
nel 1997 e neppure costituisce oggi la denominazione generica di un prodotto ed è pienamente valido”.
Sotto diverso profilo, l'appellante contesta, per un verso, che il segno possa ritenersi un termine “esclusivamente” descrittivo, per il fatto di richiamare il verbo
“scrocchiare”, dal momento che non esiste quella relazione diretta e concreta tra il segno ed i prodotti e/o i servizi di che trattasi, tale da consentire al pubblico di percepire univocamente, immediatamente e direttamente e senza ulteriore riflessione e necessità di percorsi mentali, una descrizione dei prodotti e servizi in questione o una delle loro caratteristiche – come richiesto dalla giurisprudenza richiamata – e, per l'altro, assume che vi sia stato, comunque, un fenomeno di secondarizzazione del marchio che ne aveva rafforzato il carattere distintivo, in virtù dell'intenso e documentato uso dello stesso negli ultimi 25 anni, fenomeno, questo, del tutto trascurato dal primo giudice.
Infine, ed in via subordinata, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l'integrale nullità del marchio, laddove, nel caso in cui i motivi di nullità riguardino solo una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione
7 Europea è registrato, questo deve essere dichiarato nullo solo in relazione a tali prodotti o servizi.
Orbene, va ricordato, in proposito che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali in materia “Un segno deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 40/94, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
Per i marchi che sono composti da una combinazione di elementi l'eventuale carattere descrittivo può essere esaminato, in parte, per ciascuno dei suoi elementi, preso separatamente, ma altresì per l'insieme che questi costituiscono (nel caso di specie la parola 'ecodown' non può essere registrata: significa nel suo complesso piumino ecologico ma anche, separatamente, ecologico e piumaggio di oche)
(Tribunale I grado UE sez. VI, 15 giugno 2022, n.338) e che “requisito essenziale e costitutivo del marchio è il c.d. carattere distintivo, onde non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti da « indicazioni descrittive » di prodotti o servizi, fra cui quelli che indicano semplici « caratteristiche del prodotto o servizio » (art. 13 d.lgs. n. 30 del 2005). È vero che anche un termine in parte descrittivo potrebbe, in talune evenienze concrete, mantenere una capacità distintiva e quindi essere valido come marchio: e, tuttavia, si tratta di un accertamento in fatto, che il giudice del merito deve compiere, in adempimento dei suoi esclusivi poteri di valutazione delle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., sez. I, 4 gennaio 2022, n.53); o, ancora, che “secondo quanto disposto dall'art. 7, para. 1, lett. c), reg. (Ce) 207/2009 (che esclude dalla registrazione i marchi aventi carattere descrittivo, ossia "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio"), affinché un neologismo possa essere registrato come marchio, lo stesso deve costituire un termine sufficientemente diverso dalla semplice unione di due elementi descrittivi. Per tale ragione, è legittima la decisione con cui l' ha CP_4
8 negato la registrazione del marchio "easycosmetic" riferito a prodotti cosmetici, dal momento che lo stesso costituisce un neologismo composto di due termini ("easy" e
"cosmetic") aventi carattere meramente descrittivo dei prodotti a cui si riferisce”.
(Tribunale I grado UE, 9 dicembre 2020, n. 858).
Va, tuttavia, precisato che la ratio decidendi del primo giudice, oggetto di censura da parte dell'appellante, attiene alla affermazione che esisteva, sin dall'epoca di registrazione del marchio (1997) sostanzialmente un “prodotto tipico della tradizione lucana” costituito da un prodotto da forno salato dalla forma quadrangolare e croccante, denominato genericamente scrocchio, sicché la registrazione della detta denominazione sarebbe stata come registrare il marchio
“taralli” per indicare i taralli o “focaccia” per indicare la focaccia e così via.
Sul punto, la prova – il cui onere incombeva su chi agiva per la nullità del marchio
(nel caso presente la convenuta ) – da valutarsi con rigore, era CP_1
evidentemente mancata, dal momento che la documentazione prodotta dalla detta
– anche a voler considerare quella allegata in comparsa conclusionale – CP_1
attesta semplicemente che in un lasso temporale non ben definibile (e non riconducibile con certezza ad epoca antecedente al 1997) diversi produttori hanno commercializzato prodotti da forno simili (a volte salati e a volte dolci) con denominazioni simili, tutte richiamanti la croccantezza, il che esclude la prova certa che esistesse un prodotto specifico locale comunemente chiamato scrocchio, così come esistono prodotti tipici locali genericamente chiamati taralli o focaccia o pasticciotto o cornetto, la cui denominazione non può, evidentemente, essere registrata.
Discorso differente è quello (preso in considerazione dalla giurisprudenza richiamata, ma non sviluppato dal primo giudice) per il quale il marchio è invalido quando si limita a descrivere una qualità o una caratteristica del prodotto, senza alcun aspetto distintivo.
Nel caso presente, invero, il termine , pur evocativo del caratteristico CP_2
suono che si produce nella frantumazione del prodotto e ne suggerisce la fragranza,
9 non può dirsi meramente descrittivo sia perché quella di “scrocchiare” non è caratteristica esclusiva di quei prodotti da forno, sia perché non è l'unica caratteristica posseduta dal prodotto medesimo.
In conclusione, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di nullità del marchio proposta in via CP_2
riconvenzionale da in primo grado. CP_1
Ciò posto, ai fini delle domande di accertamento della contraffazione del marchio comunitario a mezzo della denominazione utilizzata CP_2 CP_3 dal , va ricordato che l'articolo 9 del regolamento UE 40/94, applicabile al CP_1 caso concreto, prevede che “1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi”.
Orbene, “In via preliminare, va precisato che la natura del marchio quale segno distintivo richiede che il medesimo sia idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli simili di un altro imprenditore (cd. "funzione distintiva"). Rispetto a tale "funzione distintiva"
(descritta dal legislatore nei termini di "capacità distintiva" e "novità") è peraltro
10 modellata la tutela del marchio stesso, che opera prevalentemente laddove
l'adozione di esso o di un segno simile da parte di un terzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico.
Sul punto, può ritenersi pacifico il principio per cui l'apprezzamento in termini di confondibilità fra segni distintivi similari è riservato al giudice di merito e ha come premessa logica la qualificazione del marchio anteriore come marchio "debole" o
"forte" (cfr. ex aliis Cass. n. 3118/2015). I marchi deboli sono tali "in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (cfr. ex aliis Cass. n. 10078/2016). Al contrario i marchi c.d.
"forti" sono dotati di una più elevata capacità distintiva in quanto carenti di un qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti.
Tale preliminare qualificazione all'interno del giudizio di confondibilità è funzionale all'individuazione del livello di tutela che deve essere accordato al marchio stesso. Infatti, mentre nel caso dei marchi "deboli" sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte, i marchi "forti" godono del massimo grado di protezione e rispetto agli stessi "sono illegittime tutte quelle modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere
l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante" (così Cass. n. 1267/2016; in senso analogo v. Cass. n.
10078/2016).
Sempre con riferimento al giudizio di confondibilità, si rileva poi che
"l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica"
(cfr. ex pluribus Cass. Ord. 8577/2018; Cass. 1906/2010; Cass. 6193/2008).
Tuttavia, in tema di marchi complessi, vale il principio per cui "il giudizio di
11 confondibilità va condotto non in via complessiva e di sintesi, ma in modo parcellizzato, per ciascuna componente dotata di capacità distintiva, denominativa
o figurativa che sia, non essendo al riguardo configurabile un astratta gerarchica la cui tutela si riflette sull'intero marchio complesso" (cfr. ex pluribus Cass.
1249/2013).
Infine, il giudizio di confondibilità deve essere condotto "facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, ma tenendo conto del tipo di clientela il cui prodotto o servizio è in concreto destinato, in vista delle normali modalità di approccio degli stessi" (cfr. ex multis Cass. n. 11031/2016).
Così, si esprime condivisibilmente in motivazione App. Firenze Sez. Imprese, 20 giugno 2018, n. 1442.
Nel caso di specie, il marchio comunitario registrato nel 1997, pur non CP_2
essendo del tutto nullo, per le ragioni infra descritte, ha un carattere distintivo debole, in quanto evocativo di una significativa caratteristica del prodotto, né è risultato dimostrato che – in ragione di rinomanza negli anni successivi – abbia conseguito forza per effetto del c.d. secondary meaning, non essendo stata dimostrata una diffusione a livello comunitario tale da ingenerare una diretta correlazione tra la denominazione ed il produttore da parte CP_2 Parte_1
del consumatore mediamente informato.
Ciò posto, proprio in ragione del carattere debole del marchio deve ritenersi che l'utilizzo della denominazione per un prodotto simile non sia tale Parte_4 da generare “nell'utente mediamente informato e ragionevolmente avvenuto” una confusione circa la provenienza del prodotto, sicché, nel caso di specie l'uso del diminutivo (al femminile rispetto al maschile del marchio registrato) integra quella distinzione che consente di evitare la confusione rispetto ad un marchio debole.
Ciò porta ad escludere sia la tutela del marchio rispetto alla contraffazione, sia la ricorrenza di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958 n. 1 cod. civ., e al rigetto delle relative domande attoree di accertamento, risarcitorie e restitutorie, analogamente a quanto disposto dal primo giudice, ma con diversa motivazione.
12 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'utilizzo di fatto del marchio da parte di CP_3
sin dal 2011, epoca antecedente la registrazione del marchio medesimo, ed CP_1
ha, quindi, ritenuto che potesse legittimamente continuare ad utilizzarlo;
CP_1
di modo che le domande inibitorie e risarcitorie della avrebbero dovuto Parte_1
essere rigettate sia per la nullità del marchio sia per il legittimo uso da CP_2
parte di del marchio . CP_1 CP_3
Anche in questo caso, l'appellante condivide l'inquadramento giuridico del primo giudice, il quale aveva qualificato la domanda riconvenzionale della sul CP_1
punto (id est sul marchio registrato da in data 31 CP_5 Pt_1
maggio 2013) come domanda di nullità per la registrazione in mala fede e per mancanza di novità, e la normativa di riferimento.
Inoltre, converge l'appellante sul ragionamento del Tribunale che ha condotto ad escludere che la domanda di registrazione da parte della fosse in mala fede, Pt_1 dal momento che sin dal 26 aprile 2013 l'appellante aveva diffidato la convenuta dall'utilizzo dell'espressione , proprio perché confondibile con in CP_3
marchio registrato nonché ad escluderne la nullità per mancanza di CP_2
novità.
L'errore del Tribunale sarebbe consistito, quindi, nell'avere ritenuto che l'utilizzazione di fatto del segno SCROCCHIETTE, antecedente alla registrazione del marchio da parte della potesse consentire alla di continuare Parte_1 CP_1
in tale utilizzo.
Il motivo di appello principale, va esaminato congiuntamente all'appello incidentale della , la quale si è doluta del rigetto della domanda di nullità del marchio CP_1
per essere avvenuta la registrazione in mala fede. CP_3
Sul punto è sufficiente ricordare che “In tema di proprietà industriale, la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19 c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di
13 conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi” (Cass. Civ., sez. I,
5 marzo 2024, n. 5866); inoltre, “nell'ambito dei marchi è considerata malafede
l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, o l'intenzione di ottenere, senza nemmeno rivolgersi a un terzo specifico, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, ed in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine del marchio.
Tra i fattori esemplificativi che possono essere presi in considerazione vi sono, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia, o debba sapere, che un terzo utilizza un segno simile per un prodotto simile, che può essere confuso con il segno per il quale si chiede la registrazione;
in secondo luogo, l'intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare a utilizzare tale segno e, in terzo luogo, il grado di protezione giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno per il quale si chiede la registrazione. (Tribunale I grado UE sez. X, 6 luglio 2022, n. 250).
Sul punto è pacifico che la non ha mai commercializzato prodotti con la Parte_1
denominazione , né aveva in animo di farlo, e che era CP_3 abbondantemente a conoscenza dell'uso della detta denominazione da parte di
, come attestano le diffide stragiudiziali precedenti alla registrazione del CP_1
marchio, di modo che quella che il primo giudice ha definito legittima difesa del proprio marchio per escludere la mala fede, in realtà è esattamente il CP_2
presupposto richiesto dalla giurisprudenza interna e comunitaria per affermare la malafede, consistente in una registrazione che devii dalla sua funzione tipica che è quella di proteggere il proprio prodotto, per conseguire il risultato improprio di danneggiare l'avversario commerciale.
Tanto conduce all'affermazione di nullità del marchio comunitario registrato da in data 31 maggio 2013 ed, in CP_3 Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado,
14 all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da in primo CP_1
grado.
L'accoglimento di entrambi gli appelli, comporta la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.


P.Q.M

.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2022, da avverso la sentenza n. 2438/2022 del 20 giugno 2022, del Tribunale di Parte_1
Bari, sezione specializzata in materia di impresa, e sull'appello incidentale proposto dal CP_1

1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
a) Rigetta la domanda di nullità del marchio comunitario CP_2
confermando il rigetto delle domande formulate in primo grado da
Parte_1

2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ìmpugnata sentenza,
a) dichiara la nullità del marchio comunitario registrato CP_3
da Parte_1

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così decisa il 29 luglio 2024 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in
Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
15