N. R.G. 2544/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2544/2023 con OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. CP_1 in materia di proprietà Industriale e diritto d'autore. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDONI PAOLO e dell'avv. ZANOBINI P.IVA_1
MARCO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MO- CP_2 C.F._1
STARDINI NICOLA.
APPELLATO
1

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3535/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
29/11/2023.
CONCLUSIONI
In data 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in atti, in riforma della Sentenza n. 3535/2023 pronunciata dal Tribunale di Fi- renze in funzione di Tribunale delle Imprese, in data 28.11.2023, depositata in cancelle- ria in data 29.11.2023 all'esito del giudizio n. 6506/2018 R.G Repert. n. 6551/2023 del
29.11.2023, accogliere il presente appello per tutti i motivi su esposti e per l'effetto ac- cogliere le seguenti conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
- previa immediata revoca dei provvedimenti cautelari disposti dal Tribunale di
Firenze con ordinanza del 10.04.2018 (R.G.1649/2018) e confermati con ordinanza del
18.06.2018 (R.G. 5551/2018)
NEL MERITO:
- rigettare integralmente le domande proposte dal Sig. in odio alla CP_2 comparente in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare alla restituzione CP_2 degli importi corrisposti da Controparte_3
in esecuzione della sentenza 3535/2023 del Tribunale di Firenze.
[...] in via riconvenzionale: in tesi: a) accertare e dichiarare che il sito internet pubblicato alla pagina internet www.italychauffeurservice.com non possiede i requisiti di cui alla legge 22 aprile 1941
n. 633 (legge sul diritto d'autore) per essere validamente tutelato come opera dell'ingegno o, in subordine, accertare e dichiarare che di Parte_1
2 e è titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico Parte_1 Parte_1 sul sito internet pubblicato alla pagina internet www.italychauffeurservice.com; b) ac- certare e dichiarare la nullità del marchio nazionale “ ” regi- Controparte_4 strato da con domanda depositata in data 10.12.2014 con il n. CP_2
FI2014C001604, classe 39, numero di registrazione 0001653930 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 lett. a) e b) e 25 codice della proprietà industriale;
c) accertare e dichiarare che è esclu- Parte_1 Parte_1 siva titolare del nome a dominio “ ”; d) conseguentemente, Email_1 accertare e dichiarare la nullità del contratto di data 18.12.2015 inter partes e per l'effetto, condannare il Sig. a restituire a CP_2 [...]
le somme tutte da quest'ultima corrispostegli in ese- Parte_1 cuzione del detto contratto, pari a complessivi € 193.443,62, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
e) inibire al Sig. qualsivo- CP_2 glia ulteriore utilizzazione, anche di carattere promozionale o pubblicitario, del mar- chio “ ” dallo stesso registrato con domanda depositata in Controparte_4 data 10.12.2014 con il n. FI2014C001604, nella classe 39, numero di registrazione
0001653930, del nome a dominio “italychauffeurservice.com” e del sito internet pubbli- cato alla pagina internet www.italychauffeurservice.com; fissando le penali di €
100.000,00 (Euro centomila/00) per ogni violazione successivamente constatata e di €
2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
f) ordinare, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese del Sig.
la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza di con- CP_2 danna o l'inserzione per estratto della sentenza stessa, per due volte a 1/8 di pagina nei seguenti giornali: “La Nazione” (cronaca di Firenze), “Il Corriere della Sera” (edizione nazionale); il tutto entro 30 giorni dal deposito della sentenza, autorizzando in difetto a provvedere diretta- Parte_1 mente con diritto di ripetere le spese dall'appellante. in ipotesi: g) accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. CP_2 all'obbligazione di cui all'art.8 dell'accordo di “licenza” intercorso inter partes in data
18.12.2015 e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare a CP_2 [...]
[...
[...] [
la somma di € 50.000,00 (Euro cin- Controparte_5 quantamila/00) ivi prevista;

In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari, anche delle consulenze tecni- che, di entrambi i gradi del giudizio e delle precedenti fasi cautelari oltre accessori e rimborso forfettario spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse nel giudi- zio di primo grado e nello specifico ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la società ha utilizzato sin dall'anno 2009 il se- Parte_1 gno per contraddistinguere i propri servizi;
2) Vero che Controparte_4 [...] ha utilizzato dal 2009 sino all'aprile 2018 il nome a dominio Parte_2 www.italychauffeurservice.com come indirizzo di uno dei suoi siti internet;
3) Vero che ha utilizzato dal 2009 sino all'aprile 2018 il sito internet Parte_1 pubblicato alla pagina www.italychauffeurservice.com per promuovere i propri servi- zi. 4) Vero che il Sig. quando era dipendente della CP_2 Parte_1 di si occupava della gestione dei siti internet
[...] Parte_1 Parte_1 aziendali fra cui il sito www.italychauffeurcervice.com. A testi sui capitoli 1) 2) 3) 4)
Sig. residente in [...] e Sig. Testimone_1 Tes_2
residente in [...]. 5) Vero che nell'anno 2014 il
[...]
Sig. Le comunicò di voler attribuire al Sig. una percentuale Parte_1 CP_2 sui ricavi delle vendite derivanti alla GT dagli utenti dal sito web pubblicato alla pa- gina www.italychaufferservice.com e Le chiese consiglio sull'eventuale inserimento di tali somme in busta paga come emolumenti da lavoro dipendente: Lei rispose che inse- rire i detti importi in busta paga avrebbe comportato che gli stessi sarebbero stati sog- getti a tutta la normativa previdenziale e fiscale delle retribuzioni. A teste sul capitolo
5) Rag. con studio professionale in Firenze, via Faentina n. 25.” Testimone_3
Per la parte appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere il gravame proposto dalla . Parte_3
4 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado

1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze – Sezione Imprese la CP_2 società , Parte_1 esponendo:
- di aver sottoscritto con la società convenuta in data 18 dicembre 2015 un “con- tratto di licenza” nelle cui premesse le parti davano atto: “(a) il Signor (da CP_2 ora innanzi detto “Licenziante”) ha ideato e realizzato, in completa autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o committenza, i contenuti, la struttura e la grafica di un sito web, attualmente pubblicato alla pagina internet www.italychauffeurservice.com, avente lo scopo di promuovere la vendita di servizi di Con noleggio autoveicoli con conducente e servizi di guida turistica (“Sito Web ”); (b) il
Licenziante ha altresì, ideato, selezionato ed acquistato il nome a dominio “italychauf- feurservice.com” in data 20.11.2006 come risulta dall'all. A, di cui è proprietario (“No- me a Dominio”); (c) il Licenziante è titolare della domanda di registrazione del mar- chio italiano “ depositato in data 1012.2014 con il n. Controparte_4
FI2014C001604 nella classe 39 all. B (“Marchio”); (d) il Licenziante è titolare esclusivo di tutti i diritti d'autore e/o di proprietà industriale e dei diritti tutti di cui ai punti a) e b) e c); (e) la Società riconosce quale legittimo ed esclusivo titolare del Si- CP_2 to Web e del Nome a Dominio oltre che di tutti i titoli sopra indicati”;
- che con tale contratto era concessa alla società convenuta la “licenza esclusiva” Con del Sito Web “ ”; del nome a Dominio;
del Marchio “ ”; Controparte_4
- che nel contratto era inoltre specificato: “La società riconosce che la registrazione del Nome a Dominio a suo nome e la conseguente titolarità in capo ad essa dello stesso costituisce una mera titolarità formale ma non sostanziale essendo stata comune in- tenzione delle parti convenire una licenza d'uso del Nome a Dominio limitata alla dura- ta del presente contratto. La Società quindi, al termine per qualsiasi causa del presente contratto, trasferirà la titolarità del Nome a Dominio al Licenziante a semplice richie-
5 sta e si obbliga sin da subito a sottoscrivere qualsiasi documento e/o comunicazione nonché a compiere qualsiasi atto a ciò necessario, ivi incluso, ma non limitato alla con- segna di tutti i codici e le password relative al Nome a Dominio e al Sito Web ICS”;
- che con lettera dell'11 gennaio 2018 la società comunica- Parte_1 va al Signor la “risoluzione Contratto di Licenza”, perché predisposto unilateral- CP_2 mente con clausole vessatorie non specificatamente sottoscritte;

- di aver già ottenuto, in sede cautelare, l'inibitoria dalla prosecuzione dell'uso e commercializzazione, da parte della società convenuta del marchio “ Controparte_4
Con
”, del nome a domino “ ” e del sito web “ ”.
[...] Controparte_6
L'attore chiedeva la conferma dell'inibitoria, la condanna della convenuta al paga- mento delle royalties e del risarcimento del danno, la pubblicazione per estratto della sentenza.
Si costituiva la società convenuta, contestando le domande, in particolare rilevando ed eccependo:
- che il segno “ era stato utilizzato dalla società fin Controparte_4 dall'anno 2009, sia come marchio, che come nome a dominio, derivandone la nullità del marchio successivamente registrato da per difetto di novità ai sensi del CP_2 combinato disposto degli artt. 12 lett. a) e b) e 25 c.p.i.;
- che in realtà la creazione e sviluppo del sito erano state svolte su incarico della so- cietà convenuta e nell'ambito poi del rapporto di lavoro dipendente che si era instaurato tra la e ed il contratto era stato sottoscritto solo Parte_1 CP_2 per giustificare le somme aggiuntive che erano erogate;

- che il sito web non era suscettibile di tutela autoriale.
La società convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore a re- stituire le somme percepite e la condanna alla penale di euro 50.000,00 prevista all'art. 8 del contratto posto che il marchio risultava essere stato succes- Controparte_4 sivamente utilizzato da altra azienda.
Istruita la causa con documenti e CTU il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sentenza n. 3535/2023 pubblicata il 29/11/2023 così statuiva:
6 “condanna a pagare in favore di la Parte_1 CP_2 somma di € 37.428,35, oltre ad interessi e rivalutazione come in parte motiva;
inibisce a di usare o commercializzare il marchio “ Pt_1 Parte_1 [...]
”, il nome a dominio “ ” ed il sito web Controparte_4 Email_2
Con
“ ”; condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_2 che liquida per compenso professionale in € 14.200,00 per il giudizio di merito ed in €
8.000,00 per la fase cautelare, sia di primo che secondo grado, in € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge;
condanna a pagare le spese delle consulenze tecniche, Parte_1 come liquidate;
dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su due edizioni consecutive sia su testate specialistiche, e , sia sui quo- Controparte_7 CP_8 tidiani diffusi a livello nazionale Corriere della Sera e Repubblica, a spese della società soccombente”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] dalla documentazione versata in atti è pacifico che:
- il 20.11.2006 ha creato ed acquistato il domain name “Italchauffeurservi- CP_2 ce.com”, come risulta dall'allegato al contratto di licenza (doc. 1 fasc. ricorrente del cautelare);
- dal 10.12.2014, data di presentazione della domanda, è titolare del mar- CP_2 chio “ ”, come da attestato di registrazione (doc. 5 fasc. ri- Controparte_4 corrente del cautelare).
Dalle risultanze peritali è inoltre emerso che:
- quanto al marchio, GT ha usato il segno “ ” in modo Controparte_4 continuativo dal 2009 in poi: all'inizio, è stato usato come marchio non registrato, os- sia marchio di fatto;
a seguito della domanda n. FI2014C001604 depositata da CP_2 il 10/12/2014 e concessa il 10/11/2015 con il n. 1653930, è stato usato come marchio registrato.
7 L'uso effettivo del marchio, ex art. 24 c.p.i., è stato provato dalle modifiche appor- Con tate alla pagina “About us” accessibile direttamente dalla home page del sito : me- diante un apposito software è stata scansionata la timeline storica del sito ed è risulta- to che mentre dal 23.04.2009 compariva la scritta: “ is a web Controparte_4 trademark of …”, per cui la GDT risultava essere la proprie- Parte_1 taria del marchio, dal 14.03.2015 la scritta è stata modificata in “Italy Chauffeur Servi- ce® is operated by …”, ossia l'indicazione di “trademark” è Parte_1 stata sostituita da “®” e la convenuta è diventata il fornitore del servizio.
Questo appare coerente con il contratto di licenza stipulato il 18.12.2015 ma la cui efficacia è stata fatta retroagire al 01.01.2015 (art. 13 del contratto), momento a parti- re dal quale il marchio non era più di fatto, ma è stato registrato dal che, a sua CP_2 volta, ne ha concesso l'utilizzo a GT, ancorché quest'ultima lo usasse già dal 2009 per contraddistinguere i prodotti e servizi forniti alla propria clientela […]
- quanto al nome a dominio, posto che è indubbio che lo abbia creato ed CP_2 acquistato il 20.11.2006, è emerso che, a partire dal 2009, digitando il dominio Con www.italychauffeurservice.com compariva il sito web , alla cui pagina “About us” è rinvenibile quanto già indicato in punto di marchio;

- quanto al sito web, vale la medesima ricostruzione.
È altresì pacifico che in data 21.11.2006 è stato assunto dalla GT come la- CP_2 voratore subordinato […] sino all‟11 gennaio 2018, quando gli è stato comunicato il li- cenziamento disciplinare […].
[…] è indubbio, in quanto documentalmente comprovato e non contestato, che
[...]
è titolare del domain name dal 20.11.2006; è del pari pacifico che dal 2009 GT ha Pt_4 usato tale nome a dominio, giacché digitando www.italychauffeurservice.com compa- Con riva il sito web attraverso cui GT forniva i propri servizi alla clientela.
Quindi, dal 2009 fino alla stipula del contratto di licenza, ha concesso a CP_2
GT di utilizzare il domain name di sua proprietà per contraddistinguere i prodotti e servizi erogati dalla società, fino a quando tale rapporto non è stato formalizzato con il contratto del 18.12.2015. […]
8 […] in applicazione del citato principio di unitarietà dei segni distintivi, a CP_2 deve essere riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare il segno Controparte_4 anche in relazione alle altre funzioni distintive.
La circostanza che dal 2009 GT abbia continuativamente utilizzato il marchio
“ ” che, di fatto, riproduce il nome a dominio (italychauffeur- Controparte_4 service.com), non significa che ne debba essere riconosciuto il preuso in suo favore, esi- stendo già il nome a dominio ad esso sovrapponibile di titolarità dell'attore; piuttosto, significa che ne ha consentito l'uso fino a che non ha presentato domanda di re- CP_2 gistrazione del marchio a cui, peraltro, GT non si è opposta, pur essendone perfetta- mente a conoscenza, come espressamente dichiarato nelle stesse premesse del contratto di licenza.
Analogo discorso può essere fatto in ordine all'uso del sito internet www.
[...]
, a cui è riconducibile l'attività svolta dalla società convenuta. Email_3
Quindi, la stipula del contratto di licenza risulta essere stata dettata dalla necessi- tà di regolamentare la situazione di fatto venutasi a creare, per cui il titolare del nome a dominio e, quindi, degli altri segni distintivi affini, li ha concessi in licenza d'uso, a fronte del pagamento di precise royalties, alla società a cui aveva fino a quel momento consentito di utilizzarli. […]
[…] sebbene le missive depositate dall'attore non siano idonee a dimostrare che anche prima del 2015 gli venivano conferite provvigioni a titolo di licenza d'uso dei se- gni distintivi, costituiscono però un elemento da cui desumere che il rapporto intercor- rente tra e GT necessitava di una più precisa regolamentazione, tanto che lo CP_2 stesso attore ha rappresentato l'anomalia per cui la quota variabile della sua busta pa- ga compendiava circa il 90% dello stipendio.
Si evidenzi, infine, come nel presente giudizio la convenuta non abbia reiterato l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole […]
[…] devono essere rigettate le ulteriori domande formulate da GT, in ordine sia alla richiesta di restituzione di quanto fino ad ora pagato in conseguenza della nullità del contratto, essendo stato accertato che non ricorre tale ipotesi, sia all'eccezione di inadempimento del a quanto previsto nell'art. 8 del contratto. […] a è ri- CP_2 CP_2
9 conosciuta la possibilità di cedere in licenza i segni distintivi senza alcun limite di tem- po: quello che viene tutelato non è l'esercizio dell'attività concorrenziale ma la segre- tezza dei dati e delle informazioni acquisiti in corso di rapporto contrattuale che, nel caso di specie, non sono oggetto del contendere né è stata provata la loro divulgazione.
[…]
Essendo il contratto stato risolto, GT è obbligata a trasferire la titolarità del nome a dominio a e trova applicazione la penale ivi prevista, calcolata in € CP_2
200,00 per ogni giorno di ritardo: l'attore ha complessivamente quantificato tale im- porto in € 20.400,00, somma non contestata dalla convenuta.
Quanto alla cifra dovuta a titolo di royalties per la concessione dei diritti sui segni distintivi, inerenti alle obbligazioni degli ordini assunti prima della risoluzione del con- tratto ma eseguite successivamente e non ancora saldate, rinviando alla consulenza tecnica, in quanto correttamente argomentata, in applicazione dell'art. 9, comma 1, let.
b) del contratto è stata determinata in € 6.828,35. […]
Quindi, la somma complessivamente dovuta al è pari ad € 37.428,35 […] CP_2
Infine, in considerazione del carattere diffuso del servizio fornito, stante il suo prevalente utilizzo in rete, si ritiene opportuno disporre la pubblicazione, ex art.126 d. lgs. 30/2005 del dispositivo della presente sentenza su due edizioni consecutive sia su testate specialistiche e ), sia sui quotidiani diffusi a li- Controparte_7 CP_8 vello nazionale (Corriere della Sera e Repubblica), a spese della società soccombente.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza”.
L'appello.

2. Proponeva appello Parte_5
, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i se-
[...] guenti motivi di impugnazione:
1) sul vizio di omessa pronuncia da cui risulta affetta la sentenza di primo grado;

2) ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato titolare CP_2 del “ ” dal 20.11.2006; Controparte_6
10 3) sulla erroneità e sulla inadeguatezza degli argomenti con i quali il Tribunale non ha riconosciuto in favore di GT un preuso rilevante sul marchio di fatto “Italy Chauf- feur Service”;
4) sulla erroneità e sulla inadeguatezza degli argomenti con i quali il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di data 18.12.2015 per inesistenza della cau- sa;

5) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato
GT al pagamento delle penali di cui agli artt.4 e 17 dell'accordo di data 18.12.2015;
6) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato sulla base del principio di non contestazione la somma di € 30.600,00 dovuta a titolo di pena- li;

7) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la pubblicazione della sentenza ex art.126 D.L.GS. 30/2005;
8) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato l'inadempimento del all'obbligazione di cui all'art.8 dell'accordo di data CP_2
18.12.2015.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della

contro

- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da parte CP_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 20 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

3. I primi quattro motivi di appello (“1) sul vizio di omessa pronuncia da cui risul- ta affetta la sentenza di primo grado;
2) ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha
11 dichiarato titolare del “ ” dal 20.11.2006; 3) sul- CP_2 Controparte_6 la erroneità e sulla inadeguatezza degli argomenti con i quali il Tribunale non ha rico- nosciuto in favore di GT un preuso rilevante sul marchio di fatto “ Controparte_4
”; 4) sulla erroneità e sulla inadeguatezza degli argomenti con i quali il Tribu-
[...] nale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di data 18.12.2015 per inesistenza della causa”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
In sintesi parte appellante deduce: che il Tribunale avrebbe “errato nell' accordare Con tutela “al sito web ”, inibendone anche l'uso e la commercializzazione a GT senza aver preventivamente svolto un accertamento sui presupposti richiesti all'uopo dalla
Legge 22.4.1941 n. 633”, non considerando che “le singole componenti del sito internet www.italychaffeurservice.com e la sua impostazione grafica generale non sono creati- vi ed originali stante che lo stesso è stato realizzato utilizzando il template standard
“JSN EPIC” disponibile gratuitamente online per il CMS Joomla!, e perciò comune a numerosi altri siti internet”; che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “documental- mente comprovato e non contestato, che è titolare del domain name dal CP_2
20.11.2006” posto che ciò sarebbe smentito dalla mail in data 21.11.2014 (doc. 13 della comparsa) con la quale chiedeva alla di aggiornare i dati del CP_2 CP_9
CP_ dominio www. chauffeur service.com, con sostituzione del proprio nome con quello di amministratore di GT quale “registrant name”; che il Tribunale Parte_1
“avrebbe dovuto accertare che GT alla data di efficacia del contratto del 18.12.2015 era già titolare dei diritti sui segni oggetto di licenza con conseguente nullità dello stes- so per inesistenza della causa e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande proposte da nei confronti di GT e condannare quest'ultimo alla restitu- CP_2 zione degli importi indebitamente pagati”.
I motivi sono infondati.
Indipendentemente dal contenuto creativo ed originale del sito, in ogni caso la tu- tela richiesta aveva ad oggetto il relativo dominio internet;
come chiarito dai giudici di legittimità “anche ai nomi a dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il codice delle proprietà industriale, essendo essi strumenti at- traverso cui accedere, nell'ambito di Internet, ad un vasto mercato commerciale di di-
12 mensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico” (vedi Cass. sez. I, 21/02/2020, n.4721).
Come osservato dal Tribunale è documentale e non contestato che l'iniziale regi- strazione del domain name nel 2006 è stata effettuata personalmente da CP_2 la titolarità non può poi essere smentita dalla successiva richiesta di aggiornamento del dominio effettuata nel novembre 2014, ovvero poco prima dell'inizio di efficacia (primo gennaio 2015) del contratto di licenza del 18 dicembre 2015 nel quale peraltro era espressamente precisato: “La società riconosce che la registrazione del Nome a Domi- nio a suo nome e la conseguente titolarità in capo ad essa dello stesso costituisce una mera titolarità formale ma non sostanziale essendo stata comune intenzione delle parti convenire una licenza d'uso del Nome a Dominio limitata alla durata del presente con- tratto. La Società quindi, al termine per qualsiasi causa del presente contratto, trasfe- rirà la titolarità del Nome a Dominio al Licenziante a semplice richiesta”.
A fronte della documentata registrazione iniziale e titolarità del domain name da parte di della corresponsione sia pure con causali diverse di somme di de- CP_2 naro, appare corretta la conclusione del Tribunale: “la stipula del contratto di licenza ri- sulta essere stata dettata dalla necessità di regolamentare la situazione di fatto venu- tasi a creare, per cui il titolare del nome a dominio e, quindi, degli altri segni distintivi affini, li ha concessi in licenza d'uso, a fronte del pagamento di precise royalties, alla società a cui aveva fino a quel momento consentito di utilizzarli”.
Nel contratto sottoscritto del resto ciò trova espressa e chiara conferma nelle pre- messe (che ex art. 1 fanno “parte integrante e sostanziale” dell'accordo), alle quali può riconoscersi, quanto ai fatti del presente giudizio, valore di confessione stragiudiziale re- sa alla controparte ex 2735 c.c.: “(a) il Signor (da ora innanzi detto “Li- CP_2 cenziante”) ha ideato e realizzato, in completa autonomia e senza alcun vincolo di su- bordinazione o committenza, i contenuti, la struttura e la grafica di un sito web, at- tualmente pubblicato alla pagina internet www.italychauffeurservice.com, avente lo scopo di promuovere la vendita di servizi di noleggio autoveicoli con conducente e ser- Con vizi di guida turistica (“Sito Web ”); (b) il Licenziante ha altresì, ideato, selezionato ed acquistato il nome a dominio “italychauffeurservice.com” in data 20.11.2006 come
13 risulta dall'all. A, di cui è proprietario (“Nome a Dominio”); (c) il Licenziante è titolare della domanda di registrazione del marchio italiano “ ” de- Controparte_4 positato in data 1012.2014 con il n. FI2014C001604 nella classe 39 all. B (“Marchio”);
(d) il Licenziante è titolare esclusivo di tutti i diritti d'autore e/o di proprietà industria- le e dei diritti tutti di cui ai punti a) e b) e c); (e) la Società riconosce qua- CP_2 le legittimo ed esclusivo titolare del Sito Web e del Nome a Dominio oltre che di tutti i titoli sopra indicati”.
Il precedente utilizzo del sito www.italychauffeurservice.com da parte della società appellante è quindi avvenuto anteriormente al contratto di licenza ma sulla base di ac- cordi con il titolare che ha poi validamente registrato anche il marchio CP_2
“ ” (allegato B al contratto di licenza e doc. 5 della fase caute- Controparte_4 lare;
sulla correlazione tra domain name e marchio vedi, in parte motiva, la citata Cass.
4721/2020: “la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attivi- tà a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio”).

4. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il quinto e sesto motivo di appello (“5) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato GT al pagamento delle penali di cui agli artt.4 e 17 dell'accordo di da- ta 18.12.2015; 6) sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha li- quidato sulla base del principio di non contestazione la somma di € 30.600,00 dovuta a titolo di penali”).
In sintesi parte appellante deduce: “tale capo della pronuncia è errato in quanto pronunciato in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronun- ciato. […] l'odierno appellato, all'atto della precisazione delle conclusioni, ha richiama- to espressamente le conclusioni formulate nell'atto di citazione nelle quali non viene formulata alcuna domanda di condanna di GT al pagamento di alcuna penale […] la determinazione del quantum effettivamente richiesto a titolo di penale da parte di GT
14 (€ 20.400,00 e di € 10.200,00), è frutto di un criptico criterio di calcolo che non speci- fica il dies a quo ed il dies a quem con cui i giorni di asserito ritardo/inadempimento vengono calcolati […] GT , fin dal primo scritto difensivo ha sempre contestato che fossero dovute al Sig. le penali di cui agli artt. 4 e 17 del contratto di licenza ec- CP_2 cependo anche come le stesse fossero in ogni caso anche manifestamente eccessive ai sensi dell'art. 1384 c.c.”.
I motivi sono infondati.
Con l'atto di citazione erano state espressamente richiamate le penali previste dagli articoli 4 e 17 del contratto di licenza, con la precisazione voler richiedere il maggior danno, fatto espressamente salvo dalle previsioni contrattuali (vedi atto di citazione:
“4.2.1. Il nome a dominio e la penale pattuita. Per quanto concerne il Nome a Dominio,
l'art. 4 del Contratto di Licenza così dispone: “[…] Per ogni giorno di ritardo nel trasfe- rimento del Nome a Dominio, a decorrere dalla richiesta scritta del Licenziante che po- trà avvenire anche via e.mail, la Società sarà obbligata a corrispondere al Licenziante,
a titolo di penale, la somma di € 200,00, fatti salvi i maggiori danni […]” 4.2.2. Il mar- Con chio “ ” e il sito web “ ” e la penale pattuita. Per quanto Controparte_4 concerne il marchio ed il sito web, l'art.17 del Contratto di Licenza così dispone: “In ogni caso, in difetto di adempimento di una soltanto delle obbligazioni menzionate ai punti che precedono, fatto salvo il maggior danno, la Società sarà obbligata a corri- spondere al Licenziante una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00)”.

4.2.3. Il maggior danno. Come verrà prospettato, il Signor intende ottenere anche il ri- CP_2 conoscimento di ulteriori danni, pertanto le due clausole penali costituiscono solamente una liquidazione anticipata dei danni, destinate quindi a rimanere assorbite nella li- quidazione complessiva”).
Il mancato richiamo specifico alle penali nelle conclusioni non significa rinunzia al- la stesse, posto che è stato richiesto comunque di “condannare la Parte_3 al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi [...] dell'uso del marchio, del sito web e del nome a dominio> per effetto degli illeciti posti in essere ed oggetto del presente giudizio, da liquidarsi nell'importo che verrà indicato e quantificato in corso di giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria”.
15 Nel caso in cui sia convenuta la risarcibilità anche del danno ulteriore tale richiesta non implica rinunzia al minor importo forfetario garantito (vedi anche Cass.
12/01/2024, n.1285: “l'articolo 1382 del Cc prevede che la clausola con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia te- nuto a una determinata prestazione, abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla pre- stazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La fun- zione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di un ri- sarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si ren- da inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipenden- temente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. In tal caso, la clausola co- stituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbi- ta, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessi- va di questi, senza potersi con essi cumulare”; Cass. 26/07/2021, n.21398; Cass.
13/07/1996, n.6356: “la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ul- teriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere as- sorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi”).
Non vi è quindi ultrapetizione nel riconoscimento delle penali (espressamente ri- chiamate e dedotte) in difetto del raggiungimento della prova del maggior danno.
Infondata è anche la contestazione relativa alla quantificazione: secondo i principi generali il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi al- la mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. Unite 30/10/2001, n. 13533); nel- la fattispecie parte attrice aveva allegato gli inadempimenti agli obblighi di cui agli artt. 4
e 17 (“trasferimento del Nome a Dominio” ed interruzione di “qualsiasi utilizzo” del mar- chio, dei servizi ) ed indicato specificatamente la durata dell'inadempimento (vedi Con
16 citazione: “la non ha provveduto l'11 Gennaio 2018 a restitui- Parte_3 re al Signor il Nome a Dominio, il sito ed il marchio, così come non vi ha prov- CP_2 veduto nemmeno successivamente al provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze il
10 Aprile 2018, proseguendo nell'utilizzo del marchio, del nome a dominio e del sito web. Solamente in data 20 Aprile 2018 ha ottemperato all'ordinanza”); nel costituirsi in giudizio parte convenuta aveva contestato la spettanza delle penali argomentando unicamente dalla nullità del contratto di licenza;
non vi è prova che sia intervenuto l'adempimento prima del termine indicato da parte attrice, con corretto riconoscimento delle due penali di euro 200 ed euro 100 per i 102 giorni dall'11 gennaio 2018 al 20 aprile
2018.
Infondata è anche la generica richiesta di riduzione delle penali per manifesta ec- cessività ex art. 1384 c.c.: la riduzione della penale è esercizio di un potere discrezionale del giudice;
nella fattispecie parte appellante non indica alcun elemento concreto a sup- porto della richiesta di riduzione;
le penali pattuite non appaiono manifestamente ecces- sive, avuto riguardo ai concreti interessi patrimoniali in gioco: dalla CTU svolta è emerso che da dicembre 2017 a gennaio 2018, gli ordini conclusi tramite il sito e relativo mar- chio avevano determinato un fatturato di oltre 136.000,00 euro.

5. Con il settimo motivo (“sulla erroneità della sentenza di primo grado nella par- te in cui ha disposto la pubblicazione della sentenza ex art.126 D.L.GS. 30/2005”) parte appellate deduce: “il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale risulta contraddi- torio in quanto, dopo aver correttamente rigettato la domanda di risarcimento danni dell'odierno appellato, “in quanto non provati, né ancora prima allegati, essendosi il limitato a richiamare la liquidazione equitativa senza, però fornire alcun ele- CP_2 mento a sostegno della pretesa” ha poi però disposto la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 126 c.p.i.”.
Il motivo è infondato.
Sul punto il Tribunale ha osservato: “in considerazione del carattere diffuso del servizio fornito, stante il suo prevalente utilizzo in rete, si ritiene opportuno disporre la pubblicazione, ex art.126 d. lgs. 30/2005 del dispositivo della presente sentenza su due
17 edizioni consecutive sia su testate specialistiche ( e ), sia Controparte_7 CP_8 sui quotidiani diffusi a livello nazionale (Corriere della Sera e Repubblica), a spese del- la società soccombente”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'ac- certamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a co- noscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto pre- visto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale” (vedi Cass. 07/04/2022 n.
11362).
Nella fattispecie, a prescindere dalla raggiunta prova di uno specifico pregiudizio patrimoniale, l'accertata lesione dei diritti di privativa, la loro natura (sito internet e re- lativo domain name, marchio registrato) giustificano l'esercizio del potere discrezionale ex art. 126 del codice della proprietà industriale, ricollegato normativamente alla sola
“violazione”.

6. Con l'ottavo motivo (“sulla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato l'inadempimento del all'obbligazione di cui all'art.8 CP_2 dell'accordo di data 18.12.2015”) parte appellante deduce: “come facilmente ricavabile anche dal titolo apposto all'articolo 8 “Riservatezza e non concorrenza” detta pattui- zione disciplina due distinte ipotesi. La prima gravante su entrambe le parti di mante- nere riservate tutte le informazioni acquisite nell'ambito del rapporto contrattuale
(primi due commi), la seconda gravante solo sul licenziante, Sig. (restan- CP_2 ti commi) di non impiegare per i cinque anni successivi alla risoluzione o cessazione del contratto “né direttamente né indirettamente, i fornitori di servizi NCC della Società i.e.
GT)” pena l' applicazione di una penale di € 50.000,00 […] nonostante la risoluzione del contratto de quo sia avvenuta solo in data 11.1.2018, il sito web www.italychauffeurservice.com e il relativo nome a dominio risultano essere stati suc- cessivamente utilizzati dalla società […] Il Controparte_10
18 fatto che la società fosse già fornitore dell'esponente è provato dalle fatture CP_10 prodotte sub docc. 16 e 22 da GT nel giudizio di primo grado”.
Il motivo è infondato.
L'art. 8 del contratto, rubricato “Riservatezza e non concorrenza”, prevedeva: “per i cinque anni successivi la risoluzione o cessione del presente Contratto- il licenziante si impegna a non impiegare, né direttamente né indirettamente i fornitori di servizi NCC della società. È fatto salvo il caso in cui tali fornitori siano già stati precedentemente utilizzati dalla nuova società a cui il licenziante decidesse di cedere in licenza il Marchio
e/o il Sito Web e/o il Dominio. In caso di inadempimento del presente obbligo il licen- ziante corrisponderà alla Società la somma di € 50.000,00 a titolo di penale”.
La clausola prevedeva un “obbligo di non concorrenza” da parte del “licenziante” mediante impiego di “fornitori di servizi NCC della società”; l'obbligo di non concorren- za, attesa anche la sua natura, non può che essere riferito all'esercizio in proprio da parte del “licenziante” di una attività di impresa.
Come già osservato e ritenuto dal Tribunale (“a è riconosciuta la possibilità CP_2 di cedere in licenza i segni distintivi senza alcun limite di tempo”) la clausola invece non prevedeva alcun divieto di successiva cessione ad altra impresa della licenza di uso del
“Marchio e/o Sito Web e/o Dominio”; anzi tale ipotesi è espressamente esclusa dal divie- to, con la specificazione che in tal caso è possibile che la cessione della licenza avvenga pure con impiego da parte della nuova società anche di fornitori che erano “già stati pre- cedentemente utilizzati”.
Quindi la cessione della licenza ad altro soggetto (anche se già fornitore) non confi- gura violazione della previsione dell'art. 8 e non dà diritto alla relativa penale.

7. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 8.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
19 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 3535/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione CP_2
Imprese pubblicata il 29/11/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico della appellante i pre- supposti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 8.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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