REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei magistrati
Dr.SS Silvia VITRO' Presidente
Dr.SS Marisa GALLO Giudice rel.
Dr.SS Rachele OLIVERO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 9408/2023 promoSS da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli avv.ti Ignazio Gatto, Edoardo Barone e Alberto Landi del Foro di Milano e gli avv.ti Luca
Pecoraro e Alessia Dinunno del Foro di Torino
-ATTRICE-
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Daniele Cutolo Controparte_1
- CONVENUTA avente ad oggetto: brevetto industriale
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:

1. rigettare in rito per nullità, per le ragioni meglio esposte in atti, la domanda riconvenzionale proposta da in quanto del tutto generica e non Controparte_1 circostanziata;

NEL MERITO:

2. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del brevetto italiano n. 102018000006142, depositato l'8 giugno 2018, dal titolo «materiale composito multistrato»;
pagina 1 di 17 3. nel caso in cui venga accolta la domanda di conversione del brevetto italiano n.
102018000006142 in modello di utilità, ex art. 76, comma 3°, CPI, formulata da Controparte_1 in data 5 settembre 2024, accertare e dichiarare la nullità, del modello di utilità dell'8 giugno 2018, dal titolo «materiale composito multistrato», per i motivi esposti in atti;

4. accertare e dichiarare che la condotta di di cui in narrativa consistente nel Controparte_1 porre in essere attività di turbativa del mercato, anche mediante la diffusione di infondate accuse di contraffazione, costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attrice, inibendone la continuazione e/o la ripetizione, fiSSndo altresì una somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza e condannandola a risarcire i danni che sono stati e che saranno ad esse arrecati con tale condotta, da liquidarsi anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi;

5. rigettare la domanda riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto Controparte_1
e in diritto;

6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani «Corriere della Sera» e «La Repubblica», nonché per quindici giorni consecutivi e a caratteri doppi rispetto al resto della pagina, nelle home page del sito internet della convenuta
«www.sacchital.it»;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA, ove dovuti, e spese sostenute per eventuali consulenti tecnici di parte”.
Per la convenuta
“L'On.le Tribunale adito Voglia:
In via istruttoria: a) disporre una revisione e integrazione della relazione di CTU in risposta ai punti sollevati nei propri scritti difensivi o, in subordine, per la fiSSzione di una nuova udienza per la convocazione della CTU dott. e i CCTTPP nominati, onde poter discutere nel pieno Per_1 contraddittorio sulle risultanze peritali;

b) in ogni caso, disporre il rinnovo della CTU;

c) in via subordinata rispetto alla richiesta di cui alla precedente lettera b), disporre la conversione del brevetto per cui è causa in un brevetto per modello di utilità ai sensi dell'art. 76, comma 3 del
CPI, previo, occorrendo, supplemento di CTU limitatamente all'accertamento della validità e della contraffazione del modello di utilità;
pagina 2 di 17 d) fermo restando tutto quanto dedotto in merito all'inammissibilità delle avverse richieste istruttorie e all'incapacità e/o inattendibilità dei testimoni ex adverso indicati, si insiste per il deferimento dell'interrogatorio formale come dedotto nella seconda memoria depositata telematicamente il 6 ottobre 2023, si chiede l'ammissione della prova testimoniale diretta e contraria come articolata nella terza memoria depositata telematicamente il 16 ottobre 2023, con i testi indicati da questa difesa e da controparte;

e) disporsi CTU contabile-commerciale, come ritualmente richiesto in seno alla seconda memoria depositata il 6 ottobre 2023, al fine di verificare e stimare il decremento di fatturato derivato a a seguito dell'illegittima commercializzazione di un prodotto realizzato in violazione del CP_1 brevetto IT'142 di sua proprietà, con accesso, ove neceSSrio e autorizzato dal magistrato, ai dati societari;

f) ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione e il deposito delle Parte_1 campionature del prodotto “Thermoformable tray” inviate ad aziende operanti nel settore alimentare e in particolare del fresco e delle carni proceSSte.
Nel merito: g) respingere tutte le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti di in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
h) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la condotta di concorrenza sleale dell'attrice e lo sviamento della clientela, condannare al risarcimento di tutti i Parte_1 danni subiti e subendi da da liquidarsi anche in via equitativa;
Controparte_1
i) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_1 seguito “ ”) ha adito il Tribunale al fine di sentir dichiarare la nullità del brevetto italiano n. Pt_1
102018000006142, dal titolo «materiale composito multistrato» (di seguito solo “IT '142” o
“brevetto Sacchital”), la cui domanda è stata depositata in data 8 giugno 2018, con brevetto concesso il 13 luglio 2020.
L'attrice, azienda costituita nel 1895 come industria grafica e affermatasi nel tempo nel campo del c.d. “packaging flessibile” (confezioni in grado di essere facilmente modificate in virtù dei materiali con cui vengono realizzate) ha lamentato come la convenuta titolare del brevetto sopra CP_1 indicato, le avesse inviato in data 14.3.2023 una diffida con cui, ingiustificatamente, la diffidava dalla commercializzazione “di un prodotto che risulta essere in violazione del [nostro] …brevetto per materiali utilizzati e composizione” (doc. 8 attrice).
pagina 3 di 17 Rappresentava, inoltre, come la convenuta avesse riferito a importanti clienti della false Pt_1 informazioni in ordine alla asserita contraffazione del brevetto procurando all'attrice dei CP_1 gravi danni.
Nel sostenere la nullità del brevetto IT'142 per difetto di altezza inventiva e di novità, ha concluso chiedendone la declaratoria di nullità e instando per la pronuncia di inibitoria dalla prosecuzione degli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta, oltre al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la CP_1
contestando le argomentazioni avversarie, sostenendo la validità del proprio brevetto e
[...] proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risarcimento danni per gli atti di concorrenza sleale perpetrati dall'attrice.
In corso di causa, all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dr.SS
, parte convenuta ha depositato in data 5.9.2024 note autorizzate con cui, in via Per_1 subordinata, ha chiesto disporsi la conversione del brevetto in brevetto per modello di utilità ex art. 76, III comma, c.p.i.
Disposto un supplemento di consulenza tecnica volto a verificare la sussistenza dei requisiti di validità di tale brevetto, la causa è stata infine rimeSS in decisione con provvedimento del
6.6.2025.


2. Sulla domanda di nullità del brevetto
La domanda attorea di nullità del brevetto italiano IT '142” deve essere accolta.
Oggetto di accertamento è il brevetto per invenzione n. 10201800000142, dal titolo “Materiale composito multistrato”, concesso a in data 13.7.2020. CP_1
Secondo quanto riportato nella descrizione, l'invenzione si prefigge lo scopo di ottenere materiali compostabili impiegabili nella produzione di confezioni alimentari che superino alcuni inconvenienti dei prodotti noti, come la permeabilità al vapore acqueo, ma che al contempo presentino caratteristiche di compostabilità, di impermeabilità agli agenti ossidanti del prodotto alimentare, di resistenza alla degradazione e alla deformazione ad elevate temperature, in modo tale da poter esser utilizzati anche nel forno a microonde.
Come chiarito dalla consulente, la descrizione di IT'142 identifica queste proprietà come generalmente contrapposte e di difficile coesistenza nelle soluzioni attualmente note, per cui “il problema alla base del trovato oggetto di IT'142 …è quindi quello di fornire un materiale composito multistrato che poSS essere classificato come “microondabile” in quanto in grado di resistere ad un trattamento termico di 121°C per 30 minuti senza deformarsi e di rilasciare meno di 60 ppm di contaminanti. Ulteriori problemi citati in IT'142 sono quelli di ottenere un materiale composito multistrato che presenti caratteristiche di compostabilità, che sia dotato di particolare
pagina 4 di 17 stabilità e resistenza a sollecitazioni meccaniche (dovute al confezionamento del prodotto alimentare sottovuoto o in atmosfera modificata), che poSS essere impiegato nel forno a microonde, e al tempo stesso sia dotato di effetto barriera ai gas” (pag. 21 CTU).
Il brevetto comprende otto rivendicazioni, di cui una indipendente e sette dipendenti.
Va sul punto rilevato come avesse inizialmente depositato una domanda, composta da CP_1 nove rivendicazioni;
tuttavia, il rapporto di ricerca emesso dall'Ufficio Brevetti Europeo aveva evidenziato delle criticità inerenti alla brevettazione, ritenendo solo la rivendicazione n. 3 come nuova a fronte dei documenti di arte nota reperiti nel corso dell'esame, sebbene comunque priva di altezza inventiva.
La convenuta proponeva pertanto di includere la rivendicazione dipendente n. 3 all'interno di quella n. 1, ottenendo così la concessione del brevetto IT'142.
La rivendicazione indipendente 1 del brevetto concesso così indica: “1. Materiale composito multistrato per il confezionamento di prodotti alimentari comprendente: - almeno due strati di materiale compostabile, - almeno uno strato di materiale polimerico termoplastico interposto a detti almeno due strati di materiale compostabile, - almeno uno strato di rivestimento barriera all'ossigeno e al vapore acqueo, in cui lo spessore di ciascuno di detti strati di materiale compostabile è compreso tra 110 e 260 micron, preferibilmente tra 130 e 190 micron, in cui detti almeno due strati di materiale compostabile sono presenti in una percentuale in peso compresa tra il 50% e il 90%, preferibilmente tra il 70% e l'85% rispetto al peso totale del materiale composito multistrato”.
Ciò premesso, le conclusioni cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, all'esito di un accurato ed approfondito esame della documentazione in atti e delle osservazioni delle parti, portano a ravvisare la nullità del brevetto in ragione dell'assenza di altezza inventiva, ex artt. 76 e 48 c.p.i.
Secondo il disposto dell'art. 48 del d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, eSS non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma
3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva”.
Il brevetto deve dunque fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, “tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da tradursi in un'attività creativa che non sia esecuzione di idee già note. Il problema tecnico, peraltro, anche se non esplicitato nella descrizione, deve essere chiaramente individuabile, al fine di determinare in che cosa consista l'originalità dell'invenzione senza che sia affidato a ricostruzioni postume, che non trovino effettivo riscontro nella parte descrittiva del brevetto” (Trib. Milano sent. n. 885/2017).
pagina 5 di 17 Gli accertamenti svolti hanno indotto la consulente a concludere per l'assenza del predetto requisito, con esclusione della rivendicazione dipendente n. 5.
Occorre innanzitutto premettere come la CTU abbia fatto corretta applicazione del principio del problem-solution approach, in base al quale si identifica l'arte nota più prossima all'invenzione e le differenze tra l'oggetto della rivendicazione indipendente e tale arte nota, si individua il problema tecnico affrontato dall'invenzione brevettata e si valuta se partendo dalla predetta arte nota e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato oggetto della privativa sarebbe risultato ovvio per la persona esperta del ramo (cfr. pag. 55 e ss. CTU).
La dr.SS ha individuato quale arte nota più rilevante l'anteriorità costituita dal brevetto EP Per_1
'606 “poiché esso afferisce allo stesso settore tecnico di IT '142 e divulga il maggior numero di caratteristiche in comune”, sebbene, per completezza, abbia esaminato anche “le combinazioni di documenti di arte anteriore che partano da altri documenti scelti come arte nota più prossima”.
Quanto al problema tecnico risolto da IT'142, esso è stato individuato dalla convenuta titolare del brevetto nel fatto che “la combinazione di caratteristiche rivendicate di spessore e CP_1 percentuale in peso degli strati compostabili porti all'effetto tecnico di microondabilità del materiale composito multistrato senza però inficiarne lo smaltimento in modo compostabile” (pag.
56).
Secondo la CTU, tuttavia, “non è stato dimostrato in modo convincente, né all'interno di IT'142, né durante l'esame di merito e nemmeno durante il presente contraddittorio, come queste caratteristiche permettano il raggiungimento di tale presunto effetto tecnico. In particolare, la CTU rileva che non sono mai state presentate analisi, prove o ragionamenti credibili a supporto di ciò.
Al contrario, questo presunto effetto tecnico viene solamente menzionato nella descrizione di
IT'142 e ripetuto, senza alcuna convincente aggiunta di dettaglio o spiegazione, in fase d'esame
e di contraddittorio”; ha dunque concluso che “In base alle informazioni di cui è attualmente in possesso, la CTU non ritiene credibile che le caratteristiche di spessore e percentuale in peso degli strati compostabili, considerate singolarmente o in combinazione fra loro, conferiscano effettivamente questo effetto tecnico” (pag. 57).
La convenuta ha censurato tale valutazione, lamentando come la consulente non avesse spiegato le ragioni per assumere che il materiale oggetto di brevetto non risolvesse il problema tecnico e rappresentando come, per la steSS giurisprudenza dell'Ufficio Europeo, non fosse neceSSria la “prova assoluta” del raggiungimento dell'effetto tecnico;
ha inoltre sostenuto che la consulente avesse di fatto riformulato il problema tecnico dichiarato nel brevetto.
Le doglianze della convenuta non possono essere accolte.
pagina 6 di 17 La dr.SS si è innanzitutto fatta carico di esaminare le osservazioni formulate dal consulente Per_1 tecnico della chiarendo come “relativamente alla caratteristica rivendicata dell'intervallo CP_1 di spessore degli strati compostabili, l'unico effetto tecnico credibile ravvisabile sembra esser quello di conferire rigidezza al materiale composito multistrato e favorirne il mantenimento delle caratteristiche strutturali” (pag. 57), riconoscendo “alla caratteristica rivendicata dello spessore degli strati di materiale compostabile (20) l'effetto tecnico di migliorare la rigidezza del materiale e il mantenimento delle sue caratteristiche strutturali” (pag. 58), ma ha escluso “che l'aspetto della microondabilità del materiale composito multistrato faccia riferimento ad una applicazione specifica della soluzione rivendicata, piuttosto che ad un suo effetto tecnico intrinseco. In altre parole, secondo la CTU non è ravvisabile come i valori rivendicati di spessore degli strati di materiale compostabile generino direttamente un effetto di microondabilità, mentre è ragionevole supporre che siano responsabili di un miglioramento delle caratteristiche strutturali della soluzione rivendicata (in termini di rigidezza del materiale e di mantenimento delle sue caratteristiche strutturali) che può esser considerato particolarmente utile specialmente in applicazioni, quali quelle di utilizzo nel microonde, che richiedono che il prodotto sia sottoposto a condizioni particolari e “streSSnti” (pag. 58).
In sostanza, la dr.SS ha ritenuto che l'effetto tecnico conferito dalla caratteristica distintiva Per_1 dello spessore degli strati compostabili consista unicamente nel conferimento di rigidezza al materiale e nel mantenimento delle caratteristiche strutturali, dissentendo dalla tesi della convenuta, secondo cui il problema tecnico risolto dal materiale oggetto di IT'142 sarebbe invece quello di fornire un materiale che può essere posto a contatto con prodotti alimentari e che può essere impiegato nel forno a microonde, così da renderlo microondabile.
Come chiarito dalla consulente, con motivazione logica che questo Collegio fa propria, è la steSS descrizione del brevetto a specificare che “il materiale composito multistrato oggetto CP_1 della presente descrizione consente di superare tale inconveniente in quanto l'accoppiamento di due o più strati di materiale compostabile, ad esempio carta, in cui ciascuno strato presenta uno spessore compreso tra 110 e 260 micron (1 micron = 10-6 m), preferibilmente tra 130 e 190 micron, consente di conferire rigidezza al materiale e favorire il mantenimento delle sue caratteristiche strutturali”.
Vanno dunque condivisi i rilievi della dr.SS , secondo cui l'individuazione del problema Per_1 tecnico del brevetto non è ravvisabile nella microondabilità del materiale composito, CP_1 bensì nel conferimento di rigidezza e nel mantenimento delle caratteristiche strutturali, con la conclusione che “lo spessore degli strati compostabili non permette di ottenere l'effetto tecnico
pagina 7 di 17 sostenuto dalla Convenuta, ma piuttosto conferisce rigidezza al materiale e mantiene le caratteristiche strutturali del materiale composito”.
Inoltre, non solo la consulente ha correttamente individuato il problema tecnico, esaminando con attenzione la descrizione del brevetto, ma ha anche chiarito come la convenuta non abbia fornito la prova che i valori rivendicati di spessore degli strati di materiale compostabile generino direttamente un effetto di microondabilità, ritenendo, piuttosto, che “il miglioramento della resistenza del materiale composito a fenomeni di degradazione e deformazione, asseritamente attribuito alla caratteristica in oggetto, sembra esser associato alla caratteristica (non rivendicata in rivendicazione 1) della grammatura compresa tra 80 e 200 g/m2” e che “l'effetto tecnico di miglioramento della rigidezza del materiale composito sia ottenuto principalmente grazie a specifici intervalli di grammatura degli strati compostabili, piuttosto che grazie alla percentuale in peso del materiale compostabile” (pagg. 58, 59 CTU).
Si duole ancora la convenuta di come la dr.SS non abbia chiarito in forza di quale incentivo Per_1
l'esperto del ramo sarebbe stato spinto verso la soluzione brevettata, giungendo alle proprie conclusioni sulla base di una inammissibile valutazione a posteriori.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
La consulente, rispondendo puntualmente a tale osservazione, ha infatti esaminato tutti i documenti anteriori ('EP606, schede tecniche del prodotto , WO'910, WO'063 e Parte_2
WO'564) ribadendo come, sulla base delle conoscenze precedenti, il tecnico del settore sarebbe stato incentivato a giungere alla soluzione brevettata.
Con riguardo alla rivendicazione indipendente 1, ha in particolare chiarito che “il tecnico del settore considererebbe in modo ovvio di usare gli spessori indicati nelle schede tecniche per implementare gli strati compostabili di EP'606. Questo porterebbe dunque il tecnico del settore ad ottenere in modo ovvio la soluzione rivendicata in IT'142”, con la conseguenza che tale rivendicazione deve ritenersi priva di altezza inventiva.
Inoltre, “poiché sia EP'606 considerato da solo che la combinazione dello stesso EP'606 e di una qualsiasi delle schede tecniche sopracitate rendono ovvio il contenuto della rivendicazione 1 di
IT'142 da cui le rivendicazioni 2-4 e 6-8 dipendono, anche il contenuto delle rivendicazioni 2-4 e


6-8 di IT'142 risulta ovvio in vista di EP'606 oppure della sua combinazione con una qualsiasi delle schede tecniche. In altre parole, nessuna di queste rivendicazioni dipendenti presenta ulteriori caratteristiche differenzianti rispetto ad che portano ad un effetto tecnico CP_2 sorprendente”.
Le valutazioni cui è giunta la dr.SS , all'esito di un attento esame delle osservazioni delle Per_1 parti e dei documenti di causa, appaiono immuni da critiche e non vi è dunque ragione per pagina 8 di 17 discostarsene, anche in applicazione del consolidato principio secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve neceSSriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte” (Cass. n. 4356/2024; Cass. n.
10090/2025).
In conclusione, va accolta la domanda attorea di nullità del brevetto oggetto di causa per assenza di attività inventiva.
L'accoglimento della domanda sotto tale profilo assorbe, in applicazione del principio dalla ragione più liquida, l'esame dell'ulteriore profilo di nullità del brevetto per assenza di novità.
Osserva ancora il Collegio come la circostanza che la rivendicazione dipendente n. 5 di IT'142 sia stata ritenuta valida dalla consulente tecnica non rileva nella presente sede, non avendo la convenuta avanzato domanda di limitazione ex art. 79 c.p.i., bensì domanda di conversione in modello di utilità ex art. 76, III comma, c.p.i., su cui infra.


3. Sulla domanda di conversione del brevetto in modello di utilità
Con le note scritte depositate in data 5.9.2024 la convenuta ha formulato domanda di conversione del brevetto ex art. 76, III comma, c.p.c., in forza del quale “il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità”.
E' stato pertanto disposto un supplemento di consulenza tecnica al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposi per un valido modello di utilità.
Anche sul punto le prospettazioni della convenuta sono risultate infondate.
Secondo il disposto dell'art. 82 c.p.i., “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”; l'art. 86 c.p.i. fa poi espresso rinvio delle disposizioni sulle invenzioni industriali anche ai modelli di utilità.
Come chiarito dalla Suprema Corte, mentre l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore (cfr. Cass. n. 21565/2021)
pagina 9 di 17 Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo o una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità
d'impiego.
Come insegna la Suprema Corte, “la caratteristica giuridica del modello di utilità è pure la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente;
pertanto il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore” (Cass. n. 19715/2012) “mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti un incremento di efficienza o di comodità d'impiego”
(Cass. n. 8510/2008).
Proprio in applicazione di tali principi la dr.SS ha escluso che il brevetto presenti i Per_1 CP_1 requisiti di un modello di utilità.
Anche con la propria comparsa conclusionale e con la memoria di replica la convenuta si è limitata ad affermare la, incontestata dall'attrice, possibilità di chiedere la conversione di un brevetto nullo in brevetto di utilità, rinviando alle osservazioni tecniche del proprio consulente di parte, che, tuttavia, sono state puntualmente esaminate dalla dr.SS e dalla steSS Per_1 disattese.
In primo luogo, come rilevato dalla consulente, la convenuta non ha fornito alcuna indicazione su quale sarebbe la particolare efficacia e comodità di applicazione del materiale rivendicato.
Inoltre, pur a voler ritenere che tale particolare comodità o efficacia si riferisca alla
“microondabilità” del materiale, la consulente ha ribadito come “né all'interno di IT'142, né durante
l'esame di merito e nemmeno durante il paSSto contraddittorio, è stato dimostrato in modo convincente come le caratteristiche rivendicate permettano il raggiungimento dell'asserito effetto tecnico o di una asserita particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego” (pag. 4 supplemento CTU); in sostanza “non sono state presentate analisi, prove o ragionamenti credibili
a supporto della microondabilità del materiale rivendicato. La presunta microondabilità viene solamente menzionata nella descrizione di IT'142 ed è stata ripetuta dalla Convenuta, senza alcuna convincente aggiunta di dettaglio o spiegazione, in fase d'esame e di contraddittorio” (pag.
5 supplemento).
pagina 10 di 17 Anche all'esito delle osservazioni svolte dal consulente di parte – che, invero, nonostante dovessero essere limitate al solo supplemento, come disposto con l'ordinanza del 23.9.2024, si sono nuovamente estese alla prima relazione – la dr.SS ha affermato che “il brevetto per Per_1 modello di utilità IT'142 sarebbe da considerarsi invalido sotto il requisito della particolare efficacia
o comodità di applicazione o di impiego ex art. 82 c.p.i.”.
Le argomentazioni svolte dalla consulente appaiono corrette e complete;
ritiene pertanto il
Collegio che debbano essere condivise.
In conclusione, va respinta anche la domanda di conversione del brevetto per cui è causa in un brevetto per modello di utilità, per assenza dei requisiti di cui all'art. 82, I comma, c.p.i.


4. Sulla domanda di concorrenza sleale formulata da parte attrice
4.1. Lamenta parte attrice come si sia resa protagonista di atti di concorrenza sleale ex CP_1 art. 2598 n. 2 c.c.
In particolare, riferisce la come non solo la convenuta le avesse inviato la diffida con cui, Pt_1 nel rivendicare la titolarità di un brevetto da ritenersi invalido, le intimava di non commercializzare un suo prodotto (di cui, peraltro, non forniva alcuna specifica descrizione), ma aveva anche diffuso false notizie presso i clienti della , ingenerando negli stessi la convinzione che Pt_1
l'attrice stesse ponendo in essere atti illeciti di contraffazione.
Ha sul punto prodotto la mail ricevuta in data 15.2.2023, con cui il dr. Controparte_3
importante cliente della , così riferiva: “Vi scriviamo perché in data 15/02/2023
[...] Pt_1 abbiamo ricevuto la visita da parte del Sig Responsabile commerciale e il Sig. Persona_2
Agente di Nell'ambito di tale incontro il Sig. ci ha riferito che Tes_1 Controparte_1 Per_2 [...]
starebbe palesemente violando un brevetto di del 2018 relativo Parte_1 CP_1 al materiale composito multistrato che ci viene da voi fornito con il nome di . Ci è stato Pt_3 inoltre riferito che, a causa di tale violazione, non sarà più in grado di fornirci il prodotto Pt_1
e che, di conseguenza dovremmo interrompere il nostro rapporto commerciale con la vostra società, anche al fine di evitare eventuali provvedimenti da parte di un tribunale. Considerando quanto sopra, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione e vi chiediamo quindi di fornirci la vostra posizione in merito, unitamente alle neceSSrie rassicurazioni in merito alla possibilità che sia in grado di continuare a fornirci il prodotto senza interruzioni” (doc. 15 Pt_1 attrice).
La convenuta non ha contestato che fosse effettivamente avvenuto l'incontro tra e CP_1 [...]
sostenendo, tuttavia, che una sola mail, proveniente da un cliente e non dalla steSS CP_3 parte, non fosse sufficiente a comprovare una condotta concorrenziale illecita.
Le difese della convenuta non possono essere condivise.
pagina 11 di 17 Il fatto che si sia fatta lecito di contattare e incontrare un importante cliente dell'attrice al CP_1 fine di persuaderlo ad interrompere il rapporto commerciale con la steSS, prospettando il compimento di atti di contraffazione da parte della e minacciando iniziative giudiziali, Pt_1 peraltro il tutto prima che inviasse all'attrice la diffida del 14.3.2023, costituisce CP_1 certamente una condotta idonea a determinare il discredito sull'attività altrui, con apprezzamenti denigratori e non improntati alla correttezza professionale, volti ad incidere negativamente sulla reputazione commerciale della controparte (Cass. 31.10.2016 n. 22042).
Che l'iniziativa di abbia ingenerato dei sospetti in è comprovato proprio CP_1 Controparte_3 dalla reazione della cliente che, lo stesso giorno della visita ricevuta da inviava la mail CP_1 alla propria partner commerciale, chiedendo rassicurazioni sulla prosecuzione delle forniture.
A ciò si aggiunga come la paventata contraffazione del brevetto si sia rivelata del tutto CP_1 infondata, attesa la nullità del brevetto stesso, con ciò rendendo ancor meno giustificato il comportamento della convenuta.
Va dunque accolta la domanda attorea di accertamento della concorrenza sleale posta in essere da con riferimento all'episodio sopra descritto. CP_1
4.2. Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. l'attrice ha lamentato ulteriori atti di concorrenza sleale attuati dalla convenuta mediante diffusione di notizie false presso clienti o potenziali nuovi clienti dell'attrice, tra cui e Controparte_4 CP_5
Occorre in proposito rilevare come non solo tali allegazioni siano da ritenersi tardive, avendo l'attrice introdotto dei fatti nuovi solo con la seconda memoria istruttoria, ma, in ogni caso, non vi è prova delle condotte descritte dalla . Pt_1
Aldilà dei capitoli di prova orale formulati sul punto dall'attrice, e correttamente ritenuti inammissibili già dal giudice istruttore in quanto del tutto generici e contenenti delle valutazioni non demandabili ai testi, va rilevato come gli episodi relativi ai rapporti commerciali con
[...] siano ricondotti dalla steSS attrice al 2021, e dunque ben prima dei fatti Controparte_4 di causa;
quanto alla non vi sono in atti elementi per ritenere che la convenuta abbia CP_5 diffuso presso tale società apprezzamenti falsi e denigratori nei confronti dell'attrice.
In conclusione, l'accertamento della concorrenza sleale deve essere limitato alla condotta tenuta dalla convenuta in relazione al cliente Controparte_3


5. Sulla domanda risarcitoria formulata da parte attrice
La sussistenza della violazione di cui all'art. 2598, II comma, c.c., non conduce tuttavia all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della pagina 12 di 17 personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno1evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. 10.7.2023 n. 19551; Cass. n.
21586/2023); ed ancora “il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione della regola della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (cfr. Cass. n. 3811/2020; Trib. Milano sent. n. 4407/2020).
Va poi osservato che la Suprema Corte di CaSSzione ha precisato che se è vero che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, è altrettanto vero che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato (cfr.
Cass. n. 4255/2021; Cass. n. 16283/2009).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova, neppure in via presuntiva, di aver subito un concreto danno, né patrimoniale, né alla propria reputazione commerciale.
La si è invero limitata a sostenere l'esistenza del danno, in quanto “del tutto certo nella Pt_1 sua esistenza” (cfr. anche memoria 6.10.2023 pag. 9), invocandone la liquidazione in via equitativa “quantomeno tenendo conto del costo di una nuova campagna pubblicitaria per
“ricostruire” la propria immagine aziendale sul mercato” (pag. 10 mem. cit.).
La pretesa attorea non può essere accolta.
Tuttavia, non solo l'attrice, su cui gravava il relativo onere, non ha allegato, né tanto meno provato, i presumibili costi di una campagna pubblicitaria (il capitolo di prova formulato sub lett.
“o” della memoria istruttoria “Vero che dal febbraio 2023 e sino ad oggi, Parte_1
ha dovuto impiegare il Sig. e la Dott.SS per la gestione dei
[...] CP_6 CP_7 rapporti con la clientela e, in particolare, per rassicurarli circa la bontà del prodotto “IN-CARTA” e la sua non interferenza con il brevetto di cui è causa, distogliendoli dalle loro abituali mansioni lavorative per almeno 50 ore ciascuno” è evidentemente generico e valutativo), ma neppure risulta che, a causa della visita effettuata da presso l'attrice abbia CP_1 Controparte_3 perso tale cliente.
La Suprema Corte ha chiarito che “ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è neceSSrio che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto pagina 13 di 17 parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato” (Cass. 26.7.2024 n. 20871).
La non ha fornito nessuno di tali parametri. Pt_1
L'accertamento di una sola condotta integrante concorrenza illecita, unitamente all'assenza di elementi che consentano di procedere alla liquidazione del danno conducono dunque al rigetto della domanda risarcitoria, anche in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare” (cfr. in ultimo Cass. Ord. n.188/2025).


6. Sulle restanti sanzioni richieste da parte attrice
6.1. La domanda di inibitoria della prosecuzione delle condotte anticoncorrenziali deve essere accolta ex art. 2599 c.c., essendo stata accertata la violazione, da parte della convenuta, delle regole di correttezza professionale.
Ne consegue anche l'accoglimento della richiesta di applicazione di una penale.
Quanto alla determinazione di tale penale, su cui la steSS attrice non ha preso posizione, ritiene il Collegio congruo indicare in € 500,00 la somma dovuta per ogni nuova violazione.
6.2. Deve invece respingersi la richiesta di pubblicazione della sentenza.
Posto che tale rimedio non può, nella fattispecie in esame, essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 126 c.p.i., non essendo in questione diritti di proprietà industriale dell'attrice, occorre fare riferimento all'art. 2600 c.c., secondo il quale “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza”.
Dal momento che, come sopra accertato, non è stata data prova di un danno sofferto dall'attrice, non sussistono i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza quale rimedio risarcitorio.
In ogni caso, anche laddove si rinvenisse nell'ordine di pubblicazione una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, osserva il Tribunale come l'accertamento, nella presente sede, di un solo episodio di condotta anticoncorrenziale tenuta dalla non CP_1 giustifichi l'adozione della misura invocata, che finirebbe con l'essere eccessivamente sanzionatoria per la convenuta, tenuto anche conto dell'accoglimento della richiesta di inibitoria e della relativa penale.


7. Sulle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta
pagina 14 di 17 La convenuta ha formulato domanda riconvenzionale volta a far accertare la condotta di concorrenza sleale dell'attrice e lo sviamento della clientela.
Tale domanda è destituita di fondamento.
In primo luogo, non può non rilevarsi la estrema genericità e tardività delle doglianze della convenuta: con la comparsa di costituzione si limitava infatti a lamentare di aver subito CP_1
“uno sviamento della clientela a causa del comportamento scorretto della e Pt_1 segnatamente della condotta tenuta in contraffazione del brevetto IT '142 di titolarità della
Società” (pag. 27) - senza in alcun modo specificare quali condotte illecite avesse tenuto l'attrice -
e non depositava la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., provvedendo solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., e dunque tardivamente, a specificare come il prodotto realizzato dalla
[...]
asseritamente in contraffazione, fosse quello denominato AR. Pt_1
L'accertata nullità del brevetto anche quale modello di utilità, esclude in sé la possibilità CP_1 che l'attrice abbia posto in essere atti di contraffazione;
ad abundantiam, va osservato come la dr.SS , sia nella prima relazione tecnica, che nel supplemento di CTU, abbia comunque Per_1 escluso qualsiasi ipotesi di contraffazione da parte del materiale AR.
Quanto alla lamentata concorrenza sleale, la convenuta ha evidenziato come la steSS decisione di parte attrice di promuovere il giudizio in esame, allo scopo di “evitare che la commercializzazione dei propri prodotti poSS essere ostacolata da un brevetto manifestamente nullo e, al contempo, evitare che in forza di tale brevetto, intraprenda iniziative che CP_1 poSSno incidere negativamente su un corretto equilibrio del mercato” (pag. 8 citaz.) costituisca la prova delle condotte illecite dell'attrice.
Tali argomentazioni sono prive di pregio.
Non solo, come visto, l'iniziativa di parte attrice è risultata fondata, ma la commercializzazione di un prodotto avente caratteristiche simili a quelle di altri prodotti presenti sul mercato non costituisce in sé atto di concorrenza sleale.
Solo con la seconda memoria istruttoria ha poi sollevato dei rilievi relativi ad una presunta imitazione servile ad opera del prodotto In-Carta, avanzando così un'allegazione nuova e del tutto tardiva, oltre che in ogni caso smentita dalle risultanze della CTU.
La dr.SS , infatti, all'esito di valutazioni complete e con motivazione immune da vizi logici, Per_1 ha concluso che “Il brevetto per modello di utilità IT'142 sarebbe da considerarsi invalido sotto il requisito della particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego ex art. 82 Cpi e dunque il prodotto AR non sarebbe da considerarsi in interferenza con l'ambito di tutela di tale brevetto per modello di utilità” (pag. 14 supplemento CTU).
pagina 15 di 17 Anche con riferimento alla rivendicazione n. 5, unica dotata di validità secondo il CTU, la steSS convenuta ha riconosciuto l'assenza di interferenza del prodotto AR (cfr. pag. 13 CTU).
Va infine rilevato come la lamentata contrazione di fatturato, dovuta, nella tesi della convenuta, alla commercializzazione da parte dell'attrice di prodotti costituenti un'imitazione servile, costituisca una circostanza allegata tardivamente (solo con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.) e priva di qualsiasi riscontro probarorio, non potendosi sul punto attribuire alcun rilievo alla documentazione prodotta dalla convenuta, costituita da meri prospetti riepilogativi dalla steSS predisposti.
In conclusione, devono respingersi le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, ivi inclusa quella risarcitoria, non essendovi prova di condotte di concorrenza sleale perpetrate ai suoi danni da parte dell'attrice.
Le motivazioni sopra esposte e la completezza e correttezza degli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica rendono superflue le istanze istruttorie rinnovate dalle parti.


8. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, della prevalente soccombenza della convenuta e considerato altresì il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di 1/4, con condanna della convenuta a rimborsare alla i restanti tre quarti. Pt_1
Dette spese si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, in misura compresa tra i valori medi e quelli massimi (per un totale di € 16.000,00), dovendosi ritenere eccessiva la richiesta di applicazione dei parametri massimi come indicato dall'attrice nella propria nota spese.
Tenuto inoltre conto dell'integrale soccombenza della convenuta rispetto alla validità del brevetto
Sacchital, le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a suo carico.
Quanto alle spese sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, che l'attrice ha quantificato in € 20.800,00 (cfr. nota spese del 14.5.2025), deve trovare applicazione il principio secondo cui esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 26729/2024).
Considerata la somma complessivamente liquidata alla dr.SS per la relazione e il Per_1 supplemento (totale € 11.667,92, oltre oneri di legge) e non ravvisandosi nell'attività svolta dalla consulente tecnica di parte attrice un'attività che giustifichi un compenso molto più elevato di pagina 16 di 17 quello riconosciuto alla CTU, ritiene il Collegio che sia congruo liquidare in complessi € 10.000,00 le spese di consulenza tecnica di parte da porre a carico della convenuta.


P.Q.M.


Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara la nullità del brevetto italiano n. 102018000006142, depositato da in data Controparte_1
8 giugno 2018, dal titolo «materiale composito multistrato»; dichiara la nullità del predetto brevetto quale modello di utilità e per l'effetto respinge la domanda formulata dalla convenuta di conversione del brevetto in modello di utilità; dichiara che la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività dell'attrice, effettuata dalla convenuta a costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell'attrice, ex Controparte_3 art. 2598, II comma, c.c.; inibisce a di proseguire nella diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e Controparte_1 sull'attività dell'attrice idonee a determinarne il discredito;
dispone la penale di € 500,00 per ogni nuova violazione della presente inibitoria;
respinge la domanda di risarcimento danni e di pubblicazione della sentenza formulata dall'attrice; respinge tutte le domande formulate dalla convenuta;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4; condanna a rimborsare a i restanti tre quarti Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida, quanto ai tre quarti, in complessivi € 12.000,00 per compenso ed €
797,25 per anticipazioni, oltre ad € 10.000,00 per spese di consulenza tecnica di parte, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone definitivamente le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, a carico esclusivo di nei soli rapporti interni tra le parti;
Controparte_1 dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Così deciso in Torino, in data 27.6.2025, secondo la composizione del Collegio del 6.6.2025.
IL PRESIDENTE
Dr.SS Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.SS Marisa GALLO
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