N. R.G. 1257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel/est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12572023, trattenuta in decisione alla udienza del
19/06/2025, scaduti in data 08/10/2025 i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia) e promossa da:
C.F. e P. IVA ), con sede legale in via Pizzoli n. 3, Calderara di Reno (BO), Parte_1 P.IVA_1
fraz. Bargellino, in persona del presidente del suo consiglio di amministrazione e legale rappresentante signor rappresentata e difesa, in forza di procura speciale unita al Parte_2
presente atto, dagli avvocati Paolo Creta (C.F. , pec C.F._1
), SA NZ (C.F. , pec Email_1 C.F._2
, Francesco IC (C.F. , pec Email_2 C.F._3
, SA OT (C.F. pec Email_3 C.F._4
e LU RI (C.F. , pec Email_4 C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo CRETA, nel Email_5
domicilio digitale di quest'ultimo all'indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
-attore-
CONTRO
pagina 1 di 31 (C.F. – n. REA FM-202650) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante signor con sede ad Altidona, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avvocato Roberto Lupetti del Foro di Fermo (C.F. - PEC C.F._6
giusta delega depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta Email_6
depositata in data 27/05/2023 e ai fini di questo giudizio elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, in via Correggio 3B, Porto San Giorgio (63822 FM) fax 0734673708 – PEC
Email_6
-convenuta-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._7
residente in [...], Altidona (FM), già titolare dell'impresa individuale BRUNOPLAST DI
ELEUTERI BRUNO, corrente (fino alla cessazione) in via Adige n. 13, Altidona (FM) e domiciliato, in relazione alla richiamata frazione italiana del brevetto EP 2549030, a Jesi (AN), in viale Cavallotti n. 13,
presso Ing. Claudio Baldi s.r.l.;
-convenuto contumace-
OGGETTO: “azione di nullità di frazione italiana di brevetto europeo”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 19/06/2025 dinanzi al GI il procuratore di parte attrice – unico presente- ha rassegnato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/02/2023 la società conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
e il sig. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
[...] Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, nel merito, in via
principale, - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la migliore formula, con ogni relativa conseguenza, la
Co nullità (totale o parziale) della frazione italiana del brevetto 2549030, attualmente risultante di titolarità di
Co
concesso il 12 novembre 2014 in esito alla domanda n. Controparte_1
12175191.1 depositata il 5 luglio 2012, regolarizzato in Italia in data 16 gennaio 2015, in quanto carente di tutti
i requisiti di tutelabilità e/o validità previsti dalla legge;
in ogni caso, - condannare i convenuti alla integrale
rifusione di spese e compensi di lite (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge” (cfr.
conclusioni rassegnate in citazione). pagina 2 di 31 In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società attrice deduceva che:
- La società convenuta (nel seguito anche solo Controparte_1
“ ) risultava annotata nel registro brevetti quale titolare del brevetto europeo EP CP_1
2549030 avente ad oggetto un “Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione” (brevetto concesso il 12 novembre 2014 su domanda n. 12175191.1. depositata il 5 luglio 2012 e validato in Italia tramite il deposito innanzi all'UIBM, il 16 gennaio 2015, della relativa traduzione in lingua italiana, doc. 4 e doc. 5);
- la frazione italiana del richiamato brevetto EP 2549030 (nel seguito, anche solo “EP '030) era affetta da nullità per insussistenza dei requisiti di validità previsti dalla legge,
- Era stato convenuto in giudizio anche il signor già titolare della ditta CP_2
individuale di EL UN (che risultava cessata il 27 aprile 2017 come da visura CP_1
camerale prodotta sub doc. 6), che era annotato nel registro brevetti quale precedente titolare di detto brevetto, di cui risulta trascritta in data 31 maggio 2018 una “cessione” in favore di
(cfr. estratto UIBM relativo alla trascrizione della Controparte_1
“cessione”, doc. 7);
- aveva contestato alla società attrice la violazione della frazione italiana di EP '030 CP_1
ad opera del dispositivo livellante “Click” della linea “Posa Facile” commercializzato da promuovendo iniziative in sede penale nei confronti del legale rappresentante Pt_1
dell'esponente.
- Tali iniziative avversarie erano del tutto infondate e strumentali, anche in quanto fondate su un titolo all'evidenza privo dei requisiti di brevettabilità richiesti dalla legge;

- la relativa materia tecnica risultava integralmente anticipata da numerose anteriorità,
brevettuali e di fatto.
- La società impresa operante nel medesimo settore di aveva un interesse ex Pt_1 CP_1
art. 122 c.p.i all'esercizio dell'azione di nullità per non essere ostacolata nella propria attività
d'impresa dalla presenza di un titolo ritenuto nullo posto che, come è pacificamente riconosciuto (sul punto, cfr. ex multis Trib. Milano, sez. spec. 11 giugno 2014, n. 7708 in banca dati Darts Ip. Negli stessi termini anche Trib. Bologna sez. spec. 12 settembre 2008, in Giur.
Ann. Dir. Ind. 2009, 1, 478);
- Il brevetto per cui è causa tutelava la seguente asserita invenzione, come descritta nella rivendicazione 1 (unica indipendente): “Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle pagina 3 di 31 comprendente i seguenti componenti di una struttura monolitica realizzata per stampaggio di materiali
plastici: una basetta (1) atta a supportare porzioni due o più piastrelle (P) giacenti su essa;
una lamella
verticale (10) che sporge centralmente dalla base (1) atta ad essere alloggiata in una fuga (F) ottenuta fra
due o più piastrelle adiacenti (P); uno stelo filettato (11) supportato in sommità da detta lamella
verticale (10); una manopola (2) consistente in una calotta cilindrica (20) provvista, a partire dalla
propria parete di chiusura superiore (20a), di un condotto cilindrico centrale (24), con pareti interne
filettate, atto ad accogliere esattamente, realizzando con esso un accoppiamento elicoidale, detto stelo
filettato (11) previsto alla sommità della anzidetta basetta (1), caratterizzato per il fatto che detta lamella
verticale (10) è collegata al fondo di detta base (1) mediante un'estremità inferiore (10b) con sezione
ridotta atta a fungere da linea di rottura In estrema sintesi, il brevetto tutela un prodotto livellante che
può essere inserito sotto una piastrella già posata (in modo che una piccola parte della sua base si infili a
contatto con la colla sottostante la piastrella stessa); successivamente viene posata un'altra piastrella,
appoggiata sull'altra porzione della base del livellante. A quel punto, sull'asta verticale filettata
(indicata col n. 11 nel disegno), che è collocata sopra la lamella (indicata con il n 10), la quale è unita
alla base del livellante (1), viene avvitata una manopola (indicata con il n. 2), fino a quando essa
raggiungere la superficie delle piastrelle. 14. Detta manopola viene quindi avvitata e serrata con forza,
comprimendola sulla superficie delle piastrelle adiacenti tra loro, in modo che esse vengano “costrette” a
disporsi sul medesimo livello. 15. Terminata la posa, è quindi possibile svitare e asportare la manopola e
spezzare la lamella filettata, in modo da rimuoverla agevolmente e senza che ne rimanga traccia visibile
sulla superficie delle piastrelle. Ciò è reso possibile dal fatto che detta lamella filettata, che sporge al di
sopra delle piastrelle, presenta una riduzione della sua sezione, in prossimità della base del livellante, che
funge da linea di frattura: ciò che consente di spezzare la lamella, lungo la richiamata linea di rottura,
semplicemente esercitando una decisa pressione contro la lamella.”;
- diversi anni prima della data di deposito del brevetto per cui è causa, la soluzione appena descritta (vale a dire una soluzione per la posa consistente di un elemento livellante conformato come una lamella filettata caratterizzata da una riduzione della sua sezione in prossimità della base fungente da linea di frattura) era ben nota, comune e diffusa nel settore;

- era stato infatti possibile reperire numerose anteriorità (sia brevettuali che di fatto), che, sia considerate singolarmente, sia lette in combinazione tra di loro, tutelavano le stesse identiche caratteristiche ed insegnavano la medesima soluzione tecnica di cui al richiamato brevetto, che,
pagina 4 di 31 quindi, risultava privo dei necessari requisiti di brevettabilità, fra l'altro sia sotto il profilo della novità che sotto quello dell'altezza inventiva.
- Bastava considerare (e pur con ogni riserva di ogni ulteriore allegazione e deduzione nel prosieguo) le seguenti anteriorità:
- D1) US 8635815 (doc. 8);
- D2) EP 2330261 (doc. 9)
- D3) WO 2009022359 (doc. 10);
- D4) WO 2006091606 (doc. 11);
- D5) CA 2784633 (doc. 12);
- D6) AU 2011203224 (doc. 13);
- D7) EP 2241702 (doc. 14).
- sia il documento D1 che il documento D2 (che, riproducevano tutti gli elementi della rivendicazione 1 del brevetto EP '030 contestato, anticipandone integralmente la materia tecnica) non erano stati reperiti dall'esaminatore europeo nel contesto della procedura amministrativa di concessione del brevetto avversario;

- per cui era ragionevole ritenere che qualora l'esaminatore europeo li avesse individuati, non avrebbe concesso il brevetto.
- Il documento D1 (cfr. doc. 8) mostrava - come risulta evidente ictu oculi anche già solo dall'esame delle relative figure 6 e 9 riportate - un dispositivo per la posa di piastrelle che presentava tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto contestato: aveva infatti ad oggetto un dispositivo per la posa di piastrelle dotato di una manopola avente un condotto centrale cilindrico avvitabile su uno stelo, il quale era dotato di una lamella verticale avente una estremità a sezione ridotta con la base;

- La descrizione di D1 confermava altresì, alla colonna 3 righe 64-66, che la sezione ristretta 214c
(visibile, ad esempio, nella figura 9 sopra riportata) definiva una zona di rottura (“breakage point”);
- Era evidente come D1 descriveva tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP '030, ivi compresa la presenza di un'aletta verticale avente una estremità a sezione ridotta.
- La rivendicazione indipendente 1 del brevetto contestato era quindi, anche già solo in forza della suddetta anteriorità, del tutto priva del requisito della novità.
pagina 5 di 31 - Lo stesso poteva dirsi anche del documento anteriore EP 2330261 (D2 - cfr. doc. 9) che, del pari,
non era stato considerato dall'esaminatore europeo, e che parimenti tutelava una soluzione che presenta vatutte le caratteristiche oggetto della pretesa invenzione di CP_1
- Il documento anteriore D2 aveva infatti ad oggetto un dispositivo per la posa di piastrelle con un restringimento di sezione, evidente dalla seguente figura (nella quale è evidenziato in un cerchio rosso) in corrispondenza della parte terminale del gambo, oltre che una manopola dotata di una parete di chiusura superiore da cui si diparte una madrevite avvitabile sullo stelo filettato;

- Anche D2, quindi, insegnava tutte le caratteristiche oggetto della pretesa invenzione di come risultava immediatamente evidente anche solo sulla base delle immagini CP_1
esemplificative riprodotte;

- numerose imprese del settore già realizzavano e commercializzavano dispositivi livellanti che anticipano le caratteristiche del brevetto per cui è causa, e la stessa impresa individuale aveva realizzato, offerto in vendita, promosso e commercializzato (e, quindi, CP_1
predivulgato) dispositivi livellanti che riproducevano le caratteristiche successivamente fatte oggetto dell'invalido brevetto per cui è causa.
- in ogni caso, l'utilizzo, nel contesto di sistemi per la posa in opera di piastrelle, di sezioni di collegamento con la base degli stessi aventi sezioni ridotte e/o vere e proprie zone di rottura,
per facilitare la rimozione di eventuali residui del sistema una volta posate le piastrelle (che,
come anticipato, rappresentava l'elemento caratterizzante della rivendicazione 1 del brevetto contestato: “caratterizzato per il fatto che detta lamella verticale (10) è collegata al fondo di detta base (1) mediante un'estremità inferiore (10b) con sezione ridotta atta a fungere da linea di rottura”) rappresentava una soluzione tecnica ben nota nel settore
- Solo per fare alcuni esempi, l'anteriorità WO 2009022359 (D3, cfr. doc. 10) mostrava un dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle che mostrava una porzione 4 a sezione ridotta fra lo stelo e la base. In buona sostanza, lo stelo aveva una porzione a sezione ridotta
(evidenziata in rosso nelle immagini riportate) di collegamento con le alette 2:
- Anche il documento anteriore WO 2006091606 (D4, cfr. doc. 11) mostrava uno stelo 14 con una zona 16 di rottura a sezione ridotta (sempre in rosso nell'immagine di seguito riportata), in corrispondenza dell'estremità dello stelo stesso.
pagina 6 di 31 - CA 2784633 (D5, cfr. doc. 12) mostrava, del pari, un dispositivo per la posa di piastrelle avente una sezione 18 ridotta (indicata in rosso nella seguente immagine di cui alla pag. 11);
- Analogamente, anche i documenti brevettuali AU 2011203224 (D6) e EP 2241702 (D7) (cfr.
docc. 13 e 14) mostravano dispositivi posa piastrelle dotati di alette verticali dotate di una estremità a sezione ridotta (indicata in rosso nelle immagini di riportate sempre alla pag. 11);
- era quindi evidente, anche già solo sulla base di un esame delle anteriorità sopra richiamate (e pur con riserva di ogni ulteriore allegazione e produzione), che il concetto di un'aletta dotata di una zona di indebolimento (così come il concetto di uno stelo con manopola in avvitamento e zona di indebolimento) erano anteriormente già noti da numerosi documenti brevettuali (e non), e pacificamente acquisiti all'arte nota rilevante.
- Pertanto, la rivendicazione 1 del brevetto anche già solo alla luce dei CP_1
documenti D3-D7, non era certamente dotata neppure del requisito dell'attività inventiva che,
come noto, richiedeva una soluzione non banale ad un problema tecnico, poiché il prodotto secondo la rivendicazione 1 di EP '030 era, a tutto voler concedere, la mera combinazione (non inventiva) di aspetti oggetto di numerose anteriorità, sia brevettuali che di fatto (cfr. atto di citazione a cui si rinvia integralmente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/05/2023 si costituiva in giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante sig. rassegnando le Controparte_1 Controparte_1
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza,
respingere le domande proposte dalla poiché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, condannare Parte_1
la a rifondere alla spese, diritti e onorari del presente Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
giudizio oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA come per legge”.
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società convenuta deduceva che:
- La fondata dal sig. (inventore) era un'impresa attiva da CP_1 CP_2
quarant'anni che aveva maturato un'elevata specializzazione nel campo delle attrezzature e dispositivi per la posa di piastrelle per pavimenti e per l'edilizia in generale.
- La era una concorrente diretta della la quale, a seguito di querela Parte_1 CP_1
presentata dalla e all'esito delle indagini, era stata rinviata a giudizio avanti al CP_1
Tribunale di Bologna per contraffazione del Parte_3
pagina 7 di 31 - Infatti da alcuni anni la stava producendo e commercializzando il dispositivo Parte_1
denominato “Posa Facile Click”, che interferiva con l'ambito di tutela del Parte_3
Pertanto la presente causa, più che rispondere all'esigenza di preservare la libertà d'impresa della appariva finalizzata a tentare di rimuovere un brevetto europeo concesso che Parte_1
la stessa sta tuttora violando. Parte_1
- La domanda di brevetto europeo da cui era originato il brevetto EP2540030B1 era stata depositata il 05-07-2012 (doc. 1) e rivendicava la priorità italiana MC2011U000016 del 19-07-
2011 (doc . 2).
- Il brevetto europeo EP2549030B1 era stato concesso il 12-11-2014.
- Tale brevetto europeo era stato convalidato in Italia (doc. 3) e la relativa annualità per 11° anno era stata regolarmente pagata.
- La domanda di brevetto europeo EP2549030A1, come originariamente depositata, aveva ricevuto un rapporto di ricerca con opinione di brevettabilità;
- Il rapporto di ricerca citava alcuni documenti anteriori. Dopo un approfondito esame di merito il era stato concesso. Parte_3
- Il riguardava un dispositivo per posa in opera di piastrelle da Parte_3
pavimentazione.
- Tale brevetto era stato impostato considerando come prior art il brevetto anteriore
IT0001334260 di cui venivano riportate alla pag. 3 due figure.
- Il brevetto anteriore IT0001334260 descriveva un dispositivo per la posa di piastrelle che comprendeva un piastrino con due nervature a croce ed un archetto a cuneo che si montava sul piastrino.
- Indubbiamente tale dispositivo risultava complesso, poco affidabile e di difficile utilizzo.
Quindi il problema tecnico oggettivo da risolvere era quello di progettare un dispositivo che fosse meno complesso e più affidabile rispetto a quello di IT0001334260 e anche che consentisse un più semplice utilizzo da parte dell'operatore.
Tale problema tecnico era stato risolto nel brevetto ideando un dispositivo CP_1
(mostrato nella figura di lato) che comprendeva una base (1), u n a l a m e l l a ( 1 0 ) c h e s p o r g e verticalmente dalla base, uno stelo filettato (11) che sporgeva verticalmente dalla lamella ed una manopola (2) che si avvitava sullo stelo filettato.
pagina 8 di 31 Nel rapporto di ricerca europeo era stato citato il documento anteriore D1 WO2009/022359
( ) (cfr. doc. 10 che descriveva un dispositivo per la posa di piastrelle che Per_1 Pt_1
comprendeva una base (1), una lamella (2), uno stelo (3) ed una manopola (5) che si avvitava nello stelo. Tuttavia, in la lamella (2) era collegata solidalmente alla base (1) e non si Per_1
doveva staccare dalla base. Non vi erano punti di rottura tra la lamella (2) e la base (1).
- Il dispositivo di D1 aveva un punto di rottura (4) tra lamella (2) e stelo (3) per staccare lo stelo dalla lamella.
- Pertanto durante l'esame europeo la rivendicazione 1 della domanda di Parte_3
era stata emendata specificando che: “detta lamella verticale (10) e collegata al fondo di detta base
(1) mediante un'estremità inferiore (10b) con sezione ridotta atta a fungere da linea di rottura” ;
- In questo modo la rivendicazione 1 era stata resa nuova rispetto a D1 ( ). Per_1
- L'attività inventiva di tale caratteristica era stata esaustivamente argomentata nella replica e quindi il brevetto europeo era stato concesso con la seguente rivendicazione indipendente
“Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle comprendente i seguenti componenti di una
struttura monolitica realizzata per stampaggio di materiali plastici: - una basetta (1) atta a supportare
porzioni di due o più piastrelle (P) giacenti su essa;
- una lamella verticale (10) che sporge centralmente
dalla base (1) atta ad essere alloggiata in una fuga (F) ottenuta tra due o piu piastrelle adiacenti (P); -
uno stelo filettato (11) supportato in sommità da detta lamella verticale (10); - una manopola (2)
consistente in una calotta cilindrica (20) provvista, a partire dalla propria parete di chiusura superiore
(20a), di un condotto cilindrico centrale (24), con pareti interne filettate, atto ad accogliere esattamente,
realizzando con esso un accoppiamento elicoidale, detto stelo filettato (11) previsto alla sommità
dell'anzidetta basetta (1), caratterizzato dal fatto che detta lamella verticale (10) e collegata al fondo di
detta base (1) mediante un'estremità inferiore (10b) con sezione ridotta atta a fungere da linea di
rottura”;
- Come è ben noto, l'ambito di tutela del brevetto era dato dalla rivendicazione CP_1
indipendente 1 come è stata concessa il cui testo era il seguente: “

1. Dispositivo per la corretta
posa in opera di piastrelle comprendente i seguenti componenti di una struttura monolitica realizzata
per stampaggio di materiali plastici: (A) una basetta (1) (evidenziata in giallo) atta a supportare porzioni
di due o piu' piastrelle (P) (evidenziate in arancio) giacenti su essa;
(B) una lamella verticale (10)
(evidenziata in fucsia) che sporge centralmente dalla base (1) atta ad essere alloggiata in una fuga (F)
ottenuta tra due o piu' piastrelle adiacenti (P); (C) uno stelo filettato (11) (evidenziato in blu) pagina 9 di 31 supportato in sommità da detta lamella verticale (10); (D) una manopola (2) (evidenziata in verde)
consistente in una calotta cilindrica (20) provvista, a partire dalla propria parete di chiusura superiore
(20a), di un condotto cilindrico centrale (24), con pareti interne filettate, atto ad accogliere esattamente,
realizzando con esso un accoppiamento elicoidale, detto stelo filettato (11) previsto alla sommità
dell'anzidetta basetta (1), (E) la lamella verticale (10) e collegata al fondo di detta base (1) mediante
un'estremità inferiore (10b) con sezione ridotta (evidenziata in rosso) atta a fungere da linea di rottura.
- Il documento US8635815 (Progress Profiles) non costituiva un'anteriorità opponibile al
Parte_3
- Era, infatti, agevole rilevare che US8635815 era un brevetto del 19-09-2012 che rivendicava una priorità italiana del 20-09-2011, cioè di data successiva a quella della domanda di modello di utilità n. MC2011U000016 del 19-07- 2011 (doc. 2) che costituiva la priorità italiana rivendicata dal Parte_3
- Ecco spiegato il motivo per cui il documento US8635815 (Progress Profiles) non era stato citato nel rapporto di ricerca dell'EPO: US8635815 non faceva parte della tecnica nota prima del 19-
07-2011 (art. 46 CPI) e quindi non poteva essere preso in considerazione ai fini della valutazione della validità del Parte_3
- Il l rispetto all'anteriorità EP2330261 (NG) (doc. 9 indicato come Parte_3 Pt_1
D2) era dotato di novità e di inventiva;

- Come si vedeva dalle figure di cui alla pag. 8, NG descriveva un dispositivo per la posa di piastrelle che comprendeva: - una base (7) (evidenziata in giallo) atta a supportare porzioni di due o più piastrelle (4, 5) (evidenziate in arancio) uno stelo (8) (evidenziato in blu) che si estendeva dalla base (7), attraversa la fuga (6) tra le piastrelle e sporgeva superiormente dalle piastrelle, - un elemento di fissaggio (3) (evidenziato in verde) disposto sulle piastrelle (4, 5) e provvisto di un foro (15) attraversato dallo stelo (8), - lo stelo (8) aveva un indebolimento (9)
(evidenziato in rosso) disposto vicino alla base (7). Lo stelo (8) presentava una sezione trasversale costante per l'intera sua altezza (H1 + H2), rettangolare preferibilmente, avente un lato maggiore (L2) di mm.2 ed un lato minore (B2) di mm.1, in cui il lato maggiore (L2)
corrisponde alla larghezza desiderata della fuga (6) . L'elemento di fissaggio (3) aveva un foro
(15) identico alla sezione rettangolare dello stelo (8) in maniera tale che detto stelo (8) potesse essere infilata esattamente e scorrere all'interno del foro (15) dell'elemento di fissaggio (3). La
sezione di forma rettangolare del foro (15) e dello stelo (8) era condizione sine qua non per pagina 10 di 31 poter trasmettere un moto rotazionale allo stelo (8) nel momento in cui l'elemento di fissaggio veniva trascinato in rotazione attorno all'asse longitudinale (14) dello stelo (8).
- nel testo della descrizione si ribadiva più volte che per determinare il collasso forzato del punto di indebolimento (9) dello stelo (8), quest'ultimo deve essere sottoposto ad una sollecitazione torsionale attorno al proprio asse longitudinale.
- era pur vero che NG descriveva varie forme di realizzazione del dispositivo, tra cui la possibilità che lo stelo (8) fosse filettato e l'elemento di fissaggio (3) avesse un foro filettato per avvitarsi sullo stelo, in modo che il punto di indebolimento (9) dello stelo (8) si rompeva per sovra-avvitamento
- Questa variante, tuttavia, sembrava essere sconveniente e sconsigliabile dal momento che non consentiva di attuare la rottura di detto punto di indebolimento secondo le modalità operative sopra indicate.
- era, infatti, lo stesso estensore del brevetto NG a sottolineare che, laddove lo stelo (8) fosse filettato, sarebbe stata necessaria una manipolazione delicata per evitare il rischio che durante l'avvitamento dell'elemento di fissaggio finalizzato ad allineare le piastrelle potesse intervenire un sovra-serraggio capace di determinare la prematura rottura del punto di indebolimento;

- Il documento NG non descriveva né tanto meno suggeriva la previsione di una lamella tra lo stelo (8) e la base (7). La fig. 2 del documento NG mostrava chiaramente che le dimensioni a (L2, B2) della sezione rettangolare dello stelo restavano costanti per tutta la lunghezza dello stelo, ad eccezione di un punto di indebolimento (9), avente sezione ridotta,
dislocato lungo il tratto inferiore (H2) dello stelo (8).
- Quindi indubbiamente NG non descriveva una lamella, interposta fra la base (7) e lo stelo
(8) ed avente sezione rettangolare di dimensioni differenti da quelle dello stelo (8).
- Quindi il documento NG non descriveva le caratteristiche (B), (C) ed (E) della rivendicazione 1 del brevetto cioè non descriveva né una lamella, né uno stelo CP_1
supportato da una lamella, né tanto meno una sezione ridotta della lamella che la collega alla base1
- Quindi la rivendicazione 1 del brevetto era nuova rispetto a NG. CP_1
- Considerando NG come arte nota più prossima bisognava notare che NG non descriveva alcuna lamella collegata alla base e destinata ad insediarsi in una fuga tra due piastrelle adiacenti. pagina 11 di 31 - I problemi tecnici del dispositivo descritto in NG erano invece stati risolti dal dispositivo descritto nella rivendicazione 1 del quindi la rivendicazione 1 del Parte_3
era inventiva rispetto a NG. Parte_3
- Riguardo all'anteriorità WO2009/023359 ( ) (cfr. doc. 10 non era vero che Per_1 Pt_1
l'anteriorità mostrava una sezione ridotta tra lo stelo e la base. Al contrario Per_1
l'anteriorità mostrava una lamella collegata solidalmente alla base, non c'erano Per_1
punti di rottura tra la lamella e la base. Il dispositivo di aveva invece un punto di Per_1
rottura tra lamella e stelo, per staccare lo stelo dalla lamella.
- Riguardo all'anteriorità WO2006/091606 (cfr. doc. 11 esso al pari di mostrava Pt_1 CP_4
un'asta di tipo a cremagliera con una sezione ridotta che generava una linea di rottura, senza una lamella interposta tra l'asta e la base.
- Di conseguenza tale documento non anticipava in nessun modo la soluzione della rivendicazione 1 CP_1
- Ancor più distanti dal concetto inventivo del erano i documenti Parte_3
CA2784633 (cfr. doc. 12 e AU2011203224 (cfr. doc. 13 . Pt_1 Pt_1
- Tali documenti non anticipavano in nessun modo la soluzione della rivendicazione 1
CP_1
- Identica conclusione valeva, infine, riguardo all'anteriorità EP2241702 (cfr. doc. 14 . Pt_1
- Si trattava di un documento citato durante l'esame europeo di che era stato CP_1
classificato nella categoria “Y” per l'apprezzamento dell'attività inventiva limitatamente alla rivendicazione dipendente 8 del brevetto CP_1
- La rivendicazione 8 era relativa al fatto che la calotta aveva una flangia che premeva sulle piastrelle.
- Risultava -quindi- confutata la tesi secondo cui EP2241702 insegnava le caratteristiche della rivendicazione 1 (come illustrate nel capitolo 3 della presente comparsa). CP_1
- Riepilogando: la domanda di nullità del proposta dalla si basava in Parte_3 Pt_1
primo luogo su una “non anteriorità” vale a dire il documento US8635815 Progress Profile (cfr.
all. 8 di parte attrice) e poi su ulteriori sei documenti che manifestamente non mostravano né
suggerivano le caratteristiche rivendicate dal e perciò non erano in grado Parte_3
di privarlo di novità estrinseca e intrinseca.
pagina 12 di 31 - Viceversa proprio la totale diversità delle caratteristiche mostrate nei documenti allegati da controparte rafforzava la presunzione di validità del conducendo, Parte_3
ineluttabilmente, a ritenere infondata e pretestuosa la domanda formulata dalla Parte_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta a cui si rinvia).
Il sig. non si costituiva in proprio (nonostante la ritualità della notificazione CP_2
perfezionatasi in data 03/03/2023 come da relativa cartolina depositata dalla difesa attorea in data
19/06/2023).
La causa veniva assegnata quale G.I. al dott. Marani il quale alla prima udienza del 20/06/2023
dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma CP_2
VI c.p.c. come richiesto.
Con la memoria depositata ex art. 183 comma V n. 1 c.p.c. la difesa di parte attrice dava atto che la convenuta in data 19 giugno 2023, aveva formalizzato innanzi all un'istanza ex art. CP_1 CP_5
79 C.P.I. di limitazione della frazione italiana del brevetto EP '030 oggetto di causa.
L'istanza risultava pendente, come emergeva dall'estratto della banca dati UIBM di cui al doc. 15.
Evidenziava, quindi, che “il brevetto EP '030 per cui è causa, anche come oggetto dell'istanza di limitazione
proposta da risulta anch'esso nullo, tra l'altro per le stesse argomentazioni tecniche (da intendersi CP_1
qui riproposte e ritrascritte) già fatte valere in relazione al brevetto come originariamente concesso, oltre che per
violazione degli artt. 76, comma 3, lett. c e 79, n. 3, C.P.I., presentando fra l'altro un contenuto che va oltre
quello della domanda iniziale, di cui si tenta indebitamente di estendere la protezione. A ciò aggiungasi che la
limitazione formulata dalla società convenuta determina fra l'altro una mancanza di chiarezza nella descrizione
dell'invenzione, rilevante anche ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b, C.P.I.”.
Pertanto rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni
contraria domanda, istanza od eccezione, e previo in ogni caso ogni accertamento o declaratoria di legge nel
merito, in via principale, - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la migliore formula, con ogni relativa
conseguenza, la nullità (totale o parziale) della frazione italiana del brevetto EP 2549030, attualmente risultante
di titolarità di concesso il 12 novembre 2014 in esito alla domanda n. Controparte_1
EP 12175191.1 depositata il 5 luglio 2012, regolarizzato in Italia in data 16 gennaio 2015, in conseguenza della
proposizione da parte di in data 19 giugno 2023, di istanza di limitazione di detta frazione italiana CP_1
del brevetto europeo EP 2549030, e/o in ogni caso in quanto carente di tutti i requisiti di tutelabilità e/o validità
previsti dalla legge;
per l'ipotesi di accoglimento dell'istanza di limitazione proposta da innanzi CP_1
pagina 13 di 31 all in data 19 giugno 2023, altresì - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la migliore formula, CP_5
con ogni relativa conseguenza, la nullità (totale o parziale) della frazione italiana del brevetto EP 2549030 come
limitato, in quanto carente di tutti i requisiti di tutelabilità e/o validità previsti dalla legge (ivi inclusi quelli di
cui all'art. 79, n. 3 e 76, comma 1, lett. c, C.P.I. e quelli di cui all'art. 76, comma 1, lett. b, C.P.I.); in ogni caso, -
condannare i convenuti alla integrale rifusione di spese e compensi di lite (oltre al rimborso delle spese generali),
nella misura massima di legge” (cfr. memoria depositata ex art. 183 comma VI n 1 c.p.c. in data
05/10/2023).
Nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa della convenuta nulla deduceva in ordine alla istanza di limitazione e confermava le conclusioni rassegnate in comparsa;
eccepiva invece la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. posto che l'attrice nulla aveva dedotto con riferimento all'eccezione di non rivendicabilità della priorità italiana n. MC2011U000016 e quindi con essa alla domanda di nullità del brevetto CP_1
Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in data 06/11/2023 la difesa attorea deduceva che “nelle more, risulta che l'istanza di limitazione del brevetto per cui è causa, formalizzata
da il 19 giugno 2023 (di cui controparte non ha sorprendentemente fatto menzione neppure nella CP_1
propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.), risulta essere stata accolta il 10 ottobre 2023 (cfr. istanza di
limitazione doc. 20, ed estratto Banca dati UIBM in data 6 novembre 2023 che riporta il relativo CP_1
accoglimento, doc. 21). Come anticipato, in conseguenza dell'intervenuta limitazione, il brevetto come
originariamente concesso deve intendersi rinunciato e quindi, con riferimento all'originario preteso ambito di
tutela, nullo. Da ciò non potrà che derivare, di per sé, l'accoglimento della domanda proposta dall'esponente con
riferimento al brevetto per cui è causa come originariamente concesso. Ciò doverosamente chiarito, si ribadisce
che, come anticipato e come verrà ulteriormente evidenziato (anche, occorrendo, in sede di consulenza tecnica) il
brevetto per cui è causa risulta nullo anche come limitato, tra l'altro per le stesse argomentazioni tecniche (da
intendersi qui riproposte e ritrascritte) già fatte valere in relazione al brevetto come originariamente concesso”;
contestava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e le ulteriori argomentazioni di parte convenuta e precisava che “la carenza di validità del brevetto contestato è emersa all'esito di diversi altri procedimenti che
hanno interessato il richiamato brevetto europeo (o frazioni nazionali del medesimo). Ad esempio, come ben noto
alla convenuta, la Corte d'Appello di RC, con sentenza emessa in data 23 luglio 2019 (non impugnata e
quindi definitiva) ha dichiarato nulla la frazione spagnola del brevetto europeo per cui è causa, rilevando la
carenza del requisito di attività inventiva, tra l'altro, sulla base di alcune delle anteriorità richiamate
dall'odierna esponente (cfr. la sentenza sub doc. 23A e la relativa traduzione in lingua italiana sub doc. 23B)”. pagina 14 di 31 Dichiarava altresì che “il Tribunale di Bologna (procedimento R.G.N.R. 8576/2019 - R.G. Dib. 207/2023) ha
assolto il signor dal reato ascritto perché il fatto non sussiste, come da copia del dispositivo qui allegata Pt_1
(doc. 24)”.
Nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. la difesa della società convenuta rilevava che “in data 12-10-2023 l ha accolto l'istanza di limitazione (doc. 5) certificando che la nuova CP_5
formulazione della rivendicazione 1 non amplia bensì restringe l'ambito di tutela della domanda originaria di
brevetto europeo, peraltro con effetto ex tunc, come, cioè, se lo stesso brevetto fosse nato con quella restrizione
(Cass. Sent. 14-08-2019 n. 21402; App. Milano sent. 17.05.2019 edita in Giur. Ann. Dir. Ind. 2019, 1, 843).
Un ulteriore fatto rilevante è che l non ha sollevato rilievi sull'insufficienza della descrizione in relazione CP_5
al nuovo set di rivendicazioni del brevetto . CP_1
Entrambe le difese procedevano al deposito delle rispettive memorie di cui all'art. 183 comma VI n. 3
c.p.c.
Alla udienza del 12/12/2023 la causa veniva rinviata – su richiesta delle parti- alla udienza del
06/02/2024 per tentare una definizione bonaria.
Alla udienza del 06/02/2024 la parti davano atto dell'esito negativo delle trattative;
quindi il G.I.
riservava la decisione sulle richieste istruttorie.
Con decreto del 18/07/2024 il G.I. dott. Marani rimetteva la causa per l'udienza del 12/09/2024 al
Giudice dott.ssa Pompetti designata quale nuovo G.I. con D.P. 118/2024.
In data 14/08/2024 l'avv. Lupetti, difensore dalla società convenuta, depositava la revoca al mandato da parte della società.
Alla udienza del 12/09/2024 la difesa della società attrice – preso atto della revoca al mandato difensivo da parte della società convenuta- chiede un rinvio al fine di consentire alla predetta la nomina di altro difensore. Nessuno -infatti- compariva per la società convenuta (cfr. verbale di udienza).
Alla successiva udienza del 03/10/2024 nessuno compariva;
per cui veniva la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. alla udienza del 05/12/2024.
In data 04/12/2024 l'avv. Lupetti depositava “su richiesta della Controparte_1
(C.F. ) atto di rinuncia al brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto P.IVA_2
europeo EP2549030B1 (rinuncia registrata presso l'Agenzia delle Entrate con il n. 1105 il 04/12/2024),
unitamente alla ricevuta di presentazione di detta rinuncia depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
in data 04/12/2024 (domanda n. 672024000199152)”. pagina 15 di 31 Alla udienza del 05/12/2024 la difesa attorea chiedeva un rinvio alla luce della rinuncia al brevetto depositata da controparte.
Alla udienza del 16/01/2025 la difesa attorea chiedeva un rinvio in quanto la rinuncia al brevetto non era stata ancora accettata.
Alla udienza successiva del 13/03/2025 la difesa attorea, unica presente, dichiarava “di aver depositato
copia della CTU relativa al brevetto per cui è causa depositata in altro giudizio pendente dinanzi a questo
Tribunale e copia della CTU depositata nel giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena e già
archiviato proprio all'esito della CTU che ha accertato la nullità del brevetto per cui è causa;
fa presente che la
rinuncia di controparte al brevetto è stata formalmente accettata e chiede di poterla produrre;
chiede fissarsi
udienza di pc rilevando che la società attrice nonostante la rinuncia al brevetto da parte della società convenuta
conserva ancora interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. sulle domande ivi avanzate”.
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19/06/2025.
La difesa attorea precisava le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta
ogni contraria domanda, istanza od eccezione, e previo in ogni caso ogni accertamento o declaratoria di legge, nel
merito, in via principale, - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la migliore formula, con ogni relativa
conseguenza: - la nullità della frazione italiana del brevetto EP 2549030, di titolarità di Controparte_1
(e in precedenza di titolarità di quale titolare della ditta individuale
[...] CP_2
UNplast di EL UN), concesso il 12 novembre 2014 in esito alla domanda n. EP 12175191.1 depositata
il 5 luglio 2012, regolarizzato in Italia in data 16 gennaio 2015, come originariamente concesso, in conseguenza
dell'istanza di limitazione formulata da in data 19 giugno 2023 e/o in Controparte_1
ogni caso in conseguenza dell'intervenuto accoglimento, in data 10 ottobre 2023, di detta istanza di limitazione
e/o comunque in quanto carente di tutti i requisiti di tutelabilità e/o validità previsti dalla legge (ivi inclusi
quelli di cui all'art. 79, n. 3 e 76, comma 1, lett. c, C.P.I. e quelli di cui all'art. 76, comma 1, lett. b, C.P.I.); - la
nullità della frazione italiana del suddetto brevetto EP 2549030, nella formulazione risultante a seguito
dell'intervenuto accoglimento, in data 10 ottobre 2023, dell'istanza di limitazione formulata da
[...]
in data 19 giugno 2023, in quanto carente di tutti i requisiti di tutelabilità e/o validità Controparte_1
previsti dalla legge (ivi inclusi quelli di cui all'art. 79, n. 3 e 76, comma 1, lett. c, C.P.I. e quelli di cui all'art. 76,
comma 1, lett. b, C.P.I.); in ogni caso, - condannare i convenuti alla integrale rifusione di spese e compensi di lite
(oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge;
in via di stretto subordine, nell'ipotesi in
cui il Tribunale ritenesse cessata la materia del contendere stante l'intervenuto accoglimento da parte
dell , in data 16 dicembre 2024, dell'istanza di rinuncia totale al suddetto brevetto EP 2549030 formulata CP_5 pagina 16 di 31 da il 4 dicembre 2024, condannare comunque e in ogni caso i Controparte_1
convenuti alla integrale rifusione di spese e compensi di lite (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura
massima di legge anche in conformità al principio della c.d. soccombenza virtuale”.
Venivano -quindi- concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (la difesa attorea ha depositato la comparsa conclusionale in data 18/09/2025 con allegata la Sentenza Corte d'Appello di Bologna nel giudizio 2024/1863 RG App. del 3 luglio 2025; in data 08/10/2025 ha depositato la memoria di replica con allegata la nota spese. La difesa della convenuta non è più comparsa all'udienza successivamente al 14/08/2024 né ha più svolto attività difensiva).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente riportato) in via preliminare va rilevato che -sebbene nel corso del giudizio la società convenuta abbia rinunciato al brevetto n. 502015902326133,
costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 (rinuncia registrata presso l'Agenzia
delle Entrate con il n. 1105 il 04/12/2024)- la società attrice ha conservato (come correttamente sostenuto) l'interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia di merito, volta al definitivo accertamento della nullità della privativa.
Infatti, la pronuncia di nullità del titolo, consentendo di rimuovere gli effetti della privativa ex tunc, ai sensi dell'art. 77 c.p.i., permette di accertare l'insussistenza del diritto della controparte ad avvalersi del titolo di proprietà industriale anche per il periodo anteriore alla rinuncia.
Il Collegio reputa effettivamente sussistente tale interesse sicché la domanda attorea va esaminata non potendosi, nel caso di specie, addivenire a una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere. E infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone “che siano accaduti nel corso del
giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (così Cass n. 30251/2023 e,
in senso analogo, Cass. n. 19845/2019).
Orbene ciò precisato questo Tribunale ritiene che la domanda attorea di nullità del brevetto EP '030 di titolarità di sia come originariamente concesso, sia nella versione risultante a seguito CP_1
dell'istanza ex art. 79 c.p.i. di limitazione della frazione italiana del suddetto brevetto che CP_1
ha formalizzato innanzi all il 19 giugno 2023 (successivamente accolta il 10-12 ottobre 2023, cfr. CP_5
docc. 20-21 , sia fondata e come tale vada accolta in quanto il citato brevetto è carente dei Pt_1
requisiti di brevettabilità richiesti ex lege in entrambe le versioni.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare. pagina 17 di 31 In diritto in via preliminare va rammentato che:
- come è noto “L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei
requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini
della loro differenziazione, è rimesso, invero, all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al
sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua - ora nei limiti di cui all'art.
360 n. 5 cod. proc. civ. - e giuridicamente corretta (Cass., 05/07/1984, n. 3932)”; Cass. 2019 n. 33232 e fr. Cass. Sez. U n. 8053-14).
- A tal fine si rileva che la S.C. ha affermato che, “ai fini del riconoscimento del brevetto per
invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di
un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo
industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità
estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già
note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo
formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema
tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque
dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere
colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del
brevetto (Cass., 04/11/2009, n. 23414)”;
- L'invenzione industriale, per potersi qualificare ed essere protetta come tale, deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca). La mancanza di tale ultimo elemento mina in radice la possibilità di ravvisare un'invenzione, secondo la comune accezione del termine e secondo la definizione di cui agli artt. 45, 46 e 48 Cod. Prop. Ind. (già artt. 12, 14 e 16 l. inv.).
- La stessa struttura della tutela accordata con il brevetto, che si fonda sulla materialità di una domanda da sottoporre a registrazione, richiede, oltre ai requisiti sostanziali della novità
intrinseca, o originalità, e della novità estrinseca, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del pagina 18 di 31 problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività
inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2019 n. 22079; cfr. anche in motivazione
Cass. 2021 n. 21565 recente anche la distinzione rispetto al modello di utilità di cui si dirà infra.
Nella predetta sentenza la S.C. ha affermato che: “In termini generali non è dubitabile che
l'invenzione industriale debba fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico. Ciò è stato affermato da
tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha tratto la dovuta differenziazione rispetto al
modello di utilità. L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora
risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, così da apportare un
progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti;
mentre il modello di utilità, che pure richiede
un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto
preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova e ulteriore (ex aliis Cass. n. 16949-
16, Cass. n. 19715-12, Cass. n. 19688-09”; Cass. 2009 n. 21835);
- l'art. 79 comma 3 del D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni, che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, cosicché, ove la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda originaria, essa comporta che il brevetto si debba intendere come concesso fin dalla sua origine come limitato, non equivalendo la riformulazione a nuova privativa;

- la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall'art. 79,
comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 è stabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare la privativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifiche alle rivendicazioni che devono essere compiute (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 34428 ove fra le altre cose si legge “la finalità di salvaguardare il brevetto, sia pure con limitazioni, lungi dal
rappresentare uno sviamento della funzione propria della limitazione brevettuale in corso di causa,
suscettibile di essere stigmatizzata quale abuso del relativo potere, esprime la legittima ragione
giustificatrice dell'istituto in esame, che lascia al titolare del brevetto la facoltà di decidere, in ogni stato e
pagina 19 di 31 grado del giudizio relativo alla nullità del titolo, le rivendicazioni da riformulare per mantenere, sia pure
limitata, la privativa”);
- il comma 3 recita: “ In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice,
in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita
dal brevetto concesso”;
- il comma 3 bis recita “Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una
procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso
brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione
conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute”;
- Di contro, ove detta riformulazione ecceda i limiti della domanda originaria, comportando materia aggiunta, essa deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 76 lett. c) c.p.i., secondo cui il brevetto è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;

- In proposito giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo,
Cassazione civile sez. I - 25/03/2024, n. 7972) secondo cui: “questa Sezione ha condivisibilmente
affermato che in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla
procedura di limitazione amministrativa, la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto
della limitazione con effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni,
successivamente modificate attraverso la menzionata procedura (cfr. Cass. 14 agosto 2019, n. 21402); gli
effetti della limitazione amministrativa, dunque, retroagiscono al momento del deposito della domanda di
brevetto, per cui non assume rilievo, a tali fini, il momento in cui la richiesta di limitazione è presentata,
né, tanto meno, il momento in cui tale richiesta è accolta”.
Orbene ciò rilevato in diritto in fatto- dalla documentazione versata in atti- risulta accertato che:
- Il brevetto nr. EP2549030 B1, nel seguito anche semplicemente “brevetto , riguarda CP_1
un dispositivo livellante in plastica per piastrelle che viene utilizzato durante la posa dei pavimenti, in modo tale che le piastrelle risultino tutte allo stesso livello, ossia complanari e, al contempo, che le fughe tra le piastrelle siano di egual misura;

pagina 20 di 31 - Il brevetto è stato depositato il 5 luglio 2012 rivendicando la priorità del modello di utilità
italiano MC2011U000016 del 19 luglio 2011, concesso in data 12 novembre 2014 a seguito di esame di merito eseguito dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e convalidato in Italia tramite traduzione nr. 605BE2015 depositata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dal titolare in data 16
gennaio 2015.
- Il titolo risulta regolarmente mantenuto in vigore.
- Come sopra accennato il brevetto è stato poi oggetto di un'istanza di limitazione depositata all il 16 giugno 2023 e formalmente accolta il 10 ottobre 2023 (la limitazione ha CP_5
riguardato esclusivamente la rivendicazione indipendente e non quelle dipendenti 2-8).
- La rivendicazione indipendente del brevetto come concesso è la seguente: “

1. Dispositivo per la
corretta posa in opera di piastrelle comprendente i seguenti componenti di una struttura monolitica
realizzata per stampaggio di materiali plastici: - una basetta (1) atta a supportare porzioni di due o più
piastrelle (P) giacenti su essa;
- una lamella verticale (10) che sporge centralmente dalla base (1) atta ad
essere alloggiata in una fuga (F) ottenuta tra due o più piastrelle adiacenti (P); - uno stelo filettato (11)
supportato in sommità da detta lamella verticale (10); - una manopola (2) consistente in una calotta
cilindrica (20) provvista, a partire dalla propria parete di chiusura superiore (20a), di un condotto
cilindrico centrale (24), con pareti interne filettate, atto ad accogliere esattamente, realizzando con esso
un accoppiamento elicoidale, detto stelo filettato (11) previsto alla sommità dell'anzidetta basetta (1),
caratterizzato dal fatto che detta lamella verticale (10) è collegata al fondo di detta base (1) mediante
un'estremità inferiore (10b) con sezione ridotta atta a fungere da linea di rottura.”
- La rivendicazione indipendente del brevetto dopo la limitazione è la seguente: “1) Dispositivo
per la corretta posa in opera di piastrelle comprendente i seguenti componenti, entrambi dotati di una
struttura monolitica realizzata per stampaggio di materiali plastici: - una basetta (1), atta a supportare
porzioni di due o più piastrelle (P) giacenti su essa, dalla quale aggetta centralmente una lamella
verticale (10) atta ad essere alloggiata in una fuga (F) ottenuta tra due o più piastrelle adiacenti (P);
essendo previsto che detta lamella verticale (10) sostenga in sommità uno stelo filettato (11) e sia
collegata alla base con la basetta anzidetta (1) per il tramite di una estremità inferiore (10b) di sezione
ridotta e dunque atta a fungere da linea di innesco di rottura;
e - una manopola (2) consistente in una
calotta cilindrica (20) provvista, a partire dalla propria parete di chiusura superiore (20a), di un
condotto cilindrico centrale (24), con pareti interne filettate, atto ad accogliere esattamente, realizzando
pagina 21 di 31 con esso un accoppiamento elicoidale, detto stelo filettato (11) previsto alla sommità dell'anzidetta
basetta (1).”
Nella relazione tecnica a firma del CTU dott. (svolta nell'ambito del diverso giudizio Persona_2
fra la stessa e la società e quindi svolta nel pieno contraddittorio della CP_1 Controparte_6
odierna convenuta) e ivi ritualmente depositata dalla difesa attorea sub doc. n. 25 (e la cui acquisizione rende superfluo per evidenti ragioni di economia processuale disporre analoga CTU nel presente giudizio fondato sulle medesime questioni tecniche) si legge testualmente: “Appare chiaro
dalla lettura di tale rivendicazione, a maggior ragione coordinata con l'esame della figura 1 del brevetto, sopra
riportata, quale sia concettualmente la struttura del dispositivo, a cosa serva, e come operi. In buona sostanza, si
tratta di un dispositivo che prevede una basetta da disporre al di sotto di piastrelle di pavimentazione quando
queste vengono poste in opera, annegata nel collante di posatura e fungente da appoggio e riferimento delle
piastrelle stesse. La basetta può prevedere delle nervature a croce o a T per riferire le piastrelle agli spigoli di
queste; tale soluzione specifica è oggetto delle rivendicazioni dipendenti 6 e 7, ma qui si cita per dar conto di
come la basetta possa ricomprendere sia un corpo del tutto planare, come nella forma realizzativa della figura 1
sopra riportata, sia un corpo più elaborato, entrambe le soluzioni essendo espresse dal generico termine
“basetta”. Dalla basetta si eleva verticalmente una lamella che trova posto nella fuga tra due piastrelle adiacenti,
e dalla lamella sempre verticalmente (si assume verticale la direzione ortogonale al piano della basetta,
orizzontale nella posa in opera) uno stelo filettato. Una manopola si impegna con la filettatura dello stelo e serve
a livellare le piastrelle, scendendo e premendo su di esse dall'alto. Perfezionato il livellamento, la manopola viene
svitata, e la lamella con lo stelo distaccata dalla basetta, che rimane a perdere in immersione del collante di
posatura. Per favorire il distacco, secondo appunto la formulazione espressa dalla rivendicazione, la lamella è
collegata alla base mediante un'estremità inferiore con sezione “ridotta”, atta a fungere da linea di rottura.
A proposito di quest'ultimo passaggio della rivendicazione, che è anche il passaggio cosiddetto caratterizzante, la
formulazione non è in verità così univoca, soprattutto a livello di consistenza tra versione inglese e versione
italiana.
Essendo, ai sensi dell'Art. 57 CPI comma 1, il testo inglese quello che fa fede, in senso assoluto nel caso di azione
di nullità, e al netto dell'eccezione di cui al comma 2 (che però, lo si anticipa, si ritiene qui non applicabile),
anche ai fini dell'estensione della protezione, lo scrivente si appoggia a tale testo, ritenendo che l'espressione “on
the bottom”, cioè “sul fondo” debba riferirsi alla lamella (si parli cioè del fondo della lamella come riferimento di posizione del collegamento), proseguendo che tale collegamento è a mezzo di un'estremità
pagina 22 di 31 inferiore della lamella (che può essere inteso come una sorta di pleonasmo rispetto al già espresso “fondo”) con
sezione ridotta, anzi “assottigliata” perché questo appare il termine appropriato per rendere l'inglese “thinned”,
atta a fungere da linea di rottura. Anche il termine inglese della rivendicazione appare del resto in qualche
misura sfocato, se non si fa tanto riferimento diretto a un assottigliamento (dello spessore) della lamella, ma
piuttosto, osservando i disegni del brevetto, a una rastrematura della lamella vista ortogonalmente al piano su
cui si sviluppa, e dunque di un “tapering”, termine difatti usato nella descrizione. Si aggiunge che il passaggio
appunto caratterizzante, quello a cui nella procedura d'esame europeo è stato formalmente attribuito un valore
differenziale, a livello del particolare collegamento tra basetta e lamella, per favorire la separazione reciproca tra
le due, rispetto alla combinazione di caratteristiche già resa nota dal dispositivo del documento anteriore
cosiddetto D3 (si rimanda a quanto precisato più avanti).
Il CTU – dopo un ampia e complessa disamina- conclude quanto alla rivendicazione indipendente che
“la materia oggetto della rivendicazione indipendente del brevetto EP2549030 sia sprovvista di attività
inventiva e dunque non rispetti i requisiti degli Artt. 48 CPI e 56 EPC. La novità della configurazione
vista alla luce di un qualche ipotizzabile, seppur marginale, plus a livello di efficacia d'uso rispetto a CP_1
ciascuna anteriorità considerata singolarmente, si poteva prestare, a tutto voler concedere, alla tutela come
modello di utilità (questa non a caso era stata la scelta operata dal richiedente con la domanda nazionale di
priorità), ma mancano certamente i presupposti di “originale soluzione tecnica” che possono giustificare la
protezione più ampia ed estesa come brevetto di invenzione. È bene infine rimarcare che, se si è giunti a tale
conclusione sulla base di un'interpretazione limitativa dell'espressione “sezione ridotta” quale quella motivata al
capitolo 4.2.3, unica ritenuta ragionevole (e anche unica compatibile con una tesi di consistenza che permetta al
Cont brevetto di superare le obiezioni secondo i profili dell'Art. 76(1)(c) e riconoscere la validità della
rivendicazione di priorità), una conclusione del genere sarebbe stata - se possibile - ancor più agevole ove si fosse
assegnato a tale termine un significato letterale, estensivo, vista la pletora di insegnamenti forniti dallo stato
dell'arte su linee di rottura genericamente ridotte, ad esempio con finestre, fori, fessure nel senso dello spessore
della lamella” (cfr. pagg. 48 e 49).
In particolare il CTU giunge a tale conclusione rilevando che il brevetto difettasse di CP_1
inventiva rispetto al brevetto WO 2009022359 (indicato come D3 anche nella relazione tecnica) ovvero una delle anteriorità poste dalla a fondamento della propria domanda di nullità unitamente al Pt_1
brevetto EP2241702 (indicato dalla difesa come D7 e nella CTU come D9) e al brevetto EP Pt_1
2330261 (indicato dalla difesa come D2 e nella CTU come D1) (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione;
CP_8
e pagg. 40-48 della CTU dell'Ing. . Per_2 pagina 23 di 31 Con riferimento al modello di utilità, è utile rammentare come l'art. 82 c.p.i. riservi tale strumento di tutela ai nuovi modelli, ad esempio di macchina, che sono atti a conferire particolare efficacia, in virtù
ad esempio di loro particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
L'insistito uso dell'attributo “particolare” denota la volontà del legislatore di porre un filtro di accesso alla tutela ulteriore a quello della mera novità, filtro che seppur su un piano qualitativamente differente, cioè quello più specifico dell'efficacia di impiego, rispecchia quello dell'attività inventiva.
Tale orientamento è confermato, oltre che dalla migliore dottrina, da numerosa e autorevole giurisprudenza, potendosi citare ad esempio Cass. 2 aprile 2008, n. 8510 (secondo cui “Ai fini del
riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la sussistenza di entrambi i requisiti, formale e
sostanziale, al pari di quanto richiesto per l'invenzione industriale, sicché il difetto di uno di essi impedisce in
ogni caso la brevettabilità del modello. Per i modelli di utilità, quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a
pieno titolo, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale dell'originalità o novità intrinseca, con la
differenza che, mentre per l'invenzione essa deve riguardare lo strumento, l'utensile o dispositivo meccanico, il
prodotto o risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca del
modello si presenta ed opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili
od oggetti già conosciuti ed utilizzati” a mezzo di una idea innovativa che, pur se non è tale da poter essere
definita invenzione, deve applicare soluzioni non scontate”) Trib. Milano 25 gennaio 2016, n.982 (che ha affermato che: “Indipendentemente dall'adesione, per distinguere il modello di utilità dall'invenzione, alla
teoria quantitativa (che attribuisce ai modelli una minore efficacia creativa) o, preferibilmente, a quella
qualitativa (fondata sulla diversità ontologica delle due privative), in linea generale non può trovare
giustificazione la previsione di una tutela monopolistica per una conformazione che, pur essendo nuova ed utile,
non realizzi un progresso apprezzabile rispetto alla situazione preesistente della tecnica: invero l'art. 82 CPI
richiede che l'efficacia e comodità di impiego conferita dal trovato sia “particolare”) , Trib, Milano 30 aprile
2014, n.5603 (che ha affermato che “Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente
di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato
conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri
brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il
superamento di qualche difficoltà tecnica.”, richiamando Cass, 19688/09); sul punto si richiama anche la citata sentenza della S.C. del 2021 n. 21565; vedasi anche Cass. 2016 n. 16949 e Cass. 13 novembre 2012,
n. 19715. Nelle citate pronunce si ribadisce che: “L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un
problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare pagina 24 di 31 un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa
dell'inventore, così come la caratteristica giuridica del modello diutilità è pure la sua particolare novità
intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente;
pertanto il
regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di
novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore». Con tali decisioni la
S.C. Corte, nel soffermarsi sulla nozione normativa di modello di utilità, ponendosi in continuità con
Cass. 2 aprile 2008, n. 8510, e Cass. 11 settembre 2009, n. 19688, ha in breve affermato che i modelli di utilità: i) richiedono un carattere di. intrinseca novità; ii) si distinguono dalle invenzioni brevettabili perché tale carattere di intrinseca novità è volta ad un incremento di utilità o comodità di un oggetto preesistente. Mentre l'invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto,
suscettibile in campo industriale di concrete realizzazioni, tali da comportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa originale dell'inventore, il modello di utilità si caratterizza per una novità intrinseca la quale comporta un miglioramento del
«già noto», così conferendo ad esso una utilità, in certa misura, nuova ed ulteriore. L'accertamento in concreto dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità,
fatto salvo il vizio di motivazione (Cass. 24 aprile 2001, n..6018).
Nel caso specifico, la natura dell'invenzione “limitata” può in effetti collocarsi su un piano di efficacia di utilizzo del macchinario, e quindi si presterebbe in astratto alla tutela come modello di utilità.
Tuttavia, la pertinenza del quadro di anteriorità, e in particolare la rilevanza dei contenuti da un lato della domanda dall'altro delle anteriorità sopra descritte, nonché come sopra spiegato la CP_1
piena e naturale risposta che quest'ultima divulgazione fornisce al bisogno di accrescere la suddetta efficacia proprio come proposto dall'invenzione, non rendono possibile (come affermato dal CTU
nella relazione citata) di concedere che l'implementazione della configurazione rivendicata rappresenti il frutto di una traiettoria di innovazione, tale da giustificare una valida privativa brevettuale anche come modello di utilità.
Quanto alle rivendicazioni dipendenti 2-8 il CTU – previo e dettagliato esame di ciascuna di esse
(vedasi in particolare pagg. 50-53)- conclude rilevando “che non sia attribuibile ad alcuna rivendicazione
dipendente la capacità di definire materia inventiva, per cui si conferma che il brevetto nella sua CP_1
interezza è sprovvisto del requisito dell'attività inventiva” proprio con riferimento al brevetto precedente denominato D3 (cfr. pagg. 50-53 della relazione in atti a cui si rinvia integralmente).
pagina 25 di 31 Pertanto, il CTU – nel rispondere alle osservazioni tecniche dei CTP- conclude sulla base di considerazioni tecniche immuni da errori logici o scientifici- ribadendo che “il brevetto EP 2549030B1 è
Cont connotato dal profilo di nullità ex Artt. 48 e 76(1)(a) CPI, Artt. 56 e 138(1)(a) (carente attività inventiva)”
(cfr. pag. 60 della relazione definitiva del gennaio 2025. La citata relazione è stata ritualmente depositata in data 13/03/2025 quale primo momento utile posto che la suddetta relazione tecnica è di formazione successiva allo scadere dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e pertanto la parte non l'ha potuta produrre prima per causa ad esse non imputabile).
Alle medesime conclusioni era giunto il CTU Ing. nell'ambito del procedimento penale Persona_3
che ha riguardato la società e la come parte offesa insieme al sig. Controparte_6 Controparte_1
svoltosi dinanzi al GIP del Tribunale di Modena (53486/2019 RGNR, 2060/2021 RG CP_2
GIP) archiviato con decreto del GIP Dott.ssa Clò del 30 settembre 2024 (cfr. relazione depositata dalla difesa di parte attrice sub doc. n. 26 in data 13/03/2025 di cui si autorizza formalmente la produzione).
Nella citata relazione del 29 maggio 2023 con riferimento al brevetto originario (ovvero prima della limitazione eseguita ex art. 79 c.p.i.) relativamente alla capacità inventiva (vedasi pag. 40) il CTU
accertava (con riferimento alle stesse anteriorità indicate dalla difesa attorea, vedasi sempre pag. 6
della citazione) che “Se si volesse, tuttavia, non riconoscere l'assenza della caratteristica della novità, il
requisito della altezza inventiva non sarebbe certamente riconoscibile, sia combinando anche solo due dei tre
documenti sopra esaminati, ad esempio prendendo la domanda CO2006A000035 come più vicino stato dell'arte
e combinando le caratteristiche con la domanda di brevetto EP2330261. Si noti che se certamente la
rivendicazione indipendente è priva del requisito della novità, non lo stesso si può dire per tutte le rivendicazioni
dipendenti. Ma sarebbe sufficiente anche solo considerare che, almeno per ciascuna delle caratteristiche delle
rivendicazioni dipendenti, una persona esperta del ramo avrebbe ritenuto tali caratteristiche evidenti dallo stato
della tecnica (così come prevede l'art. 48 del CPI) ed in più quelle stesse caratteristiche un tecnico medio le
avrebbe utilizzate come pure scelte progettuali, prive di qualsiasi livello inventivo. Così, anche combinando le
caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti con le caratteristiche della rivendicazione 1, il brevetto di
risulta certamente privo di un sufficiente livello inventivo per riconoscere validità al descritto CP_1
trovato”.
In aggiunta a quanto sopra evidenziato, e ad ulteriore conferma di tutto quanto dedotto e argomentato in relazione alla (invero evidente) nullità del brevetto per cui è causa, si ribadisce che la stessa è stata altresì accertata con effetti di giudicato all'esito di un giudizio che ha interessato la frazione spagnola del brevetto (avente ad oggetto la medesima pretesa invenzione oggetto CP_10 pagina 26 di 31 della frazione italiana qui contestata), oltre che nel contesto di svariate indagini tecniche svolte nell'ambito di diversi ulteriori procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la frazione italiana del brevetto.
Si richiama, in particolare la sentenza emessa in data 23 luglio 2019 dalla Corte d'Appello di
RC (passata in giudicato e prodotta con la relativa traduzione dalla difesa attorea), che ha dichiarato nulla la frazione spagnola del brevetto europeo EP '030, rilevando la carenza del requisito di attività inventiva, tra l'altro, sulla base di alcune delle anteriorità richiamate dall'odierna attrice (cfr.
la sentenza sub doc. 23A e la relativa traduzione in lingua italiana sub doc. 23B). Pt_1
Il giudice spagnolo ha infatti (condivisibilmente) concluso che la suddetta frazione spagnola di EP
'030 (che, come detto, ha ad oggetto la medesima pretesa invenzione della frazione italiana oggetto del presente giudizio) è carente del requisito dell'altezza inventiva in quanto la soluzione ivi descritta risulta ovvia e non inventiva, applicando il noto criterio del problem-solution approach, anche alla luce degli insegnamenti di WO2009022359 (e cioè D3, doc. 10 e di EP 2241702 (e cioè D7, doc. Pt_1
14 : Pt_1
[…] il nostro parere è che l'esperto avrebbe trovato in D3 (EP 2 241 702, brevetto di Germans Boada S.A.)
[n.d.r. e cioè, nel presente giudizio, D7, doc. 14 insegnamenti sufficienti per poter concludere che Pt_1
l'invenzione rivendicata da D1 [n.d.r. WO2009022359, e cioè, nel presente giudizio, D3, doc. 10 poteva Pt_1
essere costruita anche mediante un dispositivo in cui, invece delle quattro alette, ve ne fosse una sola, in modo da
poter essere collocata tra due piastrelle adiacenti. Inoltre, D3 è dotato persino di un sistema di rottura alla base,
cosicché la differenza essenziale tra D3 e ES'622 [n.d.r. e cioè la frazione spagnola di EP '030] consiste nel modo
in cui avviene l'avvitamento del bullone, condizione anticipata in D1. 58. Questa stessa conclusione di
mancanza di attività inventiva risulta dalla perizia di (illeggibile), perito del convenuto, che cita come anteriorità
il brevetto W09214012, che descrive un dispositivo per la posa di piastrelle che mira a ottenere giunti di
dilatazione praticamente invisibili attraverso una lama di spessore inferiore a un millimetro e che risolve anche il
problema dello spazio tra la base e la lama per mezzo di una sezione assottigliata. Anche la relazione dell'OEPM
[n.d.r. Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi] opta per una mancata attività inventiva. 59. Non si può neppure
ignorare il parere del perito d'ufficio, il Dott. , il quale conclude che, anche laddove non conoscesse il Per_4
contenuto degli altri brevetti oggetto della ricerca effettuata da OEPM, la persona esperta del settore
riconoscerebbe facilmente il problema tecnico oggettivo e potrebbe risolverlo senza utilizzare alcuna capacità
inventiva. Pertanto, solo tenendo conto di D1 si sarebbe giunti alla conclusione che R1 [n.d.r. la rivendicazione
indipendente 1 di , frazione spagnola di EP '030] manca di attività inventiva. E questa stessa conclusione CP_11 pagina 27 di 31 viene estesa alle altre rivendicazioni con specifico esame di ciascuna. Visto quanto sopra esposto, si procede ad
accogliere il ricorso e conseguentemente ad accogliere la domanda riconvenzionale e annullare il brevetto della
parte attrice” (cfr. doc. 23B, pagg.12-13). Pt_1
Ebbene, sia la suddetta decisione spagnola che le relazioni peritali sopra richiamate, le quali sono state rese, è opportuno precisarlo, all'esito e/o nell'ambito di procedimenti ai quali ha preso CP_1
parte e si è (senza successo) difesa - hanno concluso per la nullità del brevetto EP '030, sulla base di tesi ed argomenti coerenti con quelli sostenuti da nel presente giudizio (anzi, in alcuni casi del Pt_1
tutto sovrapponibili) oltre che sostanzialmente sulla base delle medesime produzioni documentali, ivi incluse le anteriorità brevettuali (come sopra precisato).
Si ritiene infatti che la nullità di EP '030 emerga con chiarezza sia dalle articolate deduzioni e produzioni versate in atti da nel presente giudizio, sia dall'esame della richiamata sentenza Pt_1
della Corte d'Appello di RC (sub doc. 23 e delle conclusioni raggiunte dai consulenti Pt_1
tecnici incaricati di valutare la validità di EP '030 nell'ambito dei diversi procedimenti innanzi ai diversi Tribunali nazionali e che hanno visto coinvolta (cfr. docc. 25 e 26 , tutte tra CP_1 Pt_1
loro concordi o comunque coerenti (anche per quanto riguarda le cause di nullità rinvenute nella mancanza di capacità inventiva).
Come noto, infatti, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 25161).
In particolare si è affermato che il giudice di merito certamente può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche prove raccolte in altro processo tra le parti o tra altre parti, a condizione che tali prove vengano correttamente acquisite in giudizio: “È principio di diritto che il giudice può
servirsi, ai fini del decidere, anche di prove atipiche, e dunque anche di prove assunte in un diverso procedimento, tra le quali rientrano le consulenze tecniche esperite in diversi giudizi, compreso quello penale (Cass. 16069/n. 2001; Cass. 19521/2019; Cass. 2947/2023).
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 10599 del 2014); che pagina 28 di 31 "tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa
documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione" (Cass.
n. 7518 del 2001).
In tal caso, il rispetto del principio del contraddittorio, ex articolo 101 del codice di procedura civile, è
garantito semplicemente mediante la formale produzione in giudizio delle prove formate altrove e dalla possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica (Cass. 2947/2023).” (ex multis: Cass.
civ. sez. III, 19 novembre 2024, n.29713; Cass. civ. sez. III, 03 novembre 2021, n.31312, entrambe in banca dati DeJure).
Il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di estinzione del reato per amnistia,
senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte (Cass. n. 16592 del 2005; Cass. n. 6502 del
2001).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che "la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia
stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed
attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni
caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio,
sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non
risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del
"patteggiamento", nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta. (Cass. n. 3626 del 2004). Ed ancora, "la possibilità per il giudice
civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con
pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito
del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze
già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del
materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in pagina 29 di 31 modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato
dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (Cass. n. 624 del 1998).
In forza dei principi appena sopra espressi le suddette risultanze documentali assumono rilevanza e possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento della nullità del brevetto per cui è causa posto che,
come già sopra precisato, sia la sentenza spagnola che le relazioni peritali sopra richiamate sono evidenze formatesi nel contesto di procedimenti di cui e il sig. erano parti e ove si CP_1 CP_1
sono difesi, anche sul piano tecnico.
Infine va altresì evidenziato che il Tribunale di Bologna con sentenza del 06/11/2023 assolveva Pt_2
dal reato di cui all'art. 517 ter comma 1 e 2 c.p. per aver fabbricato e messo in commercio
[...]
tramite la società il sistema denominato “ ” in violazione delle prerogative Parte_1 Parte_4
di esclusiva del brevetto europeo EP2549030B1 concesso alla perché il CP_1 CP_2
fatto non sussiste;
la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal
P.M. per rinuncia alla impugnazione (cfr. sentenze depositate dalla difesa attorea. Infine, va rilevato che questo Tribunale con sentenza n. 1959 del 2025 ha dichiarato la nullità del brevetto n.
502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 a definizione del giudizio che vedeva come parte sempre la . CP_1
Quindi ed in conclusione in accoglimento della domanda attorea va dichiarata la nullità della frazione italiana del brevetto EP 2549030, concesso a il 12 novembre 2014 in esito alla domanda n. CP_1
EP 12175191.1 depositata il 5 luglio 2012, regolarizzato in Italia in data 16 gennaio 2015 in conseguenza della proposizione da parte di in data 19 Controparte_1
giugno 2023, di istanza di limitazione di detta frazione italiana del brevetto europeo EP 2549030, in quanto – per le caratteristiche e contenuto sopra esaminati- presenta i profili di nullità dedotti dalla difesa attorea, sia nella forma originaria, sia nella forma limitata ex Art. 79 comma III C.P.I., e segnatamente perché sprovvisto del requisito di attività inventiva di cui all'Art. 48 CPI in ordine a tutte le rivendicazioni presentate, con trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi ex art. 122 c. 8 c.p.i.
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in favore della società attrice come da dispositivo ex DM 147/2022 (valori medi) avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente compiute (la difesa attorea ha depositato la propria nota spese in allegato alla memoria di replica in data 08/10/2025; cfr. Cass. 2002 n. 7061 con la quale si afferma che “Ove la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, pagina 30 di 31 sono liquidabili, a carico del soccombente, l'indennità di trasferta e le relative spese (salvi gli opportuni correttivi
in caso di eccessività o superfluità)”.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1257/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
la nullità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 -rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo “Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione”- sia nella forma originaria che nella forma limitata ex art. 79, c.3, c.p.i. avvenuta nel corso del presente giudizio;

ON
I convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in € 1.476,22 per esborsi, E. 1145,75 per spese imponibili (vedi nota spese depositata in data 08/10/2025), € 10.860,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
DISPONE
che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
DISPONE
la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
16.12.2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 31 di 31