N. R.G. 1283/2020
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2020 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPA BASCIA' Parte_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvana Ricco, indirizzo C.F._1
pec
ATTRICE – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. MARGHERITA COFANO Controparte_1 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE

pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 22.01.2020, la società - premesso che: a seguito di apposita Parte_1
istanza del 30.04.2014, depositata presso l'Ufficio di Napoli, aveva ottenuto da Controparte_2
(amministratore della predetta società) il brevetto per modello di utilità Persona_1
contrassegnato al n. 000028181664, pubblicato in data 31.10.2015, denominato “Dialogos Mobility”
ovvero un “Contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di cavi per lo scambio dei dati”; il diritto di sfruttamento in via esclusiva del suddetto brevetto, ceduto dal Per_1
alla (che provvedeva alla realizzazione e commercializzazione del dispositivo), Parte_1
veniva formalizzato con atto di cessione trascritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data
31.07.2018; il sistema di antifurto de quo veniva realizzato e commercializzato dalla società, in tutta
Italia, sin dall'anno 2014, per il tramite dei canali di vendita tradizionali, ovvero i rivenditori specializzati e concessionari d'auto, nonché dei canali telematici “e-commerce”, avendo la medesima società un proprio sito di distribuzione online;
a seguito di un calo delle richieste di acquisto del sistema antifurto, la società veniva a conoscenza della commercializzazione del dispositivo “Blind
OBD KEY+”, identico al “Dialogos Mobility”, prodotto dalla ad un costo Controparte_1
notevolmente inferiore (€ 87,84, a fronte di € 130,00); la aveva tentato di ottenere il Controparte_1
brevetto del dispositivo di sicurezza, depositando apposita domanda in data 05.08.2015, alla quale non era seguito il rilascio del brevetto per carenza dei requisiti di novità e di inventiva, corrispondendo la presunta invenzione al dispositivo di cui alla domanda di brevetto a firma dell'amministratore della società attrice, presentata in data antecedente;
il dispositivo di sicurezza prodotto e commercializzato dalla riproduceva le medesime caratteristiche del brevetto della società attrice, essendo Controparte_1
pagina 2 di 22 identico da un punto di vista strutturale e funzionale all'apparato di chiusura della presa OBD del brevetto, permettendo di risolvere il medesimo problema tecnico, in quanto consentiva di proteggere il cavo OBD delle vetture, impedendo la connessione al connettore per lo scambio dati, a meno che non venisse tranciato il cavo di trasmissione e si procedesse al collegamento forzato con lo stesso;
la
[...]
aveva posto in essere attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato e CP_1
della clientela della società attrice, integranti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., , con conseguente diritto a conseguire condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 CPI, nonché
ai sensi dell'art. 2600 c.c.; a tutela dei diritti in questione aveva promosso procedimento cautelare ante
causam, definito con ordinanza del 19.11.2019 di accoglimento della richiesta di inibitoria e sequestro,
oggetto di reclamo;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) convalidare il sequestro eseguito da parte dell'Ufficiale
Giudiziario addetto all'UNEP della Corte di Appello di Bari nei confronti di ed Controparte_1 [...]
in data 16-19/12/2019, nonché di eventuali e ulteriori successivi sequestri;
2) accertare e CP_3
dichiarare l'abuso perpetrato dalla ai danni dell'odierna attrice per aver prodotto, Controparte_1
pubblicizzato e commercializzato un prodotto contraffatto, in violazione dei diritti di esclusiva derivanti dal brevetto oggetto di lite;
3) ordinare la definitiva inibizione, per tutta la durata del brevetto,
di qualsiasi condotta volta alla produzione, promozione e commercializzazione del prodotto contraffatto per cui è causa o di altri similari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli denominati: “Blind-OBD Evo;
Blind OBD Key F+; Blind OBD key + by;
Blind OBD Key CP_4
F+ by B.S.; Block-OBD Mini”) prodotti e/o commercializzati dalla Convenuta in violazione dell'esclusiva garantita dal brevetto medesimo;
4) ordinare alla la definitiva cessazione Controparte_1
della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto per cui è causa, nonché il ritiro della merce già commercializzata;
5) condannare la al pagamento, in favore della Controparte_1
società attrice, della complessiva somma di € 99.000,00 a titolo di penale come determinata dal
Tribunale con l'Ordinanza del 25.11.2019; 6) condannare la Società convenuta alla retroversione, in pagina 3 di 22 favore dell'attrice, degli introiti conseguiti dalla commercializzazione del , come Parte_2
risultanti dalle scritture contabili sequestrate in data 16.12.2019, nonché degli utili derivati e derivanti alla Società convenuta dalla commercializzazione degli ulteriori dispositivi prodotti in contraffazione;

7) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, lucro cessante e danno morale) nella misura di € 500.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia;
8) ordinare la pubblicazione della sentenza per intero o per estratto su tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese della società convenuta;
9) con vittoria di spese, anche della fase cautelare.
Costituitasi con comparsa del 02.04.2020, la società eccepiva la nullità, inammissibilità Controparte_1
ed improcedibilità del ricorso della prima fase cautelare, in violazione degli artt. 669 decies, 700 c.p.c.,
131 e 132 C.P.I., per mancata indicazione delle ragioni della domanda di merito e formulazione di domande nuove nell'atto di citazione.
Sempre in via preliminare, deduceva la nullità, inammissibilità ed improcedibilità delle domande di sequestro e inibitoria per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 700 c.p.c., 129 e 131 C.P.I., in ragione dell'assenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea e la nullità della ctu espletata nella prima fase cautelare, nonché spiegava domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria di nullità ed invalidità
del brevetto per modello di utilità n. 281664, avente titolo “Contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di cavi per lo scambio dati”, in ragione dell'assenza dei requisiti necessari previsti dall'art. 82 del C.P.I.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo della I fase cautelare della Società
[...]
rispetto alle domande promosse, per mancata indicazione delle ragioni della Parte_1
domanda di merito, per mancata indicazione ed assenza del periculum in mora e/o del fumus boni iuris,
pagina 4 di 22 per violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 669 decies e 700 c.p.c., 129, 131 e 132
C.P.I..; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della C.T.U. espletata nella I fase cautelare,
disponendo la sua rinnovazione, previa sostituzione del precedente Consulente e nomina di un CTU
iscritto all'Albo nazionale dei Consulenti in Brevetti, anche addebitandone eventualmente le spese della rinnovata consulenza tecnica d'ufficio alla parte convenuta;
3) riformare l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari-Sezione Specializzata in materia di Impresa,
emessa in data 25/11/2019 (nel proc. civ. n. 14046/2018), revocando e/o annullando tutte le cautele concesse;
4) in via riconvenzionale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte convenuta,
accertare e dichiarare la nullità e mancanza dei requisiti di validità del brevetto per modello di utilità n.
281664, avente titolo “Contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di cavi per lo scambio dati”, per cui attualmente è causa;
5) revocare il sequestro eseguito da parte dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte di Appello di Bari nei confronti di CP_1
ed in data 16-19/12/2019 nonché eventuali e ulteriori sequestri, perché tali
[...] Controparte_3
misure sono illegittime ed infondate in fatto e diritto;
6) revocare il sequestro eseguito da parte dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte di Appello di Bari nei confronti di CP_1
ed in data 16-19/12/2019 nonché eventuali e ulteriori sequestri, perché tali
[...] Controparte_3
misure sono illegittime ed infondate in fatto e diritto;
7) rigettare la domanda attorea tesa ad ordinare la definitiva inibizione, per tutta la durata del brevetto, di qualsiasi condotta volta alla produzione,
promozione e commercializzazione del prodotto presuntivamente contraffatto per cui è causa o di altri similari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli denominati: “Blind-OBD Evo;
Blind
OBD Key F+; Blind OBD key+ by;
Blind OBD Key F+ by Block-OBD Mini”) CP_4 CP_4
prodotti e/o commercializzati dalla convenuta, per assenza dei presupposti di legge dell'invocato provvedimento;
8) rigettare la domanda attorea tesa ad ordinare alla la definitiva Controparte_1
cessazione della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto per cui è causa,
nonché il ritiro della merce già commercializzata, essendo la relativa produzione e vendita già cessate,
pagina 5 di 22 per assenza dei presupposti di legge dell'invocato provvedimento e per le causali sopra esposte;
9)
Part rigettare la domanda attorea tesa a condannare la al pagamento in favore della Controparte_1
della complessiva somma di € 99.000,00 a titolo di penale, perché infondata in fatto e diritto e per le causali sopra esposte;
10) rigettare la domanda attorea tesa a condannare la società convenuta alla retroversione, in favore dell'attrice, degli introiti conseguiti dalla commercializzazione del Parte_2
, come risultanti dalle scritture contabili sequestrate in data 16/12/2019, nonché degli utili derivati
[...]
e derivanti alla società convenuta dalla commercializzazione degli ulteriori dispositivi prodotti in supposta contraffazione, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che assolutamente temeraria,
nonché per le causali sopra esposte;
11) rigettare la domanda attorea tesa a condannare la società
convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, lucro cessante e danno morale) nella misura di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che assolutamente temeraria, nonché per le causali sopra esposte;
12) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione per le causali sopra esposte;
13) disporre la pubblicazione della sentenza in forma integrale oppure riassuntiva, a spese della società in persona del suo legale rappresentante p.t., sui settimanali locali Parte_1
“Fax”, Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere della Sera, La Repubblica, profilo Facebook a nome di
, pagina “Block Box Antifurto”, entro e non oltre 20 giorni dalla data di deposito in Parte_3
cancelleria dell'ordinanza, e tanto anche nell'ipotesi di inerzia dell'attrice e con recupero delle spese in via esecutiva e a semplice presentazione di fattura da parte della odierna resistente;
14) con vittoria di spese e competenze di lite anche della fase cautelare.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., la società attrice eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, in ragione del difetto di legittimazione attiva della per violazione dell'art. 122 del D.Lgs. n. 30/2005, della carenza di interesse attuale e CP_1
concreto in capo alla convenuta, nonché per la non riconducibilità della contestazione sollevata dalla convenuta alla violazione dell'art. 76 del D. Lgs. n. 30/2005.
pagina 6 di 22 La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83,
comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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In via preliminare, le eccezioni di nullità e/o inammissibilità del ricorso e delle domande della fase cautelare, per violazione degli artt. 669 decies e 700 c.p.c., 129 e 131 C.P.I., nonché di nullità della ctu della medesima fase sommaria, sollevate dalla società convenuta, devono ritenersi assorbite, in quanto afferenti alla fasE cautelare già conclusasi (ordinanza del 25.11.2019 – allegato 1 dell'atto di citazione
,nonché ordinanza del 18.09.2020 – allegato 1 della memoria depositata dalla società convenuta per l'udienza del 01.10.2020), fermo restando in questa sede di merito l'esame a cognizione piena delle domande formulate in sede cautelare e delle eventuali ulteriori, in ogni caso proponibili.
Sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità della domanda riconvenzionale per carenza di interesse attuale e concreto in capo alla convenuta, nonché in relazione alla violazione dell'art. 76
del D. Lgs. n. 30/2005, vanno disattese.
Nel caso di specie, la società ha dedotto la nullità, per assenza dei requisiti previsti Controparte_1
dall'art. 82 del C.P.I, del modello di utilità registrato dall'attrice e posto da quest'ultima a fondamento della domanda di accertamento e di condanna della convenuta per contraffazione del dispositivo
“Dialogos Mobility”, la cui verifica è stata estesa a tutti i dispositivi commercializzati dalla CP_1
non solo al dispositivo “Blind OBD Key +”.
[...]
L'interesse della convenuta discende pertanto dalle domande formulate dall'attrice nei suoi confronti,
opposte anche con la pretesa formulata in via riconvenzionale, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, tanto della fase cautelare, quanto del giudizio di merito.
pagina 7 di 22 Non sussiste altresì inammissibilità in relazione alla dedotta violazione dell'art. 76 del D.lgs. 30/2005,
atteso che l'assenza del requisito di novità dedotto dalla società convenuta può astrattamente integrare ipotesi di nullità della registrazione del modello per utilità.
Costituisce, di contro, questione di merito l'eccezione, sollevata dall'attrice, di difetto di legittimazione attiva della società convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale, sollevata ai sensi dell'art.122
del D.lgs. 30/2005, il cui esame va riservato al prosieguo (Cass., Sez. Un., n. 2591/2016).
In diritto, ai sensi dell'art.82, comma 1, del C.P.I., possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, parti di esse, strumenti, utensili, ovvero oggetti di uso.
Gli effetti del brevetto per modello di utilità, secondo la previsione del comma 3, si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Si tratta in sostanza del principio degli equivalenti riferito ai brevetti per modello di utilità.
Va altresì osservato che “l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non
ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da
apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre il modello di utilità,
che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di
impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore”
(Cfr. Cass., n.16949/2016; Cass., n. 7110/2020; Cass., n. 21565/2021).
Nel caso di specie, la società attrice ha dedotto la contraffazione da parte della del Controparte_1
proprio modello per utilità, contrassegnato al n. 000028181664 (NA 2014U000011), pubblicato in data
31.10.2015, denominato “Dialogos Mobility”, ovvero un “Contenitore di sicurezza con coperchio
dotato di serratura per la protezione di cavi per lo scambio dei dati”, mentre la convenuta ha eccepito in via riconvenzionale la nullità del brevetto innanzi indicato, in ragione dell'assenza dei requisiti previsti dall'art. 82 del C.P.I. pagina 8 di 22 Sul punto appare opportuna una breve premessa sugli accertamenti tecnici che si sono susseguiti nelle due fasi cautelari.
La prima fase cautelare si è conclusa con ordinanza di accoglimento del ricorso proposto dalla
[...]
(ordinanza del 25.11.2019 nell'ambito del procedimento cautelare RG n. Parte_1
14046/2018).
Emerge dalla relazione del ctu incaricato dell'indagine tecnica nella detta fase processuale, ing.
, che ha ottenuto, in data 30 aprile 2014, dall'Ufficio Brevetti e Marchi Per_2 Persona_1
istituito presso la Camera di Commercio di Napoli, un brevetto per modello di utilità contrassegnato con il n. 000028181664 (Napoli 2014U000011), in relazione ad un “Dialogos Mobility”, ossia un
“Contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di cavi per lo scambio dei dati”, brevetto successivamente ceduto all'attrice, che ha curato la produzione e commercializzazione del prodotto.
L'oggetto, rappresentato nelle immagini di seguito riportate, è una scatola di cui non sono indicati né il materiale, né le dimensioni, e che ha la caratteristica di poter essere chiuso da un coperchio ad incastro munito di serratura, che permette di inserire all'interno del contenitore un cavo con un generico connettore per scambio di dati elettronici, in maniera tale che il detto connettore, a coperchio chiuso,
non possa essere né estratto, né utilizzato da chi non abbia l'autorizzazione per farlo. Nel foro di introduzione praticato nel contenitore, infatti, passa il cavo, ma non il connettore.
pagina 9 di 22 Il prodotto BLIND - OBD KEY+ della , di seguito rappresentato, è una blindatura di CP_1
sicurezza per presa di diagnosi OBD universale, realizzata in acciaio inox AISI 304 e dotata di serratura con chiave a tre lobi cifrata, che blocca il coperchio al contenitore e rende impossibile collegare un computer per decodificare la centralina da remoto, se il proprietario del veicolo non inserisce la chiave.
pagina 10 di 22 Part In relazione ai brevetti preesistenti a quello della società (brevetto giapponese n° JP5083924 B1
del 28.11.2012, brevetto inglese n° GB2503790A del 21.05.2012 e brevetto americano n° 155928023A
del 27.07.1999), allegati dalla nella prima fase cautelare, l'ausiliario ha altresì rilevato Controparte_1
che l'invenzione coperta da brevetto depositato in Giappone, successivamente estesa in ambito internazionale, risolve il problema tecnico, nella specie evitare l'avvio e quindi il furto di un veicolo mediante utilizzo di connettore OBD, con una copertura per la protezione del connettore OBD.
pagina 11 di 22 Nel prodotto giapponese, tuttavia, la soluzione è meno comoda, in quanto la presa OBD viene inserita in una scatola, a sua volta chiusa in un secondo contenitore, quest'ultimo chiuso con serratura a chiave,
sicché ne risulta un sistema di apertura e chiusura più complesso: due contenitori, dei quali il secondo dotato di chiave.
Quanto al brevetto inglese, benché lo stesso sia più simile, presenta maggiori complessità di impiego,
risultando il foro di inserimento del connettore collocato sul fondo, in modo tale da non consentirne il passaggio dopo il montaggio della scatola, di contro possibile anche successivamente nel modello della
MD, mentre nel brevetto americano le modalità di chiusura sono differenti.
Part Alla luce di tali considerazioni, l'ausiliario ha ritenuto che il dispositivo prodotto dalla rappresenta una soluzione tecnica costruttiva che migliora e facilita soltanto l'uso di dispositivi di sicurezza atti alla protezione di connettori di cavi per lo scambio dati, già esistenti sul mercato e brevettati in relazione alla novità dell'idea di protezione dei detti cavi, ma con modalità di utilizzazione ed installazione più
complesse rispetto a quello in esame.
In ragione della coincidenza delle caratteristiche indicate nel brevetto e nelle rivendicazioni, il predetto ausiliario ha pertanto concluso per l'identicità dei prodotti delle parti in causa, adducendo l'irrilevanza del diverso materiale del contenitore, non contemplato nel brevetto per modello di utilità e non tenendo conto dei rilievi tecnici sollevati da consulente di parte non tempestivamente indicato dalla resistente e di documentazione di successiva produzione, relativa ad ulteriori anteriorità, in specie Controparte_1
il brevetto PCT WO 97/42685 del 13.01.1997 dal titolo “A disabling device for an electrical
apparatus”, il brevetto USA 4,063,110 del 13.12.1997 denominato “Security device”, nonché il brevetto USA 4488764 del 18.12.1984 dal titolo “Portable security for an electrical cord and attached
plug”.
Nell'ambito del procedimento di reclamo, fase in cui è ammissibile la produzione di nuovi documenti,
nell'osservanza del contraddittorio, sulla base dei documenti innanzi indicati, il Collegio ha ritenuto il brevetto “Dialogos Mobility” compreso nello stato della tecnica nota in precedenza, presentando le pagina 12 di 22 stesse caratteristiche dei brevetti anteriori in termini di efficacia, sul rilievo che l'elemento differenziale, costituito dalle sei alette d'incastro ad L perimetrali, non ha risolto uno specifico e particolare problema tecnico, tanto che nella descrizione contenuta nel documento brevettuale si indica quale funzione tipica del trovato solo quella di creare “un contenitore di sicurezza per la protezione dei
connettori per lo scambio di dati”.
Sulla base di tali elementi il Collegio ha ritenuto che il brevetto “Dialogos Mobility” rappresenta un ovvio sviluppo dello stato della tecnica costituito dai predetti tre brevetti, atteso che tutti e tre si presentano come una scatola con coperchio e chiusura a chiave ed il brevetto USA 4,063,110 del
13.12.1997 risulta dotato anche delle suddette due alette d'incastro laterali.
Il Collegio ha ritenuto altresì che la presenza delle sei alette ad L perimetrali, finalizzata ad assicurare una migliore chiusura del coperchio sulla scatola, costituisce una soluzione finalizzata ad un miglior incastro tra scatola e coperchio, facilmente concepibile da persona esperta.
Sulla base di tali valutazioni, la seconda fase cautelare si è conclusa con l'accoglimento del reclamo,
per mancanza di novità o comunque per assenza di attività inventiva del modello di utilità.
Nell'odierno giudizio di merito, all'esito di piena articolazione di memorie ed attività istruttoria, il ctu ha innanzitutto rilevato che dalla ricerca presso la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Per_3
Marchi (UIBM), è emerso che il brevetto per modello di utilità, depositato dalla società attrice in data
30.04.2014, risulta regolarmente iscritto da un mero punto di vista temporale e regolare.
Il modello di utilità de quo (descrizione alle pagine 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dell'elaborato peritale) si presenta come un contenitore di sicurezza per la protezione di connettori per lo scambio dati, simile ad una scatola, dotato di coperchio e serratura, il quale accoglie al suo interno il solo connettore del cavo ed è chiudibile mediante una chiave, garantendo la massima sicurezza.
Il contenitore può essere utilizzato per salvaguardare la connessione ad un connettore di scambio dati di qualsiasi tipo.
Il brevetto è corredato dalle seguenti immagini:
pagina 13 di 22 pagina 14 di 22 Le rivendicazioni del modello di utilità, secondo l'art. 52 del C.P.I., sono definite nel modo seguente:
[1] – Un contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di connettori per
lo - un contenitore (1), dotato di apertura superiore (9) che accoglie al suo interno un connettore (10)
di scambio dati collegato all'estremità del filo (11) attraverso il quale avviene la trasmissione dati;

- uno scavo (7) praticato su un lato del contenitore (1) che consente il passaggio del filo di
trasmissione dati, quando il connettore (10) è posto all'interno del contenitore (1), ma non consente il
passaggio del connettore (10);
- dei fori d'incastro (6) disposti in modo perimetrale lungo il bordo superiore del contenitore che
accolgono delle alette d'incastro (5) presenti su un coperchio di chiusura (2);
- un coperchio di chiusura (2), dotato di alette d'incastro (5) a forma di elle, poste in modo perimetrale
che inserite in fori d'incastro (6) presenti sul contenitore (1) e traslando leggermente in avanti il
coperchio di chiusura (2) fungono da incastro con il contenitore (1);
- una serratura (3) posta sul coperchio di chiusura (2) collegata ad una linguetta di serraggio (4) che
ruota mediante la rotazione di una chiave di serraggio (8) impedendo lo spostamento all'indietro del
coperchio di chiusura (2) quando questo è posizionato sul contenitore (1) interponendosi come mezzo pagina 15 di 22 d'incastro fra il coperchio di chiusura (2) e una parete interna del contenitore (1) impedendone
l'apertura se non mediante la rotazione della chiave di serraggio (2).
[2] – Un contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di connettori per
lo scambio dati, in accordo con la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che quando il connettore
(10) è inserito nel contenitore (1) con coperchio di chiusura (2) con le ali d'incastro inserite nei fori
d'incastro (6) presenti sul bordo superiore del contenitore (1) e la linguetta di serraggio (4) ruotata
per impedire l'apertura del coperchio di chiusura (2), non consente la connessione al connettore (10)
per lo scambio dati, se non mediante tranciatura del filo di trasmissione dati (11).
[3] – Un contenitore di sicurezza con coperchio dotato di serratura per la protezione di connettori per
lo scambio dati, in accordo con una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il
contenitore (1), può essere usato per salvaguardare la connessione a un connettore (10) di scambio
dati di qualsiasi tipo.
A seguito della consegna dei dispositivi di entrambe le parti in sede di operazioni peritali, l'ausiliario ha evidenziato che nel disegno del modello di utilità n. 281664, la piastra di chiusura dell'involucro è
completamente piana con le alette a forma di elle poste longitudinalmente alle estremità dei lati lunghi della stessa (figura 12), mentre nel dispositivo consegnato la piastra di chiusura si incurva di 90°,
proseguendo di poco verso il basso, creando una sorta di “bombatura” o sporgenza su 3 dei 4 lati della piastra (figura 13).
pagina 16 di 22
Come evincibile dalle immagini, il dispositivo consegnato risulta sicuramente più blindato rispetto a quello riportato nel brevetto depositato, rappresentando una miglioria, in ragione della differente forma e tipologia della blindatura.
Procedendo, tuttavia, al raffronto tra il brevetto per modello di utilità n. 281664 ed il brevetto USA
4488764, la domanda PCT WO 97/42685 e la domanda US 4,063,110 (figure 8, 9 e 10 alle pagine 49-
50 dell'elaborato peritale), l'ausiliario ha evidenziato che l'impiego dei dispositivi innanzi indicati può
essere il medesimo nei diversi campi di applicazione, così come citato nel brevetto della società attrice,
in cui si riporta che “l'impiego è simile a quello di una mini cassaforte”.
Part In particolare, è emerso che il brevetto n. 281664 della differisce dagli altri per la forma delle alette di chiusura, nonché per la modalità di chiusura in sé.
pagina 17 di 22 Part Ed invero, la struttura del modello di utilità della migliora sensibilmente la sicurezza del dispositivo, atteso che la conformazione delle alette di chiusura (ad elle) in comunione con la disposizione delle stesse negli incavi posti sulla parte superiore dell'involucro contenente il connettore,
rafforza il serraggio piastra superiore – involucro (come da rivendicazione indipendente 1 innanzi riportata).
Part
Nello specifico l'elemento rilevante del brevetto per modello di utilità n. 281664 della è dato dal seguente passaggio della rivendicazione indipendente 1:
“dei fori d'incastro (6) disposti in modo perimetrale lungo il bordo superiore del contenitore (1) che
accolgono delle alette d'incastro (5) presenti sul coperchio di chiusura (2);
Un coperchio di chiusura (2), dotato di alette d'incastro (5) a forma di elle, poste in modo perimetrale
che inserite nei fori d'incastro (6) presenti sul contenitore (1) e traslando leggermente in avanti in
coperchio di chiusura (2) fungono da incastro con il contenitore (1)…”.
Dal punto di vista ingegneristico, tale soluzione deve ritenersi un miglioramento di non banale intuizione e particolarmente efficace, considerato che rende il dispositivo più blindato e più sicuro in caso di eventuale tentativo di furto, non consentendo di far leva con utensile, quale un cacciavite.
L'ideazione in questione, necessitando peraltro di una ricerca applicata e di successivo sviluppo sperimentale, non può ritenersi scontata per una persona esperta nel ramo e, pur non essendo una invenzione tale da riconoscerne la tutela come brevetto per invenzione, rileva in termini di sensibile miglioramento della sicurezza del dispositivo, con conseguente validità del modello di utilità secondo i requisiti necessari previsti dall'art. 82 del CPI.
Per tali ragioni va rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità e mancanza dei requisiti di validità del brevetto per modello di utilità n. 281664 nella titolarità dell'attrice.
In ordine alla dedotta contraffazione del dispositivo “Dialogos Mobility” da parte della va CP_1
pagina 18 di 22 osservato che affinché si configuri tale fattispecie, è sufficiente che venga utilizzato il medesimo concetto innovativo, la cd. contraffazione per equivalenti.
A ciò va aggiunto che rientrano nella contraffazione per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù
della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un'ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti di cui all'art. 68, comma 2, C.P.I. (Cass., n. 120/2022).
Sul punto va precisato che, nel caso di specie, il rigetto della precedente domanda di brevetto avanzata dalla società convenuta non appare elemento idoneo a comprovare l'assenza del requisito di novità
rispetto al dispositivo già registrato dall'attrice, atteso che la domanda della concerneva CP_1
brevetto per invenzione, per il quale la novità deve consistere nella soluzione di un problema non ancora risolto, non per modello di utilità, ove si richiede un'utilità ulteriore in termini di maggiore efficacia o comodità d'impiego, come innanzi esposto.
Procedendo ad un raffronto visivo e strutturale, da un punto di vista costruttivo e di efficacia, tra il brevetto per modello di utilità n. 281664 della MD con i dispositivi commercializzati dalla società
convenuta, denominati “Blind OBD Key +”, “Blind -OBD Evo”, “Blind OBD Key F +”, “Blind OBD
CP_ Key + by ”, “Blind OBD Key F + by , “Block – OBD Mini” è emerso che i suddetti CP_4
dispositivi possono svolgere lo stesso compito del modello della società attrice, così come i contenitori innanzi esaminati (brevetto USA 4488764, la domanda PCT WO 97/42685 e la domanda US
4,063,110), che erano già noti allo stato della tecnica prima della data di deposito della domanda di
Part brevetto della
Ed invero, l'ausiliario ha rilevato che la particolarità della rivendicazione 1 non viene in alcun modo modificata, migliorata o riproposta dai dispositivi della società convenuta, potendo pertanto essere considerati come varianti di modelli già noti allo stato della tecnica.
pagina 19 di 22 In particolare, il dispositivo Blind OBD Key + non presenta chiusure con alette ad elle, così come la modalità di ancoraggio della piastra superiore di chiusura all'involucro contenente il connettore è
realizzata mediante due fori posti sulla superficie laterale piccola, opposta alla chiusura della chiave,
nei quali i fori si vanno ad incastrare con le due alette dritte facenti parte della piastra di chiusura.
Sul punto va peraltro precisato che le due alette laterali del modello della convenuta non conseguono lo stesso risultato di quelle del modello brevettato dall'attrice, ossia il serraggio della piastra, ostativo alla leva di utensile o cacciavite, discendendo l'effetto protettivo dalla bombatura della piastra.
L'ausiliario ha peraltro rilevato che nel brevetto per modello di utilità della MD non è contemplata la conformazione della piastra di chiusura con le caratteristiche del dispositivo MD consegnatogli nel corso delle operazioni tecniche, ossia con piastra di chiusura curvata di 90° , con effetto di bombatura;

pagina 20 di 22 né tale conformazione bombata si rinviene nella descrizione o nelle fotografie allegate o nelle rivendicazioni (pagine 52 e 53 dell'elaborato peritale), sicché ai fini della dedotta contraffazione è
Part ininfluente il confronto con il dispositivo consegnato dalla dovendosi fare riferimento a quello riportato in domanda di brevetto di utilità.
Quanto al dispositivo denominato Blind – OBD Evo, lo stesso presenta una modalità di chiusura simile al brevetto USA 4488764 mediante incastro all'interno, in questo caso di una sola linguetta,
appartenente al contenitore di chiusura, mentre la fuoriuscita del connettore è disposta su una delle due superfici laterali lunghe.
Il ragionamento condotto tra il dispositivo “Blind OBD Key +” ed il brevetto MD risulta valido anche per i dispositivi denominati “Blind OBD Key F +”, “Blind OBD Key + by ”, “Blind OBD CP_4
Key F + by B.S.” e “Block – OBD Mini”, atteso che le differenze tra tutti i dispositivi sono CP_1
di natura principalmente geometrica, ma le modalità di chiusura sono fondamentalmente le stesse, così
come il loro utilizzo.
In conclusione, condivisi i rilievi del ctu, tutti i dispositivi della sono varianti di modelli già CP_1
noti nello stato della tecnica prima della data di deposito del brevetto MD e quindi, sempre adottando il
“criterio di ovvietà”, la particolarità della rivendicazione 1 del brevetto n. 281664 della MD non viene in alcun modo modificata, migliorata o riproposta dalla con conseguente esclusione della CP_1
contraffazione del brevetto per modello di utilità n. 281664 da parte della società Controparte_1
Per tali ragioni, le domande formulate dall'attrice vanno rigettate.
La reciproca soccombenza comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
formulata da entrambe le parti e giustifica altresì l'integrale compensazione delle spese processuali delle due fasi del procedimento cautelare e del giudizio di merito.
Le spese di ctu, tanto della fase cautelare, quanto del giudizio di merito, vanno poste a carico di ciascuna parte per metà. pagina 21 di 22

P.Q.M.


Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società con atto di citazione del 22.01.2020, nei confronti della Parte_1
società così provvede: Controparte_1
1) rigetta le domande attoree;

2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;

3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

4) pone le spese di ctu a carico di ciascuna parte per metà.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
28.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
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