Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7133-2008 proposto da:
ELLEENNE S.R.L. (C.F. 11222660158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 27, presso l'avvocato MEDAGLIA ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTOLIO GABRIELE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MANTUA MODEL DI POLDO FRANCO, AERONAVIMODEL DI CAZZAVILLANI SERGIO;

- intimate -
sul ricorso 9758-2008 proposto da:
MANTUA MODEL DI POLDI FRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARL'ALBERTO MAGRI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale C.F. 00048900203;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ELLEENNE S.R.L. (C.F. 11222660158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 27, presso l'avvocato MEDAGLIA ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE BERTOLIO, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
AERONAVIMODEL DI CAZZAVILLANI SERGIO;

- Intimata -
avverso la sentenza n. 3112/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GABRIELE BERTOLIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La NN RL, quale distributrice esclusiva per l'Italia a far data dal 17 febbraio 2001, depositava il marchio Academy Hobby Model Kit's della società coreana Academy Plastic Model co. Ltd, con sede a Seoul, e chiedeva il sequestro di tutti i prodotti, aventi il menzionato marchio coreano, in possesso del sig. LD FR, titolare della ditta AN Model nonché l'inibitoria del loro commercio con la fissazione di una penale per ogni violazione. Infatti il LD, a cui sarebbe stata comunicata la sopraggiunta esclusiva da parte della società coreana, avrebbe continuato a commerciare i prodotti da lui già in precedenza importati, come sarebbe stato poi accertato con l'acquisto di un elicottero giocattolo presso la sede di una delle sue rivendite.

2. Il Giudice designato concedeva il richiesto sequestro, sia dei prodotti esistenti nelle sedi della AN Model di LD FR, sia di quelli detenuti da terzi, nella specie presso la ditta Areonavimodel di IO NI.

3. La NN RL, instaurava il giudizio di merito - citando sia il LD che il AV - innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo accertarsi che il primo, con l'importazione e la commercializzazione in Italia dei prodotti della società coreana, si era reso responsabile della contraffazione del marchio e del compimento di atti di concorrenza sleale, con la richiesta di inibitoria (anche in ordine alla commercializzazione dei prodotti), la fissazione di una penale per ogni successiva violazione, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza su alcune riviste specializzate.

4.1. Il convenuto LD eccepiva la nullità del marchio Academy Hobby Model Kit's per difetto di novità, il suo esaurimento e il preuso e, premesso di aver patito danni dall'azione intrapresa dalla controparte, chiedeva, con il rigetto delle domande dell'attrice, anche la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento dei danni.

4.2. Il AV, a sua volta, chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patito.

5. Il Tribunale, accogliendo le domande dell'attrice: a) dichiarava il LD responsabile della contraffazione-usurpazione del marchio Academy Hobby Model Kit's ed inibiva ai due convenuti ogni attività di importazione, commercializzazione e promozione di prodotti così contrassegnati, fissando in Euro 30,00 la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
b) disponeva la distruzione dei modellini sequestrati;
c) condannava il LD al risarcimento dei danni, oltre accessori;
d) ordinava la pubblicazione della sentenza a cura dell'attrice e a spese del LD. Infine, respingeva le domande riconvenzionali e condannava il LD al pagamento delle spese del giudizio, compensando quelle tra il AV e l'attrice.

6. L'impugnazione delle convenute soccombenti è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, che ha affermato l'intervenuto esaurimento del marchio registrato dalla NN RL, rigettando tutte le domande dalla stessa proposte in uno con la reiezione delle riconvenzionali del LD;
regolate le spese, compensando per intero quelle nei riguardi del contumace AV, e condannato NN RL all'integrale rifusione di quelle sostenute dal LD in entrambi i gradi di giudizio.

6.1.Secondo la Corte territoriale, seri e plurimi elementi, documentali e logici, concorrevano a provare che il marchio oggetto di contestazione era stato utilizzato dal LD prima che la NN RL procedesse a registrarlo in Italia e che tale utilizzo era avvenuto con il consenso della società coreana Academy Plastic Model. Ne discenderebbe, ai sensi della L. Marchi, art.

1-bis (applicabile ratione temporis), l'avvenuto esaurimento comunitario del marchio, con il conseguente e perdurante diritto del LD all'uso del segno, e il rigetto integrale delle domande proposte da NN RL, condannata al pagamento delle spese processuali.

6.2. Anche la domanda risarcitoria del LD andava rigettata per difetto di prova sia sull'an che sul quantum;
mentre la richiesta di declaratoria di nullità del marchio era infondata in ragione dell'accertato consenso della titolare europea del segno.

7. Avverso tale decisione NN RL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura, contro cui resiste la AN model di LD FR, con controricorso e ricorso incidentale, articolato in cinque mezzi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.Con il primo motivo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione della L. n. 929 del 1942, art.

1-bis, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: Posto che il precedente importatore di prodotti formati e provenienti da paese extraeuropeo, muniti di marchio del produttore straniero, è cessato dall'essere autorizzato a tale commercio dal titolare dei diritti di marchio e posto che altro importatore è stato successivamente autorizzato, dal titolare del marchio, a depositare tale segno nel registro italiano, se al primo possa essere consentito di ulteriormente importare i prodotti marchiati, o comunque, farne commercio in Italia, in virtù del principio dell'esaurimento del marchio, asseritamente sussistente anche per tale tipologia di prodotti marchiati, malgrado l'opposizione manifesta e tempestiva del titolare del marchio registrato.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato affermando il principio di esaurimento del marchio come se esso valesse senza limiti onde il primo importatore nel mercato italiano, ossia la AN Model di LD, potesse continuare ad immetterne altri ed a commerciarli senza limitazioni. Al contrario il principio applicato opererebbe con precisi limiti: a) territoriali (ossia la sua validità solo in relazione al mercato interno europeo); b) temporali (non validità di esso ai fini dell'ulteriore importazione di prodotti marchiati, senza il consenso del titolare del marchio, che potrebbe ancora negarlo); c) probatori (colui che commercia tali prodotti è tenuto a dare la prova dell'avvenuto consenso del titolare del marchio). Di conseguenza, utilizzando tale erronea interpretazione del principio di esaurimento del marchio, il giudice distrettuale avrebbe svalutato l'accertamento di fatti quali: a) l'acquisito, da parte di AN Model, di prodotti marcati Academy Hobby Model Kit's, sul mercato parallelo, fino al marzo-aprile 2000, senza il consenso del titolare del marchio che, dal febbraio 2000, era la società ricorrente;
b) l'assortimento di prodotti, nonostante che l'ultima regolare importazione, da parte di AN Model, fosse avvenuta nell'aprile 1999; c) la mancanza di giustificativi contabili da parte di AN Model, per i prodotti commerciati negli anni 2000 e 2001 (come, ad es., quelli forniti alla Areonavimodel di IO NI).
L'interpretazione fornita dal giudice distrettuale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e quella comunitaria che non autorizzerebbero affatto l'importazione da paesi extracomunitari o da mercati paralleli.

1.2.Con il secondo motivo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., n. 3, in relazione all'art. 2569 c.c. e L. n. 929 del 1942, art.

1-bis, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone il seguente quesito di diritto:
Posto che il precedente importatore esclusivista italiano di prodotti extracomunitari recanti il marchio d'impresa è cessato da tale relazione commerciale con il produttore, il quale ha concesso ad altro soggetto economico italiano sia l'esclusiva sui propri prodotti sia la facoltà di registrare il marchio in Italia, se integri la fattispecie di concorrenza sleale, di cui all'art. 2569 c.c., n. 3 l'importazione e la commercializzazione da parte del precedente esclusivista dei medesimi prodotti marchiati, acquistati al mercato parallelo in paese extracomunitario.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non motivare in ordine ai fatti, provati, di importazione parallela da parte della AN model, fatti integranti l'ipotesi della concorrenza sleale.

2.1.Con il primo mezzo di ricorso incidentale (violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente incidentale pone il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se il giudice di appello, nel confermare l'impugnata sentenza, con cui è stata esclusa la dedotta nullità per difetto di novità di un marchio per determinate ragioni di fatto non espressamente ricollegate ad alcuna norma giuridica, possa astenersi dal confutare le censure dell'appellante e ancorare la decisione alle stesse ragioni di fatto considerate dal primo giudice, senza indicare le norme di diritto applicate. I giudici di merito, a fronte delle censure relative alla sentenza di primo grado, che aveva escluso che il fatto che il preuso del marchio, anteriormente al sua registrazione in Italia, fosse stato fatto nel proprio interesse ed aveva affermato che esso era avvenuto per conto e nell'interesse della casa produttrice (e che perciò tali fatti fossero inidonei a togliere novità al marchio), avrebbero omesso di motivare rispetto alle proprie deduzioni limitandosi ad affermare: non può procedersi alla declaratoria di nullità del marchio in relazione al dedotto preuso, una volta accertato che esso era stato posto in essere con il consenso e per conto della titolare coreana del segno. Tale motivazione sarebbe apodittica e omissiva delle ragioni sulle quali essa si sarebbe basata, a fronte delle deduzioni esposte con il proprio primo motivo di appello, ripetute nell'esposizione del ricorso (dalle fatture e cataloghi allegati risulterebbe che la pubblicizzazione dei prodotti commerciati prima del 2000 sarebbe avvenuta nel proprio interesse).

2.1.Con il secondo mezzo di ricorso incidentale (violazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 47, lett. a) art. 16 e art. 17, lett. b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) essa pone il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, nel regime normativo vigente nell'anno 2000, l'uso di un marchio, concretatosi nell'importazione da un paese extracomunitario e nella pubblicizzazione e commercializzazione in tutta Italia di prodotti contrassegnati con detto marchio, da taluno effettuato per circa 5 anni con il consenso e per conto del relativo titolare e comportante notorietà non puramente locale, faccia venir meno il requisito della novità del marchio stesso e sia di ostacolo alla relativa valida registrazione in Italia ad iniziativa di altro soggetto, autorizzato dal titolare extracomunitario. I giudici di merito avrebbero errato, con violazione della legge, perché non avrebbero tenuto conto che, tra le eccezioni alla regola secondo cui l'uso precedente di un marchio è di ostacolo alla relativa registrabilità, vi sono solo quella dell'uso che non importa notorietà (ovvero che importa notorietà puramente locale) e quella dell'uso precedente effettuato dal richiedente (o dal suo dante causa). Non invece il preuso effettuato con il consenso e per conto del titolare che, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato ostativo alla registrazione operata dalla società NN RL.

1.3.Con il terzo motivo di ricorso incidentale (omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio) la ricorrente lamenta un vizio motivazionale in ordine alla circostanza di fatto secondo cui il preuso del marchio da parte della medesima ricorrente, avvenuto con il consenso della casa coreana, lo sia stato anche nel suo interesse.

1.3. Con il quarto motivo (violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente incidentale pone il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se il giudice di merito possa rigettare per difetto di prova sull'an e sul quantum la domanda diretta ad ottenere il ristoro di un danno compiutamente allegato, nel caso in cui il convenuto non abbia contestato i fatti storici dall'attore posti a fondamento della domanda e si sia limitato a svolgere difese in diritto dallo stesso giudice ritenute, in esito al giudizio, destituite di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe tratto le conseguenze dalla mancata contestazione, da parte della soc. NN RL, alle proprie affermazioni circa la perdita di clientela da parte della società avversaria che, dopo l'avvenuta concessione del sequestro, si sarebbe attivata presso i clienti della AN Model così accaparrandosi la clientela della impresa avversaria.

1.3.Con il quinto motivo (omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio) la ricorrente lamenta un vizio motivazionale in ordine alla richiesta di provare, a mezzo testi, l'an ed il quantum del danno subito a seguito della attività di accaparramento della clientela da parte della Ellenne RL e in conseguenza della richiesta ed accoglimento di un provvedimento cautelare risultato illegittimo.

3. I ricorsi devono essere riuniti avendo ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza.

4. Il ricorso principale è complessivamente infondato e deve essere respinto.

4.1. Va respinto, anzitutto, il primo motivo che pone a base della propria censura un'interpretazione della sentenza impugnata del tutto erronea.

4.1.1. Infatti, il giudice di appello ha stabilito che AN Model di LD può commercializzare liberamente solo i prodotti contrassegnati dal marchio in esame che siano stati importati prima della registrazione e non anche, come sostiene nell'errata interpretazione la ricorrente principale, che essa possa liberamente importare e commerciare nuovi ed ulteriori prodotti recanti il marchio Academy Hobby Model Kit's, senza il consenso dei suoi titolari.
In tal modo, il giudice di appello ha dato continuità all'indirizzo interpretativo di questa Corte (da ultimo ribadito da questa sezione nella Sentenza n. 27081 del 2007) secondo cui Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte ne' può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto esaurimento del marchio), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo.

4.1.2. Quanto al mancato accertamento dei fatti d'importazione sul mercato parallelo, avvenuti dopo la registrazione del marchio in Italia, nel febbraio 2000, la censura alla sentenza d'appello è inammissibile perché irritualmente introdotta ipotizzando una violazione di legge (L. Marchi, art.

1-bis del 1942) anziché uno specifico vizio processuale, in relazione a prove da disporre ovvero già acquisite o mal valutate nel corso del procedimento civile.

4.2. Va respinto, tuttavia, anche il secondo mezzo di ricorso, in quanto, in ordine al preteso vizio di mancato accertamento dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., n. 3, in relazione all'art. 2569 c.c., si è già formato un giudicato interno perché la ricorrente principale non ha impugnato la sentenza di primo grado, che tale doglianza aveva già escluso.

5.1. Il primo mezzo di ricorso incidentale è infondato in quanto, sebbene sinteticamente espressa, la motivazione della sentenza impugnata indica con precisione che il fatto ostativo alla contraria affermazione, ossia che la tesi della nullità del marchio andava respinta, una volta accertato che il preuso era stato posto in essere con il consenso e per conto della titolare coreana del segno. Il ricorso, perciò, avrebbe dovuto censurare il come ed il perché di quell'accertamento, quali esiti aveva avuto e sulla base di quali mezzi di prova;
ma ciò è mancato, reiterandosi solo censure già svolte nel precedente grado di merito.

5.2 Il secondo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile perché, sotto le mentite spoglie dell'errore di diritto, vorrebbe condurre la Corte a far proprio l'accertamento del presupposto fattuale che è posto a base del principio di diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14342 del 2003) secondo cui il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui al R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Infatti, perché il marchio registrato dalla NN RL sia accertato come nullo occorrerebbe verificare, in via di fatto, che il preuso del marchio da parte dell'odierno ricorrente incidentale abbia (o meno) avuto una notorietà nazionale. Ciò che non può formare oggetto di doglianza di diritto sostanziale (Legge Marchi del 1942, art. 17) ma solo di uno specifico vizio processuale, in relazione a prove da disporre ovvero già acquisite nel corso del procedimento.

5.3. Il terzo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile perché manca della necessaria sintesi finale non avendo il ricorrente, ai sensi dell'art. 366 - bis cod. proc. civ., per le cause (come questa) ancora soggette alla sua applicazione, provveduto a formulare il c.d. quesito di fatto. In sostanza, tale motivo manca della conclusione con un apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura. Infatti, a corredo del motivo recante censure motivazionali, il ricorrente deve formulare il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo (rispetto al tenore testuale del motivo), sia chiaramente esposto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5.4. Il quarto mezzo di ricorso incidentale è infondato atteso che, nella stessa prospettazione della ricorrente incidentale, la mancata contestazione da parte della parte avversa avrebbe riguardato la generica qualificazione di attività di accaparramento della propria clientela che, invece, per essere fonte di violazione del principio tratto dall'art. 115 c.p.c., comma 1, avrebbe avuto bisogno della specifica indicazione di particolari episodi di induzione all'abbandono del precedente fornitore, non bastando la generica accusa di accaparramento della clientela, poiché una tale qualificazione è opera finale e conclusiva, di spettanza del giudice, in esito all'acquisizione di specifici e determinati fatti. Sicché deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti, anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni dettagliate e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.
Nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna dettagliata allegazione dei fatti che si assumono, erroneamente, come non contestati.

5.5. Il quinto mezzo di ricorso incidentale è inammissibile in ossequio al principio di diritto secondo cui (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 2010) La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.
Nella specie, manca l'indicazione dei testimoni, delle ragioni della loro qualificazione a testimoniare, nonché l'atto processuale e la fase di merito in cui essa richiesta è stata proposta. Quanto al profilo del danno cagionato dalla richiesta ed accoglimento di un provvedimento cautelare risultato illegittimo, in disparte la mancata indicazione del se, come, dove e quando tale questione sia stata formulata nella fase di merito, non risultano allegati neppure i profili in diritto costituenti i fondamenti del danno.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2014