CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
Massime • 1
In materia di proprietà industriale, le sentenze della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti sono impugnabili dal Ministero delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico), il quale, tutelando l'interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di registrazione, ha interesse a tutelare la correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (UIBM).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 22307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22307 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23923/2017 R.G. proposto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente – contro EV DE GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio dell’avv.to Claudio Pittelli, che la rappresenta e Oggetto: marchi e brevetti UIBM Interesse a ricorrere PU- 10/03/2023 Civile Sent. Sez. 1 Num. 22307 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FRAULINI PAOLO Data pubblicazione: 25/07/2023 2 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini difende con gli avv.ti Giorgio Mondini e Fabio Ghiretti, giusta procura per notar Dirk GrossKopf del 17 novembre 2017, in atti;
– controricorrente – e nei confronti di Basic & Co. S.r.l.; – intimata – avverso la sentenza n. 17/17 della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR, depositata in data 12 giugno 2017; letta la requisitoria scritta e udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; uditi l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il ricorrente e l’avvocato del libero Foro Fabio Ghiretti per la controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI. FATTI DI CAUSA 1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR ha accolto l’opposizione proposta dalla EV DE GmbH avverso la domanda di registrazione del marchio verbale “Aerosilex” presentata dalla Basic & Co. S.r.l., ordinando per l’effetto all’Ufficio italiano BR e AR di respingere 3 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini totalmente la domanda di registrazione con riferimento a tutte le categorie di prodotti rivendicate. 2. La EV DE GmbH ha resistito con controricorso, mentre la Basic & Co. S.r.l. è rimasta intimata. 3. La Commissione, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto ammissibile l’esame del merito del ricorso avente a oggetto la prova d’uso del marchio Aerosil, a ciò non ostando la limitazione dell’esclusiva ai prodotti della classe 01 (prodotti chimici destinati all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura;
concimi per terreni;
composizioni per estinguere il fuoco), siccome l’esclusiva andava qualificata come estesa anche ai prodotti della categoria 17 (materie per turare, stoppare e isolare;
isolanti) e alla categoria 19 (materiali da costruzione non metallici;
asfalto, pece e bitume;
materiali d costruzione con proprietà isolanti); nel merito, la Commissione ha ritenuto sussistente la confondibilità del marchio in registrazione Aerosilex con quello già registrato dell’opponente Aerosil, siccome identico, anche foneticamente, per 7 lettere su 9, nonché somigliante in senso visivo, in relazione al futuro utilizzo su prodotti affini e comuni alla stessa fascia di mercato. 4. Questa Corte, all’esito dell’adunanza non partecipata del 27 giugno 2022, ha rilevato che l’eccezione di carenza di interesse del ricorrente Ministero a impugnare la decisione della Commissione, sollevata nel controricorso di EV e da questa ribadita nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., involge una questione nuova, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo nomofilattico, imponendo l’analisi della natura dell’UIBM, con particolare relazione alle implicazioni che la normativa applicabile al giudizio di registrazione delle 4 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini privative industriali svolge in tema di ruolo e limiti di espressione dell’interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privati che nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati;
con ordinanza interlocutoria n. 23797/2022, depositata in data 29 luglio 2022, è stato quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione nell’odierna pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di nullità della procura alle liti della controricorrente, sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. in vista dell’adunanza non partecipata del 27 giugno 2022. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, in fattispecie avente a oggetto il conferimento di procura da parte di società straniera (Sentenza n. 31963 del 05/11/2021) per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. Nella specie, l’eccezione si palesa del tutto generica, a fronte della puntuale indicazione dell’atto notarile di conferimento, citato nel controricorso, nel quale il conferente è espressamente qualificato come “legale rappresentante” della società, ciò che fa presumere, in assenza come detto di specifica contestazione, che tale qualità corrisponda al modello legale della società in concreto rappresentata. 2. Ancora in via preliminare, va esaminata la questione di diritto in relazione alla quale la controversia è stata rinviata alla 5 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini pubblica udienza, avente a oggetto l’eccezione di carenza di interesse del Ministero ricorrente a impugnare la decisione della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR, sollevata dalla EV nel controricorso e ribadita nella citata memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. 2.1. Inquadramento normativo. 2.1.1. Il quadro normativo di riferimento. Il procedimento di registrazione dei marchi nazionali prevede il deposito della relativa domanda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al cui interno – per effetto del Regolamento concernente l'organizzazione del (l’ex) Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 – è istituita la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano BR e AR, nel cui ambito opera la Divisione VIII - AR, disegni e modelli, cui compete, tra l’altro, ai fini che qui interessa, l’esame formale e di merito delle domande di registrazione per i marchi nazionali d'impresa, che si conclude con la registrazione o rifiuto della domanda. Più in particolare, la domanda di registrazione viene prima esaminata sotto un profilo di regolarità formale (c.d. “verifica di ricevibilità”) e successivamente esaminata nel merito, con il controllo della sussistenza dei requisiti di legge per la registrabilità – indicati nel Capo II (artt. 7/116) del Codice delle proprietà industriale di cui al d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, e s.m.i. È previsto un contraddittorio endoprocedimentale tra l’Ufficio ministeriale e il richiedente, basato sulla formulazione da parte del primo di 6 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini un atto di “rilievo”, contenente l’evidenziazione delle criticità rilevate, con conseguente assegnazione di un termine al richiedente per rispondere;
in caso di mancata risposta o di risposta non esaustiva, l’ufficio procede al rigetto della domanda. Ove l’ufficio ritenga il marchio potenzialmente registrabile, ne dà notizia con la pubblicazione nel Bollettino delle domande registrabili;
chiunque ne abbia titolo (l’elenco dei legittimati è contenuto nell’art. 177 c.p.i.) può opporsi alla registrazione entro tre mesi dalla pubblicazione;
in assenza di opposizioni, la domanda è accolta e si procede alla registrazione del segno distintivo. L’atto di opposizione è presentato all’Ufficio con le forme indicate dall’art. 176 c.p.i. e deve obbligatoriamente contenere i motivi che legittimano l’azione, con particolare riguardo agli estremi della registrazione del marchio anteriore confliggente. A mente dell’art. 178 c.p.i., l’ufficio, ove le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo, decide sull’opposizione “respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda;
in caso contrario respinge l'opposizione”. Ai sensi dell’art. 135 c.p.i., avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione, che impediscono il riconoscimento di un diritto o che decidono sull’opposizione alla registrazione, è possibile presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano BR e AR. 7 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini Gli articoli da 136 a 136-terdecies c.p.i. – nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d. lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 – disciplinano in dettaglio il procedimento da seguire, prevedendo in particolare che la Commissione decida sui ricorsi con sentenza. Di particolare interesse in questa sede è l’art. 136-terdecies c.p.i. che, in relazione al regime di impugnabilità delle sentenze della Commissione, testualmente recita: “1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento.” 2.1. Profili ricostruttivi. Ai fini della risoluzione dell’eccezione di carenza di interesse sollevata è a questo punto possibile formulare alcune valutazioni: 2.1.1 Il procedimento di registrazione dei marchi (e più in generale delle privative indicate dal c.p.i.) prevede una prima fase di carattere amministrativo, affidata alla competenza 8 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini dell’Ufficio Italiano BR e AR, articolazione interna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 2.1.2 Il provvedimento conclusivo della fase di competenza ministeriale, pacificamente di carattere amministrativo, per espressa disposizione di legge è impugnabile non già nelle ordinarie forme previste dall’ordinamento per l’impugnazione degli atti amministrativi, bensì innanzi a un organo di giurisdizione speciale, la Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano BR e AR. 2.1.3 La Commissione dei Ricorsi, prevista dall’art. 135 c.p.i., è, infatti, un organo di giurisdizione speciale;
a tale conclusione si giunge considerando che il citato articolo prevede che i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. Tale organo è, quindi, del tutto distinto dalla struttura ministrabile e svolge in completa autonomia le funzioni decisorie inerenti all’impugnazione dei provvedimenti dell’UIBM, il cui unico ruolo, a mente del comma 6 del citato articolo, è quello di fornire assistenza di sola segreteria al funzionamento della Commissione. Le norme di procedura innanzi alla Commissione (artt. 136/136-terdecies c.p.i.) sono largamente ispirate a quelle del codice di procedura civile, cui fanno plurimi rinvii e disegnano un procedimento connotato da caratteri di completa autonomia e indipendenza dei membri della Commissione di ricorso rispetto all’UIBM, i cui provvedimenti sono oggetto di sindacato. 9 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini È, quindi, da escludere che il giudizio innanzi alla Commissione ricorsi possa inquadrarsi nell’ambito di quelli caratterizzati da autodichia, nei quali, come è noto, sussiste una commistione tra giudicante e giudicato, tale da qualificare il procedimento come di giurisdizione domestica. Al contrario, la novella al Codice del 2019 ha particolarmente rafforzato il carattere di autonomia del giudizio innanzi alla Commissione rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel procedimento. La legittimità della natura di giudice speciale della Commissione, con riferimento al divieto istitutivo di simili figure previsto dall’art. 102, secondo comma, della Costituzione, riposa sulla preesistenza dell’istituzione del giudice speciale in questione rispetto alla promulgazione della Costituzione. Invero, il procedimento di registrazione, con connesso diritto alla tutela oppositiva da parte del richiedente e dei controinteressati, è previsto dal Titolo III del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” ed ha connotati strutturali e procedimentali del tutto sovrapponibili a quelli attuali. 2.1.5 Al riguardo occorre considerare che si deve distinguere un piano per così dire “privatistico”, rappresentato dai diritti fatti valere nel giudizio dalle parti private interessate (richiedente la registrazione e/o controinteressato opponente) e un piano “pubblicistico”, rappresentato dalla circostanza che oggetto dell’impugnazione innanzi alla Commissione ricorsi è pur sempre un provvedimento amministrativo emesso dall’UIBM. 10 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini Tale distinzione è avallata anche dalla formulazione del comma 1 dell’art. 136-terdecies c.p.i. che, sul tema specifico dell’individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione ricorsi, utilizza una formula del tutto generica, limitandosi a prevedere il tipo di impugnazione (ricorso per cassazione) e le ipotesi di ricorribilità (numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile), senza tuttavia indicare i soggetti a ciò legittimati. Con il che, l’attività ermeneutica della disposizione non può che valorizzare tale genericità, onde ritenere legittimati all’impugnazione tutti i soggetti interessati dal procedimento svoltosi innanzi alla Commissione ricorsi, e cioè tanto le parti private, interessate al “bene della vita” oggetto di lite, quanto l’UIBM, autore del provvedimento oggetto di impugnazione. Vale la pena subito di precisare che tale “legittimazione allargata” corrisponde appieno al diverso interesse a impugnare, concetto ben diverso dall’astratta legittimazione ad agire, individuabile nei soggetti coinvolti: le parti private tutelano i propri diritti connessi alla privativa oggetto di registrazione (e in ciò può valere la distinzione tra nullità relativa e nullità assoluta delle privative oggetto di lite, in relazione alla rilevabilità officiosa o meno delle relative cause); il Ministero tutela gli interessi a esso assegnati dalla legge e segnatamente rinvenibili nella correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni della propria articolazione interna (UIBM), a tutela dell’innegabile interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dell’esercizio dei poteri amministrativi che nel procedimento di registrazione 11 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini trovano applicazione. Contrariamente opinando, il ricorso per cassazione sarebbe irragionevolmente riservato alla sola iniziativa delle parti private, privando il Ministero, senza alcuna giustificata ragione, del diritto a ottenere un sindacato di legittimità sulle decisioni della Commissione speciale che, si ripete, è organo del tutto autonomo e distinto dal dicastero. Sotto diverso profilo, va notato che una declaratoria di carenza di legittimazione del Ministero a impugnare la sentenza della Commissione finirebbe per creare un’evidente aporia sistematica, nessuno dubitando, nella casistica giurisprudenziale consultabile dai procedenti di questa Corte, della sussistenza della legittimazione passiva del Ministero a contraddire sui ricorsi in cassazione proposti dai privati avverso le sentenze della Commissione. 2.2. Profili di diritto europeo. Le superiori conclusioni sono avallate anche da una rapida ricognizione della materia a livello di diritto dell’Unione europea. L’articolo 172 del Regolamento di procedura del Tribunale Ue, nel disciplinare il rito speciale istituito per le cause in tema di proprietà intellettuale, che comprendono i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e dell’UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali), recita: «il ricorso è proposto contro l’Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto». Tanto consente di attribuire una legittimazione passiva processuale all’Ufficio comunitario - omologo al UIBM del diritto italiano – che ha adottato la decisione impugnata. Sussiste, peraltro, una 12 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini differenza tra il diritto UE e quello interno, che si ricava dal dato testuale costituito dall’art. 69, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1001 secondo il quale, testualmente: «la parte che ha presentato il ricorso è parte unica nel procedimento». Ciò che ha portato gli interpreti a escludere che l’EUIPO, cui il Regolamento espressamente nega la qualità di parte sostanziale del procedimento, possa impugnare innanzi al Tribunale la decisione della Commissione ricorsi EUIPO, anche nel caso in cui il proprio atto sia stato annullato o riformato dalla commissione di ricorso stessa. Un elemento di diritto positivo che, come si è detto poc’anzi, manca del tutto nella normativa italiana, ove l’art. 136-terdecies c.p.i. adotta una formulazione assai generica e ampia di soggetti legittimati all’impugnazione in cassazione della decisione della Commissione di ricorso. Peraltro, la stessa dottrina comunitaria non ha mancato di avvertire che l’espressa esclusione dalle qualità di parte sostanziale dell’EUIPO ha fatto sorgere non pochi problemi ricostruttivi, posto che nessun dubbio sorge sul fatto che i ricorsi diretti al Tribunale UE contro tutti gli atti amministrativi emessi da Uffici, Agenzie e Autorità, ivi compreso l’EUIPO, vengono necessariamente proposti avverso tali organismi. Ciò che trova conferma nei Regolamenti di procedura tanto del Tribunale UE (art. 76) che della Corte (art. 120), i quali prevedono che il ricorrente indichi la parte contro cui il ricorso è proposto (ovvero l’EUIPO), con l’evidente finalità di consentire all’Ufficio di difendere la legittimità dei propri atti. Con il ché, attenta dottrina ha sottolineato l’asistematicità insita nella circostanza che non si riesce a comprendere per quale ragione l’EUIPO avrebbe diritto di 13 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini difendere le proprie decisioni innanzi agli organi giurisdizionali dell’UE solo nell’ipotesi in cui sia la parte privata a proporre ricorso. Un inconveniente che non è sfuggito allo stesso legislatore europeo che, pur avendo mantenuto il dato letterale che esclude che l’EUIPO abbia la qualità di parte sostanziale del procedimento di impugnazione delle proprie decisioni, ha tuttavia apportato un correttivo: l’art. 29 del Reg. delegato della Commissione del 5 marzo 2018 n. 625, modificativo del citato Regolamento (UE) 2017/1001, ha infatti previsto che il direttore dell’EUIPO (su invito della commissione di ricorso) abbia la possibilità innanzi al Tribunale UE di «presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti innanzi» alla commissione stessa. Ciò che corrisponde anche a quanto suggerito nel Preambolo del Reg. della Commissione n. 216/1996 che stabilisce la procedura delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ove si legge: «considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l’attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione;
che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all’esame delle commissioni stesse». Va, da ultimo, segnalato, che la difficoltà ricostruttiva in discorso non è sfuggita all’attenzione della stessa giurisprudenza del Tribunale UE che, nella sentenza sez. I, 7 maggio 2019, Mobile.de GmbH c. EUIPO, in causa T-629/18, dopo aver più volte sostenuto che l’EUIPO non è tenuto a difendere a tutti i costi le 14 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini decisioni delle proprie commissioni di ricorso, ha tuttavia affermato la ricevibilità di conclusioni processuali dell’Ufficio, pur adesive alle conclusioni della parte ricorrente (e, dunque, potenzialmente anche contrarie al decisum della commissione di ricorso). Un’affermazione che, se non può intendersi come riconoscimento di una legittimazione processuale autonoma dell’EUIPO, è comunque testimonianza delle rilevanti difficoltà che l’assetto normativo in commento ha determinato nella ricostruzione della legittimazione procedurale delle parti e dell’esigenza, fortemente avvertita, di assegnare all’EUIPO quantomeno “un diritto di tribuna” innanzi agli organi giurisdizionali competenti a decidere in via definitiva sulle controversia riguardanti i marchi comunitari. Una difficoltà che il diritto italiano ha invece scongiurato, potendo attribuirsi alla generica formulazione dell’art. 136- terdecies c.p.i. il merito di consentire una ricostruzione del sistema che eviti le accennate difficoltà interpretative della normativa comunitaria di settore. Nel senso, quindi, di riconoscere all’UIBM una piena qualità di parte nel procedimento di impugnazione delle proprie decisioni innanzi alle Commissioni di ricorso e anche a questa Corte. Con l’ulteriore precisazione, da ribadire, che diverso è l’interesse a impugnare che va riconosciuto alle parti private e all’ufficio. Le prime, con ogni evidenza, tutelano i propri diritti e interessi connessi al riconoscimento della privativa oggetto di lite;
laddove il Ministero persegue, invece, il diverso interesse, di natura pubblicistica e oggettiva, alla verifica della corretta interpretazione e conseguente applicazione della legge applicabile da parte della Commissione competente a decidere sulle decisioni adottate dal proprio ufficio competente, dovendo considerarsi che, al vertice, ciò che il procedimento di registrazione delle privative 15 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini tutela è l’interesse pubblico al corretto esplicarsi della concorrenza sul territorio nazionale. Per tali considerazioni, l’eccezione di carenza di legittimazione del Ministero, sollevata dalla controricorrente, va respinta. 3. Nel merito il ricorso lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 178, quarto comma, d.l.vo 10.2.2005, n. 30, dell’art. 24, primo comma d. l.vo 10.2.2005, n. 30 e dell’art. 12, primo comma, lett. d) d.lvo 10.2.2005, n. 30 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui, pur avendo condiviso la mancata prova da parte della opponente del preuso del proprio marchio nell’ambito merceologico di cui alla classe 01, anziché respingere l’opposizione, ha ritenuto di poter proseguire l’indagine per le classi 17 a 19, non protette in realtà da alcun marchio anteriore. 4. Il ricorso è infondato. La sua unica censura, pur formalmente formulata come falsa applicazione dei principi normativi in tema di valutazione del preuso del marchio registrato ai fini dello scrutinio della sua confondibilità con quello oggetto di registrazione, risulta in effetti consistere nella contestazione dell’accertamento compiuto dalla Commissione. In tale contesto, va rilevato che la Commissione non ha affatto preso in considerazione l’uso, da parte dell’opponente, riferito a prodotti estranei alla classe 01, per la quale soltanto era registrato il marchio Aerosil. La Commissione si è, invece, limitata a osservare come non fosse stato dimostrato l’uso, da parte dell’opponente, con riferimento agli specifici prodotti (“prodotti chimici destinati all’agricoltura, all’orticoltura ed alla silvicoltura;
concimi per i terreni;
composizioni per estinguere il fuoco”) – rientranti nella 16 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini classe 01 – per i quali la società richiedente aveva richiesto la registrazione, e tuttavia era stato dimostrato l’uso con riferimento ad altri prodotti (“Prodotti chimici destinati all’industria; materie plastiche allo stato grezzo;
adesivi destinati all’industria”), pure rientranti nella classe 01, che presentavano affinità con quelli di cui alle classi 17 e 19, per le quali pure la richiedente aveva richiesto la registrazione;
onde la registrazione andava negata con riguardo a tali due classi, per la confondibilità con il marchio già registrato e usato dalla opponente con riferimento a prodotti sempre rientranti nella classe 01, per la quale aveva ottenuto a suo tempo la registrazione, ancorché diversi da quelli per i quali era richiesta la nuova registrazione dalla società richiedente. Tale accertamento risulta corretto alla luce dell’interpretazione da dare all’art. 178, comma 4, c.p.i, per cui l’uso va verificato con riguardo ai prodotti per i quali è stato registrato il marchio dell’opponente, non già con riferimento agli specifici prodotti oggetto della nuova richiesta di registrazione, mentre la confondibilità del marchio rileva anche con riguardo a prodotti affini, per i quali sia richiesta la nuova registrazione, rientranti in classi merceologiche (nella specie le classi 17 e 19) diverse da quella di riferimento del marchio registrato dell’opponente (nella specie la classe 01). 5. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 6. La soccombenza della parte pubblica esonera la Corte dal provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a rifondere alla EV DE GmbH le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 17 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.
– ricorrente – contro EV DE GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio dell’avv.to Claudio Pittelli, che la rappresenta e Oggetto: marchi e brevetti UIBM Interesse a ricorrere PU- 10/03/2023 Civile Sent. Sez. 1 Num. 22307 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FRAULINI PAOLO Data pubblicazione: 25/07/2023 2 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini difende con gli avv.ti Giorgio Mondini e Fabio Ghiretti, giusta procura per notar Dirk GrossKopf del 17 novembre 2017, in atti;
– controricorrente – e nei confronti di Basic & Co. S.r.l.; – intimata – avverso la sentenza n. 17/17 della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR, depositata in data 12 giugno 2017; letta la requisitoria scritta e udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; uditi l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il ricorrente e l’avvocato del libero Foro Fabio Ghiretti per la controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI. FATTI DI CAUSA 1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR ha accolto l’opposizione proposta dalla EV DE GmbH avverso la domanda di registrazione del marchio verbale “Aerosilex” presentata dalla Basic & Co. S.r.l., ordinando per l’effetto all’Ufficio italiano BR e AR di respingere 3 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini totalmente la domanda di registrazione con riferimento a tutte le categorie di prodotti rivendicate. 2. La EV DE GmbH ha resistito con controricorso, mentre la Basic & Co. S.r.l. è rimasta intimata. 3. La Commissione, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto ammissibile l’esame del merito del ricorso avente a oggetto la prova d’uso del marchio Aerosil, a ciò non ostando la limitazione dell’esclusiva ai prodotti della classe 01 (prodotti chimici destinati all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura;
concimi per terreni;
composizioni per estinguere il fuoco), siccome l’esclusiva andava qualificata come estesa anche ai prodotti della categoria 17 (materie per turare, stoppare e isolare;
isolanti) e alla categoria 19 (materiali da costruzione non metallici;
asfalto, pece e bitume;
materiali d costruzione con proprietà isolanti); nel merito, la Commissione ha ritenuto sussistente la confondibilità del marchio in registrazione Aerosilex con quello già registrato dell’opponente Aerosil, siccome identico, anche foneticamente, per 7 lettere su 9, nonché somigliante in senso visivo, in relazione al futuro utilizzo su prodotti affini e comuni alla stessa fascia di mercato. 4. Questa Corte, all’esito dell’adunanza non partecipata del 27 giugno 2022, ha rilevato che l’eccezione di carenza di interesse del ricorrente Ministero a impugnare la decisione della Commissione, sollevata nel controricorso di EV e da questa ribadita nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., involge una questione nuova, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo nomofilattico, imponendo l’analisi della natura dell’UIBM, con particolare relazione alle implicazioni che la normativa applicabile al giudizio di registrazione delle 4 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini privative industriali svolge in tema di ruolo e limiti di espressione dell’interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privati che nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati;
con ordinanza interlocutoria n. 23797/2022, depositata in data 29 luglio 2022, è stato quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione nell’odierna pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di nullità della procura alle liti della controricorrente, sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. in vista dell’adunanza non partecipata del 27 giugno 2022. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, in fattispecie avente a oggetto il conferimento di procura da parte di società straniera (Sentenza n. 31963 del 05/11/2021) per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. Nella specie, l’eccezione si palesa del tutto generica, a fronte della puntuale indicazione dell’atto notarile di conferimento, citato nel controricorso, nel quale il conferente è espressamente qualificato come “legale rappresentante” della società, ciò che fa presumere, in assenza come detto di specifica contestazione, che tale qualità corrisponda al modello legale della società in concreto rappresentata. 2. Ancora in via preliminare, va esaminata la questione di diritto in relazione alla quale la controversia è stata rinviata alla 5 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini pubblica udienza, avente a oggetto l’eccezione di carenza di interesse del Ministero ricorrente a impugnare la decisione della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR, sollevata dalla EV nel controricorso e ribadita nella citata memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. 2.1. Inquadramento normativo. 2.1.1. Il quadro normativo di riferimento. Il procedimento di registrazione dei marchi nazionali prevede il deposito della relativa domanda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al cui interno – per effetto del Regolamento concernente l'organizzazione del (l’ex) Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 – è istituita la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano BR e AR, nel cui ambito opera la Divisione VIII - AR, disegni e modelli, cui compete, tra l’altro, ai fini che qui interessa, l’esame formale e di merito delle domande di registrazione per i marchi nazionali d'impresa, che si conclude con la registrazione o rifiuto della domanda. Più in particolare, la domanda di registrazione viene prima esaminata sotto un profilo di regolarità formale (c.d. “verifica di ricevibilità”) e successivamente esaminata nel merito, con il controllo della sussistenza dei requisiti di legge per la registrabilità – indicati nel Capo II (artt. 7/116) del Codice delle proprietà industriale di cui al d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, e s.m.i. È previsto un contraddittorio endoprocedimentale tra l’Ufficio ministeriale e il richiedente, basato sulla formulazione da parte del primo di 6 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini un atto di “rilievo”, contenente l’evidenziazione delle criticità rilevate, con conseguente assegnazione di un termine al richiedente per rispondere;
in caso di mancata risposta o di risposta non esaustiva, l’ufficio procede al rigetto della domanda. Ove l’ufficio ritenga il marchio potenzialmente registrabile, ne dà notizia con la pubblicazione nel Bollettino delle domande registrabili;
chiunque ne abbia titolo (l’elenco dei legittimati è contenuto nell’art. 177 c.p.i.) può opporsi alla registrazione entro tre mesi dalla pubblicazione;
in assenza di opposizioni, la domanda è accolta e si procede alla registrazione del segno distintivo. L’atto di opposizione è presentato all’Ufficio con le forme indicate dall’art. 176 c.p.i. e deve obbligatoriamente contenere i motivi che legittimano l’azione, con particolare riguardo agli estremi della registrazione del marchio anteriore confliggente. A mente dell’art. 178 c.p.i., l’ufficio, ove le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo, decide sull’opposizione “respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda;
in caso contrario respinge l'opposizione”. Ai sensi dell’art. 135 c.p.i., avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano BR e AR che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione, che impediscono il riconoscimento di un diritto o che decidono sull’opposizione alla registrazione, è possibile presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano BR e AR. 7 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini Gli articoli da 136 a 136-terdecies c.p.i. – nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d. lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 – disciplinano in dettaglio il procedimento da seguire, prevedendo in particolare che la Commissione decida sui ricorsi con sentenza. Di particolare interesse in questa sede è l’art. 136-terdecies c.p.i. che, in relazione al regime di impugnabilità delle sentenze della Commissione, testualmente recita: “1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento.” 2.1. Profili ricostruttivi. Ai fini della risoluzione dell’eccezione di carenza di interesse sollevata è a questo punto possibile formulare alcune valutazioni: 2.1.1 Il procedimento di registrazione dei marchi (e più in generale delle privative indicate dal c.p.i.) prevede una prima fase di carattere amministrativo, affidata alla competenza 8 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini dell’Ufficio Italiano BR e AR, articolazione interna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 2.1.2 Il provvedimento conclusivo della fase di competenza ministeriale, pacificamente di carattere amministrativo, per espressa disposizione di legge è impugnabile non già nelle ordinarie forme previste dall’ordinamento per l’impugnazione degli atti amministrativi, bensì innanzi a un organo di giurisdizione speciale, la Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano BR e AR. 2.1.3 La Commissione dei Ricorsi, prevista dall’art. 135 c.p.i., è, infatti, un organo di giurisdizione speciale;
a tale conclusione si giunge considerando che il citato articolo prevede che i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. Tale organo è, quindi, del tutto distinto dalla struttura ministrabile e svolge in completa autonomia le funzioni decisorie inerenti all’impugnazione dei provvedimenti dell’UIBM, il cui unico ruolo, a mente del comma 6 del citato articolo, è quello di fornire assistenza di sola segreteria al funzionamento della Commissione. Le norme di procedura innanzi alla Commissione (artt. 136/136-terdecies c.p.i.) sono largamente ispirate a quelle del codice di procedura civile, cui fanno plurimi rinvii e disegnano un procedimento connotato da caratteri di completa autonomia e indipendenza dei membri della Commissione di ricorso rispetto all’UIBM, i cui provvedimenti sono oggetto di sindacato. 9 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini È, quindi, da escludere che il giudizio innanzi alla Commissione ricorsi possa inquadrarsi nell’ambito di quelli caratterizzati da autodichia, nei quali, come è noto, sussiste una commistione tra giudicante e giudicato, tale da qualificare il procedimento come di giurisdizione domestica. Al contrario, la novella al Codice del 2019 ha particolarmente rafforzato il carattere di autonomia del giudizio innanzi alla Commissione rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel procedimento. La legittimità della natura di giudice speciale della Commissione, con riferimento al divieto istitutivo di simili figure previsto dall’art. 102, secondo comma, della Costituzione, riposa sulla preesistenza dell’istituzione del giudice speciale in questione rispetto alla promulgazione della Costituzione. Invero, il procedimento di registrazione, con connesso diritto alla tutela oppositiva da parte del richiedente e dei controinteressati, è previsto dal Titolo III del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” ed ha connotati strutturali e procedimentali del tutto sovrapponibili a quelli attuali. 2.1.5 Al riguardo occorre considerare che si deve distinguere un piano per così dire “privatistico”, rappresentato dai diritti fatti valere nel giudizio dalle parti private interessate (richiedente la registrazione e/o controinteressato opponente) e un piano “pubblicistico”, rappresentato dalla circostanza che oggetto dell’impugnazione innanzi alla Commissione ricorsi è pur sempre un provvedimento amministrativo emesso dall’UIBM. 10 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini Tale distinzione è avallata anche dalla formulazione del comma 1 dell’art. 136-terdecies c.p.i. che, sul tema specifico dell’individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione ricorsi, utilizza una formula del tutto generica, limitandosi a prevedere il tipo di impugnazione (ricorso per cassazione) e le ipotesi di ricorribilità (numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile), senza tuttavia indicare i soggetti a ciò legittimati. Con il che, l’attività ermeneutica della disposizione non può che valorizzare tale genericità, onde ritenere legittimati all’impugnazione tutti i soggetti interessati dal procedimento svoltosi innanzi alla Commissione ricorsi, e cioè tanto le parti private, interessate al “bene della vita” oggetto di lite, quanto l’UIBM, autore del provvedimento oggetto di impugnazione. Vale la pena subito di precisare che tale “legittimazione allargata” corrisponde appieno al diverso interesse a impugnare, concetto ben diverso dall’astratta legittimazione ad agire, individuabile nei soggetti coinvolti: le parti private tutelano i propri diritti connessi alla privativa oggetto di registrazione (e in ciò può valere la distinzione tra nullità relativa e nullità assoluta delle privative oggetto di lite, in relazione alla rilevabilità officiosa o meno delle relative cause); il Ministero tutela gli interessi a esso assegnati dalla legge e segnatamente rinvenibili nella correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni della propria articolazione interna (UIBM), a tutela dell’innegabile interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dell’esercizio dei poteri amministrativi che nel procedimento di registrazione 11 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini trovano applicazione. Contrariamente opinando, il ricorso per cassazione sarebbe irragionevolmente riservato alla sola iniziativa delle parti private, privando il Ministero, senza alcuna giustificata ragione, del diritto a ottenere un sindacato di legittimità sulle decisioni della Commissione speciale che, si ripete, è organo del tutto autonomo e distinto dal dicastero. Sotto diverso profilo, va notato che una declaratoria di carenza di legittimazione del Ministero a impugnare la sentenza della Commissione finirebbe per creare un’evidente aporia sistematica, nessuno dubitando, nella casistica giurisprudenziale consultabile dai procedenti di questa Corte, della sussistenza della legittimazione passiva del Ministero a contraddire sui ricorsi in cassazione proposti dai privati avverso le sentenze della Commissione. 2.2. Profili di diritto europeo. Le superiori conclusioni sono avallate anche da una rapida ricognizione della materia a livello di diritto dell’Unione europea. L’articolo 172 del Regolamento di procedura del Tribunale Ue, nel disciplinare il rito speciale istituito per le cause in tema di proprietà intellettuale, che comprendono i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e dell’UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali), recita: «il ricorso è proposto contro l’Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto». Tanto consente di attribuire una legittimazione passiva processuale all’Ufficio comunitario - omologo al UIBM del diritto italiano – che ha adottato la decisione impugnata. Sussiste, peraltro, una 12 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini differenza tra il diritto UE e quello interno, che si ricava dal dato testuale costituito dall’art. 69, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1001 secondo il quale, testualmente: «la parte che ha presentato il ricorso è parte unica nel procedimento». Ciò che ha portato gli interpreti a escludere che l’EUIPO, cui il Regolamento espressamente nega la qualità di parte sostanziale del procedimento, possa impugnare innanzi al Tribunale la decisione della Commissione ricorsi EUIPO, anche nel caso in cui il proprio atto sia stato annullato o riformato dalla commissione di ricorso stessa. Un elemento di diritto positivo che, come si è detto poc’anzi, manca del tutto nella normativa italiana, ove l’art. 136-terdecies c.p.i. adotta una formulazione assai generica e ampia di soggetti legittimati all’impugnazione in cassazione della decisione della Commissione di ricorso. Peraltro, la stessa dottrina comunitaria non ha mancato di avvertire che l’espressa esclusione dalle qualità di parte sostanziale dell’EUIPO ha fatto sorgere non pochi problemi ricostruttivi, posto che nessun dubbio sorge sul fatto che i ricorsi diretti al Tribunale UE contro tutti gli atti amministrativi emessi da Uffici, Agenzie e Autorità, ivi compreso l’EUIPO, vengono necessariamente proposti avverso tali organismi. Ciò che trova conferma nei Regolamenti di procedura tanto del Tribunale UE (art. 76) che della Corte (art. 120), i quali prevedono che il ricorrente indichi la parte contro cui il ricorso è proposto (ovvero l’EUIPO), con l’evidente finalità di consentire all’Ufficio di difendere la legittimità dei propri atti. Con il ché, attenta dottrina ha sottolineato l’asistematicità insita nella circostanza che non si riesce a comprendere per quale ragione l’EUIPO avrebbe diritto di 13 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini difendere le proprie decisioni innanzi agli organi giurisdizionali dell’UE solo nell’ipotesi in cui sia la parte privata a proporre ricorso. Un inconveniente che non è sfuggito allo stesso legislatore europeo che, pur avendo mantenuto il dato letterale che esclude che l’EUIPO abbia la qualità di parte sostanziale del procedimento di impugnazione delle proprie decisioni, ha tuttavia apportato un correttivo: l’art. 29 del Reg. delegato della Commissione del 5 marzo 2018 n. 625, modificativo del citato Regolamento (UE) 2017/1001, ha infatti previsto che il direttore dell’EUIPO (su invito della commissione di ricorso) abbia la possibilità innanzi al Tribunale UE di «presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti innanzi» alla commissione stessa. Ciò che corrisponde anche a quanto suggerito nel Preambolo del Reg. della Commissione n. 216/1996 che stabilisce la procedura delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ove si legge: «considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l’attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione;
che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all’esame delle commissioni stesse». Va, da ultimo, segnalato, che la difficoltà ricostruttiva in discorso non è sfuggita all’attenzione della stessa giurisprudenza del Tribunale UE che, nella sentenza sez. I, 7 maggio 2019, Mobile.de GmbH c. EUIPO, in causa T-629/18, dopo aver più volte sostenuto che l’EUIPO non è tenuto a difendere a tutti i costi le 14 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini decisioni delle proprie commissioni di ricorso, ha tuttavia affermato la ricevibilità di conclusioni processuali dell’Ufficio, pur adesive alle conclusioni della parte ricorrente (e, dunque, potenzialmente anche contrarie al decisum della commissione di ricorso). Un’affermazione che, se non può intendersi come riconoscimento di una legittimazione processuale autonoma dell’EUIPO, è comunque testimonianza delle rilevanti difficoltà che l’assetto normativo in commento ha determinato nella ricostruzione della legittimazione procedurale delle parti e dell’esigenza, fortemente avvertita, di assegnare all’EUIPO quantomeno “un diritto di tribuna” innanzi agli organi giurisdizionali competenti a decidere in via definitiva sulle controversia riguardanti i marchi comunitari. Una difficoltà che il diritto italiano ha invece scongiurato, potendo attribuirsi alla generica formulazione dell’art. 136- terdecies c.p.i. il merito di consentire una ricostruzione del sistema che eviti le accennate difficoltà interpretative della normativa comunitaria di settore. Nel senso, quindi, di riconoscere all’UIBM una piena qualità di parte nel procedimento di impugnazione delle proprie decisioni innanzi alle Commissioni di ricorso e anche a questa Corte. Con l’ulteriore precisazione, da ribadire, che diverso è l’interesse a impugnare che va riconosciuto alle parti private e all’ufficio. Le prime, con ogni evidenza, tutelano i propri diritti e interessi connessi al riconoscimento della privativa oggetto di lite;
laddove il Ministero persegue, invece, il diverso interesse, di natura pubblicistica e oggettiva, alla verifica della corretta interpretazione e conseguente applicazione della legge applicabile da parte della Commissione competente a decidere sulle decisioni adottate dal proprio ufficio competente, dovendo considerarsi che, al vertice, ciò che il procedimento di registrazione delle privative 15 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini tutela è l’interesse pubblico al corretto esplicarsi della concorrenza sul territorio nazionale. Per tali considerazioni, l’eccezione di carenza di legittimazione del Ministero, sollevata dalla controricorrente, va respinta. 3. Nel merito il ricorso lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 178, quarto comma, d.l.vo 10.2.2005, n. 30, dell’art. 24, primo comma d. l.vo 10.2.2005, n. 30 e dell’art. 12, primo comma, lett. d) d.lvo 10.2.2005, n. 30 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui, pur avendo condiviso la mancata prova da parte della opponente del preuso del proprio marchio nell’ambito merceologico di cui alla classe 01, anziché respingere l’opposizione, ha ritenuto di poter proseguire l’indagine per le classi 17 a 19, non protette in realtà da alcun marchio anteriore. 4. Il ricorso è infondato. La sua unica censura, pur formalmente formulata come falsa applicazione dei principi normativi in tema di valutazione del preuso del marchio registrato ai fini dello scrutinio della sua confondibilità con quello oggetto di registrazione, risulta in effetti consistere nella contestazione dell’accertamento compiuto dalla Commissione. In tale contesto, va rilevato che la Commissione non ha affatto preso in considerazione l’uso, da parte dell’opponente, riferito a prodotti estranei alla classe 01, per la quale soltanto era registrato il marchio Aerosil. La Commissione si è, invece, limitata a osservare come non fosse stato dimostrato l’uso, da parte dell’opponente, con riferimento agli specifici prodotti (“prodotti chimici destinati all’agricoltura, all’orticoltura ed alla silvicoltura;
concimi per i terreni;
composizioni per estinguere il fuoco”) – rientranti nella 16 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini classe 01 – per i quali la società richiedente aveva richiesto la registrazione, e tuttavia era stato dimostrato l’uso con riferimento ad altri prodotti (“Prodotti chimici destinati all’industria; materie plastiche allo stato grezzo;
adesivi destinati all’industria”), pure rientranti nella classe 01, che presentavano affinità con quelli di cui alle classi 17 e 19, per le quali pure la richiedente aveva richiesto la registrazione;
onde la registrazione andava negata con riguardo a tali due classi, per la confondibilità con il marchio già registrato e usato dalla opponente con riferimento a prodotti sempre rientranti nella classe 01, per la quale aveva ottenuto a suo tempo la registrazione, ancorché diversi da quelli per i quali era richiesta la nuova registrazione dalla società richiedente. Tale accertamento risulta corretto alla luce dell’interpretazione da dare all’art. 178, comma 4, c.p.i, per cui l’uso va verificato con riguardo ai prodotti per i quali è stato registrato il marchio dell’opponente, non già con riferimento agli specifici prodotti oggetto della nuova richiesta di registrazione, mentre la confondibilità del marchio rileva anche con riguardo a prodotti affini, per i quali sia richiesta la nuova registrazione, rientranti in classi merceologiche (nella specie le classi 17 e 19) diverse da quella di riferimento del marchio registrato dell’opponente (nella specie la classe 01). 5. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 6. La soccombenza della parte pubblica esonera la Corte dal provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a rifondere alla EV DE GmbH le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 17 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. Paolo Fraulini 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.